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Corte Suprema de Justicia

EXPEDIENTE: *SYNTHELABO S.A. CI
NO 50 DE F'ECHA 24 DE
ABRIL DE 2002, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAI)
INDUSTRIAL.''

ACUERDOY SENTENCIAÑNNNNO:1,''( fuc¿b,*fu dbÁ¿

7 atw
En la ciudad de Asunción, capital de la Repullica del Paraguay, a los
M,,......díasdel mes de..........k*.k4rs...l....delaáodosmil
........
.g$oeis,estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte
o\."Suprema de Justicia, los SeñoresMinistros de la Sala Penal, WILDO RIENZI
:# cALEANo, ALIC1 pug1pll Dp.golRnj y.{o:p ALTAMIRANO,
integraestaSalapor inhibicióndel Doctor SindulfoBlanco,por antemí el
io autoizarrte, se trajo al acuerdo el expediente caratulado:
TIELABO S.A. C/ RESOLUCION NO50 DE FECHA24 DE ABRIL
20A2, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAI)
USTRIAL" a fin de resolverel Recursode Apelacióny Nulidad interpuesto
{tt
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ffg!.fl! bdfttruel Acuerdoy SentenciaNo90 de fecha12 de noviembrede2004,dictado
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-..."[i'LJt/i rpót"el Tribunal de Cuentas,Primera Sala.------
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?Fsiffiíi{, if ll .,'¿'Previoel estudiode los antecedentesdel caso,rla rExcelentísima
a L. 1 ,, ^,,-L
Corte
,i ,,s)ÉV$nema deJusticiaresolviólassiguientes;------

]I'T,
ff CUESTIONES;
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¿Esnula la Sentenciaapelada?
En casocontrario, ¿sehalla ajustadaa derecho?
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el
siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, RfENZI GALEAI\O Y

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la SeñoraMinistra Alicia

Beatiz Correade Pucheta,dijo: El recurrenteno interpusoRecursode Nulidad
contra la resoluciónrecurrida.Por lo demás,no se observanvicios o defectos
procésalesque ameritensu declaraciónde oficio por estaMagistratura,en los
términosprevistosen el Anículo 113y 404delCódigoProcesalCivil, por lo que
corresponde desestimarel Recursode Nulidad.Es mi voto.
A sus turnos los SeñoresMinistros Wildo Rienzi Galeano v José
, manifi.estanque se adhieren al voto que antecedepor sus mismos

SEGUNDA CUESTION PLANTEADA. la Señora Ministra

Beaúz Puchetade Correa, prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia
de fecha 12 de noviembre de 2004, el Tribunal de Cuentas,Primera Sala,
lvió: " 1.) No hacer lugar a la presente demandacontenciosoadministrativa
por la firma SYNTELABOS.A. contra la Direccíón de la Propiedad
íal y en consecuencia;2.) Confirmar la ResoluciónN" 50 defecha 24 de
abril de 2002, dictada por la Dirección de la Propíedad Industríal, de
confoggÑd a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente
i-qN; iqaión.3.) Imponer las costas a la vencida, la
Stttd*
labo5.A..."-------

\------
 r., 'i

\ \
t.i

El Tribunal inferior como sustentodel fallo apelado realiza las siguientes

inferencias: "Qu" la expresión de fantasía "TINOX" resulta novedosay con
individualidad marcaría propiafrente a la otra que se designa con el nombre de
"STILNOX" desde los aspectos antes indicados. Es mas como se trata de
productos medicinalesy su venta se formaliza previa intervención de personal
idóneo para distinguir un producto de otro, no pude conjeturarse la posibilidad
de que el consumidor sea inducido o engañado desde que quien decida la
provísión del medicamentono es el consumido,sino quien recibe el pedido de
compra, en este caso quien opera como factor en farmacias y droguerías. En
síntesis no es un producto sometido a la ley de la espontaneidad (oferta y
demanda), sino a las formalidades propias de un quehacer formacéutico
cotidiano. Quu en conclusión,para mi no existensimilitudes entre los eventuales
productos individualizados como TINOX o STILNOX, en lo que hace a artículos
medicinales, en el que tanto el proveedor como el consumidor exponenmayor
cuidadorespectodel nombredel producto..."----------
Contra estaResolución se alza el Abogado Wilfrido Fern¿ández de Brix, en
representaciónde la firma SYTHELABO S.A., quien expresaen su escrito de
fundamentaciónde recurso (29113),que el Tribunal de Cuentasno ha realizado
un análisis crítico y lógico de los hechosque lo indujeron a arribar a la cuestión
planteada. Alega que la marca registrada como STILNOX, propiedad de su
mandante, es similar a la marca TINOX, perteneciente a la firma Pharma
Internacional S.R.L., quien pretendesu inscripción en la Clase 5 del Registro de
Ia Propiedad Industrial. Finalmente solicita la revocación del Acuerdo y
SentenciaNo 90 de fecha 12 de noviembre de 2004, dictada por el Tribunal de
Cuentas,PrimeraSala.------
A su turno, el Abogado Nelson Rivera Antúnez, en representacióndel
Ministerio de Industriay Comercio,solicita en su escritoque glosa afs.29618de
autos, se confirme el Acuerdo y Sentenciaen cuestión, por considerar que las
marcasmencionadasno son similares.----------
Por su parte el Abogado Luis Emilio Pecci en representaciónde la firma
PFIARMA INTERNACIONAL S.R.L., conforme al escrito obrante a fojas
2991304,solicita la confirmación del Acuerdo y Sentenciarecurrido con expresa
imposiciónde las costas.----:.-:-------
Primeramente cabe aclarar que el problema suscitado en autos, surge
cuando lamarcaPFIARMA INTERNATIONAL S.R.L. solicit¿ la inscripción de
Ia marca TINOX para cubrir productos de la clase 5. Contra dicha solicitud se
contrapone la firma SYNTIIELABO S.A., argumentando que la maÍca
STILNOX, de su propiedad se halla inscripta con anterioridad en el mencionado
registro coffespondiendo a la misma Clase, y que del cotejo de las mismas
resultan similares en cuanto al nombre, 1oque podría ocasionarconfusión. Dicha
oposición, fue rechazadapor Resolución N" 1673 de fecha 12 de noviembre de
1.999 (fs. 78) dictadapor [a Secretariade Asuntos Litigiosos, que a su vez fue
confirmada por Resolución N" 50 (fs. 111) dictada por la Dirección de la
Propiedad Industrial, en fecha 24 de abril de 2.002. Las mencionadas
resofucionesadministrativas han sido confirmadas por el Tribunal de Cuentas,
Primera Sala,por el Acuerdo y Sentenciahoy recurrido
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Corte Suprema de lusticia
EXPEDIENTE: "SYNTHELABO S.A. Cl
RESOLUCION N" 50 DE FECHA 24 DE
ABRIL DE 2002, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAI)
INDUSTRIAL.''

ACUERDOy SENTENCTA . ... .o.o

NÚnnnnOr./2, 12.'..1.........

Entrando a auscultarla cuestiónplanteada,debemosresolver si cabe o no

posibilidad de confusión entre las marcas"STILNOX'(registrada) y "TINOX"
(solicitada) parala Clase 5. A mi criterio considerode muy poca consistencialas
manifestacionesy fundamentosrealizadospor el Tribunal A quo.
Primeramentedebemosanalizar el aspectoortográfico de ambaspalabras,
y así tenemos que la primera de ellas esta compuestapor (7) siete letras y la
nda por (5) cinco letras, de las cuales la raíz de la primera se halla
uestapor el vocablo "STIL" y su desinencia"NOX", en tanto la segundase
$la compuestacomo raiz"TI" y su desinenciaen por el vocablo "NOX", de las
/ l )
es los únicos elementosvariables son las letras "S" y o'L", por 1o que existe
,/tfltettaconfusión vi sual.---
// , ll En tanto a\a parte fonética, partiendo del cotejo de las mismas surge que
/. JqF radicales "STIL" y "TI", tienen _*g ptolytciación - similar ya que los
[l.glementos diferenciadoresconstituyen la letra "S" y "L", irrelevantes desde el
- -
/ r r t
de ambaspalabras,por lo quecabeafirmarquelos mismosno resultan
t' . r¡

'' #,.ii"oniunto
lU¡ir r .

-#f suficientes para lograr una individualidad marcaría propia. Por 1o tanto
#'."? corespondeafirmar que entre ambaspalabras,el elementodeterminanteen
É : t' ! \
t
F . ' i L F 1

,s " cuanto a la confusión existente constituye el elemento fonético por su similitud

manifiesta.--------- ---:-------
"$
r¿r
Cabe mencionar que ambos productos pertenecen a La Clase 5, del
Registro de la Propiedad Industrial, y que son del mismo género y clase. El
derechomarcario al ser un derechoeminentementetuitivo, lo que buscaevitar es
la confusión que pueda existir entre las marcasexistentesen el mercado,pues ya
no se habla de que las mismas deban ser inconfundibles entre si, sino que sean
claramentedistinguibles. C,gnesto el objetivo constituye proteger no solamente
el interés del titular de cada producto, que se sentirá perjudicado si sus clientes
consumidores confundiesen la marca que representa, con otra similar,
lente a otro productor, provocando de esta manera un daño patrimonial
ién el interésdel publicoconsumidorqueeventualmente
irir un producto por otro. Respecto a este punto, es importante
que en doctrina se habla de dos tipos de confusión,la primera es la
"Confusióndirecta" en la cual el compradoradquiereun producto
de que estacomprandootro, y la segundade ellases la
"Confusión indirecta" que se da cuando el comprador cree que el
"se desea posee un mismo origen determinado y en realidad el
mfe es otro.------
Si bien es cierto que el farmacéutico es una persona por 1o general
ida en dicha ciencia. lo cual evita confusionesal momento de selecclonar
os medi el mismo podría incurrir en un effor involuntario al confundir
con otra si las mismas son parecidaso similares. Además, por otra
ffisoulos médicosaunque
ffitfrr aunqueseanprofesionales
seanproreslonates d.
uhuU"Jf;*8alificados,^.R6$d.tt
u"u2lJ^"s6atücaaos,cl

--'/ *ffi"
igual manera confundir un medicamentocon otro que tenga un nombre similar.
Además cabe señalarque la Ley exige la presentaciónde la recetamedica parael
expendio de ciertos medicamentos,pero la realidad en nuestro país es otra, pues
los laboratorios y farmacias en especial, están mas interesadosen incrementar
sus patrimonios, que en Ia salud de las personas, y con este fin venden
medicamentos sin llevar control sobre las recetas o indicaciones medicas.
Igualmente no hay que olvidar que en nuestro medio es muy común la llamada
automedicación,que consiste en medicarse con un producto farmacéutico sin
consultarcon un medico, poniendo en grave peligro la salud,y mas aun si es que
existen medicamentoscuyas marcas son muy parecidas o similares, pues bien
podría estar ingiriendo un producto pensando en otro. Además el publico
consumidor no posee por 1o general conocimientos farmacéuticos, lo cual
incrementa aun mas el riesgo de confusión, y por eso las marcas de productos
farmacéuticos deben ser flícilmente distinguibles, o sea esto es que sean
diferenciados a simple vista, sin detenersea hacerseun análisis minucioso de

"LOS PRODUCTOS FAfuMACEUTICOS.Merece un tratamiento especial

la cuestión del cotejo de marcqs que distinguen los productos
farmacéuticos...Que lo mqs adecuado es no ir mas allá, con relación a los
productos medicinales, de exigir una razonable diferenciación de las
designaciones, para determinar lo cual el juzgador deberá aplicar las
tradicionales pautas sentadaspor el Tribunal respecto a la generalidad de las
categorías del Nomenclador oficial...El derechojudicial que sugiero tiende al
igual que el esfuerzodesarrolladopor la ciencia medica a que quién deba tomar
un medicamentoadquiera verdadera conciencia del peligro que corce si lo hace
por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaquelesde las farmacias
están llenos de específicos contenidos en envases similares o con
denominacionesparecidas, así lo que correspondees que no compre el remedio
sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso recuerdo que le
queda de alguno que cierta vez tomo. Sí los jueces estimuláramosla confianza
de esapersona en el sentido de que las similitudes son inexistentes,habríamos
contribuido sin desearlo, a afianzar una actitud moderna que la medicina
moderna intenta combatir...,"" (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda
Edición, Pág. 206.)
El Articulo 15 de la ley N" I.294198dice: "El registro de una marca
hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las
acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos.
Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a
asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que
figuren, siempre que tengan relación entre ellos".---
Por lo expuesto, los puntos 1 y 2 de la parte resolutiva del Acuerdo y
SentenciaN" 90 de fecha 12 de noviembre de 2004, dictado por el Tribunal de
Cuentas,Primera Sala,debenser revocados.En cuanto al 3 punto, consideroque
el mismo debe ser revocado,debiendoimponerselas costasen el orden causado,
por tratarse de una cuestión opinable desde todo punto de vista, además de
requerir de interpretaciónlegal y doctrinaria. Es mi voto.-
 EXPEDIENTE: "SYNTHELABO S.A. Cl
-
RESOLUCION NO 50 DE FECHA 24 DE
Corte Suprema de Justicia
ABRrL DE 2002, DICTADA POR LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.''

ACIIERDOY SENTENCIA .ií. .............

nirnnnnO:....,/á8&.i.
A sus tumos los SeñoresMinistros Wildo Rienzi Galeano y José
Altamirano,manifiestanque se adhierenal voto que anteceden
por susmismos
fundamentos.
Con lo que se dio por terminadoel acto firmando S.S.E.E.,t por ante
mí de que lo certifico quedandoacordadala sentenciaque inqredi sigue:
T
(
Ante mí: Úe
GALÉANO
Ministro

SALA PENAL
RESUELVE:

1.)DESESTIMARel recursodenulidad.
2.) REVOCAR en todossustérminosel Acuerdoy SentenciaN" 90 de fecha T2
de noviembrede 2004, dé conformidada los fundamentosexpuestosen el
exordiode la presenteresolución.,
3.) IMPONERLAS COSTAS,en el ordencausado.
4.)ANOTESE
Y NqrrFrQUESE.