Expediente:TLOCTITE CORPORATION c/

ResolucionesNo 248 del 18/febrero/99;dict

por la Secretariade Asuntos Litigiosos y la
No L9 del 28labriy00, de la Dirección de la
Corte Suprema de Justicia PropiedadIndustrial'

ACUERDOy SENTENCTANUMERO .fiu..qg4.b.r...ff.q].4 :{ ffi .2.:..-

.|-5"

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a

los rroin fau1 ur.o díasdel mesde mA-1O. del añodos mil seis,estando
reunidos en l'a Sala de Acuerdos los SedoresMinistros de la Excma. Corte
Supremade Justici4 Sala Penal, los Dres. WILDO RIENZI GALEANO,
¡paucrA BEATRTZpucHETA DE coRREA y MIGUELoscAR BAJAC
.g}- ALBERTINI, quien integra esta Sala por inhibición del Dr. SINDULFO
ñ-- BLANCO, por ante mi el Secretario autorizante, se trajo el expediente
'
caratulado: 'LOCTITE CORPORATION el Resolucíones ^fo 248 del
18/febre¡o/99; diet por Ia Seuduia de Asunfos LiÍigiosos y k Ñ" 19 del
28/abriU00,de la Direeefuínde Ia Propiedad Inúts.trial", d fin de resolver los
Recursosde Apelación y Nulidad interpuestosen autos, contra-gl Acuerdo y
SentenciaN" 85 de fecha 9 de agostode 2001, dictado por el Tribunal de
Cuent¿s.PrimeraSala.
Previo el estudio de los antecedentesdel caso, la Corte Supremade
SalaPenal,resolvióplantearlas siguientes;
CUESTIONES:
nula la Sentenciaapelada?.-
halla la sentenciaapeladaajustadaa Derecho?.
/ Practicadoel sorteo de ley para determinarel orden de votación dio el
ente resultado: RfENZI GALEANO, PUCHETA DE CORRBA y
AC ALBERTINI.
A LA PRIMERA CUESTION PLAIÍTEADA, el Señor Ministro
RIENZI GALEANO dijo: El recursode nulidad no ha sido interpuestopor Ia
recurrente.Tampocose observanen la sentenciarecurridavicios o defectosde
forma que ameritenel estudio de oficio por parte de esta Sala Penal de dicho
recurso,en los términosautorizadosen los futs. ll3 y 404 del CódigoProcesal
Civil, por consiguienteel mismo debeserdesestimado. Es mi voto.-
A su turno, los señoresMinistrm PUCHETA DE CORREA y BAJAC
ALBERTfNI, manifiestanque se adhierenal voto que antecedepor los mismos
fundamentos.---
A LA SEGUI\IDA CIjESTION PLA¡{TEADA, el Señor Ministro
LEANO prosiguió diciendo: Que en fecha29 de Mayo de 2000,
anteel Tribunal de Cuentas,PrimeraSal4 (fs. 7) la representante
de
LOCWTE CORPORATION, a promover demand¿ contencioso-
iva contra las Resoluciones Ñ" 248 del l8 de febrero de 1999 dictadas
u"o""::;.:i:,itlf
"sderiniste{o ffi lnúlritra y Comercioy
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la N" 19 del 28 de abril de 2000, de la Dirección de la PropiedadIndustrial,
(fs.50) que autorizarona proseguir con los triimites de registro de la marca
"SUPRABOND"y ETIQIJETA para la Clase 17, solicitadapor la firma ERPA
S.A.C.I.F..Fundósu demanda en los Arts. 15,2 incs.f) y g) de la Ley de Marcas
1294198quefaculta a oponerseal registro de signosidénticoso similarescuando
pudieran inducir a la confusión; riesgo de asociacióncon ese tercero, o
signifiquen un aprovechamientode la notoriedaddel signo, o la dilución de su
fuerzadistintiva, agregandoque de concederseel registro constituiríaun acto de
competencia deslealprevistoen el Art. 8l inc. a) de la Ley deMarcascitada.-----
El Ministerio de Industria y Comercio al contestarla demandapidió .l 'F' ,d.,
rechazorespectivo(fs. 6l) y la confirmación de la disposición ministerial,
alegandoque entre las marcasen pugna, SUPRABOND (solicitada) y SUPER
BONDER (registrada)se encuentrannotablesdiferencias- auditiva, fonética y
visual - que imposibilitan totalmente cualquier confusión y que ademásla
solicituddel regisfio de SUPRABONDse realizé parala Clase17, en tantoque
la demandantetiene registradosu producto en la Clase 16 y l. A fs. 86 se
presentóel abogadode la parte coadyuvante,en nombrey representaciónde la
firma ERPA S.A.C.I.F., a tomarintervencióny contestarla demanda,alegando
que las resolucionesrecurridas,se ajustantotalmentea derecho,pueshacenun
correctoanálisis sobre las diferenciasexistentesentre las matcasen conflicto,
por lo quesolicitóserechacela demandacontenciosoadministrativacon costas.-
El Tribunal de Cuentas,PrimeraSala,dictó el Acuerdo y SentenciaN" 85
de fecha 9 de agostodel año 2001, (fs. 162) que resoMó no hacer lugar a la
demandacontencioso-administrafiva, confirmar las resolucionesrecurridase
imponer las costasa la perdidosa,la parte actora,por la aplicaciónde la teoría
del riesgo objetivo asumidoen el evento,basadoen que, en el casopresenteno
fue acreditadoque la marca SUPERBONDER fuera notoria; asimismo agregó
que la marca solicitada SUPRABOND Clasb 17 se halla registrada en la
RepúblicaArgentina con antelacióna la formalizardatambiénen esepaís por la
propietaria de la firma actora de esta demanda,constituyendoeste hecho un
factor a ser consideradoen cuestión relativa a la "coexistenciade la marca
oponente",citando doctrinay legislaciónque protegela inscripciónregistral en
paísessignatariosde tratados,cuandoviene precedidapor el registrohechoen
ofro país signatario
La representanteconvencionalde la pare actora,al fundar el Recursode
Apelación planteadoconfra el Acuerdo y SentenciaN" 8f del 9 de Agosto de
2001, manifestó que su parte se ha opuesto al registro de la marca
SUPRABOND,en basea su registro anterior en Paraguayde la marca SUPER
BONDER en las clasesI y 16, circunstanciapor lo cual gaza de protección
mareaita en nuesüo país, y que es la confundibilidad de ambas marcas en
conflicto aquí en Pmaguaylo que se discutió en sedeadministrativa;agregóque
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Corte Suprema de Justicia
Expediente:'óLOCTITECORPORATION c/
Resolucion€sNo 248 del lSlfebrero/99; dict
por la Secretariade Asuntos Litigiosos y Ia
N' 19 del 28/abriU00,de la Dirección de la
PropiedadIndustri&In'.---:---

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ut

al ser la marca SUPER BONDER, propiedad de su representada,notoria y

famosa, en derecho existen c¿tsosque por su notoriedad no necesitan ser
probados(Art. 249 de Código Procesal Civil); Destacó que no se le corrió

s trasladode los documentosqueacreditanlos supuestostitulos de propiedadde la

marca SUPRABOND en la Argentina y, aun cuando se le hubiera corrido
s
hi
(b
fraslado,la coexistenciaen dicho paísde dichasmarcasseríaen clasesdistintasa
la opuesta,por cuantoERPA S.A.C.I.F. no tiene registrospara los arfículos
comprendidos en la clase17 con anterioridada la marcasolicit¿da,ni siquieraen
la Argentina.Manifestó ademiisagraviospor la imposición de costas,que a su
criterio debióser en el ordencausadopor todo lo cual solicitaque la resolucién
¡ ' apeladasearevocada
En primer lugar, debemosdecir que el registro marcarioconcedidoen el
país legitima al titular del derechoa invocar las garantíasque la ley marcaríale
Í$ ,¡..7{¡ ; llR{ote,u,
'| por 1ocualtienederechoa oponerse
al regisfrocomoal usodetodosigno
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/ ^"' $\'Á \r, puedacausarconfi¡sión,ya seade maneradirectao indirecta;o quetenga
,f'oY ,..o üotbncial de ocasionarun riego de asociación.En el caso de autos se trata de
jurídicos validos parala oposicióndel titular
l: Éf*Éiü détprminarsi existenfimdamentos
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-- marca SUPER BONDER al registro de la marca SUPRABOND. El
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\'' ')PD¡: ,.conflicto se presentaenffe la marca SUPER BONDER (registradaen la Clase 0l
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,:'r'.f 16) y la marcaSUPRABONDy EIQUETA (solicitadaen la Clase l7). La
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\3,t:tz'l'demandante afinnó al promoverla demanda(fs. 7/14) que su representada es

titular de la marcaSUPERBONDER,y solicitó se libre de oficio a Ia Dirección
de la PropiedadIndustríal del Ministerio de Industria y Comercio a fin de que
remita anteel Tribunal de Cuentascopia autenticadade los títulos de las marcas
STIPERBONDER.Asimismo,en su escritode ofrecimientode pruebas(fs. 97),
ofreció como pruebasinstrumentales:a) Los antecedentes administrativosde la
solicitud de registro de la marca SUPRABOND y Etiqueta, Clase 17 y la
oposicióncontrala mismasolicitudy b) El escritode promociónde la demanda
contencioso-adminisfrativay nuevannentesolicitó se libre de oficio a la
Dirección de la PropiedadIndustial del Ministerio de Industria y Comercio, a
remita anteel Tribunal de Cuentascopia autenticadade los títulos de
cuya propiedadinvocara.A fs. 101 obra el escrito del Abogadodel
de Industriay Comercio,dondeofrececomo pruebasnuevamentelos
administrativos obrantes en el e4pedienteprincipal.
Al examinarlas documentalesa OffiAe adüerte que
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no constaen el expedientecopia del Titulo de Marca de SUPERBONDER cuya
propiedadla demandanteinvoca,tampocoel Ministerio de Industriay Comercio
remitió al Tribunal copia de esostítulos. I-a parte coadyuvante,por su parte
presentó(fs. 16) la Solicitud de Registrode MarcasSUPRABOND,quecontiene
una descripciónde la marca solicitad¿que dice: "Se trata de la denominación
SUPRABONDen leüas características. Debajouna seriede figuras geométricas
y líneas en diferentesdirecciones,tal como luce la etiqueta". La solicitud del
registro se hace paru todos los artículos comprometidos en la Clase 17
--------
(diecisiete).
Debido a la circunstanciaseñaladael cotejo entre la marcaregistraday la
solicitadaserealizarácon los elementosobrantesen autos,y estaránlimitados al
entrelas vocesque identifican a ambas
cotejo fonético,ideológico, y artográ,f,rco
marcas,ya que no es posiblg con los elementosarrimados,realizar un cotejo
gráfico enfie la escritura de denominación de las marcas, el tipo de lefra
empleado,ni tampocodeterminarsi el diseñode la etiquetaseapor impresión
del conjunto, conformación cromática, y diseño estilístico constituyen un
distintivo que influye para que la presentaciónde ambos productos resulten
confundibleso no en el mercadofrenteal consumidor.-------
En el cotejo sucesivo realizadoentre ambasmarcaspara determinarsu
confundibilidad encontramos:Que la doctrina establece que la similitud
ortográficase dá por la misma secuenciade las vocales,la misma longitud y
cantidad de sílabaso radicaleso terminacionescomunes.Del análisis de las
marcasen conflicto SUPERBONDER (registrada)y SUPRABOND(solicitada)
se desprende queno tienenla mismasecuenciade vocales,ni la mismalongifud
y cantidadde sílabas.Si bien en amboscasosla denominaciónde las marcasse
inicia con un superlativo,Superen un casoy Supraen el otro, SUPRABONDes
una denominaciónsimple formada por una pálabra y SUPER BONDER está
compuestopor dos palabras.En el caso de SUPRABOND estamosante una
marca mixta compuestapor dos partes: la denominativay la figurativa que
consisteen una etiqueta en letras caracüerísticas, en tanto que en el caso de
SUPERBONDER nos situamosfrente a una marca denominativaformadapor
dospalabras.
La conformaciónde la maÍca SUPRABOND por una palabray etiqueta
propia permite que sea identificada más flicilmente y que sean escasaslas
probabilidadesde confusión con otra marca. Tampoco encuentro que entre
ambasm¿rcasse produzcauna confirsión conceptual.El elementocomún en
ambasmarcaconstituyela partículaBOND, y ést4 aun cuandoseauna palabra
en el idioma.inglés con varias acepcionesentre ellas: cadenacon que estáatado
alguno, ligadura,, ünculo, unién, bono, depósito, atadura, prisión, etc;
(Diccionario Velásquez. Inglés Español.EnciclapediaBarsa Tomo II) ennuestro
 Expediente:*LOCTITE CORPORATION c/
ResolucionesNo 248 del lSlfebrero/99; dict

@
Suprema de Justicia
por la Secretariade Asuntos Litigiosos y la
No 19 del 28/abriU00,de la Dirección de la
Propiedad Industri arl". ----.---

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país es una palabrade fantasía,dondepudieraafirmar que antesque una maÍca
específica,parala generalidaddel público evoca el apeltidode una persona
conocidaen películas,que no tiene potencialni influirápara que el consumidor
seainducido en error respectoa la procedenciau origen de un productoni puede
producir el consecuente perjuicio a la marcaregisüadade un producto'
c.€t Por otra parte, se solicita el registro en clasesdiferentes,Suprabondes
R solicitadoparala clase17 que cubrestículos de gomay objetosfabricadoscon
ese material y Super Bonder estráregisfiada en la clase 0l y 16 que cubre
€D

€
rF artículos de papel, cartón" encuadernación,papelería.Segunapreciaciónde la
6A
oponentetanto los artículosde la Clase 1? que cubrela denominaciónsolicitada
y los artículosde la Clase 16 en la cual se encuentraregistradala marca de la
demandantesí tienen esfecha relación"ya que existenmrmerososartículosque
su fabricación requieren materiales contempladosen ambas clases; sin
embargo,el representantedel Ministerio de Indusfia y Comercioal contestarla
i demanda(fs. 6l y sgtes.), consideraque el hecho de que las marcas sean
',i'ilqqriptas
É en clases diferentes ahonda aún m¿áslas diferencias que dificultan
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confusión. Como L^-^-
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arriba, añ en estudio,se
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.{t fiSnahdo circunstanciasque evidencian que entre a¡nbasmarcas existen

' seallevado a enlaño adquiriendoun productoen el convencimiento
.'-_rg6nsu,[hidor
,.-;i
, .,i:)iquegtá adquiriendootro, y quela semejanzaenüeambasconsisteen el casode
, .rsd'& elementocomún: la partícula BOND.
;')l'';r;,,"".'.f/La doctrina enseña que: Es el conjunto el signo regisfiable y no los
""""'=áernentos
genéricos que lo componen, los que no puede reivindicar con
exclusiüdad su titular. Estos son de libre empleo por cualquiera. {Ottamendi,
Jorge. Derecho de Marcos p. 67).El derecho a la exclusividad se adquiere no
sobre el elemento de uso común, sino sobre la combinación de éste con el
distintivo. {Idem p. 108). Por tanto, este preopinante no encuentra
ilvo suficiente para votar por la revocabilidad del Acuerdo y Sentencia
gnadopues entiendeque la coexistenciade ambasmarcasen el mercado
Itará inconfrrndible y pacífica punt el público a quien estin destinados.
voto por la confirmacióndel Acuerdo y Sentenciaapelado,
ión de costasa la parteperdidosa.Es mi voto.-----
su turnon los SeñoresMinistros PUCHETA DE CORREA y BAJAC
ALBERTINI, manifiestanque se adhi que antecedepor los mismos

*'h*':':j"*o
 ill

fundamentos.-----
Con lo que se dio por terminadoel acto finnando
mí de quecertifico, quedandoacordadala

\4|t¡.D0
RtENZI
Ministro
*r*turoTAdecolBEA
Ministro

Ante mí:

ACUERI}O Y SENTENCIA NUMERO .....*..6....-

Asunción" J \ de 6r" o^{D de 2086.'
VISTOS: Los méritosdel acuérdoqueanteceden,la
r CORTE ST]PREMADE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:
TENER POR DESISTIDO el recursode nulidad.
CONFIRMAR el Acuerdo y SentenciaN" 85 de fecha 9 de agosto de
2001,dictadopor el Tribunalde Cuentas,PrimeraSala.---*-"---_-
IMPONER las costasa la perdidosa.:--------:- --------:

Ante mí: