TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCfA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sa/a EspecializacSa en Propiedad Intelectual

RESOLUCION /V° 0315-201 BfrPI-fNDECOPI

EXPEDIENTEN9 703119-2017/DSD

DENUNCIANTE REVISTAASIA SUR SAG,

DENUNCIADA GASTON AGURTO TOLEDANO EDICIONES S.A.C,

Nuilidad de resolucion de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual -

Inicio de una accion de nulidad de oficio - Suspension del procedimiento
I
Lin^a, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

I. 1ANTECEDENTES

Mejdiante escrito de fecha 2 de mayo de 2017, compiementado con escrito de

fec(ia 15 de mayo de 2017, Revista Asia Sur S.A.C. (PerH) interpuso denuncia
port infraccion a los derechos de Propiedad Industrial y actos de Competencia
Desieal contra Gaston Agurto Toledano Ediciones S.A.C. (Peru) sobre la base
de |as siguientes marcas:

?.:^;:::^^;;^;^Man^^/:S^;:.i^1^ ^;;^CIase^:;;^^ ^^e^ifieay^iN^I

16 227153

LIMA. 16 227152

Sensalo lo siguiente:
[ La denunciada esta desarrollando, edrtando, comercializando y
distribuyendo revistas con el signo EN LIMA CIUDAD CAPITAL y iogotipo.
La denunciada esta usando ef signo EN LIMA y iogotipo en la red social
Facebook y en calidad de nombre de dominio (revistaeniima.pe).
1 La denunciada esta cometiendo actos de competencia desleal, en las
] modalidades de confusion y explotacion indebida de la reputacion ajena,
1 estabfecidos en los articuios 9 y 10 del Decreto Legisiativo N0 1044.
-SPf-01/01 1-24

INSTfTUTO NACIONAL DE DEFEN$A DE LA COMP£TENCIA Y DE LA PROTECCl6N DE LA PROPSEDAD INTKLECTUAL

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1 e-mail: con$ulfas@indecopi.gob.pe / Web; www.incfecopi.gob.pe
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5a/a Especiaiizada en Propiedad Intel'ectual

RESOLUCION W0 031 5-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 703119-2017/DSD

Mediante Resolucion ? 3502-2016/TPI-INDECOPI de fecha 21 de

septiembre de 2016 (Expediente ? 621919-2015), la Sala Especiaiizada
en Propiedad Intelectual considero que existia riesgo de confusion entre
el signo EN LIMA solicitado par la denunciada y sus marcas registradas.
Envio una carta notarial a la denunciada con el fin de resolver el corfflicto
de forma pacifica, pero no recibio respuesta.
Adjunto medios probatorios a fin de acreditar ia infraccion alegada.
Asimismo, solicito lo siguiente:
Se dicten las siguientes medidas cauteiares y definitivas:
a) Cese de los actos que constituyen la infraccion.
b) Retire del circuito comercial de ia revista "EN LIMA".
c) Retire de la red social Facebook del usuario "Revista en Lima-Ciudad
Capita!" que se este empleando para cometer la presente infracjcion,
tales como propaganda, exposicion y anuncios de la revista EN Lir\j1A.
d) Cese de uso del correo electronico con e! dominio revistaenlima.pej.
Se Ie imponga a la denunciada e! pago de !as costas y costos deriv|ados
de! presente procedimiento.
Se ie imponga a !a denunclada una multa.
La publicacion de la resolucion final condenatoria a costa d|e la
denunciada.

Mediante Resolucion de fecha 25 de mayo de 2017, la Secretaria Tecnica Ide la

Comision de Signos Distintivos denego las medidas cautelares solicitadas por
la denunciante1. I

Con fecha 26 de junio de 2017, Gaston Agurto Toledano Ediciones S|.A.C.

absolvio el traslado de la denuncia presentada manlfestando lo siguiente: |

1 Con fecha 23 de junio de 2017, Revista Asia Sur S.A.C. interpuso recurso de apelacion respecto de la
resoiucion que denego las medidas cauteiares. MedEante Resolucion N0 2565-2017/TPl-INDECOPi de
fecha 4 de septiembre de 2017, la Sa!a Espedalizada en Propiedad Intelectual deciaro fundado ei i|ecurso
de apeiacion interpuesto por Revista Asia Sur S.A.C.; en consecuenda, dicto las medidas cau|e!ares
solicitadas por la denunciante.

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Calte De la Prosa 1 04, San Borja, Lima 41 - Perii / Telft 224 7800
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RESOLUCION ? 0315-2019fTPI-INDECOPl

EXPEDI£NTENe 703119-2017/DSD

Existen en ei mercado diversas publicaciones (por medios ffsicos y/o

virtuales) que utilizan como parte de su denominacion el signo LIMA, lo
cual ia convierte en una denominacion de uso comun en la ciase 16 de ia
Nomenclatura Oficial.
No ha actuado de mala fe ni ha tenido la intencion de realizar un acto de
competencia desleal.
El editor de las revistas de la denunciante, Eduardo Cornejo, laboro bajo
las ordenes del representante de la empresa denunciada (Gaston Agurto)
e incluso Ie pidio consejos editoriales para su revista.
Existen registradas en la clase 16 de !a Nomenclatura Oficial, diversas
I marcas que incluyen en su confonnacion la denominacion LIMA, tales
I como LIMA & PUNTO y logotipo (Certificado ? 223340), ESCENA EN
1 LIMA y logotipo (Certificado ? 219199) y HABLA LIMA y logotipo
j (Certificado ? 190903).
Adjpnto medios probatorios a fin de acreditar lo alegado.

Mediante Resolucion N0 3236-2017/CSD-INDECOPI de fecha 17 de octubre de

20117, la Comision de Signos Distintivos:
Declare INFUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta por Revista Asia Sur S.A.C. contra
Gaston Agurto Toiedano Ediciones S.A.C.
Declare IMPROCEDENTE la denuncia por actos de competencia desleal
en la modaiidad de actos de confusion y actos de expiotadon indebida de
la reputacion ajena interpuesta par Revista Asia Sur S.A.C. contra Gaston
Agurto Toiedano Ediciones S.A.C.
Declare IMPROCEDENTE el pedido de aplicacion de medidas definitivas
formulado por Revista Asia Sur S.A.C.
Declare IMPROCEDENTE el pedido de que la denunciada asuma el pago
de costas y costos incumdos por Revista Asia Sur S.A.C. con motivo del
presente procedimiento.
i) ! Respecto del sicsno utilizado nor la denunciada
De la valoracion conjunta de los medics probatorios, se advierte que la
denunciada Gaston Agurto Toledano Ediciones S.A.C. ha editado una

-01/01 3-24

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RESOLUCION ? 0315-2019/TP/-/A/DCCOP/

EXPEDIENTE ? 703119-201 J/DS D

revista de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial identificada cdn e

siguiente signo:

La denunciante no ha logrado acreditar el uso en e! mercado del signo EN

LIMA y iogotipo a traves de !a red social Facebook y del nombre de
dominio revistaenlima.pe por parte de la denunciada para distinguir
revistas de la ciase 16 de la Nomendatura Oficial.
ii) Respecto del examen comparativo
Tanto el signo objeto de cuestionamiento como las marcas registradas
dlstinguen los mismos productos, a saber, revistas.
E! signo objeto de cuestlonamiento y las marcas base de denijincia
resultan ser grafica y foneticamente diferentes.
Dada las diferencias existentes entre los signos, se concluye que ios
signos no resultan confundibles entre si, por lo que con-esponde decjiarar
infundada la denuncia formuiada por Revista Asia Sur S.A.C. |
Hi) Ressecto de la denuncia poractos de competencia desleal I
La presents denuncia por actos de competenda desleal en| las
modaiidades de actos de confusion y explotacion indebida de la reputacion
ajena resultan improcedentes a! no encontrarse enmarcados dentro d^ los
supuestos previstos en el Decreto Legislative ? 1044, Ley de Represion
de la Competenda Desleal.
IV) Respecto de la sancion, medidas definitivas v costas v cdstos
solicitado por la denunciante
No habiendose verificado la existenda de una infraccion por parte de la
denunciada no corresponde la imposicion de sandon ni medidas definrtivas,
asimismo, results improcedente e! pedido de costos y costas fonnuladO por
la denunciante.

Con fecha 17 de noviembre de 2017, Revista Asia Sur S.A.C. interpuso reeurso
de apeladon manifestando lo siguiente:

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Ca!1eDelaProsa104,SanBorja,Lima41 - Peru / Telf: 224 7800
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RESOLUCION ? 0315-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N" 703119-2017/DS D

La reso!uci6n de Primera fnstancia es nula, por cuanto ha vulnerado el

principio del debido procedimiento y ei derecho a la debida motivacion ya
que: i) no ha tornado en cuenta que, al momento de su emision, ya habfa
un pronundamiento respecto a su recurso de apeiacion de medidas
cautelares y il) no ha motivado debidamente las diferencias entre los
signos bajo anaiisis.
Mediante Resolucion N0 3502-2016/TPI-INDECOPI de fecha 21 de
septiembre de 2016, recaido en ef Expediente ? 621919-2015, la Saia
Especializada en Propiedad Intelectual considero que existta riesgo de
confusj6n entre el signo EN LIMA soiicitado par la denunciada y sus
marcas registradas.
Las infracciones se han llevado a cabo de traves de la red social
Facebook donde se identifica como "Revista en Lima" y con el dominio
revistaenlima.pe para la tramitacion de sus comunicaciones, publicidad y
comercializacion, conforme a los medios probatorios presentados.
La denunciada utiiiza el signo infractor con el fin de generar actos de
confusion y afectar su reputacion.
El elemento que debio ser comparado es el termino EN LIMA, el cual es el
efemento relevante en el signo utilizado, no habiendo sido anaiizado por
la Primera Instancia. Asimismo, la Comision ha debilitado el termino LIMA
en el examen comparativo.
Si bien coexisten los signos LIMA & PUNTO y logotipo (Certificado ?
223340), ESCENA EN LIMA y logotipo (Certificado ? 219199) y HABLA
LIMA y logotipo (Certificado ? 190903), los mismos constituyen signos
mixtos que contienen elementos graficos.
Los elementos graficos que acompadan al signo utilizado no desvirtLia la
confusion con sus marcas registradas.

Con! fecha 5 de enero de 2018, Gaston Agurto Toledano Ediciones S.A.C.

absolvio el traslado de la apeiacion mani'festando io siguiente;
I La Resolucion apelada se encuentra debidamente motivada.
El signo utillzado es mixto y cuenta con elementos adidonales que Ie
otorgan suficiente distintividad, mas aun si se tiene en cuenta que LIMA es
una denominacion de uso comun en la dase 16 de la Nomencfatura Oficial

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RESOLUCION /V° 0315-2019/TPMNDECOPf

EXPEDIENTE N" 703119-2017/DS D

al ser parte de diversas marcas inscritas a favor de distintos titularqs en

dicha clase, por lo tanto, es debil. |
La denominacion EN LIMA fue una creacion del Gerente Genera! die su
empresa y no de Eduardo Comejo, quien trabajo para el y iuego pa|ra la
empresa denunciante.

Mediante Resolucion N° 1012-2018/TPI-INDECOPI de fecha 11 de mayp de

2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confinno la Resoluci6n N0
3236-2017/CSD-INDECOPI de fecha 17 de octubre de 2017, que: I
Dedaro INFUNDADA la denuncia par infracdon de derecho^ de
Propiedad Industrial interpuesta por Revista Asia Sur S.A.C. contra
Gaston Agurto Toledano Ediciones S.A.C.
Declare IMPROCEDENTE la denuncia por actos de competencia d^sleai
en la modalidad de actos de confusion y actos de expiotacion indebida de
la reputacion ajena interpuesta por Revista Asia Sur S.A.C. contra Gaston
Agurto Toledano Ediciones S.A.C.
Declare IMPROCEDENTE e! pedido de aplicacion de medidas definjtivas
formulado por Revista Asia Sur S.A.C.
Declare IMPROCEDENTE el pedido de que la denunciada asuma e! |pago
de costas y costos incumdos por Revista Asia Sur S.A.C. con motive del
presente procedimiento.

Con fecha 13 de juiio de 2018, Revista Asia Sur SAG. solicito la nulidad |de la
Resducion ? 1012-2018/TPI-INDECOPI de fecha 11 de mayo de 2018,
senalando lo siguiente: |
La menclonada resolucion lesiona sus derechos fundamentales y
contraviene los principios del debido p raced imiento, predictibilidad |y de
presuncion de veracidad. I
Con fecha 11 de junio de 2015, la denunciada solicito, mediante
Expedients ? 621919-2015, el registro de la marca de producto EN |-IMA
para distinguir revistas (publicadones periodicas), libros de la clase 16 de
!a Nomenciatura Oficial. Contra dicha solicitud, su empresa foi}mul6
oposicion en base a sus marcas registradas LIMA. y LIMA. y iogotipo!

-SPi-01/01 6-24

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RESOLUCION ? 0315-2019/TPI-fNDECOP!

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Mediante Resoludon N0 3502-2016/TPI-INDECOPI de fecha 21 de

septiembre de 2016, la Sala Especializada en Propiedad Inteiectual
denego el registro del signo EN LIMA al considerar que se encontraba
incurso en la causal de prohibicion de! articulo 136 inciso a) de la Decision
486, por su identidad fonetica y grafica con sus marcas registradas.
Asimismo, la Sala considero que la denominacion LIMA no se encontraba
individuaiizada, por cuanto la preposicion EN no constituye un elemento
distintivo que logre diferenciar el signo solicitado de sus marcas
registradas.
En ia cuerda separada del presente expediente, mediante Resolucion N0
2565-2017/TPI-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2017, ia Sala
Especializada en Propiedad Inteiectual concedio las medidas cautelares
solicitadas par su empresa.
Tanto la Primera como la Segunda Instancia han desarrollado un nuevo
anaiisis de interpretacion para alegar la inexistencia de riesgo de
confusion entre las marcas LIMA. y LIMA. y logotipo y el signo EN LIMA
utilizado per la denunciada, lo cual vulnera el principio de predictibilidad.
La Sala no ha motivado debidamente la razon por la cual se aparto de lo
resuelto anteriormente, ya que si bien senalo que el signo utilizado
contiene elementos graficos adicionales, los cuales constituyen elementos
meramente ornamentales, el elemento relevante lo constituye la
denominacion EN LIMA, par lo que sus derechos han sido evidentemente
transgredidos, lo cual vulnera e! principio de debido procedimiento.
Se ha vulnerado el Principio de presuncion de veraddad, ya que la Sala
consider6, respecto a las impresiones presentadas por su empresa para
demostrar un uso infractor a traves de la red social Facebook y el dominio
revistaenlima.pe, que no era posible concluir que dicho contenido habla
sido creado por la empresa denunciada. En ese sentido, la Sala debio
presumir su veracidad o reaiizar actuaciones para verificarla.
A) respecto, presento una certificacion notarial, donde se verifica que el
Notario de Lima, Anibal Corvetto Romero ingreso en su computadora
personal a la pagina de dominio www.facebook.com, y al hacer una
bQsqueda con ia denominacion "Revista en Lima", obtuvo como resultado

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RESOLUCION ? 0315-2019/TPf-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 703119-2017/DSD

!o que puede apredarse en 3 impresiones que adjunto a dicha

certificacion.

II. CUESTIONES EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera detem-iinar

a) Si corresponde deciarar la nulidad de la Resoludon N0 1012-201 SfTPI-

INDECOPIdefecha 11 de mayo de 2018.
b) Si corresponde disponer de oficio e! inicio de una accion de nuliday de
registro de marca. l
c) De ser el caso, si con-esponde suspender !a tramitacion del presente
procedimiento. |
i

ill. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION |

I
1. Informe de antecedentes I

Se ha verificado lo siguiente:

a) Revista Asia Sur S.A.C. (Peru) es titular de las siguientes marcas para
distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial:

siMar'ca^ Ri sting u^ ^Certiftcacfo! ;Vig^ncla|

Papel, carton y articulos hechos
con estos materiales no
induidos en otras clases, cintas 21-07-2035
de papel y de carton, utiles de
escritorio; material impreso,
suplementos, panfietos, diarios, ?227153
periodicos, iibros, boletines,
folletos, informes, revistas,
magazines, manuales, y guias;
fotografia y afiches; artfculos de
encuadernadon; material de

-SPi-01/01 8-24

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RESOLUC16N ? 0315-2019/TPl-INDECOPI

EXPEDIENTE Na 703119-2017/DSD

instruccion y/o de ensenanza

(excepto aparatos); productos
de imprenta; calcomanias,
almanaques; aparatos
manuales para etiquetar;
caiendarios, carteles, carpetas
para documentos, catalogos,
cromos, litografias, senales
para libros, dibujos; rotuios de
pape! o carton; tarjetas postaies
y de feiicitaciones; pape) de
filtro; cortapapeles; boligrafos;
tampones entintados;
embalajes y envoituras para
botelias (de papel o de carton);
cabailetes para la pintura;
gomas de borrar, cartuchos de
tints; cintas y fazos de papel,
sobres.
Papel, carton y articuios hechos
con estos materiafes no
incluidos en otras clases, cintas
de papel y de carton, utiles de
escritorio; material impreso,
suplementos, panfletos, diarios,
periodicos, Ifbros, boletines,
folletos, informes, revisfas,
LIMA. magazines, manuales, yguias; ?227152 07-21-2025
fotografia y afiches; articulos de
encuademacion; material de
instruccion y/o de ensenanza
(excepto aparatos); productos
de imprenta; calcomanias,
aimanaques; aparatos
manuales para etiquefar;
calendarios, carteles, carpetas

-01/01 9-24

{N^TITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC16N D£ LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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RESOLUCION ? 0315-2019/TPI-INDECOPl

EXPEDIENTE N<1703119-2017/DS D

para cfocumentos, catalogos,

cromos, litografias, senates
para iibros, dibujos; rotulos de
pape! o carton; tarjetas postaies
y de feHcitaciones; papel de
fiitro; cortapapeies; boligrafos;
tampones entintados;
embalajes y envolturas para
boteiias (de papel o de carton);
caballetes para la pintura;
gomas de borrar, cartuchos de
tinta; cintas y lazos de papel,
sabres.

b) En la clase 16 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a

favor de terceros, otras marcas que incluyen en su conformacion -ademas
de otros elementos- el termino LIMA, tales como:

;Marca^ iDJstihgue^ t'Cerfificadb; Yrgehfcia

Revistas, periodicos, libros,

23-04-202B
catalogos, foiieteria en genera! ? 223340
y papeleria

Revistas (publicaciones 11-12-2024

?219199
periodicas)

HABLA Pubiicaciones, revistas y

?190903
23-08-2022
textos impresos

-SP [-01,01 10-24

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RESOLUCfON ? 0315-2019/TPI-INDECOPI

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Nyliclad_del acto administrativo

2.11. Marco leaal

I
El |articulo 10 del Texto Unico Ordenado de la Ley ? 27444, Ley del
Prc|cedimiento Administrativo General, establece que son vicios del acto
administrative), que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravencion a !a Constitucion, a las leyes o a las normas

reglamentarias.
2. I El defecto o la omisi6n de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se
I presente alguno de los supuestos de conservacion del acto a que se refiere
el articulo 14.
3. I Los actos expresos o ios que resulten como consecuencia de la aprobacion
automatica o par silencio administrativo positivo, por ios que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contraries al ordenamiento juridico, o
cuando no se cumplen con los requisites, documentacion o tramites
esenciales para su adquisicion.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infraccion penal, o que
se dicten como consecuenda de la misma.

Asinpismo, el artfculo 112 de la citada norma senala que la nulidad sera conocida
yde'plarada porla autoridad superior de quien dictoelacto (11.2).

2 Artieulo 11.- Instancia competente para dedarar la nuiidad

11.1 dos administracfos plantean la nulidad de los actos administrativos que ies conciernan por media de
losreeursos administrativos previstos en el TEtulo III CapEtulo H de la presente Ley.
11,2 Ua nuiidad de oficio sera conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto. Si se
tratar^ de un acto dictado par una autoridad que no esta sometida a subordinacion jerarquica, la nulidad
se declarara par resolucion de ia misma autoridad. La nulidad planteada por medlo de un recurso de
reconsideradon o de apeiacion sera conodda y dedarada por ia autoridad competente para resoiverlo.
11.3 [La resolucion que dedara ia nuiidad dispone, ademas, !o conveniente para hacer efectiva la
resportisabjfidad del emisor del acfo invalido, en [os cases en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando
sea cqnocida par el superior jerarquico.

-SPI-01/01 11-24

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EXPEDIENTE /V° 703119-2017/DSD

De conformidad con io establecido en el punto 1.1 de !a Directiva ? |002-

2001/TRI-iNDECOPI, publicada el 24 de enero de! 2002 en el Diario Oficjal El
Peruano, ias Salas dei Tribunal del INDECOPI son los organos competentes
para declarar de oficio o a solicitud de parte !a nulidad de los ^ctos
administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cujando
se produzca cuaiquiera de los casos enumerados en el articulo 10 de la Le!y del
Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las no[nnas
especiaies.

2.2. Nuiidad de oficio

El articuio 213 del TUO de !a Ley ? 27444, estabiece lo siguiente:

213.1 En cualquiera de los casos enumerados en e! Articuio 10, pjuede

declararse de oficio !a nulidad de ios actos administrativos, aun cuando tiayan
quedado firmes, siempre que agravien el interes pubiico o lesionen derechos
fundamentales.
213.2 La nulidad de oficio solo puede ser deciarada por et funcionario jerarjquico
superior al que expidio el acto que se invalida. Si se tratara de un acto erpitido
por una autoridad que no esta sometida a subordinacion jerarquica, la nulidad es
declarada por resolucion del mismo funcionario.
Ademas de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondjO del
asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este casoj este
extreme soio puede ser objeto de reconsideracion. Cuando no sea posible
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposicion del
procedimiento al momento en que el vicio se produjo.
En caso de declaracion de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable
al administrado, !a autoridad, previamente al pronunciamiento, Ie corre traslado,
otorgandole un plazo no menor de cinco (5) dias para ejercer su dereclpo de
defensa.
213.3 La facultad para declarar ia nulidad de oficio de ios actos administrativos
prescribe en el plazo de dos (2) anos, contado a partir de la fecha en que tpayan
quedado consentidos.

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RESOLUCION ? 0315-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDfENTE N" 703119-2017/DSD

R^specto de la nuiidad de los actos previstos en el numeral 4 del Articulo 10, el

plqzo para declarar la nulidad de oficio se extiende hasta un (1) ano despues de
la notificacion de la resolucion correspondiente a la sentencia penal condenatoria
firhne,
21]3.4 En caso de que haya prescrito el p!azo previsto en el numera! anterior,
s6(o precede demandar la nulidad ante el Poder Judicial via el proceso
coiptencioso adrrsinistrativo, siempre que ia demanda se interponga dentro de los
tre^ (3) anos siguientes a contar desde la fecha en que prescribio la facultad
pa[a deciarar la nulidad en sede administrativa.
213.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por
ley^s especiales, competentes para resolver controversias en ultima instancia
adijninistrativa, solo pueden ser objeto de declaracion de nulidad de oficio en
sede administrativa por el propio consejo o tribunal con e! acuerdo un^nime de
sus miembros. Esta atribucion solo podra ejercerse dentro de! plazo de un ano
contado desde la fecha en que e! acto es notificado al interesado. Tambien
pro;cede que el tituiar de la Entidad demande su nuiidad en la via de proceso
contendoso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de fos
tres anos siguientes de notificada la resolucion emitida por el consejo o tribunal.
i
2.3j Requisitos de validez de los actos administrativos
i
I
El articulo 3 del TUO de la Ley ? 27444, establece que son requisitos de validez
de l|os actos administrativos ios siguientes:
i

1. Competencia. - Ser emitido por el organo facuftado en razon de la materia.

territorio, grado, tiempo o cuantia, a traves de la autoridad regularmente
pominada ai momento del dictado y en caso de organos colegiados,
cumpliendo Jos requisites de sesion, quorum y deliberacion indispensables
para su emision.
2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo
objeto, de tal modo que pueda determinarse inequfvocamente sus efectos
jpridicos. Su contenido se ajustara a lo dispuesto en el ordenamientojuridico,
debiendo ser licito, preciso, posible fisica y juridicamente, y comprender las
cuestiones surgidas de la motivacion.

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EXPEDIENTE ? 703119-2017/DS D

Finalidad Publica. - Adecuarse a las finalidades de interes publico asurrlidas

per las normas que otorgan las facultades al organo emisor, sin que pijieda
habilitarsele a perseguir rnediante el acto, aun encubiertamente, alguna
finaiidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u lotra
finalidad publica distinta a la prevista en la ley. La ausencia de nonnas ique
indique ios fines de una facultad no genera discredonalidad.
Motivacion. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
proporcion al contenido y conforme al ordenamiento juridico.
5. Prpcedimiento regular. - Antes de su emision, e! acto debe ser confomjiado
mediante e! cumplimiento del procedimiento administrativo previsto parfei su
generacion.

De otro lado, e! articulo 5 de la referida norma, establece io siguiente, respedto al

objeto o contenido del acto administrativo:
5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o
certifica la autoridad.
5.2 En ningun caso sera admisible un objeto o contenido prohibido por el o|rden
normative, ni incompatible con !a situadon de hecho prevista en las normsjs; ni
impreciso, obscuro o imposibie de realizar.
5.3 No podra contravenir en el caso concrete cfisposiciones constitucion^les,
legales, mandatos judiciales firmes; ni podra infringir normas administrativas
de caracter genera! provenientes de autoridad de igual, inferior o sup]erior
jerarquia, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.
5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y der^cho
planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por
estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que !a autoridad
administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) dias para que expongan
su posidon y, en su case, aporten las pruebas que consideren pertinentes.

2.4. Motivacion del acto administrativo

El articulo 3.4 del TUO de la Ley ? 27444, incluye a la motivacion como uno de
los requisites de valldez de los actos administrativos, senalando que e acto

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RESOLUCION AT 0315-2019fTPI'INDECOP!

EXPEDfENTE /V° 703119-2017/DS D

administrativo debe estar debidamente motivado en proporclon al contenido y

ccjnforme al ordenamientojuridico.

De otro iado, el articulo 6 establece que la motivacion debera ser expresa,

mediante una refacion concreta y directa de los hechos probados relevantes del
cajso especifico, y la exposicion de ias razones jurfdicas y normativas que, con
referenda directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Senaia, ademas,
qu|e puede motivarse mediante la declaracion de conformidad con los
furpdamentos y conclusiones de anteriores dictamenes, decisiones o informes
oblrantes en e! expediente, a condicion de que se les identifique de modo certero
y que, por esta situacion, constituyan parte integrante del respective acto.

As|mismo, la nomna en cuestion establece que no son admisibles como

mqtivacion la exposicion de formulas generales o vaclas de fundamentacion para
el jcaso concrete o aquellas formulas que, par su oscuridad, vaguedad,
coijitradiccion o insuficiencia, no resulten especificamente esclarecedoras para la
motivacion del acto. Ello en concordancia con el articulo IV del Titulo Preliminar
de I la misma ley que en su numeral 1.2 (Prindpio del debido procedimiento)
esfiabiece que ios administrados gozan de todos los derechos y garantias
inh|erentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decision
rno;tiyad_a viundada en derecho.
I
Al respecto, cabe citar a Moron Urbina, quien senala que una de las funciones
delldeber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador
(..\) ya que representa la exterionzacion de las razones en cuya virtud se
produce un acto admmistrativo, y permite, tanto al adminfstrado como a los
superiores con potestades de revision del acto, asumir conoc/mi'ento de los
heohos reales yjundicos que fundamentan la decision acfmlnistrativa, para poder
arti^uSar su defensa con posibifidad de cn'ticar las bases en quo se funda e
imftugnaHa; o para que el superior a! conocer el recurso pueda desarroffar ef
corifrof (...). No solo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero

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EXPEDIENTE ? 703119-201 T/DSD

derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de regulandad con\que

su caso ha sido apreciado y resue!to'Q.

2.5. PrindDio de predictibilidad o de confianza legitima

El numeral 1.15 del articulo IV del TUO de la Ley ? 27444, Ley | de!
Procedimiento Administrativo General establece que la autoridad administrativa
brinda a los adrmnistrados o sus representantes infomnacion veraz, compl^ta y
confiabie sobre cada procedimlento a su cargo, de modo ta! que, en todo
momento, el administrado pueda tener una comprension cierta sobre| los
requisites, tramites, duracion estimada y resuitados posibles que se podrian
obtener.

Asimismo, que las actuaciones de la autoridad administrativa son congme|ntes

con las expectativas legftimas de los administrados razonablemente generadas
por la practica y los antecedentes administrativos, salvo que par las razones|que
se expiiciten, par escrito, decida apartarse de elios.

Finalmente, que la autoridad administrativa se somete al ordenamiento Jur|dico

vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autor^idad
administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interprets|ci6n
de las nonnas aplicables.

2.6. Aplicacion al caso concreto

Revista Asia Sur S.A.C. solicito la nulidad de la Resolucion N0 1012-2018^TPI-

INDECOPI de fecha 11 de mayo de 2018 por cuanto considero quj3 !a
mencionada resolucion lesiona sus derechos fundamentales y contraviene los
pnnapios del debido p raced imiento, predictibilidad y de presuncioq de
veracidad.

3 Moron Urbina, Juan Carios. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial
Gaceta Jundica, Uma-Peru 2001, p. 81.

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RESOLUCION ? 0315-2019/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTEN" 703119-2017/DSD

Al|respecto, se advierte lo siguiente:

i) Respecto a la vulneracion al principio de presuncion de veracidad

La denunciante senalo en su solidtud de nufidad que se ha vulnerado el

principle de presuncion de veracidad, par cuanto la Sala considero,
respecto a las impresiones presentadas por su empresa para demostrar
un uso infractor a trav6s de la red social Facebook y el nombre de
dominio revistaenlima.pe, que no era posible concluir que dicho contenido
habfa sido creado por la empresa denunciada. En ese sentido, senalo que
la Sala debio presumir su veracidad o realizar actuaciones para verificarla.

Al respecto, se debe precisar que el articulo 1044 del Capitulo III del
Decreto Legislativo 1075, concordado con el artlcuio 196 del Codigo
Procesal Civif5, de aplicacion supletoria, senala que la carga de la prueba
corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretension, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos.

A mayor abundamiento, de confomnidad con lo previsto por el articulo 173.2

del TUO de Ley ? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
corresponde a los administrados aportar pruebas mediante ia presentacion
de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y
demas diiigencias permitidas, o aducir alegaciones; ello a la luz del
principio general de la carga de ia prueba6.

4 c/^pmjLO ill
P raced imiento de Infracdon a los Derechos de Propiedad Industriai
SU[b Capituio 1 Del procedimiento a solicitud de parte
Artfculo 104.- Carga de la prueba La carga de la prueba corresponde a quien aflrma los hechos que
sustentan su pretension, o a quien los confradice aiegando nuevos hechos.
I
5 Artjiculo 196.- Salvo disposicion legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos
que configuran su pretension, o a quien los contradice aiegando nuevos hechos
6 Artiiculo 173.- Carga de la prueba
Y7^.]( La carga de la prueba se rige por ei principto de impuiso de oficio establecido en la presente Ley.

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RESOLUCiON W° 0315-2019/TPI-fNDEiCOPI

EXPED!ENTE? 703119-201 ^/DSD

Teniendo en cuenta lo mencionado, tratandose de un procedimiento

iniciado a instancia de parte, es ia denundante la liamada a probarj los
hechos que sustentan su pretension, toda vez que es quien alegal los
hechos que considera han afectado su derecho protegido por la legisia^ion.

En el presente case, !a Saia advierte que no cuestiono, en su Resolution

? 1012-2018/TPI-INDECOPI, la veracidad de los documentos
presentados por la denundada, tampoco senalo que estos | no
correspondan a impresiones reales de una pagina en !a red soda!
Facebook, no obstante, considero que las referidas impresiones,
incluyendo la certificacion notarial presentada, no resultaban suficientes| por
si mismas para generar certeza de que la pagina en ia red social
Facebook haya sido creada par la empresa denunciada o que el non|ibre
de dominio (www.revista-enlima-com) que aparece en la impresion dn la
red social Facebook Ie corresponda a Gaston Agurto Toiedano Edidones
S.A.C. y que sea utilizado por esta como un signo para identificar revi^tas
de la clase 16 de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. I
I

En consecuencia, y contrariamente a !o senaiado per la denunciante, la

carga de la prueba Ie corresponds a esta como titular de un derecholque
considera ha sido afectado y no a la administracion. i

Respecto a la vulneracion del Principio de predictibilidad y debido

procedimiento porfalta de motivacion

Con fecha 21 de septiembre de 2016, ia Sala emitio, en e! Expediente ?

621919-2015, la Resoiucion ? 3502-2016/TPi-INDECOPI en la |cual
sehalo que existia riesgo de confusion entre ei signo EN LIMA solicijtado
par la denunciada y las marcas registradas de ia denunciante LIMA. y
logotipo (Certificado ? 227153) y LIMA. (Certificado ? 227152), pcjr su

171.2 Corresponde a los adminisfrados aportar pruebas mediante la presentacion de documentos e

infomnes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demas diiigendas permitidas, o aducir
alegaciones.

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RESOLUCfON /V° 0315-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN^ 703119-2017/DSD

identidad fonetica y graflca, por lo que denego el registro del signo

solicitado al considerar que se encontraba incurso en la causal de
prohibicion del articulo 136 inciso a) de la Decision 486.

Signo solicitado Marcas registradas

EN LIMA

LIMA.

For otro lado, con fecha 11 de mayo de 2018, la Sala emitio, en el

presente p raced imiento, la Resoiucion N0 1012-2018/TPI-INDECOPI, en
ia cual senalo que no existfa riesgo de confusion entre el signo EN LIMA y
logotipo utiiizado par la denundada y ias marcas registradas de !a
denundante LIMA. y iogotipo (Certificado ? 227153) y LIMA. (Certificado
? 227152), por lo que el signo utilizado par Gaston Agurto Toledano
Ediciones S.A.C. no vulneraba los derechos de Propiedad Industrial de
Revista Asia Sur SAG. Ast, se conciuyo que no se configuraba una
infraccion a los derechos de Propiedad Industrial de ia denunciante, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 155 inciso d) de la Decision
486.

Signo utilizado Marcas registradas

LIMA.

-Slpl-01/01 19-24

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RESOLUCION ? 0315-2019/TPI-INDE'^OPI

EXPEDIENTEN0 703119-201'^DSD

Conforme se advierte, la Sala tuvo una conclusion diferente en dos

supuestos similares.

Si bien la Sala en el punto 8 de la Resolucion ? 1012-201 SffP\~

INDECOPI (Cuestion Final) sustento porque establecio una conclusion
diferente a lo resuelto en el Expediente ? 621919-2015 - sena!ando\que
e/ signo utilizado por la denuncsada no correspondfa a! signo solicitadb en
el Expediente ? 621919-2015, toda vez que e! primero se encont^aba
conformado por la denominacion EN LIMA y elementos grafic^s y
cromatscos adicionaies, a diferencia de! segundo que se encont^aba
conformado unicamente por la denominadon EN LIMA -, se advierte |que
unicamente explico las diferencias graficas de dichos signos, sin motivar
el cambio de criterio desde el aspecto fonetico que establecio en el
Expediente ? 621919-2015, entre las denominaciones LIMA y EN Lli\|A.

En ese sentido, la Sala a! haber emitido una conclusion diferente en dos

supuestos similares sin haber motivado debidamente dicho cambio de
criteria, estaria vulnerando ios principios de predictibiiidad y
procedimiento, por lo que incurrio en un vicio de nulidad en ia Resolution
? 1012-2018^~PI-INDECOPI.

-SPI-01/01 20-24

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RESOLUCfON ? 0315-2019fTPI'INDECOPI

EXPEDIENTE W° 703119-2017/DS D

Pc|r lo antes senalado, corresponde declarar !a nulidad de la Resolucion N0

10|12-2018/TPi-INDECOPI, al encontrarse incursa en la causal de nulidad
contemplada en el articulo 10 numeral 2 del TUO de la Ley 27444.

Sobre las marcas reajstradasJJM/L V loaotipo (C_ertificado_N.< 227153) v

LIMA. fCertificado ? 2271.52}

articulo 172 de la Decision 486 establece que la Autoridad Naciona!

competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravencion con !o dispuesto en los articulos 134 primer
parrafo y 135 de dicha normativa.

Dd acuerdo al Decreto Supremo 09-2009-PCM, Reglamento de Organizacion y

iciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual, !a Direccion de Signos Distintivos es el
organo competente para pronunciarse sobre las acciones de nulidad de los
registros de marcas, por constituir la Primera Instancia.
I
La|Sala considera que corresponde que la Direccion de Signos Distintivos inicie
de|oficio la accion de nulidad del registro de !as marcas de producto LIMA. y
iog^tipo (Certificado ? 227153) y LIMA. (Certificado ? 227152), otorgadas a
fa^or de Revista Asia Sur S.A.C. a fin de analizar si estas, se encuentran
incprsas en el artlcuio 135 inciso e) de la Decision 486.

4. I Sus_eensi6n_del procedimiento
i

4.11 Base legal

El articulo 25 de! Decreto Legisiativo 1075 establece lo siguiente:

I

"La| autohdad competente suspendera la tramitacion de ios procedimientos que

anf^ elfa se siguen solo en caso de que, con antehoridad a! inicio del
prdpedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicia! que verse

-SPI-01/01 21-24

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RESOLUCION A/0 0315-201 SrTPS-INDE'COPI

EXPEDIENTE ? 703119-2017^03 D

sobre la misma materia, o cuando surja una cuestion contenciosa o no qu^, a

criteno de la respectiva autoridad competente precise de un pronunciamiento
previo sin el cua! no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante e//a".

Por su parte, el articulo 30 del Reglamento de la Ley de Organizacicjn y

Funciones del INDECOPj, aprobado mediante Decreto Supreme NG 009-2009-
PCM de fecha 17 de febrero de 20097, modificado por Decreto Supremcj ?
107-2012-PCM de fecha 25 de octubre de 2012, sehala que cuando ei
pronunciamiento de una Comision o Direccion requiera del pr^vio
pronundamiento de otra Comision o Direcdon, se suspendera el tramite d^ la
primera, el mismo que continuara una vez emitido e! pronunciamiento db ia
segunda.

En atencion a las normas expuestas, resulta valido afirmar que los orgsjnos
funcionales del INDECOPI estan facultados a suspender los procedimientos
administrativos a su cargo en los siguientes casos:

(i) Cuando con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se l^aya

iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En feste
supuesto no se confiere una facultad discrecional a los organos funcion^les
del INDECOPi, encontrandose por el contrario obligados a suspend^r el
procedimiento administrativo iniciado.

(ii) Cuando surja una cuestion contenciosa o no que, a criterio de !a respeGtiva

autoridad competente precise de un pronunciamiento previo sin el cuaii no
puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella.

Ademas, cabe agregar que la aplicadon del articulo 30 del Reglamento de la|Ley
de Organizacion y ^Funciones del INDECOPI, aprobado mediante Dec^reto
Supreme ? 009-2009-PCM (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funciones de! INDECOP!) de fecha 17 de febrero de 2009,
modificado por Decreto Supreme ? 107-2012-PCM de fecha 25 de octubre de

7 Vigente desde e! 18 de febrero de 2009

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20|12, es coherente con !o establecido en el arttculo IV de! Tituio Preliminar del

TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que preve
la aplicacion de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para ia
acjtuacion de los procedimientos administrativos, los cuales sirven tambien de
crijterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la
apilicacion de las nomnas de procedimiento.
i

Al | respecto, Dromi8 sostiene que el principio de eficacia en !a actuacion

ad|ninistrativa tiene como objeto inmediato hacer mas efidente la actuacion
adhiinistrativa y la partidpacion de !os adminlstrados. Agrega que en virtud de
este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economfa procesal. El
mencionado autor considera que la economia procedimental y el princlpio de
sinnplicidad tecnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simpiificacion de
procedimientos, la concentracion de elementos dejuicio, la eliminacion de plazos
indtiles, flexibilidad probatoria, actuacion de oficio y control jerarquico, posibilitan
una tutela efectiva de derechos y poderes jundicos.

4.2 Apllcacion al caso concreto

En| el presente caso, tal como se indica en el punto 3 de ia presente Resolucion,

la Sala ha dispuesto e! inicio de una accion de nuiidad contra las marcas
registradas LIMA. y iogotipo (Certificado ? 227153) y LIMA. (Certificado ?
227152), las cuales constituyen marcas base de la presente denunda.
i

Al | respecto, la Sa!a considera que la decision que se adopte en dichos

procedimientos es susceptible de afectar la Resoiucion de la presente solicitud
de|registro. En ese sentido, se ha verificado que se configura el supuesto ii)
m^ncionado en ef numeral 4.1 de ia presents resolucion, en consecuencia, por
razones de eficacia y economia procesal, corresponde suspender ei tramite del
pr^sente procedimiento hasta ei momento en que se resuelvan las acciones de
nulidad de oficio de las marcas LIMA. y iogotipo (Certificado ? 227153) y LIMA.
(Certificado ? 227152) que inide la Direccion de Signos Distintivos.

Roberto Dromi. Derecho Administrativo, 4° Edicion actualizada, Buenos Aires 1995, p.769.

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RESOLUCION ? 0315-2019/TPi-INDEQOP!

EXPEDIENTEN0 703119-2017/DSD

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero. " Por las razones antes expuestas, declarar NULA la Resolucionl ?
1012-2018/TPI-INDECOPI de fecha 11 de mayo de 2018.

Seaundo. -DISPONER que la Direccion de Signos Distintivos inicie de oficio|las

acciones de nulidad de las marcas de producto L!MA. y logotipo (Certificadc| ?
227153) y LIMA. (Certificado ? 227152), registradas en la dase 16 de la
Nomenclatura Oficial, a favor de Revista Asia Sur S.A.C.

Tercero. - SUSPENDER e! presente procedimiento hasta que se resueiva| de

manera definitiva en la via administrativa las acciones de nulidad de oficid de
las marcas LIMA. y logotipo (Certificado ? 227153) y LIMA. (Certificado| N0
227152) que inicie ia Direccion de Signos Distintivos.

Con /a intervencion de los Vocales: Nestor Manuel Escobedo Ferradas,

Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Diaz, Maria
Soledad Ferreyros Castaneda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

^s";
NESTO^IVIANUEL E^COB^DO FERRADAS
Presidente de/^a Sala Espe,c1alizada en Propiedad Intelectual

l-SPi-01/01 24-24

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC16N DE LA PROPIEDAD INTELECTUA

Calle De ta Prosa 104, San Boija, Lima 41 - Peru / Telf: 224 7800
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