CNCiv. y Com. Fed., sala I, 30/10/08, D. Jacobson & Sons Limited c. Chanteiro, Isabel E.

Marcas. Acción de reivindicación. Procedencia. Registro de mala fe. Marca registrada en el

extranjero. Notoriedad. Componente territorial.

Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 29/04/09.

2º instancia.- Buenos Aires, octubre 30 de 2008.-

La Dra. Najurieta dijo: 1. La firma D. Jacobson & Sons Limited, con domicilio en Lancashire,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, promovió demanda con fecha 25/10/2004
contra Isabel E. Chanteiro, titular de la marca registrada "Gola Blanco" en la clase 25 del
nomenclador, registro 1.676…, concedido el 29/7/1998. La actora manifestó que era titular de
la antigua marca "Gola", conocida en el Reino Unido desde 1905 y que contaba actualmente
con registro y explotación en más de 50 países extranjeros, donde gozaba de notoriedad.
Expresó que, en ocasión de pretender registrar su marca en la República Argentina, tomó
conocimiento de la existencia de un registro previo –marca denominativa "Gola Blanco" en
toda la clase 25- que sólo podía responder a conductas de mala fe y a una voluntad de
usurpación; sin embargo, no pudo constatar la presencia de productos identificados con la
marca en el mercado local. Consecuentemente, promovió acción de reivindicación de la marca
"Gola Blanco", registro 1.676…, de la clase 25 (fs. 160 vta.). En subsidio, para el supuesto de
que no se hiciera lugar a la reivindicación, solicitó la declaración de caducidad por falta de uso
de la aludida marca obtenida de mala fe. Finalmente, también en forma subsidiaria, solicitó
que se declarase la nulidad de la marca "Gola Blanco", 1.676…, de la clase 25 del nomenclador,
con sustento en el art. 953 y concs., CCiv. Agregó que la identidad de los signos no podía
obedecer a una "casualidad milagrosa", que existía concordancia total con la clase para la cual
se había solicitado la marca y que, en atención a la difusión de sus productos a nivel mundial,
era imposible presumir un móvil lícito en la solicitud presentada por la parte demandada ante
el INPI en el año 1997.

En todo caso, en opinión de la actora, se trataba de una copia de su marca notoria, que debía
recibir protección especial aun cuando no se hubiera registrado con anterioridad en la
República. Añadió que su parte había presentado ante el INPI la solicitud de su signo "Gola",
por acta 2.539…, en la clase 25 (fs. 157) y había decidido la presente demanda para lograr el
reconocimiento de sus derechos.

La sentencia de fs. 318/319 vta. desestimó la acción de reivindicación por entender que no era
procedente en los casos en que el titular no hubiera tenido nunca registro en el país ni hubiera
desarrollado explotación local de la marca en cuestión (fs. 319, consid. 4, párr. 1º).
Seguidamente, el juez a quo hizo lugar a la acción deducida en forma subsidiaria y declaró la
caducidad de la marca 1.676… de titularidad de doña Isabel E. Chanteiro, en la clase 25 del
nomenclador, con imposición de costas a la parte demandada vencida.

2. Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora a fs. 321. El recurso, concedido a fs.
323, fue fundado mediante el escrito de fs. 341/342. A fs. 325 el juez a quo hizo lugar a la
aclaratoria y enmendó un error material deslizado en la parte resolutiva de la sentencia. La
parte demandada, notificada bajo responsabilidad de la parte actora (fs. 336 vta.) –en el
mismo domicilio donde se realizó la notificación de fs. 187, que es el que aparece en la
presentación ante el INPI, Acta de fs. 153- no expresó agravios ni contestó el memorial de su
contraria. También se han presentado recursos contra la regulación de honorarios a fs. 322.
3. La parte actora se agravia por cuanto la sentencia ha desestimado su acción principal –la
reivindicación de la marca "Gola Blanco"- por fundamentos que considera equivocados. Sus
reproches pueden presentarse del siguiente modo: a) el a quo ha omitido valorar las
consecuencias de la falta de contestación de la demanda y los alcances del reconocimiento
ficto de los hechos presentados en su escrito inicial, todo lo cual ha conducido a un equivocado
enfoque del caso; b) el fundamento por el cual la sentencia rechaza la acción de reivindicación
se basa en una equivocada interpretación del art. 2758, CCiv. y en un fallo dictado por la sala III
de esta Cámara; el recurrente insiste en que debe mantenerse una coherente línea
jurisprudencial y doctrinal que acepta la procedencia de la reivindicación de marca propia
usurpada por un tercero de mala fe; c) la interpretación del a quo comporta presumir la
inconsecuencia del legislador, que ha hecho referencia a la acción de reivindicación en el art.
11, Ley de Marcas, instituto que, por lo demás, es compatible con la protección de la
propiedad industrial y aparece expresamente en el art. 1, decreto ley 6673/1963 en materia de
diseños industriales; d) es uniforme la jurisprudencia en afirmar la protección especial de la
marca notoria, aun cuando todavía no se encuentre registrada en la República, con sustento
en el Convenio de París, en el Tratado ADPIC y en el espíritu de la ley, especialmente, en el
principio rector consagrado en el art. 953, CCiv.; y e) su parte tiene interés legítimo en
pretender la reivindicación de la marca involucrada en este litigio, a fin de colocarse en el lugar
del primer registrante en el país que la obtuvo de mala fe.

4. He examinado con sumo detalle las constancias de este expediente, donde no aparece
actuación de la parte demandada. Esta carencia, más allá de que es consecuencia de la actitud
asumida por la propia parte litigante –quien no ha tomado recaudos para asegurar la defensa
de sus derechos, soslayando la importancia de los arts. 10 y 11, ley 22362-, constituye un
obstáculo para el esclarecimiento de los hechos y esto no es satisfactorio para quien no sólo
espera la solución judicial del conflicto sino que tiene la convicción de que la finalidad del
proceso es arribar a una decisión justa.

Ciertamente, la falta de contestación de la demanda y la situación de rebeldía en que se ha

colocado la demandada, entraña una presunción simple acerca de los hechos afirmados por
quien obtuvo la declaración, en tanto no sean desvirtuados por las restantes constancias de la
causa. Ello significa que la situación de rebeldía de la demandada no implica per se el progreso
de las pretensiones incoadas por la actora sino que incumbe al juez, valorando los elementos
de juicio incorporados al proceso, estimar si la incomparencia o el abandono importan o no, en
el caso concreto, el reconocimiento de los hechos afirmados por la parte contraria (art. 60,
CPCCN; esta Cámara, sala III, causa 8717/1994 del 1/10/1998). El silencio debe ser apreciado
en relación a los elementos de convicción aportados y demás circunstancias de la causa (art.
356, inc. 1, CPCCN; sala I, causa 2.233/1999 del 10/5/2001).

En el sub lite, el silencio de la parte demandada frente a la abundante prueba documental

aportada por D. Jacobson & Sons Limited –ver folletos y publicaciones originales en sobre
marrón anexo- tiene consecuencias perjudiciales para el rebelde, pues estoy persuadida, sin
haber recibido contradicción por prueba alguna, de la verdad del registro, uso y explotación
intensa de la marca "Gola" por parte de la firma extranjera en la clase 25 del nomenclador, en
el Reino Unido y en numerosos países extranjeros, donde probablemente goce de buen
nombre o, incluso, de notoriedad.

Este panorama no es suficiente para atribuir la cualidad de notoria en nuestro país, pues la
notoriedad tiene un componente territorial en la referencia al sector pertinente del público y,
en tal sentido, estimo que la marca "Gola" no ha trascendido hasta tal punto las fronteras para
instalarse con ese carácter en el público consumidor de la República Argentina.

Sin embargo, ello no perjudica el derecho de la parte actora pues está probado que es titular
de la marca "Gola" desde antiguo y que la explota intensamente en países extranjeros. Si bien
los registros anteriores en el extranjero no son aptos por sí solos para poner en tela de juicio el
derecho obtenido por otros interesados legítimamente con arreglo a las leyes argentinas –
conforme con el principio de territorialidad-, también es cierto que cuando la marca presenta
singularidad especial y es registrada en idéntico renglón del nomenclador y no existe
explicación razonable de la coincidencia en la elección de un conjunto enteramente
confundible, surge una fuerte sospecha de intento de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, al
menos con intención especulativa (máxime cuando, como en el caso, no existe prueba del uso
local por parte de la Sra. Chanteiro).

Frente a esta duda cobra importancia el silencio de la parte demandada y la incontestación de

la demanda. Por ello, es perfectamente legítimo inferir conclusiones de la presunción simple
que juega a favor de la parte demandante y sancionar conductas inexplicables, que no han
sido justificadas y que impresionan como reñidas con la buena fe y las buenas costumbres.

Coincido con la jurisprudencia predominante en el fuero en el sentido de que "el carácter

atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal que prive
a los no registrados de la protección que surge de los principios generales del derecho", que no
aceptan la usurpación del derecho ajeno y otras prácticas desleales (conf. esta Cámara, sala III,
causa 48.603/1995 del 11/2/1997). Sin duda, la conducta esperable de quien advierte un
registro de mala fe que traba el camino a su propia solicitud en el país, es la acción de nulidad
de marca, en los términos del art. 24, inc. b, ley 22362 y art. 953, CCiv. Sin embargo, la vía
seguida por el demandante ha sido deducir a título principal la acción de reivindicación –por
pretender colocarse en el lugar del primer registrante en la República- y el desplazamiento de
esta opción constituye el motivo central de su agravio.

5. El art. 11, ley 22362 hace explícita referencia a la promoción de la acción de reivindicación
de marca, ante el juez del domicilio especial a que se refiere el art. 10 de ese ordenamiento
legal. Puesto que la inconsecuencia del legislador no se presume, no puedo suponer que la
inclusión del vocablo "reivindicación" en la citada norma responde a un descuido o a una
inadvertencia del legislador. Máxime si pondero que se trataba de un tema conocido por todos
los especialistas en la rama del derecho industrial y generaba controversias desde antes de su
recepción legislativa. En palabras del Dr. Eduardo Vocos Conesa, es de buena hermenéutica
estimar que la ley lo intercaló con total conciencia de que consagraba esta acción junto a la de
nulidad y de caducidad, con el objeto de unificar las soluciones del derecho de la propiedad
industrial (conf. causa 1.233/2000, "Fundación Amigos de la Tierra Argentina c. Tarraubella,
Rodolfo A. s. nulidad de marca", sala II, fallada el 16/12/2003).

Además, en marcas regidas por el Convenio de París, esta figura aparece como "transferencia
del registro" obtenido de mala fe a favor del titular genuino (art. 6 septies, ley 22195), y
también tiene vigencia en la normativa referida a los modelos y diseños industriales (en
sentido concordante, el voto de mi colega Dr. Martín Farrell en la causa 5336/1994 del registro
de la sala III, "Nortok Argentina S.A", del 26/11/2002, con cita del trabajo doctrinal, Aracama
Zorraquín, Ernesto, "La acción de reivindicación de marcas en el derecho argentino", Ed. El
Derecho, t. 169, ps. 1235/1242).
No comparto, pues, la interpretación restrictiva y ceñida al derecho civil que ha llevado al
juez a quo a rechazar la acción de reivindicación deducida de modo principal por la firma D.
Jacobson & Sons Limited. Entiendo que no puedo alterar la pretensión deducida por el litigante
y debo pronunciarme sobre su procedencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico
argentino. No considero valioso, en el estado de complejidad creciente de los derechos sobre
bienes inmateriales en el mundo actual, ceñirme por una comprensión literal del concepto de
"cosa" en el ámbito de los derechos reales, lo cual implicaría, por lo demás, vaciar de
contenido lo previsto explícitamente por el legislador (art. 11, ley 22362). Esta multiplicidad de
vías mantiene interés legítimo para la recurrente, y ello es así aun cuando existan otros
caminos de provocar la extinción del derecho de la parte demandada, pues, en el orden
práctico, supone una consecuencia no desdeñable, como es colocar al sujeto reivindicante –
titular de la marca en el extranjero- en la situación del titular registral de mala fe en la
República Argentina cuyo derecho marcario tiene una prioridad que puede tener relevancia en
el mercado.

En suma: encuentro fundado el agravio de D. Jacobson & Sons Limited y propiciaré el favorable
acogimiento de la acción de reivindicación de la marca "Gola Blanco" por parte de la actora, a
fin de preservar íntegramente sus derechos mediante la transferencia a la demandante del
registro 1.676… de clase 25 del nomenclador. Destaco que este interés legítimo persiste aun
en el caso de que los derechos de Isabel E. Chanteiro, vigentes al tiempo de la traba de la litis,
se hayan extinguido a la fecha de esta sentencia por vencimiento del término de vigencia de la
marca controvertida.

Por lo expuesto, expreso mi voto en el sentido de hacer lugar al recurso de la parte actora,
revocando la sentencia apelada y declarando procedente la reivindicación de la marca 1.676…
"Gola Blanco" de clase 25 del nomenclador, por parte de D. Jacobson & Sons Limited, con las
particularidades expuestas en el consid. 5 precedente. Con costas a la parte demandada
vencida (art. 68, CPCCN).

Los Dres. De las Carreras y Farrell adhieren al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del acuerdo precedente, el tribunal resuelve:

Revocar la sentencia apelada y declarar procedente la reivindicación de la marca 1.676… "Gola

Blanco" de clase 25 del nomenclador, por parte de D. Jacobson & Sons Limited, con las
particularidades expuestas en el consid. 5 precedente. Con costas a la parte demandada
vencida (art. 68, CPCCN). Regístrese, notifíquese y devuélvase.- M. S. Najurieta. F. de las
Carreras. M. D. Farrell.