Año XXIX - Número 2063

Lima, 15 de junio de 2012

SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.
Proceso 182-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Deci-
sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en
la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de
lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Actor:
EMERSON ELECTRIC CO. Marca: “RIGID” (denominativa). Expediente
Interno N° 6537-CSA .................................................................................... 2
Proceso 184-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 45 literal h) de la Decisión 351 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta for-
mulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de
la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de
oficio de los artículos 13, 15, 43 y 57 de la misma Decisión. Actor: Socie-
dad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. Caso: “Supuesta
violación a la región comunitaria sobre Derechos de Autor – Gestión Co-
lectiva – Autorizaciones”. Proceso interno Nº 197-2011 ............................. 9
Proceso 10-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b)
y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andi-
na, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del
Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Sociedad LABO-
RATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Marca: “EVIRIN” (denomina-
tiva). Expediente Interno N° 2009-00177 ..................................................... 23
Proceso 148-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado
de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera; e, Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134
literales a) y b) y 150 de la misma Decisión 486. Marca: STRESIN (deno-
minativa) Actor: LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA.
INSTITUTO FARMACOLÓGICO BOTÁNICO. Proceso interno Nº 2007-
00111 ............................................................................................................ 34
Proceso 158-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 107
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Dis-
posición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comu-
nidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de
la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Marca: GRANDTREK (denominativa). Actor: sociedad SUMITOMO
RUBBER INDUSTRIES, LTD. Proceso interno Nº 2009-00330 .................. 48

Para nosotros la Patria es América

GACETA OFICIAL 15/06/2012 2.64

PROCESO 182-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada
por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo
de Quito, República del Ecuador. Actor: EMERSON ELECTRIC CO. Marca:
“RIGID” (denominativa). Expediente Interno N° 6537-CSA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- licitud de interpretación prejudicial y de los an-

DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
21 días del mes de marzo del año dos mil doce,
procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Segunda Sala del
Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Quito, República del Ecuador.
VISTOS:
tecedentes administrativos de los actos acusa-
dos, se encuentran los siguientes:
El 30 de noviembre de 1995, Industrias Kenaci
CA. solicitó el registro del signo RIGID (deno-
minativo) para distinguir productos de la Clase
06 de la Clasificación Internacional de Niza,
mediante Trámite Nº 63433.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y El extracto de la solicitud de registro fue publi-

sus anexos cumplen con los requisitos com-
prendidos en el artículo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
así como con las exigencias del artículo 33 del
Tratado de Creación, por lo que su admisión a
trámite fue considerada procedente en el auto
emitido el 19 de enero de 2012.
cado en Gaceta de la Propiedad Industrial Nº
370, el 27 de mayo de 1997. La demandante
Emerson Electric Co. presenta observación con
base en su marca registrada RIDGID (Clase 07,
inscrita en Ecuador y Venezuela) y en la solici-
tud venezolana de registro de la marca RIDGID,
clase 08.

I. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Mediante Resolución Administrativa Nº 0970824,

Demandante: Emerson Electric Co.
Demandados: El Presidente del Instituto Ecua-
toriano de la Propiedad Intelec-
tual (IEPI), el Director Nacional
de Propiedad Industrial y el Pro-
curador General del Estado de
la República del Ecuador.
Tercero interesado: Industrias Kenaci CA.
II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
es competente para interpretar por la vía pre-
judicial las normas que conforman el Ordena-
miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros.
de 14 de abril de 1999, se declaró infundada la
observación presentada y se concedió el regis-
tro del signo solicitado.
Con fecha 30 de noviembre de 1999 Emerson
Electric Co. interpone recurso de plena jurisdic-
ción o subjetivo ante la Segunda Sala del Tribu-
nal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administra-
tivo de la ciudad de Quito, de la República de
Ecuador, solicitando se declare la ilegalidad de
la Resolución Nº 0970824.
B. Fundamentos de la Demanda:
Como fundamentos de su demanda, la socie-
dad Emerson Electric Co manifiesta que:
- La Resolución impugnada contraviene el ar-
tículo 83 literal a) de la Decisión 344.

III. DATOS RELEVANTES. - Que, el signo solicitado RIGID (denomina-

A. Hechos:
Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la so-
tivo) para distinguir productos de la Clase 06
es evidentemente confundible con su marca
RIDGID (denominativa, Clase 07), registra-
da en Ecuador y Venezuela, y con la marca
RIDGID (Clase 08), solicitada en Venezuela.
GACETA OFICIAL
- Resalta que la marca solicitada distingue “me-
tales comunes y sus aleaciones; materiales
de construcción metálico; construcciones
transportables metálicas, materiales metáli-
cos para vías férreas, cables e hilos metáli-
cos no eléctricos, cerrajería y ferretería me-
tálica, tubos metálicos, cajas de caudales y
todos aquellos productos metálicos no com-
prendidos en otras clases”, y que su marca
distingue herramientas manuales (Clase 8) y
herramientas eléctricas (Clase 7). El riesgo
de confusión “radica en el hecho de que el pú-
blico consumidor puede asociar fácilmente
como provenientes de un mismo origen em-
presarial dichas herramientas (Clases 7 y 8)
con los artículos metálicos (Clase 6), puesto
que las herramientas de la marca “RIDGID”
pueden ser usadas para trabajar los artícu-
los de metal de la marca “RIGID”. Existe, por
tanto, un uso asociado o complementario en-
tre los productos de una y otra clase interna-
cional y tal uso puede inducir al público a
error.” (el subrayado no es nuestro).
- Señala que la Resolución impugnada incurre
en grave error al considerar que las marcas
en conflicto pueden coexistir porque están
referidas a “productos que son tan opuestos
en sus naturales y fines”.
C. Contestaciones a la Demanda:
Por parte del Presidente del Instituto Ecua-
toriano de la Propiedad Intelectual (IEPI):
- Niega los fundamentos de hecho y de dere-
cho de la demanda.
- Se ratifica en la Resolución Nº 0970824 ma-
teria de impugnación, afirmando que guarda
relación con la legislación andina y nacional.
Por parte del Director Nacional de Propie-
dad Industrial:
- Negativa pura, simple y llana de los funda-
mentos de hecho y de derecho de la deman-
da.
- Reitera que no existe relación entre los pro-
ductos amparados por las marcas en conflic-
to. La marca solicitada está destinada a dis-
tinguir productos distintos y fácilmente
diferenciables de los designados por la mar-
ca registrada Por ello, indica, el consumidor
no supondrá que existe nexo entre el origen
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empresarial de los productos en cuestión,
por lo que las dos marcas pueden coexistir
pacíficamente.
Por parte del Procurador General del Estado
- Indica que comparece a juicio con el fin de
“vigilar las actuaciones judiciales”.
D. Tercero Interesado:
El tercero interesado, Industrias Kenaci CA.,
contesta la demanda señalando que:
- Los productos distinguidos por las marcas en
conflicto no son de la misma naturaleza, en
consecuencia, no existe riesgo de confusión
y/o asociación en los consumidores.
- Señala también que entre los signos en con-
flicto se aprecian diferencias en los campos
“gráfico-visual, fonético-auditivo y princi-
palmente ideológico”. Su marca “RIGID” con-
siste en una palabra en idioma inglés que
significa “rígido, tieso, firme, inflexible…”,
mientras que la marca de la parte contraria,
“RIDGID”, es producto de la unión de dos
palabras en inglés: “RID” y “GID”, que tienen
un significado diferente a la palabra RIGID.
- Alega asimismo que la demanda es improce-
dente ya que fue presentada fuera de plazo.
Resalta que, según la Ley de la Jurisdicción
Contencioso - Administrativa del Ecuador, “(…)
el término para deducir la demanda en la vía
administrativa es de NOVENTA DÍAS en los
asuntos que constituyen materia del recur-
so contencioso de plena jurisdicción, tal como
es el caso que nos ocupa”, sin embargo, la
demanda fue interpuesta fuera de dicho tér-
mino.
IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
El Juez Consultante solicitó la interpretación
prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la
Decisión 344, por lo que se procede interpretar
los artículos solicitados.
A continuación, se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:
“DECISIÓN 344
“(…)
GACETA OFICIAL
“Artículo 81. Podrán registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-
ductos o servicios producidos o comercializa-
dos por una persona de los productos o servi-
cios idénticos o similares de otra persona.
(…)
Artículo 83. Asimismo, no podrán registrar-
se como marcas aquellos signos que, en
relación con derechos de terceros, presenten
algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al pú-
blico a error;”
1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISI-
TOS PARA SU REGISTRO.
El artículo 81 de la Decisión 344 define lo que
debe entenderse como marca. De acuerdo con
esta definición legal, este Tribunal ha interpre-
tado que la marca constituye un bien inmaterial
representado por un signo que, perceptible a
través de medios sensoriales y susceptible de
representación gráfica, sirve para identificar y
distinguir en el mercado los productos o servi-
cios producidos o comercializados por una per-
sona de otros idénticos o similares, a fin de que
el consumidor o usuario medio los valore, dife-
rencie, identifique y seleccione, sin riesgo de
confusión o error acerca del origen o la calidad
del producto o servicio correspondiente. Este
Tribunal se ha pronunciado en reiteradas oca-
siones acerca de los requisitos que los signos
deben satisfacer para ser registrados como mar-
cas. Estos son:
La perceptibilidad, es la capacidad del signo
para ser aprehendido o captado por alguno de
los sentidos. La marca, al ser un bien inmate-
rial, debe necesariamente materializarse para
ser apreciada por el consumidor; sólo si es tan-
gible para el consumidor, podrá éste compararla
y diferenciarla, de lo contrario, si es impercepti-
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ble para los sentidos, no podrá ser susceptible
de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina
y por la jurisprudencia de este Tribunal como la
función primigenia que debe reunir todo signo
para ser susceptible de registro como marca,
es la razón de ser de la marca, es la caracterís-
tica que permite diferenciar o distinguir en el
mercado los productos o servicios comerciali-
zados por una persona de los idénticos o simila-
res de otra, para así impedir que se origine una
confusión en las transacciones comerciales.
La susceptibilidad de representación gráfi-
ca, permite componer una imagen o una idea
del signo, en sus características y formas, a fin
de posibilitar su registro. Consiste en descrip-
ciones realizadas a través de palabras, gráficos,
signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera
que sus componentes puedan ser apreciados
en el mercado de productos.
2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR
RIESGO DE CONFUSIÓN. SIMILITUD GRÁ-
FICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS
PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.
El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344
consagra una causal de irregistrabilidad que
tiene que ver específicamente con el requisito
de distintividad. Establece que, no son regis-
trables como marcas, signos que sean idénti-
cos o similares a una marca anteriormente soli-
citada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios relacionados, de manera
tal que pueda producir error en el público consu-
midor.
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es
registrable un signo confundible, ya que no po-
see fuerza distintiva; de permitirse su registro
se estaría atentando contra el interés del titular
de la marca que haya sido registrada, así como
el de los consumidores. Dicha prohibición con-
tribuye a que el mercado de productos y servi-
cios se desarrolle con transparencia y tiene
como efecto que el consumidor no incurra en
error al realizar la elección de los productos o
servicios que desea adquirir.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la
semejanza de los signos puede dar lugar a dos
tipos de confusión: la directa, caracterizada por-
GACETA OFICIAL
que el vínculo de identidad o semejanza induce
al comprador a adquirir un producto o usar un
servicio determinado en la creencia de que está
comprando o usando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y, la indirecta, caracteri-
zada porque el citado vínculo hace que el con-
sumidor, en contra de la realidad de los hechos,
atribuya a dos productos o dos servicios que se
le ofrecen, un origen empresarial común.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusión entre varios signos y los produc-
tos o servicios que cada uno de ellos ampara,
serían los siguientes: “(i) que exista identidad
entre los signos en disputa y también entre los
productos o servicios distinguidos por ellos; (ii)
o identidad entre los signos y semejanza entre
los productos o servicios; (iii) o semejanza en-
tre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-
bién semejanza entre éstos”. (Proceso 109-IP-
2002, marca: “CHILIS y diseño”, publicado en
G.O.A.C Nº 914, de 1 de abril de 2003).
De conformidad con lo expuesto, la Oficina Na-
cional Competente o, en su caso, el Juez Con-
sultante, debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejan-
za, para determinar luego si esto es capaz de
generar confusión entre los consumidores. De
la conclusión a que se arribe, dependerá la re-
gistrabilidad o no del signo.
La similitud entre dos signos puede darse en di-
ferentes ámbitos:
La similitud ortográfica. Se da por la seme-
janza de las letras entre los signos a comparar-
se. La sucesión de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el número de sílabas, las
raíces o las terminaciones iguales, pueden in-
crementar la confusión.
La similitud fonética. Se da por la coinciden-
cia en las raíces o terminaciones, y cuando la
sílaba tónica en las denominaciones compara-
das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin
embargo, se debe tener en cuenta las particu-
laridades de cada caso para determinar una
posible confusión.
La similitud ideológica. Se configura entre
signos que evocan una idea idéntica o seme-
jante.
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En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina
Nacional Competente o, en su caso, el Juez
Competente, deberá comparar los signos en
conflicto aplicando para ello los siguientes pará-
metros:
• La comparación debe efectuarse sin descom-
poner los elementos que conforman el con-
junto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, tenien-
do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e
ideológica.
• En la comparación se debe emplear el méto-
do del cotejo sucesivo, es decir, se debe
analizar un signo y después el otro. No es
procedente hacerlo de manera simultánea,
ya que el consumidor no observa al mismo
tiempo las marcas, sino que lo hace en dife-
rentes momentos.
• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en
las diferencias, pues en estas últimas es
donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.
Al realizar la comparación es importante tratar
de colocarse en el lugar del presunto compra-
dor, siendo un elemento importante para el exa-
minador determinar cómo el producto o servicio
es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros han sido adoptados
por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales. Entre ellas, podemos destacar
las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca:
“GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N°
1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-
2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Ofi-
cial N° 1370, de 14 de julio de 2006.
Es importante señalar que la comparación entre
los signos deberá realizarse en base al conjun-
to de elementos que los integran, donde el todo
prevalezca sobre las partes y no descomponien-
do la unidad de cada uno. En esta labor, como
apunta el Tribunal: “La regla esencial para de-
terminar la confusión es el examen mediante
una visión en conjunto del signo, para despren-
der cuál es la impresión general que el mismo
deja en el consumidor en base a un análisis
ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma
común a la que recurre el consumidor para
retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se
GACETA OFICIAL
detiene a establecer en forma detallada las dife-
rencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-
IP-2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de
julio de 2004, citando el proceso 18-IP-98, mar-
ca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº
340, de 13 de mayo de 1998).
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-
NATIVOS.
En el proceso interno se aborda la compara-
ción entre el signo solicitado RIGID (denomi-
nativo), y la marca registrada RIDGID (deno-
minativa), Por ello, es necesario que el Tribu-
nal analice el tema de la comparación entre
signos denominativos simples.
Las marcas denominativas se conforman por
una o más letras, números, palabras que forman
un todo pronunciable, dotado o no de significa-
do conceptual; las palabras pueden provenir del
idioma español o de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fanta-
sía; cabe indicar que la denominación permite al
consumidor solicitar el producto o servicio a
través de la palabra, que impacta y permanece
en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre
dos signos denominativos, el examinador debe
tomar en cuenta los siguientes criterios:
• Se debe analizar cada signo en su conjunto,
es decir, sin descomponer su unidad foné-
tica. Sin embargo, es importante tener en
cuenta, las sílabas o letras que poseen una
función diferenciadora en el conjunto, ya que
esto ayudaría a entender cómo el signo es
percibido en el mercado.
• Se debe igualmente identificar la sílaba tóni-
ca de los signos a comparar, ya que si ocupa
la misma posición, es idéntica o muy difícil
de distinguir, la semejanza entre los signos
podría ser evidente.
• Se debe observar el orden de las vocales,
pues esto indica la sonoridad de la denomi-
nación.
• Se debe determinar el elemento que impacta
de una manera más fuerte en la mente del
consumidor, porque esto mostraría cómo es
captada la marca en el mercado.
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En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando estos criterios, debe establecer el
riesgo de confusión que pudiera existir entre la
marca “RIGID” (denominativa) y “RIDGID” (de-
nominativa).
4. MARCAS DE FANTASÍA. SIGNOS EN IDIO-
MA EXTRANJERO.
Los signos de fantasía constituyen una elabo-
ración del ingenio e imaginación de sus auto-
res. Es la creación de un vocablo que no tiene
significado por sí mismo, sino que asocia indi-
rectamente una idea. Este tipo de signos cau-
san en el consumidor o en el usuario un doble
esfuerzo de percepción: aprender la nueva pala-
bra y enlazarla con el producto o con el servicio
distinguido por éstos.
Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha in-
dicado que son: “(…) los vocablos creados por
el empresario que pueden no tener significado
pero hacen referencia a una idea o concepto;
también lo son las palabras con significado pro-
pio que distinguen un producto o servicio sin
evocar ninguna de sus propiedades. Caracte-
rística importante de esta clase de marcas es la
de ser altamente distintivas (…) se pueden crear
combinaciones originales con variantes infini-
tas y el resultado es el nacimiento de palabras
nuevas que contribuyen a enriquecer el univer-
so de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca:
INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº
989, de 29 de septiembre de 2003).
Dentro de este mismo punto es necesario refe-
rirse a los signos en idioma extranjero ya que el
signo solicitado consiste en la palabra RIGID,
del idioma inglés.
Se presume que las palabras en idioma extran-
jero y su significado no son de conocimiento
común, por lo que, al formar parte de un signo
pretendido para ser registrado como marca, se
las considera como signo de fantasía, proce-
diendo, en consecuencia, su registro.
Las denominaciones de fantasía implican la
creación de un vocablo, el mismo que puede no
tener significado alguno. Es así que una marca
de fantasía gozará generalmente de un mayor
poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fan-
tasía o caprichosas, por ser elaboración del
ingenio propio de sus titulares, carecen de con-
notación conceptual o significado idiomático, de
GACETA OFICIAL
tal manera que si una denominación genérica va
acompañada de una palabra de fantasía, la po-
sibilidad de que sea admitido su registro au-
menta.
Existen palabras en idioma extranjero en que
tanto su conocimiento como su significado con-
ceptual se han generalizado y se han hecho del
conocimiento y comprensión del público; en ese
caso, cuando una palabra en idioma extranjero
que conforma un signo marcario es fácilmente
reconocible entre el público consumidor o usua-
rio, sea a causa de su escritura, pronunciación
o significado, deberá tenerse en cuenta que el
carácter genérico o descriptivo de una marca no
está referido a su denominación en cualquier
idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas
expresiones que a pesar de pertenecer a un
idioma extranjero, son de uso común en los Paí-
ses de la Comunidad Andina, o son compren-
sibles para el consumidor medio de esta sub-
región debido a su raíz común, a su similitud
fonética o al hecho de haber sido adoptadas por
un órgano oficial de la lengua en cualquiera de
los Países Miembros.
Si el signo en idioma extranjero se encuentra
integrado, entre otros vocablos, por una o más
palabras de uso común, su presencia no impe-
dirá el registro de la denominación, caso que el
conjunto del signo se halle provisto de otros
elementos que lo doten de distintividad sufi-
ciente.
5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRO-
DUCTOS DE DIFERENTES CLASES.
En el presente caso, las marcas en conflicto
distinguen productos comprendidos en las Cla-
ses 06, Clase 07 y Clase 08, respectivamente.
Se deberá entonces analizar la conexión com-
petitiva existente entre los productos a que se
refieren los signos en debate. Para tal efecto, el
Tribunal ha acogido los siguientes factores de
análisis:
a) La inclusión de los productos en una
misma clase del nomenclátor: Esta regla
tiene especial interés cuando se limita el
registro a uno o varios de los productos de
una clase del nomenclátor, perdiendo su
valor al producirse el registro para toda la
clase. En el caso de la limitación, la prue-
ba para demostrar que entre los productos
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que constan en dicha clase no son simila-
res o no guardan similitud para impedir el
registro, corresponde a quien alega.
b) Canales de comercialización: Hay luga-
res de comercialización o expendio de pro-
ductos que influyen escasamente para que
pueda producirse su conexión competitiva,
como sería el caso de las grandes cade-
nas o tiendas o supermercados en los
cuales se distribuye toda clase de bienes
y pasa desapercibido para el consumidor
la similitud de un producto con otro. En
cambio, se daría tal conexión competitiva,
en tiendas o almacenes especializados en
la venta de determinados bienes. Igual
confusión se daría en pequeños sitios de
expendio donde marcas similares pueden
ser confundidas cuando los productos guar-
dan también una aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los me-
dios de comercialización o distribución tie-
nen relación con los medios de difusión de
los productos. Si los mismos productos se
difunden por la publicidad general –radio,
televisión y prensa-, presumiblemente se
presentaría una conexión competitiva, o
los productos serían competitivamente co-
nexos. Por otro lado, si la difusión es res-
tringida por medio de revistas especializa-
das, comunicación directa, boletines, men-
sajes telefónicos, etc., la conexión com-
petitiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre produc-
tos: Cierta relación entre los productos
puede crear una conexión competitiva. En
efecto, no es lo mismo vender en una mis-
ma tienda cocinas y refrigeradoras, que
vender en otra helados y muebles; en con-
secuencia, esa relación entre los produc-
tos comercializados también influye en la
asociación que el consumidor haga del
origen empresarial de los productos rela-
cionados, lo que eventualmente puede lle-
varlo a confusión en caso de que esa simi-
litud sea tal que el consumidor medio de
dichos productos asuma que provienen de
un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de pro-
ductos: Los productos que comúnmente
se puedan utilizar conjuntamente (por ejem-
plo: puerta y chapa) pueden dar lugar a
confusión respecto al origen empresarial,
GACETA OFICIAL
ya que el público consumidor supondría
que los dos productos son del mismo em-
presario. La complementariedad entre los
productos debe entenderse en forma di-
recta, es decir, que el uso de un producto
puede suponer el uso necesario del otro, o
que sin un producto no puede utilizarse el
otro o su utilización no sería la de su últi-
ma finalidad o función.
f) Mismo género de los productos: Pese a
que puedan encontrarse en diferentes cla-
ses y cumplir distintas funciones o finali-
dades, si tienen similares características,
existe la posibilidad de que se origine el
riesgo de confusión al estar identificados
por marcas también similares o idénticas
(por ejemplo: medias de deporte y medias
de vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003. Mar-
ca: “EBEL”, publicado en G.O.A.C N° 1028,
de 14 de enero de 2004).
También deberá considerarse la clase de con-
sumidor o usuario y su grado de atención al
momento de diferenciar, identificar y seleccio-
nar el producto deseado. Esto a su vez se en-
cuentra relacionado con el grado de atención
que presta la persona al momento de realizar su
elección, lo que dependerá del tipo de consumi-
dor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesio-
nal o experto, b) elitista y experimentado, c) el
consumidor medio.
A juicio del Tribunal, en principio, “el consumi-
dor al que debe tenerse en cuenta para estable-
cer el posible riesgo de confusión entre dos
marcas, es el llamado consumidor medio o sea
el consumidor común y corriente de determina-
da clase de productos, en quien debe suponerse
un conocimiento y una capacidad de percepción
corriente (…)” (Proceso 09-IP-94, caso: “DIDA”,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de
mayo de 1995).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar
si el signo RIGID (denominativo),
cumple con los requisitos de regis-
trabilidad establecidos en el artícu-
lo 81 de la Decisión 344 de la Comi-
sión del Acuerdo de Cartagena y si
no se encuentra incurso dentro de
15/06/2012 8.64
las causales de irregistrabilidad
previstas en el artículo 83 de la mis-
ma Decisión.
SEGUNDO: Corresponde a la Administración o,
en su caso, al Juzgador determinar
el riesgo de confusión con base a
los principios y reglas elaborados
por la doctrina y la jurisprudencia
señalada en la presente interpreta-
ción prejudicial, que se refieren bá-
sicamente a la identidad o a la se-
mejanza que pudieran existir entre
los signos y entre los productos.
TERCERO: Se presume que las palabras en
idioma extranjero y su significado
no son de conocimiento común, por
lo que, al formar parte de un signo
solicitado para registro como mar-
ca, se las considera como de fanta-
sía, procediendo, en consecuen-
cia, su registro. Sin embargo, si su
significado se ha hecho del conoci-
miento de la mayoría del público
consumidor o usuario del producto
o servicio correspondiente y, si se
trata de vocablos genéricos, des-
criptivos o de uso común, el signo
no será registrable.
CUARTO: El Juez Consultante debe estable-
cer el riesgo de confusión que pu-
diera existir entre el signo solicitado
RIGID (denominativo) y la marca
registrada RIDGID (denominati-
va), aplicando los criterios adopta-
dos por este Tribunal para la com-
paración entre esta clase de signos.
QUINTO: El Juez Consultante deberá consi-
derar también los criterios que per-
miten establecer la posible conexión
competitiva existente entre los pro-
ductos que distinguen las marcas
en las Clases 06, 07 Y 08 de la Cla-
sificación Internacional de Niza. De-
berá tenerse en cuenta que, en prin-
cipio, de no existir conexión compe-
titiva entre los productos, la simili-
tud de los signos no impediría el
registro de la marca.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante al
GACETA OFICIAL 15/06/2012 9.64

emitir el fallo en el proceso interno deberá adop- Leonor Perdomo Perdomo

tar la presente interpretación. Asimismo, debe- MAGISTRADA
rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-
nidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Carlos Jaime Villarroel Ferrer
Estatuto vigente. MAGISTRADO

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co- Isabel Palacios Leguizamón

pia certificada y remítase copia a la Secretaría SECRETARIA
General de la Comunidad Andina, para su publi-
cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
Cartagena.
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
José Vicente Troya Jaramillo
esta Secretaría. CERTIFICO.-
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo Isabel Palacios L.

MAGISTRADO SECRETARIA

PROCESO 184-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 45 literal h) de la Decisión 351 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consulta formulada
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema
de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio de los artículos 13,
15, 43 y 57 de la misma Decisión. Actor: Sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA. Caso: “Supuesta violación a la región comunitaria sobre
Derechos de Autor – Gestión Colectiva – Autorizaciones”.
Proceso interno Nº 197-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- 1. ANTECEDENTES

DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil
doce.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial
formulada por la Sala de Derecho Constitucio-
nal y Social Permanente de la Corte Suprema
de Justicia de la República del Perú.
VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretación prejudi-
cial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado
de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto
fueron cumplidos, por lo que su admisión a
trámite fue considerada procedente por auto de
quince (15) de febrero de 2012.
1.1. Partes
La parte demandante es: la sociedad CABLE
PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.
La parte demandada la constituyen: EL INSTI-
TUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COM-
PETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), y la ENTI-
DAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS
PRODUCTORES AUDIOVISUALES – EGEDA
PERÚ.
1.2. Objeto de la demanda
La sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓNI-
MA CERRADA solicita que se declare la nulidad
GACETA OFICIAL
de la Resolución Administrativa Nº 1261-2007/
TPI-INDECOPI de 3 de julio de 2007, a través de
la cual se confirmó la Resolución Nº 398-2006/
ODA-INDECOPI de 21 de noviembre de 2006 y
la modifica en el extremo del monto de las re-
muneraciones devengadas a favor de EGEDA
PERÚ.
1.3. Hechos relevantes
a) Hechos
Entre los principales hechos considerados rele-
vantes en esta causa se encuentran los siguien-
tes:
- El 17 de marzo de 2005, la Entidad de Ges-
tión de Derechos de los Productores Audio-
visuales – Egeda Perú (Perú) interpuso una
denuncia por infracción a la Ley sobre el
Derecho de Autor en contra de Cable Plus
S.A.C. (Perú), por la retransmisión no auto-
rizada de obras y producciones audiovisua-
les cuyos derechos son administrados por la
denunciante, en su condición de sociedad de
gestión colectiva.
- El 1 de julio de 2005, Cable Plus S.A.C. formu-
ló sus descargos, manifestando que EGEDA
PERÚ pretendía el cobro de tarifas por el de-
recho exclusivo de autorizar, así como por el
derecho de remuneración correspondiente a
los productores de obras y grabaciones, utili-
zando dos publicaciones. Indicó que en el
momento de las publicaciones de las tarifas,
no se encontraba con una legal Autorización
de Funcionamiento como Entidad.
- El 22 de diciembre de 2006, la Oficina de De-
rechos de Autor del INDECOPI expidió la
Resolución Nº 448-2006/ODA-INDECOPI, a
través de la cual declaró fundada en parte la
denuncia presentada por Egeda Perú e im-
procedente la misma en el extremo referido a
la supuesta infracción con relación a los he-
chos acontecidos antes del 17 de marzo de
2003.
- El 8 de enero de 2007, Cable Plus S.A.C.
interpuso recurso de apelación en contra de
la Resolución anterior.
- El 3 de julio de 2007, el Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la
15/06/2012 10.64
Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió
la Resolución Nº 1261-2007/TPI-INDECOPI a
través de la cual resolvió confirmar la Reso-
lución Nº 398-2006/ODA-INDECOPI de 21 de
noviembre de 2006 y la modifica en el extre-
mo del monto de las remuneraciones deven-
gadas a favor de EGEDA PERÚ.
- La sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓ-
NIMA CERRADA interpuso demanda conten-
cioso administrativa, por la cual impugnó la
Resolución Administrativa Nº 1261-2007/TPI-
INDECOPI de 3 de julio de 2007, a través de
la cual se confirmó la Resolución Nº 398-
2006/ODA-INDECOPI de 21 de noviembre de
2006 y la modifica en el extremo del monto
de las remuneraciones devengadas a favor
de EGEDA PERÚ.
- El 4 de agosto de 2008, el Ministerio Público,
Quinta Fiscalía Superior Civil de Lima, emitió
el DICTAMEN No. 306-2008-MP-FN-5ºFSCL,
y es de la opinión que se declare infundada la
demanda.
- El 23 de octubre de 2008, la Cuarta Sala Es-
pecializada en lo Contencioso Administrati-
va expidió la Resolución No. 11 a través de la
cual declaró INFUNDADA la demanda con-
tencioso administrativa interpuesta por CA-
BLE PLUS S.A.C.
- El 27 de noviembre de 2008, la sociedad
CABLE PLUS S.A.C. interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de 23 de
octubre de 2008.
- El 1 de diciembre de 2008, la Cuarta Sala
Especializada en lo Contencioso Administra-
tivo expidió la Resolución No. Doce a través
de la cual se concedió con efecto suspensivo
el recurso de apelación y se dispuso que se
eleven los autos al Superior Jerárquico.
- El 18 de septiembre de 2009, el Ministerio
Público emitió el Dictamen No. 386-2009-
MP-FN-FSC a través del cual “OPINA” que se
debe “REVOCAR la sentencia”; y, en conse-
cuencia, que se declare “FUNDADA”.
- El 14 de abril de 2010, la Sala Civil Permanen-
te de la Corte Suprema de Justicia de la Re-
pública del Perú expidió la Sentencia A.P. Nº
299-2009 LIMA, a través de la cual se confir-
mó la sentencia apelada de 23 de octubre de
GACETA OFICIAL
2008 que declaró infundada la demanda con-
tencioso administrativa.
- El 20 de septiembre de 2010, la sociedad
CABLE PLUS S.A.C. interpuso recurso de
casación en contra de la sentencia de 14 de
abril de 2010.
- El 23 de septiembre de 2010, la Sala Civil
Permanente de la Corte Suprema de Justicia
expidió la Resolución sin número- SCP, a
través de la cual dispuso remitir el recurso de
casación interpuesto por la sociedad CABLE
PLUS S.A.C. elevándose los autos a la Sala
de Derecho Constitucional y Social Perma-
nente de la Corte Suprema de Justicia de la
República.
- El 5 de septiembre de 2011, la Sala de Dere-
cho Constitucional y Social Permanente de
la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú expidió el Auto Calificatorio del Re-
curso de Casación Nº 197-2011 LIMA a tra-
vés del cual declaró procedente el recurso
de casación interpuesto y mandó remitir co-
pias certificadas de los actuados al Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.
- El 15 de noviembre de 2011, el Presidente de
la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República del Perú, a través del Oficio
No. 038-2011-CSC-CS. solicita la interpreta-
ción prejudicial del artículo 45 inciso H) de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena.
b) Fundamentos de derecho contenidos en
la demanda
La sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓNI-
MA CERRADA, en su escrito de demanda ex-
presa, en lo principal, los siguientes argumen-
tos:
- “(…) EGEDA PERÚ no cuenta con la debida
publicación de sus Tarifas, ello implica una
Infracción a la Ley sobre el Derecho de Au-
tor, por parte de la denunciante”.
- “(…) el incumplimiento por parte de EGEDA
PERÚ de sus OBLIGACIONES LEGALES,
como en el presente caso lo es el no contar
con la debida publicación de sus tarifas da
mérito a que se vea imposibilitada (EGEDA
PERÚ) de cumplir con su objeto social”.
15/06/2012 11.64
- “(…) la INSCRIPCIÓN DE LAS TARIFAS
GENERALES EN EL REGISTRO NACIONAL
DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS ES CONSTITUTIVO DE DERE-
CHOS se efectúa recién el 27 DE NOVIEM-
BRE DEL 2003”.
- “(…) LA EGEDA PERÚ HA OMITIDO PUBLI-
CAR SUS TARIFAS GENERALES, razón por
la cual NO PUEDE EN PRINCIPIO RECAU-
DAR REMUNERACIONES; en este orden de
ideas debe tenerse presente lo sentenciado
por DELIA LIPSZYC ‘… la actividad de ges-
tión colectiva comprende al menos dos as-
pectos básicos: la recaudación y la distribu-
ción o reparto (…)’”.
- “Está demostrada la imposibilidad para la
entidad de cumplir con su objeto social”.
- “Los Procedimientos Administrativos están
sujetos Constitucionalmente a las normas que
Regulan las Garantías del Debido Proceso
Judicial, en consecuencia es de apliación
(sic) el principio constitucional aludido en
este caso donde la SALA DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL HA MODIFICADO EL
CUANTUM DE LAS DENOMINADAS REMU-
NERACIONES. Debe quedar indicado que la
ÚNICA APELANTE A NIVEL ADMINISTRA-
TIVO HA SIDO CABLE PLUS S.A.C., inclu-
so EGEDA PERÚ mostro (sic) su conformi-
dad con lo resuelto en primera instancia ad-
ministrativa (…). Existe reiterada Jurispru-
dencia Constitucional, relativa a la REFOR-
MATIO IN PEIUS”.
c) Contestación a la demanda
El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI),
en su contestación a la demanda, expresa, en
lo principal, los siguientes argumentos:
- “(…) Cable Plus realizó actos de comunica-
ción pública de obras y producciones audio-
visuales retransmitiéndolas a través de ca-
ble, sin la autorización de los titulares de las
obras difundidas, y sin obtener el permiso de
Egeda para hacerlo”.
- “(…) la no inscripción de los mismos y su no
publicación anual, no determinan de forma
alguna que la sociedad de gestión colectiva
no pueda cumplir su función y, por ende, que
debe ser cancelada su autorización”.
- “El pago de las remuneraciones devengadas
no se constituye en un procedimiento inde-
GACETA OFICIAL
pendiente o en una pretensión distinta del
accionante a nivel administrativo. Egeda in-
terpuso una acción por infracción contra Ca-
ble Plus porque dicha empresa no cumplió
con obligaciones específicas que la ley le
impone. La infracción radica en no haber pa-
gado a Egeda los montos referidos a la co-
municación pública de obras. Entonces, si la
obligación de Cable Plus es realizar el pago
señalado y su incumplimiento origina una in-
fracción, lógicamente el Indecopi al estable-
cer que sí existe infracción establecerá el
monto de las remuneraciones devengadas a
favor de Egeda y ordenará su pago”.
- Respecto a que se habría violado el principio
Reformatio in peius, afirma que: “Es justa-
mente la multa establecida la que debía man-
tenerse o reducirse, pero nunca incremen-
tarse. Sin embargo, la fijación de remunera-
ciones devengadas ordenada por la Oficina
posee una naturaleza absolutamente distinta
a la de una sanción, puesto que constituye la
determinación del monto que debe entregar-
se al autor por la utilización de sus obras,
consecuentemente no tiene naturaleza san-
cionatoria. En este sentido (…), el Tribunal
del INDECOPI, está facultado para corregir
el eventual error en que ésta hubiere incurri-
do al efectuar el cálculo de las remuneracio-
nes devengadas, fijando remuneraciones por
importes superiores o inferiores. En los ca-
sos en que deba reconocerse una remunera-
ción mayor, ello no debe ser entendido como
una reforma en peor, sino el ejercicio de la
facultad de integración con que cuenta cual-
quier superior jerárquico en sede administra-
tiva”.
- “En el presente caso, la demandante lucró de
manera ilegal al difundir todas las obras por
las cuales fue sancionada y por las cuales
Egeda poseía representación (…). En tal sen-
tido, todos los ingresos que obtuvo justifican
la multa de 20 U.I.T. (…)”.
d) Tercero Interesado
La ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE
LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES –
EGEDA PERÚ, en su contestación a la deman-
da expresa, en lo principal, los siguientes argu-
mentos:
- “La empresa CABLE PLUS S.A.C. había in-
currido en infracción a nuestros derechos de
15/06/2012 12.64
autor en la modalidad de comunicación públi-
ca no autorizada de obras y producciones
audiovisuales mediante su retransmisión por
cable sin contar con las correspondientes
autorizaciones de los titulares de los dere-
chos de autor de las obras y producciones
audiovisuales retransmitidas por su servicio
de cable operador, que, conforme a Ley, de-
ben ser obtenidas previamente y por escrito
(…)”.
- “(…) el Tarifario de ENTIDAD DE GESTIÓN
DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES
AUDIOVISUALES (EGEDA PERÚ) fue publi-
cado en el diario oficial ‘El Peruano’ con
fecha 15 de enero del año 2003 y en el diario
‘El Comercio’ con fecha 17 de febrero de
2003 y presentado a la Oficina de Derechos
de Autor del INDECOPI conjuntamente con
un disco compacto conteniendo el reperto-
rio de obras representado por nuestra enti-
dad, los cuales fueron exigidos por la Autori-
dad como parte de los numerosos requisitos
que fueron debidamente cumplidos para que
EGEDA PERÚ reciba la autorización para
funcionar como entidad de gestión colectiva
de Derechos de Autor”.
- “(…) con la publicación de nuestro Tarifario
se ha dado cumplimiento al literal f) del art.
153 de la Ley de Derecho de Autor (…) por lo
que dichas tarifas se encuentran plenamen-
te en vigor”.
- “(…) nuestro Tarifario se encuentra perma-
nentemente publicado en nuestra Página Web
(…) por lo que cualquier persona puede acce-
der a dicho Tarifario en cualquier momento.
Con ello estamos dando cumplimiento a la
obligación de publicidad de las Tarifas Gene-
rales conforme a lo dispuesto en el literal h)
del art. 45 de la Decisión 351 (…)”.
- “(…) las tarifas de las entidades de gestión
colectiva son por los derechos de autor o
derechos conexos que cada entidad repre-
senta en los respectivos ámbitos de sus com-
petencias. En tal sentido no se requiere de la
autorización previa de la Autoridad para surtir
efectos ni la inscripción previa en registro
alguno como condición de su validez. (…)
Por ello no es cierto el argumento de la em-
presa CABLE PLUS S.A.C. quien sostiene
equivocadamente que primero se inscribe y
luego se publica las Tarifas Generales para
que estas tengan valor (…)”.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Andina,
GACETA OFICIAL
CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Que, de conformidad con la disposición previs-
ta en el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-
ción del Tribunal, la norma cuya interpretación
se solicita forma parte del ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina;
Que, al tenor de la disposición señalada en el
artículo 32 del Tratado de Creación del Tribu-
nal, en correspondencia con lo establecido en
los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribu-
nal es competente para interpretar por vía pre-
judicial las normas que integran el ordenamien-
to jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue
admitida a trámite por auto de 15 de febrero de
2012.
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS
La Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de
la República del Perú ha solicitado la interpreta-
ción prejudicial del artículo 45 inciso H) de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena.
El Tribunal, con fundamento en la potestad que
deriva del artículo 34 del Tratado de Creación
del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que
“el Tribunal deberá limitarse a precisar el conte-
nido y alcance de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
referidas al caso concreto”, y que al ser estas
disposiciones imperativas, que atribuyen al Tri-
bunal Comunitario la facultad de interpretar de
oficio las normas del ordenamiento jurídico co-
munitario que estime aplicables al caso concre-
to; y tomando en cuenta que para el efecto la
normativa sustancial aplicable es la Decisión
351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
interpretará de oficio los artículos 13, 15 (comu-
nicación pública), 43 (entidades de gestión co-
lectiva) y 57 (facultades de la Autoridad Nacio-
nal Competente) de la Decisión 351 menciona-
da, en tanto que resultan pertinentes para la
resolución del presente caso.
En consecuencia, los textos de las normas a
ser interpretadas son los siguientes:
15/06/2012 13.64
DECISIÓN 351
RÉGIMEN COMÚN SOBRE DERECHOS DE
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
CAPÍTULO I
DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
“Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus de-
rechohabientes, tienen el derecho exclusivo
de realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproducción de la obra por cualquier
forma o procedimiento;
b) La comunicación pública de la obra por
cualquier medio que sirva para difundir las
palabras, los signos, los sonidos o las
imágenes;
c) La distribución pública de ejemplares o
copias de la obra mediante la venta, arren-
damiento o alquiler;
d) La importación al territorio de cualquier
País Miembro de copias hechas sin autori-
zación del titular del derecho;
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra
transformación de la obra.
(…)
Artículo 15.- Se entiende por comunicación
pública, todo acto por el cual una pluralidad
de personas, reunidas o no en un mismo lu-
gar, pueda tener acceso a la obra sin previa
distribución de ejemplares a cada una de
ellas, y en especial las siguientes:
a) Las representaciones escénicas, recitales,
disertaciones y ejecuciones públicas de
las obras dramáticas, dramático-musica-
les, literarias y musicales, mediante cual-
quier medio o procedimiento;
b) La proyección o exhibición pública de las
obras cinematográficas y de las demás
obras audiovisuales;
c) La emisión de cualesquiera obras por ra-
diodifusión o por cualquier otro medio que
sirva para la difusión inalámbrica de sig-
nos, sonidos o imágenes.
GACETA OFICIAL
El concepto de emisión comprende, asi-
mismo, la producción de señales desde
una estación terrestre hacia un satélite de
radiodifusión o de telecomunicación;
d) La transmisión de obras al público por hi-
lo, cable, fibra óptica u otro procedimiento
análogo, sea o no mediante abono;
e) La retransmisión, por cualquiera de los
medios citados en los literales anteriores y
por una entidad emisora distinta de la de
origen, de la obra radiodifundida o televi-
sada;
f) La emisión o transmisión, en lugar accesi-
ble al público mediante cualquier instru-
mento idóneo, de la obra difundida por
radio o televisión;
g) La exposición pública de obras de arte o
sus reproducciones;
h) El acceso público a bases de datos de
ordenador por medio de telecomunicación,
cuando éstas incorporen o constituyan
obras protegidas; e,
i) En general, la difusión, por cualquier pro-
cedimiento conocido o por conocerse, de
los signos, las palabras, los sonidos o las
imágenes.
(…)
CAPÍTULO XI
DE LA GESTIÓN COLECTIVA
Artículo 43.- Las sociedades de gestión co-
lectiva de Derecho de Autor y de Derechos
Conexos, estarán sometidas a la inspección
y vigilancia por parte del Estado, debiendo
obtener de la oficina nacional competente la
correspondiente autorización de funciona-
miento.
(…)
Artículo 45.- La autorización a que se refiere
el artículo anterior, se concederá en cumpli-
miento de los siguientes requisitos:
h) Que se obliguen a publicar cuando menos
anualmente, en un medio de amplia circu-
lación nacional, el balance general, los es-
15/06/2012 14.64
tados financieros, así como las tarifas ge-
nerales por el uso de los derechos que
representan;
(…)
CAPÍTULO XIII
DE LOS ASPECTOS PROCESALES
Artículo 57.- La autoridad nacional compe-
tente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:
a) El pago al titular del derecho infringido de
una reparación o indemnización adecuada
en compensación por los daños y perjui-
cios sufridos con motivo de la violación de
su derecho;
b) Que el infractor asuma el pago de las cos-
tas del proceso en que haya incurrido el
titular del derecho infringido;
c) El retiro definitivo de los canales comer-
ciales, de los ejemplares que constituyan
infracción del derecho;
d) Las sanciones penales equivalentes a
aquellas que se aplican a delitos de simi-
lar magnitud.
(…)”.
3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMU-
NITARIO
El Tribunal procede a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual analizará as-
pectos relacionados con:
- La comunicación pública de la obra;
- Las entidades de gestión colectiva;
- Acción en caso de infracción de derechos por
parte de terceros;
- Las tarifas a cobrar por las entidades de
gestión colectiva; obligación de publicar su
tarifario general.
- De las facultades de la autoridad nacional
competente en caso de infracción a los dere-
chos de autor.
3.1. LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA.
En el presente proceso, el INSTITUTO NACIO-
NAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y
GACETA OFICIAL
DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL (INDECOPI), argumentó que “(…)
Cable Plus realizó actos de comunicación pú-
blica de obras y producciones audiovisuales
retransmitiéndolas a través de cable, sin la
autorización de los titulares de las obras difun-
didas, y sin obtener el permiso de Egeda para
hacerlo”. En tal virtud, deviene necesario ha-
cer referencia a la comunicación pública de la
obra.
El Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los
derechos patrimoniales y el artículo 13 estable-
ce el derecho al uso exclusivo que confiere el
mismo.
Los derechos patrimoniales se refieren al be-
neficio o utilidad económica que se obtendrá
por la publicación y difusión de la obra; tienen
la particularidad de ser transferibles, renuncia-
bles y temporales.
De conformidad con el artículo citado, el autor o
sus causahabientes tienen el derecho exclusivo
de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción
de la obra por cualquier forma o procedimiento,
la comunicación pública de la obra, a través de
un medio que permita el acceso, también a
distancia, de las palabras, los signos, los soni-
dos o las imágenes, por separado o en conjun-
to, incluidas las bases de datos de ordenador
por medio de la telecomunicación; la distribu-
ción pública de ejemplares o copias de la obra
mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cual-
quier otro contrato; la importación al territorio de
cualquier País Miembro de copias hechas y la
traducción, adaptación, arreglo u otra transfor-
mación de la obra.
La Comunicación Pública de la Obra.
El artículo 13 de la Decisión 351 expresa que el
autor o sus derechohabientes tienen el derecho
exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproducción de la obra por cualquier for-
ma o procedimiento;
b) La comunicación pública de la obra por cual-
quier medio que sirva para difundir las pala-
bras, los signos, los sonidos o las imágenes;
c) La distribución pública de ejemplares o co-
pias de la obra mediante la venta, arrenda-
miento o alquiler;
15/06/2012 15.64
d) La importación al territorio de cualquier País
Miembro de copias hechas sin autorización
del titular del derecho;
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra trans-
formación de la obra.
A continuación, el artículo 15 explica qué ha de
entenderse por comunicación pública:
“Artículo 15.- Se entiende por comunicación
pública, todo acto por el cual una pluralidad
de personas, reunidas o no en un mismo lu-
gar, pueda tener acceso a la obra sin previa
distribución de ejemplares a cada una de
ellas, y en especial las siguientes:
a) Las representaciones escénicas, recitales,
disertaciones y ejecuciones públicas de
las obras dramáticas, dramático-musica-
les, literarias y musicales, mediante cual-
quier medio o procedimiento;
b) La proyección o exhibición pública de las
obras cinematográficas y de las demás
obras audiovisuales;
c) La emisión de cualesquiera obras por ra-
diodifusión o por cualquier otro medio que
sirva para la difusión inalámbrica de sig-
nos, sonidos o imágenes.
El concepto de emisión comprende, asi-
mismo, la producción de señales desde
una estación terrestre hacia un satélite de
radiodifusión o de telecomunicación;
d) La transmisión de obras al público por hi-
lo, cable, fibra óptica u otro procedimiento
análogo, sea o no mediante abono;
e) La retransmisión, por cualquiera de los
medios citados en los literales anteriores y
por una entidad emisora distinta de la de
origen, de la obra radiodifundida o televi-
sada;
f) La emisión o transmisión, en lugar accesi-
ble al público mediante cualquier instru-
mento idóneo, de la obra difundida por
radio o televisión;
g) La exposición pública de obras de arte o
sus reproducciones;
GACETA OFICIAL
h) El acceso público a bases de datos de
ordenador por medio de telecomunica-
ción, cuando éstas incorporen o constitu-
yan obras protegidas; e,
i) En general, la difusión, por cualquier pro-
cedimiento conocido o por conocerse, de
los signos, las palabras, los sonidos o las
imágenes”.
En virtud de lo anterior, se debe entender por
comunicación pública, el acto por el cual una
pluralidad de personas pueda tener acceso a la
obra sin previa distribución de ejemplares a cada
una de ellas, en consecuencia, no habrá comu-
nicación pública cuando éste tenga lugar en el
plano estrictamente doméstico, y que no esté
integrado a una red de difusión de cualquier
tipo. Asimismo, no es preciso que el público
tenga un acceso efectivo a la obra, es suficiente
que se dé la mera posibilidad de dicho acceso
para que el acto de comunicación sea público.
Para la doctrina, “el concepto de público, al me-
nos en lo que se refiere al acto de comunicación
pública, viene modulado no tanto por el número
de colectivo al que va destinada la obra, sino
por la dimensión económica que tal colectivo
tiene de cara a su explotación” (Bercovitz-Cano,
Rodrigo. Manual de Propiedad Intelectual. Op.
cit., p.p. 180-181).
La Decisión 351 establece de manera no ex-
haustiva las modalidades o tipos de actos de
comunicación pública, incluyéndose en ellas,
en consecuencia, a todas aquellas por las cua-
les el público pueda llegar a tener acceso efec-
tivo de la obra.
Ahora bien, los derechos de propiedad intelec-
tual, que corresponden a los autores, los artis-
tas intérpretes o ejecutantes, los productores
fonográficos o audiovisuales y otros titulares,
se caracterizan por su independencia y compa-
tibilidad. La compatibilidad permite que sobre
un soporte (disco compacto o casete) que con-
tiene, por ejemplo, una grabación exclusivamen-
te sonora (fonograma), converjan los derechos
de explotación reconocidos a distintos titula-
res, así, los derechos del autor de la letra y la
música, del intérprete vocalista o ejecutante de
los instrumentos musicales y los del productor
de la grabación que es aquel bajo cuya iniciati-
va y responsabilidad se lleva a cabo la graba-
ción.
15/06/2012 16.64
Esta variedad de titulares de derechos presen-
tes en determinadas explotaciones de obras y
prestaciones protegidas (canciones, film, etc.)
contenidas en un soporte determinado (disco
compacto, dvd), se traduce en la intervención de
las respectivas entidades de gestión que tienen
encomendadas la gestión de los derechos de
explotación.
Conforme a lo anterior, en caso de hacer uso de
la grabación musical contenida en un soporte
(disco compacto o casete), por ejemplo, para
comunicar al público el contenido de la graba-
ción, se estará utilizando los derechos que se
ha reconocido a los distintos titulares. Y si
estos titulares han encomendando su gestión a
las entidades de gestión colectiva, se ha de
acudir a cada una de ellas para solicitar la auto-
rización para usar los derechos que ellas ges-
tionan y pagar el precio que ellas fijen mediante
sus tarifas.
3.2. LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLEC-
TIVA.
En el presente proceso, la Entidad de Gestión
de Derechos de los Productores Audiovisuales
– Egeda Perú (Perú) interpuso una denuncia por
infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor en
contra de Cable Plus S.A.C. (Perú). En conse-
cuencia, el Tribunal estima adecuado pasar re-
vista al tema de las sociedades de gestión co-
lectiva.
Noción de Entidades de Gestión Colectiva.
La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena no define a las sociedades de ges-
tión colectiva de derechos de autor y de los
derechos conexos. El Tribunal se ha referido a
ellas de la siguiente manera:
“Las sociedades de gestión colectiva del de-
recho de autor y de los derechos conexos,
son organizaciones de derecho privado desti-
nadas a representar a los titulares de estos
derechos en interés general de los asocia-
dos, que hacen posible el ejercicio colectivo
de los derechos patrimoniales de autor y de
derechos conexos. Pueden ser socios de las
sociedades de gestión colectiva los autores y
los titulares de derechos de autor, de una
parte y los titulares de derechos conexos de
otra, pudiendo converger en una misma so-
ciedad, titulares originarios y derivados de
GACETA OFICIAL
una misma rama de la actividad autoral (…)”
(Interpretación Prejudicial de 25 de noviem-
bre de 1998, expedida en el proceso 22-IP-
98. Caso: SYCO Y OTROS).
Las entidades de gestión colectiva, son, en con-
secuencia, organizaciones sin ánimo de lucro
que tienen por objeto la gestión de derechos de
explotación u otros de carácter patrimonial, por
cuenta y en interés de varios autores u otros
titulares de derechos de propiedad intelectual.
La OMPI, asimismo, se ha referido a la actividad
de estas sociedades de la siguiente manera:
“Por gestión colectiva se entiende el ejercicio
del derecho de autor y los derechos conexos
por intermedio de organizaciones que actúan
en representación de los titulares de dere-
chos, en defensa de sus intereses. Las orga-
nizaciones de gestión colectiva “tradiciona-
les”, que actúan en representación de sus
miembros, negocian las tarifas y las condi-
ciones de utilización con los usuarios, otor-
gan licencias y autorizaciones de uso, y re-
caudan y distribuyen las regalías. El titular
del derecho no participa directamente en nin-
guna de esas tareas” 1.
Necesidad de las entidades de gestión co-
lectiva.
El Tribunal, en la interpretación prejudicial rendi-
da en el proceso 22-IP-98 de 25 de noviembre
de 1998 justificó la existencia de las socieda-
des de Gestión Colectiva. Expresó lo siguiente:
“La existencia de la sociedad de Gestión Co-
lectiva se justifica por la doctrina, por los si-
guientes motivos:
a) El ejercicio individual del derecho de autor
resulta de muy difícil cumplimiento frente
a la diversidad de usos que de la produc-
ción artística o literaria se realiza a través
de comunicaciones públicas como radio,
televisión, salas de fiesta, tecnología di-
gital, etc.
b) Los derechos de simple remuneración con-
cedidos a los artistas por la Convención de
1
La Gestión Colectiva del derecho de autor y los de-
rechos conexos. http://www.wipo.int/freepublications/
es/copyright/450/wipo_pub_l450cm.pdf
15/06/2012 17.64
Roma y por las leyes nacionales no podrían
llevarse a efecto sin la gestión colectiva.
c) La existencia de un gran número de artis-
tas, escritores y en general titulares de
derechos de autor con una relativamente
débil posición negociadora y contractual
para salvaguardar los derechos de remu-
neración, requiere de una efectiva repre-
sentación por conducto de las sociedades
de gestión.
d) La garantía para el usuario de poder ob-
tener licencia de uso por parte de una so-
ciedad de gestión, que representa a todos
los artistas.
En síntesis la administración colectiva del
derecho de autor y de los derechos conexos
se justifica cuando tales derechos “no pue-
den ejercerse en la práctica de manera indivi-
dual o cuando desde el punto de vista econó-
mico sea desventajosa” (Pérez Solís Miguel,
“La Gestión Colectiva en los Umbrales del
Siglo XXI: de los Derechos Conexos”, publi-
cado en la Memoria del Tercer Congreso Ibe-
roamericano sobre Derechos de Autor y De-
rechos Conexos, Montevideo 1997, pág. 14).
La existencia de estas sociedades se justifi-
ca aún más frente al progreso y desarrollo de
la tecnología digital que permite almacenar
una inmensa cantidad y combinación de ca-
tegorías de obras y fonogramas y en general
de datos combinados en sistemas de multi-
media, sistemas en los que las sociedades
de gestión están en mejor capacidad de se-
guir el rastro de las interpretaciones o ejecu-
ciones de obras protegidas por derecho de
autor, respecto de las cuales ha concedido
licencia.” (Interpretación Prejudicial de 25 de
noviembre de 1998, expedida en el proceso
22-IP-98).
Naturaleza jurídica de las entidades de ges-
tión colectiva.
El Tribunal, sobre la naturaleza jurídica de las
entidades de gestión colectiva, en el proceso
119-IP-2010 de 24 de noviembre de 2010, publi-
cado en la G.O.A.C. No. 1949 de 3 de junio de
2011, indicó lo siguiente.
“La normativa comunitaria no determina explí-
citamente la naturaleza jurídica de tales or-
GACETA OFICIAL
ganizaciones, pero de la regulación conteni-
da en el capítulo XI de la Decisión 351 se
desprende lo siguiente: son instituciones de
naturaleza privada, sin ánimo de lucro y so-
metidas a la inspección y vigilancia del Esta-
do. Se constituyen de conformidad con las
normas nacionales internas sobre la materia.
(artículo 45, literal a) de la Decisión 351).
En consecuencia, son organizaciones privadas
de base asociativa y naturaleza no lucrativa que
se dedican en nombre propio o ajeno a la ges-
tión de derechos de propiedad intelectual de
carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos
titulares y se encuentran sometidas a la inspec-
ción y vigilancia del Estado.
3.3. ACCIÓN EN CASO DE INFRACCIÓN DE
DERECHOS POR PARTE DE TERCEROS.
En el presente proceso, La ENTIDAD DE GES-
TIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTO-
RES AUDIOVISUALES – EGEDA PERÚ, argu-
mentó que “La empresa CABLE PLUS S.A.C.
había incurrido en infracción a nuestros dere-
chos de autor en la modalidad de comunicación
pública no autorizada de obras y producciones
audiovisuales mediante su retransmisión por ca-
ble sin contar con las correspondientes autori-
zaciones de los titulares de los derechos de
autor de las obras y producciones audiovisua-
les retransmitidas por su servicio de cable ope-
rador, que, conforme a Ley, deben ser obteni-
das previamente y por escrito (…)”. En tal virtud,
deviene necesario hacer referencia a la acción
en caso de infracción de derechos por parte de
terceros.
El Tribunal ha expresado en su jurisprudencia
que, dentro de la administración de los dere-
chos de autor de los afiliados a las sociedades
de gestión colectiva, existen dos tipos de accio-
nes características, las cuales haremos refe-
rencia, a saber:
1. “Gestión contractual: las sociedades de
gestión colectiva tienen la gran misión de
contratar con terceros usuarios la forma y
los límites a la utilización de los derechos
de autor y conexos; esto incluye el pago de
una remuneración, de conformidad con una
lista de tarifas generales elaborada previa-
mente por la entidad y publicadas en un
medio de amplia circulación nacional. (ar-
tículo 45, literal h).
15/06/2012 18.64
2. Defensa de derechos: como ya se había
adelantado, las sociedades de gestión co-
lectiva, de conformidad con sus estatutos
y lo acordado con sus afiliados, deben
defender los derechos de los mismos en
cualquier campo, bien sea iniciando trámi-
tes administrativos ante las entidades com-
petentes, instaurando acciones judiciales
ante los órganos judiciales pertinentes, o
adelantando formas alternativas de solu-
ción de conflictos como el arbitramento,
atendiendo las normas procesales de cada
País Miembro.
Esta función, es de gran importancia por-
que realiza en la práctica el ejercicio pleno
de los derechos de autor. Frente a una
usurpación de los mismos, los autores
confían en que sus intereses serán defen-
didos por la sociedad de gestión colectiva
a la que se afiliaron.
Si no existe contrato de autorización entre un
tercero usuario y la sociedad de gestión co-
lectiva, la acción consecuente por parte de
ésta, si dicho tercero usurpa los derechos de
sus afiliados, es la búsqueda de un pago por
la utilización no autorizada de dichos dere-
chos, cuyo parámetro básico podría ser las
tarifas previamente fijadas por la entidad. Aquí
estamos en el campo estrictamente extra-
contractual y, por lo tanto, los procedimien-
tos y procesos que se sigan deben atender a
dicha naturaleza, es decir, perseguir el pago
por la utilización indebida, la suspensión de
la utilización, entre otras medidas de repara-
ción, cumpliendo todos los requisitos que
para el efecto establecen las normativas in-
ternas de los Países Miembros” (Proceso
119-IP-2010, interpretación prejudicial de 24
de noviembre de 2010, Actor: ORGANIZA-
CIÓN SAYCO ACINPRO. Entidades de Ges-
tión Colectiva).
En consecuencia, se considera como infrac-
ción a los derechos de autor la reproducción
o cualquier modalidad de explotación de la
obra realizada sin el consentimiento previo
del titular a través de la entidad de gestión; y,
la acción consecuente, en caso de transgre-
sión, es un pago por la utilización no autoriza-
da de dichos derechos, cuyo parámetro po-
dría ser las tarifas fijadas previamente por la
entidad.
GACETA OFICIAL
3.4. LAS TARIFAS A COBRAR POR LAS EN-
TIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. OBLI-
GACIÓN DE PUBLICAR SU TARIFARIO
GENERAL.
En el presente proceso, la sociedad CABLE
PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en su
escrito de demanda expresa que EGEDA PERÚ
no cuenta con la debida publicación de sus
tarifas y que en tal virtud, “(…) LA EGEDA
PERÚ HA OMITIDO PUBLICAR SUS TARIFAS
GENERALES, razón por la cual NO PUEDE EN
PRINCIPIO RECAUDAR REMUNERACIONES”.
Por su parte, el INSTITUTO NACIONAL DE DE-
FENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PRO-
TECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(INDECOPI), arguyó que “(…) la no inscripción
de los mismos y su no publicación anual, no
determinan de forma alguna que la sociedad de
gestión colectiva no pueda cumplir su función y,
por ende, que debe ser cancelada su autoriza-
ción”. En consecuencia, deviene necesario ha-
cer referencia a las tarifas a cobrar por las
entidades de gestión colectiva y la obligación de
aquellas de publicar su tarifario general.
Sobre este tema, el Tribunal ha expresado en el
proceso 119-IP-2010 de 24 de noviembre de
2010, publicado en la G.O.A.C. No. 1949 de 3
de junio de 2011, lo siguiente:
“La tarifa es el precio que debe pagar quien
pretende usar el repertorio administrado por
la sociedad de gestión colectiva. Sirve, como
se advirtió anteriormente, para soportar las
acciones administrativas y judiciales en ca-
so de infracción a los derechos administra-
dos por la sociedad; además, genera igual-
dad de trato en todos los usuarios del reper-
torio administrado por la institución. 2
Las tarifas que deben cobrar las socieda-
des de gestión colectiva, de conformidad
con la Decisión 351, tienen las siguientes
características:
1. Las tarifas a cobrar, deben estar sopor-
tadas en un reglamento de tarifas elabo-
rado por la sociedad de gestión colectiva.
(Artículo 45, literal g).
2. Las tarifas generales por el uso de los
derechos de sus afiliados, deben ser pu-
2
Ob cit. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, pág. 285.
15/06/2012 19.64
blicadas por lo menos una vez al año en
un medio de amplia circulación. (artículo
45, literal h).
3. Deben ser proporcionales a los ingresos
que se obtengan con la utilización de las
obras, interpretaciones o ejecuciones ar-
tísticas o producciones fonográficas,
salvo que la normativa interna de los Paí-
ses Miembros establezca algo diferente.
(Artículo 48). Esta previsión es muy lógi-
ca, ya que si el objeto protegible por el
derecho de autor genera más ingresos,
pues el pago por su explotación debe ser
mayor al que genera menos ingresos”.
Las tarifas constituyen la retribución que el titu-
lar del derecho solicita en contraprestación por
la explotación de sus obras.
En la interpretación prejudicial mencionada, el
Tribunal analizó, adicionalmente, si a la luz de
la normativa comunitaria andina, es factible que
un País Miembro prevea un sistema de tarifas
en caso de no existir un contrato entre el titular
de los derechos de autor y conexos y terceros
usuarios, o si dicho contrato ha perdido vigen-
cia. En tal virtud, estableció lo siguiente:
“Uno de los pilares básicos del sistema co-
munitario de protección de los derechos de
autor es la libre disposición de los derechos
patrimoniales de autor por parte de los titula-
res de los mismos, salvo ciertas excepcio-
nes expresamente consagradas.
De conformidad con su naturaleza, los dere-
chos patrimoniales son transferibles, renun-
ciables y temporales. Son derechos exclusi-
vos, lo que significa que nadie puede explo-
tar el objeto protegible sin la respectiva auto-
rización de su titular. El artículo 54 de la De-
cisión 351 es una consecuencia de lo ante-
rior, ya que establece que para la utilización
de una obra, interpretación, producción fono-
gráfica, emisión de la radiodifusión, o presta-
ción de apoyo para su utilización, se debe
contar siempre con la autorización previa y
expresa del titular del derecho o su represen-
tante y, por lo tanto, nadie puede autorizar su
utilización sin este requisito esencial.
Lo anterior, está en consonancia con el man-
to de exclusividad que cubre el derecho de
autor, impidiendo que se explote el objeto
GACETA OFICIAL
protegido sin que el titular lo autorice. Salvo
excepciones expresamente consagradas, la
explotación sin autorización previa y expresa
constituiría una infracción a los derechos de
autor y daría lugar a trámites administrativos
e interposición de acciones judiciales para el
cese de la actividad ilícita y la búsqueda de
una reparación. Es más que lógico, que el
titular de los derechos de autor esté interesa-
do en autorizar la utilización y acordar los
términos de la misma.
Las tarifas supletorias, son aquellas que se
aplican en caso de no existir acuerdo o con-
trato entre los titulares de los derechos de
autor y los usuarios.
(…)”.
(Proceso 119-IP-2010, interpretación preju-
dicial de 24 de noviembre de 2010, Actor:
ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO. Entida-
des de Gestión Colectiva).
3.6. DE LAS FACULTADES DE LA AUTORI-
DAD NACIONAL COMPETENTE EN CASO
DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE
AUTOR.
Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, de
incurrirse en infracción de los derechos de au-
tor, el ilícito y su reparación deberán demandar-
se ante el órgano administrativo o jurisdiccional
competente designado al efecto por la legisla-
ción nacional sobre la materia. La admisión de
la demanda dará lugar a la apertura del procedi-
miento establecido por la legislación del País
Miembro, en el cual deberán observarse, entre
otros, los principios del debido proceso y, en
particular, los de igualdad de las partes, impar-
cialidad del órgano competente, eficacia, eco-
nomía procesal y celeridad. Los procedimientos
se sujetarán a las normas del derecho nacional,
en aplicación del principio de ‘complementariedad’
entre el derecho comunitario y el derecho nacio-
nal, ya que la norma comunitaria se hace efecti-
va a través de órganos y procedimientos inter-
nos del País Miembro de que se trate. Todo
proceso llevado a cabo por la autoridad nacio-
nal, se reitera, deberá además observar los prin-
cipios referidos.
Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria per-
sigue la compensación económica de la víctima
de la lesión patrimonial, a través de la restitu-
15/06/2012 20.64
ción del objeto y, en su defecto, de la repara-
ción o de la indemnización. El daño es pues el
presupuesto de la tutela judicial efectiva, ésta
consiste en su resarcimiento, que es el montan-
te económico por la falta de ejercicio del dere-
cho infringido y, éste se encuentra gobernado
por el principio de la reparación integral, según
el cual, la víctima del daño no debe recibir ni
más ni menos que la pérdida que, susceptible
de valoración económica, haya efectivamente
sufrido.
En este contexto, el restablecimiento del titular
en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo,
por la vía del resarcimiento del daño, constituye
el objeto de la decisión de mérito y, por tanto,
de la tutela definitiva del derecho de autor.
Sobre el proceso ante la autoridad nacional, el
Tribunal ha sostenido “Ahora bien, en el proce-
so ante la jurisdicción es inevitable la distantia
temporis entre el momento de la lesión del dere-
cho y el momento de su resarcimiento, lo que
hace posible el riesgo de que, en el intervalo, se
materialice o se consolide el daño. Hay pues la
necesidad de la prevención de este riesgo, a
través de la tutela cautelar, sin perjuicio del
principio del contradictorio y del derecho a la
defensa. Se trata de una tutela instrumental y
provisional cuyo otorgamiento viene a ser el
resultado de la valoración, en términos de pro-
babilidad, del derecho invocado y de su lesión
(…). La tutela en referencia debe apoyarse en el
cumplimiento de los requisitos del fumus boni
iuris, el cual implica un juicio favorable de pro-
babilidad sobre el derecho cuya lesión se quie-
re prevenir, y del periculum in mora, es decir,
del riesgo de que, en el curso del proceso y
mientras se dicta la decisión definitiva, se pro-
duzca la materialización o la consolidación de
la lesión, o de que se vea impedida la efectivi-
dad de la tutela de mérito”. (Proceso 165-IP-
2004. Caso: “Programa de ordenador y base de
datos elaborado en ejercicio del cargo de Re-
gistrador de la Propiedad”, publicado en la G.O.
A.C. No. 1195 de 11 de mayo de 2005).
La norma comunitaria atribuye potestad cautelar
a la autoridad nacional competente para ordenar
el cese inmediato de la actividad ilícita. El cese
de la actividad ilícita puede alcanzarse a través
de medidas cautelares.
En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto,
como se indicó, es el restablecimiento del titu-
GACETA OFICIAL
lar en el goce y ejercicio de su derecho exclusi-
vo, por la vía del resarcimiento del daño, la
norma comunitaria atribuye potestad a la autori-
dad nacional competente para disponer el pago
de una reparación o indemnización adecuada en
compensación por los daños y perjuicios sufri-
dos, así como el pago por el infractor de las
costas del proceso y el retiro definitivo del co-
mercio de los ejemplares ilícitos.
En cuanto a los aspectos no disciplinados por
la norma comunitaria, el Tribunal ratifica la apli-
cabilidad del régimen procesal establecido en la
legislación nacional correspondiente, por virtud
del principio del complemento indispensable.
La Decisión 351, en su artículo 57, establece
las medidas que podrá ordenar la autoridad na-
cional competente de los Países Miembros de
la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar
la infracción de derechos conferidos por la ley,
al disponer:
Ante la infracción comprobada de los derechos
de autor, la autoridad nacional competente po-
drá ordenar:
“a) El pago al titular del derecho infringido de
una reparación o indemnización adecuada
en compensación por los daños y perjuicios
sufridos con motivo de la violación de su
derecho.
b) Que el infractor asuma el pago de las cos-
tas del proceso en que haya incurrido el
titular del derecho infringido;
c) El retiro definitivo de los canales comercia-
les, de los ejemplares que constituyan in-
fracción del derecho;
d) Las sanciones penales equivalentes a aque-
llas que se aplican a delitos de similar mag-
nitud”.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: Por comunicación pública se entien-
de el acto por el cual una pluralidad de personas
pueda tener acceso a la obra sin previa distribu-
ción de ejemplares a cada una de ellas, en
15/06/2012 21.64
consecuencia, no habrá comunicación pública
cuando éste tenga lugar en el plano estricta-
mente doméstico, y que no esté integrado a una
red de difusión de cualquier tipo. Asimismo, no
es preciso que el público tenga un acceso efec-
tivo a la obra, es suficiente que se dé la mera
posibilidad de dicho acceso para que el acto de
comunicación sea público.
En caso de hacer uso de la grabación musical
contenida en un soporte (cd o casete), por ejem-
plo, para comunicar al público el contenido de la
grabación, se estará utilizando los derechos
que se ha reconocido a los distintos titulares. Y
si estos titulares han encomendando su gestión
a las entidades de gestión colectiva, se ha de
acudir a cada una de ellas para solicitar la auto-
rización para usar los derechos que ellas ges-
tionan y pagar el precio que ellas fijen mediante
sus tarifas.
SEGUNDO: Las sociedades de gestión colec-
tiva tienen diferentes denominaciones como So-
ciedades de Administración o Sociedades de
Percepción, Asociaciones de Gestión, o Entida-
des de Gestión Colectiva. Su finalidad es ges-
tionar o administrar, en nombre propio o ajeno,
los derechos patrimoniales de autor y conexos,
por cuenta y en interés de los titulares de tales
derechos. Dichas sociedades no pueden tener
un objeto social por fuera del ámbito de protec-
ción de los mencionados derechos, están bajo
la inspección y vigilancia por parte del Estado, y
deben contar con la respectiva licencia de auto-
rización de funcionamiento por parte de la ofici-
na nacional competente.
TERCERO: Los miembros de las sociedades de
gestión colectiva son los titulares de los dere-
chos patrimoniales de autor y conexos que se
afilien a la misma. La Decisión 351 establece
ciertas pautas en relación con dicha afiliación y
las condiciones de participación:
a) La afiliación será voluntaria, salvo que la nor-
mativa interna de los Países Miembros pre-
vea algo diferente (artículo 44).
b) La sociedad de gestión colectiva debe reco-
nocer a sus miembros un derecho de parti-
cipación apropiado en las decisiones de la
institución. (artículo 45, literal d). Esto se
soporta en que debe tener un reglamento de
socios, tarifas y distribución. (Artículo 45, li-
teral g).
GACETA OFICIAL
c) La sociedad de gestión colectiva debe dar a
sus afiliados información periódica, completa
y detallada sobre todas las actividades que
realice y que sean del interés para el ejerci-
cio de sus derechos. (Artículo 45, literal i).
d) Las sociedades de gestión colectiva no pue-
den aceptar miembros de otras sociedades
de gestión colectiva del mismo género, na-
cionales o extranjeras, salvo que ya se hubie-
ra renunciado expresamente a ellas. (Artículo
145, literal k).
e) La Decisión 351 no regula específicamente
el contrato de gestión y, por lo tanto, éste se-
rá regulado, en virtud del principio de com-
plemento indispensable, por la normativa in-
terna de cada País Miembro.
CUARTO: Las tarifas que deben cobrar las so-
ciedades de gestión colectiva, de conformidad
con la Decisión 351 tienen las siguientes carac-
terísticas:
1. Las tarifas a cobrar deben estar soportadas
en un reglamento de tarifas elaborado por la
sociedad de gestión colectiva. (Artículo 45,
literal g).
2. Las tarifas generales por el uso de los dere-
chos de sus afiliados deben ser publicadas
por lo menos una vez al año en un medio de
amplia circulación. (artículo 45, literal h).
3. Deben ser proporcionales a los ingresos que
se obtengan con la utilización de las obras,
interpretaciones o ejecuciones artísticas o
producciones fonográficas, salvo que la nor-
mativa interna de los Países Miembros esta-
blezca algo diferente. (Artículo 48). Esta pre-
visión es muy lógica, ya que si el objeto pro-
tegible por el derecho de autor genera más
ingresos, pues el pago por su explotación
debe ser mayor al que genera menos ingre-
sos.
QUINTO: Se considera como infracción a los
derechos de autor la reproducción o cualquier
modalidad de explotación de la obra realizada
15/06/2012 22.64
sin el consentimiento previo del titular a través
de la entidad de gestión; y, la acción conse-
cuente, en caso de transgresión, es un pago por
la utilización no autorizada de dichos derechos,
cuyo parámetro podría ser las tarifas fijadas
previamente por la entidad.
SEXTO: La Decisión 351, en su artículo 57, es-
tablece las medidas que podrá ordenar la auto-
ridad nacional competente de los Países Miem-
bros de la Comunidad Andina cuando haya te-
nido lugar la infracción de derechos conferidos
por la ley.
La Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de
la República del Perú, deberá adoptar la presen-
te interpretación prejudicial cuando dicte sen-
tencia dentro del proceso interno No. 197-2011,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, así como dar cum-
plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo
tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente
interpretación a la Secretaría General de la Co-
munidad Andina para su publicación en la Ga-
ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
Isabel Palacios L.
SECRETARIA
GACETA OFICIAL 15/06/2012 23.64

PROCESO 10-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136
literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con
fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de
Estado de la República de Colombia. Actor: Sociedad LABORATORIOS
BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Marca: “EVIRIN” (denominativa).
Expediente Interno N° 2009-00177.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- TECNOQUÍMICAS S.A. y, en consecuencia,

DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil
doce.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Repú-
blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Sección Primera.
VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretación prejudi-
cial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado
de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto
fueron cumplidos, por lo que su admisión a
trámite fue considerada procedente por auto de
catorce (14) de marzo de 2012.
negar el registro del signo “EVIRIN” (deno-
minativo) solicitado por la sociedad LABO-
RATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.,
para distinguir productos comprendidos en la
clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza.
- Resolución No. 38405 de 30 de septiembre
de 2008, por medio de la cual la Jefe de la Di-
visión de Signos Distintivos de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio resolvió el
recurso de reposición y confirmó la decisión
anterior.
- Resolución No. 42367 de 29 de octubre de
2008, por medio de la cual el Superintenden-
te Delegado para la Propiedad Industrial re-
solvió el recurso de apelación y confirmó la
decisión contenida en la Resolución No. 26265
de 28 de julio de 2008.

1. ANTECEDENTES 1.3. Hechos relevantes

1.1. Las partes Del expediente remitido por el Consejo de Esta-

Demandante: la sociedad LABORATORIOS
BIOGEN DE COLOMBIA S.A.
Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SU-
PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER-
CIO.
Tercero interesado: la sociedad TECNOQUÍ-
MICAS S.A.
do de la República de Colombia, Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, Sección Primera, han
podido ser destacados los siguientes aspectos:
a) Los hechos
Entre los principales hechos considerados re-
levantes en esta causa se encuentran los si-
guientes:

1.2. Actos demandados - El 2 de septiembre de 2004, la sociedad LA-

La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE CO-
LOMBIA S.A. plantea que se declare la nulidad
de las siguientes resoluciones administrativas:
- Resolución No. 26265 de 28 de julio de 2008,
por medio de la cual la Jefe de la División de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvió declarar funda-
da la oposición formulada por la sociedad
BORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.
solicitó el registro del signo “EVIRIN” (deno-
minativo), para distinguir productos compren-
didos en la clase 5 de la Clasificación Inter-
nacional de Niza.
- El 28 de febrero de 2005, el extracto de la
solicitud de registro fue publicado en la Ga-
ceta de la Propiedad Industrial No. 549.
- La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. formuló
oposición a la solicitud de registro sobre la
GACETA OFICIAL
base del registro previo de su marca “ERILIN”
(denominativa) en la clase 5 de la Clasifica-
ción Internacional de Niza.
- El 28 de julio de 2008, la Jefe de la División
de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio expidió la Resolu-
ción No. 26265, por medio de la cual resolvió
declarar fundada la oposición formulada por
la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y, en con-
secuencia, negar el registro del signo “EVI-
RIN” (denominativo) solicitado por la socie-
dad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOM-
BIA S.A., para distinguir productos compren-
didos en la clase 5 de la Clasificación Inter-
nacional de Niza.
- La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE
COLOMBIA S.A., dentro del término legal,
interpuso el recurso de reposición y en subsi-
dio el de apelación en contra de la Resolu-
ción mencionada.
- El 30 de septiembre de 2008, la Jefe de la Di-
visión de Signos Distintivos de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio expidió la
Resolución No. 38405 por medio de la cual
atendió el recurso de reposición y confirmó la
decisión anterior.
- El 29 de octubre de 2008, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial expidió
la Resolución No. 42367, por medio de la
cual atendió el recurso de apelación y confir-
mó la decisión contenida en la Resolución
No. 26265 de 28 de julio de 2008, quedando
de esta manera agotada la vía gubernativa.
b) Fundamentos de la Demanda
La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE
COLOMBIA S.A., en su escrito de demanda
expresa, en lo principal, los siguientes argu-
mentos:
- “Hay que recordar que la parte importante de
los signos en conflicto está constituida por
las expresiones ERIL y EVIR entre los cuales
no hay la más mínima similitud, ni en lo grá-
fico ni en lo fonético, lo cual debe ser tenido
en cuenta ya que es precisamente ahí, donde
descansa la distintividad de las marcas”.
- “(…) la partícula o terminación IN, es de uso
común en el mercado de los productos far-
macéuticos, por lo cual no puede entrar en el
ejercicio o análisis de similitud o semejanza
de las marcas (…)”.
- “(…) las denominaciones en conflicto, EVI-
RIN y ERILIN son arbitrarias ya que no tienen
15/06/2012 24.64
significado propio y no tienen conexión algu-
na entre su significado, naturaleza, cualida-
des y funciones respecto de los productos de
la clase 5 a la cual están destinadas”.
c) Contestación a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comer-
cio, en su contestación a la demanda, expre-
sa, en lo principal, los siguientes argumentos:
- “(…) entre el signo solicitado EVIRIN y la
marca opositora ERILIN se presentan simi-
litudes susceptibles de generar confusión o
de inducir a error al público consumidor en
tanto, que el conjunto marcario del signo soli-
citado, no presenta elementos que permita la
recordación e identificación del mismo por
cuenta del consumidor como proveniente de
un empresario quien no tiene relación alguna
con aquel de la marca registrada”.
- “(…) el signo solicitado pretende distinguir
productos que ya se encuentran identifica-
dos con la marca previamente registrada ra-
zón por la que no debe permitirse el registro
del signo solicitado, pues el consumidor no
dispondría de los elementos necesarios y su-
ficientes que le permitan diferenciar en pri-
mera instancia el producto, y en segundo
lugar el origen empresarial de uno y de otro,
lo cual debe ser mucho más restrictivo, te-
niendo en cuenta que los productos que dis-
tinguen los signos tienen una gran incidencia
en la salud de los consumidores (…)”.
d) Tercero Interesado
La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. en su con-
testación a la demanda, expresa, en lo princi-
pal, los siguientes argumentos:
- “El signo EVIRIN fue negado por la Superin-
tendencia de Industria y Comercio por no
cumplir con los requisitos de distintividad in-
trínsecos y extrínsecos, esto es, por no con-
tar con la suficiente capacidad de individuali-
zación respecto de los productos comprendi-
dos en la clase quinta (5º) de la Clasificación
Internacional, al igual que la suficiente capa-
cidad de distinguirse externamente del signo
ERILIN usado para identificar productos idén-
ticos o similares”.
- “(…) es un error el pretender afirmar que la
marca bajo examen cumple con su función
diferenciadora, más si se consideran los dife-
GACETA OFICIAL
rentes elementos ortográficos, fonéticos y
conceptuales que la componen, haciendo de
ella un signo abiertamente carente de distin-
tividad en relación con el signo ERILIN de
mi mandante”.
CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Que, de conformidad con la disposición previs-
ta en el artículo 1, literal c, del Tratado de Crea-
ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-
ción se solicita, forman parte del ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina;
Que, al tenor de la disposición señalada en el
artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los
artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por vía preju-
dicial las normas que integran el ordenamiento
jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue
admitida a trámite por auto de 14 de marzo de
2012.
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, de la Repúbli-
ca de Colombia, ha solicitado la interpretación
prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y
b), 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal considera que procede la interpreta-
ción de los artículos solicitados y correspon-
dientes a la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, por haber constatado, en
los documentos aparejados al expediente, que
la solicitud relativa al registro del signo “EVIRIN”
(denominativo), fue presentada el 2 de septiem-
bre de 2004, en vigencia de la Decisión 486
mencionada.
Se interpretará el literal a) del artículo 134 y no
se interpretará el artículo 172 (nulidad de un
registro marcario) por no ser pertinente al pre-
sente caso.
En consecuencia, los textos de las normas a
ser interpretadas son los siguientes:
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DECISIÓN 486
“(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO
DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen
constituirá marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles de representación
gráfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
(…)
Artículo 135.- No podrán registrarse como
marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al
primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad
Artículo 136.- No podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el co-
mercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
sión o de asociación;
(…)”.
3. CONSIDERACIONES
El Tribunal procede a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual analizará as-
pectos relacionados con:
- Concepto de marca y sus elementos consti-
tutivos;
- Clases de signos: comparación entre signos
denominativos;
GACETA OFICIAL
- Impedimentos para el registro de un signo
como marca: La identidad y la semejanza
con una marca;
- Riesgo de confusión directa e indirecta y / o
de asociación;
- Reglas para realizar el cotejo marcario;
- Marcas farmacéuticas. Examen de regis-
trabilidad. Partículas de uso común. La mar-
ca débil;
- Marcas de fantasía.
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS.
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la
marca como “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos sus-
ceptibles de representación gráfica”.
La marca es un bien inmaterial constituido por
un signo conformado por palabras o combina-
ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,
gráficos, etc., que, susceptibles de representa-
ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercado
productos o servicios, a fin de que el consumi-
dor o usuario medio los identifique, valore, dife-
rencie y seleccione sin riesgo de confusión o
error acerca del origen o la calidad del producto
o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la es-
tructura del signo, algunas clases de marcas,
como las denominativas, las gráficas y las mix-
tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,
sin embargo, constatar la existencia de otras
clases de signos, diferentes a los enunciados,
como los sonidos, los olores, los colores, la
forma de los productos, sus envases o envoltu-
ras, etc., según consta detallado en el artículo
134 de la mencionada Decisión.
Los elementos constitutivos de una marca.
El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
presamente establecido en la Decisión 344, está
implícitamente contenido en la definición del
artículo 134 mencionado, toda vez que un signo
para que pueda ser captado y apreciado, es
necesario que pase a ser una expresión mate-
rial identificable, a fin de que al ser aprehendida
por medios sensoriales y asimilada por la inteli-
gencia, penetre en la mente de los consumido-
res o usuarios.
15/06/2012 26.64
La representación gráfica y la distintividad son
los requisitos expresamente exigidos en la De-
cisión 486 como elementos esenciales de una
marca.
La susceptibilidad de representación gráfica
consiste en expresiones o descripciones reali-
zadas a través de palabras, gráficos, signos
mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que
sus componentes puedan ser apreciados en el
mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma
material para que el consumidor, a través de los
sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La
traslación del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede
darse por medio de palabras, vocablos o deno-
minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-
lores, etc.
La característica de distintividad es fundamental
que reúna todo signo para que sea susceptible
de registro como marca; lleva implícita la posibi-
lidad de identificar unos productos o unos servi-
cios de otros, haciendo viable de esa manera la
diferenciación por parte del consumidor. Es en-
tonces distintivo el signo cuando por sí solo
sirva para diferenciar un producto o un servicio
sin que se confunda con él o con sus caracterís-
ticas esenciales o primordiales.
Es importante advertir que la distintividad tiene
un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,
mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado; y, 2) distintividad ex-
trínseca, mediante la cual se determina la capa-
cidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.
En este sentido, el literal b) del artículo 135 de
la Decisión 486, establece como una causal de
nulidad absoluta del registro de un signo, aque-
llos que carezcan de este elemento fundamen-
tal, la distintividad.
En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-
lizar en el presente caso, si el signo “EVIRIN”
(denominativo), para distinguir productos com-
prendidos en la clase 5 de la Clasificación Inter-
nacional de Niza, cumple con los requisitos del
artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, y si no se encuentra
dentro de las causales de irregistrabilidad pre-
GACETA OFICIAL
vistas en los artículos 135 y 136 de la referida
Decisión.
3.2. CLASES DE SIGNOS. Comparación en-
tre signos denominativos.
La doctrina ha reconocido varias clases de mar-
cas, como las denominativas, las gráficas y las
mixtas, en atención a la estructura del signo.
En este contexto, tomando en cuenta que las
marcas en controversia son “EVIRIN” (denomi-
nativa) y “ERILIN” (denominativa); el Tribunal
considera conveniente examinar lo concerniente
a las marcas denominativas, por corresponder a
las clases de los signos en conflicto.
Las marcas denominativas, llamadas tam-
bién nominales o verbales, utilizan expresiones
acústicas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o números, individual o conjun-
tamente estructurados, que integran un conjun-
to o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen en: sugestivas que son las que tie-
nen una connotación conceptual que evoca cier-
tas cualidades o funciones del producto identi-
ficado por la marca; y, arbitrarias que no mani-
fiestan conexión alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto
que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su con-
junto, producen en el consumidor una idea so-
bre la marca que le permite diferenciarla de las
otras existentes en el mercado.
Fernández Novoa ofrece los siguientes crite-
rios, elaborados en torno a la comparación de
marcas denominativas, los que han sido recogi-
dos en varios pronunciamientos del Tribunal,
como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005,
publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de
abril de 2005:
“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-
to o sintética, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y gráfica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo
tanto, en el juicio comparativo la totalidad de
las sílabas y letras que forman los vocablos
de las marcas en pugna, sin perjuicio de des-
tacar aquellos elementos dotados de espe-
cial eficacia caracterizante, atribuyendo me-
15/06/2012 27.64
nos valor a los que ofrezcan atenuada fun-
ción diferenciadora.”
“(...) han de considerarse semejantes las mar-
cas comparadas cuando la sílaba tónica de
las mismas ocupa la misma posición y es
idéntica o muy difícil de distinguir.”
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo
orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominación.”
“(...) en el análisis de las marcas denomina-
tivas hay que tratar de encontrar la dimensión
más característica de las denominaciones
confrontadas: la dimensión que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la im-
presión general que la denominación va a
suscitar en los consumidores.” 1
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE
UN SIGNO COMO MARCA.
La identidad y la semejanza
Tomando en cuenta que la sociedad LABORA-
TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. solicitó
el registro del signo “EVIRIN” (denominativo),
para distinguir productos comprendidos en la
clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza
y que la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. pre-
sentó oposición a la solicitud de registro sobre
la base del registro de su marca “ERILIN” (de-
nominativa), para distinguir productos compren-
didos en la clase 5 de la Clasificación Interna-
cional de Niza; se hará referencia a la identidad
y la semejanza de un signo con una marca.
La legislación andina ha determinado que no
pueden ser objeto de registro como marca los
signos que sean idénticos o similares entre sí,
conforme lo establece el literal a) del artículo
136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado:
“La marca tiene como función principal la de
identificar los productos o servicios de un
1
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL
DERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. Es-
paña 1984. Págs. 199 y SS.
GACETA OFICIAL
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de
los de igual o semejante naturaleza, pertene-
cientes a otra empresa o persona; es decir,
el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilización del
signo, y le corresponde el derecho de oponer-
se a que terceros no autorizados por él hagan
uso de la marca”. 2
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos
este Órgano acerca del cuidado que se debe
tener al realizar el estudio entre dos signos para
determinar si entre ellos se presenta el riesgo
de confusión o de asociación. Esto, por cuanto
la labor de determinar si una marca es confundible
con otra, presenta diferentes matices y comple-
jidades, según que entre los signos en proceso
de comparación exista identidad o similitud y
según la clase de productos o de servicios a los
que cada uno de esos signos pretenda distin-
guir. En los casos en los que las marcas no
sólo sean idénticas sino que tengan por objeto
individualizar unos mismos productos o servi-
cios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando
se trata de simple similitud, el examen requiere
de mayor profundidad, con el objeto de llegar a
las determinaciones en este contexto, así mis-
mo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determina-
ción de la confundibilidad corresponde a una
decisión del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quienes, han de establecer-
la en base a principios y reglas que la doctrina y
la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que pue-
de ir del extremo de la similitud al de la identi-
dad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional
Comunitario ha señalado que para valorar la
similitud marcaria y el riesgo de confusión es
necesario, en términos generales, considerar
los siguientes tipos de similitud:
La similitud ortográfica que emerge de la co-
incidencia de letras entre los segmentos a com-
pararse, en los cuales la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el número de
sílabas, las raíces, o las terminaciones comu-
2 3
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA.
15/06/2012 28.64
nes, pueden inducir en mayor grado a que la
confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos
que al ser pronunciados tienen un sonido simi-
lar. La determinación de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces
o terminaciones; sin embargo, deben tenerse
también en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibi-
lidad real de confusión entre los signos confron-
tados.
La similitud ideológica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del contenido o del parecido conceptual
de los signos. Por tanto, cuando los signos re-
presentan o evocan una misma cosa, caracte-
rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-
dor distinguir una de otra.
En el caso de autos, el Juez consultante deter-
minará si entre los signos en controversia existe
similitud conceptual y, en consecuencia, pue-
den generar confusión en el público consumi-
dor.
3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E IN-
DIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.
Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-
cia, ha manifestado que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error a
los consumidores, sino que es suficiente la exis-
tencia del riesgo de confusión para que se con-
figure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en
materia marcaria, se refiere a la falta de clari-
dad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no
existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”. 3
Para establecer la existencia del riesgo de con-
fusión o de asociación será necesario determi-
nar si existe identidad o semejanza entre los
signos en disputa, tanto entre sí como en rela-
ción con los productos o servicios distinguidos
Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de
2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre
de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUS-
TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
GACETA OFICIAL
por ellos, y considerar la situación de los con-
sumidores o usuarios, la cual variará en función
de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la
semejanza de los signos puede dar lugar a dos
tipos de confusión: la directa, caracterizada
porque el vínculo de identidad o semejanza in-
duce al comprador a adquirir un producto o usar
un servicio determinado en la creencia de que
está comprando o usando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y la indirecta, caracteri-
zada porque el citado vínculo hace que el con-
sumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se
le ofrecen, un origen empresarial común. 4
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusión entre varios signos y los productos
o servicios que cada una de ellos ampara, se-
rían los siguientes: (i) que exista identidad entre
los signos en disputa y también entre los pro-
ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o
identidad entre los signos y semejanza entre
los productos o servicios; (iii) o semejanza en-
tre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-
bién semejanza entre éstos. 5
También es importante tener en cuenta que
además del riesgo de confusión, que se busca
evitar en los consumidores con la existencia en
el mercado de marcas idénticas o similares, la
Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo
de asociación», en particular, los artículos 136
literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha
expresado que “El riesgo de asociación es la
posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense
que el productor de dicho producto y otra empre-
sa tienen una relación o vinculación económi-
ca”. 6
4
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº
914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
5
Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,
de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
6
Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648
de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBU-
NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
15/06/2012 29.64
En ese sentido, se busca evitar que el consumi-
dor asocie el origen de un producto o servicio a
otro origen empresarial distinto, ya que con la
sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,
los empresarios se beneficiarían sobre la base
de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confu-
sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-
rios:
“El primero, la confusión visual, la cual ra-
dica en poner de manifiesto los aspectos or-
tográficos, los meramente gráficos y los de
forma. El segundo, la confusión auditiva, en
donde juega un papel determinante, la per-
cepción sonora que pueda tener el consumi-
dor respecto de la denominación aunque en
algunos casos vistas desde una perspectiva
gráfica sean diferentes, auditivamente la idea
es de la misma denominación o marca. El
tercer y último criterio, es la confusión ideoló-
gica, que conlleva a la persona a relacionar el
signo o denominación con el contenido o sig-
nificado real del mismo, o mejor, en este pun-
to no se tiene en cuenta los aspectos mate-
riales o auditivos, sino que se atiende a la
comprensión, o al significado que contiene la
expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 7
3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO
MARCARIO.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su
jurisprudencia las siguientes reglas originadas
en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el
cotejo entre signos distintivos:
Regla 1.- La confusión resulta de la impre-
sión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-
cesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-
janzas y no las diferencias que existen entre
las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe co-
locarse en el lugar del comprador presunto y
7
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-
blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,
marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
GACETA OFICIAL
tener en cuenta la naturaleza de los produc-
tos. 8
El Tribunal ha precisado en sus sentencias la
utilidad y aplicación de los parámetros indica-
dos, los cuales pueden orientar a quien los apli-
ca en la solución del caso concreto. Dichos cri-
terios se han resumido en cuatro reglas básicas
que se estiman de gran utilidad en el proceso de
comparación entre signos distintivos, así: 9
“a) La confusión resulta de la impresión
de conjunto despertada por las mar-
cas. Esta primera regla es la que se ha
considerado de mayor importancia, exige
el cotejo en conjunto de la marca, criterio
válido para la comparación de marcas de
todo tipo o clase. Esta visión general o
de conjunto de la marca es la impresión
que el consumidor medio tiene sobre la
misma y que puede llevarlo a confusión
frente a otras marcas semejantes que se
encuentren disponibles en el comercio.
“b) Las marcas deben ser examinadas en
forma sucesiva y no simultánea. En la
comparación marcaria debe emplearse el
método de cotejo sucesivo entre las mar-
cas, esto es, no cabe el análisis simultá-
neo, en razón de que el consumidor no
analiza simultáneamente las marcas, sino
que lo hace en forma individualizada.
“c) Quien aprecie la semejanza deberá co-
locarse en el lugar del comprador pre-
sunto, tomando en cuenta la natura-
leza del producto. Comoquiera que
quien, en último término, puede ser obje-
to de la confusión es la persona que
compra el producto o recibe el servicio,
el juez o administrador, al momento de
realizar el cotejo debe situarse frente a
los productos designados por las marcas
en conflicto como si fuera un consumidor
o un usuario, para poder evaluar con el
mayor acierto si se presentan entre ellas
similitudes tan notorias que induzcan al
error en la escogencia.
8 11
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS
DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Bue-
nos Aires, 1946, Pág. 351 y ss.
9
Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-
96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C.
No. 233 de 19-XI-96.
15/06/2012 30.64
“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,
más las semejanzas que las diferen-
cias que existan entre las marcas que
se comparan. La similitud general entre
dos marcas no depende de los elemen-
tos distintos que aparezcan en ellas, sino
de los elementos semejantes o de la
semejante disposición de esos elemen-
tos.” 10, 11.
3.6. MARCAS FARMACÉUTICAS. EXAMEN
DE REGISTRABILIDAD. PARTÍCULAS DE
USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.
Las Marcas Farmacéuticas. Examen de Re-
gistrabilidad.
Tomando en cuenta que la sociedad LABORA-
TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. solicitó
el registro del signo “EVIRIN” (denominativo),
para distinguir productos comprendidos en la
clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza
y que la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. for-
muló oposición a la solicitud de registro sobre la
base del registro previo de su marca “ERILIN”
(denominativa) en la clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza; el Tribunal estima ade-
cuado referirse al tema: “Marcas Farmacéuti-
cas”.
En primer lugar, deviene necesario precisar que
la comparación entre marcas destinadas a dis-
tinguir productos farmacéuticos impone un exa-
men más riguroso, vista la repercusión del ries-
go de confusión que podría suscitarse, en la
salud y vida de los consumidores. Conforme a
ello, el examen de registrabilidad debe ser im-
periosamente más riguroso.
El Tribunal se ha inclinado en estos casos:
“por la tesis de que en cuanto a marcas far-
macéuticas el examen de la confundibilidad
debe tener un estudio y análisis más prolijo
evitando el registro de marcas cuya denomi-
10
Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3
1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNDAD ANDINA.
Consultar también, al respecto, las Interpretaciones
Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-
87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-
94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR
MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca
“DIDA”.
GACETA OFICIAL
nación tenga una estrecha similitud, para evi-
tar precisamente, que el consumidor solicite
un producto confundiéndose con otro, lo que
en determinadas circunstancias puede cau-
sar un daño irreparable a la salud humana,
más aún considerando que en muchos esta-
blecimientos, aún medicamentos de delicado
uso, son expendidos sin receta médica y con
el solo consejo del farmacéutico de turno”. 12
Así pues, el rigor del examen encuentra justifi-
cación en “las peligrosas consecuencias que
puede acarrear para la salud una eventual con-
fusión que llegare a producirse en el momento
de adquirir un determinado producto farmacéuti-
co, dado que la ingestión errónea de éste puede
producir efectos nocivos y hasta fatales”. 13
El Tribunal ha indicado que:
“El interés de la ley en evitar todo error en el
mercado no sólo se refiere al respeto que
merece toda marca anterior que ha ganado
con su esfuerzo un crédito, sino también de-
fender a los posibles clientes, que en mate-
ria tan delicada y peligrosa como la farma-
céutica pudiera acarrearles perjuicios una
equivocación”, y que “al confrontar las mar-
cas que distinguen productos farmacéuticos
hay que atender al consumidor medio que
solicita el correspondiente producto. De poco
sirve que el expendedor de los productos sea
personal especializado, si el consumidor in-
curre en error al solicitar el producto”. 14
Es cierto que “(…) existen factores que contri-
buyen a evitar la confusión, tales como, la inter-
vención de médicos a través del récipe que
orienta la compra del producto y (…) la expedi-
ción de productos sin receta médica”, pero en
ninguno de estos casos “puede descartarse en
forma absoluta la posibilidad de algún tipo de
error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente
expuesto, este Tribunal considera acertada la
posición doctrinaria de establecer el mayor gra-
12
Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C.
Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA.
13
Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C.
Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
14
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de
Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo
S.A., 1984, Págs. 265 y 266.
15/06/2012 31.64
do de rigurosidad al momento de confrontar
marcas farmacéuticas”. 15
Cabe agregar; sin embargo, que el signo desti-
nado a amparar productos farmacéuticos pudie-
ra haber sido confeccionado con elementos de
uso general, relativos a las propiedades del pro-
ducto, sus principios activos, su uso terapéuti-
co, etc. El Tribunal ha manifestado que, en es-
tos casos, “la distintividad debe buscarse en el
elemento diferente que integra el signo y en la
condición de signo de fantasía que logre mos-
trar el conjunto marcario”. 16
Partículas de uso común en la conforma-
ción de marcas farmacéuticas.
Ahora bien, tomando en cuenta que dentro del
proceso interno la sociedad LABORATORIOS
BIOGEN DE COLOMBIA S.A. alegó que “(…) la
partícula o terminación IN, es de uso común en
el mercado de los productos farmacéuticos, por
lo cual no puede entrar en el ejercicio o análisis
de similitud o semejanza de las marcas (…)”,
deviene necesario abordar el tema de partículas
de uso común en la conformación de marcas
farmacéuticas.
Partículas de uso común:
Al respecto, al conformar una marca, su crea-
dor puede valerse de toda clase de elementos,
es decir, sufijos, prefijos, raíces o terminacio-
nes que pueden estimarse como expresiones
de uso común, por lo que no pueden ser objeto
de monopolio o dominio absoluto por persona
alguna. Menos aún cuando éstas informan ex-
clusivamente acerca de la calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen, época de produc-
ción, características u otros datos del corres-
pondiente producto o servicio. En este caso, si
tales características son comunes a otros pro-
ductos o servicios del mismo género, el signo
no será distintivo y, por tanto, no podrá ser re-
gistrado. Empero, si las partículas de uso co-
mún se encuentran con otras partículas que le
otorgan distintividad al signo solicitado a regis-
tro, el signo es susceptible de registro.
15
Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C.
Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
16
Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C.
Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
GACETA OFICIAL
Las marcas farmacéuticas usualmente se ela-
boran con la conjunción de partículas de uso
general, que suelen darle al signo creado cierto
poder evocativo, que le da al consumidor una
idea acerca de las propiedades del producto,
sus principios activos, etc.
Al efectuar el examen comparativo en esta cla-
se de marcas, no deben tomarse en cuenta las
partículas de uso general o común, a efectos de
determinar si existe confusión; ésta es una ex-
cepción al principio de que el cotejo de las
marcas debe realizarse atendiendo a una sim-
ple visión de los signos que se enfrentan, donde
el todo prevalece sobre sus componentes. En el
caso de las marcas farmacéuticas la distintivi-
dad se busca en el elemento diferente que inte-
gra el signo y en la condición de signo de fan-
tasía del conjunto marcario.
La exclusividad del uso, que confiere el derecho
obtenido a través del registro de marcas, des-
carta que partículas, prefijos o sufijos, comu-
nes, necesarios o usuales que pertenecen al
dominio público, puedan ser utilizados única-
mente por un titular marcario, porque al ser esos
vocablos usuales, no se puede impedir que el
público en general los siga utilizando, hacerlo
constituirá el monopolio del uso de partículas
necesarias en beneficio de unos pocos.
La marca débil:
Ahora bien, todo signo registrado como marca
puede hacerse débil en el mercado de produc-
tos o servicios de que se trate. En efecto, si uno
de los elementos que integran el signo es de
carácter genérico o de uso común, o si evoca
una cualidad del producto o servicio, el signo se
hará débil frente a otros que también incluyan
uno de tales elementos o cualidades, inapro-
piables en exclusiva.
Según la doctrina, “la presencia de una locu-
ción genérica no monopolizable resta fuerza al
conjunto en que aparece; nadie, en efecto, pue-
de monopolizar una raíz genérica, debiendo to-
lerar que otras marcas la incluyan, aunque po-
drán exigir que las desinencias u otros compo-
nentes del conjunto marcario sirvan para distin-
guirlo claramente del otro”. Asimismo, el texto
citado agrega que, no obstante su distintividad,
el signo puede haberse tornado banal “por el
crecido número de registros marcarios que lo
contienen; no se trata de una cualidad intrín-
15/06/2012 32.64
seca del signo, sino de su posición relativa en
ese universo de signos que constituye el Regis-
tro (...)”. 17
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de
una marca débil, al contener ésta:
“una partícula de uso común no puede impe-
dir su inclusión en marcas de terceros, y
fundar en esa sola circunstancia la existen-
cia de confundibilidad, ya que entonces se
estaría otorgando al oponente un privilegio
inusitado sobre una raíz de uso general o
necesario (...). Esto necesariamente tendrá
efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos
elementos de uso común son marcariamente
débiles, y que los cotejos entre marcas que
los contengan deben ser efectuados con cri-
terio benevolente”.18
3.7. LAS MARCAS DE FANTASÍA.
En el presente proceso la sociedad LABORA-
TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. argu-
mentó que “(…) las denominaciones en conflic-
to, EVIRIN y ERILIN son arbitrarias ya que no
tienen significado propio y no tienen conexión
alguna entre su significado, naturaleza, cualida-
des y funciones respecto de los productos de la
clase 5 a la cual están destinadas”; en tal virtud,
se hace necesario tratar el tema: “las marcas
de fantasía”.
Dentro de las marcas denominativas se encuen-
tra la marca de fantasía, que puede no tener
significado alguno aunque puede sugerir una
idea o concepto.
Para la doctrina es “aquella constituida por una
palabra con significado propio que ha sido elegi-
da para distinguir un producto o servicio y, que
es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna
de sus características”. 19
Las marcas de fantasía no incitan a la idea del
producto o servicio en sí, porque, por lo gene-
17
BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS
CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II,
1984. Págs. 78 y 79.
18
OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial
Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Págs.
191 y 192.
19
OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial
Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág.
26.
GACETA OFICIAL
ral, se trata de palabras sin contenido concep-
tual, que no hacen referencia a sus cualidades o
aptitudes ni a su género o especie.
Entre las marcas de fantasía se incluyen las
denominadas evocativas que son consideradas
como las que dan al consumidor una idea sobre
alguna propiedad o característica del producto o
servicio que va a distinguir la marca.
Igualmente, ha sostenido el Tribunal:
“Las denominaciones de fantasía (…) impli-
can la creación de un vocablo, el mismo que
puede no tener significado alguno. Es así que
una marca de fantasía gozará generalmente
de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las
marcas de fantasía o caprichosas por ser
elaboración del ingenio propio de sus titula-
res carecen de connotación conceptual o sig-
nificado idiomático, de tal manera que si una
denominación genérica va acompañada de
una palabra de fantasía, la posibilidad de que
sea admitido su registro aumenta”. 20
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1. Un signo puede ser registrado como marca,
cuando distingue productos o servicios en el
mercado y reúne el requisito de ser suscepti-
ble de representación gráfica, de conformidad
con lo establecido por el artículo 134 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-
dad Andina. Esa aptitud se confirmará si el
signo, cuyo registro se solicita, no se encuen-
tra comprendido en ninguna de las causales
de irregistrabilidad determinadas por los ar-
tículos 135 y 136 de la mencionada Decisión.
La distintividad del signo presupone su per-
ceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2. Las marcas denominativas llamadas también
nominales o verbales, utilizan expresiones
acústicas o fonéticas, formadas por una o
varias letras, palabras o números, individual o
20
Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398
de 10 de septiembre de 1998, marca: “SALTIN” etique-
ta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AN-
DINA.
15/06/2012 33.64
conjuntamente estructurados, que integran
un conjunto o un todo pronunciable, que pue-
de o no tener significado conceptual. Para su
comparación, deberá procederse de acuerdo
a las reglas recogidas en la presente provi-
dencia.
3. No son registrables los signos que según lo
previsto en el artículo 136, literal a) de la re-
ferida Decisión 486, y en relación con dere-
chos de terceros, sean idénticos o se aseme-
jen a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada para los mismos servi-
cios o productos o, para productos o servi-
cios respecto de los cuales el uso de la mar-
ca pueda causar en el público un riesgo de
confusión y/o de asociación. De ello resulta,
que no es necesario que el signo solicitado
para registro induzca a error o a confusión a
los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusión para que
se configure la prohibición de irregistrabilidad.
4. El riesgo de confusión y/o de asociación de-
berá ser analizado por la Autoridad Nacional
Competente o por el Juez, según correspon-
da, sujetándose a las reglas de comparación
de signos.
5. El examen de registrabilidad de marcas far-
macéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar
que los consumidores incurran en confusión
entre diferentes productos, por la similitud
existente entre las marcas que los designan,
teniendo presente que, de generarse error,
éste podría tener consecuencias graves y
hasta fatales en la salud de las personas, por
esta razón se recomienda al examinador apli-
car un criterio riguroso.
Al efectuar el examen comparativo de marcas
farmacéuticas no deben tomarse en cuenta
las partículas de uso general o común, a
efectos de determinar si existe confusión,
ésta es una excepción al principio de que el
cotejo de las marcas debe realizarse aten-
diendo a una simple visión de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre
sus componentes. En este caso, la distintivi-
dad se busca en el elemento diferente que
integra el signo y en la condición de signo de
fantasía del conjunto marcario.
El signo registrado como marca, es suscep-
tible de convertirse en débil, cuando alguno
GACETA OFICIAL 15/06/2012 34.64

de los elementos que lo integran evoca una
cualidad del producto o servicio, deviniendo
la marca en débil frente a otras que también
incluyan uno de tales elementos o cualida-
des que, por su naturaleza, no admiten apro-
piación exclusiva.
6. Las marcas de fantasía implican la creación
de un vocablo, el mismo que puede no tener
significado alguno. Esta marca gozará gene-
ralmente de un mayor poder distintivo por ser
elaboración del ingenio propio de sus titula-
res, por tanto, carecen de connotación con-
ceptual o significado idiomático.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-
00177, deberá adoptar la presente interpreta-
ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero
del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remítase copia a la Secretaría Gene-
ral de la Comunidad Andina, para su publicación
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 148-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de
la misma Decisión 486. Marca: STRESIN (denominativa) Actor: LABORATORIOS
NATURAL FRESHLY INFABO LTDA. INSTITUTO FARMACOLÓGICO BOTÁNICO.
Proceso interno Nº 2007-00111.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- ferida solicitud de interpretación prejudicial por

DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
once días del mes de abril del año dos mil doce.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus
anexos, remitida por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera relativa al ar-
tículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina, dentro del proceso inter-
no Nº 2005-00111;
El auto de 8 de febrero de 2012, mediante el
cual este Tribunal decidió admitir a trámite la re-
cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y con los requisitos con-
templados en el artículo 125 del Estatuto; y,
Los hechos señalados por el consultante, com-
plementados con los documentos incluidos en
anexos.
a) Partes en el proceso interno.
Demandante: sociedad LABORATORIOS NA-
TURAL FRESHLY INFABO LTDA. INSTITUTO
FARMACOLÓGICO BOTÁNICO.
Demandada: Superintendencia de Industria y
Comercio de la República de Colombia.
GACETA OFICIAL
Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS
DAKAMED LTDA.
a) Hechos.
1. El 17 de agosto de 2005, la sociedad LABO-
RATORIOS DAKAMED LTDA. solicitó, ante
la División de Signos Distintivos de la Super-
intendencia de Industria y Comercio, el re-
gistro como marca del signo STRESIN (deno-
minativo), para distinguir productos compren-
didos en la Clase 29 de la Clasificación Inter-
nacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la
Gaceta de Propiedad Industrial Nº 556 de 30
de septiembre de 2005. Contra dicha solici-
tud no se presentaron oposiciones.
3. Por Resolución Nº 5170 de 3 de marzo de
2006, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio,
concedió el registro del signo solicitado.
4. La sociedad LABORATORIOS NATURAL
FRESHLY INFABO LTDA. INSTITUTO FAR-
MACOLÓGICO BOTÁNICO interpuso deman-
da contencioso administrativa contra la men-
cionada resolución.
b) Fundamentos jurídicos de la demanda.
La sociedad LABORATORIOS NATURAL
FRESHLY INFABO LTDA. INSTITUTO FARMA-
COLÓGICO BOTÁNICO en su escrito de de-
manda presentó los siguientes argumentos:
1. Ser titular de las marcas FRESHLY ESTRÉS
SIN (mixta) registradas a su favor para distin-
guir productos de las Clases 5 y 30.
2. Se violó el artículo 136 de la Decisión 486,
cita los literales a) y f) ya que la Superinten-
dencia “no tuvo en cuenta el registro de las
marcas anteriores (FRESHLY ESTRÉS sin)
en las clases 5 y 30 (…)” y que “el signo pos-
teriormente registrado (STRESIN), resulta
confundible gramatical, fonética y concep-
tualmente de los signos previamente regis-
trados”.
3. Entre los signos en conflicto se presenta una
confusión auditiva, gramatical y conceptual,
pues “desde el punto meramente gramatical
y fonético, podría darse la confundibilidad res-
pecto del producto mismo y también de su
15/06/2012 35.64
procedencia empresarial, en menoscabo del
consumidor que puede verse afectado en la
adquisición del producto” y “desde el punto
de vista conceptual, los signos cotejados
traen la misma significación, originados en la
idea de que los signos enfrentados protegen
productos que pueden aminorar o eliminar
una sintomatología moderna llamada estrés”.
4. Por lo que “la identidad de los signos en dispu-
ta y de los productos que se pretenden am-
parar resultan evidentes y en consecuencia,
la marca solicitada, no puede coexistir con la
previamente registrada y con los derechos
que de ella se derivan”.
5. Entre los signos en conflicto existe similitud
que “resulta de la conexión competitiva de los
productos, de los mismos canales publicita-
rios y de comercialización y del mismo uso o
finalidad. En este orden de ideas es claro que
entre los productos de la clase 5, 29 y 30
puede existir el elemento común de la finali-
dad nutricional”.
c) Fundamentos jurídicos de la contestación
a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comer-
cio contesta la demanda sosteniendo que:
1. Con la emisión de la Resolución impugnada
“no se ha incurrido en violación de las nor-
mas contenidas en la Decisión 486 de la Co-
munidad Andina (…)”.
2. El signo STRESIN (denominativo) cumple con
los requisitos legales exigidos y contraria-
mente a lo argumentado por la accionante
tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto
al efectuar el examen en conjunto de los sig-
nos comprados (…) no presentan similitudes
entre los mismos (…)”.
3. Por lo que, “efectuado el examen conjuntual
de las marcas enfrentadas ‘STRESIN’ frente
a ‘FRESHLY ESTRÉS SIN’ no arroja confu-
sión; pues cada uno de los signos se encuen-
tra provisto de la suficiente carga diferencia-
dora e individualizadora, en tal sentido al ser
visualizados desde (sic) gráfico, ortográfico y
fonético, son percibidos de diferente mane-
ra, así tenemos que la marca ‘STRESIN’ se
compone de una sola expresión de siete le-
tras y, la marca FRESHLY ESTRÉS SIN se
compone de tres expresiones y dieciséis le-
GACETA OFICIAL
tras”. Además, “la sílaba tónica de los signos
confrontados están compuestos (sic) por di-
ferentes letras y al ser diferente la composi-
ción mal puede alegarse confundibilidad en-
tre los mismos”.
4. Por lo tanto, al no existir riesgo de confusión
entre los signos en conflicto, éstos pueden
coexistir pacíficamente en el mercado”.
d) Tercero interesado.
La sociedad LABORATORIOS DAKAMED
LTDA. tercero interesado en el proceso, con-
testó la demanda argumentando lo siguiente:
1. La Superintendencia no incurrió en violación
de ninguna norma y que de acuerdo al artícu-
lo 150 de la Decisión 486 realizó “el estudio
de registrabilidad de un signo teniendo en
cuenta todas y cada una de las causales de
irregistrabilidad (…)” a pesar de no haberse
presentado oposiciones.
2. “(…) la marca STRESSIN (Nominativa), es
totalmente novedosa y evocativa, vale decir
no solamente por su componente NOMINAL
sino también CONCEPTUAL y GRÁFICO, lo
que permite su coexistencia en el mercado
sin causar ningún tipo de confusión en el
consumidor (…)”, por lo tanto, la marca soli-
citada es “lo suficientemente distintiva frente
a otras marcas (…)”.
3. Además en “su presentación comercial y di-
seño es tan distinta que ni el más despreve-
nido consumidor se podría confundir al es-
coger estos productos así se encuentren en
la misma vitrina”.
4. El signo solicitado debe ser analizado en una
visión de conjunto, sin fraccionarla.
5. Se debe aceptar “que nos encontramos en un
escenario en el cual la marca solicitada in-
cor-pora elementos nuevos con una indiscuti-
ble fuerza individualizadora, al punto que pue-
den coexistir en el mercado sin causar nin-
gún riesgo de confusión directa ni indirecta”.
6. Entre los signos en conflicto existen las su-
ficientes diferencias conceptuales, fonéticas
y gramaticales.
7. Cita jurisprudencia de otros casos similares.
15/06/2012 36.64
CONSIDERANDO:
Que, la norma contenida en el artículo 136 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, cuya interpretación ha sido solicitada,
forma parte del ordenamiento jurídico de la Co-
munidad Andina, conforme lo dispone el literal
c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpre-
tar por vía prejudicial las normas que conforman
el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin
de asegurar su aplicación uniforme en el territo-
rio de los Países Miembros, siempre que la so-
licitud provenga de un Juez Nacional también
con competencia para actuar como Juez Comu-
nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal
Consultante, en tanto resulten pertinentes para
la resolución del proceso, conforme a lo esta-
blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-
ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (codificado mediante la Decisión 472),
en concordancia con lo previsto en los artículos
2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado
mediante la Decisión 500);
Que, la presentación de la solicitud de registro
como marca del signo STRESIN (denominativo),
fue el 17 de agosto de 2005, en vigencia de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, los hechos controvertidos y las normas
aplicables al caso concreto se encuentran den-
tro de la citada normativa, por lo que, de acuer-
do a lo solicitado por el consultante se interpre-
tará el artículos 136 de la Decisión 486 en su
literal a); y conforme a lo facultado por la norma
comunitaria de oficio se interpretarán los artícu-
los 134 literales a) y b) y 150 de la misma
Decisión 486; y,
Que, el texto de las normas objeto de la inter-
pretación prejudicial es el siguiente:
Decisión 486 de la Comisión de la Comu-
nidad Andina
“(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen
constituirá marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles de representación
gráfica. La naturaleza del producto o servicio
GACETA OFICIAL
al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el co-
mercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
sión o de asociación;
(…)
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido
en el artículo 148, o si no se hubiesen pre-
sentado oposiciones, la oficina nacional com-
petente procederá a realizar el examen de
registrabilidad. En caso se hubiesen presen-
tado oposiciones, la oficina nacional compe-
tente se pronunciará sobre éstas y sobre la
concesión o denegatoria del registro de la
marca mediante resolución.
(…)”.
1. La marca y los requisitos para su registro.
El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a
la marca señala: “(…) constituirá marca cual-
quier signo que sea apto para distinguir produc-
tos o servicios en el mercado. Podrán registrar-
se como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del pro-
ducto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningún caso será obstáculo para su
registro (…)”. Este artículo tiene un triple conte-
nido, da un concepto de marca, indica los requi-
sitos que debe reunir un signo para ser registra-
do como marca y hace una enumeración ejem-
plificativa de los signos registrables.
15/06/2012 37.64
Con base al concepto del artículo 134 de la De-
cisión 486 se define la marca como un bien
inmaterial constituido por un signo conformado
por palabras o combinación de palabras, imá-
genes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,
escudos, sonidos, olores, letras, números, co-
lor determinado por su forma o combinación de
colores, forma de los productos, sus envases o
envolturas y otros elementos de soporte, indi-
vidual o conjuntamente estructurados que, sus-
ceptibles de representación gráfica, sirvan para
distinguir en el mercado productos o servicios, a
fin de que el consumidor o usuario medio los
identifique, valore, diferencie, seleccione y ad-
quiera sin riesgo de confusión o error acerca del
origen o la calidad del producto o servicio. Este
artículo hace una enumeración enunciativa de
los signos que pueden constituir marcas, por lo
que el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-
bre los signos denominativos, gráficos y mixtos,
pero también los tridimensionales, así como los
sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de
extender el alcance de la noción de marca”.
(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.
Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:
“UNIVERSIDAD VIRTUAL”).
El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
presamente establecido en la Decisión 344, se
encuentra implícitamente contenido en esta de-
finición toda vez que, un signo para que pueda
ser captado y apreciado es necesario que pase
a ser una impresión material identificable a fin
de que, al ser aprehendido por medios sensoria-
les y asimilado por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios. Sobre la
perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:
“(…) es un acierto del artículo 134 no exigir ex-
presamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,
porque ya está implícito en el propio concepto
de marca como bien inmaterial en el principal
de sus requisitos que es la aptitud distintiva”
(Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Mar-
cas en la Decisión 486 del Acuerdo de Carta-
gena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001,
p. 132).
La susceptibilidad de representación gráfica jun-
tamente con la distintividad, constituyen los re-
quisitos expresamente exigidos por la norma
comunitaria.
La susceptibilidad de representación gráfi-
ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-
GACETA OFICIAL
crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-
mulas u otros soportes, es decir, en algo per-
ceptible para ser captado por el público consu-
midor.
La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferen-
ciar en el mercado los productos o servicios,
haciendo posible que el consumidor o usuario
los seleccione. Es considerada como caracte-
rística esencial que debe reunir todo signo para
ser registrado como marca y constituye el pre-
supuesto indispensable para que ésta cumpla
su función principal de identificar e indicar el
origen empresarial y, en su caso incluso, la ca-
lidad del producto o servicio, sin riesgo de con-
fusión y/o asociación.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien
este artículo con relación a lo que disponía el
artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa
mención a la “suficiente” distintividad, sin em-
bargo para efectos de registro del signo, de con-
formidad con el literal a) del artículo 135 de la
Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá
ser apto para identificar y distinguir en el merca-
do los productos o servicios producidos o co-
mercializados por una persona de otros idénti-
cos o similares, con el objeto de que el consu-
midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-
ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación en
torno a su origen empresarial o a su calidad (…)
esta exigencia se expresa también a través de
la prohibición contemplada en el artículo 135,
literal b, de la Decisión en referencia, según la
cual no podrán registrarse como marcas los
signos que carezcan de distintividad”. (Proceso
205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,
del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA
BOTA Y SUS SUELAS”).
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-
trínseca” como una capacidad distintiva “ex-
trínseca”, la primera se refiere a la aptitud indi-
vidualizadora del signo, mientras que la segun-
da se refiere a su no confundibilidad con otros
signos.
La marca salvaguarda tanto el interés de su
titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
signo distintivo, como el interés general de los
consumidores o usuarios, garantizándoles el ori-
gen y la calidad de los productos o servicios,
evitando el riesgo de confusión y/o de asocia-
ción, tornando así transparente el mercado.
15/06/2012 38.64
Es importante advertir que el literal a) del artícu-
lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-
luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del artículo 134
de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de los requisitos de
distintividad, susceptibilidad de representación
gráfica o perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta
de distintividad está consagrada de manera in-
dependiente como causal de nulidad absoluta
en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-
trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-
seca”, como ya se indicó.
En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-
lizar en el presente caso, si el signo STRESIN
(denominativo), cumple con los requisitos del
artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, y si no se encuentra
dentro de las causales de irregistrabilidad pre-
vistas en los artículos 135 y 136 de la referida
Decisión.
2. Clases de signos. Comparación entre sig-
nos denominativos y mixtos.
Se abordará el tema de las clases de signos y
de su comparación, en vista de que el signo so-
licitado es STRESIN denominativo y el signo
sobre la base del cual se presenta la demanda
es FRESHLY STRÉS SIN mixto.
Signos denominativos.
Los signos denominativos llamados también no-
minales o verbales, utilizan expresiones acús-
ticas o fonéticas, formados por una o varias
letras, palabras o números, individual o conjun-
tamente estructurados, que integran un conjun-
to o un todo pronunciable y que pueden o no te-
ner significado conceptual. Este tipo de signos
se subdividen en: sugestivos que son los que
tienen una connotación conceptual que evoca
ciertas cualidades o funciones del producto iden-
tificado por el signo; y arbitrarios que no mani-
fiestan conexión alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto
que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos están los
signos denominativos compuestos, que son
aquellos que se componen de dos o más pala-
GACETA OFICIAL
bras. Al respecto, el Tribunal ha establecido
que: “No existe prohibición alguna para que los
signos a registrarse adopten, entre otros, cual-
quiera de estas formas: se compongan de una
palabra compuesta, o de dos o más palabras,
con o sin significación conceptual, con o sin el
acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso
13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,
de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
Signos mixtos.
Los signos mixtos se componen de un elemen-
to denominativo (una o varias palabras) y un
elemento gráfico (una o varias imágenes). La
combinación de estos elementos al ser aprecia-
dos en su conjunto produce en el consumidor
una idea sobre el signo que le permite diferen-
ciarlo de los demás existentes en el mercado.
Sin embargo al efectuar el cotejo de estos sig-
nos se debe identificar cuál de estos elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente
del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca
mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado
el registro del elemento nominativo como el grá-
fico, como uno solo. Cuando se otorga el regis-
tro de la marca mixta se la protege en su inte-
gridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C.
Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño indus-
trial: BURBUJA videos 2000).
Comparación entre signos denominativos y
mixtos.
Cuando el Juez Consultante, realice el examen
de registrabilidad entre signos mixtos; o, entre
un signo mixto y uno denominativo deberá iden-
tificar cuál de los elementos, el denominativo o
el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en
la mente del consumidor. El Tribunal ha reitera-
do que: “La doctrina se ha inclinado a conside-
rar que, en general, el elemento denominativo
de la marca mixta suele ser el más característi-
co o determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por
definición son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-
ta su tamaño, color y colocación, que en un mo-
mento dado pueden ser definitivos. El elemen-
to gráfico suele ser de mayor importancia cuan-
do es figurativo o evocador de conceptos, que
15/06/2012 39.64
cuando consiste simplemente en un dibujo
abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la
G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999,
marca: C.A.S.A. (mixta)).
Además, el cotejo entre un signo mixto o deno-
minativo, que contenga en su parte denomina-
tiva elementos compuestos, y otro signo mixto
o denominativo, se debe identificar cuál de es-
tos elementos prevalece y tiene mayor influen-
cia en la mente del consumidor, si el denomi-
nativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determi-
nación, “en el análisis de una marca mixta hay
que fijar cuál es la dimensión más característica
que determina la impresión general que (…)
suscita en el consumidor (…) debiendo el exa-
minador esforzarse por encontrar esa dimen-
sión, la que con mayor fuerza y profundidad
penetra en la mente del consumidor y que, por
lo mismo, determina la impresión general que el
signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de
Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A.,
Madrid 1984, p. 237 a 239).
En el caso concreto, cuando el Juez Consultan-
te realice el correspondiente examen de re-
gistrabilidad del signo mixto y del signo deno-
minativo que cuenten, en su parte denomina-
tiva, con elementos compuestos, solicitados
como marcas habrá de examinar especialmente
la relevancia y distintividad de los vocablos que
la conforman, esto es, si el signo solicitado a
registro tiene capacidad distintiva por sí mis-
mo, existiendo uno o más vocablos que doten
al signo de “la suficiente carga semántica que
permita una eficacia particularizadora que con-
duzca a identificar el origen empresarial”. (Pro-
ceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº
677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN
BOLA”).
Por tanto, el signo mixto o denominativo que
cuente, además, con una denominación com-
puesta será registrable en el caso, de que se
encuentre integrado por uno o más vocablos que
lo doten por sí mismo de distintividad suficiente
y, de ser el caso, siempre que estos vocablos
también le otorguen distintividad suficiente fren-
te a signos de terceros.
Con base a estos criterios el Juez Consultante
deberá identificar cuál de estos elementos pre-
valece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el gráfico y
GACETA OFICIAL
proceder a su cotejo a fin de determinar el ries-
go de confusión, conforme a los criterios conte-
nidos en la presente interpretación. En el caso
de que en uno de los signos prevalezca el ele-
mento gráfico y en el otro el denominativo o
viceversa no habrá, en principio, riesgo de con-
fusión. Si el elemento preponderante del signo
mixto es el gráfico, en principio, no existiría
riesgo de confusión. Caso contrario deberá
procederse al cotejo entre signos denominativos.
Si el elemento preponderante del signo mixto
es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de
conformidad con los parámetros para la compa-
ración entre signos denominativos:
En la comparación entre signos denominativos,
sean simples o compuestos, el Tribunal ha ma-
nifestado que los signos deben ser observados
en conjunto y con la totalidad de los elementos
que lo integran, sin descomponer su unidad
fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totali-
dad de las sílabas y letras que forman los voca-
blos de las marcas en pugna, sin perjuicio de
destacar aquellos elementos dotados de espe-
cial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos
valor a los que ofrezcan disminuyan dicha fun-
ción. Para realizar esta labor, se considera que
el Juez Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas com-
paradas cuando la sílaba tónica de las mis-
mas ocupa la misma posición y es idéntica o
muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo or-
den habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas
hay que tratar de encontrar la dimensión más
característica de las denominaciones con-
frontadas: la dimensión que con mayor fuerza
y profundidad penetra en la mente del consu-
midor y determina, por lo mismo, la impre-
sión general que la denominación va a susci-
tar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusiva
del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados
por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparación de todo tipo de
marcas.
15/06/2012 40.64
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo
está compuesto por una palabra y se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el
requerido para registro, puede existir confusión
dependiendo de las terminaciones, número de
vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-
mentos diferenciadores en dicha expresión,
siempre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-
cas denominativas, el examinador deberá so-
meterlas a las reglas para la comparación mar-
caria, y prestará especial atención al criterio
que señala que a los signos se les observará a
través de una visión de conjunto, sin fraccionar
sus elementos.
3. Signos evocativos.
En virtud a que el tercero interesado manifies-
ta que el signo solicitado STRESIN (denomi-
nativo) es evocativo, el Tribunal interpretará el
tema.
Un signo tiene capacidad evocativa si uno de
sus elementos contiene las características de
los signos evocativos. Es decir, si un signo está
compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces
o terminaciones evocativas, dicho signo adquie-
re tal carácter.
El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas
cualidades, características o efectos en rela-
ción al producto o al servicio que busca distin-
guir en el mercado, pero a diferencia de los
signos descriptivos, no lo describen, sólo po-
seen la capacidad de transmitir a la mente del
consumidor o usuario, una imagen o una idea
sobre el producto o servicio que, a través de un
esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace
diferenciar de otros, por lo que cumplen con la
función distintiva de la marca y pueden ser obje-
to de registro.
El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las
marcas evocativas o sugestivas no hacen re-
lación directa e inmediata a una característica o
cualidad del producto como sucede en las mar-
cas descriptivas. El consumidor para llegar a
comprender qué productos o servicios compren-
de la marca debe utilizar su imaginación, es
decir, un proceso deductivo entre la marca o
signo y el producto o servicio”. (Proceso 92-IP-
2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28
de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD
VIRTUAL).
GACETA OFICIAL
Como se tiene dicho, el signo evocativo es re-
gistrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatiza-
do que “entre mayor sea la proximidad del signo
evocativo con el producto o servicio que se pre-
tende registrar, podrá ser considerado como un
signo marcadamente débil y, en consecuencia,
su titular tendrá que soportar el registro de sig-
nos que en algún grado se asemejen a su signo
distintivo. Esto se da, en el caso de signos evo-
cativos que contengan elementos genéricos,
descriptivos o de uso común. Si bien estos ele-
mentos otorgan capacidad evocativa al signo,
también lo tornan especialmente débil, ya que
su titular no puede impedir que terceros utilicen
dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre
cuando el signo evocativo es de fantasía y no
hay una fuerte proximidad con el producto o
servicio que pretende distinguir. En este evento,
el consumidor tendrá que hacer una deducción
no evidente y, por lo tanto, la capacidad distin-
tiva del signo es marcadamente fuerte”. (Pro-
ceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº
1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMER-
MÉDICA (denominativa))”.
En este sentido, en el caso concreto y bajo los
criterios emitidos, el Juez Consultante deberá
analizar si los signos en conflicto se encuentran
conformados por partículas o palabras evocativas
o descriptivas y proceder en consecuencia.
4. Irregistrabilidad por identidad o similitud
de signos. Riesgo de confusión y/o de
asociación. Similitud gráfica, fonética e
ideológica. Reglas para efectuar el cotejo
marcario.
En virtud de que en el proceso interno se debate
el posible riesgo de confusión y/o asociación
entre los signos en conflicto, se abordará el
tema.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136
de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,
precautelar el interés de terceros. En efecto,
conforme a lo previsto en el literal a) del referido
artículo 136, no son registrables como marcas
los signos que, en el uso comercial, afecten
indebidamente los derechos de terceros, espe-
cialmente cuando sean idénticos o se asemejen
a una marca anteriormente solicitada para re-
gistro o registrada para los mismos servicios o
productos, o para productos o servicios respec-
to de los cuales el uso de la marca pueda cau-
sar un riesgo de confusión y/o de asociación.
15/06/2012 41.64
Los signos distintivos en el mercado se expo-
nen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases de
riesgos: al de confusión y al de asociación.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han
clasificado otros tipos de riesgos, con el obje-
tivo de protegerlos según su grado de noto-
riedad.
Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de
que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el pro-
ductor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.
A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, mar-
ca: SHERATON).
En este sentido, el Tribunal considera que no es
necesario que el signo solicitado para registro
induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusión
y/o de asociación, tanto con relación al signo
como respecto a los productos o servicios que
amparan, para que se configure la irregistrabili-
dad, de donde resulta que el hecho de que los
signos en cuestión amparen productos o servi-
cios que pertenezcan a diferentes clases, no
garantiza por sí la ausencia de riesgo de confu-
sión y/o asociación, toda vez que dentro de los
productos o servicios contemplados en diferen-
tes clases puede darse conexión competitiva y
en consecuencia, producir riesgo de confusión
y/o de asociación y como tal constituirse en
causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en
materia marcaria, se refiere a la falta de claridad
para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no
existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado
en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de
2004, marca: DIUSED JEANS).
GACETA OFICIAL
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor
o usuario medio no distingue en el mercado el
origen empresarial del producto o servicio iden-
tificado por un signo de modo que pudiera atri-
buir, por la falsa apreciación de la realidad, a
dos productos o servicios que se le ofrecen un
origen empresarial común al extremo que, si
existe identidad o semejanza entre el signo
pendiente de registro y la marca registrada o un
signo previamente solicitado para registro, sur-
giría el riesgo de que el consumidor o usuario
relacione y confunda aquel signo con esta mar-
ca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de con-
fusión será necesario verificar si existe identi-
dad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre sí como en relación con los produc-
tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-
rar la situación de los consumidores o usuarios,
la cual variará en función de los productos o
servicios de que se trate, independientemente
de la clase a la que pertenezcan dichos produc-
tos o servicios.
Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-
bunal, los supuestos que pueden dar lugar al
riesgo de confusión entre varios signos y entre
los productos o servicios que cada una de ellos
ampara, serían los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también
entre los productos o servicios distinguidos por
ellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-
janza entre los productos o servicios; (iii) o
semejanza entre los signos e identidad entre
los productos y servicios; (iv) o semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-
za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza
presupone que entre los objetos que se compa-
ran existen elementos comunes pero coexis-
tiendo con otros aparentemente diferenciado-
res, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se
supone que nos encontramos ante lo mismo,
sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso
82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,
de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
El Tribunal observa que la determinación del
riesgo de confusión y/o de asociación corres-
ponde a una decisión del funcionario administra-
tivo o, en su caso, del juzgador, con base a
15/06/2012 42.64
principios y reglas que la doctrina y la jurispru-
dencia han sugerido a los efectos de precisar el
grado de confundibilidad, la que va del extremo
de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumi-
dor asocie el origen de un producto o servicio a
otro de origen empresarial distinto, ya que con
la sola posibilidad del surgimiento de dicho ries-
go de asociación, los empresarios se benefi-
ciarían sobre la base de la actividad ajena.
Respecto a los ámbitos de la confusión el Tri-
bunal, también, ha sentado los siguientes crite-
rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-
dica en poner de manifiesto los aspectos orto-
gráficos, los meramente gráficos y los de for-
ma. El segundo, la confusión auditiva, en don-
de juega un papel determinante, la percepción
sonora que pueda tener el consumidor respecto
de la denominación aunque en algunos casos
vistas desde una perspectiva gráfica sean dife-
rentes, auditivamente la idea es de la misma
denominación o marca. El tercer y último crite-
rio, es la confusión ideológica, que conlleva a la
persona a relacionar el signo o denominación
con el contenido o significado real del mismo, o
mejor, en este punto no se tiene en cuenta los
aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprensión, o al significado que
contiene la expresión, ya sea denominativa o
gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004,
haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publi-
cado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de
1998, marca: DERMALEX).
En consecuencia el Tribunal, con base en la
doctrina, ha señalado que para valorar la simili-
tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-
sario considerar, los siguientes tipos de simili-
tud:
La similitud ortográfica se presenta por la
coincidencia de letras en los segmentos a com-
pararse, toda vez que el orden de tales letras,
su longitud, o la identidad de sus raíces o ter-
minaciones, pudieran aumentar el riesgo de con-
fusión.
La similitud fonética se da entre signos que al
ser pronunciados tienen un sonido similar. La
determinación de tal similitud depende, entre
otros elementos, de la identidad en la sílaba
GACETA OFICIAL
tónica o de la coincidencia en las raíces o ter-
minaciones. Sin embargo, deben tomarse en
cuenta las particularidades de cada caso, pues
la percepción por los consumidores de las le-
tras que integran los signos, al ser pronuncia-
das, variará según su estructura gráfica y foné-
tica.
La similitud ideológica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del mismo contenido o parecido concep-
tual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, caracte-
rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-
dor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional
Competente el estudio sobre la supuesta con-
fusión entre los signos en conflicto, es necesa-
rio tomar en cuenta los criterios elaborados por
los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro
Breuer Moreno que han sido recogidos de ma-
nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-
bunal y que, son los siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de con-
junto despertada por los signos, es decir que
debe examinarse la totalidad de los elemen-
tos que integran a cada uno de ellos, sin des-
componer, y menos aún alterar, su unidad
fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por
todos los medios la disección de las denomi-
naciones comparadas, en sus diversos ele-
mentos integrantes”. (Fernández-Novoa, Car-
los. Fundamentos de Derecho de Marcas,
Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas
deben ser examinadas en forma sucesiva y
no simultánea, de tal manera que en la com-
paración de los signos confrontados debe
predominar el método de cotejo sucesivo,
excluyendo el análisis simultáneo, en aten-
ción a que éste último no lo realiza el consu-
midor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre los
signos, ya que la similitud generada entre
ellos se desprende de los elementos seme-
jantes o de la semejante disposición de los
mismos, y no de los elementos distintos que
aparezcan en el conjunto marcario.
15/06/2012 43.64
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-
se en el lugar del consumidor presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los produc-
tos o servicios identificados por los signos en
disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de
Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis,
Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
En el cotejo que haga el Juez consultante, es
necesario determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos en disputa e
identificar la posible existencia o no de similitud
o identidad, entre los signos en conflicto. Ade-
más se recomienda al consultante la importan-
cia de determinar la posible existencia o no de
una confusión ideológica.
5. Análisis de registrabilidad de signos soli-
citados a registro posiblemente confundi-
bles con marcas que amparan productos
de la Clase 5.
Se interpretará el presente tema, en virtud a que
el signo solicitado para registro pertenece a la
Clase 29 de la Clasificación Internacional de
Niza y uno de los signos sobre la base del cual
se presenta la demanda distingue productos
comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, por lo tanto, el juez con-
sultante deberá tomar en cuenta los criterios
emitidos por este Tribunal al respecto.
La Clase 29 de la Clasificación Internacional de
Niza, Clase a la que pertenece el signo solicita-
do para registro STRESIN (denominativo) abar-
ca los siguientes productos: “Carne, pescado,
aves y caza; extractos de carne; frutas y le-
gumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas, compotas; huevos, leche y pro-
ductos lácteos; aceites y grasas comestibles”.
Mientras que la Clase 5 de la Clasificación In-
ternacional de Niza, Clase a la que pertenece el
signo sobre el que se presenta la demanda,
abarca “Productos farmacéuticos, veterinarios e
higiénicos; sustancias dietéticas para uso mé-
dico, alimentos para bebés; emplastos, mate-
rial para apósitos; material para empastar los
dientes y para moldes dentales; desinfectan-
tes; productos para la destrucción de animales
dañinos, fungicidas, herbicidas”.
Sobre el registro de signos pertenecientes a
una Clase diferente a la Clase 5 pero que ten-
gan cierta conexión, el Tribunal, con base a cri-
GACETA OFICIAL
terios ya sentados sostiene que el análisis de
registrabilidad debe ser tan riguroso como el
efectuado a una marca farmacéutica, a fin de
evitar cualquier riesgo de confusión en el públi-
co consumidor, que, de encontrar similitud con
marcas que amparen productos de la Clase 29 o
de Clases con las cuales se pueda dar riesgo
de confusión o conexión competitiva, podría cau-
sar riesgo en la salud. Por lo tanto, la Autoridad
Competente debe apreciar de una manera muy
concienzuda tal riesgo para la salud humana y
evitar cualquier error sobre el producto a consu-
mirse.
Si bien, en principio, los productos comprendi-
dos en la Clase 5 y los productos comprendidos
en la Clase 29 pueden tener canales de comer-
cialización diferentes y expendedores califica-
dos, en el uso y la manipulación de tales pro-
ductos, sin embargo, a pesar de lo anterior, el
público consumidor puede incurrir en confusión,
tal como sería el caso del almacenamiento y el
posterior consumo de productos de otras Cla-
ses conexas en el hogar o en almacenajes pri-
vados de cualquier clase.
En este aspecto, el solo riesgo para la salud
puede resultar suficiente en la adopción de las
conclusiones del examen de registrabilidad. En
el caso concreto se deberá identificar si efecti-
vamente podría producirse riesgo de confusión
en el público consumidor al adquirir productos
comprendidos en la Clase 29 con productos
comprendidos en la Clase 5.
6. Examen de registrabilidad y debida moti-
vación de las Resoluciones.
En razón de que en el proceso interno no se
presentaron oposiciones, el Tribunal interpreta-
rá el tema del examen de registrabilidad y la
debida motivación de las Resoluciones.
El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que
vencidos los 30 días otorgados por el artículo
148 si no se hubiesen presentado oposiciones,
la Oficina Nacional Competente procederá a
realizar el examen de registrabilidad, de donde
resulta que el mismo es obligatorio y debe lle-
varse a cabo aún en el caso de que no se hu-
biesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la
Oficina Nacional Competente en ningún caso
queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro.
15/06/2012 44.64
El examen de fondo sobre la registrabilidad del
signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de
autos, las normas que corresponde tomar en
cuenta son las que contienen las causales de
irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y
136 de la Decisión 486.
En consecuencia con lo anterior y en relación
con marcas de terceros, la Oficina Nacional
Competente, existan o no oposiciones, deberá
analizar si el signo solicitado no encuadra den-
tro del supuesto de irregistrabilidad contempla-
do en el artículo 136 litera a) de la Decisión 486.
La resolución con la que se notifica al peticio-
nario y por la cual se concede o deniega el re-
gistro solicitado debe estar debidamente moti-
vada, es decir, que exprese las razones de he-
cho y de derecho que inclinaron a la oficina na-
cional competente a pronunciarse en uno u otro
sentido, sobre la base de las normas jurídicas
aplicables y de las situaciones de hecho cons-
titutivas del acto, a efectos de permitir al desti-
natario el ejercicio del derecho de defensa.
Además, es importante aclarar que el examen
de registrabilidad debe ser autónomo, tanto en
relación con las decisiones emitidas por otras
oficinas de registro marcario, como con las de-
cisiones emitidas por la propia Oficina, esto
significa, que se debe realizar un examen de re-
gistrabilidad analizando cada caso concreto, in-
dependiente del análisis ya efectuado sobre sig-
nos idénticos o similares.
Debe quedar claro, que no se está afirmando
que la Oficina de Registro Marcario no tenga lí-
mites a su actuación, o que no pueda utilizar
como precedentes sus propias actuaciones,
sino que ésta tiene la obligación, en cada caso,
de hacer un análisis de registrabilidad con las
características mencionadas, teniendo en cuen-
ta los aspectos y pruebas que obran en cada
trámite. Además, los límites a la actuación de
dichas oficinas se encuentran marcados por la
propia norma comunitaria y por las respectivas
acciones judiciales para defender la legalidad
de los actos administrativos emitidos.
7. Conexión competitiva.
Además de los criterios referidos a la compara-
ción entre signos, es necesario tener en cuenta
los productos o servicios que distinguen dichos
signos a efecto de establecer la posible co-
GACETA OFICIAL
nexión competitiva y en su caso aplicar los cri-
terios relacionados con la misma. En el presen-
te caso, el signo solicitado para registro distin-
gue productos comprendidos en la Clase 29,
mientras que los signos sobre la base de los
cuales se presenta la demanda distinguen pro-
ductos de las Clases 5 y 30, por lo que el juez
consultante, deberá analizar si se trata en efec-
to de un caso de conexión competitiva.
Con relación a las consideraciones relativas a la
conexión competitiva entre productos o servi-
cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-
bunal, con base en la doctrina, señala algunas
pautas o criterios que pueden conducir a esta-
blecer o fijar la similitud o la conexión compe-
titiva entre los productos o servicios, que se
sintetizan: (i) La inclusión de los productos o
servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos
medios de publicidad; (iv) Relación o vincula-
ción entre los productos o servicios; (v) Uso
conjunto o complementario de productos o ser-
vicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo gé-
nero de los productos o servicios; (viii) Misma
finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los produc-
tos o servicios.
La Autoridad Nacional Competente debe consi-
derar que, si bien el derecho que se constituye
con el registro de un signo como marca, por
virtud de la regla de la especialidad, en principio
cubre únicamente los productos o servicios iden-
tificados en la solicitud y ubicados en una de
las clases de la Clasificación Internacional de
Niza, la pertenencia de dos productos o servi-
cios a una misma clase no prueba que sean
semejantes, así como su pertenencia a distin-
tas clases tampoco prueba que sean diferentes.
También debe tomar en cuenta la intercam-
biabilidad, en el sentido de que los consumido-
res estimen que los productos o servicios son
sustituibles entre sí para las mismas finalida-
des, y la complementariedad, relativa al hecho
de que los consumidores juzguen que los pro-
ductos o servicios deben utilizarse en conjunto,
o que el uso de uno de ellos presupone el del
otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo debe analizar si la conexión competi-
tiva podría surgir en el ámbito de los canales de
comercialización o distribución de los produc-
tos o servicios, provenientes de la identidad o
similitud en la utilización de medios de difusión
15/06/2012 45.64
o publicidad. En tal sentido, si ambos productos
o servicios se difunden a través de los medios
generales de publicidad (radio, televisión o pren-
sa), cabe presumir que la conexión entre ellos
será mayor, mientras que si la difusión se reali-
za a través de revistas especializadas, comuni-
cación directa, boletines o mensajes telefóni-
cos, es de presumir que la conexión será me-
nor.
Finalmente, deberá considerar la clase de con-
sumidor o usuario y su grado de atención al
momento de identificar, diferenciar y seleccio-
nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal,
“el consumidor al que debe tenerse en cuenta
para establecer el posible riesgo de confusión
entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor
medio’ o sea el consumidor común y corriente
de determinada clase de productos, en quien
debe suponerse un conocimiento y una capaci-
dad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-
IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de
mayo de 1995, marca: DIDA).
En consecuencia el consultante deberá tener en
cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 136 literales a) de la
Decisión 486, se encuentra prohibido el registro
del signo cuyo uso pueda inducir al público a
error si, además de ser idéntico o semejante a
una marca anteriormente solicitada para regis-
tro o registrada por un tercero o a un nombre
comercial protegido, tiene por objeto un produc-
to o servicio semejante al amparado por el signo
en referencia, sea que dichos productos o servi-
cios pertenezcan a la misma clase del nomen-
clátor o a clases distintas que lleven a que se
asocie el producto o servicio a un origen empre-
sarial común.
8. Autonomía de la oficina nacional compe-
tente para emitir sus resoluciones.
El Tribunal considera oportuno referirse al te-
ma en virtud a que la sociedad LABORATO-
RIOS DAKAMED LTDA. cita antecedentes ju-
risprudenciales manifestando la forma en la que
se pronunció en otros casos similares.
Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sis-
tema de registro marcario que se adoptó en la
Comunidad Andina se encuentra soportado en
la actividad autónoma e independiente de las
Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general
GACETA OFICIAL
se encuentra regulada por la normativa comuni-
taria, deja a salvo la mencionada independen-
cia, y es así como el Capítulo II de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina
regula el procedimiento de registro marcario, e
instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales
Competentes el procedimiento y el respectivo
examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-
ción con decisiones emanadas de otras oficinas
de registro marcario (principio de independen-
cia), como en relación con sus propias decisio-
nes”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008,
marca: LAN ECUADOR).
Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si
bien las Oficinas Competentes y las decisiones
que de ellas emanan son independientes, algu-
nas figuras del derecho marcario comunitario
las ponen en contacto, como sería el caso del
derecho de prioridad o de la oposición de carác-
ter andino, sin que lo anterior signifique de nin-
guna manera uniformizar los pronunciamientos
de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia
de las Oficinas de Registro Marcario significa
que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad
de los signos como marcas, sin tener en consi-
deración el análisis de registrabilidad o irre-
gistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas
Competentes de los Países Miembros. De con-
formidad con lo anterior, si se ha obtenido un
registro marcario en determinado País Miembro
esto no significa que indefectiblemente se de-
berá conceder dicho registro marcario en los
otros Países. O bien, si el registro marcario ha
sido negado en uno de ellos, tampoco significa
que deba ser negado en los demás Países Miem-
bros, aún en el caso de presentarse con base
en el derecho de prioridad por haberse solicita-
do en el mismo País que negó el registro.”
(Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C.
N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca:
MONARC-M).
Sobre el segundo tema, como se advirtió, la
norma comunitaria colocó en cabeza de las
Oficinas Nacionales de Registro Marcario la
obligación de realizar el examen de registrabili-
dad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo
aún en el caso de que no hubiesen sido presen-
tadas observaciones; en consecuencia, la Auto-
15/06/2012 46.64
ridad Competente en ningún caso queda exi-
mida de realizar el examen de fondo para con-
ceder o negar el registro. En el caso de que
sean presentadas oposiciones, la oficina nacio-
nal competente se pronunciará acerca de ellas,
así como, acerca de la concesión o de la dene-
gación del registro solicitado.
Asimismo, es pertinente agregar que este exa-
men de oficio, integral y motivado debe ser
autónomo tanto en relación con las decisiones
proferidas por otras oficinas de registro mar-
cario, como en relación con anteriores decisio-
nes proferidas por la propia oficina, en el sentido
de que ésta debe realizar el examen de regis-
trabilidad analizando cada caso concreto, es
decir, estudiando el signo solicitado para regis-
tro, las oposiciones presentadas y la informa-
ción recaudada para dicho procedimiento, inde-
pendiente de anteriores análisis sobre signos
idénticos o similares.
Con ello no se está afirmando que la oficina de
registro marcario no tenga límites a su actua-
ción y que no puede utilizar como precedentes
sus propias actuaciones, sino que la oficina de
registro marcario tiene la obligación en cada
caso de hacer un análisis de registrabilidad con
las características mencionadas, teniendo en
cuenta los aspectos y pruebas que obran en
cada trámite. Además, los límites a la actua-
ción administrativa de dichas oficinas se en-
cuentran dados por la propia norma comunitaria
y las acciones judiciales para defender la legali-
dad de los actos administrativos emitidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar
si el signo STRESIN (denominativo), cumple
con los requisitos de registrabilidad estableci-
dos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina y si no se en-
cuentran incursos dentro de las causales de
irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y
136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de
un signo, se debe tener en cuenta la totalidad
de los elementos que lo integran y, al tratarse
GACETA OFICIAL
de signos denominativos y signos mixtos, com-
parados con un signo denominativo y otro signo
mixto, es necesario conservar la unidad gráfica
y fonética del mismo, sin ser posible descom-
ponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de
registrabilidad del signo, se debe identificar cuál
de sus elementos prevalece y tiene mayor in-
fluencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el gráfico y proceder en conse-
cuencia.
Además se deberá tomar en cuenta que el signo
sobre la base del cual se presenta la demanda
es compuesto.
TERCERO: Los signos evocativos sugieren cier-
tas cualidades, características o efectos en re-
lación al producto o al servicio que buscan dis-
tinguir en el mercado transmitiendo a la mente
del consumidor o usuario, una imagen o una
idea sobre el producto o el servicio que, a través
de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los
hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la
función distintiva de la marca y en consecuen-
cia son registrables.
CUARTO: No son registrables como marcas los
signos cuyo uso en el comercio afectara el de-
recho de un tercero y que, en relación con éste,
el signo que se pretenda registrar, sea idéntico
o se asemeje a una marca ya registrada o a un
signo anteriormente solicitado para registro,
para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al público a error,
de donde resulta que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a confu-
sión a los consumidores sino que es suficiente
la existencia del riesgo de confusión y/o de
asociación para que se configure la prohibición
de irregistrabilidad.
QUINTO: Corresponde a la Administración y,
en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de
confusión y/o de asociación con base a princi-
pios y reglas elaborados por la doctrina y la
jurisprudencia señalados en la presente inter-
pretación prejudicial y que se refieren básica-
mente a la identidad o a la semejanza que pu-
dieran existir entre los signos y entre los pro-
ductos y/o servicios que estos amparan.
SEXTO: El análisis de registrabilidad de una
marca que ampare productos comprendidos en
la Clase 29 que impliquen un posible riesgo de
15/06/2012 47.64
confusión con los productos comprendidos en la
Clase 5, debe ser tan riguroso como el efectua-
do a una marca farmacéutica, a fin de evitar
cualquier riesgo de confusión y/o de asociación
en el público consumidor.
En el caso concreto se deberá identificar si
efectivamente podría producirse riesgo de con-
fusión en el público consumidor al adquirir pro-
ductos de la Clase 29 con productos comprendi-
dos en la Clase 5.
SÉPTIMO: En el caso de que no se hubiesen
presentado oposiciones, la Oficina Nacional
Competente, de igual manera, procederá a rea-
lizar el examen de registrabilidad, de donde
resulta que el mismo es obligatorio y debe lle-
varse a cabo aún en el caso de que no se hu-
biesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la
Oficina Nacional Competente en ningún caso
queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro.
OCTAVO: Además de los criterios sobre la com-
paración entre signos, es necesario tener en
cuenta los criterios relacionados con la conexión
competitiva entre los productos o servicios. En
el presente caso, al referirse los signos en cuestión
a diferentes productos de la Clase 29 y de las
Clases 5 y 30, el consultante deberá analizar si
se trata en efecto de un caso de conexión
competitiva, con base en los criterios señalados
en la presente interpretación prejudicial
NOVENO: El sistema de registro marcario que
adoptó la Comunidad Andina se encuentra ba-
sado en la actividad autónoma e independiente
de las Oficinas Competentes en cada País Miem-
bro. Esta actividad, aunque generalmente se
encuentra regulada por la normativa comunita-
ria, deja a salvo la mencionada independencia.
Esta autonomía se manifiesta tanto en relación
con decisiones provenientes de otras oficinas
de registro marcario (principio de independen-
cia), como con sus propias decisiones.
El Consejo de Estado de la República de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, deberá adoptar la presente
interpretación prejudicial cuando dicte senten-
cia dentro del proceso interno Nº 2007-00111,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, así como dar cum-
GACETA OFICIAL 15/06/2012 48.64

plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo Carlos Jaime Villarroel Ferrer

tercero, del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADO

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente Isabel Palacios Leguizamón

interpretación a la Secretaría General de la Co-
munidad Andina para su publicación en la Gace-
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-

Ricardo Vigil Toledo Isabel Palacios L.

MAGISTRADO SECRETARIA

PROCESO 158-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 107 de la

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca:
GRANDTREK (denominativa). Actor: sociedad SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD. Proceso interno Nº 2009-00330.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- a) Partes en el proceso interno

DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
once días del mes de abril del año dos mil doce.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus
anexos, remitida por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, para que se
proceda a la Interpretación Prejudicial de los
artículos 134 y 136 literales a) y f) de la Deci-
sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
dentro del proceso interno Nº 2009-00330.
El auto de 15 de febrero de 2012, mediante el
cual este Tribunal decidió admitir a trámite la
referida solicitud de interpretación prejudicial por
cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y con los requisitos con-
templados en el artículo 125 del Estatuto; y,
Los hechos señalados por el consultante, com-
plementados con los documentos incluidos en
anexos.
Demandante: sociedad SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD.
Demandada: Superintendencia de Industria y
Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad TREK BICYCLE
CORP.
a) Hechos.
1. El 28 de septiembre de 1999, la sociedad
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. so-
licitó, ante la División de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, el registro como marca del signo GRAND-
TREK (denominativo), para distinguir produc-
tos comprendidos en la Clase 12 de la Clasi-
ficación Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la
Gaceta de Propiedad Industrial Nº 485 de 26
de octubre de 1999. Contra dicha solicitud no
se presentaron observaciones.
GACETA OFICIAL
3. Por Resolución Nº 5944 de 27 de marzo de
2000, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio,
negó el registro del signo solicitado, por con-
siderar que era confundible con la marca
TREK (denominativa) registrada a favor de la
sociedad TREK BICYCLE CORP. para distin-
guir productos comprendidos en la Clase 12.
Contra dicha Resolución la sociedad SUMI-
TOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. inter-
puso recurso de reposición y en subsidio de
apelación.
4. El recurso de reposición fue resuelto por la
misma División de Signos Distintivos, que por
Resolución Nº 10696 de 29 de mayo de 2000,
confirmó la Resolución impugnada.
5. El recurso de apelación fue resuelto por el
Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria
y Comercio, quien mediante Resolución Nº
18733 de 31 de julio de 2000, confirmó, tam-
bién, la Resolución Nº 5944. De esta manera
quedó agotada la vía gubernativa.
6. La sociedad SUMITOMO RUBBER INDUS-
TRIES, LTD. interpuso demanda contencioso
administrativa contra las mencionadas reso-
luciones.
b) Fundamentos jurídicos de la demanda.
La sociedad SUMITOMO RUBBER INDUS-
TRIES, LTD. en su escrito de demanda presen-
tó los siguientes argumentos:
1. El signo solicitado GRANDTREK (denomi-
nativo) “no se encuentra incurso en la causal
de irregistrabilidad establecida en el literal a)
del artículo 136 de la Decisión 486, en tanto
identifica productos diferentes a los que se
cubren con la marca TREK, previamente re-
gistrada (…)”. Y que éste fue el principal error
en el que incurrió la Superintendencia al emi-
tir las Resoluciones impugnadas.
2. El signo GRANDTREK (denominativo) “pre-
tende identificar ‘llantas para vehículos exclu-
yendo expresamente llantas para bicicletas’
y con la marca TREK se identifican ‘Bicicle-
tas y sus estructuras (cuadros de bicicletas),
partes y accesorios de las mismas’”, con lo
que se evita cualquier riesgo de confusión.
15/06/2012 49.64
3. Afirma que la expresión TREK es un vocablo
inglés que traducido al español significa “ca-
minar, caminata, senderismo, por tal razón
tratándose de vehículos operados manual-
mente, como lo son las bicicletas, o las llan-
tas, dicha expresión es evocativa del uso que
tiene dichos productos, que es ‘cruzar sen-
deros’”, por lo tanto, la mencionada expre-
sión “no puede ser apropiable con exclusivi-
dad por un fabricante o comerciante (…) más
aún cuando estos a pesar de estar compren-
didos en la clase 12 internacional, no tienen
relación ni vinculación competitiva (…)” .
4. Recalca que “Si bien los productos cubiertos
por los signos TREK y GRANDTREK perte-
necen a la misma clase (…) se encuentran
limitados (…) identifican productos diferen-
tes, que no serán de ninguna forma asocia-
dos por los consumidores (…)”.
5. Entre las sociedades SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD. Y TREK BICYCLE CORP
se firmó un acuerdo de coexistencia marcaria
en el que “la sociedad TREK BICYCLE CORP
no solamente autoriza, acepta y reconoce el
uso de la marca GRANDTREK (…) sino que
tal autorización, aceptación y reconocimien-
to obedece a que los signos identifican pro-
ductos DIFERENTES, de modo que la co-
existencia de las marcas TREK y GRAND-
TREK en el mercado no generará confusión
alguna en el público consumidor”.
6. Se violó el literal f) del artículo 136 de la Deci-
sión 486 ya que “el registro del signo GRAND-
TREK no infringe ningún derecho de propie-
dad industrial de la sociedad TREK BICYCLE
CORP. (…) y el contrato firmado por las so-
ciedades TREK BICYCLE CORP y SUMITO-
MO RUBBER INDUSTRIES, LTD., se convier-
te en un claro consentimiento que otorga la
sociedad TREK BICYCLE CORP al registro
de la marca GRANDTREK en Colombia”.
c) Fundamentos jurídicos de la contestación
a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comer-
cio contesta la demanda sosteniendo que:
1. Entre los hechos que describe manifiesta que
“casi cuatro meses después de expedida la
resolución a través de la cual se decidió la
apelación, la apoderada, a través de escrito,
GACETA OFICIAL
aporta copia auténtica del acuerdo suscri-
to entre SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,
LTD. Y TREK BICYCLE CORP”.
2. Respecto a la correcta aplicación de artículo
83 literal a) de la Decisión 344, cita lo conte-
nido en las resoluciones impugnadas.
3. Sobre el acuerdo de coexistencia marcaria el
mismo “no solo se nos dio a conocer en el
trámite de los recursos sino que, se nos
aportó, en fotocopia y sin traducción”. Por lo
que “para la expedición de las resoluciones
acusadas, las cuales fueron anteriores a la
actuación de la apoderada, la entidad no po-
día dar valor probatorio al documento toda vez
que el mismo obraba en el expediente en
fotocopia y sin traducción (…).
4. Cita jurisprudencia y doctrina respecto a la
carga de la prueba.
d) Tercero interesado.
La sociedad TREK BICYCLE CORP. tercero
interesado en el proceso, no contestó la deman-
da.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en los artículos
134 y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina, cuya in-
terpretación ha sido solicitada, forman parte del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para inter-
pretar por vía prejudicial las normas que con-
forman el ordenamiento jurídico comunitario, con
el fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros, siempre que
la solicitud provenga de un Juez Nacional tam-
bién con competencia para actuar como Juez
Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-
nal Consultante, en tanto resulten pertinentes
para la resolución del proceso, conforme a lo
establecido por el artículo 32 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina (codificado mediante la Decisión
472), en concordancia con lo previsto en los
artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal
(codificado mediante la Decisión 500);
15/06/2012 50.64
Que, la presentación de la solicitud de registro
como marca del signo GRANDTREK (denomi-
nativo), fue el 28 de septiembre de 1999, en
vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, los hechos controverti-
dos y las normas aplicables al caso concreto
se encuentran dentro de la citada normativa,
por lo que, de acuerdo a lo facultado por la nor-
mativa comunitaria, de oficio, se interpretarán
los artículos 81, 83 literal a), 96 y 107 de la De-
cisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Car-
tagena y la Disposición Transitoria Primera de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina; y,
Que, el texto de las normas objeto de la inter-
pretación prejudicial es el siguiente:
Decisión 486 de la Comisión de la Comu-
nidad Andina
“(…)
Disposiciones Transitorias
PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-
dustrial válidamente concedido de conformi-
dad con la legislación comunitaria anterior a
la presente Decisión, se regirá por las dispo-
siciones aplicables en la fecha de su otorga-
miento salvo en lo que se refiere a los plazos
de vigencia, en cuyo caso los derechos de
propiedad industrial preexistentes se adecua-
rán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-
cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-
rán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la
presente Decisión regirá en las etapas que
aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su
entrada en vigencia.
(…)”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena
“(…)
Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentación gráfica.
GACETA OFICIAL
Se entenderá por marca todo signo percepti-
ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercia-
lizados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra perso-
na.
(…)
Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-
se como marcas aquellos signos que, en
relación con derechos de terceros, presenten
algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al público a error, a una
marca anteriormente solicitada para regis-
tro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para pro-
ductos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda inducir al público
a error;
(…)
Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en
el artículo 93, sin que se hubieren presentado
observaciones, la oficina nacional competen-
te procederá a realizar el examen de regis-
trabilidad y a otorgar o denegar el registro de
la marca. Este hecho será comunicado al in-
teresado mediante resolución debidamente
motivada.
(…)
Artículo 107.- Cuando en la Subregión exis-
tan registros sobre una marca idéntica o si-
milar a nombre de titulares diferentes, para
distinguir los mismos productos o servicios,
se prohíbe la comercialización de las mer-
cancías o servicios identificados con esa mar-
ca en el territorio del respectivo País Miem-
bro, salvo que los titulares de dichas marcas
suscriban acuerdos que permitan dicha co-
mercialización.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las
partes deberán adoptar las previsiones nece-
sarias para evitar la confusión del público
respecto del origen de las mercancías o ser-
vicios de que se trate, incluyendo lo relativo a
la identificación del origen de los productos o
servicios en cuestión con caracteres desta-
cados y proporcionales a los mismos para la
debida información al público consumidor.
15/06/2012 51.64
Esos acuerdos deberán inscribirse en las ofi-
cinas nacionales competentes y respetar las
normas sobre prácticas comerciales y pro-
moción de la competencia.
En cualquier caso, no se prohibirá la importa-
ción de un producto o servicio que se encuen-
tre en la situación descrita en el primer párra-
fo de este artículo, cuando la marca no esté
siendo utilizada en el territorio del país impor-
tador, según lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 110, salvo que el titular de dicha
marca demuestre ante la oficina nacional com-
petente, que la no utilización de la marca
obedece a causas justificadas.
(…)”.
1. Aplicación de la normativa comunitaria
en el tiempo.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la
confianza legítima, la norma comunitaria sus-
tantiva no surte efectos retroactivos; en conse-
cuencia, las situaciones jurídicas concretas se
encuentran sometidas a la norma vigente en el
tiempo de su constitución. Y si bien la norma
comunitaria nueva, en principio, no es aplicable
a las situaciones jurídicas originadas con ante-
rioridad a su entrada en vigencia, procede su
aplicación inmediata tanto en algunos de los
efectos futuros de la situación jurídica nacida
bajo el imperio de la norma anterior y en los
plazos de vigencia, como en materia procesal.
Por lo que la norma sustancial que se encontra-
re vigente al momento de presentarse la solici-
tud de registro de un signo como marca, será la
aplicable para resolver si se han cumplido los
requisitos para la concesión o denegatoria del
mismo; y, en caso de impugnación —tanto en
sede administrativa como judicial— de la reso-
lución interna que exprese la determinación de
la Oficina Nacional Competente sobre la regis-
trabilidad del signo, será aplicable para juzgar
sobre su legalidad, la misma norma sustancial
del ordenamiento comunitario que se encontra-
ba vigente al momento de haber sido solicitado
el registro marcario.
La nueva normativa, en lo que concierne a la
parte procesal, se aplicará a partir de su entra-
da en vigencia, tanto a los procedimientos por
iniciarse como a los que están en curso. En
este último caso, la nueva norma se aplicará
GACETA OFICIAL
inmediatamente a la actividad procesal pen-
diente y no, salvo previsión expresa, a la ya
cumplida.
Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la
norma sustancial, vigente para la fecha de la
solicitud de registro de un signo como marca,
ha sido derogada y reemplazada por otra en el
curso del procedimiento correspondiente a tal
solicitud, aquella norma será la aplicable para
determinar si se encuentran cumplidos o no los
requisitos que se exigen para el otorgamien-
to del derecho, mientras que la norma procesal
posterior será la aplicable al procedimiento en
curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la
G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, mar-
ca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).
En conclusión, en el caso de autos la solicitud
de registro del signo GRANDTREK (denomina-
tivo) fue presentada el 28 de septiembre de
1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comi-
sión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposi-
ción comunitaria contenía las normas que fija-
ban lo concerniente a los requisitos para el re-
gistro de las marcas, así como las causales de
irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es
la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
2. La marca y los requisitos para su registro.
Sobre la base del concepto de marca que con-
tiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribu-
nal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la
marca como un bien inmaterial constituido por
un signo conformado por una o más letras, nú-
meros, palabras, dibujos, colores u otros ele-
mentos de soporte, individual o conjuntamente
estructurados que, perceptible a través de me-
dios sensoriales y susceptible de representa-
ción gráfica, sirve para identificar y distinguir en
el mercado los productos o servicios producidos
o comercializados por una persona de otros
idénticos o similares, a fin de que el consumidor
o usuario medio los identifique, valore, diferen-
cie, seleccione y adquiera sin riesgo de confu-
sión o error acerca del origen o la calidad del
producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su
titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
signo distintivo de sus productos o servicios,
como el interés general de los consumidores o
usuarios de dichos productos o servicios, ga-
rantizándoles el origen empresarial y la cali-
15/06/2012 52.64
dad de éstos, evitando el riesgo de confusión o
error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los si-
guientes requisitos para el registro de un signo
como marca:
La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un
signo de poder ser aprehendido por los consu-
midores o usuarios a través de los sentidos.
Siendo la marca un bien inmaterial, para que
pueda ser captada y apreciada, es necesario
que lo abstracto pase a ser una impresión mate-
rial identificable, soportada en una o más letras,
números, palabras, dibujos u otros elementos
individual o conjuntamente estructurados a fin
de que, al ser aprehendida por medios senso-
riales y asimilada por la inteligencia, penetre en
la mente de los consumidores o usuarios del
producto o servicio que pretende amparar y, de
esta manera, pueda ser seleccionada con fa-
cilidad.
En atención a que la percepción se realiza ge-
neralmente por el sentido de la vista, se consi-
deran signos perceptibles aquéllos referidos a
una o varias letras, números o palabras, o a uno
o varios dibujos o imágenes, individual o conjun-
tamente estructurados.
La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferen-
ciar en el mercado unos productos o servicios
de otros, haciendo posible que el consumidor o
usuario los seleccione y los requiera. Es consi-
derada como característica esencial que debe
reunir todo signo para ser registrado como mar-
ca y constituye el presupuesto indispensable
para que cumpla su función principal de iden-
tificar e indicar el origen empresarial y la cali-
dad del producto o servicio, sin riesgo de confu-
sión.
Sobre el carácter distintivo de la marca, el tra-
tadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder
o carácter distintivo es la capacidad intrínseca
que tiene para poder ser marca. La marca, tiene
que poder identificar un producto de otro. Por lo
tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo
que se confunde con lo que se va a identificar,
sea un producto, un servicio o cualesquiera de
sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho
de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot,
Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
GACETA OFICIAL
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado,
en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo
es aquel individual y singular frente a los demás
y que no es confundible con otros de la misma
especie en el mercado de servicios y de pro-
ductos. El signo que no tenga estas caracterís-
ticas, carecería del objeto o función esencial de
la marca, cual es el de distinguir unos produc-
tos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado
en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000,
marca: LOS ALPES).
La susceptibilidad de representación grá-
fica, es la aptitud que tiene un signo de ser
descrito o expresado en letras, números, pala-
bras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es
decir, en algo perceptible para ser captado por
el público consumidor. Este requisito guarda
correspondencia con lo dispuesto en el artículo
88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se
exige que la solicitud de registro sea acompa-
ñada por la reproducción de la marca cuando
ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:
“La representación gráfica del signo es una des-
cripción que permite formarse la idea del signo
objeto de la marca, valiéndose para ello de pala-
bras, figuras o signos, o cualquier otro mecanis-
mo idóneo, siempre que tenga la facultad expre-
siva de los anteriormente señalados”. (Alemán,
Marco Matías. Normatividad Subregional sobre
Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Ma-
nangement, Bogotá, p. 77).
En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-
lizar en el presente caso, si el signo GRANDTREK
(denominativo) cumple con los requisitos del
artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro
de las causales de irregistrabilidad previstas en
los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3. Clases de marcas. Comparación entre sig-
nos denominativos.
Se abordará el tema de los signos denominati-
vos y su comparación, en vista de que el signo
solicitado GRANDTREK es denominativo y la
marca sobre la base de la cual se niega el
registro es TREK denominativa.
Signos denominativos.
Los signos denominativos llamados también no-
minales o verbales, utilizan expresiones acústi-
15/06/2012 53.64
cas o fonéticas, formados por una o varias le-
tras, palabras o números, individual o conjunta-
mente estructurados, que integran un conjunto
o un todo pronunciable y que pueden o no tener
significado conceptual. Este tipo de signos se
subdividen en: sugestivos que son los que tie-
nen una connotación conceptual que evoca cier-
tas cualidades o funciones del producto identifi-
cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-
tan conexión alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto
que va a identificar.
Comparación entre signos denominativos.
En la comparación entre signos denominativos
el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fer-
nández Novoa, ha manifestado que los signos
deben ser observados en conjunto y con la
totalidad de los elementos que lo integran, sin
descomponer su unidad fonética y gráfica, te-
niendo en cuenta la totalidad de las sílabas y
letras que forman los vocablos de las marcas en
pugna, sin perjuicio de destacar aquellos ele-
mentos dotados de especial eficacia diferencia-
dora, atribuyendo menos valor a los que ofrez-
can disminuyan dicha función. Para realizar esta
labor, se considera que el Juez Consultante
deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas com-
paradas cuando la sílaba tónica de las mis-
mas ocupa la misma posición y es idéntica o
muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo or-
den habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas
hay que tratar de encontrar la dimensión más
característica de las denominaciones con-
frontadas: la dimensión que con mayor fuerza
y profundidad penetra en la mente del consu-
midor y determina, por lo mismo, la impre-
sión general que la denominación va a susci-
tar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusi-
va del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados
por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparación de todo tipo
de marcas.
GACETA OFICIAL
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo
está compuesto por una palabra y se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el
requerido para registro, puede existir confusión
dependiendo de las terminaciones, número de
vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-
mentos diferenciadores en dicha expresión,
siempre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-
cas denominativas, el examinador deberá so-
meterlas a las reglas para la comparación mar-
caria, y prestará especial atención al criterio
que señala que a los signos se les observará a
través de una visión de conjunto, sin fraccionar
sus elementos.
4. Irregistrabilidad por identidad o similitud
de signos. Riesgo de confusión. Similitud
gráfica, fonética e ideológica. Reglas para
efectuar el cotejo marcario.
El Tribunal procede a interpretar el presente
tema en virtud de que en el proceso interno se
debate el hecho de la posible confusión entre el
signo solicitado GRANDTREK (denominativo)
y la marca sobre la base de la cual se presenta
la demanda TREK (denominativa).
Las prohibiciones contenidas en el artículo 83
de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente,
precautelar el interés de terceros. El literal a) de
dicho artículo prohíbe que se registren como
marcas los signos que, en relación con dere-
chos de terceros, sean idénticos o se asemejen
a una marca anteriormente solicitada para re-
gistro o registrada por un tercero, para los mis-
mos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al público a error. En con-
secuencia, no es necesario que el signo solici-
tado para registro induzca a error a los consumi-
dores, sino que es suficiente la existencia del
riesgo de confusión para que se configure la
irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en
materia marcaria, se refiere a la falta de cla-
ridad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no
existir en el signo la capacidad suficiente para
ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado
en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de
2004, marca: DIUSED JEANS).
15/06/2012 54.64
Para establecer la existencia del riesgo de con-
fusión será necesario determinar si existe
identidad o semejanza entre los signos en dis-
puta, tanto entre sí como en relación con los
productos o servicios distinguidos por ellos y
considerar la situación de los consumidores o
usuarios, la cual variará en función de los pro-
ductos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la
semejanza de los signos puede dar lugar a dos
tipos de confusión: la directa, caracterizada
porque el vínculo de identidad o semejanza in-
duce al público a adquirir un producto o a usar
un servicio determinado en la creencia de que
está comprando o usando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y la indirecta, caracteri-
zada porque el citado vínculo hace que el con-
sumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se
le ofrecen, un origen empresarial común.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
de confusión entre varios signos y los produc-
tos o servicios que cada uno de ellos ampara,
serían los siguientes: (i) que exista identidad
entre los signos en disputa y también entre los
productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza
entre los productos o servicios; (iii) o semejan-
za entre los signos e identidad entre los produc-
tos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos
y también semejanza entre éstos. Criterios con-
tenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y
en abundante jurisprudencia de este Tribunal.
(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C.
Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y
diseño).
El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y
la identidad, ya que “la simple semejanza pre-
supone que entre los objetos que se comparan
existen elementos comunes pero coexistiendo
con otros aparentemente diferenciadores, pro-
duciéndose por tanto la confundibilidad. En
cambio, entre marcas o signos idénticos, se su-
pone que nos encontramos ante lo mismo, sin
diferencia alguna entre los signos”. (Proceso
82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,
de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
La comparación entre los signos, deberá reali-
zarse en base al conjunto de elementos que los
integran, donde el todo prevalezca sobre las
GACETA OFICIAL
partes y no descomponiendo la unidad de cada
uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La
regla esencial para determinar la confusión es el
examen mediante una visión en conjunto del
signo, para desprender cual es la impresión
general que el mismo deja en el consumidor en
base a un análisis ligero y simple de éstos,
pues ésta es la forma común a la que recurre el
consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que
en ningún caso se detiene a establecer en for-
ma detallada las diferencias entre un signo y
otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, mar-
ca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proce-
so 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340,
de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).
En este contexto, el Tribunal ha enfatizado
acerca del cuidado que se debe tener al reali-
zar el cotejo entre dos signos para determinar si
entre ellos se presenta riesgo de confusión,
toda vez que entre los signos en proceso de
comparación puede existir identidad o similitud
así como también entre los productos o servi-
cios a los que cada uno de esos signos preten-
da distinguir. En los casos en los que los signos
no sólo sean idénticos sino que tengan por
objeto los mismos productos o servicios, el ries-
go de confusión sería absoluto. Cuando se tra-
ta de simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de llegar a las
determinaciones en este contexto, con la mayor
precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determina-
ción del riesgo de confusión corresponde a una
decisión del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quien la determinará con
base a principios y reglas que la doctrina y la ju-
risprudencia han sugerido a los efectos de pre-
cisar el grado de confundibilidad, la que va del
extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confu-
sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-
rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-
dica en poner de manifiesto los aspectos orto-
gráficos, los meramente gráficos y los de for-
ma. El segundo, la confusión auditiva, en don-
de juega un papel determinante, la percepción
sonora que pueda tener el consumidor respecto
de la denominación aunque en algunos casos
vistas desde una perspectiva gráfica sean dife-
rentes, auditivamente la idea es de la misma
denominación o marca. El tercer y último crite-
15/06/2012 55.64
rio, es la confusión ideológica, que conlleva a
la persona a relacionar el signo o denominación
con el contenido o significado real del mismo, o
mejor, en este punto no se tiene en cuenta los
aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprensión, o al significado que
contiene la expresión, ya sea denominativa o
gráfica”. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado,
citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la
G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, mar-
ca: DERMALEX).
En consecuencia el Tribunal, con base en la
doctrina, ha señalado que para valorar la simili-
tud entre signos distintivos y el riesgo de con-
fusión y/o de asociación es necesario conside-
rar, los siguientes tipos de similitud:
La similitud ortográfica se presenta por la
coincidencia de letras en los segmentos a com-
pararse, toda vez que el orden de tales letras,
su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-
naciones, pudieran aumentar el riesgo de confu-
sión.
La similitud fonética se da entre signos que al
ser pronunciados tienen un sonido similar. La
determinación de tal similitud depende, entre
otros elementos, de la identidad en la sílaba
tónica o de la coincidencia en las raíces o ter-
minaciones. Sin embargo, deben tomarse en
cuenta las particularidades de cada caso, pues
la percepción por los consumidores de las le-
tras que integran los signos, al ser pronuncia-
das, variará según su estructura gráfica y foné-
tica.
La similitud ideológica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del mismo contenido o parecido concep-
tual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, carac-
terística o idea, se estaría impidiendo al consu-
midor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional
Competente el estudio sobre la supuesta con-
fusión entre los signos en conflicto, es necesa-
rio tomar en cuenta los criterios elaborados por
los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro
Breuer Moreno que han sido recogidos de ma-
nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-
bunal y que, son los siguientes:
GACETA OFICIAL
1. La confusión resulta de la impresión de con-
junto despertada por los signos, es decir que
debe examinarse la totalidad de los elemen-
tos que integran a cada uno de ellos, sin des-
componer, y menos aún alterar, su unidad
fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por
todos los medios la disección de las deno-
minaciones comparadas, en sus diversos
elementos integrantes”. (Fernández-Novoa,
Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas
deben ser examinadas en forma sucesiva y
no simultánea, de tal manera que en la com-
paración de los signos confrontados debe
predominar el método de cotejo sucesivo,
excluyendo el análisis simultáneo, en aten-
ción a que éste último no lo realiza el consu-
midor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejan-
zas y no las diferencias que existan entre los
signos, ya que la similitud generada entre
ellos se desprende de los elementos seme-
jantes o de la semejante disposición de los
mismos, y no de los elementos distintos que
aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-
se en el lugar del consumidor presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los pro-
ductos o servicios identificados por los sig-
nos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tra-
tado de Marcas de Fábrica y de Comercio”,
Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
En el cotejo que haga el Juez consultante, es
necesario determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos en disputa
e identificar la posible existencia o no de simili-
tud o identidad entre ellos.
5. Signos en idioma extranjero.
Tomando en cuenta que el signo GRAND-
TREK (denominativo) es un signo que contiene
palabras en idioma extranjero, se examinará el
tema.
Signos en idioma extranjero.
Se presume que las palabras en idioma extran-
jero y su significado no son de conocimiento
común, por lo que, al formar parte de un signo
pretendido para ser registrado como marca, se
15/06/2012 56.64
las considera como signo de fantasía, proce-
diendo, en consecuencia, su registro. Al res-
pecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal,
“Las denominaciones de fantasía (…) implican
la creación de un vocablo, el mismo que puede
no tener significado alguno. Es así que una
marca de fantasía gozará generalmente de un
mayor poder distintivo. Por lo tanto, las mar-
cas de fantasía o caprichosas por ser elabora-
ción del ingenio propio de sus titulares carecen
de connotación conceptual o significado idio-
mático, de tal manera que si una denominación
genérica va acompañada de una palabra de fan-
tasía, la posibilidad de que sea admitido su
registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publica-
do en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre
de 1998, marca: SALTIN etiqueta).
Existen palabras extranjeras en que tanto su
conocimiento como su significado conceptual
se han generalizado y se han hecho del conoci-
miento y comprensión del público; en este
caso, cuando una palabra en idioma extranjero
que conforma un signo marcario es fácilmente
reconocible entre el público consumidor o usua-
rio, sea a causa de su escritura, pronunciación
o significado, deberá tenerse en cuenta que “el
carácter genérico o descriptivo de una marca
no está referido a su denominación en cual-
quier idioma. Sin embargo, no pueden ser regis-
tradas expresiones que a pesar de pertenecer
a un idioma extranjero, son de uso común en
los Países de la Comunidad Andina, o son com-
prensibles para el consumidor medio de esta
subregión debido a su raíz común, a su simili-
tud fonética o al hecho de haber sido adopta-
das por un órgano oficial de la lengua en cual-
quiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-
IP-98, ya citado).
Finalmente, se ha reconocido la existencia de
ciertos vocablos de origen extranjero que “han
llegado a ser aceptados oficialmente en el idio-
ma local con acepción común equivalente, como
serían los italianismos, galicismos o anglicis-
mos que terminan siendo prohijados por los
organismos rectores del idioma en un país da-
do”. (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C.
Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca:
CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TU-
TTI-FRUTTI).
Si el signo en idioma extranjero se encuentra
integrado, entre otros vocablos, por una o más
palabras de uso común, su presencia no impe-
GACETA OFICIAL
dirá el registro de la denominación, caso que el
conjunto del signo se halle provisto de otros
elementos que lo doten de distintividad sufi-
ciente.
6. Signos evocativos.
La demandante manifiesta que el signo GRAND-
TREK (denominativo) constituye un signo evo-
cativo, por lo tanto el Tribunal analizará el tema.
Un signo tiene capacidad evocativa si uno de
sus elementos contiene las características de
los signos evocativos. Es decir, si un signo está
compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raí-
ces o terminaciones evocativas, dicho signo ad-
quiere el carácter de evocativo.
El signo evocativo es aquél que sugiere cier-
tas cualidades, características o efectos en re-
lación al producto o al servicio que busca dis-
tinguir en el mercado, pero a diferencia de los
signos descriptivos, no lo describen, sólo po-
seen la capacidad de transmitir a la mente del
consumidor o usuario, una imagen o una idea
sobre el producto o servicio que, a través de un
esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace
diferenciar de otros, por lo que cumplen con la
función distintiva de la marca y pueden ser obje-
to de registro.
El Tribunal ha manifestado al respecto que,
“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen
relación directa e inmediata a una caracterís-
tica o cualidad del producto como sucede en las
marcas descriptivas. El consumidor para llegar
a comprender qué productos o servicios com-
prende la marca debe utilizar su imaginación,
es decir, un proceso deductivo entre la marca o
signo y el producto o servicio”. (Proceso 92-IP-
2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28
de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD
VIRTUAL).
Como se tiene dicho, el signo evocativo es re-
gistrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfati-
zado que “entre mayor sea la proximidad del
signo evocativo con el producto o servicio que
se pretende registrar, podrá ser considerado
como un signo marcadamente débil y, en con-
secuencia, su titular tendrá que soportar el re-
gistro de signos que en algún grado se aseme-
jen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso
de signos evocativos que contengan elemen-
tos genéricos, descriptivos o de uso común. Si
15/06/2012 57.64
bien estos elementos otorgan capacidad evo-
cativa al signo, también lo tornan especialmente
débil, ya que su titular no puede impedir que
terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa
distinta ocurre cuando el signo evocativo es de
fantasía y no hay una fuerte proximidad con el
producto o servicio que pretende distinguir. En
este evento, el consumidor tendrá que hacer
una deducción no evidente y, por lo tanto, la
capacidad distintiva del signo es marcadamen-
te fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en
la G.O.A.C. Nº 1830 de 4 de mayo de 2010,
marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”.
7. Examen de registrabilidad y debida moti-
vación de las resoluciones.
En razón de que en el proceso interno no se
presentaron oposiciones, el Tribunal interpreta-
rá el tema del examen de registrabilidad y la
debida motivación de las Resoluciones.
El artículo 96 dispone que el examen de regis-
trabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo
aún en el caso de que no se hubiesen presenta-
do observaciones, en consecuencia, la Oficina
Nacional Competente en ningún caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para
conceder o negar el registro. Al respecto el
Tribunal ha señalado: “(...) en el caso en que no
se hubiesen presentado observaciones al regis-
tro de una marca, la Oficina Nacional Compe-
tente igualmente realizará el correspondiente
examen de registrabilidad ya sea para conceder
o negar el registro de una marca (...)”. (Proceso
61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856,
de 24 de octubre de 2002, marca: “LIMPLUS”).
Asimismo el Tribunal ha manifestado que: “La
existencia de observaciones compromete más
aún al funcionario respecto de la realización del
examen de fondo, pero, la inexistencia de las
mismas no lo libera de la obligación de practi-
carlo; esto, porque el objetivo de la norma es el
de que dicho examen se convierta en etapa
obligatoria dentro del proceso de concesión o
de denegación de los registros marcarios”.
(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C.
Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: “CONS-
TRUIR Y DISEÑO”).
La resolución con la que se notifica al peticiona-
rio por la cual se concede o deniega el registro
solicitado debe ser debidamente motivada, es
decir, que exprese las razones de hecho y de
GACETA OFICIAL
derecho que inclinaron a la Oficina Nacional
Competente a pronunciarse en uno u otro sen-
tido, sobre la base de las normas jurídicas apli-
cables y de las situaciones de hecho constituti-
vas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio
del derecho de defensa.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del
signo tiene carácter obligatorio y en el caso de
autos las normas que correspondería tomar en
cuenta serían las que contienen las causales de
irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y
83 de la Decisión 344.
8. Acuerdos de coexistencia marcaria.
Se interpretará el tema en virtud a que la deman-
dante afirma que entre las sociedades SUMI-
TOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. Y TREK
BICYCLE CORP se firmó un acuerdo de co-
existencia marcaria
La coexistencia marcaria se da cuando existen
en la subregión dos registros marcarios idénti-
cos o similares. Esta coexistencia puede ser de
derecho o de hecho. La primera se encuentra
prevista en el artículo 107 de la Decisión 344
que prohíbe la comercialización de mercancías
o servicios dentro de la subregión cuando exis-
tan registros sobre una marca idéntica o similar,
a nombre de titulares diferentes y, que distin-
gan los mismos productos o servicios, pero
permite la suscripción de acuerdos de coexis-
tencia de marcas para que puedan comerciali-
zarse, dichos productos o servicios. Sin embar-
go, la misma norma establece que las partes
deberán adoptar las previsiones necesarias
para evitar la confusión del público sobre el
origen empresarial de las mercancías o servi-
cios. En este caso para que pueda darse la co-
existencia marcaria es necesario que se cum-
plan los siguientes requisitos: (i) la existencia
en la Subregión de registros de marcas idénti-
cas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo
entre las partes; (iii) la adopción por parte de
éstas de las previsiones necesarias para evitar
la confusión del público, así como proporcionar
la debida información sobre el origen de los
productos o servicios; (iv) el respeto de las
normas sobre prácticas comerciales y promo-
ción de la competencia; y, (v) la inscripción del
acuerdo en la oficina nacional competente.
Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos
de Coexistencia Marcaria son instrumentos de
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que se valen los empresarios que compiten en
el mercado para determinar que ciertas marcas
idénticas o semejantes entre si puedan cumplir
su función sin dar lugar a conflictos de intereses
entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embar-
go, aunque resuelven el conflicto entre los par-
ticulares titulares de los signos, deben, para
que tengan eficacia y aceptación por parte de
las oficinas nacionales competentes, dejar a
salvo el interés general de los consumidores,
respecto de los cuales deberán eliminar el ries-
go de confusión derivado de la identidad o se-
mejanza”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en
la G.O.A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del
mismo año, caso “BSCH mixta”).
El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No
obstante estos acuerdos entre partes, la auto-
ridad nacional competente deberá salvaguar-
dar el interés general evitando que el consumi-
dor se vea inducido a error (...). En este sentido
la suscripción de acuerdos no es un presupues-
to automático para que opere la coexistencia
marcaria, puesto que siempre habrá de predo-
minar el bien común sobre el interés particular”.
(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C.
Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca:
ALLEGRA): de donde se desprende que la auto-
ridad nacional competente debe hacer la eva-
luación correspondiente, toda vez que la marca
protege por igual a sus titulares y en especial al
público consumidor, teniendo en cuenta que en
la marca existe una verdadera complementa-
riedad donde además de considerarse los ele-
mentos del signo y del producto o servicio que a
través de la marca se interrelacionan, se debe
tener presente fundamentalmente al destinata-
rio final que es el público consumidor.
9. La conexión competitiva entre productos
de la misma clase.
Además de los criterios referidos a la compa-
ración entre signos, es necesario tener en cuen-
ta los productos o servicios que distinguen di-
chos signos a efecto de establecer la posible
conexión competitiva y en su caso aplicar los
criterios relacionados con la misma. En el pre-
sente caso, el signo solicitado para registro
distingue productos comprendidos en la Clase
12 específicamente “llantas para vehículos”
excluyendo expresamente “llantas para bicicle-
tas” mientras que el signo sobre la base del cual
se niega el registro distingue también productos
de las Clases 12, específicamente “Bicicletas
GACETA OFICIAL
y sus estructuras (cuadros de bicicletas), par-
tes y accesorios de las mismas”, por lo que el
juez consultante, deberá analizar si se trata en
efecto de un caso de conexión competitiva.
Con relación a las consideraciones relativas a la
conexión competitiva entre productos o servi-
cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-
bunal, con base en la doctrina, señala algunas
pautas o criterios que pueden conducir a esta-
blecer o fijar la similitud o la conexión competiti-
va entre los productos o servicios, que se sinte-
tizan: (i) La inclusión de los productos o servi-
cios en una misma clase del nomenclátor; (ii)
Canales de comercialización; (iii) Mismos me-
dios de publicidad; (iv) Relación o vinculación
entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto
o complementario de productos o servicios; (vi)
Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los
productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix)
Intercambiabilidad de los productos o servicios.
La Autoridad Nacional Competente debe con-
siderar que, si bien el derecho que se constitu-
ye con el registro de un signo como marca, por
virtud de la regla de la especialidad, en princi-
pio cubre únicamente los productos o servicios
identificados en la solicitud y ubicados en una
de las clases de la Clasificación Internacional
de Niza, la pertenencia de dos productos o ser-
vicios a una misma clase no prueba que sean
semejantes, así como su pertenencia a distin-
tas clases tampoco prueba que sean diferen-
tes.
También debe tomar en cuenta la intercam-
biabilidad, en el sentido de que los consumido-
res estimen que los productos o servicios son
sustituibles entre sí para las mismas finalida-
des, y la complementariedad, relativa al hecho
de que los consumidores juzguen que los pro-
ductos o servicios deben utilizarse en conjunto,
o que el uso de uno de ellos presupone el del
otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo, debe analizar si la conexión compe-
titiva podría surgir en el ámbito de los canales
de comercialización o distribución de los pro-
ductos o servicios, provenientes de la identidad
o similitud en la utilización de medios de difu-
sión o publicidad. En tal sentido, si ambos pro-
ductos o servicios se difunden a través de los
medios generales de publicidad (radio, televi-
sión o prensa), cabe presumir que la conexión
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entre ellos será mayor, mientras que si la difu-
sión se realiza a través de revistas especializa-
das, comunicación directa, boletines o mensa-
jes telefónicos, es de presumir que la conexión
será menor.
Finalmente, deberá considerar la clase de con-
sumidor o usuario y su grado de atención al
momento de identificar, diferenciar y seleccio-
nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal,
“el consumidor al que debe tenerse en cuenta
para establecer el posible riesgo de confusión
entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor
medio’ o sea el consumidor común y corriente
de determinada clase de productos, en quien
debe suponerse un conocimiento y una capaci-
dad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-
IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de
mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo
supra, el consultante deberá aplicar lo relacio-
nado con productos a servicios.
En consecuencia el consultante deberá tener
en cuenta en el presente caso que, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la De-
cisión 344, se encuentra prohibido el registro
del signo cuyo uso pueda inducir al público a
error si, además de ser idéntico o semejante a
una marca anteriormente solicitada para regis-
tro o registrada por un tercero, tiene por objeto
un producto o servicio semejante al amparado
por el signo en referencia, sea que dichos pro-
ductos o servicios pertenezcan a la misma cla-
se del nomenclátor o a clases distintas que
lleven a que se asocie el producto o servicio a
un origen empresarial común.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: En principio, con el fin de garanti-
zar la seguridad jurídica y la confianza legítima,
la norma comunitaria sustantiva no surte efec-
tos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídi-
cas concretas disciplinadas en ella, se encuen-
tran sometidas, en sí y en sus efectos, a la
norma vigente, al tiempo de la presentación de
la solicitud de registro. La norma comunitaria en
materia procesal se aplicará a partir de su en-
trada en vigencia, a los trámites en curso o por
iniciarse. De hallarse en curso un procedimien-
GACETA OFICIAL
to, la nueva norma se aplicará inmediatamente
a los trámites procesales pendientes.
En conclusión, en el caso de autos la solicitud
de registro del signo GRANDTREK (denomina-
tivo) fue presentada el 28 de septiembre de
1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Co-
misión del Acuerdo de Cartagena. Esta dispo-
sición comunitaria contenía las normas que fi-
jaban lo concerniente a los requisitos para el
registro de las marcas, así como las causales
de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto,
es la que debe ser aplicada al asunto bajo exa-
men.
SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar
si el signo GRANDTREK (denominativo), cum-
ple con los requisitos de registrabilidad esta-
blecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no
se encuentra incurso dentro de las causales de
irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y
83 de la misma Decisión.
TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el
examinador deberá someterlas a las reglas para
la comparación marcaria descritas en la presen-
te interpretación prejudicial, y prestará especial
atención al criterio que señala que a los signos
se les observará a través de una visión de con-
junto, sin fraccionar sus elementos.
CUARTO: No son registrables como marcas los
signos cuyo uso en el comercio afectara el de-
recho de un tercero y que, en relación con éste,
el signo que se pretenda registrar, sea idéntico
o se asemeje a una marca ya registrada o a un
signo anteriormente solicitado para registro,
para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al público a error,
de donde resulta que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a confu-
sión a los consumidores sino que es suficiente
la existencia del riesgo de confusión para que
se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO: Corresponde a la Administración y,
en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de
confusión con base a principios y reglas elabo-
rados por la doctrina y la jurisprudencia señala-
dos en la presente interpretación prejudicial y
que se refieren básicamente a la identidad o a la
semejanza que pudieran existir entre los signos
y entre los productos.
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SEXTO: Se presume que los signos que contie-
nen palabras en idioma extranjero y su significa-
do no son de conocimiento común, por lo que,
al formar parte de un signo solicitado para regis-
tro como marca, se las considera como de
fantasía, procediendo, en consecuencia, su re-
gistro.
SÉPTIMO: Los signos evocativos sugieren cier-
tas cualidades, características o efectos en re-
lación al producto o al servicio que buscan dis-
tinguir en el mercado transmitiendo a la mente
del consumidor o usuario, una imagen o una
idea sobre el producto o el servicio que, a través
de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los
hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la
función distintiva de la marca y en consecuen-
cia son registrables.
OCTAVO: El artículo 96 dispone que el examen
de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse
a cabo aún en el caso de que no se hubiesen
presentado observaciones, en consecuencia, la
Oficina Nacional Competente en ningún caso
queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro.
NOVENO: Los Acuerdos de Coexistencia Mar-
caria son instrumentos de que se valen los
empresarios que compiten en el mercado para
determinar que ciertas marcas idénticas o se-
mejantes entre sí puedan cumplir su función sin
dar lugar a conflictos de intereses entre sus
titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque
resuelven el conflicto entre los particulares titu-
lares de los signos, deben, para que tengan
eficacia y aceptación por parte de las oficinas
nacionales competentes, dejar a salvo el interés
general de los consumidores, respecto de los
cuales deberán eliminar el riesgo de confusión
derivado de la identidad o semejanza.
DÉCIMO: Además de los criterios sobre la com-
paración entre signos, es necesario tener en
cuenta los criterios relacionados con la conexión
competitiva entre los productos. En el presente
caso, al referirse los signos en cuestión a pro-
ductos de la Clase 12, pero debidamente delimi-
tados, el consultante deberá analizar si se trata
en efecto de un caso de conexión competitiva,
con base en los criterios señalados en la pre-
sente interpretación prejudicial.
El Consejo de Estado de la República de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
GACETA OFICIAL 15/06/2012 61.64

Sección Primera deberá adoptar la presente in- Ricardo Vigil Toledo

terpretación prejudicial cuando dicte sentencia MAGISTRADO
dentro del proceso interno Nº 2009-00330, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 Carlos Jaime Villarroel Ferrer
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia MAGISTRADO
de la Comunidad Andina, así como dar cumpli-
miento a lo previsto en el artículo 128, párrafo Isabel Palacios Leguizamón
tercero, del Estatuto del Tribunal. SECRETARIA

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

interpretación a la Secretaría General de la Co- ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
munidad Andina para su publicación en la Gace- pia del original que reposa en el expediente de
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena. esta Secretaría. CERTIFICO.-

José Vicente Troya Jaramillo Isabel Palacios L.

PRESIDENTE SECRETARIA
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GACETA OFICIAL 15/06/2012 63.64
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Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú