DIRECCIÓN DE SIGNOS

DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS

DISTINTIVOS

R E S O L U C I Ó N Nº 1 1 9 3 2 0 1 7 / C S D · I N D E C O P I

EXPEDIEN :667156-2016

TE : INDUSTRIA METAL MECANICA BUSES &

CARROCERIAS Y MULTISERVICIOS S.A.C.
SOLICITAN
: INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
TE CARROCERIAS LTDA.

OPOSITORA

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE

PRODUCTO • OPOSICIÓN

Lima, 12 de mayo de 2017

1. ANTECED ENTES

Con fecha 28 de junio de 2016, INDUSTRIA METAL MECANICA BUSES

& CARROCERIAS Y MULTISERVICIOS S.A.C.,de Perú,solicitó el
registro de la marca de producto constituida por la denominación
INDUBUSKAR y logotipo (se reivindica
colores), conforme almodelo adjunto:

//
vY
INDUBUS
K'

Para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o

acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2016, INDUSCAR INDUSTRIA

E COMERCIO DE CARROCERIAS LTOA., de Brasil, formuló oposición
manifestando lo siguiente:
 Es titular de la marca INDUSCAR y logotipo (certificado Nº
113513)que distingue productos de la clase 12 de la Cl asificación
Internacional.

-Los signos confrontados pretenden distinguir los mismos productos y

productos similares.
-(...) las marcas confrontadas son cuasi idénticas, dado que comparten
entre si términos muy semejantes : 1NDUBUSKAR" e
'INDUSCAR',observamos que las mencionadas marcas son iguales, solo se
diferencian por eltérmino BUS y las

consonantes "K• y·e·. las cuales fonéticamente suenan exactamente igual.

(sic)
-Desde el punto de vista fonético los signos en conflicto son semejantes
debido a la presencia de la denominación "INDU' y los términos
fonéticamente iguales (CAR/KAR).
-Los consumidores creerán quelos productos distinguidos con elsigno
solicitado han sido elaborados por su empresa,lo que configura una
situación de confusión
indirecta.

Citó jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual que

consideró aplicable al caso.

Amparó su oposición en el articulo 136 inciso a) de la Decisión 486, asi

como en el art culo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075.

Mediante escrito de fecha 07 de octubre de 2016, la opositora manifestó lo

siguiente:

Con fecha 18 de mayo de 2016, el expediente 585427-2014 fue resuelto en

segunda instancia y mediante Resolución 1542-2016fTPl-INDECOPI,donde
se

confirmó la Resolució n 0104-2015/CSD-INDECOPI la cual denegó la

"
marca de
:. .
Producto (coloca El solicitante de dicha marca fue INDUSTRIA
METAL MECANICA BUSES & CARROCERIAS Y MULTISERVICIOS
S.A.C.,de

4
· K
Perú,el mismo que ha solicitado el registro de la marca en la
clase 12
de la Clasificación Internacional.
La autoridad en cuestión deberá a c t u a r b a j o e l m i s m o c r i t e r i o ya que
alhaberse

L . ,K g
 solicitado el registro del signo solo ha variado la

letra ·c· p o r l a l e t r a 'K'y ha añadido una pequeña figura enla parte

superior del término, actuando de mala fe,porque sabiendo que ya
existía un precedente, volvió a pedir el registro de la marca haciendo
pequeñas variaciones a la anterior.

Pese a haber sido debidamente notificada, la solicitante INDUSTRIA

METAL MECANICA BUSES & CARROCERIAS Y MULTISERVICIOS
S.A.C., no absolvió el
traslado de la oposición dentro del plazo otorgado, por lo que mediante
proveido de fecha 04 de noviembre de 2016, pasó elexpediente a
resolver,de conformidad con lo dispuesto por el articulo 150 de la
Decisión 486.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión,teniendo en cuentalos antecedentes descritos,deberá

determinar si e x i s t e r i e s g o d e c o n f u s i ó n e n t r e e l s i g n o s o l i c i t a d o
INDUBUSKAR y logotipo y la marca registrada a favor de INDUSCAR
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCER IAS
LTOA., de Brasil.

3. ANÁ LISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión previa

Principio de Preclusión

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140.4 de la Ley Nº 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General, la preclusión por el vencimiento de
plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales,concurrenciales y
en aquellos que por existir dos o mas administrados con intereses divergentes,
deba asegurarseles tratamiento pantano.

Respecto a la oportunidad para formular oposición al registro

de un signo, el artículo 146 de la Decisión 486 dispone lo
siguiente: *Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha
de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar,
por una sola v ez. oposición fundamentada que pueda desvirtuar el
registro de la marca.· (subrayado nuestro)

Asimismo, debe entenderse que las partes tienen la facultad de presentar en

cualquier etapa del procedimiento las alegaciones y medios probatorios que
consideren pertinentes, siempre que se circunscriban a abundar o probar los
argumentos o alegaciones señaladas al formular oposición, siendo obligación
de la Administración evaluarlos al momento de emitir la resolución final, sin
que en ese es1ado del procedimiento pueda invocar nuevos argumentos no
expuestos en su oposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.4 de la
Ley Nº 27444 .

En el caso de autos,de la revisión del escrito de oposición de fecha 31 de

agosto de 2016, se advierte que INDUSCAR INDUS.TR IA E COMERCIO DE
CARROCERIAS
LTDA.. de Brasil, alegó que el signo solicitado resultaba confundible con su
marca registrada INDUSCAR y logotipo (certificado Nº 113513),que distingue
productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

De otro lado, se aprecia que mediante escrito de fecha 07 de octubre de 2016, la

opositora señaló que la solicitante estaría actuando de mala fe.

Al respecto, se advierte que la opositora INDUSCAR INDUSTRIA E

COMERCIO DE CARROCERIAS LTOA., de Brasil, alegó un nuevo argumento
referido a que la solicitante estarla actuando de mala fe, con posterioridad a la
presentación de la oposición formulada, por lo cual no corresponde considerarlo
como sustento de su oposición, en virtud al Principio de Preclusión que rige los
procedimientos administrativos trilaterales.

3.2. Informe de antece d entes

Del informe de antecedentes que obran en el expediente,se ha verificado lo

siguiente:

a. INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA., de

Brasil, es titular de la marca de producto oonstituida por la
denominación INDUSCAR escrita en letras características y debajo de
ella una figura irregular; conforme al modelo adjunto:

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de

confusión o de asociación•.

La confusióna la que puede ser inducido el público consumidor o usuario en el

mercado puede darse de dos formas.Asi,la confusión directa se presenta cuando
dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales
o similares de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o
contrata un servicio, según el caso, en la creencia errónea que se trata del
producto o servicio delcompetidor.Por su parte, la confusión indirecta, no está
referida a los productos o servicios en si, sino al ongen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor o usuario aun diferenciando claramente los
productos o servicios, respectivamente , considera que ambos pertenecen a un
mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se

deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la
naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican,debiéndose tener
presente que por lo general,el riesgo de confusión entre dos signos será mayor
cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o
servicios a distinguir.

3.3.1. Productos a los que se refieren l os si gnos en confli cto

En cuanto a los productos y servicios, cabe señalar que uno de los principios en
los que se sustenta elderecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual
se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada
frente alregistro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o
servicios idénticos o semejantes.
Así. el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a
los productos o servicios para los cuales se concedió el registro,sino que
también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de
inducir a confusión al público consumidor,conindependencia de si éstos se
encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación
Internacional.

Al respecto,cabe precisar que la Clasificación Internacional de

Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de
determinar si existe similitud entre los productos o servicios en
cuestión.Asi fo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su
segundo párrafo, al establecer expresamente que •(...) Las clases
de la Clasificación Internacional referida en el pá«afo anterior no
determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o
seNicios indicados expresamente•, por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de fa
Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que
productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se

deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos
son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización,
complementariedad, utílización conjunta o público consumidor al que van
dirigidos.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distínguir vehículos; aparatos

de locomoción terrestre,aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación
Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue vehículos; partes y componentes

de vehículos correspondientes a la clase,de la clase 12 de la Clasificación
Internacional.

Alrespecto se advierte que elsigno solicitado pretende distinguir algunos de

los mismos productos que distingue la marca registrada (vehículos).

Asimismo, se advierte que los "aparatos de !ocomoción terrestre, aérea o

acuática' que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos en
los "vehículos" que distingue la marca registrada .

Enese sentido,se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que
se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar silos
signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público
consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se
refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa
el riesgo de confusión,por lo que se deberá ser más riguroso en elexamen
comparativo delos signos

3.3.2. Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que •a efectos

de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a
confusión y error al consumidor, fa Dirección competente tendrá en
cuenta principalmente /os siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de

conjunto y con mayor énfasis en fas semejanzas que en las diferencias;
b) El grado depercepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de
comercialización o
prestación, respectivamente;
c) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y
reputación en et
mercado; y,
d) Si el signo es parte de una familia de marcas."

El articulo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que

"tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios
señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en
cuenta fo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y.
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se
realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza
distintiva•.
El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que
"tratándose de s gnos figurativos, en adición a los criterios
señalados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) Si fas figuras sonsemejantes, si suscitan una impresión visual

idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto" .

Elartíci..lo 48 delDecreto Legislativo Nº 1075, señala que

"tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un
elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los
artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en
cuenta !o siguiente:

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor retevancia det aspecto denominativo frente
al etemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión
característica del signo .

Por su parte,el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que

"tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en
consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo
denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta tos criterios
señalados en tos artículos 45 y 48 de este Decreto Leg1stativo
Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta
los criterios señatados en los articutos 47 y 48 del presente Decreto
Legislativo.

En los tres supuestos serán iguatmente de aplicación los criterios

señatados en et artícuto 45 del presente Decreto Legislativo.•

Asimismo,para determinar s1 dos signos son confundibles,debe partirse de la

impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor,ya que por
lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez,sino más bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado
con el recuerdo que guarde delsigno anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente

aquellas características que puedan ser recordadas por el público
consumidor, debiendo tener presente además,que por lo general el recuerdo
y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los
productos o servicios a distínguir y de la atención que usualmente presten
para su adquisición o contratación.

Realizado elexamen comparativo entre el signo solicitado INOUBUSKAR y

logotipo y la marca registrada INDUSCAR y logotipo {certificado Nº
113513), se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo solicitado Marca registrada

INDUSCA
R

En efecto, se advierte que los signos en conflicto INDUBUSKAR /

INDUSCAR resultan semejantes, toda vez que están constituidos por la
mayoría de sus vocales y consonantes {1-N-D-U-B-U-5-K-A-R I 1-N-D-U-S-
C-A-R), no siendo suficiente para diferenciarlas el reemplazo de la
consonante "K" en el signo solicitado en lugar de la consonante •C• en l a
marca registrada y si bien la denominación del signo solicitado

presenta las letras intermedias B y U. por la ubicación de las mismas,estas no

impedirán que dichos signos generen una pronunciación en conjunto semejante.

Sí bien los signos confrontados presentan elementos gráficos y/o cromáticos

adicionales,según cada caso,ello no desvirtúa la semejanza antes señalada,
debido a que llos signos en cuesttión podrían ser cornsíderados como
provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo
 derivado del otro.

3.3.3. Conclusión

Por lo expuesto,dado que los signos en conflicto resultan semejantes y se

encuentran referidos a algunos de los mismos productos, la Comisión determina
que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo
de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar fundada
la oposición formulada.

3.4. Apl icación del a jurisprudenci a i nvocada

De la Sala de Propiedad Intelectual (ahora Sala Especializada en

Propiedad Intelectual) del lndecopi

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de criterios contenidos

en resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual (ahora Sala
Especializada en Propiedad Intelectual) del lndecopi.

Al respecto,cabe señalar que,de conformidad con el articulo 43 del Decreto

Legislativo Nº 607, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del
lndecopí: "Las resoluciones de las Comisiones.de las Oficinas y del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver
casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el
sentido de la legislación constituirán precedente de observancia
obligatona,mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución
debida mente motivada de la propia Comisión u Oficina,según fuera el caso,
o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
(...)".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la

jurisprudencia invocada , representa una linea de criterio o tendencia resolutiva
de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del lndecopi, se debe tener en
consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán
del examen del correspondiente expediente.

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administratíva tiene la

obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el
signo objeto de la misma cumple con los requisitos para acceder al registro o
no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición normativa.

3.4. EXAMEN DE REGI STRABI LIDAD

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado

que tiene aptitud distintiva y es susceptible de representación gráfica, conforme
lo requiere el articulo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad
Industrial, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en
el artículo 135 de la
Decisión 486, sín embargo incurre en la prohibición de registro
establecida en el articulo
136 inciso a), por lo que no corresponde acceder a su registro

La presente Resolucion se emrte en aplicación de las normas

 legales antes mencionadas y en eJerc1c10 de las facultades
conferidas por los articulos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo
Nº 1033, concordante con elarticulo 4 del Decreto
Legislativo Nº 1075 así como por los artlculos 50 51 y 52
del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nac onal de Defensa de la Competencia y de la Protección
dela Propiedad Intelectual (INDECOPI)

4.DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA la oposición formulada por INDUSCAR

INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTOA . de
Brasily, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de
producto solicitado por INDUSTRIA METAL MECANICA
BUSES & CARROCERIAS Y MULTISERVICIOS S.A C • de
Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray

Augusto Meloni Garcia, Hugo Fernando González Coda,
Sandra Patricia Li Carmclino y Gisel/a Ojeda Brignole.