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PROCESO 63-IP-2005

Interpretacin prejudicial de los artculos 82, literal a) y 83, literal a) de la


Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, e interpretacin de
oficio del artculo 81 de la misma Decisin, con fundamento en la consulta
formulada por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccin Primera. Expediente Interno N 2002-
00420 (8518). Actor: SOCIEDAD HELLENICA S.A. Marca: SENTIVA
(nominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer da del mes de
junio del ao dos mil cinco; en la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por el Consejo de
Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera.
Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus anexos se desprende que los
elementos exigidos por el artculo 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y 125 de su Estatuto
fueron cumplidos, por lo que su admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido
el 18 de mayo de 2005.
1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud,
lo siguiente:
1.1. Las partes:
Demandante: SOCIEDAD HELLENICA S.A.
Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercer Interesado: SOCIEDAD JAFER LIMITED.

1.2. La demanda.
Hellenica S.A., quien es titular del registro de la marca SENSITIVA by Radiant destinada a
distinguir productos de la clase 3 de la nomenclatura oficial, demanda la nulidad de la Resolucin
N 27315 de 28 de octubre de 1997, mediante la cual se concedi el registro de la marca
SENTIVA, solicitada el 15 de abril de 1997 por la sociedad Jafer Limited para amparar productos
de la clase 5.
La actora expresa que se han violado los artculos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisin 344 de
la Comisin del Acuerdo de Cartagena.
Seala que se desconoci la Normativa Comunitaria al otorgarse el registro de una marca
confundible con otra que gozaba de registro previo y que es de propiedad de un tercero. Que el
signo SENTIVA es confundible con la marca SENSITIVA by Radiant de propiedad de Hellenica
S.A. ya que ambas marcas estn destinadas a distinguir productos idnticos; adems que la marca
previamente registrada, aunque se conforma de tres palabras, tiene como elemento caracterizante
la expresin SENSITIVA; que es precisamente la que se reproduce y se imita con la marca
solicitada SENTIVA, por ello procede realizar la comparacin sobre estos trminos, lo cual no es
sino aplicacin de la regla segn la cual son las semejanzas lo que determina la confusin y no sus
diferencias.
En este sentido considera la actora que las expresiones SENSITIVA y SENTIVA despiertan
prcticamente la misma impresin de conjunto, ya que las tres primeras letras y las ltimas cuatro
son idnticas y se encuentran dispuestas en idntico orden; sus sonidos voclicos son idnticos; la
primera y sus dos ltimas slabas son idnticas; la slaba tnica es coincidente, y la slaba central
de la primera, que se suprime en la segunda, pasa prcticamente desapercibida al primer golpe de
vista. El riesgo es pues evidente.
Concluye que el signo SENTIVA no es registrable ya que no cumple con uno de los tres requisitos
indispensables para acceder al registro de marcas como es el de la distintividad.
1.3. Contestacin a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contest
la demanda exponiendo los siguientes argumentos:
- Expresa que pese a que en el cotejo de marcas debe observarse la totalidad de
los elementos que conforman las marcas en conflicto, esta regla tiene su
excepcin al tratarse de marcas farmacuticas, en donde el uso de prefijos de
uso comn es frecuente.
- Al efectuar el anlisis de confundibilidad del signo SENTIVA y la marca
SENSITIVA by Radiant, se concluye que tienen una estructura diferente ya que
el primero se compone de siete letras, mientras que el segundo de dieciocho
letras, lo cual evidencia que poseen una estructura visualmente distinta.
- En lo referente a la identidad o similitud entre los productos en conflicto
expresa que la marca SENSITIVA by Radiant ampara productos de la Clase 3,
mientras que la marca SENTIVA distingue productos de la Clase 5 de la
Clasificacin Internacional de Niza, y en este punto aclara que no todos los
productos de la clase 5 estn al alcance del consumidor medio sino de uno
especializado.
- De manera que la Superintendencia de Industria y Comercio no encontr que se
vulnere derecho alguno y consider que el signo es registrable por cumplir con
todos los requisitos que la Normativa Comunitaria exige y por no incurrir en
ninguna causal de irregistrabilidad.
- El tercer interesado contest la demanda expresando que por medio de la
Resolucin N 27315 de 28 de octubre de 1997, se otorg el registro de la
marca SENTIVA (nominativa).
- Que la sociedad Jafer Limited obtuvo el registro de la marca solicitada para
distinguir productos de la clase 5 de la Clasificacin Internacional de Niza y
opina que al ser el registro la fuente del derecho de uso de una marca, una
accin de nulidad que busque invalidar el registro es evidentemente atentatoria
contra el uso y goce pacfico que se tiene sobre la marca, ya que dichas
facultades se derivan del registro marcario.
- Agrega que las marcas SENTIVA y SENSITIVA by Radiant, han coexistido en el
mercado desde hace ms de 5 aos distinguiendo productos comprendidos
dentro de las clases 3 y 5 de la Clasificacin Internacional de Niza,
respectivamente, y que la Sociedad Hellenica S.A. no present oposicin al
registro de la marca SENTIVA dentro del trmino legalmente establecido para
tales efectos, como consta en el expediente N 96 019647, sino que haba
aceptado coexistir pacficamente con la marca SENTIVA de Jafer Limited.
2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente
para interpretar por la va prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la
Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases
Miembros.
3. Normas del ordenamiento jurdico comunitario a ser interpretadas.
Como la solicitud de registro de la marca SENTIVA fue presentada el 15 de abril de
1997, y por ser pertinente dentro del caso planteado se interpretarn los artculos 82
literal a) y 83 literal a) de la Decisin 344 sealados por el consultante.
Y se interpretar de oficio el artculo 81 de la Decisin antes citada.
A continuacin se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DESICIN 344
Artculo 81
Podrn registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representacin grfica.

Se entender por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o
servicios idnticos o similares de otra persona.

Artculo 82

No podrn registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artculo anterior;

(...)

Artculo 83

As mismo, no podrn registrarse como marcas aquellos signos que, en relacin con
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a). Sean idnticos o se asemejen de forma que puedan inducir al pblico a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al pblico, a error.

4. Consideraciones.
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual analizar los
aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por
identidad o similitud; conexidad competitiva; reglas para el cotejo marcario; comparacin entre
marcas denominativas.

4.1. Requisitos para el registro de marcas. El artculo 81 de la Decisin 344 de la Comisin
del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la
perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representacin grfica.
La Normativa Comunitaria Andina protege el inters del titular marcario otorgndole un derecho de
uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores
evitando que incurran en confusin o que sean engaados.
La marca se define como el medio sensible que permite distinguir a los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matas Alemn expresa que las marcas son:
...signos utilizados por los empresarios en la identificacin de sus productos o servicios, a travs
de los cuales busca su diferenciacin e individualizacin de los restantes empresarios que se
dediquen a actividades afines.[1]

La distintividad. Es la caracterstica principal de la marca y a travs de ella se puede realizar una
adecuada diferenciacin de los productos o servicios para los que se ha registrado, a travs de
este requisito se realiza la identificacin de los diferentes productos o servicios que se ofertan en el
mercado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar
una adecuada e informada eleccin de los bienes y servicios que desea adquirir.
Luis Eduardo Bertone dentro del tema comenta lo que sigue a continuacin:
Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal,
suministrando los medios a travs de los cuales el consumidor puede identificar los
productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas.[2]

La perceptibilidad. La marca es un signo de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o
percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por
medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo
perceptible o identificable por los sentidos.
nicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo
observa una imagen o impresin que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
Carlos Fernndez Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea:
El signo marcario es una realidad intangible; para que los dems perciban el signo,
es preciso que ste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el
propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.[3]
En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
manifestado lo siguiente:
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicacin
que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de stos, la marca penetre
en la mente del pblico, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepcin
sensorial o externa de los signos se utiliza en forma ms general el sentido de la vista,
han venido caracterizndose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia
a una denominacin, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto
de dibujos.[4]
La susceptibilidad de representacin grfica. Este requisito de la marca exige que un signo para
ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, grficos, signos,
colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta caracterstica es importante a efectos de la publicacin de la o de las solicitudes de registro en los
medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
De manera que para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los
requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representacin grfica exigidos por el
artculo 81 de la Decisin 344 y adems no debe estar incurso en ninguna de las causales de
irregistrabilidad contempladas en la citada norma.
El Juez Consultante debe proceder a analizar si la marca SENTIVA cuyo registro se
demanda, cumple con los requisitos del referido artculo 81, y determinar luego, si el
signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad sealadas en la
normativa comunitaria.
4.2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
El artculo 83 literal a) de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena,
expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en
relacin con el derecho de terceros sean idnticos o similares a otros antes registrados
o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al pblico a error, respecto de
una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un
tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al pblico a error.
Son aptos de obtener el registro marcario los signos que son lo suficientemente
distintivos y, en consecuencia, no generan confusin con otras marcas debidamente
inscritas que gozan de la proteccin legal concedida a travs del registro.
La Normativa Comunitaria Andina impide el registro de signos confundibles ya que no poseen
fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentara contra el inters de los titulares de
registros anteriores y el de los consumidores. La prohibicin de registro de signos confundibles,
contribuye a la existencia de un mercado de productos y servicios que se desarrolle con
transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaos que le lleven a incurrir en error al
realizar la eleccin de los productos que desea adquirir.
La falta de distintividad de un signo, en relacin con una marca ya existente con anterioridad en el
mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores, por
ello la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusin basta para negar el
registro.
Como ya lo ha dicho la jurisprudencia de este Tribunal en sentencias como la dictada dentro del
Proceso 20-IP-2005, cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos
constituyen el fundamento de la prohibicin de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza
que determinen la posibilidad del riesgo de confusin.
Es de competencia del examinador establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y
jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para
determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus caractersticas son capaces de
generar confusin entre los consumidores. De la conclusin a que se llegue depender la
calificacin de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su
aptitud o ineptitud para el registro.
La confusin marcaria puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor
adquiere un producto asumiendo que est comprando otro y es indirecta cuando de manera errada
el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que
tiene en realidad.
4.3. Conexidad Competitiva. Con el propsito de verificar la existencia de semejanza entre los
signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en
razn de la regla de la especialidad, la identificacin de dichos productos en las solicitudes
correspondientes y su ubicacin en la Clasificacin Internacional de Niza.
Se deber analizar el grado de conexin competitiva existente entre los productos a que se
refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de anlisis:
a) La inclusin de los productos en una misma clase del nomencltor: Esta regla
tiene especial inters en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o
varios de los productos de una clase del nomencltor, perdiendo su valor al producirse
el registro para toda la clase. En el caso de la limitacin, la prueba para demostrar que
entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud
para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacin: Hay lugares de comercializacin o expendio de
productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexin
competitiva, como sera el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en
los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la
similitud de un producto con otro. En cambio, se dara tal conexin competitiva, en
tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual
confusin se dara en pequeos sitios de expendio donde marcas similares pueden ser
confundidas cuando los productos guardan tambin una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacin o distribucin
tienen relacin con los medios de difusin de los productos. Si los mismos productos se
difunden por la publicidad general- radio televisin y prensa-, presumiblemente se
presentara una conexin competitiva, o los productos seran competitivamente
conexos. Por otro lado, si la difusin es restringida por medio de revistas especializadas,
comunicacin directa, boletines, mensajes telefnicos, etc, la conexin competitiva sera
menor.

d) Relacin o vinculacin entre productos: Cierta relacin entre los productos puede
crear una conexin competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda
cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa
relacin entre los productos comercializados tambin influye en la asociacin que el
consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que
eventualmente puede llevarlo a confusin en caso de que esa similitud sea tal que el
consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comnmente
se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a
confusin respecto al origen empresarial, ya que el pblico consumidor supondra que
los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los
productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto
puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el
otro o su utilizacin no sera la de su ltima finalidad o funcin.

f) Mismo gnero de los productos: Pese a que puedan encontrarse en
diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen
similares caractersticas, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de
confusin al estar identificados por marcas tambin similares o idnticas
(por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).[5]
4.4. Reglas para el cotejo marcario.
El determinar si existe o no riesgo de confusin entre dos marcas es una labor
minuciosa y complicada, para la que el examinador debe realizar su valoracin
tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicar los criterios
jurisprudenciales pertinentes.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas sentencias ha
manifestado que al momento de realizar la comparacin entre dos signos el examinador debe
tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: Tratado
de Marcas de Fbrica y de Comercio; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido
acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:
1. La confusin resulta de la impresin de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultnea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre
las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deber colocarse en el lugar del comprador
presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios
identificados por los signos en disputa.
Segn las mencionadas reglas el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer
los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visin de
conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fontica, auditiva e
ideolgica.
En la comparacin marcaria debe emplearse el mtodo del cotejo sucesivo, ya que no es
procedente realizar un anlisis simultneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo
las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud
general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se
debe enfatizar en sealar cuales son sus semejanzas pues es all donde mayormente se percibe el
riesgo de que se genere confusin.
4.5. Comparacin entre marcas denominativas.
Las marcas denominativas, se conforman por una o ms palabras, que integran un
todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden
provenir, tanto del idioma espaol o extranjero, como de la inventiva de su creador, es
decir, de la fantasa; cabe indicar que la denominacin permite al consumidor solicitar
el producto o servicio a travs de la palabra, que impacta y permanece en la mente del
consumidor.
Fernndez Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparacin de marcas
denominativas:
... ha de ser realizada una visin de conjunto o sinttica, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fontica y grfica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad
de las slabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio
de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante,
atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcin diferenciadora.

... han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la slaba tnica
de las mismas ocupa la misma posicin y es idntica o muy difcil de distinguir.

... la sucesin de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesin de vocales asume una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de una denominacin.

... en el anlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensin ms caracterstica de las denominaciones confrontadas: la dimensin que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por
lo mismo, la impresin general que la denominacin va a suscitar en los
consumidores. [6]
La similitud generada entre los signos puede ser ortogrfica, fontica o ideolgica; la primera
surge de la semejanza de las letras en los signos comparados, donde la sucesin de vocales, la
extensin de la palabra o palabras, la cantidad de slabas, las races o las terminaciones iguales,
pueden incrementar la confusin, adems existe semejanza entre los signos si las vocales
idnticas se hallan situadas en el mismo orden. Es fontica, cuando los signos al ser pronunciados
generan un sonido idntico o similar. La similitud ideolgica se presenta cuando los signos que se
comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante.
El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparacin de todo tipo de marcas.
De todo lo expuesto,
El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si rene los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y susceptibilidad de representacin grfica, establecidos por el
artculo 81 de la Decisin 344 y adems si el signo no est incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad sealadas en los artculos 82 y 83 de la
norma comunitaria citada
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relacin con el derecho de
terceros, sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o
registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error, de
donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro
efectivamente induzca a error o confusin a los consumidores sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusin para que se configure la
prohibicin de irregistrabilidad.
TERCERO: El juez nacional habr de determinar si existe o no riesgo de confusin,
teniendo en cuenta las orientaciones doctrinales referidas en esta interpretacin
para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso
se confrontan. Deber seguir las reglas establecidas para el cotejo de los
signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para evitar cualquier
riesgo de confusin.
CUARTO: En la comparacin entre los productos correspondientes, el consultante deber
tomar en cuenta su identificacin en las solicitudes de registro y su ubicacin en
el nomencltor; adems, podr acudir a los criterios elaborados por la doctrina
para establecer si existe o no conexin competitiva entre ellos. A objeto de
precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del
signo pueda inducir al pblico a error, ser necesario que los criterios de
conexin, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente,
toda vez que ninguno de ellos bastar, por s solo, para la consecucin del
citado propsito.
QUINTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visin de conjunto o
sinttica, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en
cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las slabas y letras que forman
los vocablos de las marcas en pugna, salvo si se trata de marcas que amparan
productos farmacuticos. El cotejo marcario, en todo caso, proceder dentro de
un criterio ms riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda
hacerse con otro tipo de marcas, a fin de evitar confusiones que puedan afectar
la salud de los consumidores.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N 2002-
00420 (8518), deber adoptar la presente interpretacin. As mismo deber dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase copia a la Secretara
General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/63-ip-2005.htm

REGISTRO DE MARCAS DE INDECOPI
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=302






Factores para determinar la existencia del riesgo de confusin de marcas
Autor: Nadia lvarez Mainegra
Concepto de riesgo de confusin
Segn el diccionario de la Lengua Espaola, el vocablo confusin puede tener varios
conceptos, entre los cuales se destacan: Mezcla de cosas diversas, desorden, falta de
concierto y de claridad, perplejidad, desconcierto, desasosiego, error, equivocacin. En
materia de Propiedad Industrial, el riesgo de confusin es una figura fundamental en
el Derecho de Marcas, siendo el mecanismo que impera en diversos sectores del
sistema de marcas, y una de las prohibiciones bsicas que obstaculizan el registro de
una marca.
El riesgo de confusin constituye aquel fenmeno que tiene lugar en la mente del
consumidor, en virtud de la coexistencia en el mercado de dos marcas idnticas o similares
para distinguir productos o servicios idnticos o similares, habida cuenta que el consumidor
se haya expuesto al peligro de creer errneamente que se trata de los mismos productos o
servicios, de los cuales espera un conjunto de caractersticas homogneas y estables y una
constancia en la calidad respecto al nivel acostumbrado.
Factores fundamentales para determinar la existencia del riesgo de confusin.
1) La interferencia entre las marcas.
2) La interferencia entre los productos.
3) El grado de atencin del consumidor.

Primer factor: La interferencia entre las marcas.
Para analizar la posible interferencia entre las marcas, se debe inicialmente proceder
a clasificar el tipo de signos de que se trata, pues en dependencia de ello, as sern las
reglas aplicables a ese cotejo marcario en especfico. Los signos en conflicto pueden ser
denominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales, olfativas y dctiles. En dependencia
de la clasificacin se decidir la estrategia a seguir.

Ejemplos de comparaciones.
De tratarse de dos signos denominativos simples, que son aquellos que consisten en una
sola palabra, la cual a su vez, puede constar de una sola silaba, deben comparase entre si
con arreglo la pauta de la visin en conjunto, es decir sobre la base de la totalidad de los
elementos integrantes de cada denominacin confrontada y sin descomponer su unidad.
Dado que este tipo de marcas tienen una estructura elemental y unitaria, a las mismas le es
aplicable la siguiente doctrina, formulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades en
el Fundamento No 23 de La Sentencia 11 de noviembre de 1997 donde se afirma: la
percepcin de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de
que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciacin global del riesgo de
confusin Pues bien el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo,
cuyos diferente detalles no se detiene a examinar.
La comparacin estar dada nicamente entre estos elementos, establecindose un juicio
comparativote las slabas y letras que conforman el vocablo, valorndose su impacto y la
impresin que produzcan las denominaciones en conflicto para el consumidor medio.
En este caso se har especial nfasis en la oposicin de los fonemas integrantes de las
marcas en conflicto, atendiendo a la clasificacin de las consonantes y las vocales del
idioma espaol, segn el modo de articulacin, de forma tal que la combinacin de fonemas
de un mismo grupo implicar mayor probabilidad de interferencia fontica.
Criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo espaol. Entre las pautas concretas
aplicables para la comparacin de marcas denominativas, el tribunal espaol destaca las
siguientes:
A) La identidad de las silabas tnicas de las marcas comparadas.
B) La ordenacin de las vocales en las marcas sealadas.
De tratarse de dos marcas mixtas, que son aquellas que estn compuesta por una
denominacin, ya sea simple o compleja, y un electo figurativo o grfico
Segundo factor: La interferencia entre los productos.
Al realizarse este anlisis, se deber considerar si efectivamente los productos que
pretenden distinguir cada una de las marcas, presentan dos caractersticas, siendo estas, la
misma naturaleza e igual finalidad. Si los productos de ambas marcas se encontraran en la
anterior situacin, entonces necesariamente coincidirn en el sector del mercado y en los
mismos establecimientos, por tanto, las marcas seran propensas a ser confundidas bajo esas
circunstancias durante su comercializacin.
Sobre El tema, el profesor Fernndez Novoa expone lo siguiente:
Al analizar las impresiones y las reacciones del pblico ante los productos amparados por
ambas marcas, se contraponen dos hiptesis. La primera es aquella en que las afinidades
existentes entre los productos o servicios confrontados son tan importantes, que el
consumidor medio podra confundir los productos o servicios portadores de la marca
prioritaria con los productos o servicios portadores de la marca posterior. La segunda
hiptesis es aquella en que a pesar de no surgir una confusin entre los correspondientes
productos o servicios, estos son tan afines que el consumidor medio podra creer
errneamente que proceden de una misma empresa.
A esta segunda hiptesis se refiere la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 22 de junio de 1994 que afirma en su apartado No 16:
Tercer factor: El grado de atencin del consumidor.
El riesgo de colusin debe establecerse siempre desde la perspectiva del pblico de los
consumidores interesados en la adquisicin de los correspondientes productos o servicios.
Al analizar la problemtica del riesgo de confusin, se hace necesario tipificar la figura del
consumidor medio, el cual, segn la concepcin del derecho espaol y francs, es aquella
persona que no destaca por sus particulares conocimientos, ni tampoco por ser
especialmente ignorante; se trata de una persona dotada de un raciocinio y facultades
perspectivas normales. Por su parte, el derecho alemn plantea que el consumidor medio es
aquella persona poco reflexiva, que de ordinario contempla una atencin superficial la
oferta y la publicidad de los productos o servicios y de sus signos distintivos.
La jurisprudencia trata en numerosa ocasiones de esta figura y su importancia durante el
proceso de delimitar si la marca es susceptible al riesgo de confusin. Ejemplo de esto lo
constituye la sentencia de Tribunal de Luxemburgo de 16 de julio de 1998, que fall en el
caso Gut Sprengheide GmbHn y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises
Steinfurt, cuando la sentencia cuestiona si la denominacin, marca mencin publicitaria
consideradas podran o no inducir a error al comprador medio normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz.
Otra sentencia sobre el tema es la Sentencia del Tribunal de Justicia del 22 de Junio de
1999, que fall el caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GMBH contra Klijsen Andel BV,
cuando estableci que: se deduce que la percepcin de la marca que tiene el consumidor
medio de la categora de productos o servicios de que se trate, tiene una importancia
determinante en la apreciacin global del riesgo de confusin.
Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos
diferentes detalles no se detiene a examinar, A los efectos de esta apreciacin global, se
supone que el consumidor medio de la categora de productos es un consumidor informado
y razonablemente atento y perspicaz, no obstante, debe tenerse la circunstancia de que el
consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas a
travs de un anlisis, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la
memoria. Procede igualmente tomar en consideracin el hecho de que el nivel de atencin
del consumidor medio puede variar en funcin de la categora de productos o servicio
contemplado.


Conclusin
El riesgo de confusin trae aparejado un aprovechamiento injusto del prestigio y la
fama adquiridos por marcas previamente registradas, trayendo esto consigo la
afectacin directa del pblico consumidor del producto o servicio en cuestin, que
busca en el mismo, caractersticas y sobre todo una calidad determinada que no obtendr de
la nueva marca. Dicho aprovechamiento hay que evitarlo, mediante un anlisis consecuente
de de cada marca, tomando en cuenta las pautas anteriormente mencionadas.





http://www.gestiopolis.com/marketing-2/factores-para-determinar-existencia-riesgo-confusion-
marcas.htm Nadia lvarez Mainegra

El riesgo de confusin constituye aquel fenmeno que tiene lugar en la mente del consumidor, en
virtud de la coexistencia en el mercado de dos marcas idnticas o similares para distinguir
productos o servicios idnticos o similares, habida cuenta que el consumidor se haya expuesto al
peligro de creer errneamente que se trata de los mismos productos o servicios, de los cuales
espera un conjunto de caractersticas homogneas y estables y una constancia en la calidad
respecto al nivel acostumbrado. Nadia lvarez Mainegra
1) La interferencia entre las marcas.
2) La interferencia entre los productos.
3) El grado de atencin del consumidor.