Apuntes

DERECHO DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL
BLOQUE I: APROXIMACIÓN AL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO AMPLIO
TEMA 1.- Introducción

1.1. La competencia económica
1.2. El Derecho de la competencia
1.2.1. Derecho de la competencia desleal
1.2.2. Derecho de defensa de la competencia
1.3. El Derecho de la propiedad intelectual
1.3.1. Los bienes inmateriales
1.3.2. La protección jurídica de los bienes inmateriales
1.3.2. 1. Clasificación en atención al objeto protección: signos distintivos, invenciones, diseños y
propiedad intelectual
1.3.2.2. Fundamento de su protección
BLOQUE II: DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
TEMA 2. –La protección jurídica de los signos distintivos

2.1. Marcas
2.1.1. Concepto y régimen jurídico
2.1.2. Objeto: signos distintivos
2.1.3. Requisitos de protección: prohibiciones de registro
2.1.4. Derecho a la marca
2.1.5. Concesión del registro. Especial consideración a la protección del signo distintivo no inscrito
2.1.6. Efectos de la marca: ius prohibendi, contenido, ámbito material y territorial, duración y límites
2.1.7. (Continuación) Acción por violación de la marca
2.1.8. (Continuación) Deberes del titular de la marca
2.1.10. Nulidad y caducidad de la marca
2.2. Un apunte sobre otras instituciones de protección de los signos distintivos: nombre comercial;
denominaciones de origen e indicaciones de procedencia; marcas colectivas.
TEMA 3.- La protección jurídica de las invenciones y otras creaciones industriales

3.1. Patentes.
3.1.2. Objeto: la invención patentable
3.1.3. Requisitos de patentabilidad
3.1.4. Derecho a la patente
3.1.5. Concesión de la patente
3.1.6. Efectos de la patente: ius prohibendi, contenido, ámbito material y territorial, duración y límites
3.1.7. (Continuación) Acción por violación de la patente
3.1.8. (Continuación) Obligaciones del titular de la patente
3.1.9. Extinción de la patente
3.2. Modelos de utilidad

3.2.2. Especial consideración al objeto
3.2.3. Especial consideración a los requisitos de protección
3.3. Breve referencia a otras modalidades de protección jurídica de la tecnología: el secreto
empresarial, las obtenciones vegetales y la protección jurídica de la topografía de los productos
semiconductores
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TEMA 4. Aproximación a la protección jurídica del Diseño industrial
4.4.2. Objeto
4.4.3. Requisitos de protección
4.4.4. Efectos
BLOQUE III: Derecho de la competencia
TEMA 5.- El derecho contra la competencia desleal

5.1. El derecho contra la competencia desleal. La Ley de competencia desleal
5.2. Ámbito subjetivo de aplicación
5.3. Ámbito objetivo de aplicación
5.4. Ámbito territorial
5.5. Cláusula general de prohibición de actos de competencia desleal
5.6. Los grupos de casos
5.6.1. La sistematización de los actos de competencia desleal. El acto de competencia desleal como
género y las prácticas comerciales en relación con los consumidores y la publicidad desleal como especies
5.6.2. Actos de confusión
5.6.3. Actos de engaño
5.6.4. Actos de agresión
5.6.5. Actos de denigración
5.6.6. Actos de comparación
5.6.7. Actos de imitación
5.6.8. Explotación de la reputación ajena
5.6.9. Violación de secretos empresariales
5.6.10. Inducción a la infracción contractual
5.6.11. Violación de normas
5.6.12. Discriminación
5.6.13. Venta a pérdida
5.7. Acciones derivadas de la competencia desleal
TEMA 6.- DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

6.1. El Derecho de defensa de la competencia
6.4. Aplicación del Derecho comunitario y del Derecho interno
6.5. Órganos encargados de la aplicación del Derecho de defensa de la competencia
6.6. Acuerdos restrictivos (colusorios)
6.7. Abuso de la posición de dominio
6.8. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales
6.9. Represión de les conductas prohibidas
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TEMA 1. INTRODUCCIÓN
Normas utiles para el funcionamiento económico del mercado. Dos bloques:
- La competencia económica (como compiten las empresas en el mercado):
o Derecho antitrust: que el mercado tenga una estructura sana. Al derecho
no le gusta los monopolios, prefiere varios que se dediquen a lo mismo
porque favorece la competencia.
o Derecho de la competencia desleal: reglas de comportamiento para las
empresas. Qué se puede hacer y qué no desde un punto de vista
competitivo.
- Propiedad intelectual en sentido amplio. En España hablamos de propiedad
industrial (patente) e intelectual (sinónimo de derechos de autor), en inglés es lo
mismo. Bajo la propiedad industrial e intelectual se protegen bienes
inmateriales, creaciones de la mente humana, bienes intangibles porque son
frutos de la producción de la inteligencia humana.
Todas las creaciones de obras son derecho de autor o propiedad intelectual. Las
creaciones industriales o estéticas o marcas son la propiedad industrial pero
siempre bienes inmateriales.
Se protege a estos bienes inmateriales porque económicamente es eficiente
hacerlo. Es un incentivo. Para que uno tenga el incentivo para inventar se debe
tener un derecho en exclusiva para explotarlo durante un cierto tiempo.
1.1. La competencia económica
La competencia económica podemos definirla como una situación en la que existe un

determinado número de compradores y vendedores, que intentan maximizar su
beneficio o satisfacción y en la que los precios están determinados únicamente por las
fuerzas de la oferta y la demanda.
La competencia es inherente a las relaciones entre los agentes económicos en el marco
de una economía de mercado. Constituye el fundamento de la economía liberal. Se
considera que una empresa es competitiva en la medida en que es capaz de resistir la
competencia de otras empresas en el marcado. Es necesario que sus precios sean bajo a
fin de estimular al máximo las decisiones de compra. Al multiplicarse son éstas las que
permiten obtener un beneficio suficiente - gracias a las economías de escala-. La
competencia impide que productores y comerciantes obtengan amplios márgenes de
beneficios.
La competencia perfecta (régimen hipotético descrito por los economistas clásicos) se
compone de una convergencia de múltiples condiciones. La atomización del mercado
supone que los agentes presentes (vendedores y compradores) son numerosos y que sus
fuerzas impiden el surgimiento de desigualdades muy acentuadas, de modo que ninguno
puede imponer sus objetivos. La fluidez exige que los agentes de la oferta y la demanda
estén perfectamente informados (transparencia del mercado). La homogeneidad y la
divisibilidad de los productos expuestos permite comparar y sustituir, en el tiempo y en
el espacio, los bienes presentados a la venta.
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1.2. El Derecho de la competencia
El derecho de defensa de la competencia busca asegurar la par conditio concurrentium

todos los operadores tienen una igualdad a las condiciones de acceso a ese mercado. Un
tema de tener la posibilidad de acceder al mercado. Quien tiene interés pueda acceder al
mercado sin barreras artificiales (a no ser que no tenga recursos, pero eso son las reglas
del juego). Reprime la artificiosidad (derecho antitrust).
Las conductas que entorpezcan esta transparencia esta sometido al derecho antitrust.
La competencia es la forma de manifestar el ejercicio de la libertad de empresa. La CE
nos reconoce el derecho a acceder al mercado como empresarios y el derecho a
competir en el mismo ofreciendo bienes y servicios en las condiciones y de la manera
que cada uno estime más conveniente para atraer a los consumidores. Pero dicha
competencia no se establece sólo en beneficio de los empresarios, sino en beneficio del
interés general (también el de los consumidores y usuarios), por eso, los poderes
públicos se han visto obligados a adoptar medidas para que los competidores no puedan
limitar la competencia en su propio beneficio.
Así pues, el derecho de la competencia se ocupa de regular el funcionamiento del
mercado, tanto a nivel estructural como a nivel modal, con el objetivo de que el
mercado funcione de manera eficiente. Cuando hablamos del nivel estructural nos
referimos al hecho de que cualquiera con interés en estar presente en el mercado pueda
no sufrir:
- Barreras de entrada artificiales

- Barreras de mantenimiento artificiales
- Barreras de salida artificiales
Ej.: Se quiere constituir una sociedad de coches de alta gama. Se ha hecho un estudio
previo de los competidores y se está deseoso de entrar en el mercado. Se tienen
identificados tres grandes competidores. En principio mi coche es mejor y se puede
vender a un precio muy competitivo con unas ciertas ventajas. Por casualidad, el
mercado funciona desde una perspectiva económica y competitiva donde las empresas
presentes detectan un competidor potencial y harán lo posible para que no les quite la
clientela. El problema está en si las empresas que están en el sector hacen prácticas que
coloquen cargas artificiales (no propias de una eficiencia transparente). Por ejemplo, la
nueva empresa entra con un precio competitivo pero las empresas se ponen de acuerdo
para frenar la entrada y se hace una caída temporal de precios o se regalará algo que, de
ordinario, no se hubiera regalado para evitar que ese entre. Esto sería una barrera de
entrada artificial.
El derecho de la competencia se subdivide en dos partes: las normas de defensa de la

competencia y la normativa contra la competencia desleal (explicados en los dos
subapartados siguientes).
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1.3. Derecho de la competencia desleal
Competencia en base al propio mérito o eficiencia  tiene más éxito el que ofrece sus
productos o servicios porque tiene más mérito. Cada uno debe tener su éxito conforme
sus esfuerzos.
Se reprime al que hace publicidad engañosa se le va a reprimir. Volkswagen tuvo un
éxito que no merecía por lo de las emisiones.
Con la normativa contra la competencia desleal se prohíben las conductas desleales,

que son cualesquiera que no se basen en el propio mérito, capacidad o eficiencia.
Para que un sistema competitivo funcione debe de tener más éxito el que tiene mejores
productos o servicios.
Así, para que exista un acto desleal tienen que cumplirse 3 presupuestos:
- Que se realice en el mercado: ha de producir efectos sustanciales en el mercado.
- Que se realice con fines concurrenciales: su finalidad ha de promover o
asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.
- Que sea objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe: el acto ha de
ser, por sí, contrario al principio de la buena fe que se exige con carácter general
para el ejercicio de cualquier derecho.
Básicamente, lo que se persigue es que quienes operan en el mercado, ya sean
instituciones públicas, empresarios o incluso los consumidores, actúen conforme la
buena fe que se entiende como competir en base al propio mérito, esfuerzo y
prestaciones. En la Ley de Competencia Desleal se parte de un principio máximo de
libertad de competencia. Así pues, se reprochan excepcionalmente las conductas
contrarias a la buena fe que no estén basadas en la utilización del propio mérito o
esfuerzo para presentarse en el mercado.
Se regulan comportamientos que objetivamente son reprochables (no es un cajón de

sastre), que son contrarias a la buena fue. Esas conductas ilícitas las podemos agrupar
en:
- Ilícitos contra los consumidores: principalmente, están los actos de confusión
y engaño. Yo puedo vender algo como empresario diciendo que es muy bueno y
demostrando que es mejor que el de mi competidor. Pero no estoy autorizado a
decir mentiras o medias verdades. La Ley dice que podemos vender lo que
queramos, pero no lo que no es cierto.
- Ilícitos contra los competidores: por ejemplo, la denigración o la violación de
secretos. Yo puedo criticar a un consumidor lo severamente que quiera (libertad
de expresión) siempre que aquello que diga sea verdadero y pertinente. Otro
ejemplo obvio es que no puedes robar información que suponga una ventaja
competitiva de un competidor.
- Ilícitos contra el mercado: por ejemplo, la violación de normas. Si alguno de
nosotros decide prestar servicios de asesoría jurídica, sin estar licenciado, está
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cometiendo un acto de competencia desleal de violación de normas. Está
compitiendo en un mercado sin haber aprobado la carrera, haberse colegiado,
etc.
Respecto la competencia desleal, las autoridades competentes en esta materia son las
judiciales.
Relación con otras leyes sectoriales: hay leyes complementarias que unen aspectos
vinculados parcialmente con la LDC y la LCD.
1.2.2. Derecho de defensa de la competencia
Las normas de defensa de la competencia se ocupan de proteger o tutelar una

estructura de mercado competitiva donde haya efectiva competencia entre los
oferentes de los productos o servicios. Así se sancionan determinadas conductas que
distorsionan el funcionamiento competitivo del mercado.
Por ejemplo, se prohíben las prácticas concertadas, ya sean mediante acuerdos
horizontales (entre oferentes de un mismo producto) o acuerdos verticales (entre
compradores y vendedores). También se prohíbe el abuso de posición de dominio
(monopolio): tener una posición de predominio de mercado y hacer un abuso del mismo
en perjuicio de proveedores y clientes. Esta defensa sirve para mantener la competencia,
ya que si no hubiera competencia las empresas no tendrían incentivos para mejorar el
producto e innovar. También se prohíben las subvenciones del Estado a unas
determinadas o una sola empresa de un sector para mejorar su posición.
Se busca promover la competencia entre las empresas existentes en un mercado y
fomentar la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una
estructura de mercado eficiente.
Así pues, la idea es que no haya barreras artificiales ni de entrada, ni de mantenimiento
ni de salida del mercado: Ley de Defensa de la Competencia, también conocido como
derecho antitrust. Se pretende salvaguardar una estructura de mercado transparente
basada en un principio general que es el de tratamiento igualitario de aquellos que
participan en el mercado con tal que compitan en igualdad de condiciones.
Conductas prohibidas en el derecho antitrust:

- Acuerdos y practicas concertadas o conscientes paralelas: acuerdos entre
empresas que falsean la competencia por ejemplo, fijando precios. Los acuerdos
colusorios son acuerdos o prácticas de concertación entre empresarios con el fin
de eliminar la competencia entre sí. Por ejemplo, cárteles de concentración de
precios, de costes, para repartir mercados geográficos… Estos acuerdos son
nulos, porque lo que hacen es restringir la competencia anulándola. Ahora bien,
excepcionalmente, estos acuerdos pueden venir motivados por un bien superior
(ej.: que las empresas dejen de competir temporalmente para colaborar en la
obtención de un productor, servicio o prestación nueva). Por tanto, hablamos de
acuerdos entre empresarios que restringen o anulan la competencia, que en
principio son nulos de pleno derecho, pero excepcionalmente autorizables si son
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indispensables para conseguir una ventaja económica que redunde en los
consumidores en el mercado.
- Abuso de posición de dominio: supone que en un determinado mercado
geográfico o servicios, una empresa tiene una cuota elevada y abusa de ella para
expulsar a pequeños competidores del mercado. No está prohíbo la elevada
cuota de mercado solo el control abusivo.
Lo que es reprochable es el abuso de dicha posición. Una posición de dominio la
puede tener una empresa a nivel particular o individual, y varias a nivel
colectivo. Ésta se mide en función de dos variables:
1. La primera es la medición cuantitativa de la cuota de mercado: se suele
estimar que existe una posición de dominio cuando se rebasa un 30% de la
cuota de mercado. Con dos matices: hay que definir muy bien el mercado de
referencia (no es lo mismo el mercado de perfumes que el mercado de
perfumes de alta gama; la cuota de mercado se ha de definir bien, en función
de un mercado rigurosamente definido) y cómo está organizada la oferta
alternativa dentro de ese mercado.
2. El factor que define más una posición de dominio es la capacidad de ese
oferente u oferentes de marcar el comportamiento económico de la
demanda. Una posición de dominio empresarial existe cuando genera
dependencia económica, quienes son sus demandantes están a expensas de
las condiciones que esta empresa, no tienen capacidad de negociación. Lo
que si es reprimible es cuando esa posición de dominio se explota de forma
abusiva, por ejemplo, imponiendo precios irrazonablemente abusivos,
obligando a los consumidores a contratar prestaciones que de otro modo no
querrían contratar si hubiera una oferta alternativa… El abuso es sancionable
y no admite autorización alguna.
- Control de las concentraciones económicas: las concentraciones se tienen que
aprobar por las autoridades antitrust. Si imaginamos una concentración de
empresas a nivel societario, puede incurrir en resultar una operación de
concentración anticompetitiva, por sobrepasar determinados umbrales. Puede ser
tumbada por las autoridades en materia de defensa de la competencia.
- Control de ayudas estatales: las ayudas pueden distorsionar la competencia. El
dumping es una situación en la que el Estado ofrece ayuda o soporte económico,
una subvención, a empresas que en principio no están en una situación
competitiva, en particular frente a empresas que puedan provenir de otros
estados. Las ayudas estatales per se no son cuestionables siempre y cuando
respondan a una serie de objetivos:
o Esten justificadas desde el punto de vista objetivo y temporal.
o Estén limitadas en el tiempo
o Que sean regresivas, que vayan disminuyendo en cuento a la cantidad en
el tiempo a efectos de permitir que esa empresa compita en el mercado
en base a su propio esfuerzo o propios medios.
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1.3. El Derecho de la propiedad intelectual
El concepto de bien inmaterial  toda la propiedad intelectual se nutre de creaciones

de la mente humana. No se protege el coche por ejemplo, sino que se protege la
creación de la mente como si fuera algo tangible, aunque en realidad es intangible.
Asimilamos la creación humana como un objeto y lo voy a proteger como los objetos
físicos con la concesión de un ius prohibendi a su titular y protegerlo frente a la
explotación de terceros de su propiedad intelectual sin su consentimiento.
Clasificación de instituciones:
- La propiedad intelectual en sentido amplio y estricto

- La protección por derecho de autor
- La proteccion por un derecho de propiedad industrial
o Creaciones industrial (de fondo y forma)
o Protección de los signos distintivos
o Instituciones complementarias (proteccion por secreto empresarial)
Cuando uno desarrolla una invención puede pedir una patente (máx.20 años desde que
se solicitan, en libros es hasta 70 años después de que se muera el autor ) (todo el
mundo lo conoce pero no lo puede explotar), otras veces se prefiere mantenerlo en
secreto y se adoptan medidas para impedir que los terceros pueden conocer esa
explotación, ese conocimiento técnico.
Las marcas es el único derecho que si tú vas pagando las tasas de renovación (cada 5
años), no expira aunque se estén divulgando.
En sentido estricto, es la protección del derecho de autor; la protección de aquellas

obras que estén dotadas de originalidad.
El derecho de autor es un derecho que nace con el solo hecho de la creación, en cuyo
caso lo que tiene el autor para demostrar su prioridad en el tiempo y su autoría original
es un problema de prueba, que se solventa con un registro de propiedad intelectual
absolutamente voluntario. El registro no añade nada a la naturaleza del derecho de
autor. Es un derecho que tiene duración en el tiempo: durante la vida del autor y hasta
70 años post mortem.
El derecho de la propiedad en sentido amplio abarca lo que es la propiedad industrial:
la protección de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales y nombres de
dominio) y la protección de las creaciones industriales. Luego hay otras instituciones
que no trataremos
El derecho de la propiedad intelectual ha asimilado su sistema normativo a las normas
que rigen los bienes corporales. Este regula derechos sobre los bienes inmateriales, que
son esencialmente creaciones humanas y como tales son intangibles. Se las protege de
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una manera similar a la que protege los bienes muebles, porque se ha considerado que
es la mejor manera de tutelarlos. Estos bienes se tutelan porque, desde un punto de vista
económico, resulta que su protección favorece a un sistema competitivo eficiente. Si no
tuvieran esa protección el sistema económico funcionaria peor
1.3.1. Los bienes inmateriales y la protección jurídica de los bienes inmateriales
Marcas  Sirve para distinguir el origen empresarial de un producto. Símbolo que

lleva el producto, no el producto en sí. Las marcas favorecen la competencia, ya que los
consumidores pueden tomar decisiones de compra de manera racional en función de sus
experiencias anteriores con la marca concreta; así, económicamente, se potencia la
competencia, ya que el comprador puede distinguir las características de los productos
según su marca.
Se concede al titular un derecho de exclusiva: le permite ser el único facultado para
utilizar esa marca en relación a determinado productos o servicios (faceta positiva) e
impedir que los terceros utilicen esa misma marca (o semejante) para productos o
servicios que sean idénticos o similares (faceta negativa ius prohibendi).
Patentes  Protegen innovaciones, un avance tecnológico. Quien encuentra una

solución técnica (vacuna que impida el contagio de la malaria) para un problema técnico
(contagiarme de malaria) obtiene una patente y, en consecuencia, tiene un derecho de
exclusiva que, a diferencia de las marcas, tiene un límite temporal: el derecho de
exclusiva del titular (inventor) tiene un plazo de protección limitado en el tiempo que,
en este caso, son 20 años.
El legislador ha querido que las patentes tengan un plazo de protección limitado en el
tiempo porque, desde un punto de vista económico, tiene efectos positivos: el inventor
tiene tiempo suficiente para resarcirse de las inversiones y amortizarlas (durante los 20
años el inventor es el único que puede explotar el invento) y después, pasados 20 años,
cualquier persona puede copiar el invento. Esto competitivamente es bueno: pasados los
20 años el precio bajo y, por lo tanto, es más accesible; durante los 20 años solo el
inventor puede obtener beneficios de manera que se le beneficia por haber inventado la
solución técnica. El inventor, pues, tiene incentivos para buscar más (o mejores)
soluciones al mismo problema o a distintos. La patente cubre una solución concreta a un
problema concreto, no todas las soluciones a ese problema o soluciones similares a otros
problemas.
Diseños  Configuración formal de un producto. La protección es también limitada, en

este caso, durante un máximo de 25 años. Los diseños se protegen porque aumentan el
acervo conjunto de configuraciones formales de los productos que están disponibles.
Obras protegidas por la propiedad intelectual  Protección a través de derechos de

autor. Como autor, controla los derechos de explotación de la obra (distribución,
reproducción…). Para favorecer las creaciones y retribuirlas se establecen estos
derechos de autor: no se protege el libro (soporte donde está la creación intelectual),
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sino la creación intelectual en si misma. El autor de la creación tiene derechos de
exclusiva. Los derechos de propiedad intelectual son limitados en el tiempo: la regla
general es que se protegen hasta 70 años después de la muerte del autor
1.3.2.1. Clasificación en atención al objeto protección: signos distintivos,
invenciones, diseños y propiedad intelectual
1. Protección de los signos distintivos:

a) Las marcas: son signos que utiliza el empresario para diferenciar sus productos o
servicios de los productos o servicios de otro. Una marca cumple muchas funciones
económicas. Lo que realmente importa desde un concepto legal es que ese signo sea
capaz de diferenciar unos productos o servicios de un empresario de los productos o
servicios de otro.
b) Los nombres comerciales: se regulan desde la Ley de Marcas; lo que distingue es el
establecimiento mercantil, la empresa, la actividad de un empresario. Tanto las marcas
como los nombres comerciales, en nuestro derecho (no en el anglosajón), se rigen por
un principio registral. Para poder adquirir la titularidad sobre un signo distintivo hay
que registrarlo (ya trataremos la excepción).
Las marcas y los nombres comerciales, en la medida en que se sigan pagando las tasas,
en principio no tienen caducidad. Mientras se vayan pagando las tasas de registro y se
vayan renovando, y las marcas se usen de modo efectivo.
c) Los nombres de dominio: no se regulan en la Ley de Marcas. Sirven para identificar
el titular de un sitio web a través del cual se ofrecen prestaciones o servicios. Sirven
para identificar. Tienen una función parecida a la denominación o razón social.
Identifica a la persona que se presenta vía online.
2. Protección de creaciones industriales: podemos distinguir entre las creaciones de
fondo y las creaciones industriales de forma.
2.1.Creaciones industriales de fondo  Invenciones: las ideas son libres, no se puede
proteger por derecho de autor ni patentar. Una invención relevante a nivel legislativo o
de nuestro sistema, la Ley no lo dice, pero es una solución técnica precisa para una
problema técnico prefijado. Implica que tengamos muy claro cuál es el problema a
solucionar y que estemos dando una solución precisa para solucionar ese problema.
Desde esa perspectiva de protección de creaciones de fondo que constituyen una
invención, se protegen patentes y modelos de utilidad.
- Una patente es una invención mayor. Para conseguir una patente en España la
invención ha de ser nueva a nivel mundial, ha de tener una altura creativa
importante, debe procurar un salto cualitativo respecto lo anterior, y debe tener
una concreta aplicación industrial (si hay algo muy creativo, pero no hay
aplicación concreta, se va a denegar. El más importante). Cuando conseguimos
una patente, la solicitud es para una concreta aplicación industrial. Un derecho
sobre la patente, su vida legal es de un máximo de 20 años, transcurridos los
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cuales la invención pasa a ser de dominio público y puede ser utilizada por
cualquiera.
- Un certificado de modelo de utilidad implica una invención también, pero de
carácter menor. Sobre algo ya conocido, realizar una modificación que le
otorgue una mayor ergonomía, funcionamiento, utilidad. La novedad que se está
exigiendo ya no es mundial, es novedad a nivel nacional, se exige menor altura
creativa y de entrada la aplicación industrial se da por supuesta.
Hay veces que se solicitan patentes cuando en realidad se debía solicitar modelo de
utilidad.
2.2 Creaciones industriales de forma  Diseños: Aquí lo que se está protegiendo es una
forma original, pero no en un sentido estético como puede ser el copyright. Lo que se
protege es una nueva forma más o menos estética para producir algo. Por ejemplo, la
mayor parte de zapatillas de deporte tienen un diseño.
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TEMA 2. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
2.1. Marcas
Las marcas cumplen tradicionalmente es para identificar el origen empresarial de los

productos y distinguirse en el mercado, aunque sea en abstracto. El legislador lo
potencia prohibiendo que dos empresas distintas tengan la misma marca o semejante.
También la marca nos da prestigio, publicidad o condensadora del goodwill
(reputación)  esto no lo tienen todas las marcas, hay marcas que no conocemos, la
función publicitaria es casi inexistente. La marca que conocemos tiene goodwill (Apple
tienen una reputación muy marcada y Lidl no tiene tanta) y también nos da garantía de
calidad  cuando vemos una marca esperamos un nivel cualitativo.
Desde un punto de vista económico es indudable esto y desde un punto de vista la
primera función también está protegida, pero la garantía de calidad no lo está. La tercera
sí que está garantizada jurídicamente.
Desde una perspectiva más moderna, los economistas dicen que el derecho debe
proteger a las marcas porque cumple una función económica muy valiosa que es la
función traslativa de información (canal de comunicación). Da información sobre el
empresario, los productos o servicios, su calidad, etc. La marca reduce los costes de
transacción y eso hace que nos decidamos a comprar algo más caro si los costes de
transacción son más bajos.
Los economistas entienden que las marcas tienen una función traslativa de información:
las marcas son capaces de transmitir información sobre los productos a los que están
asociadas. Dependiendo de la marca, trasladará más o menos información, pero todas
trasladan información sobre el origen empresarial. La marca puede darme información
sobre la calidad de los productos (si ya tengo una experiencia previa con la misma),
sobre otras circunstancias como servicio de garantía, facilidad para acceder a recambios,
etc. Esta información es eficiente porque reduce los costes de transacción (como más
información transmita, menos costes de transacción habrá), que también son tenidos en
cuenta por los consumidores a la hora de tomar decisiones racionales.
Ámbito de aplicación (art. 1 LM). Para la protección de los signos distintivos se

concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad
industrial:
a) Las marcas
b) Los nombres comerciales
La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a los
derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Marcas,
según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
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El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza
corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las
competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial
corresponden a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.
Adquisición del derecho (art. 2 LM)

El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el
registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de
un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada
podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna
acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años
a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada
hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39.
Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de
la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el
Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento
de registro de la marca.
Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera
un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre
la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin
perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.
Legitimación (art. 3 LM)

Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o
jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio
de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en
España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable
respecto de lo dispuesto en esta Ley.
En el art. 4 de la Ley de marcas (establece que “se entiende por marca todo signo
susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los de otras ) se establece los requisitos que
debe cumplir un signo para ser marca:
- El signo tiene que ser susceptible de representación. Susceptibilidad de
representación. Las marcas se conceden al abrigo de un sistema registral y se
diga quien es su titular. Para tener claro que marca tiene que sujeto hay que
apuntarlo cronológicamente y luego hay que representar los signos de una
manera clara, precisa y estable en el tiempo. Cuando alguien tiene una marca
posteriormente no se puede conceder otra semejante porque no cumpliría la
función distintiva. Antes de la ultima reforma, la ley pedía que todas las marcas
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se representasen gráficamente (bidimensionalmente y en papel). Ahora esto no
es así, se pueden representar en otros formatos pero siempre que sean claros,
precisos y estables en el tiempo.
La marca ha de poder representarse por razones pragmáticas: las marcas se
conceden a través de un sistema registral y en dicho registro todas las marcas
que se han concedido históricamente han de estar representadas en el mismo
soporte (que ha de ser tangible y perceptible por los sentidos). Este requisito
existe para facilitar las cosas al Registro: todos los signos han de estar
representados gráficamente. El fundamento de esta característica es la
homogeneidad en el sistema registral.
- Tiene que servir para distinguir productos de una empresa y de otra. Carácter
distintivo.
o En abstracto o conceptual: el signo o medio, considerado por si mismo,
ha de ser apto para identificar efectivamente unos productos o servicios
cualesquiera en el tráfico económico. Nos olvidamos del producto para el
que se registra la marca y analizamos en abstracto si ese signo es apto en
general para distinguir unos productos.
o En concreto o funcional: el signo o medio ha de poder distinguir, por su
estructura o diseño, la procedencia empresarial en relación con los
concretos productos y servicios a los que se asocia la marca
Hay sistemas como el nuestro - en Alemania no - en el que la marca se puede vender

por separado de la empresa y, en ocasiones, lo que vale más realmente es la marca, más
que toda la empresa (Ej: si se vendiera la marca Coca Cola valdría mucho más que todo
el volumen de instituciones fabriles, redes de distribución, etc.).
De ahí que exista un sistema registral para promover una ordenada existencia de las
marcas. En concreto, dos tipos de sistemas para proteger las marcas:
- Sistema basado en el registro: nuestro sistema. Con sus defectos, es un sistema
que favorece en lo posible en que las marcas concebidas sean fuertes, sólidas,
llamadas a padecer los menos conflictos posibles en el mercado. Se pretende que
no haya marcas susceptibles de generar confusión con otras marcas y, por tanto,
que cumplan su función esencial: servir a los consumidores para identificar el
concreto uso u origen empresarial de unos productos.
- Sistemas anglosajones: la legitimación se sustenta sobre un uso previo relevante.
En EEUU también existe un sistema registral, pero el requisito previo es
demostrar que ha habido un uso relevante de la marca, aunque no sea en los
propios EEUU.
Hasta ahora, el concepto de marca se sustentaba sobre dos parámetros:
1. Parámetro sustancial: una marca es un signo con capacidad para diferenciar el

origen empresarial de los productos o servicios de un empresario. Este requisito
NO ha cambiado.
14
2. Parámetro formal: SÍ que cambia con el Real Decreto; hasta el 14 de enero
para poder acceder al registro se exigía a los signos distintivos el ser susceptibles
de una representación gráfica. Ahora, simplemente, a efectos de la nueva Ley, se
exige que exista un medio de representación de ese signo de tal forma que se
pueda acreditar el carácter objetivo, estable, de un signo distintivo. Es decir,
antes se exigía el requisito de representación gráfica porque los técnicos que
trabajaban en lo que antes era la Oficina de Movilización del Mercado Interior
buscaban que les facilitaran la tarea. No obstante, esto ha cambiado por pura
lógica: tanto la doctrina, como los tribunales, como el propio mercado, daban a
entender que hay soportes que son susceptibles de servir como marca a los que
no hay que poner trabas registrales (olores, sabores, etc.).
En el art. 4.2 de la Ley de marcas. Los signos deben ser idóneos para distinguir. La lista
que aparece es simplificativa. Se pueden hacer más. Es una lista que es abierta (numerus
apertus). Sin embargo, que aparezca en la lista no significa que automáticamente se
acepte como marca, sino que ha de cumplir con los requisitos del art. 4.1. LM.
- Marcas denominativas  combinaciones de palabras, nombres de personas.
No tienen elemento gráfico. No tiene que haber color como en Tiffany & CO
que tiene azul en el fondo.
Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a
las personas (nombres). Las marcas denominativas pueden hacer referencia a un
concepto objetivo cualquiera, pueden ser marcas subjetivas, que hagan
referencia al nombre de una PF o una PJ. En estos casos, estas marcas
subjetivas, tienen que contar con la autorización de esa persona física o jurídica
a la que se está atribuyendo. También pueden tratarse de marcas de fantasía.
- Objetivo: alude a un concepto. Ej: Apple
- Subjetivas: alude al nombres de una PF o PJ o de un grupo.
- Fantasía.
- Marcas gráficas  dibujos. Ej. Gamba. Figuras, diseño, logo, imágenes,
símbolos y dibujos.
- Marcas mixtas  combinan cualesquiera elementos. Ej. Arroz SOS, Tiffany &
Co. Cualquier combinación de los signos de los enumerados en el art. 4.2 LM -
marca gráfico-denominativa-.
- Marcas tridimensional. Formas tridimensionales entre las que se incluyen los
envoltorios, envases y la forma del producto o de su presentación. Son
conocidas como Marcas envase o Marcas de forma.
Un claro ejemplo son las botellas de Font Vella o de Solan de Cabras, Grannini,
marcas de perfumes, etc. Lo que pretenden es que el consumidor quede atraído
visualmente.
Cabe decir que cuando hablamos de marcas envase, hablamos de un bien que
admite protección desde distintos sectores del OJ: por un lado, una marca
envase, en la medida en que sea original, será protegida por derecho de autor, y
gozará de las acciones propias durante la vida legal; podrá ser objeto de marca y
gozará de las acciones propias durante la vida legal. No obstante, desde la marca
15
no se protege si es originaria o no, solo que esa marca tiene capacidad para
diferenciar uso productos o servicios en el mercado. Y, además, esa marca
envase podrá ser objeto de diseño. En definitiva, se tratan de barreras de
protección jurídica distintas. Son formas que no han de ser técnicamente
necesarias para contener lo que sea.
- El color (por si mismo).
- (…)
Lo relevante no es aparecer en el 4.2 sino cumplir el requisito del 4.1.
Hay algunos signos que han dado problemas para registrarlos como marcas. Por
ejemplo, con los signos sonoros  el león de la metrogolden. Si que somos capaces de
identificar procedencia empresarial por sonidos. El problema es como lo represento. Se
puede representar por un pentagrama u otro sistema para identificar sonidos que no son
melodías. Las marcas sonoras están previstas expresamente en la ley como tipo de
marcas. Se trata de una marca consistente en una melodía o sonido y es susceptible de
distinguir productos y servicios de los de los competidores. Estas marcas presentan
dificultades a la hora de representarse gráficamente; la principal solución es la
representación en pentagrama, pero hay sonidos que no se pueden representar de esta
manera. En estos casos (sonidos que no son melodías), se representan a través de
oscilogramas. Ejemplos: Rugido de la Harley Davidson, Looney Tunes, Nokia, Grito de
Tarzán (no representable por pentagrama), grito de SEGA…
Con los signos olfativos, también se pueden utilizar para identificar la procedencia
empresarial. La fórmula química no sería suficiente. Ej. Pelotas de tenis con olor a
hierba recién cortada. El problema es representarlo con decir olor a hierba recién
cortada no es preciso, claro y estable. Las marcas olfativas no se mencionan en el art.
4.2 LM. El problema es si pueden tener o no fuerza distintiva en abstracto: hacer una
descripción del olor no es lo suficientemente precisa como para fijar indubitadamente la
estructura o contenido del signo: la descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea
gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva. Así pues, los registradores
se han mantenido tradicionalmente en contra, argumentando que es efímera. Pero no es
cierto: no afecta a la capacidad de permitir diferenciar unos productos o servicios. Es
efímera en la experiencia del consumidor, no en la capacidad de diferenciación.
También han planteado problemas los slogans publicitarios. Cuando una frase
publicitaria le queda bien a la marca se quiere registrar como marca. Hay cierta
discrepancia en la jurisprudencia. ¿Realmente la frase sirve para distinguir la
procedencia empresarial? En rigor, la frase publicitaria no está llamada a distinguir la
procedencia empresarial para ello ya está el nombre de la marca.
Con los signos gustativos también hay problemas. La concesión de una marca es un
acto administrativo.
Marcas gustativas  presentan el problema de que, aunque son concebibles en
abstracto, al igual que en el caso de marcas olfativas, no será fácil su representación
gráfica suficiente del signo. Hay marcas gustativas asociadas a chicles o determinados
medicamentos. Pese a ser posible dar esa marca, son bastante reacios sobre todo en
medicamentos. Estas marcas son también débiles, puesto que son fácilmente copiables
en las que el perfil del derecho de semejanza es mucho más estrecho.
16
Marcas táctiles  tienen fuerza distintiva en abstracto y son susceptibles de
representación gráfica. Así pues, son marcas que consisten en algo que al tocar se
evidencia una procedencia empresarial concreta y no otra. Ejemplo: Chanel tiene
marcas registradas para formas particulares de pespunte.
Las marcas animadas (motion trademarks), marcas de posición (color rojo en la suela de
zapatos). También puede ser un holograma, o los signos de puntuación, letras y números
(aunque hay alguna jurisprudencia que lo niega, esta dice que solo se puede si va
acompañado de una grafía (eso según el profe esto es erróneo).
También hay problemas con frases excesivamente complejas. Con las marcas
tridimensionales en principio no hay problema, pero en el caso en que el funcionario de
la oficina o el juez considera que es tan básica la puede denegar por no tener función
distintiva.
Las marcas se dan para productos o servicios concretos.
Milka tiene registrado el nombre y el color lila por si solo. Este color por si solo se
puede registrar como marca excepcionalmente. El azul para bolígrafos no seria
distintivo. En el caso de milka asociamos el morado con una marca de chocolate como
si que asociamos la botella de granini con la marca de granini pero solo de manera
excepcional.
Marcas consistentes en el color(es) por sí solo  Las marcas de color/es por sí solo
no tienen capacidad distintiva y, además, el color es inherente a los productos. Pero si se
ha llegado a registrar alguna marca de color por sí solo. Además, el Real Decreto sí que
considera que el color por sí solo puede ser objeto de una marca. Antes de esta
modificación, había opiniones en contra y a favor. Lo que debe tener el color para servir
de soporte a una marca es ser distintivo para esos productos o servicios en particular.
Respecto a la representación gráfica, no es admisible la simple reproducción en papel
del color de que se trate, pero sí mediante la designación de este color con un código de
identificación internacionalmente reconocido. Tener en cuenta que los colores y
combinaciones de colores presentados de forma abstracta y sin contornos pueden ser
apropiados para distinguir: ej.: naranja-butano de Repsol, lila de Milka,…
Signos de puntuación, letras y números  Respecto las marcas consistentes en signos
de puntuación, letras y números sueltos, en la jurisprudencia del TS, hasta al año 75 no
había ningún problema, pero a partir del 75 se inició una línea jurisprudencial que
afirma que las letras o números por sí solos no tienen capacidad distintiva a no ser que
tengan una especial configuración gráfica (línea equivocada según el profesor).
- Reconocen la aptitud de letras y números para ser por sí signos de marcas.
- Reconocen la aptitud de las letras y números para ser marcas sólo si aquéllos
poseen especiales características gráficas.
- Lo rechazan afirmando que las cifras no pueden ser reivindicadas debido a su
carácter genérico y a su necesaria absoluta disponibilidad.
Así pues, podemos decir que sí que podrían ser objeto de una marca pero que tienen una
capacidad de monopolio muy pequeña, puesto que no se puede impedir la utilización de
dichos signos en otras marcas. Por tanto, son marcas débiles porque no tienen una
capacidad distintiva máxima. Aun así, signos de puntuación, letras, números… son
susceptibles de acceder al registro. Esto es una novedad de hace 10 años. Hasta hace 10
17
años, se consideraba que no reunían el carácter suficiente para servir de elemento
distintivo diferenciador. Es el mercado y pesa sobre e titular de ese signo distintivo el
poder generar una inversión en publicidad que mantenga la capacidad distintiva.
Generalmente, acceden al registro cuando están acompañados de una grafía particular.
Formas básicas  También plantean problemas las marcas consistentes en formas
básicas, no por la representación básica, sino por la capacidad de distinción en concreto.
No se puede afirmar per se que carecen en todo caso de fuerza distintiva básica.
Marcas eslogan  son marcas que reproducen frases publicitarias. Hay ocasiones en
las que las empresas deciden registrar el eslogan publicitario que les ha funcionado y ha
tenido éxito. Ha habido casos en la jurisprudencia en los que se ha concedido y en otros
casos en los que no. Al ser una frase, nadie la utiliza para referirse al producto en si así
que el examinador lo puede denegar perfectamente.
Marcas excesivamente complejas  Situación parecida a la de las marcas eslogan es
la de las marcas exclusivamente complejas que se trata de marcas difíciles de
pronunciar o complejas por su composición. Cabría argumentar hipotéticamente que
carecen de fuerza distintiva en abstracto por su difícil retención por parte del público.
Así pues, un eslogan publicitario puede ser susceptible de formar una marca, tampoco
siendo los registradores muy proclives a otorgar marcas basadas en un eslogan
publicitario. Ejemplo: la chispa de la vida, marca eslogan de Coca Cola. Dodot pidió la
marca “Ni gota, ni gota”, pero no se la concedieron.
2.1.2. Objeto: signos distintivos
Los derechos de marca se adquieren por el registro. Los derechos de marca son
concesiones administrativas por una oficina que es el Registro de Marcas. Hay marcas
nacionales y luego hay marcas de la UE que son únicas para toda la unión. Esa oficina
europea está en Alicante para toda la UE. Las marcas se obtienen cuando la oficina te la
concede. Los casos de conflicto entre que los usa o los inscribe se resuelve a favor del
que registra.
Este principio de que los derechos nacen solo por el registro tiene excepciones:
- Protección excepcional al signo no inscrito que haya alcanzado carácter
notoriamente conocido (art. 6 bis CUP). Si se ha consolidado una situación de
notoria intensidad tiene mejor derecho que el que inscribe con posterioridad.
Tiene mejor derecho que el que registra.
El Convenio de la Unión de París se preocupa que si un francés quiere obtener
protección de su marca en España se le va a aplicar al convenio. Solo se
preocupa de los extranjeros con un concreto estado. Esto tiene un problema
porque el estado también lo hará con sus nacionales.
- La solicitud de marca se puede denegar si quien solicita lo hace con mala fe.
Cuando los propósitos son maliciosos.
Principio de especialidad. Lo que se quiere expresar es que el sistema de marcas es

ordenado, se concede para un número concreto de productos y servicios. Se circunscribe
para el uso de un tercero con la misma marca para productos y servicios semejantes.
18
No tiene exclusividad el que registra para que otros no puedan utilizar la marca para
otros productos que nada tiene que ver.
La clasificación de Niza se sigue el nomenclátor internacional y se agrupan por clases
los productos y servicios. Las clases intentan guardar una cierta homogeneidad. La
clasificación internacional es una primera división pero no nos permite caso por caso
enjuiciar las distintas clases.
No se registran para todos los nomenclátor, seria imposible.
Para el titular existe una obligación del uso de la marca porque si no puede quedar en
caducidad. No tiene que ser un signo de bloqueo sino que tiene que ser una obligación
de uso por parte de su titular.
2.1.3. Requisitos de protección: prohibiciones de registro
Existen filtros del Ordenamiento Jurídico que impiden el acceso al registro de signos
que podrían ser marca. en este sentido, se hace referencia a 2 tipos de prohibiciones
CAPACIDAD DIFERENCIADORA DEL SIGNO EN EL PLANO CONCRETO: ART

5 LM
Prohibiciones de acceso al registro para proteger el interés general y se intenta que no
entren en el ámbito del registro de marcas, signos cuya concesión implicaría que signos
que no tienen capacidad diferenciadora de productos o servicios bloquearía el acceso
injustificado a otros competidores.
Cuando un signo accede al registro pasa por el filtro de las prohibiciones absolutas y
después de las relativas.
Un signo mal concedido por la oficina (por confesión errónea) implicaría que este signo
queda afectado por un vicio de nulidad. CAPACIDAD DISTINTIIVA FUNCIONAL
19
Art. 5LM: numerus clausus.
Análisis de las principales prohibiciones de acceso al registro de carácter absoluto:
- Las que no puedan constituir una marca según el art. 4 por no tener capacidad
diferenciadora.
- Las que carezcan de carácter distintivo.
- Las que se compongan de elementos descriptivos del producto o servicio.
- Las signos que se hayan convertido en habituales para designar la prestación
(pierden la capacidad distintiva de abocar una distinta fuente empresarial).
- Las formas tridimensionales prohibidas.
- Las que pugnen contra la ley, orden público o buenas costumbres. Atender a los
principios para regular el comportamiento social y harmónico. Atender a la CE.
- Las que puedan inducir a error. Los que puedan resultar engañosos.
Sin capacidad distintiva  sobre la prohibición de genericidad. Ante la duda, lo que

hay que decir que la creatividad es grande. Ej. Marca solicitada para servicios de venta
de medicamentos (símbolo de una cruz verde), concepto genérico para la presentación
del mercado de este tipo de servicios. Hay una marca que tiene una cruz verde para
insecticidas y ahí no hay ninguna prohibición.
Genérico  Descriptivo (no accederá al registro, pero en el procedimiento se pueden

hacer modificaciones para que acceda al registro, pero de una manera muy débil
Evocativa o sugestivas (aquejada de una debilidad, ya empieza a ser relativamente
fuerte  Arbitrario (chiquilín en relación con galletas)  Fantasía (nube para pañuelos)
.
Utilizar otros idiomas de España sigue siendo descriptivo. Antes utilizar el ingles se
considera fantasía, hoy en día no se puede decir. Se tiene que tratar de términos que
puedan ser conocidos por el consumidor medio. En estas prohibiciones se tiene en
cuenta la relación signo-producto o servicio pero también en atención a un consumidor
atento y perspicaz. Por ejemplo, si estamos analizando colchones seria el publico en
general, pero si hablamos de medicamentos, no atenderemos al criterio de el publico en
general sino al prescriptor (medico o farmacéutico). Si tú en un proyecto empresarial
sobre colchones decides que solo vas a vender en España puedes poner colchón en
alemán porque el consumidor medio no habla en alemán, pero si pensamos en una
marca en alemán no seria recomendable.
Signos descriptivos de las características del producto o servicio: especie, cantidad,

calidad, destino, valor o procedencia geográfica. Si utilizamos estos prohíbe la entrada a
otros productos o servicios por ser signos que abarcan mucho.
Signos que superan el filtro por su capacidad diferenciadora (A,B el defensor del
motorista o aceitunera jiennense) la letra A  lo que hace la oficina española es atender
a la impresión en conjunto del signo (carácter mixto) y después diferenciar los
20
elementos especiales. Se dotó de carácter distintivo al logo (casco con balanza).
Normalmente las marcas se solicitan en blanco y negro.
Cuando uno tiene un presupuesto amplio o sabe como utilizar el elemento por separado
utilizar una mixta y otra gráfica.
La aceitunera se admitió por la grafía y la combinación de colores. Son marcas que no
tienen capacidad de exclusión absoluta en el mercado, es decir, otros pueden acceder al
registro. Aceitunera era descriptivo tanto por la aceituna como de la aceitunera como de
su ámbito geográfico.
Signos descriptivos y signos evocativos o sugestivos (C,D) Frenadol o Don algodón.
No implica que nadie pueda utilizar frenar el dolor.
Signos o indicaciones habituales para designar en el comercio al producto o

servicio. Ej.: bebé a bordo en un triángulo. En cambio, si esta marca se hubiese pedido
para cochecitos de bebé, no para un automóvil, tal vez la oficina hubiera podido tener
otro tipo de aproximación.
Prohibiciones específicas para marcas tridimensionales. Lo que importa es si esa

forma tiene esa capacidad diferenciadora que es exigible a cualquier signo distintivo. La
ley de marcas establece prohibiciones que son especificas para marcas tridimensionales.
- La forma que resulta intrínseca al producto (la forma de un balón, la de una
botella simple). No seria apta.
- La forma necesaria para producir un resultado técnico (lego). Lego fue
concedida y después revocada por un competidor por ser considerada por ser una
forma imprescindible. Esta marca lego que fue concedida se consideró una
técnica necesaria también. Philips (su cabezal) obtuvo una marca inicialmente y
esta fue revocada por Remington por ser una forma técnica y necesaria para la
presentación del producto. Philips alego que había otras formas posibles y el
Tribunal tumbó esa marca porque aunque hubiera otras formas técnicas, esa
forma técnica era posible para el producto.
- La forma que da un valor sustancial a un producto. Silla trip trap. Se
consideró por ser una forma básica para la prestación del producto en el
mercado. Ej.: bang olufsen, issey miyake (bolso que daba un valor sustancial al
producto, pero no la capacidad diferenciadora para distinguir). Lo que se busca
con esta prohibición es hacer una delimitación sobre lo que puede acceder al
registro o bien darle derechos de autor en caso de no acceder. Cuando tenemos
dudas sobre si una forma puede servir como marca cuando esta forma da un
valor sustancial o estético.
Las empresas de perfumes protegen sus perfumes por varias vías. Lo normal es
que se proteja por secreto empresarial. También la proteccion de sus marcas y la
proteccion via diseño, copyright y marcas tridimensionales. Ej. El frasco de
Guerlain. En cambio, el jarrón tiene una forma muy bonita pero no evoca un
origen empresarial. En el caso del jarrón podíamos pedir copyright por ser una
escultura artística o un diseño pero no una marca.
Cualquiera que sea la forma que incurra en una prohibición no será nunca una marca.
21
Marcas tridimensionales que si que pueden acceder al registro:
- La forma no debe guardar relación con el producto: Michelin.
- La forma debe diferenciarse de las formas sustanciales y costumbres del
sector: la botella de Coca-Cola.
- La forma ha de ser evocadora o sugestiva
Contrarios a la ley, orden público o a las buenas costumbre. Su incorporación en

una marca puede dar a supuesto equívocos (contrarios a la ley), también por
discriminación (orden público) o por ser contrario a las buenas costumbres (por frases
“a tomar por culo”). En cambio, para los espárragos “cojonudos” no.
Signos engañosos (cabe subsanación en el proceso de solicitud). Chocolates belga

cuando no sean de Bélgica. Ej.: casa Albert (no valía para cualquier tipo de aceite, sino
solo para el de oliva).
Los que incluyan una denominación de origen, IGP o ETG (cabe subsanación en el
proceso de solicitud). Jabubérico, valdesierra, serranoterapia, chinchón. Se hubo de
precisar para que producto se aplicaba (no se podía dar para cualquier producto).
La adquisición de secondary meaning (excepto de las marcas de forma) (art. 5.2 LM).
Hace referencia a signos que en principio están aquejados de una prohibición absoluta,
pero con el tiempo y una inversión publicitaria importante, los consumidores son
capaces de asociar ese signo con un concreto origen empresarial. Convalida al signo que
estaría en prohibición y le permite la entrada en el registro.
Se necesita un tiempo suficiente en el mercado (consolidado), un uso importante
(publicidad) y finalmente declaraciones de organismos e instituciones públicas.
El fenómeno de la vulgarización de la marca  una marca tan buena o exitosa que

acaba siendo utilizada por el consumidor medio que alude generalmente al producto o
servicio. Por ejemplo: Clínex.
¿Cómo se rehabilita una marca que se ha convertido en un signo común o una dilución
de una marca? Pues con una inversión publicitaria grande.
Apuntes sobre las prohibiciones absolutas:
El sistema de marcas es un sistema registral y, por tanto, cuando se solicita el registro de

una marca, el registrador ha de vigilar de oficio que la marca no incumpla algunas de las
prohibiciones absolutas. Estas están enumeradas taxativamente en el art. 5.1 LM, y el
principal objetivo es defender un interés de carácter general: lo que excluimos de
protección son signos que o bien nos sirven para constituir una marca o signos que por
una serie de razones el legislador considera que han de quedar en el dominio público.
22
Son prohibiciones absolutas aquéllas en las que la no registrabilidad de un signo se debe
a motivos de interés general que no tienen que ver con la existencia de derechos
anteriores por parte de terceros (interés privado)  Se habla de prohibiciones absolutas
porque todas ellas se basan en que hay un interés general en que la marca no se conceda
por las razones que sean. El legislador no quiere que nadie tenga esa marca.
Si el examinador deniega la inscripción, se puede recurrir ante la misma oficina para

que vuelva a estudiar la solicitud; si se vuelve a denegar, se puede recurrir en vía
contenciosa-administrativa.
- Si se incurre en alguna de estas prohibiciones absolutas, estamos ante un caso de
nulidad absoluta.
- Así, hay un control a priori administrativo (por el examinador) y un posible
control a posteriori ante los tribunales (por la jurisdicción civil: si se entiende
que la marca ha sido incorrectamente concedida).
Fundamentos de las prohibiciones absolutas (concurrentes o alternativas)  Casi todas

las prohibiciones absolutas responden a un doble fundamento:
- Falta de fuerza distintiva
- Necesidad de mantener disponibles (no monopolizados) determinados signos. Es
imprescindible mantenerlos en el dominio público.
Con que se dé solo una ya hay suficiente para denegar el registro, pero normalmente
concurren ambas.
Las prohibiciones absolutas son:

1. Contravención de la definición de marca: no se puede registrar como marca
un signo que no respete los requisitos del art. 4.1 LM  Que no sirva para
distinguir los productos de una empresa de los de otras o que no sea
representable gráficamente.
Si un signo no corresponde con la definición legal de marca expuesta en el art. 4.1 LM,
no podrá ser marca. Por ello, tiene que:
- Ser susceptible de representación gráfica
- Poseer distintividad en abstracto
2. Carácter genérico (prohibición de genericidad): afecta a los signos genéricos:
signos o términos que se refiere a la propia categoría de productos o servicios
para los que se pretende la marca (ej. “Colchón” como marca de colchones). Así
pues, podemos decir que el carácter genérico implica aquellos signos que aluden
al propio bien o servicio para los que la marca se pretende registrar.
En principio, la genericidad se analiza en función de un principio de especialidad. Eso
implica que marcas que pueden ser genéricas para una clase de productos o servicios en
particular, no se considerará así para otros productos o servicios. Ejemplo: Marca Citrus
en principio nos parecería una marca genérica para comercializar naranjas, mandarinas
o cítricos en general, pero en cambio no parecería tener el inconveniente de genericidad
si se comercializaran coches.
23
Para ser registrable como marca, es necesario que un signo tenga carácter distintivo:
virtualidad al menos mínima de diferenciar productos y servicios concretos para los que
se solicita la marca de aquéllos de la competencia  Se impide que entren en el
registro signos compuestos exclusivamente por el termino genérico.
Aunque habitualmente lo predicamos de los signos denominativos, no hay razón por la
que una marca tridimensional no sea un signo genérico  Puede haber signos gráficos
que se califiquen de genéricos.
Para establecer si un signo es genérico o suficientemente distintivo hay que tener en
cuenta la percepción de un “consumidor medio, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz” específico de la “categoría de productos (o
servicios) en el territorio para el que se solicita el registro”. En principio ese criterio
medio es algo que incorpora el registrador al realizar el juicio de valor. En la práctica, se
utilizan mucho lo que se llaman estudios demostópicos: es una recogida de resultados
sobre la impresión que en este caso un producto o servicio pueda generar en el público
en general. Un estudio demostópico es tanto mejor, más eficiente, más útil, cuanto más
profundo sea: cuando hablamos de profundidad hablamos de que abarque a un sector de
la población más amplio, de distintas edades, de distintos niveles culturales, y los
enfrente a un cuestionario que sea crítico
¿Cómo se salva la genericidad de una marca que ha nacido, ha sido registrada así,
está en el mercado y es genérica?
a) Por el uso:
Podemos decir pues, que la genericidad de una marca se salva por el uso: gracias al uso,
esa marca que está adoleciendo de ese defecto puede llegar a tener una capacidad
diferenciadora del origen empresarial, cuando ese uso es tan intensivo, cuando la
empresa titular ha promocionado tanto la marca en un sentido, que esa marca deviene
diferenciadora y, por tanto, un signo apto legalmente para diferenciar una marca.
Decimos que adquiere un secondary meaning: un segundo significado que sí alude a un
origen empresarial. Como ejemplos podemos poner el diario El Periódico, ya que,
aunque nos referimos a una concreta editorial, está salvada por el uso. Es decir, gracias
al uso ha adquirido notoriedad que le permite salvar la genericidad. No obstante eso, la
marca El Periódico no puede impedir que nadie use esta palabra para definir su objeto,
por tanto en este aspecto se trata de una marca débil.
En cuanto a nombres extranjeros, las cosas han ido cambiando mucho en los últimos
años. En principio, 25 años atrás, el criterio era muy riguroso: algo que se diga en
lengua extranjera, sin importar cual, eso se va a considerar una marca de fantasía,
porque ninguna de las lenguas tiene significado, es decir, no alude a un significado que
una persona en territorio español pueda comprender. Con el tiempo, se ha ido
rompiendo ese principio de considerarlo denominación de fantasía para considerar que
podían ser alusivas genéricamente a un producto o servicio.
b) Creación de un conjunto distintivo:

Otra manera de romper el ámbito de genericidad es mediante la creación de un conjunto
distintivo. Una composición compleja o una composición que más allá de sus elementos
24
que carecen de distintividad por genérico (tanto denominativos como gráficos;
generalmente para evitar genericidad o prohibiciones absolutas se dota a esos signos
distintivos de una cierta grafía) puedan aportar. El criterio de análisis de una marca
siempre es la imagen del conjunto, es decir, la impresión global que ese signo distintivo
causa en el destinatario.
La genericidad por tanto se salva por un uso o insertando un signo que es genérico
dentro de lo que sería una composición más compleja, a sabiendas que ese signo será
limitado.
Para analizar la prohibición absoluta del carácter genérico hay que tener en cuenta el
interés general de que no se restrinja indebidamente el recurso a determinados signos
necesarios para los demás operadores.
3. Carácter descriptivo (prohibición de descriptividad): afecta a los signos
descriptivos: aquellos compuestos en exclusiva de signos o indicaciones que
aluden a las características del producto o servicio (especie, calidad, cantidad,
destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o
prestación del servicio). Por consiguiente, hay elementos que deben quedar en
el dominio público para que cualquiera pueda presentar productos en el
mercado basándose en sus características.
Ej. “Regadío” para frutas  Este signo puede servir para informar en concreto sobre las
características del producto (no se aceptaría). “Camper” es una marca que se puede
registrar para ropa, pero que difícilmente se aceptaría para la comercialización de
huevos de campo, por ejemplo.
Con esta prohibición absoluta se evita el registro de signos para los que hay o puede
haber necesidad en el tráfico de que los mismos permanezcan utilizables por todos los
ofertantes para informar acerca de las características de sus productos y servicios.
Este carácter también puede darse en signos gráficos o tridimensional, no solamente en
signos descriptivos.
En determinados sectores, se tiene algo más de tolerancia a la hora de permitir que
determinados signos que se aproximan a una descripción de las características del
producto se acepten en el registro. Por ejemplo, en el sector farmacéutico: hay más
tolerancia porque en el proceso de compra interviene un dispensador y entonces no se
confunden unas marcas con otras. Es habitual que haya medicamentos para una misma
dolencia que tengan nombres muy parecidos porque aluden al principio activo de la
medicación. A nosotros nos confunde, pero al prescriptor no.
Elementos a tener en cuenta para determinar la susceptibilidad de un signo para
designar características de un producto o servicio:
- Los servicios o productos a los que se refiere
- Los usos en el sector de tráfico en cuestión
Hay casos en que se rompe la barrera de la descriptividad cuando las marcas sugieren
una impresión positiva en el destinatario, que aunque sean descriptivas, tienen ese punto
especial que las puede convertir en marcas notorias en su sector; no obstante, nunca
podríamos registrar una marca que fuese “espumoso”, ya que no tendría fuerza
distintiva.
25
4. Signos comunes: Se trata de una subespecie de la prohibición de descriptividad.
Son aquellos que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que se
hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el
lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (ej.:
Gasolina super).
No es por definición, sino por convención (por costumbre), que en el lenguaje habitual o
en las costumbres comerciales se ha instaurado el entendimiento que a un determinado
producto se le puede denominar así o se le puede designar una característica.
Debe diferenciarse del fenómeno conocido como “vulgarización de las marcas” —>
hay marcas (signos ya registrados) que, inicialmente, tienen capacidad distintiva, pero
tienen tanto éxito en el mercado que, por convención, acaban convirtiéndose en la
denominación del producto (ej. Kleenex). Por tanto, cuando hablamos de una marca que
se ha vulgarizado hablamos de una marca que ha existido como tal, que no incurría en
una prohibición absoluta, sus elementos gozaban de capacidad diferenciadora. Pero es
una marca que debido al altísimo uso que se ha hecho de la misma, debido al éxito que
esa marca ha alcanzado en el mercado, esa marca ha incurrido en un fenómeno de
aguamiento o dilución. Es una marca que se ha aguado, se ha diluido, ha perdido su
fuerza distintiva.
Cuando esto pasa a una marca, se puede provocar su caducidad, es decir, la marca se
pierda  una marca que experimenta esta vulgarización puede ser declarada caducada
y, por tanto, sale del registro y su titular la pierde. Aunque esto pasa muy pocas veces:
los jueces solo declaran la caducidad cuando el titular de la marca no pueda acreditar
diligencia en la conservación de la marca. Ahora bien, este fenómeno de vulgarización
puede salvarse con dos fórmulas:
- Preventiva. En el mercado español las marcas vulgarizadas son marcas
internacionales pero hace dos años era la empresa Alcántara (el tejido Alcántara
lo usaban todas las marcas) invirtió en promoción para enseñar que producto
original Alcántara solo hay uno y esto viene distinguido con un “sello de
calidad” que viene con una placa. Con esto lo que se hace es romper en el
mercado la posible dilución de la marca estableciendo que solo hay uno y es el
primero y así fortalece la marca. También se pueden hacer estudios
demoscópicos.
- Reparadora. Hay marcas que han sufrido con los años un expediente de
nulidad, que han salido del Registro y se han convertido en signos comunes para
designar esos productos y servicios. Es un expediente de rehabilitación que
implica de nuevo una inversión muy fuerte durante un tiempo sostenible para
que el mercado atribuye a esa determinada denominación a un origen
empresarial y no otro. Nada impide que la empresa que tenía originalmente la
marca la pueda rehabilitar, lo que implicaría una inversión muy fuerte para
conseguir que el mercado atribuya a esa denominación a un concreto origen
empresarial.
La diferencia entre signos comunes y vulgarización de marcas es temporal  En la
prohibición de signos comunes se prohíbe el registro de un signo que se utiliza para
26
designar el producto (prohibición de entrada) y en la vulgarización se ha registrado la
marca y, por su éxito, se ha convertido en la manera de designar el producto.
Para distinguir si se trata de un signo común, descriptivo o genérico tenemos que
atender a los destinatarios naturales (consumidor medio del producto).
Se incluyen en los signos comunes las marcas tridimensionales: signos constituidos

exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la
forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da
un valor sustancial al producto.
En este caso, se estaría otorgando un uso del ius prohibendi en una función técnica que
es necesaria en el mercado. Para que una marca tridimensional supere la prohibición de
genericidad debe:
a) Tener una cierta forma estética u originalidad (superar que es forma que sea
la banal).
b) No debe provocar que se esté intentando, aún indirectamente, monopolizar
una función técnica.
Por consiguiente, cuando se habla de marcas tridimensionales se habla de marcas en las
que de tener la marca solamente se está protegiendo esa forma particular que, sin
cualquier otro elemento, nos ayudaría a identificar un concreto origen empresarial y no
se hace.
- Si se está protegiendo por diseño, se está protegiendo ese molde o fórmula
inicial y originaria de producir el producto
- Si lo que se protege por derecho al autor pero se está protegiendo como una
forma artística original.
5. Signos contrarios al orden público: Son signos contrarios a la Ley, al orden

público o a las buenas costumbres.
Han de ser principios comúnmente aceptados por una sociedad en un momento dado,
contra los que no cabe atentar. En nuestro caso serían los valores recogidos en la CE del
78. No han de entrar en el registro aquellos signos que puedan ser distintivos,
malsonantes, despectivos para una religión en particular, que pueden ser alusorios a
corrientes contrarias a los intereses del estado, etc.
- Contrarios al orden público: principios, valores y derechos fundamentales
contenidos en la CE. Por ejemplo, marcas xenófobas o que incitaran a la
violencia de genero. Se pretende impedir el registro de marcas que tengan
carácter subversivo, obsceno, difamatorio, vejatorio de una religión o injurioso.
- Contrarios a la Ley: se contravienen requisitos establecidos por leyes, por
ejemplo, no poner en nombre del manantial del que proviene el agua en letra
más grande que la marca (si no coincide el nombre de la marca con el del
manantial).
- Contrarios a las buenas costumbres: pretende evitar que sea escatológica.
Marcas registradas: Por ejemplo, espárragos cojonudos. En principio no habría accedido
al registro porque, aunque de forma vulgar, es decir espárragos deliciosos, y por tanto es
descriptiva. Accedió al registro porque el titular de esa marca recibió en su día la visita
27
del hoy Rey Emérito. Probó los espárragos y dijo que estaban cojonudos. El titular
registró la marca, le dijeron que era malsonante, pero lo había dicho el Rey.
6. Signos engañosos: signos que pueden inducir al público a error; por ejemplo
cobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o
servicio.
El contenido semántico o información que transmite el propio signo es incompatible con
las propias características verdaderas del propio producto o servicio: el signo nos da una
información falsa que nos induce a error a la hora de entender el producto o servicio que
estamos comprando (Ej. Bio, Eco, Press, Nature, etc).
Cuando se habla de las características del producto o servicio estamos haciendo
referencia a signos descriptivos. Lo que se prohíbe con los signos engañosos es que la
información que se da sea falsa —> la diferencia es, pues, que en los descriptivos se
alude a características del producto y en los engañosos se usan características falsas del
mismo.
La Oficina de Registro pocas veces detectan los signos engañosos respecto al propio
producto, pero si lo detecta respecto a la entidad que solicita el registro: la oficina puede
detectar estas falsedades cuando es evidente con la propia solicitud. Por ejemplo, se
trató de registrar “International Star Registry” para una empresa privada y se negó
considerando que podía inducir a los consumidores a error, haciéndoles creer que la
organización está facultada para designar estrellas o es pública; también se negó el
registro de “Banco de Asturias” para una empresa que no era un banco, porque inducía a
pensar que efectivamente se trataba de una entidad bancaria.
Muchas veces se aplica en relación con la procedencia geográfica. Por ejemplo: no se
puede registrar Arnedo como marca de zapatos, porque el pueblo Arnedo es conocido
porsu fabricación de zapatos, pero síse podría registrar Cornellá. La cuestión está si, por
ejemplo, una empresa en Cornellá, registra como marca de zapatos Florencia, ya que
induce a pensar que los zapatos (que son fabricados en Cornellá) proceden de Florencia.
Los casos en que se corrige el posible error (ej. Lady Manhattan Barcelona), se permite
su registro.
7. Otras prohibiciones absolutas:

- No se pueden registrar los signos que aplicados a identificar vinos o bebidas
espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica
que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa
procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se
utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales
como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas: no deja de ser un
ejemplo de signo engañoso. Esta en la ley por el lobby de bebidas alcohólicas.
- Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y
otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios,
provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización:
signos que reproduzcan lemas, escudos, banderas… de entes territoriales si el
ente territorial no concede la oportuna autorización.
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- Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban
ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París: el art. 6 ter del
Convenio de París establece que no se pueden registrar lemas, escudos,
banderas… de los países firmantes del Convenio de París.
- Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los
contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de
interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad
competente: se refiere a insignias, emblemas o escudos de organizaciones
internacionales como ONU, ONG….
Excepciones a prohibiciones absolutas:

El art. 5.2 LM establece que la prohibición de signos genéricos, descriptivos o comunes
no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los
cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se
hubiera hecho de la misma (adquisición de distintividad sobrevenida)  Puede darse
en dos momentos:
- Signo que originariamente, antes de la solicitud, haya ganado distintividad.
- Signo respecto al que, habiendo sido incorrectamente registrado, la nulidad se
desactiva si entre la fecha de registro y la petición de la nulidad, como
consecuencia del uso, el signo ha obtenido distintividad sobrevenida.
El art. 5.3 LM establece que podrá ser registrada como marca la conjunción de varios
signos genéricos, descriptivos o comunes, siempre que dicha conjunción tenga
distintividad requerida por el art. 4.1 LM (relevancia de la impresión de conjunto del
signo).
PROHIBICIONES RELATIVAS (ART. 6-10 LM)
Prohibiciones relativas de acceso al registro (art. 6 LM). Entramos en materia que

suele ser muy conflictivo en la práctica. Cuando un signo puedo ser confundible con
otro signo de productos o servicios. Se hace una defensa de intereses relativos y no son
examinables de oficio sino debido a la oposición de otros particulares que puedan tener.
- La impresión en conjunto de los signos
- Atención a los elementos dominantes del signo
- Principio de especialidad
Prohibición de identidad con marcas anteriores que designen productos o servicios
incentivos. Ej.: F4. Si el anterior no hace nada puede después hacer una acción de
nulidad. El primero no tiene que estar siempre con ojo avizor.
Prohibición de acceso por ser idénticos o semejantes a marcas anteriores, y por ser
idénticos o semejantes los productos y servicios, al efecto de generar confusión en
el público. El riesgo de confusión integra e riesgo de asociación con la marca
anterior.
29
Todo lo anterior es el primer filtro de acceso al registro. No suele ser muy habitual
concurrir en prohibición absoluta: lo normal, por lo que suelen pinchar las marcas,
donde se presentan problemas por los que no son concedidas es por la incursión en una
prohibición de carácter relativo.
Las prohibiciones de carácter relativo buscan evitar que haya en el mercado SIGNOS
CONFUSORIOS, de asociación (el riesgo de confusión incluye el riesgo de
asociación). Desde prohibiciones relativas se impide, una vez superado el primer filtro,
el acceso al registro de marcas que sean:
1. Idénticas
2. Prácticamente idénticas
3. Semejantes
Fundamento: una marca no se puede conceder o, si ha sido concedida, ha de ser

anulada, si existe un derecho anterior de un tercero incompatible con la nueva solicitud
o con el registro: las prohibiciones relativas se basan en el impedimento de que un
nuevo signo acceda al registro, porque existe un derecho anterior: el impedimento está
respecto de otro sujeto que tiene otro derecho.
Así pues, podemos decir que las prohibiciones relativas están para preservar un interés
particular. Y ese interés particular no es otro que el de los titulares de signos
prioritarios, de signos previamente inscritos o no pero que gozan de un mejor derecho
para el signo.
Hay que tener en cuenta que las prohibiciones absolutas, pero sobre todo las relativas, se
asientas sobre la aplicación de dos reglas:
1. Principio de especialidad
El titular de una marca tiene la facultad positiva de utilizarla para esos productos y la
facultad negativa de impedir que terceros utilicen un signo igual o parecido para otros
productos o servicios idénticos o similares. Es decir, se concede la capacidad de usar en
positivo (directa o indirecta) y la capacidad de exclusión de que terceros puedan utilizar
la marca. Se supone que la marca se concede para los productos y servicios para los que
se ha solicitado el registro, y, por tanto, el riesgo de identidad, la práctica identidad o
semejanza se base en un juicio que pivota sobre el principio de especialidad.
El principio de especialidad es la aplicación del juicio del riesgo de confusión sobre los
productos y servicios concretos para lo que está registrada esta marca. Es decir, tiene
una flexibilización para los usos concretos en el mercado y en el renombre de la marca
prioritaria.
2. Renombre de la marca prioritaria
30
Antes existías dos tipos de marcas: las marcas notorias (fama demostrada en un
concreto sector, Apple) y marcas renombradas (fama que va mucho más allá de un
sector, Coca Cola). Ahora solo se habla de la marca renombrada (le corresponde la
carga de la prueba al titular en relación con la marca). Ésta goza de protección más allá
del principio de especialidad y del principio de registro sobre el que está asentado
nuestro sistema.
Cabe recordar que nuestro sistema se basa en dos grandes principios:

- REGISTRAL. Principio según el cual se protege prioritariamente a aquellas
marcas que han sido registradas y, por tanto, han pasado esos filtros de
prohibiciones absolutas y relativas. Se relaciona con el principio de especialidad.
- ESPECIALIDAD. La marca prioritaria se basa en conceder el ius prohibiendi,
no solo de utilizar con una explotación propia (directa), solicitando licencia o
cediendo la marca (indirecta), sino la capacidad de exclusión de que terceros
puedan usar la marca.
Estos grandes principios conocen una excepción: la protección de la marca

renombrada:
- Protege al titular de un signo que haya alcanzado una cierta fama en un sector y
se protege a esta marca renombrada más allá del principio registral (situación
que es bastante poco frecuente) y más allá del principio de especialidad.
- El renombre tiene que ser demostrado, aquella marca que tenga fama y desee
alegar la fama para ser protegida de una forma excepcional, tiene que demostrar
su fama.
- Teoría de los círculos concéntricos.
Eso se hace tanto a nivel cuantitativo como cualitativo:
1. Cuantitativo
a) El titular tiene que demostrar un % consistente en el mercado: cuota de mercado

relevante
b) Demostrar que existe una implantación de esa marca en el mercado (distintos canales
de comercialización, implantación de distintos tipos, en grupos de distribuidores y
clientela, etc.)
c) Demostrar un uso relevante de la marca, explotación mantenida, consistente, y hay
que demostrar también que a parte de ese uso, esa marca ha realizado y mantiene ciertos
esfuerzos promocionales
d) Que el titular de esa marca invierte en publicidad, marketing… Está presente en los
medios de comunicación. Es decir, que la marca mantiene ciertos esfuerzos
promocionales
e) La definición de mercado ha de ser rigurosa y esa definición lo es tanto a nivel
objetivo, geográfico como temporal:
31
- Temporal. Hay productos que son estacionales (ej. Productos alimenticios). La
dimensión temporal del mercado es debido a un uso de posición de dominio de
Bananas Chiquita. Productos de moda, estacionales, efímeros…
- Geográfica. Hay que ver en el uso de la marca y la implantación se debe ver
donde se está haciendo ese uso. El nombre cuanto menos local sea más
renombre será.
- Objetiva. En ppio hay que estar en productos o servicios que sean objetivamente
sustitutivos entre sí, productos o servicios a los que se le aplique la ley de
elasticidad en la oferta y demanda. Hay veces que hay dimensiones en un
producto o servicio que son de carácter hedonista (productos que pueden
subvenir la misma necesidad económica pero sin embargo el consumidor no los
ve como sustitutivos).
2. Cualitativo: consistente en dos factores que van intrínsecamente unidos:

a) Conocimiento efectivo del público consumidor que asocia esa marca con un
concreto origen empresarial y de una manera fuerte.
b) Hecho de que esa marca conlleve intrínsecamente de un prestigio por el hecho
de que el consumidor ha tenido experiencia previa en esa marca o conoce de esa
experiencia previa por parte de otros consumidores.
Existe una protección, desde esta dimensión, edifica de las marcas renombradas que lo
que quiere es evitar que se diluya la marca y evitar que ningún tercero, sin su
consentimiento, se aproveche de la reputación que con sus inversiones ha conseguido en
el mercado.
 ¿En la Ley de Marcas se protege al titular de la marca evitando un riesgo de
confusión normativo o fáctico? ¿Cuáles son los medios que en la Ley de marcas
se establecen para evitar el riesgo de confusión? ¿Este es normativo o fáctico?
La respuesta es que es NORMATIVO (conceptual). El riesgo de confusión es

normativo. Cuando se habla de casos de confusión, inevitablemente se habla de hechos
que nos llevan a establecer esa confusión pero, normativamente, lo que se está
defendiendo es la capacidad de ese signo distintivo de representar un concreto origen
empresarial y no otro y, adicionalmente, de que las marcas que han conseguido un
renombre no vean diluido ese prestigio asociado a su marca.
Eso es un concepto que informa e ilumina todo el sistema de regulación de riesgo de

confusión en materia de marcas.
Ante la duda se protege la marca renombrada pero en la práctica debe demostrarse.
El riesgo de confusión, además de a través de la prohibición absoluta, se protege a
través de las prohibiciones relativas.
1. Prohibición de identidad (prohibición per se)
32
La prohibición de identidad (art. 6.1.a LM) supone que no podrán registrarse como
marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o
servicios idénticos: cuando hay una marca anterior idéntica, para los mismos productos
o servicios que una solicitud posterior, la segunda no se puede conceder.
En el caso de que la marca presentada a registro sea idéntica a una marca anterior y
además se refiera a productos o servicios idénticos, la prohibición de registro es
automática e incondicionada: principio de incompatibilidad de signos - consideramos
idénticas aquellas que son iguales o tienen diferencias muy insignificantes-.
Así pues, cuando se habla de identidad, se habla en un doble sentido:
a) En primer lugar, se hace referencia a la composición del signo distintivo.
Identidad a nivel denominativo, gráfico o denominativo-gráfico. Examen de
carácter visual o formal.
b) En segundo lugar, se habla de identidad para los mismos productos o servicios.
Por consiguiente, es imposible el registro de un signo idéntico a otro previamente
inscrito o bien no inscrito pero notorio para ese ámbito de productos o servicios. Entre
signos idénticos rige un principio de incompatibilidad absoluto, son rechazados de
plano, porque van en contra de las funciones que una marca tiene que cumplir.
Para analizar esta identidad se siguen 2 criterios:
1. Criterio de un consumidor medio debidamente informado y razonablemente
perspicaz
2. Las diferencias que son insignificantes en la comparación entre signos (desde la
perspectiva anterior) derivan en una práctica identidad. Ej: Si tengo un signo
gráfico (oso de Tous) y pongo un aro y un fondo rojo; sigue siendo idéntico al
oso de Tous. Caso del TJUE 291/2000 caso Arthur.
Así pues, en base al segundo criterio mencionado vemos que tampoco pueden acceder al
registro que con pequeñas variaciones o alteraciones respecto del signo prioritario
puedan llevar al consumidor medio a considerar que son marcas idénticas: PRÁCTICA
IDENTIDAD
Ej.: Canon vs Cannon. Caso Alemán. Una empresa intentó registrar para la distribución
de obra individual la marca Cannon. Con una grafía muy similar a la de la marca Canon.
Se da prioridad a la marca Canon pese a no estar registrada por su distribución de
material audiovisual. Razones: 1. Su renombre. 2. Un principio de especialidad hay que
entenderlo de forma elástica, flexible, y protegiendo a esa marca para los mercados que
puedan ser colindantes. LO que se protege desde el sistema es que los signos que estén
otorgados mantengan su capacidad diferenciadora, y por tanto que cualquier signo que
pretenda entrar mantenga su propia capacidad diferenciadora frente a los prioritarios.
En cualquier confrontación de marca, debemos tener en cuenta varias reglas.

1. Por un lado, la impresión global que ambos signos confrontados nos producen.
2. Descontar aquellos elementos que carecen de fuerza distintiva (descriptivos,
genéricos…Ej: aceite virgen extra).
33
3. Ante la duda, daremos primacía a lo que son elementos denominativos. Porque un
elemento denominativo frente a un gráfico siempre evoca una idea, un concepto, un
ideograma en la cabeza. A parte de que puede dar también una información. A partir de
ahí, tener en cuenta una comparación a nivel visual, fonético, conceptual, sonoro,
gráfico…
4. A todo esto, sin olvidar la aplicación del principio de especialidad que ha de
entenderse de forma elástica.
3. Prohibición de identidad parcial, semejanza o similitud
Hay similitud o identidad parcial - exige un riesgo de confusión (art. 6.1.b LM): que,
por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los
productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el
riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior  cuando
alguien utiliza una marca o un signo idéntico o semejante para productos o servicios
idénticos o semejantes, hay riesgo de confusión.
Sentido y alcance de la prohibición  preservación de la función clásica de origen o

procedencia empresarial de la marca: distinguir en el mercado los productos o servicios
de una empresa de los de otras.
La jurisprudencia distingue varias modalidades de riesgo de confusión:

- Confusión en sentido estricto (concreto): cuando se produce un error acerca de
la identidad de la empresa de la que procede el producto o servicio. Se distingue
entre:
o Inmediato o directo: cuando el consumidor, debido a la gran similitud de
los signos, considera erróneamente que se trata del mismo signo
distintivo: los signos presentan tal grado de proximidad que los
consumidores toman uno por otro y los productos o servicios son los
mismos o muy próximos, de manera que el consumidor entiende que
provienen de la misma empresa. Ej: TJUE 37/1997 Caso Canon vs.
Cannon
o Mediato o indirecto: cuando el consumidor aprecia que son dos signos
distintos, pero su parecido le lleva a entender erróneamente que los
productos o servicios identificados con los signos provienen de la misma
empresa —> derivado de los signos en serie. Ej: NesCola (parecería que
es de Nestlé)
- Confusión en sentido amplio (abstracto): el consumidor no sufre una
confusión acerca de la identidad de la empresa de procedencia, sino que, aún
siendo consciente de que los productos o servicios tienen una procedencia
empresarial diferente, supone equivocadamente que entre las empresas oferentes
existen vínculos económicos o jurídicos. Es decir, la marca que se quiere
registrar evoca, de alguna manera indirecta, a la marca prioritaria. Ej:
McDonalds vs MacDog y MacCat.
34
o El consumidor medio no percibe que haya un mismo origen empresarial,
no percibe que se confunda. Hay una evocación a una marca que es
famosa.
o No hay un riesgo de confusión fáctico, sino normativo que se deriva de
la protección de marcas que son de renombre.
Parámetros con los que se enjuicia la confusión  Parámetro a tener en cuenta para
determinar si existe confusión. La norma hace depender la aplicación de la prohibición
de la concurrencia de 3 parámetros:
a) Identidad o semejanza entre los signos en que consisten las marcas

b) Identidad o semejanza entre los productos o servicios a que se destinan. Es decir,
principio de especialidad o clases concretas de productos y servicios por los que
se pretende el registro.
c) Vinculación indebida: riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación.
Es decir, el hecho de que exista una vinculación más allá del principio de
especialidad entre los canales de distribución que se utilizan en la práctica para
comercializar los productos o servicios en particular. Ej: TJCE Asunto C-
251/94, “SABEL vs. Puma”
- (Cdo. 22) El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo
en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes”.
Cuando hay que ver si los signos son o no semejantes se ha de tener cuidado en que hay que
comparar para ver si hay semejanza  Se ha de comparar el signo registrado tal cual esta en el
papel del registro y el signo que se quiere registrar. Si no hay solicitud de registro, sino que el
tercero esta usando el signo, compararemos el signo registrado (papel) y el signo tal cual se
esta usando en el mercado. En el plano registral, la oficina no examina la existencia de
prohibición relativa de oficio sino que debe mediar una oposición por parte del titular previo.
Para que la oficina lo examine se debe formular una oposición, por el previo titular. Como
consecuencia de la oposición, si la oficina no da la razón, se va contra la oficina, y si sigue así se
acude a la vía contencioso-administrativa. Si no te has dado cuenta, se podrá ir a la vía civil
para que se declare la nulidad, pero además también son motivos de infracción de la LM.
También puede suceder que se solicite y se conceda o que la use el tercero sin ir a registro:
cuando esto suceda no hay nada que hacer en plano registral, entonces solo queda ir al ámbito
civil y solo se ganará si hay riesgo de confusión. En la jurisprudencia encontramos infinidad de
criterios para determinar que es confusión y que no los es. Un criterio básico, para determinar
si los signos son semejantes, se debe hacer un análisis de conjunto de ambos signos (no se
trata de ir buscando diferencias) —> lo que importa y se esta protegiendo es la función
distintiva de la marca y la capacidad de remitir a un origen empresarial concreto.
El riesgo de confusión en sentido estricto y amplio
35
 En sentido estricto (confusión):
- Directo o inmediato. El consumidor percibe que está ante dos marcas idénticas.
- Indirecto o mediato. Percibe que hay dos marcas distintas pero las atribuye al
mismo origen empresarial.
 En sentido amplio (asociación): ¿Percepción de vinculación entre empresas?

Implica que los consumidores perciben que son dos signos distintos de empresas
distintas, pero que mantienen entre sí una cierta vinculación a nivel contractual o
nivel asociativo.
Principales criterios jurisprudenciales para determinar la confundibilidad de marcas:
1. Principio de especialidad
2. Comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión
3. Comparación de marcas apoyada en una visión de conjunto de los distintivos
4. Prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos
5. Parámetro del consumidor medio
6. Criterios de comparación fonética de marcas
7. Exclusión de los elementos escasamente distintivos en la comparación
8. El parecido conceptual de las marcas enfrentadas
9. El grado de distintividad de la marca prioritaria
10. Adición de un elemento gráfico o denominativo a una marca prioritaria ajena no
evita confusión
11. Reglas sobre compatibilidad de marcas compuestas por varios elementos (marcas
complejas)
12. Los canales de distribución de los productos distinguidos por las marcas
enfrentadas.
(Cdo. 17) La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta
interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la
similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados.
Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser
compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En
efecto, la interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el décimo
considerando de la Directiva, según el cual es imprescindible interpretar la noción de
similitud en relación el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del
conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el
signo y entre los productos o servicios designados.
El riesgo de confusión en marcas tiene un marcado carácter normativo/jurídico, aunque

se puedan tener en cuenta elementos fácticos, lo que nos interesa es el plano normativo,
ya que la marca es un derecho subjetivo: aunque haya elementos fácticos que nos lleven
36
a diferenciar entre dos marcas muy semejantes, esto no supone que normativamente se
acepte la marca semejante (ej. adidas / alidas).
Lo que se protege no es el riesgo de los consumidores de confundir una marca, sino al

titular de la marca que es el titular de un derecho subjetivo  El riesgo confusorio lo
que hace es delimitar el ámbito de protección de este derecho.
- El único que puede ejercer acciones de infracción de marca es el titular, no los
consumidores.
- o relevante no es tanto que fácticamente se confundan los consumidores, sino la
protección del titular  Por esto decimos que el riesgo de confusión es
normativo.
Determinación del riesgo de confusión:
1. Interdependencia entre los dos criterios positivizados básicos: conexión entre los
distintos factores de confundibilidad y las particulares circunstancias del caso
concreto en examen.
2. Semejanza fonética, gráfica o conceptual
3. Similitud aplicativa
Excursus: sobre la protección de la marca renombrada (art. 8 LM)
El régimen de estas marcas notorias o renombradas tienen una proteccion reforzada que
se puede extender más allá del principio de especialidad. También se protege para
productos que son distintos. Pero esta proteccion se activa cuando tiene que activarse,
cuando realmente tiene sentido conceder una proteccion para productos o servicios
distintos.
Hay determinadas marcas renombradas que tienen un potencial publicitario relevante
que se puede trasladar a productos distintos a los iniciales (Coca-Cola). Cuando el
consumidor razonablemente piensa que hay algún tipo de vinculación con la marca
originaria tiene sentido este tipo de protección.
Art. 8 LM  No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una
marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se
haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya
registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si
se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca
posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter
distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para
dicho carácter distintivo o dicho renombre.
37
Pero no por ser una marca notoria necesariamente se beneficia de esta proteccion
reforzada.
Siempre que se da el aprovechamiento desleal del carácter distintivo se da el renombre.
Pero hay casos en que solo se da el renombre. Ej.: una marca de relojes suizos y se
publicitaban en el país. La publicidad decía que las mujeres se fuman nuestros “puros”,
conducen nuestras Harley Davison pero no nos quitaran “marca de los relojes”. Este
anuncia viene a decir que esta marca del reloj es la mejor del mercado. Esto es ilícito,
porque un tercero se está aprovechando del renombre de las otras marcas. Aquí no hay
aprovechamiento del carácter distintivo de la marca pero si de renombre. Esto se
prohíbe porque no es su mérito.
También se protege cuando le puede causar un perjuicio al carácter distintivo. Ej.:
McDog o Mccat  esto dijo Mcdonalds que podía ser lesivo para él.
Apuntes sobre la protección reforzada de las marcas notorias y de las marcas

renombradas:
El riesgo de confusión puede ser fáctico o normativo. Aunque no exista un riesgo de

confusión fáctico (ej: Adiddas vs. Adilas con signo distinto), la opción del legislador es
una opción que implica proteger a los signos distintivos, en función de su mejor
implantación en el mercado, evitando que exista la posibilidad de confusión efectiva o
real.
Desde finales del s.XIX, la jurisprudencia de países desarrollados ve que, en
determinados supuestos, el principio de especialidad es un problema para algunas
marcas en particular en el sentido de que se queda corto y no ofrece suficiente
protección.
Aún sin apoyo normativo, la jurisprudencia de estos países creó una excepción para un
tipo particular de marcas: las marcas de alto renombre. Por tanto, a partir de la directiva
de 1989 se deja a criterio de los estados miembros regular un sistema de protección de
marcas notorias y renombradas, en la medida lo que se busca es proteger la fuerza
distintiva del signo, impedir que se registren signos amparados en una ventaja desleal
(implica el aprovechamiento del goodwill asociado a una marca ajena) y que,
claramente, inflingen un daño o perjuicio al signo distintivo, el cual pierde ese potencial
de diferenciar un concreto origen empresarial y esa función de garantía de calidad. Estas
marcas, según jurisprudencia, se caracterizaban por la concurrencia de determinados
requisitos:
- Requisito cuantitativo: tenían que ser reconocidas por la práctica generalidad
del público
- Vinculación a representaciones de calidad muy elevadas: tenían que ser de
gran calidad y prestigio en el mercado. Este prestigio se ganaba por la calidad
sobresaliente de los productos o gracias a los esfuerzos del titular (Ej. Coca -
Cola es popular y tiene un gran valor gracias a su publicidad).
- Posición única en el mercado: respecto al ámbito registral: en el Registro del
país que fuere, la marca no estaba registrada para muchas más cosas que para
ese producto.
38
Cuando se producían estos 3 requisitos, los jueces daban una protección absolutamente
contundente: ningún tercero podía utilizar ese signo o uno semejante para ningún otro
producto —> el fundamento de la protección era proteger estas marcas contra el riesgo
de aguamiento o debilitamiento de su fuerza distintiva por signos similares.
El renombre tiene que ser demostrado: aquella marca que tenga fama y que desee hacer
valer la fama para ser protegida de forma excepcional tiene que demostrar su fama,
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
1. A nivel cuantitativo: lo que tiene que demostrar el titular es tener un porcentaje

consistente en el mercado, una cuota de mercado relevante y demostrar también
que existe una implantación de esa marca en el mercado (implantación en
distintos canales de comercialización o en distintos grupos de consumidores).
También debe de demostrar un uso relevante de la marca, una explotación
mantenida y demostrar también que a parte de ese uso, esa marca mantiene
ciertos esfuerzos promocionales (que el titular de esa marca invierte en
publicidad, marketing, presente en los medios de comunicación, etc). La
definición de mercado ha de ser rigurosa:
a. Temporal: hay productos que son estacionales, temporales. Productos de
moda, productos efímeros.
b. Geográfica: cuando se habla del uso de la marca hay que ver dónde
efectivamente se está produciendo ese uso. El renombre, cuánto menos
local sea, más renombre será.
c. Objetiva: hay que atender a productos o servicios que sí que sean
efectivamente sustitutivos entre sí, a los que se aplique de forma estricta
la ley de demanda
2. A nivel cualitativo: dos factores:
a. El conocimiento efectivo del público consumidor que asocia esa marca
con un concreto origen empresarial y de una manera fuerte.
b. marca tiene un prestigio por el hecho de que el consumidor ha tenido
experiencia previa en esa marca o conoce de esa experiencia previa por
parte de otros consumidores. Por tanto, existe ahí desde esa dimensión
una protección específica de las marcas renombradas que es tratar de
evitar que se diluya el goodwill y por consiguiente, evitar que ningún
tercero sin su consentimiento aproveche la reputación que con sus
inversiones ha conseguido en el mercado.
c. Capacidad del signo para condensar un valor, una calidad, expectativas
más allá de los concretos productos y servicios a los que está
relacionado.
Marcas de agentes o representantes ( art. 10)

A menos que justifique su actuación, el agente o representante del titular de una marca
no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. No
39
obstante, el titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a
formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de
cesación, conforme a lo previsto la Ley de Marcas y en el artículo 6 del Convenio de
París. (acción reivindicatoria)
2.1.4. Derecho a la marca
El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.

Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de
presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada,
el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el
uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con
productos o servicios, cuando:
A) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios
idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
B) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o
servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté
registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el
riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
C) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza
para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos
para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en
España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una
ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso
sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
En caso de que se den cualquiera de estos supuestos, podrá prohibirse en particular:

a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u
ofrecer o prestar servicios con el signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte
de un nombre comercial o una denominación social.
e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la
Directiva 2006/114/CE.
2.1.5. Concesión del registro. Especial consideración a la protección del signo

distintivo no inscrito
No se ha explicado, pero se encuentra en el art. 11 y ss LM.
40
2.1.6. Efectos de la marca: ius prohibendi, contenido, ámbito material y territorial,
duración y límites
Agotamiento del derecho sobre la marca (art. 36 LM). Si yo vendo Coca-colas y las
pongo en un supermercado, el derecho sobre la marca se agota porque el supermercado
las ha comprado y tiene derecho para hacer publicidad.
Limitaciones del derecho de marca (art. 37 LM). El derecho de marcas tiene sus
limitaciones
Proteccion provisional de la solicitud de marca (art. 38 LM). Derecho a percibir una
indemnización después de haber obtenido la marca por el tiempo que ha usado un
tercero la marca antes de la concesión de la marca.
IUS PROHIBENDI
La Directiva de Marcas otorga al titular de la marca registrada el derecho a prohibir

los usos no consentidos de un signo idéntico o similar a la misma. Este ius
prohibendi está sujeto a varios requisitos, entre ellos el de que el uso no consentido se
realice a título de marca. El TJUE ha interpretado este requisito de modo muy amplio,
hasta llegar a vaciarlo de su sentido original, vinculado a la indicación del origen
empresarial de los productos o servicios. El requisito de uso a título de marca se
sustituye por la condición, mucho más general, de que el uso menoscabe o pueda
menoscabar alguna de las funciones de la marca, entre las que se incluyen las funciones
de garantía de calidad, comunicación, inversión o publicidad. Este orientación supone
una ampliación del ius prohibendi del titular de la marca que no respeta el esquema de
protección previsto en la Directiva.
Así pues, de conformidad con la Directiva de Marcas, la marca registrada confiere a su

titular un derecho exclusivo que, en su vertiente negativa, le permite prohibir que
cualquier tercero utilice en el tráfico económico un signo idéntico o similar a la marca
registrada. No obstante, este ius prohibendi no es ilimitado: solo puede ejercitarse frente
a determinados tipos de usos, que se contemplan en los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva
en cuestión.
DURACIÓN
En base al artículo 31 de la Ley de Marcas, podemos decir que el registro de una marca
se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá
renovarse por períodos sucesivos de diez años.
Así pues, el registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la misma o de
sus derechohabientes, presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o a otro
órgano de los nombrados en el artículo 11 LM, el cual deberá remitirla en un plazo de 5
días a la Oficina. Dicha solicitud deberá presentarse con el justificante de pago de la
tasa de renovación.
41
LÍMITES
En el artículo 37 de la Ley de Marcas se encuentran reguladas las limitaciones del

derecho de marca:
1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico
económico:
a. De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física
b. De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la
especie, a la calidad a la cantidad, al destino al valor, a la procedencia
geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del
servicio o a otras características del producto o servicio
c. De la marca, a efectos de designar productos o servicios como
correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los
mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para
indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como
accesorios o piezas de recambio
2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las
prácticas leales en materia industrial o comercial
3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder
frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de
propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior
2.1.7. (Continuación) Acción por violación de la marca
Antes de nada, es importante destacar el hecho de que el titular de una marca registrada
tendrá la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales que correspondan contra
aquellos que lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia,
todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuera posible (art. 40 LM).
Concretamente, las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca son las
siguientes:
1. Acción de cesación: capacidad del titular para prohibir en uso inconsentido en
el tráfico de sus signos distintivos
2. Acción de indemnización por daños y perjuicios: daño emergente y lucro
cesante.
 En el artículo 43 de la LM se dice que la indemnización de daños y
perjuicios comprenderá no solo las pérdidas sufridas, sino también las
ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa
de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también
podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la
marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de
los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de
aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá
42
incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya
incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción
objeto del procedimiento judicial.
 Para fijar la indemnización se tendrá en cuenta, a elección del
perjudicado:
 Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los
beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la
marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente,
los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia
de la violación.
 Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad
que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la
concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo
su utilización conforme a derecho.
 En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no
probada la existencia del perjuicio económico.
 Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras
circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y
clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la
violación.
3. Retirada del mercado de los productos y servicios: esta acción acompaña la
cesación, cuando al titular no le interesa que la mercancías objeto de violación
del derecho de marca sigan en el mercado.
4. La destrucción o cesión con fines humanitarios, a elección del actor, y a costa
del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que
estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la
eliminación del signo distintivo sin afectar al producto.
5. La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios
embargados en virtud de los dispuesto en el punto 3 cuando sea posible, en
cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la
indemnización de daños y perjuicios.
6. La publicación de la sentencia en aquellos medios que se pueda considerar
oportunos para compensar el desprestigio que se haya podido ocasionar a la
marca.
Las acciones por violación de marca prescriben a los 5 años desde que el titular conozca
o deba conocer el daño.
2.1.8. (Continuación) Deberes del titular de la marca
Para mantener en vigor el registro de una marca, el titular debe cumplir las siguientes
obligaciones:
1. Solicitar la renovación cada diez años, abonando la tasa de renovación
2. Usar la marca
43
Se recomienda especialmente al titular de marcas que comunique a la Oficina Española
de Patentes y Marcas cualquier cambio de domicilio, ya que se le podrán transmitir las
informaciones correspondientes acerca de la expiración de la vida legal de la marca o
nombre comercial y el plazo para efectuar su renovación o la publicación en el Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial de nuevas solicitudes de marcas o nombres
comerciales de terceros que pudieran resultar incompatibles con la suya.
2.1.10. Nulidad y caducidad de la marca

NULIDAD (ART. 51 Y 52 LM)
El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la
Oficina de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por
violación de marca en los supuestos de los artículos 51 y 52 de la LM sobre nulidad
absoluta y relativa.
La nulidad puede ser:
a) ABSOLUTA: se hace referencia a contravención a los establecido en los
artículos 4 y 5 LM o bien que ha sido objeto de un registro de mala fe. En estos
casos, la acción del titular o del tercero para solicitar la nulidad de marca es
imprescriptible (art. 51 LM).
b) RELATIVA: por contravención de los dispuesto en los artículos 6 a 10 LM. Si
el titular de una marca tolera un uso por parte de un tercero más de 5 años,
pierde la acción (excepción de tolerancia en el uso). (art. 52 LM).
En ambos casos se precisa sentencia judicial firme, los efectos se retrotraen al momento
de la inscripción, la legitimación para plantearlas es amplia, sobre todo en la absoluta.
No pueden invocarse causas de nulidad por quien ya las hubiera planteado en vía
contencioso-administrativa y le hubieran sido desestimadas.
CADUCIDAD (ART. 54-57 LM)

Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción
por violación de marca:
a) Cuando no hubiera sido usada conforme el artículo 39 de la Ley de Marcas: uso
efectivo por parte de su titular para los productos o servicio para los cuales está
registrada en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro
b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de
su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que
esté registrada
c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o
que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para
los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente
acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos
o servicios
44
Cabe decir que si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los
productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se
extenderá a los productos o servicios afectados.
Por otro lado, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la

marca en dos supuestos:
1. Cuando no hubiera sido renovada conforme a los previsto en el artículo 32 de la Ley
de Marcas
No obstante, en base al art. 55 LM la marca no caducará cuando:
- Existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en
curso y su titular no la hubiera renovado. Es decir, la marca no caducará hasta el
levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción
reivindicatoria. Si durante estos procedimientos se produjera un cambio en la
titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos
meses; sino, caducará.
- Por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas
una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario, si el propietario
de la marca no lo hubiere realizado, podrá solicitar la renovación en nombre de
este último en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de
demora.
2. Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular (art. 56 LM)

El titular podrá renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los
cuales esté registrada:
- Deberá de presentarse la renuncia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
o los órganos del art. 11, por escrito y solo tendrá efectos una vez inscrita en el
Registro de Marcas. En el caso que la solicitud se presentase ante un órgano
distinto a la Oficina, éste deberá remitirla a la última, en el plazo de cinco días
después de su recepción.
- No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan
derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el
Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos
derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción
reivindicatoria sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.
2.2. Un apunte sobre otras instituciones de protección de los signos distintivos:

nombre comercial; denominaciones de origen e indicaciones de procedencia;
marcas colectivas.
Nombres comerciales (art. 87 LM): sirven para identificar a los empresarios.

Santander está registrado como marca de servicios financieros y su nombre comercial es
Santander. En nuestro país el obre comercial como signo distintivo no existe.
45
Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que
identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las
demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.
Lo que hay que distinguir la denominación social del nombre comercial por más que
puedan coincidir. Es como el nombre de las personas físicas, identificar un sujeto como
persona con capacidad jurídica. La denominación social tiene que ser única. En el
tráfico jurídico nos valemos de la denominación social, en el económico del nombre
comercial.
a) Nombres patronímicos, razones sociales y denominaciones de PJ
b) Denominaciones de fantasía
c) Denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial
d) Los anagramas y logotipos
e) Imágenes, figuras y dibujos
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se
mencionen en los apartados anteriores.
Es relevante el hecho de que, salvo disposición contraria, serán de aplicación al nombre
comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las
normas de la Ley de Marcas relativas a las marcas.
Nombres de dominio  también puede coincidir con los demás.
Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas de Procedencia y
Especialidades Tradicionales Garantizadas  Se utilizan para identificar
procedencia geográfica y sus características no para identificar su procedencia
empresaria. Cuando hay una denominación de origen no puede ser marca.
Marcas de Garantía  todos respetan un reglamento del uso de la marca. Se
establecen las características que hay que tener para utilizar el signo. establecen
determinadas características de productos de distintos empresarios y quien reúna las
características del reglamento de uso se puede justificar el uso de la marca. No las pide
una asociación, sino que las pide alguna institución pública.
Marcas Colectivas  todos respetan un reglamento del uso de la marca. Se establecen
las características que hay que tener para utilizar el signo. Asociación que se dota de
unas determinadas exigencias.
46
TEMA 3.- LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES Y OTRAS
CREACIONES INDUSTRIALES
3.1. Patentes.
Tipos de creaciones industriales:

- De fondo (invenciones):
o Patentes (24/2015, de 24 de julio)
o Modelo de utilidad
- De forma:
o El diseño (modelos y dibujos)
47
Una invención es una regla técnica para solventar un problema técnico. Ej.: quiero
reducir la inflamación del hígado y la solución a ese problema es una sustancia para
lograr la desinflamación. Es un problema real, no teórico.
Hay determinadas invenciones que el legislador considera que hay que discernir entre lo
que es una solución técnica de lo que no lo es. El art. 4 dice que los descubrimientos, las
reglas científicas o método matemático (hay más) no es una invención. Los programas
de ordenador están protegidos por derecho de autor, pero no resuelve nada en concreto a
no ser que resuelva algún problema concreto.
Una patente sirve para proteger una invención; una creación industrial de fondo y no
una mera idea.
La Ley de Patentes (24/2015, de 24 de julio) no otorga una definición o concepto de
invención, sino que se limita a enumerar qué es invención y qué no lo es.
Las patentes son títulos de propiedad industrial que reconocen el derecho a explotar en
exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización
sin consentimiento del titular.
La duración de la patente es de 20 años a contar desde la fecha de presentación de
solicitud de la patente. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir
de su concesión.
Ha sido la doctrina, en base al reglamento, quien ha atribuido al concepto de invención
un particular significado: constituir una solución técnica para un problema técnico
concreto. Esa solución técnica es lo que va a constituir la reivindicación o
reivindicaciones para las que se solicita esa concreta invención. La reivindicación
constituye el objeto de la patente. E
n el sistema marcario, la función de la marca es relacionar algo con un origen
empresarial concreto. La marca no caduca mientras el titular pague las tasas y la use de
forma relevante. Así, la marca cumple con una función que interesa al particular y
consumidor de manera que, el sistema, tiene interés público en preservarla.
Sin embargo, en el sistema de patentes se parte de otro criterio. El sistema de patentes
busca de una manera proporcionada generar incentivos en aquellos agentes económicos
con capacidad para invertir en I+D para que éstos consideren que esa inversión es
rentable. Ahora bien, como contrapeso del sistema, como esa inversión ha de suponer
un avance tecnológico, el monopolio en que consiste el derecho de patentes va a ser
temporal, con el fin que llegado el momento en que la patente se extinga, ese
procedimiento esté en el dominio público y sea libremente explotable.
Es muy importante que cuando hablamos de invención no hablamos de cualquier
aplicación de esa invención; ese derecho de monopolio que el titular posee sobre la
invención está exclusivamente sobre las reivindicaciones.
Exclusiones de patentabilidad (art. 5)

- Por no consistir en una invención (art. 4.3)
48
- Invenciones cuya patentabilidad se excluye ex lege (4.5 y 5 LP)
Tratamientos quirúrgicos y de diagnóstico.
Están excluidos aquellas que sean contrarias al orden publico y a las buenas
costumbres pero que una invención sea contraria no quiere decir que sea la
explotación contraria por el mero hecho que la invención este prohibida por una
disposición legal o reglamentaria. Tiene que haber una propósito contraria al
orden publico y a las buenas costumbres. No son patentables: los procedimientos
de clonación de seres humanos, procedimientos de modificación de la identidad
genética germinal, la utilización de embriones humanos con fines industriales o
comerciales, modificación genética de animales que supongan sufrimiento para
ellos que no sean por fines científicos.
Variedades vegetables y razas animales. Serán patentables cuando tengan por
objeto que se pueden aplicar a múltiples razas. Si la viabilidad técnica no se
limita a una raza o variedad limitada.
Procedimientos esencialmente biológicos. Lo que no se quiere obtener es de
nuevos. Lo importante es que no afecta a los microbiológicos. Si yo lo que hago
es modificar un determinado elemento que no es esencialmente biológico si que
se puede patentar. No se puede patentar el cruce de la selección.
El cuerpo humano en sus diferentes estadios. No está excluido una parte del
cuerpo humano que soy capaz de aislar u obtenerlo con un procedimiento
técnico como los genes o una proteína.
3.1.3. Requisitos de patentabilidad
Nos hemos de centrar en las reivindicaciones. En una solicitud de patente, lo más

importante son las reivindicaciones; son el corazón del derecho de exclusiva del titular.
Las reivindicaciones tienen que ser muy precisas, pues es sobre lo que versa el examen
de patentabilidad.
Para que una invención pueda acceder a una patente, debe cumplir cumulativamente con
3 requisitos fundamentales: novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Así lo
recoge el art. 4.1 de la LP.
Lo primero que examinarán los expertos es si tiene aplicación industrial, es decir, si hay
un problema técnico concreto al que se le da una solución técnica concreta. Si no, de
entrada, ya es descartado. En cambio, si se considera que sí existe, se examinará la
novedad y la altura inventiva: se hará confrontando la invención con el estado de la
técnica (ET).
1. Novedad (art. 6 y 7 LP).

Es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica
está conformado por todo lo que antes estaba disponible antes de la fecha de la patente
para el público. Todo aquello divulgado mundialmente o universal antes de la fecha de
49
la que yo solicito la patente. Si en Corea en alguna conferencia describió la solución
técnica que yo quiero patentar, aunque yo no lo sepa eso ya no es nuevo.
Para que se considera que la solicitud no es nueva hay que encontrar todos su elementos
en un solo documento o una sola divulgación del estado de la técnica. Si yo para
desinflamar un hígado utilizo el veneno de la rana más otra sustancia y todo ello
comprimido con algo. Hay alguien que el veneno sirve para tal pero nadie ha dicho que
esas dos sustancias sirven para algo, lo que estoy solicitado es nuevo. Para desvirtuar la
novedad hace falta que todo lo que digo este en una sola divulgación.
También solicitudes de españolas de patentes y modelos que hayan entrado en fase
nacional cuya fecha de presentación sea anterior a la solicitud de la nueva patente y se
hubiera publicado en español. Cualquier solicitud anterior de patentes que puedan tener
efectos en España pero que no están publicadas cuando yo lo solicito pero se publica
después esto también destruye la novedad.
Art. 6.3  Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido
de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de
patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales
PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido
originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se
menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en
aquella fecha o lo sean en otra posterior.
No forman parte de la técnica las divulgaciones de 6 meses anteriores que hayan sido
con abuso. Esa divulgación no perjudicará la novedad porque no pasa al estado de la
técnica. Tampoco en exhibiciones universales.
Para que una invención que no sea nueva se tiene que encontrar una divulgación donde
tenga todos los elementos de la técnica.
2. Actividad inventiva (art. 8 LP).

Se considera que implica esto si no resulta del estado de la técnica de una manera
evidente para un experto en la materia. Una vez que hemos determinado este sujeto, lo
que nos dice el art. es que todo lo que sea evidente para el a partir del estado de la
técnica no es actividad inventiva. Lo que se pide es un salto tecnológico.
El estado de la técnica en novedad incluye los modelos aun no publicadas, pero no en
serie de actividad inventiva (las solicitudes no publicadas no se tienen en cuenta).
Para la novedad nos tenemos que encontrar una divulgación donde se encuentren todos
los elementos de la nueva solicitud en una divulgación anterior (si me falta alguno, la
solicitud si es nueva). Cuando tengo que examinar si la nueva solicitud tenga actividad
inventiva, no tengo porque encontrar todos los elementos en un solo documento, si que
es posible combinar documentos para determinar si para un experto era evidente esa
solución.
3. Susceptibilidad de aplicación industrial (art. 9 LP).

Cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria (incluso
la agrícola).
50
3.1.4. Derecho a la patente
Puede haber un inventor o varios y estos pueden transmitir su derecho a terceros.

Cuando una misma invención la han desarrollado de varias personas
independientemente, lo es quien haya presentado primero la solicitud.
Puede suceder que alguien ilegítimamente solicite la patente. El resto de los cotitulares
pueden interponer una acción de reivindicación.
El inventor es una PF y tiene frente al titular de la patente el derecho de ser mencionado
como inventor (derecho moral del inventor a ser reconocido como tal)
Invenciones laborales
O en el marco de una prestación de servicios. El titulo cuarto y 15 y ss. LP. Hemos de

diferenciar las invenciones ex lege que pertenecen al empresario (art. 15.1)  la
empresa ha contratado a trabajadores para que desarrollen I+D, la invención que realiza
un empleado durante la vigencia de su contrato cuando sea fruto de una investigación
pertenecen al empresario. El autor de la invención tendrá derecho a ser reconocido
como tal, pero en principio no tendrá derecho a una remuneración, excepto si la
aportación personal y la importancia para el empresario se excede del contrato.
Cuando no ha sido contratado el trabajador y la invención pertenece a este, lo que

ocurre es que hay una situación intermedia (art. 17), cabe la posibilidad de que la
invención sea asumida por el empresario y esto solo pasa cuando el trabajador realice
esto con algo relacionado con la empresa y que sea con los conocimientos que adquirió
en la empresa o con los medios de esta.
Invenciones universitarias
Si algún profesor por ejemplo, hace un invención está pertenece a la universidad que
por eso han sido contratados. En cambio, los alumnos no porque no hay una relación de
dependencia con la universidad.
3.1.5. Concesión de la patente
3.1.6. Efectos de la patente: ius prohibendi, contenido, ámbito material y territorial,

duración y límites
Art. 58 y ss. La vida legal de la patente tiene una duración de 20 años improrrogable
desde que se presenta la solicitud pero sus efectos se proyectan frente a terceros desde el
día en que se concede. En el periodo del medio es una proteccion provisional. La
indemnización solo la puede pedir cuando se ha concedido la patente (retroactiva).
Proteccion plena solo la tiene cunado es concedida, ahora si finalmente se concede y
51
alguien la ha utilizado le puedo pedir una indemnización razonable que determinaran los
jueces.
El titular de una patente puede impedir a terceros sin su consentimiento que ofrezca a la
venta o la fabricación del mismo.
Las patentes son de producto o de procedimiento. El producto es ciertas sustancias,

objetos corporales que se definen por determinadas características (aparatos,
dispositivos, sustancias o conexiones o circuitos). Las características de estos productos
las identificamos como reivindicaciones (principal, se define el producto con precisión,
a través de la formula o a través del procedimiento en el cual se obtiene), descripción y
dibujos.
Un procedimiento es un modo de proceder de carácter técnico que comprende una
pluralidad de actuaciones como los procedimientos de fabricación, de trabajo o de uso
(de segunda indicación médica por ejemplo).
El titular tiene un ius prohibendi (art. 59). La infracción puede ser directa (terceros
explotan el propio objeto) o infracción indirecta cuando los terceros ofrecen medios o
utilizan estos para la puesta práctica. El mero ofrecimiento de estos medios es una
infracción. No hay infracción cuando se entregan medios que se encuentran en el
comercio a no ser que se incite a infringir la patente.
Lo que uno hace en su casa para consumo propio (ámbito propio) no puede ser
constitutivo de infracción. También quedan excluido los fines experimentales.
Las medicinas que compramos y para poder ser comercializados se necesita una
autorización de comercialización, sin autorización administrativa no se puede, está
prohibido. Para obtener la autorización, las farmacéuticas tienen que producir
determinados lotes para someterlos a pruebas.
Nulidad y caducidad
Negocios jurídicos sobre patentes

Cesión: el cesionario se convierte en el nuevo titular. También puede haber una licencia
que es la autorización de uso a un tercero.
Hay obligación de explotar la patente pero si no se explota no es la caducidad como
ocurría en las marcas. Aquí implica conceder licencias a terceros que sí que estén
dispuestos a explotar.
El procedimiento de concesión. Desde la ley de patentes de 2015, ahora si que en

derecho español hay que hacer un examen de los requisitos de patentabilidad. Antes no
se hacia y era muy fácil obtener patentes, a diferencia de las patentes europeas que
desde hace mucho tiempo conlleva un examen. En el 2015, se examina los requisitos y
si el solicitante no pide que se examinen los requisitos, la patente no se concede. Las
patentes españolas siguen ahora el mismo procedimiento que las europeas. El efecto es
que las patentes que se conceden son patentes fuertes.
52
Modelos de utilidad (137 y ss LP)
Son invenciones menores. Son invenciones aplicables industrialmente que son nuevas,
que implican actividad inventiva y consisten en darle a un objeto o producto una
configuración o estructura o configuración de la que resulta alguna ventaja
prácticamente apreciable a su uso o fabricación. Ej.: pilonas.
Hace falta novedad (universal igual que las patentes) y actividad inventiva. El estado de
la técnica es igual que el de las patentes (6.2-6.3 LP).
Con la actividad inventiva hay alguna diferencia. Una invención tiene actividad
inventiva si no resulta del estado de la técnica de manera muy evidente. El salto
cualitativo que se exige es menor.
En el estado de la técnica parte no entran las solicitudes de patentes que no hayan tenido
efecto en Europa.
Los efectos de un modelo de utilidad son los mismos que los de la patentes, por
ejemplo, la prohibición para terceros.
La duración de la proteccion (148)  10 años desde la fecha de presentación de la
solicitud. Son improrrogables.
Protección juridica del diseño
Lo que se protege con el diseño son creaciones estéticas (con la patente materiales y
tecnológicas) y que de nuevo son configuraciones formales de un producto o de una
parte de un producto. Lo que se protege es la apariencia. Y esa apariencia viene definida
por contornos, colores, líneas o representación del producto.
Formas protegibles:
1- Creaciones bidimensionales
2- Tridimensionales
3- Digitales (pero no software)
Se excluyen:
1- Respuesta técnica a un producto (iría por patente o modelo de utilidad)
2- Símbolos o emblemas nacionales
3- Contrarios a la ley u orden público
4- (en algunos países) las creaciones artesanales).
Para ser protegido tiene que ser nuevo y tener carácter singular (art. 5 L 2003). Novedad
se produce cuando ningún otro diseño idéntico se ha hecho accesible al publico antes de
la fecha de presentación. Hacer accesible al publico significa que ha sido expuesto,
divulgado, publicado antes de la fecha de solicitud o la reivindicación de prioridad. Es
una novedad también universal.
53
Tiene que poseer además carácter singular cuando la impresión general que produzca a
un ciudadano informado difiere de la impresión general que genera otros diseños
divulgados con anterioridad. Quién es el usuario informado. Una persona que está al
tanto de todas las formas diseñadas en un concreto sector.
Contenido protección  el producto en global como de determinadas piezas del

producto.
El art. 43 LD, su proteccion es de 5 años desde la solicitud y se puede renovar hasta un
máximo de 25 años (4 periodos más).
Nos da el derecho exclusivo a utilizarlo e impedir a terceros utilizarlo (art. 45).
Si tenemos un registro de un diseño ante la oficina de España, solo en España, si lo
hacemos en la UE, en todos los paises de la UE.
En el reglamento de la UE allí se protegen no solo los diseños registrados ante la UIPO
sino también se protegen los diseños, dibujos comunitarios no registrados. Un diseño no
registrado y que sea novedoso y con carácter singular se protege como modelo no
registrado durante 3 años desde que este se hizo publico en la comunidad (publicado,
expuesto, divulgado de cualquier modo para que en el trafico comercial pueda ser
conocido).
La compatibilidad entre un diseño, un patente o un modelo. Un producto se puede

proteger el diseño y la patente pero no es lo mismo se protegen cosas distintas. Puede
haber una patente y un diseño pero protegen cosas totalmente distintas.
Copyright y Diseños. Se puede proteger como diseño sí, puede ser protegido como
derecho de autor también. Se pueden sumar diseño+ derecho de autor. Este ultimo tiene
más años de proteccion (70 años después de la muerte del autor).
Marcas y diseños
La proteccion por marcas y diseños se puede simultanearse. Puede ser la botella de
Freixenet puede ser marca tridimensional y también un diseño. Se protege la
configuración estética de la botella (no puede usar para ningún tipo de bebida, se
protege el envase con independencia de su destino) y la marca es para identificar el
origen empresarial para vinos espumosos.
TEMA 5. El derecho contra la competencia desleal

5.1. El derecho contra la competencia desleal. La Ley de competencia desleal
Secreto empresarial  concepto amplio. Informaciones, conocimientos ya sean
tecnológicos, científicos, industriales, comerciales, financieros que reúnan tres
requisitos:
1. Que la información sea efectivamente secreta en el sentido de que en su
conjunto o su configuración no es conocido por las personas pertenecientes a las
54
círculos. Ej. Preformar acero. Yo utilizo una sustancia que mejora el corte. Esto
es secreto cuando esa información no es generalmente conocida por las personas
que utilizan ese tipo de información o no es conocible. Por ejemplo si lo saben
los competidores no es un secreto. Ese secreto puede ser una invención
patentable: o hago publico la tecnología y pido la patente o lo mantengo en
secreto.
2. Esa información tiene que tener un valor empresarial. Me da una ventaja
competitiva
3. Que se hayan adoptado medidas razonables por parte del titular para mantenerlo
en secreto. Hay que adoptarlas tanto ad intra como ad entra.
Violación de secreto
Se produce cuando la obtención del secreto sin consentimiento de titular se lleva a cabo
mediante el acceso, apropiación o copia no autorizado de material que tenga el secreto o
cualquier otra actuación contrario a las practicas comerciales.
Captar o hacerse con el secreto, utilizar el secreto aunque quien haya obtenido ese
secreto tuviera una relación laboral con el titular pero infringido su deber de
confidencialidad. También hay violación cuando los hace una persona que cuando lo
hace sabia o debía saber que obtenía el secreto de forma ilícita. También aquel que
produce, ofrece o comercializa mercancías infractoras, utilizando el material
incorporaba un secreto utilizado de forma ilícita por haberse revelado por un tercero.
5.4. Ámbito territorial
5.5. Cláusula general de prohibición de actos de competencia desleal
5.6. Los grupos de casos
5.6.1. La sistematización de los actos de competencia desleal. El acto de
55
competencia desleal como género y las prácticas comerciales en relación con los
consumidores y la publicidad desleal como especies
5.6.2. Actos de confusión
5.6.3. Actos de engaño
5.6.4. Actos de agresión
5.6.5. Actos de denigración
5.6.6. Actos de comparación
5.6.7. Actos de imitación
5.6.8. Explotación de la reputación ajena
5.6.9. Violación de secretos empresariales
5.6.10. Inducción a la infracción contractual
5.6.11. Violación de normas
56
5.6.12. Discriminación
5.6.13. Venta a pérdida
5.7. Acciones derivadas de la competencia desleal
57

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DERECHO DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

BLOQUE I: APROXIMACIÓN AL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE LA

TEMA 1.- Introducción

BLOQUE II: DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TEMA 2. –La protección jurídica de los signos distintivos

TEMA 3.- La protección jurídica de las invenciones y otras creaciones industriales

3.2. Modelos de utilidad

BLOQUE III: Derecho de la competencia

TEMA 5.- El derecho contra la competencia desleal

TEMA 6.- DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

1.1. La competencia económica

La competencia económica podemos definirla como una situación en la que existe un

El derecho de defensa de la competencia busca asegurar la par conditio concurrentium

- Barreras de entrada artificiales

El derecho de la competencia se subdivide en dos partes: las normas de defensa de la

Con la normativa contra la competencia desleal se prohíben las conductas desleales,

Se regulan comportamientos que objetivamente son reprochables (no es un cajón de

1.2.2. Derecho de defensa de la competencia

Las normas de defensa de la competencia se ocupan de proteger o tutelar una

Conductas prohibidas en el derecho antitrust:

El concepto de bien inmaterial  toda la propiedad intelectual se nutre de creaciones

- La propiedad intelectual en sentido amplio y estricto

En sentido estricto, es la protección del derecho de autor; la protección de aquellas

1.3.1. Los bienes inmateriales y la protección jurídica de los bienes inmateriales

Marcas  Sirve para distinguir el origen empresarial de un producto. Símbolo que

Patentes  Protegen innovaciones, un avance tecnológico. Quien encuentra una

Diseños  Configuración formal de un producto. La protección es también limitada, en

Obras protegidas por la propiedad intelectual  Protección a través de derechos de

1. Protección de los signos distintivos:

Las marcas cumplen tradicionalmente es para identificar el origen empresarial de los

Ámbito de aplicación (art. 1 LM). Para la protección de los signos distintivos se

Adquisición del derecho (art. 2 LM)

Legitimación (art. 3 LM)

2.1.1. Concepto y régimen jurídico

Hay sistemas como el nuestro - en Alemania no - en el que la marca se puede vender

Hasta ahora, el concepto de marca se sustentaba sobre dos parámetros:

1. Parámetro sustancial: una marca es un signo con capacidad para diferenciar el

2.1.2. Objeto: signos distintivos

Principio de especialidad. Lo que se quiere expresar es que el sistema de marcas es

2.1.3. Requisitos de protección: prohibiciones de registro

CAPACIDAD DIFERENCIADORA DEL SIGNO EN EL PLANO CONCRETO: ART

Sin capacidad distintiva  sobre la prohibición de genericidad. Ante la duda, lo que

Genérico  Descriptivo (no accederá al registro, pero en el procedimiento se pueden

Signos descriptivos de las características del producto o servicio: especie, cantidad,

Signos o indicaciones habituales para designar en el comercio al producto o

Prohibiciones específicas para marcas tridimensionales. Lo que importa es si esa

Contrarios a la ley, orden público o a las buenas costumbre. Su incorporación en

Signos engañosos (cabe subsanación en el proceso de solicitud). Chocolates belga

El fenómeno de la vulgarización de la marca  una marca tan buena o exitosa que

Apuntes sobre las prohibiciones absolutas:

El sistema de marcas es un sistema registral y, por tanto, cuando se solicita el registro de

Si el examinador deniega la inscripción, se puede recurrir ante la misma oficina para

Fundamentos de las prohibiciones absolutas (concurrentes o alternativas)  Casi todas

Las prohibiciones absolutas son:

b) Creación de un conjunto distintivo:

Se incluyen en los signos comunes las marcas tridimensionales: signos constituidos

5. Signos contrarios al orden público: Son signos contrarios a la Ley, al orden

7. Otras prohibiciones absolutas:

Excepciones a prohibiciones absolutas:

PROHIBICIONES RELATIVAS (ART. 6-10 LM)

Prohibiciones relativas de acceso al registro (art. 6 LM). Entramos en materia que

Fundamento: una marca no se puede conceder o, si ha sido concedida, ha de ser

2. Renombre de la marca prioritaria