TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

y DE LA PROPSEDAD INTELECTUAL
Sa/a EspeciaHzada en Propiedsd Intelectual

RESOLUCI^N N9 0922-201 TfTPI-INDECOP!

EXPEDIENTE ? 640503-2015/DS D

ACCIONANTE COLORTEX PERU S.A.

EMPLAZADA CREDITEXS.A.A.

Accion de cancelacion de marca por falta de uso.

Lima, veintitres de marzo de dos mil diecisiete.

I.ANTECEDENTES

Con fecha 11 de noviembre de 2015, Colortex Peru S.A. (Peru) solicito ia

canceiacion de la marca de producto constituida par la denominacion ALPACA
PACIFIC y logotipo (Certificado ? 1206901), registrada a favor de Creditex
S.A.A. (Peru) para distinguir tejidos y productos textiles no corn p rend id os en
otras ciases; ropa de cama y de mesa de fa clase 24 de la Nomenclatura
Oficial, par cuanto la referida marca no ha sido usada por su actual titular
durante ios tres anos consecutivos precedentes a! inido de la presente accion.

Con fecha 22 de febrero de 2016, Creditex S.A.A. absolvio el traslado de la

accion de cancelacion adjuntando medios probatorios para acreditar el uso de
su marca y solicito la confidencialidad de ios mismos2. Asimismo, soiicito se
tenga en cuenta las muestras fisicas que obran en e! Expediente ? 640494-
2015.

Colortex Peru S.A., con fecha 3 de mayo de 2016 sehaio io siguiente:

La emplazada tiene intencion de desconocer los pronundamientos de la
autoridad y eiudir la presents cancelacion, habiendo actuado de mala fe al
tachar infonnacion relevante en las pruebas que presento, lo que ocasiona

2 Mediante proveido de fecha 6 de abril de 2016, la Comision de Signos Distintivos desestimo el pedido de
confidencialidad de la documentacion presentada. Con fecha 15 de abri! de 2016, ia emplazada adjunto
copia de las mismas boietas de venta adjunfadas en su escrito de fecha 22 de febrero de 2016, con ios
dates de ios dientes tachados.

M-SPKI1/01 1-17

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RESOLUCION W° 0922-2017/TPf-INDECOPi

EXPEDIENTE ? 640503-2015/DSD

que no sea posibie identificar si los supuestos clientes son agentes

economicos que forman parte del mismo gmpo empresarial de la
emplazada, con lo cual no se estaria demostrando el uso en el mercado.
De la revision de los Estados Financieros de la empiazada, se advierte que
el 19 % del ingreso bruto proviene de la venta de ias empresas vinculadas.
El motive de ocultamiento seria la falta de prueba de uso de la marca de
manera real y efectiva, en la cantidad y modo que corresponde.
De forma temeraria !a emplazada afirma que adjunta publicidad dentro del
periodo pertinente, cuando la misma refiere a los anos 2010 y 2009, es
decirfuera del periodo relevante.
E! ocultamiento de informacion constituye una conducta obstrucdonista por
parte de la emplazada.
En los expedientes ? 646176, ? 646177, ? 646178 y ? 641906 obran
pmebas que acreditan ia mala fe de CREDITEX.
No se debio presentar ias boletas de venta con informacion tachada,
constituyendo ello una clara transgresion al Principio de conducta
procedimental.
Los comprobantes de pago fueron indebidamente manipulados, por lo que
no generan conviccion respecto de su contenido, careciendo por tanto de
valor probatorio.
La publicidad aportada, puede que no haya sido difundlda efectivamente en
el mercado, considerando los errores materiales que contiene, que hubiera
ilevado la infracdon de normas administrativas. Asimismo, dicha publicidad
no se encuentra dentro del periodo pertinente.
La mayona de boletas de venta han sido emitidas fuera del periodo
pertinente, no presentan consignadas la marca materia de cancelacion y no
pmeban el uso continuo de la misma.
La cantidad comerdaiizada es insuficiente para acreditar el uso de la marca
cuya cancelacion se pretende, considerando que la emplazada es una
empresa grande que lista en ia bolsa, sus niveies de venta son altos, y los
productos para los que esta inscrita son de consumo masivo.
Una fabrica no produce menos de mil metres, por lo cual se estaria ante
una venta de remate de saldos, evidenciandose la falta de interes en usar
la m area.
Se remitio al cd que fue presentado en el Expediente ? 640473-2015.

1-SPI-01/01 2-17

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RESOLUCfON A/° 0922-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE ? 640503-2015/DSD

Mediante proveido de fecha 14 de julio de 2016, ia Secretaria Tecnica de la

Comision de Signos Distintivos solicito a la emplazada, para mejor resolver,
que cumpla con presentar ias copias de las boletas de venta aportadas en las
que deberan apreciarse los datos de los clientes a favor de quienes se
emitieron dichas boietas.

Con fecha 18 de julio de 2016, Creditex S.A.A. absolvio ei requerimiento de la

Secretaria y presento las pruebas presentadas.

Mediante Resoiucion N0 2046-2016/CSD-INDECOP1 de fecha 1 de agosto de

2016, la Comision de Signos Distintivos dedaro fundada la accion de
cancelacion interpuesta. Considero lo siguiente:
(i) De la revision de las copias de boletas emitidas dentro del periodo
pertinente, se verifica que Creditex S.A.A. ha comerciaiizado lanilla, tafetan,
casimir y prendas de vestir, entre ei 15 de noviembre de 2012 y el 28 de
diciembre de 2012, debiendo precisar que algunos de dichos productos
textiles fueron identificados con la marca PACIFIC.
(ii) No obstante ello, cabe agregar que la frecuencia de comercializacion
demostrada no se ajusta a io esperado en los productos textiles que
distingue la marca objeto de la presente accion; debiendo tener en cuenta
que en ei presents caso se ha demostrado la venta de productos textiles
unicamente entre noviembre y diciembre de 2012, io cual no evidencia que
tales productos hayan sido comercializados en la frecuencia que
nomnalmente corresponde a dicho tipo de productos.
(iii) En este sentido, en el presents caso, Creditex S.A.A. no ha presentado
medios probatorios suficientes que permitan demostrar el uso de la marca
ALPACA PACIFIC (Certificado ? 120690), en la forma establecida por la
legislacion aplicable; por lo que en virtud a lo dispuesto en el articulo 165
de la Decision 486, corresponde cancelar par faita de uso el registro de la
marca de producto inscrita con Certificado ? 120690.

Con fecha 17 de agosto de 2016, Creditex S.A.A. interpuso recurso de apelacion

manifestando que los medics probatorios presentados si son idoneos para
acreditar el uso de su marca ALPACA PACIFIC y logotipo (Certificado ?
120690) para distinguir productos de la clase 24 de ia Nomenclatura Oficial.

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RESOLUCION W° 0922-2017/TPl-INDECOPI

EXPEDIENTE Nts 640503-201 S/DS D

Con fecha 28 de setiembre de 2016, Colortex Peru S.A. absolvio el traslado de la

apeiacion sehalando lo siguiente:
Creditex S.A.A. ha actuado de maia fe, al intentar reservar el nombre de los
clientes y los precios de los productos que comerdaliza que aparecen en ias
boletas de venta presentadas. (sic)
- Las ventas acreditadas por ia emplazada son muy bajas en relacion a los
montos de sus ventas anuales.
La emplazada adquirio la marca objeto de cancelacion debido a una
adquisicion global de activos, y no porque haya tenido un interes especial en
dicha marca.
Las boletas presentadas corresponden al remate de saldos segun el audio
que obra en el cd presentado.
La publicidad presentada no se remite al afio 2015, como io senala la
empiazada, sino a! ano 2009 o 2010, y no hace referenda a la marca objeto
de canceiacion.
La conducta obstruccionista de la emplazada se desprende de la evaluacion
de ios Expedientes ? 641906-2015, ? 646178-2016, ? 646177-2016 y ?
646176-2016, en los cuaies obran las pruebas que acreditan la mala fe de
CreditexSAA.
Las muestras fisicas de telas y fotografias no deben ser consideradas por
cuanto no cuentan con fecha cierta.
La mayoria de boletas de venta presentadas han sido emitidas fuera del
periodo relevante.
Los productos de !a clase 24 de la Nomenclatura Oficial son de naturaleza
masiva, sin embargo, las boietas de venta presentadas datan de! ario 2012,
considerando la envergadura de una empresa como Creditex S.AA
- Se remite a los Estados financieros separados al 31 de didembre de 2012 y
2011 junta con el Dictamen de los auditores independientes de la emplazada
que obran en el Expediente ? 640473-2015.
- Deben considerarse los siguientes medios probatorios:
- Cd que contiene 2 audios en ios cuales 3 representantes de la emplazada
reconocen que ios productos comercializados corresponden a saidos, y que
la empresa no tiene intencion real de usar la marca una vez que dichos
remanentes se hayan vendido.
- La emplazada pretende utilizar los mismos medios probatorios para acreditar
el uso de distintas marcas en los distintos expedientes en los que ha
solicitado la canceiacion de las mismas.

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RESOLUCION ? 0922-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTS N" 640503-2015/DSD

II. QUESTION EN DSSCUSION

La Sala Especializada en Propiedad intelectual debera detemninar si se ha

acreditado el uso de la marca de producto ALPACA PACIFIC y logotipo
(Certificado ? 120690).

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) Creditex S.A.A. (Peru) es titular de la marca de producto ALPACA PACIFIC y

logotipo (se reivindica colores), confomne af modelo, que distingue tejidos y
productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de
mesa de ia dase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 12 de julio de
2006, con Certificado ? 120690, vigente hasta el 20 de octubre de 20163.

b)Asimismo, Creditex SAA. fue tituiar de las marcas GABARDINA PACIFIC

(Certificado ? 129496), SUPER 1 GO'S PACIFIC y logotipo (Certificado
? 120689), PAMO U PACIFIC y logotipo (Certificado ? 121932), PACIFIC
SUPER 100, (Certificado ? 64938), entre otras.

2. Cancelaciones por falta de uso

2.1 Marcp conceptual

El articulo 165 de la Decision 486 establece que, a solicitud de persona

interesada, la Oficina Nacional Competente cancelara e! registro de una marca
que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su tituiar, par un

Cabe senalar que el registro en mencion se encuentra dentro de los seis meses de plazo de gracia para
su renovacion.

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iicenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los
Raises Miembros, durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicio ia accion de cancelacion.

Esta nonma dispone que la accion de cancelacion solo podra iniciarse una vez
que hayan transcurrido tres anos contados a partir de la fecha de notificacion
de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectlva
en la via acfministrativa. Adicionaimente, dispone que ia cancelacion de un
registro por faita de uso de la marca tambien podra solicitarse como defensa en
un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe senalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos
tipos: una de indoie esencial y otra de indole funcionai. Entre las finalidades
esenciales esta la de contribuir a que la marca se consolide como bien
inmaterial mediante la asociacion entre signo y producto en la mente de los
consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular,
un uso adecuacto de la marca es importante para que esa asociacion se haga
realidad. Otra finalidad esencial dei uso obligatorio es aproximar ei contenido
formal del registro a la reaiidad concreta de la utilizacion de las marcas en el
mercado. Tal aproximacion puede contribuir a resolver los problemas que se
presentan ai determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente
registrada son o no confundibles. La finalidad funcional del use obligatorio tiene
por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el
abanico de posibilidades que no estan siendo usadas para facilitar que nuevos
solicitantes puedan acceder a estas.

2.2 Cancelacion parcial del reqistro

El tercer parrafo del articulo 165 de la Decision 486 establece que cuando la
falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de !os productos o
sen/icios para ios cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una
reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendldos en
el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese
usado; para eilo, se debera tomar en cuenta la identidad o simiiitud de los
productos o servicios.

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RESOLUC16N /V° 0922-201 TfTPHNDECOPI

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De acuerdo a esta disposicion, en aqueilos casos en los que el titular de una

marca registrada no demuestre el uso de todos (os productos o servicios para
los cuales se encuentra registrada, ia autoridad ordenara la reduccion o
limitacion det registro de forma tal que identifique unica y exclusivamente los
productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado.

Segun sea el case, la Autoridad debera deddir si dispone que la marca

mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en ei
registro o si iimita los productos o servicios que distinguira la marca en el futuro
a los efectivamente utilizados en el mercado; todo en funcion a las pruebas que
se aporten en ei respective procedimiento. Esto ultimo es io que se conoce
como cancefacion parciai del registro.

Elhecho de quela Autoridad tenga actualmente mayores opciones a! momento

de resolver las acciones de cancelacion no significa que esta figura haya
variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, ia
Decision 486 - al igual que la normativa anterior - establece que toda persona
interesada podra solicitar a ia Oficina Nacional Competente la cancelacion del
registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, par un
licenciatario o par otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al
menos uno de los Paises Miembros, durante !os tres anos consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicio !a accion de cancelacion (articulo 165).
En ese sentido, la nomna no preve la posibilidad de que el interesado opte entre
solicitar la cancelacion del registro en forma total (figura tradicional de !a
cancelacion) o la canceiacion de aquellos productos o servicios cuyo uso en el
mercado no ha sido acreditado (canceiacion parcial).

For las razones anotadas, en aquellos cases en los que el interesado soiicite
una cancelacion "parcial", la Autoridad - en aplicacion del principio de impulso
de oficio, recogido en ei articulo IV del Titulo Preiiminar y 145 de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - debera encausar dicha
sollcitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelacion, debiendo
informar este hecho ai interesado, asi como al titular de la marca materia de la
cancelacion, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la
cuestion controvertida en el procedimiento. Ast, el titular de !a marca tomara
conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los

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productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se procedera a

canceiar total o parcialmente el registro, segun sea el caso.

La Sala considera pertinente senalar que si bien la posibilidad de cancelar

parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una
carga probatoria mayor a la que tenia bajo el regimen anterior, esta figura
constituye una herramienta util que contribuye a que la cancelacion cumpla de
mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de
ilustracion, conviene senalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un
registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos
juridicos como el espanol y ei Sistema Comunitario Europeo.

2.3 Condiciones de! uso de ia marca

Ei articulo 166 de la Decision 486 establece dos supuestos en los cuales se

considera que !a marca ha sido usada:
(i) Cuando ios productos o servicios que ella distingue han sido puestos en e!
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que nonnalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectua
su comercializacion en el mercado; y
(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Raises Miembros, segdn lo establecido en el parrafo
anterior.

Asimismo, la norma preve que el uso de la marca en modo tal que difiera de la
forma como ha sido registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su caracter distintivo no motivara la canceiacion del registro por falta de
uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca.

A fin de determinar cuando y como se cumple con la obligacion de uso de la

marca, ei Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia4 - que tambien resuita
aplicabfe a la Decision 486 - ha interpretado lo siguiente:

4 Proceso ? 17-BP-95, Gaceta Oficiai del Acuerdo de Cartagena ? 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y
ss; Proceso ? 1 l-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN0 299, publicada el 17 de ortubre de 1997, pp.
28 y ss; Proceso ? 22-IP-2005, Gaceta Oficiai dei Acuerdo de Cartagena N0 1207, pubiicada ei 16 de
junio de! 2005, pp. 2-13.

/t-SPI-01/01 8-17

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En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera

que no basta con la mera intencion de usarla o con la publicidad de la
misma, sino que el uso debe manifestarse externa y publicamente, para que
sea real y no simplemente formal o simbolico.

En cuanto al elemento cuantitativo: la determinacion de! uso de ia marca es

relativa y ha de reiacionarse con el producto o servido de que se trate y con
las caractensticas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si una marca
distingue bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la
demostracion de que en un ano se han efectuado dos o tres ventas pues su
naturaleza, compiejidad y elevado precio hacen que el numero de
operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podria decirse que existe
comerciaiizacion real de un producto, como el mafz, porque en un ano solo
se haya colocado en ei mercado tres bultos del grano.

Desde el punto de vista del periodo previsto en !a norma comunitaria para la

utilizacion de la marca, se establece claramente que se incurrira en !a causal
cuando la marca no se hubiese usado durante los tres anos consecutivos
precedentes a la interposicion de la accion de cancelacion.

A tenor de lo establecido en el articuio 167 de la Decision 486, corresponde ai

titular aportar las pruebas del uso de ia marca. Asimismo, constituyen medios
de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciaies, documentos contabies
o certificaciones de auditoria que demuestren ia reguiaridad y la cantidad de la
comerciaiizacion de las mercancias identificadas con la marca.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta
de uso de una marca solo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios
para los cuaies estuviese registrada, se ordenara una reduccion o iimitacion de
la lista de los productos o servidos comprendidos en el registro, eiiminando
aquelios respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para el!o, habra
de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, tal como !o ha estabiecido la Sala en !a Resolucion ? 1183-

2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005 (precedente de
obsen/anc'sa obligatoria que estabiece los cnterios para la apiicacion del tercer
parrafo de! articuio 165 de fa Decision 486), modificada por la Resoiucion ?

M-SPI-01/01 9-17

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EXPEDIENTE N" 640503-2015/DSD

2076-2016/TPI-INDECOP) de fecha 27 de junio de 2016 (precedente de

observancia obligatoha que modifica el precedente aprobado mediante
Resolucion ? 1183~2005/rPi-INDECOPf):

(i) La norma dispone que !a Autoridad "ordenara" la reduccion o limitacion de la

lista de los productos o servidos cuyo uso no haya sido acreditado, por lo
que la norma no establece una facuitad, sino que impone una obligacion: la
de cancelar pardaimente el registro de una marca respecto a aqueilos
productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.
(ii) La norma estabiece - refiriendose a la reduccion o limitacion antes
senalada - que debera tomarse en cuenta la "identidad o similitud" de los
productos o servicios.

La Sala considera que la identidad o simiiitud debe evaluarse respecto de los

productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para
mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad debera
determinar:
a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio identico a
uno especificamente detaliado en la iista de productos o servicios de la
marca; o
b) Si se acredita ei uso de !a marca para un producto o servicio que no se
encuentra especificamente detailado en la lista de productos o servicios
que esta distingue se debera verificar no solo si dicho producto o servicio
se encuentra comprendido en un genero de productos o servicios
distinguidos expresamente por la marca, sino tambien si tai producto o
servido guarda similitud con los demas productos o servicios
comprendidos dentro dei genera. E! hecho que se acredite el uso de una
marca para un producto o servicio comprendido en un genero de
productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina
automaticamente que se deba mantener la vigencia def registro con
relacion a dicho genero de productos o servicios, elio estara condicionado
a que los productos o servicios especificos, cuyo uso se ha acreditado,
guarden similitud con los demas productos o servicios comprendidos en el
genera distinguido en el registro de la marca, caso contrario
correspondera reducir o limitar los productos o servidos identificados con
la marca unicamente a aquelios cuyo uso se ha acreditado.

/I-SPI-01/01 10-17

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EXPEDIENTEN0 640503-2015/DS D

La intencion de la nomna - a chterio de la Sala - no es mantener el registro de

una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, ademas, para
"sus similares". La figura de la cancelacion de la marca tiene por objeto reflejar
del mode mas precise !a realidad del uso de la marca en ei registro que la
respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto
de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en
e! mercado y, ademas, para "sus similares", se estaria contraviniendo la
finalidad de !a acdon de cancelacion, asi como ampliando la lista de productos
o servicios del registro de la marca, generando ello una contravencion a lo
dispuesto en el articulo 139 inciso f) de la Decision 4865 .

Consecuentemente, si unicamente se acredita e! uso de ia marca para

distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en aiguno
de los supuestos antes descritos, se procedera a la cancelacion de su registro,
tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que
acredite ei usa de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta util tomar
como referenda el siguiente cuadro explicativo:

Se manfiene
Acredita el uso Se cancels ei
Distingue: vigente
para: registro para:
para:
{a, b, c, d, e, f, g} {a, b, c, d} {e, f, g} {a, b, c, d}
{a, b, d y
{a, b, c, d y demas} {c} demas} {c}
Marca
"X" {a, b, c, d y demas} {a,b,c,d} {y demas} {a, b, c, d}
{k}
[k no esta
especificamente
{a, b, c, d y
{a, b, c, d y demas} detaliado en la
demas}
{k}
iista, pero
pertenece al "y
demas"]

Articulo 139.- "El pefitorio de la soiicitud de registro de marca estara contenido en un formulario y
comprendera io siguiente;
f) la indicacion expresa de los productos o servicios para Jos cuaies se solidta el registro de !a marca;
(...)".

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EXPEDIENTE W° 640503-2015/DSD

{b+}
[b+ no esta
especificamente
detallado en la
lista, pero
pertenece a b; {a, b, c, d, e, f, {b+}
{a, b, c, d, e, f, g}
sin embargo, no g}
guarda simiiitud
con todos los
pro d u dos
comprendidos
dentro de b]
{b+}
[b+ no esta
especificamente
detaUado en la
lista, pero

{a, b, c, d, e, f, g}
pertenece a b,
{a, c, d, e, f, g}
{b}
ademas guarda
similitud con
todos los
prod u dos
comprendidos
dentro de b]
{m}
[m no esta
especificamente
detallado en la {a, b, c, d, e, f,
{a, b, c, d, e, f, g} {0}
lista ni g}
pertenece o es
similar a "a, b, c,
d, e, fog"}

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele pardaimente ei

registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma
automatica al registro de una marca identica o similar para distinguir los
productos o servicios que fueron materia de cancelacion, ya que dicha
circunstancia debera ser evaluada por la Autoridad en el respectivo
procedimiento de registro de marca.

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2.4 Forma del uso de la marca

Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo ai producto

o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en
consideracion las caracteristicas y el tipo de cada marca, asi como los
productos y servicios correspondientes, ya que solo un uso de acuerdo a las
caractensticas comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto
par la ley.

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podra

acreditarse con documentos que demuestren, par ejemplo, la venta de tales
productos (facturas, boletas de venta)6 en la cantidad suficiente que,
dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisicion del producto de
que se trate, pueda razonablemente revelar un usa efectivo de la marca en e!
respective producto.

Ast, sera distinto el criteria para evaluar el uso de una marca que distingue
productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lacteos), que el de
una marca que cfistingue productos de venta esporadica o por encargo
(automoviles, ropa de disenador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

Sin embargo, no solo podra acreditarse el uso de una marca de producto con
documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el
mercado. La presentacion de catalogos o pubiicidad, en la que se aprecie la
marca en reiacion directa con el producto, seran elementos de juicio que
contribuiran a la comprobacion del uso de una marca de producto.

Ai respecto, si bien ia presentacion de una muestra fisica de un determinado

producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de
verificar el uso en el mercado de la marca en relacion directa con el producto

6 Dichos documentos deberan consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el codjgo
que se use para identificar a la misma, lo cual tambien debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el
use de la marca registrada debera apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a tituio
de nombre comerdal (a saber, en el encabezado de !a factura o en el membrete de la misma), dado
que dicho uso solo acreditaria el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de
sus actividades economicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el
mercado.

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(sobre todo en el caso de marcas figurativas o mlxtas)7, dichas pruebas no

seran idoneas para acreditar el uso de una marca si no puede deterrriinarse
con precision la fecha de su produccion, elaboracion o impresion y su efectiva
puesta en el mercado.

Lo dicho con relacion a las marcas de producto no se apiica sin mas a las
marcas de servicio (par su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la
marca de servicio puede iimitarse ai uso en pubiicidad puesta en
establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestacion del
servicio.

En atencion a ello, seran medios de prueba idoneos a fin de acredltar el uso de

una marca de servicio, ademas de facturas, recibos par honorarios o contratos
de servicio, publicidad, etc., la fijacion de la marca registrada en objetos o
lugares que puedan ser percibidos por el pubiico usuario como identificadores
de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catalogos, volantes,
tripticos, encartes, presupuestos, papel membretado), asi como publicidad
efectiva de la marca con reiacion a los servicios que distingue.

Habra que tomar en cuenta que en el caso de !as marcas de servicio la

publicidad tiene mas importancia que en el de las marcas de producto, siendo
!o mas importante ponderar si la publicidad resulta sufidente para indicar que la
marca identifica un origen empresariai determinado.

Finalmente, ademas de los criterios antes senalados, cabe agregar que todo
documento o pmeba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de
haber sido emitido, produddo o fabricado dentro del plazo que se tiene para
acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres anos anteriores al inicio
de la correspondiente accion de canceladon porfalta de uso.

7 A! respecto, cabe senalar que las facturas son documentos de naturaieza mercanti! en los que, por lo
general, ademas de incSuirse una descripdon dei articulo o articulos que son objefo de venta, se
consigns la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o especificos
disenos o elementos graficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituiran pruebas a tomarse
en cuenta, entre otras: la publJddad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la
marca mixta, las ordenes de confeccion de etiquefas o la impresion de envolturas que sean capaces de
crear conviccion sobre ef uso de )a marca tal cual fue registrada.

I-SPK)I/OI 14-17

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3. Anaiisis del caso en concreto

En atencion a lo indicado en el numerai precedente, para efectos de analizar el

uso de una marca en el mercado, se deben verificar los siguientes criterios:
• Que el signo que el titular de la marca utiliza en el mercado sea identico
a la marca registrada, salvo que las diferencias esten referidas a detalles
o elementos que no aiteren su caracter distintivo.
• Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido puestos en
ei comerdo o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y
del mode que nonnaimente corresponde.
• Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los
productos o servicios que distingue la marca.

Cabe precisar que para la evaluacion o anaiisis del segundo y tercer criterio es
necesario que se haya cumplido con acreditar el cumplimiento del primero.

Asimismo, una vez cumplido el primer criterio, de acuerdo a lo estableddo por el

articulo 165 de la Decision 486, debe acreditarse el uso de la marca materia de
cancelacion, durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicio la accion de canceiacion.

En ei presente caso, ia emplazada ha presentado ios siguientes documentos en

calidad de medios de prueba:
(i) Copia de volantes publicitarios de los anos 2009 y 2010.
(ii) impreso conteniendo diversos signos que presentan ei termino PACIFIC.
(iii) Muestras fisicas e impresiones de fotograffas de las mismas, en relacion a
productos identificados con ias siguientes denominaciones:
TWEED PACIFIC - CREDITEX.
CASIMIR PACIFIC - CREDITEX.
LINO PACIFIC - CREDITEX.

(Iv) Copia de 23 boletas de venta electronicas emitidas por Creditex S.A.A. entre
ei 11 de noviembre de 2012 y el 29 de diciembre de 2012, par ei concepto
de venta de diversos productos textiles.
(v) Copia de 29 boletas de venta electronicas emitidas entre el 7 de enero de
2012 al 27 de octubre de 2012.

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EXPEDIENTS Na 640503-2015/DS D

3.1Valoraci6n de las pruebas presentadas

Previamente al analisis de !os medios probatorios presentados por la emplazada,

conviene sehaiar que, dado que la presente accion de cancelacion se ha
interpuesto el 11 de noviembre de 2015, conforme a io dispuesto par el articulo
165 de la Decision 486, la emplazada debe acreditar el uso de la marca materia
de cancelacion, en el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2012 v
el 11 de noviembre de 2015.

En virtud a lo antes expuesto, no se tomaran en cuenta los siguientes medics

probatorios par encontrarse fuera del periodo relevante o par no contener fecha
cierta, segun sea el caso:
(i) Copia de volantes publicitarios de ios anos 2009 y 2010.
(ii) Impresion conteniendo ctiversos signos que presentan ei termino PACIFIC,
muestras ffsicas e impresiones de fotografias de las mismas, por no
contener fecha cierta.
(iii) Boletas emitidas entre el 7 de enero de 2012 y 27 de octubre de 2012, par
encontrarse fuera del periodo relevante para la acreditacion del uso de la
marca materia de cancelacion.

De la revision de ias demas pruebas senaladas en el item iv), referidas a las

copias de boletas de venta, se advierte que dichas pruebas presentadas por la
emplazada en el presente expediente corresponden a las presentadas en el
Expediente ? 640484-2015, en el cual se tramito la accion de cancelacion del
registro de la marca de producto PACIFIC SUPER 100 (Certificado ? 64938).

En ese sentido, no obstante que en el referido expediente el registro de la

marca PACIFIC SUPER 100 (Certificado ? 64938) fue cancelado por no haberse
acreditado ia continuidad en el uso, en el presente caso no corresponde evaluar
las mismas pruebas para acreditar el uso de otra marca (ALPACA PACIFIC y
logotipo (Certificado ? 120690).

Par lo expuesto, !a Sala concluye que los medios probatorios presentados no

resultan idoneos a fin de acreditar el uso real y efectivo en el mercado de la
marca de producto ALPACA PACIFIC y iogotipo, en relacion a ios productos
que distingue, inscrita bajo Certificado N0120690,a favor de Creditex S.A.A.

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EXPEDIENT£ /V° 640503-2015/DS D

IV. RESQLUC!ON_DE_.^^^^

CONFIRMAR la Resolucion ? 2046-2016/CSD-INDECOPI de fecha 1 de agosto

de 2016, que CANCELO ei registro de la marca de producto ALPACA PACIFIC y
logotipo, inscrita bajo Certificado N0 120690, a favor de Creditex S.A.A., para
distinguir tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de
cama y de mesa de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervencion de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Dsaz,

Nestor Manuel Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castaneda
Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

EN JACQUELINE GAVELAN DIAZ

Preside la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

M-SP1-01/01 17-17

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CaUe De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Tdf.: 224 7800
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