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Año XXVIII - Número 1961

Lima, 6 de julio de 2011

SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina


Pág.
Proceso 125-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, a solicitud del consultante, del artículo 14 de la
Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los
artículos 1, 3 y 6 de la misma normativa, con fundamento en la consulta
solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, Quito,
República del Ecuador. Expediente Interno Nº 17504-2010-0052-VJ. Actor:
CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR. Caso: Doble Tributación ............ 1
Proceso 21-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Marca: GRUPO NOVA (mixta). Actor: sociedad GRUPO NOVA
S.A. Proceso interno Nº 2004-00067 .......................................................... 9
Proceso 24-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) de la Deci-
sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo
de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo, Sección Primera, e interpretación, de oficio, de los artículos 136
literales a) y b), 150 y 190 de la misma Decisión. Actor: ALIMENTOS
CONCHITA LTDA. Marca: “CONCHITA” (denominativa). Expediente In-
terno Nº 2007-00100 .................................................................................... 21

PROCESO 125-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, del artículo 14 de la


Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los
artículos 1, 3 y 6 de la misma normativa, con fundamento en la consulta
solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, Quito, República
del Ecuador. Expediente Interno Nº 17504-2010-0052-VJ. Actor: CITIBANK N.A.
SUCURSAL ECUADOR. Caso: Doble Tributación.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- VISTOS:


DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días
del mes de abril del año dos mil once, procede a Que, la solicitud de interpretación prejudicial y
resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial sus anexos cumplen con los requisitos com-
formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal prendidos en el artículo 125 del Estatuto del
No. 1, Cuarta Sala, Quito, República del Ecua- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
dor. así como con las exigencias del artículo 33 del

Para nosotros la Patria es América


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Tratado de Creación, por lo que, su admisión a tablecimiento de glosas en relación con va-
trámite fue considerada procedente en el auto rios procedimientos contables y la falta de
emitido el 08 de abril de 2011. soportes en la contabilidad del banco.

I. ANTECEDENTES. 4. Contra el anterior acto administrativo no se


presentaron recursos.
El Tribunal, con fundamento en la documenta-
ción allegada estima procedente destacar como 5. La sociedad CITIBANK N.A. presentó de-
antecedentes del proceso interno que dio lugar manda contencioso tributaria ante el Tribu-
a la presente solicitud, lo siguiente: nal Distrital de lo Fiscal.

II. LAS PARTES. 6. La Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo


Fiscal No 1, Quito, República de Ecuador,
Demandante: CITIBANK N.A. SUCURSAL solicitó interpretación prejudicial del artículo
ECUADOR. 14 de la Decisión 578 de la Comisión de la
Comunidad Andina.
Demandada: DIRECTOR REGIONAL NORTE
DEL SERVICIO DE RENTAS IN- B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
TERNAS, DE LA REPÚBLICA DOS EN LA DEMANDA.
DEL ECUADOR.
La demandante soporta la acción en los si-
III. DATOS RELEVANTES guientes argumentos:

A. HECHOS. 1. Dice, que las glosas establecidas en el Acta


de Determinación No. 1720100100049 son
Entre los principales hechos, algunos recogidos ilegales.
de los narrados en la demanda y otros de la
2. Sostiene, que en relación con la glosa rela-
solicitud de interpretación prejudicial y de los
cionada con los gastos operacionales paga-
antecedentes administrativos de los actos acu-
dos en el exterior (gastos en el exterior con
sados, se encuentran los siguientes:
REPFIN LTDA), el Sistema de Rentas Inter-
nas se equivocó al tomar como soporte el
1. La sociedad CITIBANK N.A., sucursal Ecua-
artículo 14 de la Decisión 578 de la Comisión
dor, presta su servicio de call center median-
de la Comunidad Andina. Esto por cuanto las
te la empresa REPFIN LTDA., ubicada en
actividades que se realizan en Colombia me-
Colombia.
diante REPFIN LTDA., no son servicios profe-
sionales, técnicos, de asistencia técnica o
2. La Dirección Regional Norte del Servicio de consultoría.
Rentas Internas expidió el Acta de Deter-
minación del Impuesto a la Renta No. 3. Manifiesta, que se debe aplicar el artículo 6
1720100100049, con fecha 20 de marzo de de la Decisión 578 de la Comisión de la Co-
2010, mediante el cual se estableció que la munidad Andina. Esta norma de carácter ge-
sociedad CITIBANK N.A., sucursal Ecuador, neral es pertinente, ya que no existe otra que
debía pagar para el ejercicio fiscal 2005 la regule la situación específica.
suma de $ 336.977.53 dólares americanos,
más los intereses generados desde la fecha 4. Arguye, que las actividades que realizan las
de exigibilidad hasta la fecha de pago de las personas que atienden el call center en Co-
mismas. Además, estableció un recargo por lombia son mecánicas, manuales, y no exi-
obligación determinada por el sujeto activo gen conocimientos técnicos o profesionales.
(20% sobre el principal) por el valor de $ Simplemente, se absuelven inquietudes bási-
67.395.51, dólares americanos. cas o se dan a escoger opciones para que el
cliente sea atendido por un contestador auto-
3. La sociedad CITIBANK N.A. en el procedi- mático.
miento administrativo, con base en el artículo
244 del Reglamento de la Ley Orgánica del 5. Agrega, que como no existe definición de
Régimen Tributario Interno, se opuso al es- servicios profesionales, técnicos o de con-
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sultoría, se debe acudir a la normativa ecua- miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el
toriana. Por ello se debe aplicar la Ley Orgá- fin de asegurar su aplicación uniforme en el
nica de Régimen Tributario Interno, el Código territorio de los Países Miembros.
Civil y la Ley del Sistema Nacional de Contra-
tación Pública. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
6. Indica, que aunque se pensara que se debe
aplicar el artículo 14 mencionado, es la DIAN El Tribunal solicitante delimita su petición de la
en Colombia la que tiene una posición cate- siguiente manera:
górica sobre la tributación; es el lugar donde
se generan los ingresos por la prestación del “Esta Sala solicita la interpretación prejudicial
servicio. Esto se encuentra respaldado en del artículo 14 de la Decisión 578 de la Comu-
pronunciamientos de la DIAN. nidad Andina de Naciones”.

7. Asegura, que el SRI no tomó en cuenta el De conformidad con lo anterior, se interpretará


principio general consagrado en el artículo 3 el artículo 14 de la Decisión 578 de la Comisión
de la Decisión 578, que consiste en que la de la Comunidad Andina y, de oficio, se inter-
potestad tributaria siempre estará en el país pretarán las siguientes normas: artículos 1, 3 y
en el que se generan los ingresos. 6 de la mencionada Decisión.

8. Sostiene, que el artículo 14 de la Decisión A continuación, se inserta el texto de las nor-


debe ser interpretado a la luz del artículo 3 de mas a ser interpretadas:
la misma normativa.
DECISIÓN 578
9. Afirma, que existe contradicción en la inter-
pretación que realizan las dos administracio- Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
nes tributarias.
“La presente Decisión es aplicable a las per-
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. sonas domiciliadas en cualquiera de los Paí-
ses Miembros de la Comunidad Andina, res-
El Director Regional Norte del Servicio de Ren- pecto de los impuestos sobre la renta y so-
tas Internas contestó la demanda de la siguien- bre el patrimonio. Se aplica principalmente a
te manera: los siguientes:

1. Argumenta, que las glosas realizadas se en- En Bolivia, Impuesto a la renta.


cuentran de conformidad con la normativa En Colombia, Impuesto a la renta.
tributaria sobre la materia. Además, se en- En el Ecuador, Impuesto a la renta.
cuentran debidamente motivadas y fundamen- En el Perú, Impuesto a la renta.
tadas. En Venezuela, Impuesto sobre la renta e Im-
puesto a los activos empresariales.
2. Sostiene, que los actos impugnados gozan
de presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Las normas previstas en esta Decisión tie-
nen por objeto evitar la doble tributación de
Es muy importante aclarar que el demandado unas mismas rentas o patrimonios a nivel
no se refirió a la glosa por gastos en el exterior comunitario.
en relación con la sociedad REPFIN LTDA. En
este sentido, no se presentaron argumentos La presente Decisión se aplicará también a
acerca de la interpretación de la normativa co- las modificaciones que se introdujeran a los
munitaria. referidos impuestos y a cualquier otro im-
puesto que, en razón de su base gravable o
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. materia imponible, fuera esencial y económi-
camente análogo a los anteriormente citados
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que fuere establecido por cualquiera de los
es competente para interpretar por la vía pre- Países Miembros con posterioridad a la pu-
judicial, las normas que conforman el Ordena- blicación de esta Decisión.”
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(…) Cuando una empresa efectúe actividades en


dos o más Países Miembros, cada uno de
Artículo 3.- Jurisdicción Tributaria. ellos podrá gravar las rentas que se generen
en su territorio, aplicando para ello cada País
“Independientemente de la nacionalidad o sus disposiciones internas en cuanto a la
domicilio de las personas, las rentas de cual- determinación de la base gravable como si
quier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo se tratara de una empresa distinta, indepen-
serán gravables en el País Miembro en el que diente y separada, pero evitando la causación
tales rentas tengan su fuente productora, sal- de doble tributación de acuerdo con las re-
vo los casos de excepción previstos en esta glas de esta Decisión. Si las actividades se
Decisión. realizaran por medio de representantes o uti-
lizando instalaciones como las indicadas en
Por tanto, los demás Países Miembros que, el párrafo anterior, se atribuirán a dichas per-
de conformidad con su legislación interna, se sonas o instalaciones los beneficios que hubie-
atribuyan potestad de gravar las referidas ren obtenido si fueren totalmente indepen-
rentas, deberán considerarlas como exonera- dientes de la empresa.
das, para los efectos de la correspondiente
determinación del impuesto a la renta o so- Artículo 14.- Beneficios empresariales por
bre el patrimonio”. la prestación de servicios, servicios téc-
nicos, asistencia técnica y consultoría
(…)
Las rentas obtenidas por empresas de servi-
Artículo 6.- Beneficios de las empresas. cios profesionales, técnicos, de asistencia
técnica y consultoría, serán gravables sólo
Los beneficios resultantes de las actividades en el País Miembro en cuyo territorio se pro-
empresariales sólo serán gravables por el duzca el beneficio de tales servicios. Salvo
prueba en contrario, se presume que el lugar
País Miembro donde éstas se hubieren efec-
donde se produce el beneficio es aquél en el
tuado.
que se imputa y registra el correspondiente
gasto.
Se considerará, entre otros casos, que una
empresa realiza actividades en el territorio de
(…)”.
un País Miembro cuando tiene en éste:
VI. CONSIDERACIONES.
a) Una oficina o lugar de administración o
dirección de negocios;
Procede el Tribunal a realizar la interpretación
b) Una fábrica, planta o taller industrial o de prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán
montaje; los siguientes aspectos:
c) Una obra de construcción; A. La prevalencia del Ordenamiento Jurídico Co-
d) Un lugar o instalación donde se extraen o munitario Andino. El principio de complemen-
explotan recursos naturales, tales como to indispensable.
una mina, pozo, cantera, plantación o bar-
co pesquero; B. Ámbito de aplicación y finalidad de la Deci-
sión 578.
e) Una agencia o local de ventas;
f) Una agencia o local de compras; C. El principio de la fuente productora. Artículo 3
de la Decisión 578.
g) Un depósito, almacén, bodega o estable-
cimiento similar destinado a la recepción, D. Gravamen sobre los beneficios de las activi-
almacenamiento o entrega de productos; dades empresariales. El principio general con-
h) Cualquier otro local, oficina o instalación sagrado en el artículo 6 de la Decisión 578.
cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de
las actividades de la empresa; E. Gravamen sobre los beneficios obtenidos por
las empresas de servicios profesionales, téc-
i) Un agente o representante. nicos, de asistencia técnica y consultoría.
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A. LA PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO terpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988,


JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. EL PRIN- publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
CIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proce-
so 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986,
La demandante argumenta que como no existe publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
definición de “servicios profesionales” se debe Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre
aplicar la normativa ecuatoriana. Por tal razón otras.
se abordará el tema de la prevalencia del orde-
namiento jurídico comunitario andino. Un punto fundamental al analizar el tema de la
Supremacía del Derecho comunitario andino,
El Tribunal ha consolidado como principio fun- como se dijo anteriormente, es el principio de
damental del Ordenamiento Comunitario Andino “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”,
el de “Supremacía del Derecho Comunitario An- que lo desarrolla y lo consagra como un verda-
dino”, soportándolo en otros principios: el de dero sistema jurídico, es decir, unido a que se
“Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico An- presenta como un todo coherente y dotado de
dino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordena- unidad, contiene un conjunto de principios y
miento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del reglas estructurales que se derivan de él mis-
Ordenamiento Jurídico Andino”. mo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento
jurídico.
Haciendo un análisis de la posición o jerarquía
del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha mani- El Tribunal, acerca del principio de Autonomía
festado que dicho ordenamiento goza de preva- del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifes-
lencia respecto de los ordenamientos jurídicos tado lo siguiente:
de los Países Miembros y respecto de las Nor-
mas de Derecho Internacional, en relación con “En este contexto, cabe reiterar que el orde-
las materias transferidas para la regulación del namiento comunitario no deriva del ordena-
orden comunitario. En este marco se ha esta- miento de los Países Miembros, sea éste de
blecido que en caso de presentarse antinomias origen interno o internacional, sino del Trata-
entre el Derecho comunitario andino y el Dere- do Constitutivo de la Comunidad. Así, y por
cho interno de los Países Miembros, prevalece virtud de su autonomía, se ratifica que el
el primero, al igual que al presentarse antinomias ordenamiento jurídico de la Comunidad –tan-
entre el Derecho comunitario y las normas de to el primario como el derivado- no depende
Derecho internacional. ni se halla subordinado al ordenamiento in-
terno, de origen internacional, de dichos Paí-
Dicha posición ha sido reiterada en suficiente ses. En consecuencia, los tratados interna-
jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. cionales que celebren los Países Miembros
Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en por propia iniciativa, como el del Acuerdo
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° sobre los ADPIC, no vinculan a la Comuni-
1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI- dad, ni surten efecto directo en ella, sin per-
2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publica- juicio de la fuerza vinculante que tales instru-
da en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena mentos posean en las relaciones entre los
N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43- citados Países Miembros y terceros países u
AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, organizaciones internacionales.” (Proceso 01-
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002,
Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Pro- publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
ceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).
2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de Los Países Miembros no pueden expedir nor-
2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio mas sobre asuntos regulados por las normas
de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuer- comunitarias, salvo que sean necesarias para
do de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de su correcta ejecución y, en consecuencia, no
1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial pueden, so pretexto de reglamentar normas co-
de 20 de septiembre de 1990, publicada en munitarias, establecer nuevos derechos u obli-
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, gaciones o modificar los ya existentes en las
de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. In- normas comunitarias.
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Así pues, el País Miembro sólo podría haber tos esencial y económicamente análogos a
regulado dicho asunto cuando la propia norma los citados, y que fueran establecidos en los
comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, Países Miembros con posterioridad a la
o cuando sobre el mismo hubiese guardado publicación de la Decisión en la Gaceta Ofi-
silencio. cial.

El Tribunal advierte que el caso particular no C. PRINCIPIO DE LA FUENTE PRODUCTORA.


corresponde al resorte del complemento indis- ARTÍCULO 3 DE LA DECISIÓN 578.
pensable, ya que no se trata de un asunto
donde la intervención de la normativa interna Como quiera que la demandante argumentara
aporte a la correcta aplicación de la Decisión que el Servicio de Rentas Internas - SRI no tomó
578. Por el contrario, si se dejara en manos de en cuenta el principio general consagrado en el
los Países Miembros la definición de los con- artículo 3 de la Decisión 578, se harán algunas
ceptos de empresas de servicios profesionales, precisiones en relación con el mencionado prin-
técnicos, de asistencia técnica y consultoría, cipio.
habría tantas interpretaciones como países
miembros y eso desfiguraría totalmente el con- En relación con el impuesto a la renta, el artícu-
cepto de normativa comunitaria y posiblemente lo 3, bajo el título de “jurisdicción tributaria”,
no se estarían cumpliendo los objetivos de ge- consagra como principio estructural de aplica-
nerar una norma común que sea aplicable a los ción el de la fuente productora. Este principio
Países Miembros y evitar la doble tributación. fue un legado de la anterior Decisión 40 y exclu-
ye la opción de gravar la renta con base en el
B. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE principio de residencia o domicilio. El propio
LA DECISIÓN 578. artículo 3 hace una enunciación clara del mis-
mo:
La Decisión 578 tiene como finalidad básica
evitar la doble tributación sobre una misma ren-
“Independientemente de la nacionalidad o do-
ta o patrimonio en la subregión andina, generan-
micilio de las personas, las rentas de cual-
do así un mecanismo para prevenir la evasión
quier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo
fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y
serán gravables en el País Miembro en que
el comercio fluido entre los Países Miembros.
tales rentas tengan su fuente productora, sal-
Es importante considerar que cualquier interpre-
vo los casos de excepción previstos en esta
tación o aplicación que se haga de la menciona-
Decisión”.
da Decisión debe tener en cuenta dicho objetivo
esencial (artículo 20 de la Decisión 578). Las
características de aplicación de la Decisión 578 El artículo 2 de la Decisión 578 establece un
son las siguientes: conjunto de definiciones entre las cuales se
encuentra el de la expresión “fuente producto-
1. Sujetos sobre los que recae: personas na- ra”. El literal f), la define así: la expresión “fuen-
turales o jurídicas domiciliadas en cualquiera te productora” se refiere a la actividad, derecho
de los Países Miembros. o bien que genere o pueda generar una renta.

2. Objeto sobre el que recae: se aplica a los Como se observa, el principio de la fuente pro-
impuestos sobre la renta y sobre el patrimo- ductora ampara al País Miembro donde se ge-
nio. El artículo primero determina el tipo de nere la riqueza, es decir, pretende que sólo el
impuesto en relación con cada País Miem- país donde se den los medios para producir la
bro: renta sea el que tenga jurisdicción para gravar-
las.
“En Bolivia, Impuesto a la renta.
D. GRAVAMEN SOBRE LOS BENEFICIOS DE
En Colombia, Impuesto a la renta.
LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES. EL
En el Ecuador, Impuesto a la renta. PRINCIPIO GENERAL CONSAGRADO EN
En el Perú, Impuesto a la renta.” EL ARTÍCULO 6 DE LA DECISIÓN 578.

El inciso final del mismo artículo, prevé que la La demandante sostuvo que se debe aplicar el
Decisión también se aplicará a otros impues- artículo 6 de la Decisión 578 de la Comisión de
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la Comunidad Andina, ya que no existe otra cada país, aplicando para el efecto las normas
norma que regule la situación específica. En internas para la determinación de la base grava-
este marco, se tratará el tema del gravamen ble, como si se tratara de una empresa diferen-
sobre los beneficios de las actividades empre- te, independiente y separada, evitando la doble
sariales 1. tributación de acuerdo con lo previsto en la
Decisión 578.
El artículo 6 desarrolla el principio de la fuente
productora en relación con las actividades em- E. GRAVAMEN SOBRE LOS BENEFICIOS OB-
presariales. Establece, que los beneficios de TENIDOS POR LAS EMPRESAS DE SERVI-
las actividades empresariales sólo serán grava- CIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, DE
bles por el País Miembro en donde éstas se ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA.
hubieren efectuado. La renta tiene su fuente
productora en la actividad desarrollada por la La demandante argumentó que el Servicio de
empresa y, por lo tanto, el País en donde se Rentas Internas - SRI se equivocó al tomar
realizaron dichas actividades es el que tiene como soporte el artículo 14 de la Decisión 578,
jurisdicción para gravarlas. ya que las actividades que se realizan en Co-
lombia mediante REPFIN LTDA. no son servi-
El artículo mencionado contiene una lista no cios profesionales, ni técnicos, ni de asistencia
taxativa de situaciones mediante las cuales se técnica o consultoría. En este marco, el Tribu-
entiende que una empresa desarrolla activida- nal entrará a determinar el alcance de la norma
des en el territorio de un País Miembro, cuando mencionada.
se trata de:
El artículo 14 es una excepción al principio de la
“a) Una oficina o lugar de administración o fuente productora descrito en el literal C de la
dirección de negocios; presente Interpretación Prejudicial. La norma se
basa en el principio del beneficio efectivo y
b) Una fábrica, planta o taller industrial o de
prevé que “las rentas obtenidas por las empre-
montaje;
sas de servicios profesionales, técnicos, de
c) Una obra de construcción; asistencia técnica y consultoría, serán grava-
bles sólo en el País Miembro en cuyo territorio
d) Un lugar o instalación donde se extraen o
se produzca el beneficio de tales servicios.
explotan recursos naturales, tales como
Salvo prueba en contrario, se presume que el
una mina, pozo, cantera, plantación o barco
lugar donde se produce el beneficio es aquél en
pesquero;
el que se imputa y registra el correspondiente
e) Una agencia o local de ventas; gasto.”
f) Una agencia o local de compras;
Como se observa, en este caso no es determi-
g) Un depósito, almacén, bodega o estable- nante dónde se realizó la actividad empresarial
cimiento similar destinado a la recepción, que genera la renta, sino el lugar donde se
almacenamiento o entrega de productos; produce el beneficio del servicio prestado, que
se presume localizado en donde se imputa y
h) Cualquier otro local, oficina o instalación
registra el gasto en que se incurre para acceder
cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de
al servicio. El beneficio en este caso es el efec-
las actividades de la empresa;
to de la prestación del servicio. En un mundo
i) Un agente o representante.” globalizado e interconectado con redes de infor-
mación sofisticadas, es muy común que una
El último párrafo del mencionado artículo, esta- empresa de un país A preste un servicio en un
blece una regla de concurrencia en relación con país B; el beneficio o resultado de tal servicio
la actividad de una empresa realizada en dos o puede darse en el propio país B o en un C, y el
más Países Miembros: se puede gravar la renta pago por el servicio (el gasto) puede darse en el
de conformidad con la actividad generada en propio país B. Por lo tanto, pueden darse mu-
chas variables, pero lo importante es que el
1
País Miembro con jurisdicción para gravar la
El literal g) del artículo 2 de la Decisión 578 establece
renta es aquel en donde se produce el beneficio
que la expresión “actividades empresariales” se refie-
re a las actividades desarrolladas por las empresas. por la prestación del servicio.
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Lo primero que advierte el Tribunal, es que no es LTDA. encajan dentro de algunos de los tipos
el país donde se presta el servicio, sino donde de actividades empresariales especificados en
se obtiene el beneficio por el mismo. Un ejem- el artículo 14 de la Decisión 578, teniendo en
plo puede ayudar a aclarar el asunto. Una em- cuenta las definiciones adoptadas en la presen-
presa de salud ubicada en un país A puede te providencia, para posteriormente analizar la
contratar los servicios de consultas médicas en legalidad del acto administrativo demandado.
línea con una empresa de un país B. El servicio
se presta en el país B, pero el beneficio se En virtud de lo anteriormente expuesto,
obtiene en el país A.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
Una vez aclarado esto, es importante precisar
DAD ANDINA,
los demás conceptos que contiene la disposi-
ción estudiada, ya que este vacío puede gene-
rar grandes problemas en la aplicación uniforme C O N C L U Y E:
de la normativa comunitaria andina. En una an-
terior providencia el Tribunal al interpretar nor- PRIMERO: En caso de presentarse antinomias
mas de la Decisión 40 de la Comisión del Acuer- entre el Derecho comunitario andino
do de Cartagena, definió empresas de servicios y el Derecho interno de los Países
profesionales de la siguiente manera: “es una Miembros, prevalece el primero, al
organización conformada por uno o más profe- igual que al presentarse antinomias
sionales, los cuales ofrecen servicios profesio- entre el Derecho comunitario y las
nales con una finalidad lucrativa” (Interpretación demás normas de Derecho interna-
prejudicial expedida el 8 de marzo de 2007, en cional; lo anterior tiene como efecto
el proceso 190-IP-2006). Se debe entender que inmediato la inaplicabilidad de la nor-
en el ámbito de la norma, “profesional” se refiere ma contraria al Derecho comunita-
a personas que han cursado como mínimo estu- rio andino.
dios de tercer nivel o de pregrado universitario, y
cuya actividad se centra en los temas de dichos El Tribunal advierte que el caso par-
estudios. Por lo tanto, la empresa de servicios ticular no corresponde al resorte del
profesionales presta servicios en el ámbito de complemento indispensable, ya que
esos mismos. no se trata de un asunto donde la
intervención de la normativa inter-
El artículo 2, literal g), define actividades empre- na aporte a la correcta aplicación
sariales de la siguiente manera: “actividades de la Decisión 578. Por el contrario,
desarrolladas por empresas”. si se dejara en manos de los Países
Miembros la definición de los con-
Las empresas de servicios técnicos son aque- ceptos de empresas de servicios
llas que aplican conocimientos tecnológicos por profesionales, técnicos, de asisten-
medio del ejercicio de un arte o una técnica, lo cia técnica y consultoría, habría tan-
que no implica transferencia de los citados co- tas interpretaciones como países
nocimientos. Las empresas de asistencia técni- miembros y eso desfiguraría total-
ca tienen las mismas características de la de mente el concepto de normativa co-
servicios técnicos, pero pueden incluir la trans- munitaria y posiblemente no se es-
ferencia de conocimientos para el ejercicio de taría cumpliendo con el objetivo de
arte o la técnica. evitar la doble tributación.

Las empresas de servicios de consultoría son SEGUNDO: La Decisión 578 tiene como finali-
aquellas que se encuentran especializadas en dad básica evitar la doble tributa-
un área profesional específica, y cuya función ción sobre una misma renta o patri-
primordial es la asesoría en dicha área especí- monio en la subregión andina, gene-
fica. rando así un mecanismo para preve-
nir la evasión fiscal, un incentivo
De conformidad con lo anteriormente anotado, para la inversión extranjera y el co-
el Tribunal Consultante deberá determinar si las mercio fluido entre los Países Miem-
actividades que prestó la sociedad REPFIN bros. Es importante tener en cuenta
GACETA OFICIAL 06/07/2011 9.32

que cualquier interpretación o apli- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de


cación que se haga de la menciona- Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
da Decisión, debe tenerse en cuen- dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
ta el objetivo esencial (artículo 20 emitir el fallo en el proceso interno Nº 17504-
de la Decisión 578). 2010-0052-VJ, deberá adoptar la presente inter-
pretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento
TERCERO: El artículo 6 desarrolla el principio a las prescripciones contenidas en el párrafo
de la fuente productora en relación tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
con las “actividades empresaria-
les” 2. Establece que los beneficios Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-
de las actividades empresariales, pia certificada y remítase copia a la Secretaría
sólo serán gravables por el País General de la Comunidad Andina, para su publi-
Miembro donde éstas se hubieren cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
efectuado. La renta tiene su fuente Cartagena.
productora con la actividad desarro-
llada por la empresa y, por lo tanto, Ricardo Vigil Toledo
el País en donde se realizaron di- PRESIDENTE
chas actividades es el que tiene ju-
Leonor Perdomo Perdomo
risdicción para gravarlas.
MAGISTRADA
CUARTO: El Tribunal Consultante deberá de- Carlos Jaime Villarroel Ferrer
terminar si las actividades que pres- MAGISTRADO
tó la sociedad REPFIN LTDA., en-
cajan dentro de algunos de los tipos José Vicente Troya Jaramillo
de actividades empresariales espe- MAGISTRADO
cificadas en el artículo 14 de la De-
cisión 578, teniendo en cuenta las Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
definiciones adoptadas en la pre-
sente providencia, para posterior-
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
mente analizar la legalidad del acto
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
administrativo demandado.
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
2
El literal g) del artículo 2 de la Decisión 578 establece
que la expresión “actividades empresariales” se refie- Isabel Palacios L.
re a las actividades desarrolladas por las empresas. SECRETARIA

PROCESO 21-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la


Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: GRUPO NOVA (mixta). Actor: sociedad GRUPO NOVA S.A.
Proceso interno Nº 2004-00067.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU- VISTOS:


NIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los 12 días del mes de mayo del año dos mil La solicitud de interpretación prejudicial y sus
once. anexos, remitida por el Consejo de Estado de la
GACETA OFICIAL 06/07/2011 10.32

República de Colombia, Sala de lo Contencioso 3. Fundamentos de la Demanda:


Administrativo, Sección Primera, dentro del pro-
ceso interno Nº 2004-00067. La demandante GRUPO NOVA S.A. manifiesta
que el signo solicitado GRUPO NOVA (mixto)
El auto de 04 de mayo de 2011, mediante el en la Clase 25 no es confundible con la marca
cual este Tribunal decidió admitir a trámite la registrada NOVA (denominativa) al grado de
referida solicitud de interpretación prejudicial causar riesgo de confusión en el público consu-
por cumplir con los artículos 32 y 33 del Trata- midor, siendo que la palabra compartida NOVA
do de Creación del Tribunal y con los requisi- es débil, ya que significa “nuevo” en idioma por-
tos contemplados en el artículo 125 del Esta- tugués y que nadie puede apropiarse de dicha
tuto; y, palabra. Por lo tanto, la autoridad debió decla-
rar infundada la observación presentada, otor-
Los hechos señalados por el consultante, com- gando así el registro del signo solicitado.
plementados con los documentos incluidos en
anexos. 4. Fundamentos de la demandada

1. Partes en el proceso interno: La Superintendencia de Industria y Comer-


cio señala que los signos confrontados son
Demandante: GRUPO NOVA S.A. similares, siendo que la palabra GRUPO del
signo solicitado no le otorga la distintividad sufi-
Demandado: La Superintendencia de Indus-
ciente como para poder acceder a registro. La
tria y Comercio, de la República
marca registrada NOVA (denominativa) se en-
de Colombia.
cuentra incluida totalmente en el signo solicita-
Tercero interesado: CONFECCIONES NOVA do, por lo que no procede el otorgamiento del
LIMITADA (EN CONCOR- registro solicitado.
DATO).
CONFECCIONES NOVA LIMITADA (EN CON-
2. Determinación de los hechos relevantes: CORDATO), que compró los derechos de la
marca NOVA a la Compañía de Productos
2.1. Hechos: GRULLA S.A, como tercero interesado, señala
que los signos confrontados son confundibles al
La demandante GRUPO NOVA S.A. solicitó el 06 grado de causar riesgo de confusión en el públi-
de marzo de 1997 el registro como marca del co consumidor. Las resoluciones administrati-
signo GRUPO NOVA (mixto) en la Clase 25 de la vas que deniegan el registro solicitado fueron
Clasificación Internacional de Niza. El extracto de debidamente otorgadas por la autoridad admi-
la solicitud fue publicado en la Gaceta de Pro- nistrativa, por lo que no procede su nulidad.
piedad Industrial Nº 446, de 30 de mayo de 1997.
CONSIDERANDO:
Posteriormente, la Compañía de Productos GRU-
LLA S.A. presenta observación contra dicho re- Que, las normas controvertidas en el proceso,
gistro en base a su marca registrada NOVA forman parte del ordenamiento jurídico de la
(denominativa) en la misma Clase 25. Comunidad Andina, conforme lo dispone el lite-
ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación del
Mediante Resolución Nº 25420, de 30 de no- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
viembre de 1999, se declara fundada la observa-
ción presentada y se deniega el registro solici- Que, este Tribunal es competente para interpre-
tado. Mediante Resolución Nº 20979, de 29 de tar por vía prejudicial las normas que conforman
julio de 2003, se resuelve el recurso de reposi- el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin
ción confirmando la resolución anterior. de asegurar su aplicación uniforme en el territo-
rio de los Países Miembros, siempre que la soli-
Finalmente, mediante Resolución Nº 26405, de citud provenga de un Juez Nacional también con
19 de septiembre de 2003, se resuelve el recur- competencia para actuar como Juez Comunita-
so de apelación confirmando la resolución ante- rio, como lo es, en este caso, el Tribunal Con-
rior que declara fundada la observación presen- sultante, en tanto resulten pertinentes para la
tada y deniega el registro solicitado, agotándo- resolución del proceso, conforme a lo estableci-
se así la vía gubernativa. do por el artículo 32 del Tratado de Creación del
GACETA OFICIAL 06/07/2011 11.32

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina productos o servicios respecto de los cua-


(codificado mediante la Decisión 472), en con- les el uso de la marca pueda inducir al
cordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y público a error;
121 del Estatuto del Tribunal (codificado me-
diante la Decisión 500); (…).”

Que, la presentación de la solicitud de registro Decisión 486 de la Comisión de la Comu-


como marca del signo GRUPO NOVA (mixto) nidad Andina
fue el 06 de marzo de 1997, en vigencia de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de “(…)
Cartagena, los hechos controvertidos y las nor-
mas aplicables al caso concreto se encuentran DISPOSICIONES TRANSITORIAS
dentro de la citada normativa. Debido a que el
juez consultante no solicitó interpretación de PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-
norma alguna, pero menciona las normas del dustrial válidamente concedido de conformi-
ordenamiento jurídico comunitario que fueron dad con la legislación comunitaria anterior a
invocadas por la parte actora como violadas, el la presente Decisión, se regirá por las dispo-
Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81 y siciones aplicables en la fecha de su otorga-
83 literal a) de la Decisión 344, así como la miento salvo en lo que se refiere a los plazos
Disposición Transitoria Primera de la Decisión de vigencia, en cuyo caso los derechos de
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. propiedad industrial preexistentes se adecua-
rán a lo previsto en esta Decisión.
Que, el texto de las normas objeto de la inter-
pretación prejudicial es el siguiente: En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-
cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
rán las normas contenidas en esta Decisión.
de Cartagena
Para el caso de procedimientos en trámite, la
“(…)
presente Decisión regirá en las etapas que
aún no se hubiesen cumplido a la fecha de
Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-
su entrada en vigencia.
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
(…).”
presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti- 1. La norma comunitaria en el tiempo.


ble capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercia- El Juez Consultante menciona los artículos 134,
lizados por una persona de los productos o 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486
servicios idénticos o similares de otra perso- de la Comisión de la Comunidad Andina como
na. invocados por la parte actora. Sin embargo, la
solicitud de registro del signo mixto GRUPO
(…) NOVA se realizó al amparo de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por
Artículo 83. Asimismo, no podrán registrar- tal motivo, es necesario abordar el tema de la
se como marcas aquellos signos que, en aplicación de la norma comunitaria en el tiem-
relación con derechos de terceros, presenten po.
algunos de los siguientes impedimentos:
Acerca del tránsito legislativo y la definición de
(…) la ley aplicable, es pertinente señalar que, por
lo general, una nueva norma al ser expedida
a) Sean idénticos o se asemejen de forma regulará los hechos que se produzcan a partir
que puedan inducir al público a error, a de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo
una marca anteriormente solicitada para venidero según lo establece el principio de
registro o registrada por un tercero, para irretroactividad. Pero es claro, que no constitu-
los mismos productos o servicios, o para ye aplicación retroactiva de la ley, el que una
GACETA OFICIAL 06/07/2011 12.32

norma posterior se utilice para regular los efec- de profundo y copioso análisis por el Tribunal,
tos futuros de una situación planteada bajo el especialmente por razón de las frecuentes mo-
imperio de la anterior. dificaciones y actualizaciones legislativas
que han operado en el campo de la Propiedad
El Tribunal en sus pronunciamientos ha garanti- Industrial. Tales criterios han sido reiterados en
zado la seguridad jurídica, y en los casos de numerosas sentencias, entre otras, la dictada
tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se
de carácter sustancial de aquellos de naturale- precisó:
za procesal contenidos en las normas, señalan-
do de manera reiterada que la norma comunita- “(…) toda circunstancia jurídica en que deba
ria de carácter sustancial no es retroactiva, por ser aplicada una norma comunitaria, será re-
lo que no afectará derechos consolidados en gulada por la que se encuentre vigente al
época anterior a su entrada en vigor. Así pues, momento de haber sido planteada dicha cir-
la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, cunstancia, bajo los parámetros por aquella
a menos que por excepción se le haya conferido disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión
tal calidad; este principio constituye una garan- expresa, no constituye aplicación retroactiva
tía de estabilidad de los derechos adquiridos. cuando la norma sustancial posterior debe
ser aplicada inmediatamente para regular los
El Tribunal ha manifestado al respecto: efectos futuros de una situación nacida bajo
el imperio de una norma anterior. En ese
“Un derecho de propiedad industrial válida- caso, la norma comunitaria posterior viene a
mente concedido es un derecho adquirido y reconocer todo derecho de propiedad indus-
en razón de la seguridad jurídica, una norma trial válidamente otorgado de conformidad con
posterior no debe modificar una situación una normativa anterior, (…).
jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Inter-
pretación Prejudicial de 19 de noviembre de (...) la norma sustancial que se encontrare
2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuer- vigente al momento de presentarse la solici-
do de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del tud de registro de un signo como marca, será
2004). la aplicable para resolver sobre la concesión
o denegatoria del mismo; y, en caso de im-
Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, pugnación —tanto en sede administrativa co-
de conformidad con la Disposición Transitoria mo judicial— de la resolución interna que ex-
Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra prese la voluntad de la Oficina Nacional Com-
actividad de la ley, la norma derogada, continúa petente sobre la registrabilidad del signo,
regulando los hechos ocurridos cuando se en- será aplicable para juzgar sobre su legalidad,
contraba en vigor; lo que quiere decir que por la la misma norma sustancial del ordenamiento
eficacia de dicha ley debe regular aquellas si- comunitario que se encontraba vigente al
tuaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar momento de haber sido solicitado el re-gistro
bajo su imperio, a excepción de las relaciona- marcario. Lo anterior se confirma con lo que
das con el uso, renovación, licencias, prórrogas el Tribunal ha manifestado a efectos de de-
y plazo de vigencia que se regirán por la nueva terminar la normativa vigente al momento de
ley. la emisión del acto administrativo, para lo
cual se deberá observar, (...) la normativa
Contrariamente, las normas de carácter adje- comunitaria vigente para el momento en que
tivo o procesal se caracterizan por tener efecto fueron introducidas las respectivas solicitu-
general inmediato, es decir, que su aplicación des de concesión del registro. (Proceso 28-
procede sobre los hechos ocurridos posterior- IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta
mente a su entrada en vigencia, rigiendo las Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del
etapas de procedimiento que se inicien a partir 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003.
de ese momento. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
En efecto, el conjunto de criterios que se expo- Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003).
nen respecto del tema conocido como “trán-
sito legislativo” o también como “aplicación de A manera de conclusión, si la norma sustancial
la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto vigente para la fecha de la solicitud de registro
GACETA OFICIAL 06/07/2011 13.32

de la marca ha sido derogada y reemplazada tamente a la actividad procesal pendiente, y


por otra en el curso del procedimiento corres- no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
pondiente, aquella norma será la aplicable para Por tanto, en tutela del principio de seguridad
determinar si se encuentran cumplidos o no los jurídica, si la norma sustancial, vigente para
requisitos que se exigen para el registro de di- la fecha de la solicitud de registro de un
cho signo distintivo. signo como marca, ha sido derogada y reem-
plazada por otra en el curso del procedimien-
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas to correspondiente a tal solicitud, aquella nor-
y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de ma será la aplicable a los efectos de determi-
la nueva norma no se afectarán por las del mis- nar si se encuentran cumplidos o no los re-
mo carácter, expedidas con posterioridad. Con- quisitos que se exigen para el otorgamiento
trario sensu, la reciente normatividad procesal del derecho, mientras que la norma procesal
tendrán aplicación inmediata respecto de las posterior será la aplicable al procedimiento
etapas del trámite administrativo pendien-tes de en curso, en aquellas de sus etapas que aún
realizar. no se hubiesen cumplido”. (Proceso 46-IP-
200, denominación: “TQ”, publicado en la Ga-
El Tribunal ha reiterado esta posición de la si- ceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005).
guiente manera:
De la solicitud de interpretación prejudicial remi-
“El régimen común en materia de propiedad tida por el consultante y de los documentos
industrial se ha apoyado en la irretroactividad anexos, se desprende que la solicitud de regis-
de la norma sustancial, pues desde la vigen- tro del signo mixto GRUPO NOVA se efectuó en
cia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del
de las Decisiones 311 (Disposición Transito- Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la
ria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuar- norma sustancial que debe aplicar la Corte con-
ta) y 344 (Disposición Transitoria Primera),
sultante.
ha establecido que todo derecho de propie-
dad industrial, válidamente otorgado de con-
2. La marca y los requisitos para su registro.
formidad con la normativa anterior, debe sub-
sistir por el tiempo de su concesión. La Dis-
Sobre la base del concepto de marca que con-
posición Transitoria Primera de la Decisión
tiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribu-
486 se apoya asimismo en el respeto de los
nal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la
derechos válidamente concedidos conforme
marca como un bien inmaterial constituido por
a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de
un signo conformado por una o más letras,
su otorgamiento’, cuales son las vigentes
para la fecha de presentación de la solicitud números, palabras, dibujos, colores u otros ele-
de registro, pero añade, a título de excep- mentos de soporte, individual o conjuntamente
ción, que los plazos de vigencia de los dere- estructurados que, perceptible a través de me-
chos preexistentes deberán adecuarse a lo dios sensoriales y susceptible de representa-
previsto en dicha Decisión. ción gráfica, sirve para identificar y distinguir en
el mercado los productos o servicios producidos
Por otra parte, las disposiciones citadas han o comercializados por una persona de otros
contemplado la aplicabilidad inmediata de la idénticos o similares, a fin de que el consumidor
norma sustancial posterior a los efectos futu- o usuario medio los identifique, valore, diferen-
ros del derecho nacido bajo la vigencia de la cie, seleccione y adquiera sin riesgo de confu-
norma anterior, pues han dispuesto que se sión o error acerca del origen o la calidad del
aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obli- producto o servicio.
gaciones, licencias, renovaciones y prórro-
gas del derecho válidamente concedido. La marca salvaguarda tanto el interés de su
titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
A la vez, si el ius superveniens se halla cons- signo distintivo de sus productos o servicios,
tituido por una norma de carácter procesal, como el interés general de los consumidores o
ésta se aplicará, a partir de su entrada en usuarios de dichos productos o servicios, ga-
vigencia, a los procedimientos por iniciarse o rantizándoles el origen empresarial y la calidad
en curso. De hallarse en curso el procedi- de éstos, evitando el riesgo de confusión o error,
miento, la nueva norma se aplicará inmedia- tornando así transparente el mercado.
GACETA OFICIAL 06/07/2011 14.32

De la anterior definición, se desprenden los si- más y que no es confundible con otros de la
guientes requisitos para el registro de un signo misma especie en el mercado de servicios y de
como marca: productos. El signo que no tenga estas carac-
terísticas, carecería del objeto o función esen-
La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un cial de la marca, cual es el de distinguir unos
signo de poder ser aprehendido por los consu- productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publi-
midores o usuarios a través de los sentidos. cado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de
2000, marca: LOS ALPES).
Siendo la marca un bien inmaterial, para que
pueda ser captada y apreciada, es necesario La susceptibilidad de representación gráfi-
que lo abstracto pase a ser una impresión mate- ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-
rial identificable, soportada en una o más letras, crito o expresado en letras, números, palabras,
números, palabras, dibujos u otros elementos imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir,
individual o conjuntamente estructurados a fin en algo perceptible para ser captado por el pú-
de que, al ser aprehendida por medios sensoria- blico consumidor. Este requisito guarda corres-
les y asimilada por la inteligencia, penetre en la pondencia con lo dispuesto en el artículo 88
mente de los consumidores o usuarios del pro- literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige
ducto o servicio que pretende amparar y, de que la solicitud de registro sea acompañada por
esta manera, pueda ser seleccionada con facili- la reproducción de la marca cuando ésta con-
dad. tenga elementos gráficos.

En atención a que la percepción se realiza ge- Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:
neralmente por el sentido de la vista, se consi- “La representación gráfica del signo es una des-
deran signos perceptibles aquellos referidos a cripción que permite formarse la idea del signo
una o varias letras, números o palabras, o a uno objeto de la marca, valiéndose para ello de pala-
o varios dibujos o imágenes, individual o conjun- bras, figuras o signos, o cualquier otro mecanis-
tamente estructurados. mo idóneo, siempre que tenga la facultad ex-
presiva de los anteriormente señalados”. (Ale-
La distintividad, es la capacidad que tiene un mán, Marco Matías. Normatividad Subregional
signo para individualizar, identificar y diferenciar sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top
en el mercado unos productos o servicios de Manangement, Bogotá, p. 77).
otros, haciendo posible que el consumidor o
usuario los seleccione y los requiera. Es consi- En consecuencia, el Juez Consultante debe
derada como característica esencial que debe analizar en el presente caso, si el signo mixto
reunir todo signo para ser registrado como mar- GRUPO NOVA cumple con los requisitos del
ca y constituye el presupuesto indispensable artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro
para que cumpla su función principal de identifi- de las causales de irregistrabilidad previstas en
car e indicar el origen empresarial y la calidad los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344
del producto o servicio, sin riesgo de confusión. de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tra- 3. Clases de marcas. Comparación entre sig-
tadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder nos denominativos y mixtos con parte
o carácter distintivo es la capacidad intrínseca denominativa compuesta.
que tiene para poder ser marca. La marca, tiene
que poder identificar un producto de otro. Por lo El Tribunal considera necesario examinar lo
tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo concerniente a los signos denominativos y mix-
que se confunde con lo que se va a identificar, tos en virtud de que el signo solicitado GRUPO
sea un producto, un servicio o cualesquiera de NOVA es mixto con parte denominativa com-
sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho puesta, mientras que el signo sobre la base del
de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, cual se formula la observación NOVA es deno-
Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). minativo.

Sobre este aspecto, el Tribunal ha manifestado, Las marcas denominativas llamadas también
en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo nominales o verbales, utilizan expresiones acús-
es aquel individual y singular frente a los de- ticas o fonéticas, formadas por una o varias le-
GACETA OFICIAL 06/07/2011 15.32

tras, palabras o números, individual o conjunta- ciables, lo que no obsta para que en algunos
mente estructurados, que integran un conjunto casos se le reconozca prioridad al elemento
o un todo pronunciable y que pueden o no tener gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y
significado conceptual. Este tipo de marcas se colocación, que en un momento dado pueden
subdividen en: “sugestivas” que son las que ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de
tienen una connotación conceptual que evoca mayor importancia cuando es figurativo o evo-
ciertas cualidades o funciones del producto iden- cador de conceptos, que cuando consiste sim-
tificado por la marca; y “arbitrarias” que no ma- plemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-
nifiestan conexión alguna entre su significado y IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la
la naturaleza, cualidades y funciones del pro- Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).
ducto que va a identificar.
El Juez Consultante deberá determinar el ele-
Es así que, dentro de los signos denominativos mento característico del signo mixto y, poste-
están los signos denominativos compuestos, riormente, proceder al cotejo de los signos en
que son aquellos que se componen de dos o conflicto.
más palabras. Al respecto, el Tribunal ha esta-
blecido que: “No existe prohibición alguna para Si el elemento predominante es el denomina-
que los signos a registrarse adopten, entre otros, tivo, el cotejo entre signos deberá realizarse de
cualquiera de estas formas: se compongan de conformidad con las siguientes reglas para la
una palabra compuesta, o de dos o más pala- comparación entre signos denominativos:
bras, con o sin significación conceptual, con o
sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Pro- • Se debe analizar cada signo en su conjunto,
ceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publica- es decir, sin descomponer su unidad fonéti-
do en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-
2001). ta las sílabas o letras que poseen una función
diferenciadora en el conjunto, ya que esto
Las marcas mixtas se componen de un ele- ayudaría a entender cómo el signo es percibi-
mento denominativo (una o varias palabras) y un do en el mercado.
elemento gráfico (una o varias imágenes). La
combinación de estos elementos al ser aprecia- • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de
dos en su conjunto produce en el consumidor los signos a comparar, ya que si ocupa la
una idea sobre la marca que le permite diferen- misma posición, es idéntica o muy difícil de
ciarla de las demás existentes en el mercado. distinguir, la semejanza entre los signos po-
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas dría ser evidente.
marcas se debe identificar cuál de estos ele-
mentos prevalece y tiene mayor influencia en la • Se debe tener en cuenta el orden de las vo-
mente del consumidor, si el denominativo o el cales, ya que esto indica la sonoridad de la
gráfico. denominación.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por • Se debe determinar el elemento que impacta
este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La mar- de una manera más fuerte en la mente del
ca mixta es una unidad, en la cual se ha solici- consumidor, ya que esto mostraría cómo es
tado el registro del elemento nominativo como captada la marca en el mercado.
el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su Pero, si resultare que el elemento característico
integridad y no a sus elementos por separado”. del signo mixto es el gráfico, en principio, no
(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BUR- existirá riesgo de confusión con el signo deno-
BUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta minativo.
Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De
igual manera ha reiterado que: “La doctrina se En ese orden de ideas, el Juez Consultante de-
ha inclinado a considerar que, en general, el be establecer el riesgo de confusión que pudiera
elemento denominativo de la marca mixta suele existir entre el signo mixto GRUPO NOVA y la
ser el más característico o determinante, te- marca denominativa NOVA analizando si exis-
niendo en cuenta la fuerza expresiva propia de ten semejanzas suficientes capaces de inducir
las palabras, las que por definición son pronun- al público a error, o si resultan tan disímiles que
GACETA OFICIAL 06/07/2011 16.32

pueden coexistir en el mercado sin generar per- Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo
juicio a los consumidores y al titular de la mar- de confusión entre varios signos y los productos
ca. o servicios que cada uno de ellos ampara, se-
rían los siguientes: (i) que exista identidad entre
4. Identidad y semejanza. Riesgo de confu- los signos en disputa y también entre los pro-
sión. Cotejo marcario. ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o
identidad entre los signos y semejanza entre
Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 los productos o servicios; (iii) o semejanza en-
de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, tre los signos e identidad entre los productos y
precautelar el interés de terceros. El literal a) de servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-
dicho artículo prohíbe que se registren como bién semejanza entre éstos. Criterios conteni-
marcas los signos que, en relación con dere- dos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en
chos de terceros, sean idénticos o se asemejen abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Pro-
a una marca anteriormente solicitada para re- ceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº
gistro o registrada por un tercero, para los mis- 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y
mos productos o servicios, o para productos o diseño).
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al público a error. En con- El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y
secuencia, no es necesario que el signo solici- la identidad, ya que “la simple semejanza pre-
tado para registro induzca a error a los consumi- supone que entre los objetos que se comparan
dores, sino que es suficiente la existencia del existen elementos comunes pero coexistiendo
riesgo de confusión para que se configure la con otros aparentemente diferenciadores, pro-
irregistrabilidad. duciéndose por tanto la confundibilidad. En cam-
bio, entre marcas o signos idénticos, se supone
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en que nos encontramos ante lo mismo, sin dife-
materia marcaria, se refiere a la falta de claridad
rencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-
para poder elegir un bien de otro, a la que pue-
2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta
dan ser inducidos los consumidores por no exis-
Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003).
tir en el signo la capacidad suficiente para ser
distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la
La comparación entre los signos, deberá reali-
G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004,
zarse en base al conjunto de elementos que los
marca: DIUSED JEANS).
integran, donde el todo prevalezca sobre las
partes y no descomponiendo la unidad de cada
Para establecer la existencia del riesgo de con-
uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La
fusión será necesario determinar si existe iden-
regla esencial para determinar la confusión es el
tidad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre sí como en relación con los produc- examen mediante una visión en conjunto del
tos o servicios distinguidos por ellos y conside- signo, para desprender cual es la impresión
rar la situación de los consumidores o usuarios, general que el mismo deja en el consumidor en
la cual variará en función de los productos o base a un análisis ligero y simple de éstos,
servicios de que se trate. pues ésta es la forma común a la que recurre el
consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la en ningún caso se detiene a establecer en for-
semejanza de los signos puede dar lugar a dos ma detallada las diferencias entre un signo y
tipos de confusión: la directa, caracterizada por- otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la
que el vínculo de identidad o semejanza induce G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca:
al público a adquirir un producto o a usar un ser- EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso
vicio determinado en la creencia de que está 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gace-
comprando o usando otro, lo que implica la ta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).
existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y la indirecta, caracteri- En este contexto, el Tribunal ha enfatizado
zada porque el citado vínculo hace que el con- acerca del cuidado que se debe tener al realizar
sumidor atribuya, en contra de la realidad de los el cotejo entre dos signos para determinar si
hechos, a dos productos o dos servicios que se entre ellos se presenta riesgo de confusión,
le ofrecen, un origen empresarial común. toda vez que entre los signos en proceso de
GACETA OFICIAL 06/07/2011 17.32

comparación puede existir identidad o similitud 1. La confusión resulta de la impresión de con-


así como también entre los productos o servi- junto despertada por los signos, es decir que
cios a los que cada uno de esos signos preten- debe examinarse la totalidad de los elemen-
da distinguir. En los casos en los que los signos tos que integran a cada uno de ellos, sin
no sólo sean idénticos sino que tengan por descomponer, y menos aún alterar, su uni-
objeto los mismos productos o servicios, el ries- dad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse
go de confusión sería absoluto. Cuando se trata por todos los medios la disección de las de-
de simple similitud, el examen requiere de ma- nominaciones comparadas, en sus diversos
yor profundidad, con el objeto de llegar a las elementos integrantes”. (Fernández-Novoa,
determinaciones en este contexto, con la mayor Carlos, Ob. Cit. p. 215).
precisión posible.
2. En el examen de registrabilidad las marcas
Asimismo, el Tribunal observa que la determina- deben ser examinadas en forma sucesiva y
ción del riesgo de confusión corresponde a una no simultánea, de tal manera que en la com-
decisión del funcionario administrativo o, en su paración de los signos confrontados debe
caso, del juzgador, quien la determinará con predominar el método de cotejo sucesivo,
base a principios y reglas que la doctrina y la excluyendo el análisis simultáneo, en aten-
jurisprudencia han sugerido a los efectos de ción a que éste último no lo realiza el consu-
precisar el grado de confundibilidad, la que va midor o usuario común.
del extremo de identidad al de la semejanza.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas
En lo que respecta a los ámbitos de la confu- y no las diferencias que existan entre los sig-
sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite- nos, ya que la similitud generada entre ellos
rios: “El primero, la confusión visual, la cual se desprende de los elementos semejantes o
radica en poner de manifiesto los aspectos orto- de la semejante disposición de los mismos,
gráficos, los meramente gráficos y los de forma. y no de los elementos distintos que aparez-
El segundo, la confusión auditiva, en donde jue- can en el conjunto marcario.
ga un papel determinante, la percepción sonora
que pueda tener el consumidor respecto de la 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-
denominación aunque en algunos casos vistas se en el lugar del consumidor presunto, to-
desde una perspectiva gráfica sean diferentes, mando en cuenta la naturaleza de los produc-
auditivamente la idea es de la misma denomina- tos o servicios identificados por los signos en
ción o marca. El tercer y último criterio, es la disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de
confusión ideológica, que conlleva a la persona Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial
a relacionar el signo o denominación con el Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspec- En el cotejo que haga el Juez consultante, es
tos materiales o auditivos, sino que se atiende a necesario determinar los diferentes modos en
la comprensión, o al significado que contiene la que pueden asemejarse los signos en disputa e
expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro- identificar la posible existencia o no de similitud
ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro- o identidad entre ellos.
ceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado
en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 5. Signos en idioma extranjero. La marca
1998). débil.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. En virtud de que uno de los aspectos controver-
tidos en el proceso interno recae sobre la marca
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional denominativa NOVA, por ser una palabra en
Competente el estudio sobre la supuesta con- idioma extranjero, es necesario abordar este
fusión entre los signos en conflicto, es necesa- tema.
rio tomar en cuenta los criterios elaborados por
los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Se presume que las palabras en idioma extran-
Breuer Moreno que han sido recogidos de ma- jero y su significado no son de conocimiento
nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri- común, por lo que, al formar parte de un signo
bunal y que, son los siguientes: pretendido para ser registrado como marca, se
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las considera como signo de fantasía, proce- dirá el registro de la denominación, caso que el
diendo, en consecuencia, su registro. Al res- conjunto del signo se halle provisto de otros
pecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, elementos que lo doten de distintividad suficien-
“Las denominaciones de fantasía (…) implican te.
la creación de un vocablo, el mismo que puede
no tener significado alguno. Es así que una Por lo tanto, el Juez Consultante deberá deter-
marca de fantasía gozará generalmente de un minar si la marca denominativa NOVA es de
mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas conocimiento común en el público consumidor o
de fantasía o caprichosas por ser elaboración si, de lo contrario, sería una marca de fantasía
del ingenio propio de sus titulares carecen de al desconocer el público consumidor su signifi-
connotación conceptual o significado idiomático, cado en el idioma portugués.
de tal manera que si una denominación genérica
va acompañada de una palabra de fantasía, la La marcas débil.
posibilidad de que sea admitido su registro au-
menta”. (Proceso 16-IP-98, marca: SALTIN eti- El signo registrado como marca es susceptible
queta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de de convertirse en débil cuando alguno de los
10 de septiembre de 1998). elementos que lo integran es de carácter genéri-
co, contiene partículas de uso común, o evoca
Ahora bien, existen palabras extranjeras en que una cualidad del producto o servicio, deviniendo
tanto su conocimiento como su significado con- la marca en débil frente a otras que también
ceptual se han generalizado y se han hecho del incluyan uno de tales elementos o cualidades
conocimiento y comprensión del público; en este que, por su naturaleza, no admiten apropiación
caso, cuando una palabra en idioma extranjero exclusiva.
que conforma un signo marcario es fácilmente
reconocible entre el público consumidor o usua- Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo
rio, sea a causa de su escritura, pronunciación signo registrado como marca puede hacerse
o significado, deberá tenerse en cuenta que “el débil en el mercado de productos o servicios de
carácter genérico o descriptivo de una marca no que se trate. En efecto, si uno de los elementos
está referido a su denominación en cualquier que integran el signo es de carácter genérico o
idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas de uso común, o si evoca una cualidad del pro-
expresiones que a pesar de pertenecer a un ducto o servicio, el signo se hará débil frente a
idioma extranjero, son de uso común en los otros que también incluyan uno de tales elemen-
Países de la Comunidad Andina, o son com- tos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004, mar-
prensibles para el consumidor medio de esta ca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta
subregión debido a su raíz común, a su simili- Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).
tud fonética o al hecho de haber sido adopta-
das por un órgano oficial de la lengua en cual- 6. Signos de fantasía.
quiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-
IP-98, ya citado). Los signos de fantasía constituyen una elabora-
ción del ingenio e imaginación de sus autores.
Finalmente, se ha reconocido la existencia de Es la creación de un vocablo que no tiene signi-
ciertos vocablos de origen extranjero que “han ficado por sí mismo, sino que asocia indirecta-
llegado a ser aceptados oficialmente en el idio- mente una idea. Este tipo de signos causan en
ma local con acepción común equivalente, como el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo
serían los italianismos, galicismos o anglicismos de percepción: aprender la nueva palabra y enla-
que terminan siendo prohijados por los organis- zarla con el producto o con los servicios distin-
mos rectores del idioma en un país dado”. (Pro- guidos por éstos.
ceso 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JU-
GOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI, publicado en Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el
la Gaceta Oficial Nº 189, de 10 de septiembre Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos
de 1995). creados por el empresario que pueden no tener
significado pero hacen referencia a una idea o
Si el signo en idioma extranjero se encuentra concepto; también lo son las palabras con sig-
integrado, entre otros vocablos, por una o más nificado propio que distinguen un producto o
palabras de uso común, su presencia no impe- servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
GACETA OFICIAL 06/07/2011 19.32

Característica importante de esta clase de mar- citud de registro del signo GRUPO NOVA (mix-
cas es la de ser altamente distintivas (…) se to) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de
pueden crear combinaciones originales con va- la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo
riantes infinitas y el resultado es el nacimiento tanto, es esa la norma sustancial que debe apli-
de palabras nuevas que contribuyen a enrique- car la Corte Consultante.
cer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-
2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Ga- SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar
ceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003). si el signo GRUPO NOVA (mixto), cumple con
los requisitos de registrabilidad establecidos en
Por lo tanto, el Juez Consultante deberá deter- el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión
minar si la expresión NOVA (constituye un sig- del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra
no de fantasía o si por el contrario está dotado incurso dentro de las causales de irregistrabi-
de un significado conceptual. lidad previstas en los artículos 82 y 83 de la
misma Decisión.
7. Signos conformados por palabras de uso
común. TERCERO: En el análisis de registrabilidad de
un signo, se debe tener en cuenta la totalidad
Como quiera que uno de los aspectos contro- de los elementos que lo integran y, al tratarse
vertidos en el proceso interno versa sobre el de un signo mixto con parte denominativa com-
argumento que la palabra GRUPO (que confor- puesta, comparado con marcas denominativas,
ma el signo mixto solicitado GRUPO NOVA) es es necesario conservar la unidad gráfica y foné-
una palabra de uso común, es pertinente referir- tica del mismo, sin ser posible descomponerlo.
se sobre el particular. Sin embargo, en el caso del signo mixto con
parte denominativa compuesta, se debe identifi-
Al respecto, este Tribunal ha establecido que si car cuál de sus elementos prevalece y tiene
se trata de palabras de uso común, éstas no
mayor influencia en la mente del consumidor, si
deben tomarse en cuenta al efectuar el examen
el denominativo o el gráfico y proceder en con-
de registrabilidad del signo solicitado a registro;
secuencia.
tal circunstancia constituye una excepción a la
regla de que el examen de las marcas debe
Al comparar un signo denominativo y un mixto
realizarse atendiendo a una simple visión de los
con parte denominativa compuesta se determi-
signos que se enfrentan, en donde el todo preva-
na que si en éste predomina el elemento de-
lece sobre sus partes o componentes.
nominativo, debe procederse al cotejo de los
signos aplicando las reglas que para ese propó-
La exclusividad del uso que confiere el derecho
sito ha establecido la doctrina; y, si por otro
obtenido a través del registro descarta que pala-
bras comunes o usuales que pertenecen al do- lado, en el signo mixto con parte denominativa
minio público, puedan ser utilizados únicamen- compuesta predomina el elemento gráfico fren-
te por un titular marcario. te al denominativo, no habría, en principio, lugar
a la confusión entre los signos, pudiendo éstos
Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del coexistir pacíficamente en el ámbito comer-
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cial.
los casos en los que se trate de denominacio-
nes conformadas por palabras de uso común, la CUARTO: No son registrables como marcas los
distintividad se debe buscar en el elemento dife- signos cuyo uso en el comercio afectara el de-
rente que integra el signo. recho de un tercero y que, en relación con éste,
el signo que se pretenda registrar, sea idéntico
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- o se asemeje a una marca ya registrada o a un
DAD ANDINA, signo anteriormente solicitado para registro,
para los mismos productos o servicios, o para
CONCLUYE: productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al público a error,
PRIMERO: De la solicitud de interpretación de donde resulta que no es necesario que el
prejudicial remitida por el consultante y de los signo solicitado para registro induzca a confu-
documentos anexos, se desprende que la soli- sión a los consumidores sino que es suficiente
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la existencia del riesgo de confusión para que donde se pretende registrar, sea la designación
se configure la prohibición de irregistrabilidad. común o usual de los productos que se busca
proteger por lo que también son irregistrables,
QUINTO: Corresponde a la Administración y, en salvo que estén acompañados de otros elemen-
su caso, al Juzgador determinar el riesgo de tos que le den distintividad.
confusión con base a principios y reglas elabo-
rados por la doctrina y la jurisprudencia señala- El Consejo de Estado de la República de Co-
dos en la presente interpretación prejudicial y lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
que se refieren básicamente a la identidad o a la Sección Primera, deberá adoptar la presente
semejanza que pudieran existir entre los signos interpretación prejudicial cuando dicte senten-
y entre los productos. cia dentro del proceso interno Nº 2004-00067,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
SEXTO: Se presume que las palabras en idio- 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-
ma extranjero y su significado no son de conoci- cia de la Comunidad Andina, así como dar cum-
miento común, por lo que, al formar parte de un plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo
signo solicitado para registro como marca, se tercero, del Estatuto del Tribunal.
las considera como de fantasía, procediendo,
en consecuencia, su registro. Sin embargo, si NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente
su significado se ha hecho del conocimiento de interpretación a la Secretaría General de la Co-
la mayoría del público consumidor o usuario del munidad Andina para su publicación en la Gace-
producto o servicio correspondiente y, si se ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
trata de vocablos genéricos, descriptivos o de
uso común, el signo no será registrable. Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
SÉPTIMO: Todo signo registrado como marca
puede hacerse débil en el mercado de produc- José Vicente Troya Jaramillo
tos o servicios de que se trate. En efecto, si uno MAGISTRADO
de los elementos que integran el signo es de
carácter genérico o de uso común, o si evoca Carlos Jaime Villarroel Ferrer
una cualidad del producto o servicio, el signo se MAGISTRADO
hará débil frente a otros que también incluyan
uno de tales elementos o cualidades. Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
OCTAVO: Los signos de fantasía constituyen
una elaboración del ingenio e imaginación de Isabel Palacios Leguizamón
sus autores. Es la creación de un vocablo que SECRETARIA
no tiene significado por sí mismo, sino que
asocia indirectamente una idea por lo que, al TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ser altamente distintivo, es registrable. ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
NOVENO: Los signos comunes o usuales care- esta Secretaría. CERTIFICO.-
cen de suficiente distintividad, cuando consis-
tan exclusivamente en una indicación que en el Isabel Palacios L.
lenguaje corriente o en el uso comercial del país SECRETARIA
GACETA OFICIAL 06/07/2011 21.32

PROCESO 24-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) de la Decisión 486


de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de
la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, e interpretación, de oficio, de los artículos 136 literales a) y b), 150 y 190
de la misma Decisión. Actor: ALIMENTOS CONCHITA LTDA. Marca: “CONCHITA”
(denominativa). Expediente Interno Nº 2007-00100.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- tro solicitado mediante Resolución Nº 14828, de


DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 09 de junio de 2006. Finalmente, la demandante
12 días del mes de mayo del año dos mil once. ALIMENTOS CONCHITA LTDA.solicitó la nuli-
dad de dicha resolución administrativa.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la Repú- 3. Fundamentos jurídicos de la demanda
blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Sección Primera. La demandante ALIMENTOS CONCHITA LTDA.
manifiesta que:
VISTOS:
Los signos confrontados son similares al grado
Que, la solicitud de interpretación prejudicial se de causar riesgo de confusión en el público con-
ajustó a los requisitos establecidos por el ar- sumidor, ya que existen grandes similitudes
tículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aproba- entre el signo solicitado CONCHITA (denomina-
do por medio de la Decisión 500 del Consejo tivo) y la marca registrada CONCHITA Y ROGE-
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y LIO, siendo titular de las marcas registradas
que, en consecuencia, fue admitida a trámite CONCHITA Y ROGELIO (denominativa) en la
por auto de 04 de mayo de 2011. Clase 30, ALIMENTOS CONCHITA (denomina-
tiva) en la Clase 35 y la marca figurativa de una
1. ANTECEDENTES panadera en la Clase 30, guardando conexión
competitiva con los servicios a distinguir por el
1.1. Las partes signo solicitado en la Clase 43.

Demandante: ALIMENTOS CONCHITA LTDA. Asimismo, es titular de la marca ALIMENTOS


CONCHITA (denominativa) en las Clases 29 y
Demandado: La Superintendencia de Indus- 30, así como, de la marca registrada CONCHITA
tria y Comercio, de la República Y ROGELIO (denominativa) en la Clase 43. Ale-
de Colombia. ga la existencia del nombre comercial ALIMEN-
TOS CONCHITA LIMITADA desde el año 2004 y
Tercero interesado: Federación Nacional de la falta de un debido examen de registrabilidad
Cafeteros de Colombia. por parte de la Autoridad Administrativa, por lo
que alega los artículos 136 literal a) y 150 de la
2. Hechos: Decisión 486.

El 09 de noviembre de 2005, la Federación Na- 4. Fundamentos jurídicos de la contestación


cional de Cafeteros de Colombia solicitó el re- de la demanda.
gistro como marca del signo CONCHITA (deno-
minativo) en la Clase 43 de la Clasificación La Superintendencia de Industria y Comer-
Internacional de Niza, que incluye servicios de cio, de la República de Colombia, manifies-
restaurantes y hospedaje temporal. El extracto ta que: Los signos confrontados no son simila-
de la solicitud fue publicado en la Gaceta Nº res al grado de causar riesgo de confusión en el
559, de 30 de diciembre de 2005 y no se pre- público consumidor, por lo que procede otorgar
sentaron oposiciones, por lo que la Jefe de la el registro del signo solicitado, ya que si bien
División de Signos Distintivos concedió el regis- comparten la expresión CONCHITA, se entien-
GACETA OFICIAL 06/07/2011 22.32

de que pueden coexistir en el mercado, habida los signos susceptibles de representación


cuenta que distinguen productos y servicios di- gráfica. La naturaleza del producto o servicio
ferentes. al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
El tercero interesado, Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia, manifiesta que los Podrán constituir marcas, entre otros, los si-
signos confrontados no son similares al grado guientes signos:
de causar riesgo de confusión en el público
consumidor, por lo que procede otorgar el regis- a) las palabras o combinación de palabras;
tro del signo solicitado.
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
CONSIDERANDO: logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos;
Que, de conformidad con la disposición prevista
en el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea- (…)
ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-
ción se solicita, forman parte del ordenamiento “Artículo 136.- No podrán registrarse como
jurídico de la Comunidad Andina. marcas aquellos signos cuyo uso en el co-
mercio afectara indebidamente un derecho de
Que, a tenor de la disposición señalada en el ar- tercero, en particular cuando:
tículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal ca anteriormente solicitada para registro o
es competente para interpretar por vía prejudicial registrada por un tercero, para los mismos
las normas que integran el ordenamiento jurídi- productos o servicios, o para productos o
co de dicha Comunidad. servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue sión o de asociación;
admitida a trámite por auto de 04 de mayo de
2011. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a
NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO un rótulo o enseña, siempre que dadas las
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS: circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación”;
El Tribunal considera que procede la interpreta-
ción del artículo 134 literales a) y b); y, de (...)
oficio, de los artículos 136 literales a) y b), 150
y 190 de la Decisión 486. No se interpretará el “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido
artículo 135 de la Decisión 486, por no ser perti- en el artículo 148, o si no se hubiesen pre-
nente. sentado oposiciones, la oficina nacional com-
petente procederá a realizar el examen de
En consecuencia, los textos de las normas a registrabilidad. En caso se hubiesen presen-
ser interpretadas son los siguientes: tado oposiciones, la oficina nacional compe-
tente se pronunciará sobre éstas y sobre la
DECISIÓN 486 concesión o denegatoria del registro de la
marca mediante resolución”.
(…)
(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO
DE MARCAS DEL NOMBRE COMERCIAL

“Artículo 134.- A efectos de este régimen “Artículo 190.- Se entenderá por nombre co-
constituirá marca cualquier signo que sea mercial cualquier signo que identifique a una
apto para distinguir productos o servicios en actividad económica, a una empresa, o a un
el mercado. Podrán registrarse como marcas establecimiento mercantil.
GACETA OFICIAL 06/07/2011 23.32

Una empresa o establecimiento podrá tener turas, etc., según consta detallado en el artícu-
más de un nombre comercial. Puede consti- lo 134 de la mencionada Decisión.
tuir nombre comercial de una empresa o es-
tablecimiento, entre otros, su denominación Los elementos constitutivos de una marca
social, razón social u otra designación inscri-
ta en un registro de personas o sociedades El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
mercantiles. presamente establecido en la Decisión 344, es-
tá implícitamente contenido en la definición del
Los nombres comerciales son independien- artículo 134, toda vez que un signo para que pue-
tes de las denominaciones o razones socia- da ser captado y apreciado, es necesario que
les de las personas jurídicas, pudiendo am- pase a ser una expresión material identificable,
bas coexistir”. a fin de que al ser aprehendida por medios sen-
soriales y asimilada por la inteligencia, penetre
(…)”. en la mente de los consumidores o usuarios.

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS La representación gráfica y la distintividad son


CONSTITUTIVOS: los requisitos expresamente exigidos en la De-
cisión 486 como elementos esenciales de una
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca.
marca como “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica con-
Podrán registrarse como marcas los signos sus- siste en expresiones o descripciones realiza-
ceptibles de representación gráfica”. das a través de palabras, gráficos, signos mix-
tos, colores, figuras etc., de tal manera que sus
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo componentes puedan ser apreciados en el mer-
sensible colocado sobre un producto o acompa- cado de productos.
ñado a un producto o a un servicio y destinado a
distinguirlo de los productos similares de los El signo tiene que ser representado en forma
competidores o de los servicios prestados por material para que el consumidor, a través de los
otros”. 1 sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La
traslación del signo del campo imaginativo de
La marca es un bien inmaterial constituido por su creador hacia la realidad comercial, puede
un signo conformado por palabras o combina- darse por medio de palabras, vocablos o deno-
ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos, minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-
gráficos, etc., que, susceptibles de representa- lores, etc.
ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercado
productos o servicios, a fin de que el consumi- La característica de distintividad es fundamen-
dor o usuario medio los identifique, valore, dife- tal que reúna todo signo para que sea suscepti-
rencie y seleccione sin riesgo de confusión o ble de registro como marca; lleva implícita la
error acerca del origen o la calidad del producto posibilidad de identificar unos productos o unos
o del servicio. servicios de otros, haciendo viable de esa ma-
nera la diferenciación por parte del consumidor.
La doctrina ha reconocido, en atención a la Es entonces distintivo el signo cuando por sí
estructura del signo, algunas clases de marcas, solo sirva para diferenciar un producto o un
como las denominativas, las gráficas y las mix- servicio sin que se confunda con él o con sus
tas. En el marco de la Decisión 486 se puede, características esenciales o primordiales.
sin embargo, constatar la existencia de otras
clases de signos, diferentes a los enunciados, 2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN-
como los sonidos, los olores, los colores, la TIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA Y
forma de los productos, sus envases o envol- CON UN NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DE
CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. REGLAS PA-
RA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
1
Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS
DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS.
En el presente caso, la demandante ALIMEN-
Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo
I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. Págs. 15-16. TOS CONCHITA LTDA. señala que el signo soli-
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citado CONCHITA (denominativo) resulta ser militud y según la clase de productos o de ser-
confundible con sus marcas CONCHITA Y RO- vicios a los que cada uno de esos signos pre-
GELIO, agregando que es titular de las marcas tenda distinguir. En los casos en los que las
registradas CONCHITA Y ROGELIO (denomi- marcas no sólo sean idénticas sino que tengan
nativa) en la Clase 30, ALIMENTOS CONCHITA por objeto individualizar unos mismos productos
(denominativa) en la Clase 35 y la marca figura- o servicios, el riesgo de confusión sería absolu-
tiva de una panadera en la Clase 30, guardando to. Cuando se trata de simple similitud, el exa-
conexión competitiva con los servicios a distin- men requiere de mayor profundidad, con el obje-
guir por el signo solicitado en la Clase 43. Asi- to de llegar a las determinaciones en este con-
mismo, es titular de la marca ALIMENTOS CON- texto, así mismo, con la mayor precisión posi-
CHITA (denominativa) en las Clases 29 y 30, así ble.
como, de la marca registrada CONCHITA Y
ROGELIO (denominativa) en la Clase 43. El Tribunal observa también que la determina-
ción de la confundibilidad corresponde a una
Al respecto, la legislación andina ha determina- decisión del funcionario administrativo o, en su
do que no pueden ser objeto de registro como caso, del juzgador, quienes, han de establecer-
marca, los signos que sean idénticos o simila- la en base a principios y reglas que la doctrina y
res entre sí, conforme lo establece el literal a) la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de
del artículo 136, materia de esta interpretación precisar el grado de confundibilidad, la que pue-
prejudicial. Este Tribunal ha señalado: “La mar- de ir del extremo de la similitud al de la identi-
ca tiene como función principal la de identificar dad.
los productos o servicios de un fabricante, con
el objeto de diferenciarlos de los de igual o El riesgo de asociación es la posibilidad de que
semejante naturaleza, pertenecientes a otra el consumidor, que aunque diferencie las mar-
empresa o persona; es decir, el titular del regis- cas en conflicto y el origen empresarial del
tro goza de la facultad de exclusividad respecto producto, al adquirirlo piense que el productor
de la utilización del signo, y le corresponde el de dicho producto y otra empresa tienen una
derecho de oponerse a que terceros no autori- relación o vinculación económica.
zados por él hagan uso de la marca”. 2
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional
Asimismo, el literal b) del mismo artículo 136 Comunitario, basándose en la doctrina, ha se-
señala que no podrán registrarse como marcas ñalado que para valorar la similitud marcaria y el
aquellos signos cuyo uso en el comercio afecta- riesgo de confusión es necesario, en términos
ra indebidamente un derecho de tercero, en generales, considerar los siguientes tipos de si-
particular cuando sean idénticos o se asemejen militud:
a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas La similitud ortográfica que emerge de la co-
las circunstancias, su uso pudiera originar un incidencia de letras entre los segmentos a com-
riesgo de confusión o de asociación. pararse, en los cuales la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el número de
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos sílabas, las raíces, o las terminaciones comu-
este Órgano acerca del cuidado que se debe te- nes, pueden inducir en mayor grado a que la
ner al realizar el estudio entre dos signos para confusión sea más palpable u obvia.
determinar si entre ellos se presenta el riesgo
de confusión y/o de asociación. Esto, por cuan- La similitud fonéticase presenta entre signos
to la labor de determinar si una marca es confun- que al ser pronunciados tienen un sonido simi-
dible con otra, presenta diferentes matices y lar. La determinación de tal similitud depende,
complejidades, según que entre los signos en entre otros elementos, de la identidad en la síla-
proceso de comparación exista identidad o si- ba tónica o de la coincidencia en las raíces o
terminaciones; sin embargo, deben tenerse tam-
bién en cuenta las particularidades de cada
2
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, caso, con el fin de determinar si existe la posibi-
G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO lidad real de confusión entre los signos confron-
VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. tados.
GACETA OFICIAL 06/07/2011 25.32

La similitud ideológica se produce entre sig- la impresión general que el distintivo causa
nos que evocan la misma o similar idea, que en el mismo.
deriva del contenido o del parecido conceptual
de los signos. Por tanto, cuando los signos re- La regla de la visión en conjunto, a más de
presentan o evocan una misma cosa, caracte- evitar que sus elementos puedan ser fraccio-
rística o idea, se estaría impidiendo al consumi- nados en sus partes componentes para com-
dor distinguir una de otra. parar cada componente de una marca con los
componentes o la desintegración de la otra
REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO EN- marca, persigue que el examen se realice a
TRE SIGNOS DISTINTIVOS base de las semejanzas y no por las diferen-
cias existentes, porque éste no es el camino
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su de comparación utilizado por el consumidor
jurisprudencia las siguientes reglas originadas ni aconsejado por la doctrina.
en la doctrina para realizar el cotejo entre mar-
cas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro
criterio, debe emplearse el método de un co-
Regla 1.- La confusión resulta de la impre- tejo sucesivo entre las marcas, esto es, no
sión de conjunto despertada por las marcas. cabe el análisis simultáneo, en razón de que
el consumidor no analiza simultáneamente
Regla 2.- Las marcas deben examinarse su- todas las marcas sino lo hace en forma indi-
cesivamente y no simultáneamente. vidualizada. El efecto de este sistema recae
en analizar cuál es la impresión final que el
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme- consumidor tiene luego de la observación de
janzas y no las diferencias que existen entre las dos marcas. Al ubicar una marca al lado
las marcas. de otra se procederá bajo un examen riguro-
so de comparación, no hasta el punto de
‘disecarlas’, que es precisamente lo que se
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe
debe obviar en un cotejo marcario.
colocarse en el lugar del comprador presunto
y tener en cuenta la naturaleza de los produc-
La similitud general entre dos marcas no de-
tos. 3
pende de los elementos distintos que aparez-
can en ellas, sino de los elementos semejan-
Acerca de la utilidad y aplicación de estos pará-
tes o de la semejante disposición de esos
metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha
elementos”. 4
manifestado:
3. CLASES DE SIGNOS: Signos Denominativos
“La primera regla y la que se ha considerado
de mayor importancia, es el cotejo en conjun- La doctrina ha reconocido varias clases de mar-
to de la marca, criterio que se adopta para cas, como las denominativas, las gráficas y las
todo tipo o clase de marcas. mixtas, en atención a la estructura del signo.
En este contexto, el Tribunal considera conve-
Esta visión general o de conjunto de la marca niente examinar lo concerniente a las marcas
es la impresión que el consumidor medio denominativas, por corresponder a la clase de
tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a los signos en conflicto.
confusión frente a otras marcas semejantes
que se encuentren disponibles en el comer- Las marcas denominativas llamadas también
cio. nominales o verbales, utilizan expresiones acús-
ticas o fonéticas, formadas por una o varias
En las marcas es necesario encontrar la di- letras, palabras o números, individual o conjun-
mensión que con mayor intensidad penetra tamente estructurados, que integran un conjun-
en la mente del consumidor y determine así

4
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,
3
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos “CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
Aires, Pág. 351 y ss. COMUNIDAD ANDINA.
GACETA OFICIAL 06/07/2011 26.32

to o un todo pronunciable, que puede o no tener nombre comercial ALIMENTOS CONCHITA


significado conceptual. Este tipo de marcas se LIMITADA desde el año 2004, por lo que este
subdividen en: sugestivas que son las que tie- Tribunal considera pertinente desarrollar el te-
nen una connotación conceptual que evoca cier- ma de los nombres comerciales.
tas cualidades o funciones del producto identifi-
cado por la marca; y, arbitrarias que no mani- El artículo 136, literal b), junto con las disposi-
fiestan conexión alguna entre su significado y la ciones contenidas en el título X de la Decisión
naturaleza, cualidades y funciones del producto 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
que va a identificar. conforman el conjunto normativo que regula el
depósito y la protección del nombre comercial.
Dentro de los signos denominativos están los
signos denominativos compuestos, que son los Dentro del Proceso 70-IP-2010, se ha determi-
integrados por dos o más palabras. Al respecto, nado que el artículo 190 de la Decisión 486
el Tribunal ha establecido que: “No existe prohi- define el nombre comercial y delimita su con-
bición alguna para que los signos a registrarse cepto, de manera que se pueden extraer las
adopten, entre otras, cualquiera de estas for- siguientes conclusiones:
mas: se compongan de una palabra compuesta,
o de dos o más palabras, con o sin significación
• El objetivo del nombre comercial es diferen-
conceptual, con o sin el acompañamiento de un
ciar la actividad empresarial de un comer-
gráfico (...)”. 5
ciante determinado. 6
El cotejo entre signos deberá realizarse de con-
Si bien la norma hace referencia a los esta-
formidad con las siguientes reglas para la com-
blecimientos de comercio, esto se debe a un
paración entre signos denominativos:
problema conceptual. El signo distintivo que
• Se debe analizar cada signo en su conjunto, identifica los establecimientos de comercio
es decir, sin descomponer su unidad fonéti- es la enseña comercial, cuyo tratamiento se
ca. Sin embargo, es importante tener en cuen- da en el título XI de la Decisión 486.
ta las sílabas o letras que poseen una función
diferenciadora en el conjunto, ya que esto • Un comerciante puede utilizar más de un
ayudaría a entender cómo el signo es percibi- nombre comercial, es decir, identificar sus
do en el mercado. diferentes actividades empresariales con di-
versos nombres comerciales.
• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de
los signos a comparar, ya que si ocupa la
• El nombre comercial es independiente de la
misma posición, es idéntica o muy difícil de
razón social de la persona jurídica, pudiendo
distinguir, la semejanza entre los signos po-
coincidir con ella; es decir, un comerciante
dría ser evidente.
puede tener una razón social y un nombre
• Se debe tener en cuenta el orden de las vo- comercial idéntico a ésta, o tener una razón
cales, ya que esto indica la sonoridad de la social y uno o muchos nombres comerciales
denominación. diferentes de ella.
• Se debe determinar el elemento que impacta
de una manera más fuerte en la mente del • El nombre comercial puede ser múltiple, mien-
consumidor, ya que esto mostraría cómo es tras que la razón o denominación social es
captada la marca en el mercado. única; es decir, un comerciante puede tener
muchos nombres comerciales, pero sólo una
4. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PRO- razón social.
TECCIÓN.

En el presente caso, la demandante ALIMEN-


6
TOS CONCHITA LTDA. alega la existencia del Si bien la norma hace referencia a los establecimientos
de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de
comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se
5
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la
de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBU- norma incurre en una imprecisión que será tratada en
NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.
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1. Momento a partir del cual se genera la c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y
protección del nombre comercial. constante de un nombre comercial con ante-
rioridad a la solicitud de registro de un signo
Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 es- idéntico o similar, podrá oponerse a la misma
tablecen el sistema de protección del nombre si dicho signo puede causar riesgo de confu-
comercial. De conformidad con estas normas, sión y/o de asociación en el público consumi-
la protección del nombre comercial goza de las dor.
siguientes características:
d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo
a. El derecho sobre el nombre comercial se de un nombre comercial con anterioridad al
genera con su uso. Lo anterior quiere decir uso de un signo idéntico o similar, podrá opo-
que el depósito del nombre comercial no es nerse a dicho uso si éste puede causar ries-
constitutivo de derechos sobre el mismo. El go de confusión o de asociación.
registro de un nombre comercial puede ser
simplemente un indicio del uso, pero no ac- A diferencia de lo que sucede con el sistema
túa como una prueba total del mismo. atributivo del registro marcario, donde el dere-
cho surge del registro, el de protección del nom-
b. De conformidad con lo anterior, quien alegue bre comercial se basa en un sistema declara-
derechos sobre un nombre comercial deberá tivo de derechos. Es decir, el derecho sobre el
probar su uso real, efectivo y constante. El nombre comercial no se adquiere por la inscrip-
Tribunal ha determinado qué se entiende por ción o depósito, sino con su primer uso. Ade-
el uso real y efectivo de un nombre comercial, más, para que subsista el derecho, dicho uso
así como los parámetros de su prueba, de la debe ser real, efectivo y constante.
siguiente manera:
Un nombre comercial registrado de una manera
“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la y usado de otra, no generaría ninguna clase de
protección del nombre comercial que cabe derecho. Es decir, el nombre comercial registra-
derivar de su uso previo, en los términos do debe ser el mismo real y efectivamente usa-
siguientes: Por tanto, la obligación de acre- do en el mercado, ya que de lo contrario no ca-
ditar un uso efectivo del nombre comer- bría ningún derecho sobre el primero. Lo ante-
cial, se sustenta en la necesidad de funda- rior, por cuanto dicho signo, aunque registrado,
mentar la existencia y el derecho de pro- no tendría relación con el público consumidor.
tección del nombre en algún hecho con-
creto, sin el cual no existiría ninguna segu- La función de un sistema de registro de nom-
ridad jurídica para los competidores (…) de bres comerciales es, por un lado, informativo en
manera que la protección otorgada al nom- relación con el público consumidor y, por otro,
bre comercial se encuentra supeditada a una herramienta para que la Oficina de Registro
su uso real y efectivo con relación al esta- Marcario haga su análisis de registrabilidad de
blecimiento o a la actividad económica oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de
que distinga, ya que es el uso lo que per- existir un sistema de registro de nombres co-
mite que se consolide como tal y manten- merciales, la Oficina de Registro Marcario al
ga su derecho de exclusiva. Cabe precisar realizar el respectivo análisis de registrabilidad,
adicionalmente que el hecho de que un deberá tener en cuenta los nombres comercia-
nombre comercial se encuentre registra- les registrados.
do no lo libera de la exigencia de uso para
mantener su vigencia (…) las pruebas diri- En conclusión, como quiera que el uso es el ele-
gidas a demostrar el uso del nombre co- mento esencial para la protección de un nombre
mercial deben servir para acreditar la iden- comercial, el Juez Consultante deberá, al mo-
tificación efectiva de dicho nombre con las mento en que el signo CONCHITA (denomina-
actividades económicas para las cuales tivo) fue solicitado para registro, determinar si
se pretende el registro.” (Proceso 45-IP- el nombre comercial ALIMENTOS CONCHITA
98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo LIMITADA era real, efectiva y constantemente
de 2000, publicada en Gaceta Oficial del usado en el mercado, para así determinar si era
Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de protegible por el ordenamiento jurídico comuni-
julio de 2000). tario andino.
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En tal sentido, el uso del nombre comercial guardan similitud para impedir el registro,
podrá demostrarse mediante facturas comercia- corresponde a quien alega.
les, documentos contables, o certificaciones de
auditoría que demuestren la regularidad y la b) Canales de comercialización: Hay luga-
cantidad de la comercialización de los servicios res de comercialización o expendio de pro-
identificados con el nombre comercial, entre ductos que influyen escasamente para que
otros. pueda producirse su conexión competitiva,
como sería el caso de las grandes cade-
Asimismo, constituirán uso de un signo en el nas o tiendas o supermercados en los
comercio, los siguientes actos, entre otros: in- cuales se distribuye toda clase de bienes
troducir en el comercio, vender, ofrecer en venta y pasa desapercibido para el consumidor
o distribuir productos o servicios con ese signo; la similitud de un producto con otro. En
importar, exportar, almacenar o transportar pro- cambio, se daría tal conexión competitiva,
ductos con ese signo; o, emplear el signo en en tiendas o almacenes especializados en
publicidad, publicaciones, documentos comer- la venta de determinados bienes. Igual
ciales o comunicaciones escritas u orales, in- confusión se daría en pequeños sitios de
dependientemente del medio de comunicación expendio donde marcas similares pueden
empleado y sin perjuicio de las normas sobre ser confundidas cuando los productos
publicidad que fuesen aplicables. guardan también una aparente similitud.

5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA: c) Similares medios de publicidad: Los me-


dios de comercialización o distribución tie-
En el presente caso, la demandante ALIMEN- nen relación con los medios de difusión de
TOS CONCHITA LTDA. señala que el signo soli- los productos. Si los mismos productos se
citado CONCHITA (denominativo) de la Clase 43 difunden por la publicidad general –radio,
de la Clasificación Internacional de Niza resulta televisión y prensa-, presumiblemente se
ser confundible con sus marcas CONCHITA Y presentaría una conexión competitiva, o
ROGELIO, agregando que es titular de las mar- los productos serían competitivamente
cas registradas CONCHITA Y ROGELIO (deno- conexos. Por otro lado, si la difusión es
minativa) en la Clase 30, ALIMENTOS CON- restringida por medio de revistas especia-
CHITA (denominativa) en la Clase 35 y la marca lizadas, comunicación directa, boletines,
figurativa de una panadera en la Clase 30, guar- mensajes telefónicos, etc., la conexión
dando conexión competitiva con los servicios a competitiva sería menor.
distinguir por el signo solicitado en la Clase 43.
Asimismo, es titular de la marca ALIMENTOS d) Relación o vinculación entre productos:
CONCHITA (denominativa) en las Clases 29 y Cierta relación entre los productos pue-
30, así como, de la marca registrada CONCHI- de crear una conexión competitiva. En
TA Y ROGELIO (denominativa) en la Clase 43. efecto, no es lo mismo vender en una mis-
ma tienda cocinas y refrigeradoras, que
Al respecto, se deberá analizar el grado de co- vender en otra helados y muebles; en con-
nexión competitiva existente entre los produc- secuencia, esa relación entre los produc-
tos y servicios a que se refieren los signos en tos comercializados también influye en la
conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha aco- asociación que el consumidor haga del
gido los siguientes factores de análisis: origen empresarial de los productos rela-
cionados, lo que eventualmente puede lle-
a) La inclusión de los productos en una varlo a confusión en caso de que esa simi-
misma clase del nomenclátor:Esta regla litud sea tal que el consumidor medio de
tiene especial interés en el caso sub judice dichos productos asuma que provienen de
y ocurre cuando se limita el registro a uno un mismo productor.
o varios de los productos de una clase del
nomenclátor, perdiendo su valor al produ- e) Uso conjunto o complementario de pro-
cirse el registro para toda la clase. En el ductos:Los productos que comúnmente se
caso de la limitación, la prueba para de- puedan utilizar conjuntamente (por ejem-
mostrar que entre los productos que cons- plo: puerta y chapa) pueden dar lugar a
tan en dicha clase no son similares o no confusión respecto al origen empresarial,
GACETA OFICIAL 06/07/2011 29.32

ya que el público consumidor supondría se a cabo aún en el caso de que no hubiesen


que los dos productos son del mismo em- sido presentadas oposiciones; en consecuen-
presario. La complementariedad entre los cia, la Autoridad Competente en ningún caso
productos debe entenderse en forma di- queda eximida de realizar el examen de fondo
recta, es decir, que el uso de un producto para conceder o negar el registro.
puede suponer el uso necesario del otro, o
que sin un producto no puede utilizarse el El examen de registrabilidad por parte de la Ofi-
otro o su utilización no sería la de su cina Nacional es obligatorio y de oficio, y alcan-
última finalidad o función. za a un análisis por parte de la Oficina Nacional
sólo en la Clase Internacional solicitada, y no
f) Mismo género de los productos: Pese a en todas las demás.
que puedan encontrarse en diferentes cla-
ses y cumplir distintas funciones o finali- Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La
dades, si tienen similares características, existencia de oposiciones compromete más aún
existe la posibilidad de que se origine el al funcionario respecto de la realización del exa-
riesgo de confusión al estar identificados men de fondo, pero, la inexistencia de las mis-
por marcas también similares o idénticas mas no lo libera de la obligación de practicarlo;
(por ejemplo: medias de deporte y medias esto, porque el objetivo de la norma es el de que
de vestir).” 7 dicho examen se convierta en etapa obligatoria
dentro del proceso de concesión o de denega-
6. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE ción de los registros marcarios.” 8
REGISTRABILIDAD:
Acerca de los actos administrativos referentes
En el presente caso, la demandante ALIMEN- a la concesión o a la denegación de registros
TOS CONCHITA LTDA. alega la falta de un de- marcarios este Tribunal ha manifestado: “(...)
bido examen de registrabilidad por parte de la requieren de motivación para su validez; pero si,
Autoridad Administrativa, de conformidad con el además, la obligación de motivar viene impues-
artículo 150 de la Decisión 486.El extracto de la ta legalmente -en el presente caso por la misma
solicitud fue publicado en la Gaceta Nº 559, de norma comunitaria, de prevalente aplicación-
30 de diciembre de 2005 y no se presentaron debe entonces formar parte de aquél y, ade-
oposiciones, por lo que la Jefe de la División de más, como lo ha expresado la jurisprudencia de
Signos Distintivos concedió el registro solicita- este Tribunal Andino, podría quedar afectada de
do mediante Resolución Nº 14828, de 09 de nulidad absoluta la resolución que los contenga
junio de 2006. si por inmotivación lesiona el derecho de defen-
sa de los administrados”. 9
Al respecto, el artículo 150 de la Decisión 486
determina que “Vencido el plazo establecido en Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL
el artículo 148, o si no se hubiesen presentado DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
oposiciones, la oficina nacional competente pro-
cederá a realizar el examen de registrabilidad. CONCLUYE:
En caso (sic) se hubiesen presentado oposicio-
nes, la oficina nacional competente se pronun- 1. Un signo puede ser registrado como marca,
ciará sobre éstas y sobre la concesión o denega- cuando distingue productos o servicios en el
toria del registro de la marca mediante resolu- mercado y reúne el requisito de ser suscepti-
ción”. ble de representación gráfica, de conformidad
con lo establecido por el artículo 134 de la
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Compe- Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-
tente le corresponde realizar el examen de re-
gistrabilidad, el que es obligatorio y debe llevar-
8
Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916,
de 2 de abril de 2003. Marca:”CONSTRUIR Y DISEÑO”.
7
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
9
Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.
114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Ofi- G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca:
cial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
de 2004. MUNIDAD ANDINA.
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dad Andina. Esa aptitud se confirmará si el cias establecidas por la Decisión 486. Dicho
signo, cuyo registro se solicita, no se encuen- examen debe realizarse aún en aquellos ca-
tra comprendido en ninguna de las causales sos en que no hayan sido presentadas obser-
de irregistrabilidad determinadas por los ar- vaciones a la solicitud.
tículos 135 y 136 de la mencionada Decisión.
La distintividad del signo presupone su per- El examen de registrabilidad por parte de la
ceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. Oficina Nacional es obligatorio y de oficio, y
alcanza a un análisis por parte de la Oficina
2. No son registrables los signos que, según lo Nacional sólo en la Clase Internacional soli-
previsto en el artículo 136, literal a) de la re- citada, y no en todas las demás. Elpronun-
ferida Decisión 486, y en relación con dere- ciamiento que, independientemente de su
chos de terceros, sean idénticos o se ase- contenido, favorable o desfavorable, resuelva
mejen a una marca anteriormente solicitada las observaciones y determine la concesión o
para registro o registrada para los mismos la denegación del registro de un signo, debe-
servicios o productos o, para productos o rá plasmarse en resolución debidamente mo-
servicios respecto de los cuales el uso de la tivada, la que deberá ser notificada al peticio-
marca pueda causar en el público un riesgo nario.
de confusión y/o de asociación. De ello resul-
ta, que no es necesario que el signo solicita- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
do para registro induzca a error o a confusión Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
a los consumidores, sino que es suficiente la dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
existencia del riesgo de confusión para que emitir el fallo en el proceso interno, deberá adop-
se configure la prohibición de irregistrabili- tar la presente interpretación. Asimismo, debe-
dad. rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-
nidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
3. El Juez Consultante deberá aplicar los crite- Estatuto vigente.
rios sobre la comparación entre signos deno-
minativos expuestos en la presente providen- Notifíquese al Juez Consultante mediante copia
cia. certificada y remítase copia a la Secretaría Ge-
neral de la Comunidad Andina, para su publica-
4. Asimismo, no puede registrarse un signo que ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
sea idéntico o semejante a un nombre comer- gena.
cial, si su existencia y uso es anterior al
registro solicitado y si la identidad o seme- Ricardo Vigil Toledo
janza son de tal naturaleza que induzcan al PRESIDENTE
público a error. Quien alega la existencia de
un nombre comercial anterior debe probar su José Vicente Troya Jaramillo
uso real, efectivo y constante en el mercado. MAGISTRADO

5. Para llegar a determinar la similitud entre dos Carlos Jaime Villarroel Ferrer
marcas, se ha de considerar también los cri- MAGISTRADO
terios que permiten establecer la posible co-
nexión competitiva existente entre los pro- Leonor Perdomo Perdomo
ductos y servicios amparados por las mis- MAGISTRADA
mas, y las actividades económicas del nom-
bre comercial. Deberá tenerse en cuenta en Isabel Palacios Leguizamón
ese contexto, en principio, que al no existir SECRETARIA
conexión entre los productos y servicios que
protegen, la similitud de los signos no impe- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
diría el registro de la marca que se solicite. ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
6. La Oficina Nacional Competente debe, nece- esta Secretaría. CERTIFICO.-
sariamente, realizar el examen de registrabi-
lidad del signo solicitado para registro, el que Isabel Palacios L.
comprenderá el análisis de todas las exigen- SECRETARIA
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Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú