\

SOLICITUD DE MARCA: 227a715 "COMPAK DE KOBER

SOLICITANTE: GRAFFET, S.A. DE C.V.
InsLiLuLo Mexicano de
OPOSITOR¦ SILICALIA, S.L. la Propiedad Industrial
TIPO DE PROMOCIÓN: 251 MHRCH
*ML
ASUNTO: OPOSICION Exped tenLe : 227a7 15
Fol lo : ø2slø5Fa 1
FECHH=25/ll/2019 HORR=11.5d
o:~om~ncro~ CDHFRK DE KDBER
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRII 251 =0POSICION

lllllllll
DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS. va 1132863

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE Ml
PRESENTE Hasøssx s

LUIS JAVIER LEGARRETA CANTÚ, por y en representación de SILICALIA, S.L

personalidad que acredito en términos del artículo 181 de la Ley de la Propiedad
Industrial a través del documento de poder otorgado a mi favor el cual se encuentra
anexo al presente escrito bajo la prueba marcada con el numeral 1 y señalando
i/JN
como correo electrónico para oír y recibir todo tipo de avisos y notificaciones
Iegarreta@Iegarreta.com.mx y como domicilio el ubicado en AV. PICACHO S
w
AJusco no. 130-503, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 1a210 -u
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO y autorizando para los mismos fu

efectos a los Licenciados en Derecho RAFAEL HERES DEL VALLE, MARIANA k

TOVAR AZUELA, FERMÍN RODRIGO REYES FENTANES, OMAR SÁNCHEZ
-¿*
MÉNDEZ, RODRIGO VELARDE MIRANDA, DANIEL HERNANDEZ VILLA,
LEONOR ZARATE VILCHIS, JANET ARAIZA SANCHEZ y a los Pasantes en
8
Derecho ALMA DANIELA BARRAGAN ROMERO, BECHER ELIONAI DE LA L
ROSA ALBINO y DANIEL ANTONIO BAHENA LUVIANO, así como a los señores
GUILLERMO ROSALES ORTIZ y MARIO VILCHIS SARMIENTO, con todo
J
respeto comparezco para exponer: e
m
Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 120 de la Ley
de la Propiedad Industrial adicionado mediante la reforma publicada en el Diario (¿
Q.
Oficial de la Federación con fecha 01 de junio de 2016, en representación de
SILICALIA, S.L vengo a presentar formal oposición en contra del registro de la
c
Solicitud de Marca al rubro citada y a solicitar a esa H. Autoridad niegue el Reqistro
de la Solicitud de Marca en que se promueve y actúa y como consecuencia
expida el oficio mediante el cual se haga constar dicha negativa de
registro en virtud de los siguientes:

HECHOS:
1.- El Oponente en el presente procedimiento es SILICALIA, S.L., constituida el 25
de octubre de 1999, como continuación al proyecto empresarial iniciado con la
empresa MARMOL COMPAC S.A. (en adelante MARMOL COMPAC) constituida
a su vez el 2 de julio de 1975. En la actualidad MARMOL COMPAC es controlada
por SILICALIA.

MARMOL COMPAC, comenzó operando como una empresa familiar pero gracias
al buen desempeño de los responsables de la empresa, hoy se ha convertido en un
referente en el sector de los recubrimientos decorativos, tanto a nivel nacional como
internacional. Asimismo, SILICALIA, al igual que MARMOL COMPAC, gracias a la
calidad de los productos ofertados y la constante publicidad que ha recibido en los
diferentes medios de comunicación, se ha convertido en una de las primeras armas
mundiales en la producción de superficies de cuarzo y mármol, con presencia
comercial en más de 80 mercados, siendo los más importantes España, Portugal,
Alemania, México, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Oriente Medio,
Latinoamerica y Asia.
I I
I I

A modo de ejemplo indicamos que SILICALIA (y su filial de plena propiedad

MARMOL COMPAC) son titulares de más de 70 registros españoles e
internacionales en los que se incluyen el término "COMPAC".

De cuanto antecede cabe afirmar que en la actualidad SILICALIA se ha consolidado

en el sector internacional como una empresa de reconocido prestigio y un referente
en su sector de mercado. Asimismo, cabe afirmar que las marcas "COMPAC" en sus
diferentes formas, ha adquirido una especial fuerza distintiva para productos como
encimeras, revestimientos y mobiliario para cocinas y baños, siendo ampliamente
reconocida por los consumidores de este sector. Por lo tanto, es indudable que
dichos consumidores asocian los productos comercializados bajo la marca
"COMPAC" con un origen empresarial concreto y unos estándares de calidad muy
elevados, que ha venido encontrando en el mercado durante más de #0 años.

2.- En México el Oponente SILICALIA, S.L es titular ante este H. Instituto del
siguiente registro marcarlo el cual fue presentado a registro a través del Protocolo
de Madrid designando a México como parte contratada y concedido a registro por
esta H. Autoridad con fecha anterior para amparar entre otros productos
MATERIALES DE CONSTRUCCION NO METALICOS, los cuales resultan ser los
mismos que pretenden ser amparados por el Solicitante, tal y como se muestra a
continuación:

3.- No obstante, lo anterior con fecha 09 de octubre de 2019, la compañía

GRAFFET, S.A. DE c.v., solicitó a registro la denominación "COMPAK DE
KOBER" para amparar productos idénticos a aquellos que están amparados por mi
representada, es decir: MA TERIALES DE CONSTRUCCION NO METALICÚS y
que por lo tanto comparten los mismos canales de distribución. Dicha solicitud es
tramitada bajo el número de expediente 22711715 y fue publicada para efectos de
oposición el pasado 22 DE OCTUBRE DE 2019.

A.- Como esta Autoridad podrá notar, es evidente que la denominación propuesta a
registro por la compañía GRAFFET, S.A. DE c.v., resulta ser fonéticamente,
conceptualmente y visualmente similar a la marca de SILICALIA, S.L identificada
en el hecho 2 del presente escrito.

En virtud de lo anterior, existe un impedimento en términos de la fracción XVIII de

la Ley de la Propiedad Industrial para que cualquier tercero registre una marca igual
I I

o semejante en grado de confusión a la marca anterior de la cual el oponente es

titular, ya que la Marca "COMPAC THE SURFACES COMPANY" perdería su fuerza,
valor y grado de distintividad en el mercado mexicano.

En tales condiciones y en legítima defensa de sus derechos, es que mi representada

se ve obligada a formular la presente OPOSICIÓN en contra de la Solicitud de
Marca 227¢715 "COMPAK DE KOBER" al ser semejante en grado de confusión e
invadir el registro de marca "COMPAC THE SURFACES COMPANY" registrada
anteriormente por SILICALIA, S.L con base en la siguiente:

CAUSAL DE NEGATIVA:

ÚNICA. - La Solicitud de Marca 227A715 "COMPAK DE KOBER" no debe ser

registrada como marca y así debe declararse con fundamento en la fracción XVIII
del Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

"Artículo, 90.- No serán reg./Strab/es como marca:

XVIII- 'Zos signos idénticos 0 semejantes en grado de

confusión, a una marca en trámite de registro presentada con
anterioridad 0 a una registrada y vigente apocada a los
mismos o sim/iares productos o se/vic/Os. Quedan incluidos
aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada 0 en
trámite por e/ mismo t/tu/ar, para o9Stinguir productos o
servicios idénticos; "

Es decir, así como este H. Instituto está obligado por la Ley a otorgar un registro
cuando no existan impedimentos para otorgar el mismo, de igual manera está
obligado por la Ley a negar un registro cuando la marca sea idéntica o semejante
en grado de confusión a una marca presentada con anterioridad aplicada a los
mismos o similares productos o servicios.

Aplicando lo antes mencionado al caso que nos ocupa, es claro que esta autoridad
debe considerar a la Solicitud de 227A715 "COMPAK DE KOBER" semejante en
grado de confusión con la marca "COMPAC THE SURFACES COMPANY" de
SILICALIA, S.L toda vez que el isotipo de la marca "COMPAC THE SURFACES
COMPANY" resulta ser la palabra COMPAC, cuya variación ortográflca caprichosa
se encuentra totalmente comprendida en el expediente de marca 22711715
"COMPAK DE KOBER", propuesta a registro por la compañía GRAFFET, S.A. DE
c.v., para amparar productos idénticos dentro de la clase 19 internacional. Por lo
tanto, resulta probable que los consumidores crean erróneamente que la marca
"COMPAK DE KOBER" está relacionada con SILICALIA, S.L., o con su filial
MARMOL COMPAC S.A.

Por otro lado, es importante destacar que la confusión entre signos distintivos se
puede dar en cualquiera de sus tres aspectos, es decir, fonético, gráfico o
conceptual.

a) Confusión fonética, que es aquélla que se da cuando dos palabras se

pronuncian de modo igual o similar.

b) Confusión conceptual, es la representación o evocación de una misma cosa,

característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté
asociado el signo marcarlo.

c) La confusión gráfica o visual es originada por la identidad o similitud de los signos

en el caso particular se cumple a cabalidad, ya que la marca propuesta a registro
podría generar confusión entre el público consumidor, ya que el solicitante hace un
I I
r

En este tenor de ideas, se surte y actualiza la confusión fonética y conceptual ya

que como se puede observar la marca solicitada a registro propone una
denominación que comprende una variación ortográfica del isotipo de mi mandante,
es decir, de la palabra "COMPAC", por lo tanto, no existe argumento válido que
pueda desvirtuar la similitud en grado de confusión que se presenta entre la marca
de mi mandante y la solicitud que nos ocupa.

En el caso particular la confusión fonética se actualiza a cabalidad ya que la marca

propuesta a registro COMPAK DE KOBER se encuentra conformada por el isotipo
COMPAK el cual resulta ser una variación ortográfica caprichosa de la denominación
COMPAC, el elemento DE KOBER únicamente es introducido en la marca
propuesta a registro como un elemento indicador por parte del solicitante ya que de
hecho GRAFFET, S.A. DE C.V., no hace negocios bajo su razón social sino como
KOBER, tal y como se muestra a continuación:

le

Pf cüurtos
KOBER

EVOLL§'(j1(_")N_»QvíC)S LA
POSIBI LIDADES
CON CU8¡ERTA5 Y BARRAS DE ALTA TECNOLOGÍA

Esta coincidencia basta para encontrar que la marca propuesta a registro invade los
derechos adquiridos por mi representada ya que los consumidores percibirán una
única marca, seguida del surjo DE KOBER como un elemento indicativo de
procedencia y no como parte distintiva de la marca per sé.

Queda acreditado que en todas las marcas enfrentadas existe una denominación
común que hace que ambas marcas resulten ser similares en grado de confusión
con independencia del término DE KOBER.

Además, la variación ortográfica de "COMPAK" es irrelevante dado que ambas

marcas son pronunciadas de manera idéntica, por lo tanto, resulta evidente que el
consumidor estará frente a marcas similares en grado de confusión.

De esta manera, basta con que se actualice un aspecto de confusión ya sea fonético
o grafico para determinar que los signos son similares en grado de confusión. Sirven
de apoyo las siguientes jurisprudencias:

'Época.' Décima Época

Reg./L~;tro.' 160376
Instanaa: Tribunales Colegiados de C7rcu¡to
77joode Tes/3: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Jucfiaa/ de /a Federaadn y su Gaceta
LIbro ¡|¿ Enero de ZOIZ. Tnmn s'
I
I

Mater/ä(s).' Administrativa
Tes/8;.' /ÍJ5o.A. J/H (9a.)
Pág/ha: ¢103
PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL
ISO TIPO EN LA CONFRONTA CIÓN DE MARCAS MIXTAS
O COMPUESTAS PARA DETERMINAR SI SON
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIOM La palabra
/Sot/po hace referencia a aquello que es 'agua/ a/ tIPo', por /o
que e/ elemento /Sot/p/Co se refiere a /a pa/te icánica o más
reconoab/e y fundamenta/ de un diseño de identidad; de ah/
que en cua/qu/er bosquejo 0 proyecto en que aparezca ese
componente determinante automáticamente produzca en /a
mente de/ consumidor destinatario /a idea de que pro wene de/
titular de una marca con cierto prestigio o reconocida en e/
ámbito comerc/ai En ese tenor, cuando se comparan marcas
mixtas o compuestas, que se conforman por un elemento
denom/hativo y otro gráfico, debe veriflcarse en primer torr/ho
cuál es el componente fundamenta/ o /Sot/po de/ oïseño, a
efecto de determinar qué parámetro es e/ idóneo para rearar
e/ escrutinio, pues si /o que oist/hgue a /a marca es e/ eslogan
o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces
debe rea/¡zarse a partir de/ aspecto fonético, pero si /a parte
icen/ca 0 re/evante es /a figura de/ cflseño, tendrá que apocarse
princ/pa/mente /a perspectiva gráfica para determinar si existe
/a semejanza de meno. En esa tesitura, si el /Sot/po de una
marca mIxta registrada consiste en una imagen o dibujo bien
deán/do, éste no podrá ser ut/7/'zado por otro sIgno marcarlO
que proteja productos o servicios de /a misma clase pues no
puede permitirse que otro oiseño destinado a operar en e/
mismo sector comercIa/ se registre ufifizando una figura
s/Mi/an ya que podría generar confusión en los consumidores
de esos productos, a/ reducir/os a/ error de pensar que
provienen de un solo t/tu/ar, dado que aquéllos únicamente
toman en cuenta /as s/Mifltudes que a 'golpe de vista"tengan
/as figuras, s/h particu/ar/2ar en oiferenc/as que sólo puedan
apreciarse con un anáfisis minucioso y detallado, con /o que se
aptovecnana de/ prestigio que /a marca regIStrada tenga en e/
señor en que se comerciafice.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERÍA

ADMINISTRATÍVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo o7†ecto 6131/2009. Aloe Vera of América, Inc. 5 de

no viembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando
Cortés Galván. SecretanOx Gabne/ Reo/Ls* López

Amparo erecto 652/2010. Fábrica de Dulces Fraoí SZA. de CZ I/í

5 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Armando Cortés Ga/van. Secretario: Edgar Genaro Ceos//o
Velázquez

Amparo erecto 122/20.71. InmobMaria Empaque y Guarde,

SA. de C M 2 de marzo de 2011. UnanimIdad de votos.
Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga
Jiménez

Amparo of recto 618/2011. Société Des Produits Nest/ei SA. 5

de octubre de 2011. UnanimIdad de votos. Ponente: Armando
Cortés Galván. SecretaflO: Roberto Fraga Jiménez.
I I
1

Amparo erecto 801/2011. Productos Naturales de/ Centro,

EA. de c M 2</ de no viembre de 2011. UnanimIdad de votos.
Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga
Jiménez "

"Época: Décima Época

Registro: 2011798
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.9o.A. J/-<i (10a.)
Página: 2626
MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE
CONFUSIÓN EN TERMINOS DE LA FRACCION XVI DEL
ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO
DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE
COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA . EJE
DETERMINANTE UN VOCABLO -o PARTE DE EL- QUE
PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA A FAVOR
DE UN TERCERO. En el título cuarto, capítulo I, de la Ley de
la Propiedad Industrial se encuentra la protección a los
derechos atinentes a las marcas, entendiendo por éstas todo
aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie a clase en el mercado, las cuales pueden
ser denominativas, gráficas o mixtas, cuya finalidad será la de
vincular psicológicamente a una idea, concepto de un producto
o prestación de un servicio, evocando en el público consumidor
las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o
reputación. Es así que uno de los requisitos sine qua non para
obtener el registro de una marca es que cumpla, por sí misma,
con la función de distinguir productos o servicios respecto de
otros de su misma especie o clase, para lo cual podrá valerse
del uso de formas tridimensionales, frases compuestas,
colores, nombres comerciales, nombres propios o cualquier
elemento que la dote de distintividad, siempre y cuando no se
actualicen las prohibiciones plasmadas en el numeral 90 de la
ley en cita. En estas condiciones, existe semejanza en grado
de confusión en términos de la fracción XVI del indicado
precepto, si se intenta obtener el registro de un signo marcarlo
consistente en una frase compuesta, utilizando como palabra
eje determinante un vocablo -o parte de él- que previamente
se registró como marca a favor de un tercero, aun cuando se
argumente que se encuentra acompañada de otros elementos
que la hacen diferente, toda vez que, en el caso, la palabra eje
determinante es aquella que brinda a la marca su esencia en
cuanto a la denominación, reconocimiento y distintividad
frente al consumir promedio, con el objeto de favorecer la
venta de los productos y servicios amparados bajo su registro
respecto a sus competidores, por lo que es correcta la negativa
del trámite por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
I I
1

Amparo directo 90/2010. Buca Inc. 3 de junio de 2010.

Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos
Ruvalcaba. Secretario: Marco Antonio Vignola Conde.

Amparo directo 713/2013. Walmart Stores Inc. 8 de mayo de

201-fr. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos
Ruvalcaba. Secretario: José Arturo Moreno Cueto.

Amparo directo 680/201¿i. Frymaster, LLC. 11 de diciembre de

201¢i. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Urzúa
Hernández. Secretaria: Elizabeth Trejo Galán.

Amparo directo 785/201=i. Hip Hop Beverage Corporation. 6 de

febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Urzúa
Hernández. Secretaria: Lorena de los Ángeles Carnudas Cerrilla .

Amparo directo 108/2015. 9 de abril de 2015. Unanimidad de

votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario:
José Arturo Moreno Cueto.

Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende,
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 6 de
junio de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo
de Acuerdo General Plenario 19/2013."

MARCAS REFERENTES QUE SIRVEN DE GUÍA PARA

EXAMINAR SI LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE
PRETENDEN REGISTRARSE CON UNA DE ESTAS SON
SIMILARES EN GRADO DE CONFUSION A LOS QUE
AMPARA OTRA REGISTRADA.

Para determinar si los productos y/0 servicios que pretenden

registrarse con una marca son similares en grado de confusión
a los que ampara otra registrada, hay cuatro referentes que
pueden tomarse como gula: 1) debe comprobarse si son o no
Co/hc/dentes los canales de comerciaU2ac/On o oistr/buc/On de
los productos y servicios comparados' 2) debe /hdagarse si se
destinan a los mismos fines o tienen apflCaciones o usos
coincidentes; 3) debe determinarse si' e/ producto y servicio
tienen una naturaleza, estructura o caracteriSticas idénüCas o
aunes y, #} debe identificarse e/ carácter de competidor o
complementario.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA

ADMINÍSTRAUVA DEL PRIMER CIRCUITQ

Amparo cfirecto #86/2009. Hernán Alcocer Méndez # de na/zo

de 2010. UnanimIdad de votos. Ponente: Jean Claude
TronPet¡t .S`ecretana.' Claudia Patriara Peraza Esp/hoza.

Amparo o7†ecto 78/20.70. Montes y Compar7à, SA. de C M 20

de mayo de 2010. UnanimIdad de votos. Ponente: Jean Claude
TronPeti¿ Secretara: Alma Hores Rodnƒçuez.

Amparooïrecto 216/2010. The Lafyngeal Mask Company

Limiten Jo. de ju/¡o de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
I I
I I

Jesús Anton/O Nazar Sevi//a. Secretario: Ernesto González

González

Amparo d/redo 397/2010. Sears Roebuck de México, SA. de

c M 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Jesús Antonio Nazar Sevi//a. Secretario: Ernesto Gonza/ez
González

Amparo oirecto 508/2010. EzakiGficoKabush/7(/Ka/Sha. 20 de

enero de 2011. Unanflnidad de votos. Ponente: Patricio
Gonzá/ez-Loyo/a Pérez Secretaria: Dulce Mar/29 Nieto Roa.

Ha sido criterio reiterado de ese H. Instituto que para poder determinar si una marca
es similar en grado de confusión a otra es preciso establecer que la semejanza entre
dos no depende de los elementos diferentes que aparezcan en ellos, sino de sus
elementos similares por lo tanto el análisis de la solicitud 227A715 "COMPAK DE
KOBER" semejante en grado de confusión con la Marca "COMPAC THE
SURFACES COMPANY" de SILICALIA, S.L debe basarse en las
similitudes que resultan del conjunto de los elementos que los constituyen y no en
las diferencias ofrecidas por la marca en estudio, tal y como ha sido sustentado por
los tribunales colegiados de circuito:

"MARCAS REGLAS PARA DETERMINAR sus

SEMEJANZASEN GRADO DE conFuslón, CUANDO LOS
PRODUCTOS _o SERVICIOS SON DE LA MISMA
CLASIFICA CION O ESPECIE -
La marca es todo signo que se ut/7/'za para distinguir un
producto o servicio de otros y su principal función es servir
como elemento de identificación de los satisfactores que
genera e/ aparato productivo. En /a actualidad, vivimos en una
sociedad consumista, en donde /as empresas buscan
/incrementar su cUente/a, poniendo a oisposic/On de / a
población una mayor cantidad y vanedad de art/Cu/os para su
consumo, con /a única finalidad de aumentar /a producción de
sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. E/
/incremento en e/ número y variedad de bienes que genera e/
aparato productivo, fortalece /a presencia de /as mareas en e/
mercado, porque ellas constituyen e/ único /instrumento que
tiene a su disposición e/ consumidor para /debut/ficar/os y poder
se/ecc/Onar e/ de su preferencia. Ahora bien, los /hdustr/a/es,
comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una
marca en la industria, en e/ comercio o en los servicios que
presten; empero, e/ derecho a su uso exclusivo se obtiene
medIante su registro ante /a autoridad competente, según as/
/o establece e/ art/Cu/o 87 de /a Ley de Fomento y Protección
de /a Propiedad IndustrIaL además en este ordenamiento lega/
en sus art/Cu/os 89 y 90, se inoican /as hipótesis para poder
constituir una marca, as/ como los supuestos que pueden
of/g/har e/ no registro de /a misma. Uno de los objetivos de /a
invocada ley secundaria, es e/ de evitar /a coexistencia de
marcas confunotb/es que amparen los mismos productos o
servicios, y para ello estableció /a sIguIente diSposición que
dICe: '71/'tICu/o 90. No se registrarán como marcas: XVI Una
marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a
otra ya registrada y vIgente, apocada a los mismos o s/Mi/ares
productos o servicios. S/h embargo, s/'podrá registrarse una
marca que sea idéntica a otra ya registrada, si /a soliCitud es
planteada por e/ mismo t/tu/ar, para apoCar/a a productos o
servicios s/Mi/ares... " Por tanto, cuando se trate de registrar
I I

una marca que ampare productos o servicios sim/iares a los

que ya existen en e/ mercado, se debe tener en cuenta que
oic/va marca debe ser distintiva por sim/Sma, es decir que
debe revestir un carácter de of/yinafidad suficiente para
desempeñar e/ pape/ que /e es asignado por /a ley, debiendo
ser objetiva o real con /a fïnafidad de evitar toda posibilidad
de confusión con marcas existentes. Determinar /a exIStencIa
de /a confuno7bifidad de /as marcas o /a posib/iidad de que ella
se de no siempre es tarea fác/z' no exISte una regla
matemática, clara y precisa, de cuya apficación surja
indubitable /a confunoib/Wdad de un cotejo marcarlO. La
cuestión se hace más oifiCii ya que /o que para unos es
confunoib/e para otros no /o será Es mas, /as mismas marcas
provocarán confusión en un cie/to contexto y en otro no; sin
embargo, /a confund/bifidad existirá cuando por e/ parecido de
los signos e/ público consumidor pueda ser //evado a engaño.
La confusión puede ser de tres tIpos: a) fonética; b) gráfica; y,
c) conceptual o Ideo/ógica. La confusión fonética se da cuando
dos palabras vienen a pronunciarse de modo simi/a/1 En /a
practica este tIpo de confusión es frecuente, ya que e/ público
consumidor conserva mejor recuerdo de /o pronunciado que
de /o escrito. La confus/On gráflca se orIgina por /a /debut/dad o
s/mi//tud de los signos, sean éstos palabras, pases, oibujos,
etiquetas o cualquier otro signo, por su s/mp/e observación.
Este tIpo de confusiOn obedece a /a manera en que se percibe
la marca y no como se representa, manifiesta o expresa e/
signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por
semejanzas o/tográficas o gráficas, por la similitud de dibujos
o de envases y de combinaciones de colores, además de que
en este tipo de confus/On pueden concurrir a su vez /a
confusión fonética y conceptual La similitud ortográfica es
qu/2ás /a más nabitua/ en los casos de confusión. Se da por /a
coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello
/fluyen a misma secuencia de vocales, /a misma /ong/tud y
cantidad de s/7abas o terna/haciones comunes. La similitud
gráfica también se dará cuando los oibujos de /as marcas o los
tIpos de letras que se usen en marcas denom/hativas tengan
trazos parecidos o /gua/es; ello aun cuando /as letras o los
objetos que los oibujOs representan, sean oferentes.
AsimiSmo, exIStIrá confusión de/ivada de /a s/Mifitud gráfica
cuando /as etiquetas sean /gua/es o parecidas, sea por sim/Wtud
de /a combinación de colores utifizada, sea por /a disposición
s/Mi/ar de elementos dentro de /a misma o por /a ut/Wzac/ón de
dibujosparecidos. La s/M/Wtudgráfica es común encontrarla en
/as combinaciones de colores, princ/pa/mente en etiquetas y en
los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce
cuando siendo /as palabras fonética y gráficamente diversas,
expresan e/ mismo concepto, es decir, es /a representación o
evocación a una misma cosa, caracteriStica o idea, /a que
impIde a/ consumidor distinguir una de otra. E/ contenido
conceptual es de suma /Mpo/tancia para dec/Mr una
/hconfunoibi/idaoƒ cuando es eferente en /as marcas en pugna,
porque ta/ contenido tac/Wta enormemente e/ recuerdo de /a
marca, por ello cuando e/ recuerdo es e/ mismo, por ser e/
mismo contenido conceptua¿ /a confusión es inev/tab/e, aun
cuando también puáeran aparecer similitudes oitográficas o
fonéticas. Este tipo de confusión puede orIginarse por /a
sim/iitud de dibujos, entre una palabra y un cfibujO, entre
palabras con s/gnificados contrapuestos y por la inc/us/ón en /a
I I
I

marca de/ nombre de/ producto a d/Stinguin Dentro de estos

supuestos e/ que cobra mayor releve es e/ relativo a /as
palabras y los oibujos, ya que si e/ emblema o figura de una
marca es /a representación gráfica de una idea,
indudablemente se confunde con /a palabra o palabras que
designen /a misma ¡dea de /a otra marca a cotejo, por eso /as
denom/haciones evocafivas de una cosa o de una cualidad,
protegen no sólo /a expresión que /as constituyen, sIno
tamb/en e/ oibujO o emblema que pueda gráficamente
representarlas, /o anterior es así porque de /o contrario seria
fact/b/e burlar el derecho de los propietarios de marcas,
obteniendo e/ regIStro de emblemas o palabras que se refieren
a /a misma cosa o cua/¡dad a/uoida por /a denominac/On ya
registrada, con /a cual el público consumidor resu/tar/a
fácilmente /inducido a confunoir los productos. Diversos
criterios sustentados por /a Suprema Co/te y Tribunales
Co/eg/ados, han señalado que para determinar si dos marcas
son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a /as
semejanzas y no a /as oiferencias, por /o que es necesario a/
momento de resolver un cotejo marcarlo tener en cuenta /as
siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla
considerando /a marca en su conjunto. 2) La comparación debe
apreciarse tomando en cuenta /as semejanzas y no /as
o7ferencias. 3) La iMitación debe apreciarse por imposición, es
decir viendo a/ternat/'vamente /as marcas y no comparándolas
una a lado de la otra; y, el La similitud debe apreciarse
suponiendo que /a confus/On puede sufrirla una persona
medianamente inteflyente, o sea e/ comprador medIO, y que
preste /a atenciOn común y Ord/haria. Lo anterior impla en
otros términos que /a marca debe apreciarse en su totafidad
sin particu/ar/Zar en /as oiferencias que punieran of*ecer sus
o7Stintos aspectos o detalles, considerados de manera a/S/ada
o separadamente, s/ho atenoiendo a sus semejanzas que
resulten de su examen g/obai para determ/har sus elementos
por/Mord/a/es que /e dan su carácter distintivo; todo ello deberá
efectuarse a /a prIMera impresión norma/ que proyecta /a
marca en su conjunto, ta/ como /o observa e/ consumIdor
destinatario de /a misma en /a realidad, sin que pueda
asimi/árse/e a un examinador minucioso y deta/USta de signos
marcados. Esto es asi porque es e/ público consumidor quIen
fundamentalmente merece /a protección de /a autoridad
adm/71/Strativa quien otorga e/ regIStro de un signo marcarlo,
para evitar su desorientación y error respecto a /a naturaleza
y orIgen de los cflSt/htos productos que concurren en e/
mercado, por /o que oic/va autoridad a/ momento de otorgar
un registro marcarlo, siempre debe tener en cuenta que /a
marca a regIStrar sea /o suficientemente d/St/ht/'va entre /a ya
registrada o registradas; de ta/ manera que e/ público
consumidor no sólo no confunda una con otras; s/ho que ni
siquiera exISta /a posib/Wdad de que /as confundan, pues sólo
de esa manera podrá lograrse una verdadera protecc/On a/
público consumidor y, obviamente se podrá garant/'zar /a
integridad y buena fama de/ signo marcarlo ya registrado,
asegurando de esa forma /a fácil identificación de los productos
en e/ mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos
marcas son semejantes en grado de confusión conforme a /a
fiacc/On XVI de/ art/Cu/o 90 de /a Ley de Fomento y Protección
de /a Propiedad IndustrIaL debe atenderse a /as reglas que
previamente se han cItado. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
I
1

EN MA TERIA ADMINISTRA UVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en rey/SiOn 1778/9¢.-Comerc¡a/ y Manufacturera, SA.
de C v.-2o de octubre de 199%-Unan/Midad de votos.-
Ponente: Genaro Da vid Góngora Pimentel -Secretario: Jacinto
Juárez Rosas. Amparo en re wï;/On 1965/9%,-The Concentrate
Manufacturing Company of Ire/and-H de octubre de 199%-
Mayona de votos.-Ponente y oisidente: Carlos A/rredo Soto
Wilaseñon- Secretaria: Silvia Eflkabet/1 Morales Quezada.
SemananO Juncial de /a Federac/On, Octava Epoca, Tomo XI/-
L febrero de 1995 página zoz Tribunales Colegiados de
Circuito, tesis ./Í30.A.581 A "

Es importante mencionar que no debe apelarse primordialmente al análisis de las

diferencias entre una marca y otra, pues para el público en general es difícil elaborar
una operación mental subjetiva y puede ser inducido a error con facilidad, sirve de
apoyo la siguiente tesis:

MARCAS; IMITA CION DE Una marca lM/ta a otra, cuando

ambas se pueden confunoin apreciadas en conjunto o
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados; por
tanto, no sólo debe apreciarse e/ anáfisis de /as oiferenc/as que
existen entre una y otra, s/ho a /as semejanzas que fác/imente
puedan advertirse y son /as que pueden pro vacar confusión en
e/ público consumidos Amparo administrativo en revISión
6289/#5 The Coca Cola, Co. 3 febrero de 19-12 UnanimIdad
de cinco votos. La pubflCaciOn no menciona e/ nombre de/
ponente.

Acerca del carácter de distintividad de que debe gozar una marca sobre los artículos
o productos a que se aplica, el criterio sustentado desde tiempo por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y reiterado, a su vez, por los Tribunales Colegiados
del Primer Circuito en Materia Administrativa, puede resumirse el siguiente:

W atenderse a los productos amparados por dos marcas,

deben tenerse siempre en cuenta como bases, /a naturaleza
de los productos los fines a que están destinados, e/ público
consumidor de ellos los canales de distribución de los
productos y los lugares de venta de /as mercancias,
precisamente con /a finafidad de que e/púbflCo consumidor que
normalmente tiene poco cuIdado a/ adquirir los productos, no
Ca/ya en /a confusión de comprar uno por otro, tratándose de
/a misma o semejante clase de productos, los mismos
compradores, los mismos lugares de venta y los mismos
canales de o9Str/bución, eta, adquiriendo un producto con una
denominación que por otra parte resulte semejante en grado
de confusión a otra ya registrada y usada en /a misma o
semejante clase de productos o mercancias, induciendo a/
público consumidor a /a creencia de que está adquiriendo e/
producto que está acostumbrado a comprar con /a marca
anteriormente registrada, y que /a nueva marca o
denom/hación que aparece en e/ mercado necesariamente
resulta para e/ público consumidor una simple variante de /a
otra, por /o que fundamentalmente cree que /as mercancias
tienen e/ mismo orIgen o procedencia, de ab/que ta/ sea /a
confusión que precisamente pretende evitar /a Ley de /a
MaterIa, de /a cual /a AutorIdad Administrativa está ab//qada a
salvaguardar"
l
I 1

Lo que se busca evitar no es sólo que el público consumidor confunda un producto

o un servicio con otro sino, sobre todo, trata de evitar que el público adquirente de
tales productos o servicios se confunda respecto al origen o procedencia y calidad
de los mismos, bajo la creencia de que el oferente de unos y otros es el mismo.

Como ha quedado cabalmente demostrado, la marca que pretende proteger el

solicitante, comprende en su totalidad el ¡sotipo "COMPAC" que está comprendido
en la marca "COMPAC THE SURFACES COMPANY" de SILICALIA,
S.L., pues resulta obvio que las palabras DE KOBER no aportan grado de
distintividad alguno en virtud de que dicho término únicamente indica la marca de
la compañía que comercializará el producto "COMPAK" que en realidad será
comercializado. Por lo tanto, resulta evidente que GRAFFET, S.A. DE C.V., estaba
consciente y tenía pleno conocimiento de la existencia de la marca del Oponente
SILICALIA, S.L., y de SU marca COMPAC THE SURFACES COMPANY"
pues ha quedado establecido que esta cuenta con más de 70 registros
tanto en su natal España como a nivel internacional en los que se incluyen el término
"COMPAC" y que además amparan y distinguen los mismos productos que
pretenden ser comercializados por GRAFFET, S.A. DE c.v.

En consecuencia ha quedado plenamente demostrado que el solicitante ha

presentado a registro una marca que resulta ser similar en grado de confusión en
términos de la fracción XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial y que además va
dirigida al mismo consumidor y que comparte los mismos canales de distribución, lo
cual es motivo suficiente para. negar la solicitud de marca citada al rubro, por lo que
solicito a esta autoridad tome en cuenta todas las consideraciones antes
mencionadas y niegue el registro de la Solicitud de Marca 227a715 "COMPAK DE
KOBER", solicitada a registro por la compañía GRAFFET, S.A. DE c.v.

PRUEBAS

Ofrezco como pruebas por parte de mi representada y mismas que relaciono con
cada uno de los hechos manifestados en el presente escrito las siguientes:

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el documento de poder expedido

a mi favor por SILICALIA, S.L.

Con la presente se desprenden las facultades del suscrito para formular el presente
escrito.

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el título de registro expedido por

este H. Instituto respecto a la concesión otorgada en favor de SILICALIA, S.L. en
relación a la marca base de la oposición cuyos datos principales son los siguientes:
1
I
I l

Con la presente probanza se acredita el interés jurídico de mi poderdante.

3.- LA DOCUMENTAL PRIVADA, Consistente en un listado de las marcas

"COMPAC" sobre las cuales el Oponente tiene derechos a nivel nacional e
internacional.

a.- LAS DOCUMENTALES PRIVADAS. - Consistentes en Resoluciones emitidas

por la Oficina de Marcas Europea (EUIPO) en virtud de las cuales se niega el registro
de la marca (COMPAC TOP) y la sentencia emitida por Tribunales españoles (incluido
el Supremo) que recayeron en un procedimiento de infracción iniciado frente a la
referida marca, que confirman que el término COMPAC tiene una fuerza distintiva
importante.

5.- LAS DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en impresiones obtenidas del

portal web de las partes involucradas.

Con las presentes se acredita que el solicitante pretende comercializar productos

idénticos a aquellos que se encuentran amparados por la marca del Oponente.

6.- LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humano, en todo aquello que

beneficie los intereses de mi representada.

7.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que beneficie los intereses

de mi representada.

Por lo anteriormente expuesto a este INSTITUTO MEXICANO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL, atentamente solicito se sirva :

UNICO: Tenerme por presentado en nombre y representación de SILICALIA, S.L

en los términos del presente escrito solicitando a esta H. Autoridad se niegue el
Registro como Marca de la Solicitud de Marca citada en referencia y expida el oficio
que así lo haga constar.

PROTESTO LO NECESARIO.
CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
P.P SILICALIA, S.L

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LIC. LUIS JAVIER LEGARRETA CANTÚ
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Este documento no es un comprobante fiscal.
Su factura estará generada dentro de los tres dios hábiles posteriores a su pago.
El formato de pago FEPS sin factura es valido para presentar el trámite que ampara ante el IMPI,
Si tiene agar problema para descargar su factura electrónica,
envle los olios FEPS correspondientes al siguiente correo electrOnico: 'w

buzon@impi.gob.mx

Hubo problemas al generar el sello electrónico

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CARTA PODER

SEÑORES: LUIS JAVIER LEGARRETA CANTÚ Y/O

FERMÍN RODRIGO REYES FENTANES Y/O
RAFAEL HERES DEL VALLE

Por la presente otorgo (otorgamos) a ustedes poder especial, pero tan amplio
como en derecho proceda para que conjunta o separadamente, en mi (nuestro)
nombre y representación gestionen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, el registro de todas nuestras patentes de invención, modelos de
utilidad, dibujos y modelos industriales, el registro de todas nuestras marcas,
marcas de servicios, y cualquier tipo de signos distintivos denominaciones de
origen, avisos y nombres comerciales y en general los trámites relacionados con
los mismos incluyendo la facultad para presentar oposiciones en contra de
solicitudes de terceros, la cancelación de dichos registros, así como que nos
representen en cualquier procedimiento contencioso administrativo relacionado con
nuestros registros o solicitudes mencionados o cualquier otra cuestión relacionada
con de Propiedad InteleMal, a cuyo efecto quedan facultados para dar, ante
dichas autoridades todos los pasos necesarios con el objeto indicado, elevar
solicitudes, formular descripciones, enmiendas, oposiciones, declaraciones
apelaciones y reclamaciones, celebrar y registrar cesiones y todo tipo de contratos
y convenios, pagar impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios y
renovaciones recibir documentos títulos, cancelar registros y, en general, hacer
cuanto fuere necesario ante las Autoridades Administrativas y Judiciales de
cualquier orden, en resguardo de mi (nuestros) intereses dándoles asimismo
facultad para sustituir el presente poder y para presentar, intervenir y desistirse de
cualquier recurso o apelación derivado de los mismos, incluyendo recursos ante el
IMPI y/o Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y/o Amparo.

Atentamente,

Maria del Carmen Sanchis Brines

(Applicant)

Gina Navarro Pérez

Testigo (,\Mtness)

I .
*-*___

Victoria Pérez Gigante

Testigo (Witness)
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l I\ .
* . ., 1,
§\

J
1
l

Yo, María del Campen Sancho Brines certifico que tengo capacidad legal suficiente
para otorgar este poder en representación de SII.ICALIA, S.L. y que mi capacidad
legal es legítima.

Todos los requisitos que exigen los ordenamientos legales se han cumplido de
conformidad con las leyes del lugar de arma de este poder. Los documentos y
registros que constituyen una prueba directa y positiva de mi personalidad legal
para otorgar este poder son :

1) Acta constitutiva de dicha sociedad, de fecha 25 de octubre de 1999

(notario D. Carlos Pascual de Miguel y número de protocolo 7.918), en cuya
virtud fui nombrada consejera.
2) Los estatutos de la sociedad, de fecha 25 de octubre de 1999.

De acuerdo con las Constancias anteriores, certifico lo siguiente:

a) Que SILICALIA, S.L. es una Compañía debidamente organizada y legalizada

bajo las leyes de España.

b) Que el principal asiento de los negocios de dicha sociedad se encuentra ubicado

en Valencia (España).

c) Que el acto o actos para los que se confiere el presente poder están
comprendidos entre los que constituyen su objeto social.

d) Que yo María del Carmen Sanchis Brines estoy facultada para otorgar este
poder.

Fecha: 25 de noviembre de 2019

País: España
Estado de: España
Ciudad: Valencia

Atentamente,

.
9l

// .I .

María del Carmen Sancho Brines

¡un en
 TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

SILICALIA, S.L.
Nacionalidad ESPAÑA
Domicilio TRAVESSERA D'ALBAlDA. 1
REAL DE GANDIA (VALENCIA) E-ÄB727 ESPAÑA

Registro 18123¿8 Registro Internacional 1322802 Tipo de Marca MIXTA

Signo distintivo COMPAC THE SURFACES COMPANY y Diseño
Clase 19
So aplica ¡ MATERIALES DE CONSTRUCCION NO METALICOS y, EN PARTICULAR, PLACAS, TABLEROS, SUPERFICIES, ESCALERAS.
PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS EN GENERAL Y COLUMNAS REALIZADOS EN MATERIALES LAPIDEOS Y PETREOS; RECUBRIMIENTO
DECORATIVO EXTERIOR DE CHIMENEAS Y FACHADAS, AGLOMERADOS ALFEIZARES; JAMBAS NO METALICAS EXCLUYENDO LOS
MATERIALES GEOSINTETICOS Y GEOTEXTILES, TEJIDOS NO METALICOS, GENEROS DE VELLON Y MATERIALES COMPUESTOS PARA
ARMAR, DRENAR o ESTABILIZAR TERRENOS o SUBSUELOS; EXCLUYENDO REFRACTARIOS.

Expediente 1830529
Fecha de presentación MAY 5, 2018
Hora 00:00

Clasificación de 27.5.1, 27.5.5

Elementos Figurativos (7)

LI ¡me-¡WI de dgnn ülfinüvu .n uh titulo pulo. pr.untI vihclcnu n d lona do lau eolulu nmcdo si prumíldo un II nolldtud d. ndúb.

Se unido .I pvuunmn lltulc am fundnmunto un los uNlwlon 125 y 126 dc In Lay 60 II Proplodnd lnduIVinl; 5 y 25 dll Amado pa .I quo u uUhluon lo; Urnmìnrnos p.r¡ In ¡andén de
paüdama y pmmødcnu pltunhüu confornn ¡I Protocolo mnounlcmo ¡I Mula d. Madrid MoMo d Rogluo Intumldond do mlluu, uno .I Inuflháo Mlxiono do la pmplnund Indlnhial

Lu viqwdn de Roqlltm Intmdnnnl un do 10 nñcu, uno naulbllldud do nnovudún, do conformidad con la idlwlu A 1)1), 6 1) y7 1) de Protocolo Cnnclmiunh J Nnqlo du Madrid Rolnfivo ll Rogiuto
Inhm¡dcndd.M.fu1. I¢¢=pua¢¢nmaan¢¢l27 u¢¡unxø d. 1919, mcdifimdoII3dooduhnda2M8yd 12 anovl.mbndu2007y28dulAwudopan!quuuuilhluclnloallnumiantoupnrnln
uhndòn da Jdidtudu, plüdonu y piomodonu PI.¡.fllld- cøfl1*um|0 el Protocolo dnnoilnlnMu .I reglo do MIdrid rdlflvc ¡I Rogluflo In:¢†u¢¢nu d. rnnuuc, IM el lnlfiluiø Mnxdu-1o do le Fmphdud
mauumu.

En el uno d. qua d pronto titulo u h.y¡ aflqlnnaø dc mi tdidwd du ndunniòn ìüfllurld fuumuludn un pølhliofidld ll nfilho iniumdorfl. d titulo ø1- du un ramo d .I nglúo Imumnduni no
oninguc, un fundamento un lo: lnlwlon 3hr.2! de Pmtneulo y20 ad ¡muda dudo - el pardo uwuvluv.

Oulci auuaibo al nmlenie llwlo lo hice con Iunduncmo .n los Iflwlos 1'. 2° Irucddn v, 6' fondón III y 7' BIS 2 do ll Lay du In Pmpiednd IndusMdg 1', 3' hudån v lndao h), uuulnaauu ii), iii) y Iv) uimctø
y -mundo gula nspødvinenh, J', Si' 11, Irinddn II y ÚÍÍÍHIO Fe"II° y 13 llludüì ll de ÑIQÍÚIIUIÍO de ÍHIÍÍÍLRO Moxìuno dl ll Plupliüd Indulhid, 'll a'. A', 5' mas, v ind» b. wblndicll II), III) y Iv)
prlmuro y uqundo alón øupcdivuncnh, 17 fricdón ll, 28 y 31 d.I Entdulo Orgánico du ute InutiMio. 1', 3' yo' Inda I) ptnflbu lntopenúiümo, penútflmo y último do Amado qu. dnlogn na | ha!! un
los Dindnru Genariu Adjuntos, Courdlnndor. Diundclu Dmuunuu, Tltúrn do I- Ofldnu RegIoWa, Subdhdunn Dlvisiannln. Cocldinndaan Dupflmnntdu y cum: Subuhumou de infliuh:
Mflflwl0 do II Prøvhalu Inaumu. ova.".nunca Ltqulu ww Mmm., uølaønu y modifiadunu u una-Mln Wqcmu • le han un mmm Au nfwfn. uxum,

CIUDAD DE MEXICO. A 19 DE OCTUBRE DE 2011.

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE R OLUCIONES JURIDICAS DE SIGNOS DISTINTIVOS

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LIC. LAURA ISELA ¡AR cAncrïcTLT I ulmnuwumuu
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 Marcas COMPAC (Enero 2019

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*** OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
* * (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
* *
** * * * División de Oposición
B280

RESOLUCIÓN
del 29/03/2010
EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN NO B 1 350 760

Oponente: Silicalia, S.L.

C/ Grabador Esteve, 8 - puerta 6
A60011 Valencia
España

Representante: Garrigues IP. S.L.P.

C/Hermosilla 3
28001 Madrid
España

Marcas :
COMPN;'mar

Q
COM FACMARMOISÁILJARTZ
W
COMí*._AC Håfil'-wI 131,-1.912

contra

Solicitante: Formica, S.A.

C/ Txomin Eguileor 5A
A8960 Galdakao (Vizcaya)
España

Representante: Da Maria Antonia Ezcurra Zufia

C/ Iparraguirre 15 - 2°A
118009 Bilbao (Vizcaya)
España

Solicitud impugnada:

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Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 2 de 12

I. HECHOS Y PROCEDIMIENTO

El 18/12/2007, el solicitante presentó la solicitud n° 6 52A 2A3 para registrar la marca

que se reproduce en la portada en la clase 20.

La oposición se presenta contra todos los productos designados en la solicitud

impugnada.

La oposición se basa en el registro de la marca comunitaria n° 3 590 536 de la

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COMPAC
marca figurativa | que consta también en la portada, para una lista de
productos de las clases 19, 27 y 39. Marca solicitada el 19/12/2003 y registrada el
05/11/2008.

La oposición se basa en el registro de la marca española n° 2 572 803 de la marca

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figurativa , que consta también en la portada, para una lista de productos y
servicios de las clases 19, 27, 35, 37 y 39. Marca solicitada el 18/12/2003 y
registrada el 17/06/20011.

La oposición se basa en el registro de la marca española n° 2 580 958 de la marca

figurativa COMFAtÍMARMOlG:O¿.l›\RTZ , que consta también en la portada,

para una lista de productos y servicios de las clases 19, 27 y 39. Marca solicitada el
16/02/200@ y registrada el 16/12/20011.

La oposición se basa en el registro de la marca española n° 2 6311 ¿OA de la marca

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figuratlva ~nwn›.›An2' que consta también en la portada, para una hsta de productos y
servicios de las clases 19, 27 y 39. Marca solicitada el 03/02/2005 y registrada el
07/06/2005.

La oposición se basa en todos los productos y servicios amparados por las marcas
anteriores.

La oposición se basa en los motivos contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra

b) del Reglamento (CE) n° 207/2009 de Consejo sobre la marca comunitaria (RMC).

La parte oponente alega lo siguiente: que existe riesgo de confusión debido a la

similitud entre las marcas oponentes y la solicitud de marca comunitaria, así como
también a la identidad o similitud aplicativa existente entre los productos y servicios
protegidos por las marcas mencionadas. Por otro lado, alega que sus marcas tienen
un elevado carácter distintivo debido a su uso y que además formas una familia de
marcas. Por último, solicita el rechazo total de la solicitud de marca comunitaria.

El solicitante por su parte alega que los signos son lo suficientemente dispares
desde un punto de vista fonético, denominativo y conceptual como para evitar
cualquier riesgo de confusión entre las marcas. Por todo ello, considera que la
oposición debe de ser rechazada en todo su contenido.
1
I

1 I Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 3 de 12

II. RESOLUCIÓN

1. Riesgo de Confusión - Artículo 8(1)(b) RMC

a) Observaciones preliminares

Por lo que respecta a las alegaciones presentadas por las partes relativas a la
existencia de otros antecedentes o resoluciones previas, señalar que los
precedentes que han sido alegados por las partes, siendo tomados debidamente en
consideración, no constituyen en modo alguno un hecho vincularte para la OAMI y,
no tienen una incidencia directa en el presente procedimiento. Asi pues, la
posibilidad de registrar un signo como marca comunitaria debe apreciarse
únicamente a la luz del RMC, tal como lo ha interpretado el juez comunitario
particularmente en el caso resuelto por la sentencia "TORRE MUGA", y no sobre la
base de una práctica anterior de las autoridades nacionales o de esta Oficina.
(Resolución de la Segunda Sala de Recurso R 36/2006-2 TORRE DE BENITEZ /
TORRES y otras, del 06/11/2006), ( Sentencia TPl del 21/0d/200<1, T-127/02
Concept - Anlagen u. Gerente mach "GMP" für Produktion u. Labor GmbH contra
OAMI "ECA").

Por otro lado, el solicitante argumenta que la conducta de la empresa oponente

resulta a todas luces contradictoria e inconsecuente, pues ha consentido que los
signos enfrentados convivan dado que el solicitante es titular también en España de
la marca nacional n° 2 658 3¢i2 desde el año 2005. La Oficina considera que la
existencia de registros de marca no es en si misma especialmente concluyente, ya
que no refleja necesariamente la situaciOn del mercado.

A este respecto, el Tribunal General ha establecido que «no se excluye

completamente que, en ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el
mercado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto
constatado por las instancias de la OAMI. Sin embargo, dicha posibilidad sólo puede
tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento ante la OAMI, la
solicitante de la marca comunitaria ha demostrado suficientemente que dicha
coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusion, por parte del público
interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la
interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas
anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas» (sentencia de 11
de mayo de 2005, Asunto T-31/03, Grupo Sada, pa, SA / OAMI, (GRUPO
SADA/SADIA), Rec. II-1667).

De lo anterior se deduce que la coexistencia formal de determinadas marcas en

registros nacionales o comunitarios no resulta especialmente relevante por si misma.
Debe demostrarse igualmente que coexisten en el mercado, lo que podria indicar
que los consumidores están acostumbrados a ver las marcas sin confundirlas. Por
último, habría que señalar que el examen de la Oficina se limitará en principio a las
marcas en conflicto.

Únicamente en circunstancias especiales, la Oficina puede considerar las pruebas

de la coexistencia de otras marcas en el mercado (y posiblemente en el Registro) a
nivel nacional y/o comunitario como un indicio de «diluciÓn›› del carácter distintivo de
la marca de la parte oponente que podría ir en contra de una presunción de riesgo
de confusión.
 Y

I 1
Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: A de 12

Este aspecto debe evaluarse en cada caso y dicho valor indicativo debe tratarse con
cautela, ya que puede haber razones diferentes por las que coexisten signos
similares, por ejemplo, la existencia anterior de situaciones de hecho y de derecho
distintas en el pasado o de acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes
interesadas.

Por consiguiente, en ausencia de alegaciones convincentes y pruebas que las

sustenten, esta alegación del solicitante debe desestimarse por carecer de
fundamento.

En cualquier caso, no es un requisito para incoar un procedimiento de oposición ante

la Oficina el haberlo hecho previamente en otras jurisdicciones, ni corresponde a
esta determinar si la conducta del oponente es o no coherente, por lo que las
alegaciones del solicitante sobre esta cuestión resultan infundadas.

En sus observaciones, el solicitante alega que las marcas anteriores poseen un

caracter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen el elemento
"COMPAC". En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios
registros de marca en España y en la Unión Europea.

La Oficina señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma

especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situacion del
mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes
al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso
efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los
consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que
incluyen el elemento "COMPAC", y que se hayan habituado a las mismas. En tales
circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

Por último, puesto que el oponente basa su oposición en diversos derechos

anteriores, de conformidad con el principio de economía de los procesos
administrativos, la Oficina procederá primeramente con el análisis de las marcas
españolas registradas n° 2 63A JOLA y n° 2 572 803 que se reproducen en la portada
para, entre otros, productos y servicios de las clases 19 y 37. Los derechos restantes
sólo serán examinados si fuera estrictamente necesario.

b) Comparación entre los productos y servicios

Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede
tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los
productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su
destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (véase la
sentencia del Tribunal de Justicia, de 20 de septiembre de 1998, asunto C-39/97,
Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc. [1998] DO OAMI 12/98,
P- M19, apartado 23, RJTJ [1998], p. I-05507).

Los factores añadidos incluyen la finalidad de los productos y servicios, el hecho de

que puedan o no manufacturarse, comercializarse o suministrarse por la misma
empresa, o por empresas vinculadas económicamente, así como sus canales de
distribución y puntos de venta.

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

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I
I
Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 5 de 12

Marca anterior n° 2 572 803:

Clase 19: materiales de construcción no metálicos, excluyendo los materiales

geosinteticos y geotextiles, tejidos no metálicos, géneros de vellón y materiales
compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos.

Clase 27: revestimientos de pisos (suelos), excluyendo los materiales geosintéticos y

geotextiles, tejidos no metálicos, géneros de vellón y materiales compuestos para
armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos.

Clase 35: servicios de venta al detalle en comercios y servicios de venta al detalle a

troves de redes mundiales informáticas de todo tipo de productos especialmente de
materiales de construcción, excluyendo los materiales geosintéticos y geotextiles,
tejidos no metálicos, géneros de vellón y materiales compuestos para armar, drenar
o estabilizar terrenos o subsuelos.

Clase 37: Servicios de construcciones, reparaciones, mantenimiento e instalación de

montaje, excluyendo los materiales geosintéticos y geotextiles, tejidos no metálicos,
géneros de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos
o subsuelos.

Clase 39: servicios de transporte, embalaje, almacenaje y distribución de todo tipo

de productos, especialmente materiales de construcción, excluyendo los materiales
geosintéticos y geotextiles, tejidos no metalices, géneros de vellón y materiales
compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos.

Marca anterior n° 2 GB@ ¢10A:

Clase 19: materiales de construcción no metálicos, especialmente azulejos,

baldosas, materiales de revestimiento de paredes y pavimentación de suelos, de
materiales cerámicos, de gres y porcelánicos, así como todo tipo de revestimientos
de piedra natural, mármoles y granitos, con exclusión expresa de productos
geosintéticos y geotextiles, tejidos no metalices, géneros de vellón y materiales
compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos.

Clase 27: revestimiento de pisos (suelos).

Clase 39: servicios de distribución de materiales de construcción no metálicos,

especialmente azulejos, baldosas, materiales de revestimiento de paredes y
pavimentación de suelos, de materiales cerámicos, de gres y porcelanicos, así como
todo tipo de revestimientos de piedra natural, mármoles y granitos, con exclusión
expresa de productos geosintéticos y geotextiles, tejidos no metálicos, géneros de
vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o
subsuelos.

Los productos ¡mpugnados son los siguientes:

Clase 20: Acabados en materias plasticas para muebles, piezas de mobiliario

(encimeras para muebles), muebles.

Productos impugnados de la clase 20:

I

I
Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 6 de 12

Los productos solicitados piezas de mobiliario (encimeras para muebles), son

productos simulares a todo tipo de revestimientos de piedra natural, mármoles y
granitos dado que, por un lado, tenemos las encimeras, es decir, superficies planas
de material resistente que forma una especie de aparador sobre los muebles bajos
de las cocinas y cuartos de baño y, por otro lado, las cubiertas con que se adorna o
resguarda una superficie, es decir, la parte que se pone encima de otra para taparla
por lo tanto aunque puedan estar realizadas de distintos materiales se trata de
productos complementarios, que coinciden en su comercialización en los mismos
puntos de venta, por ejemplo, en el sector de los muebles de cocina, siendo
productos que comparten su utilización y destino y que van destinados al mismo tipo
de consumidores, por lo tanto, se trata de productos similares.

Los productos restantes solicitados acabados en materias plasticas para muebles;

muebles son similares a los servicios instalación de montaje contemplados en el
derecho anterior n° 2 572 803. Son actividades de armar o poner en su lugar las
piezas de los enseres que son servicios complementarios de los muebles y los
acabados dado que es habitual que los fabricantes de muebles puedan
comercializar ellos mismos sus productos y proceder a su montaje e instalación,
tanto por lo que se refiere a los mismos enseres como a los acabados, siendo una
actividad propia y característica de este sector mobiliario.

c) Comparación de los signos

Deben compararse los siguientes signos:

COMPAQ!
CöMï*.AC
I'›'låHh¡")l ¦}h=¦I.R'ÍZ
I e al
1
Marcas anteriores n° 2 63a ADA y n° 2 572 803 Solicitud impugnada

El territorio de referencia es España.

Desde un punto de vista fonético, las marcas tienen en común la pronunciación

idéntica de sus prefijos iniciales "COM-PAC". La diferenciación se encuentra, por lo
tanto, en la disparidad de los restantes vocablos o sufijos "QUARTZ", "MARMOL &
QUARTZ" de las marcas anteriores y "TOP" de la marca solicitada. Por lo tanto, las
marcas son similares desde un punto de vista fonético en un grado medio.

Una comparación visual de las marcas revela que los signos, aunque tienen
diferencias denominativas y gráficas, comparten las primeras seis letras "C-O-M-P-
A-C".
La marca anterior n° 2 572 803 es un vocablo figurativo compuesto del prefijo
"COMPAC" en letras mayúsculas y el surjo "QUARTZ" en letras minúsculas dentro
de un cuadrado oscuro.
La marca anterior n° 2 63¿ AO@ es un vocablo figurativo compuesto del vocablo
"COMPAC" en letras mayúsculas y debajo en menor tamaño los términos
"MARMOL & QUARTZ" en letras mayúsculas y, en la parte superior un gráfico de
puntos dentro de un circulo oscuro.
Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 7 de 12

La marca solicitada por el contrario es un signo figurativo que consta del diseño de
un rectángulo en cuyo interior figura el prefijo "COMPAQ" cuya primera letra figura
en mayúscula y el resto en minúsculas y el sufijo "TOP" en tipografía mas gruesa
figurando, igualmente, la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Por lo
tanto, las marcas son similares desde un punto de vista gráfico en un grado medio.

Un análisis desde la perspectiva conceptual debe tener en cuenta el hecho de que

los signos puedan tener un significado en el idioma del territorio relevante español
mencionado. Podemos manifestar que el vocablo o los prefijos "COMPAC" son
terminas de fantasía. Los vocablos o sufijos "MARMOL & QUARTZ" describen a una
roca me ta mórfica caliza o dolomítica, cristalina, de textura granulosa, translúcida en
capas delgadas, susceptible de buen pulimento, que aparece mezclada
frecuentemente con otros minerales que le dan colores y vetas diversos; a un signo
tipográfico de enlace (&) y a un termino directamente alusivo, y comprensible, de un
mineral formado por la sílice, y tan duro que raya el acero, denominado cuarzo. Lo
mismo debemos manifestar respecto al vocablo aislado "QUARTZ". Por otro lado, el
vocablo "TOP" significa una prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la
parte superior del cuerpo. Desde el punto de vista conceptual, ninguno de los signos
tiene un significado en su conjunto en español. Por lo tanto, la comparación
conceptual no influye sobre la apreciación de la similitud entre los signos.

d) El presunto elevado carácter distintivo de la marca anterior

Según el oponente, las marcas anteriores tienen un elevado carácter distintivo

debido a la larga duración y a la intensidad de su uso para encimeras Dicha
reivindicación debe ser debidamente analizada, ya que el carácter distintivo de la
marca anterior ha de tenerse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión. De hecho,
el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter
distintivo de la marca anterior (véase la sentencia de 11 de noviembre de 1997,
Asunto C-251/95, Sabel, Rec. I-6191) y por tanto, aquellas marcas que tienen un
elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en
el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter
distintivo es menor (véase sentencia de 29 de septiembre de 1998, Asunto C-39/97,
Canon, Rec. I-5507).

A tal fin, deben tomarse en consideración todos los elementos pertinentes de autos,
a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la
extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las
inversiones hechas por la empresa para promocionarla (véase la sentencia de M de
septiembre de 1999, Asunto C-375/97, General Motors, (CHEVY), Rec. I-5A21).

El oponente presentó las siguientes pruebas:

Folleto sobre la marca "COMPAC MARMOL & QUARZ"

• Diversos artículos de prensa.
• Campaña publicitaria con el Valencia CF y en Tele 5 del programa "Escenas de
Matrimonio" y en el programa de "Karlos Arguiñano", el equipo ciclista de
Fuerteventura Canarias y el equipo de baloncesto CAl Zaragoza.
• Presencia en diversas ferias nacionales e internacionales.
ø Relación de diversas paginas web.
En vista de lo anterior, la Oficina considera que las pruebas presentadas por el
oponente no demuestran que las marcas anteriores han adquirido un elevado
carácter distintivo a través de su uso. En principio, la mayoria de los documentos
l •
1
Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 8 de 12

aportados carecen de fecha o pertenecen a una fecha posterior a la solicitud

comunitaria. Por otro lado, no se especifican las inversiones publicitarias realizadas
en cada una de las marcas alegadas, además aunque se indica un importe de
2.000.000 de euros con el Valencia CF se refiere a la temporada 2007/2008 y sólo
referida al vocablo "COMPAC". Por lo que se indica del patrocinio al equipo ciclista
de Fuerteventura Canarias y el equipo de baloncesto CAl Zaragoza no se precisa
tampoco a que marcas se recre. Por otro lado, la publicidad en el programa
televisivo de Tele 5 de Arguiñano es del año 2008. El artículo referido a Dario Barrio
se refiere principalmente a la marca "COMPAC ENCIMERAS" que no ha sido
alegado en este procedimiento y el programa "Escenas de Matrimonio" habla
igualmente del signo "QUARTZ COMPAC". Por otro lado, el artículo de elmundo.es
que habla de "COMPAC QUARZ", es del año 2008. Por otro lado, manifiesta que ha
exportado sus productos a USA, China, Japón, Emiratos Arabes, Australia, Francia o
Filipinas, teniendo centros de producción en Gandía y Portugal produciendo cada
año más de dos millones y medio de metros cuadrados pero no se aportan datos de
la comercialización de los mismos en España ni a que marcas se está refiriendo. En
la documentaciOn aportada se indica que "COMPAC" es lider en el mercado de
superficie decorativa de alta calidad y se indica su presencia en las principales ferias
del sector tanto a nivel nacional como internacional pero es una manifestación de la
propia parte interesada y no se hace referencia tampoco a las marcas en concreto.
Por todo ello, una vez analizadas las pruebas en su conjunto la Oficina considera
que no se ha probado que las marcas alegadas tengan un elevado carácter distintivo
en España por el uso.

e) Familia/Series de marcas

Es necesario considerar la alegación de la parte oponente según la cual las marcas

anteriores, que se caracterizan todas por la presencia del mismo elemento
denominativo "COMPAC" constituyen una «familia de marcas» o «serie de marcas».
En vista de ello, este hecho puede dar lugar a un riesgo de confusión objetivo en la
medida en que el consumidor pueda creer, al observar la marca impugnada que
contiene el mismo elemento denominativo que las marcas anteriores, que los
productos y servicios que identifica esa marca proceden de la parte oponente.

De hecho, el Tribunal General analizó exhaustivamente el concepto de familia de

marcas en su sentencia de 23 de febrero de 2006, Asunto T-1911/03, ll Ponte
Finanziaria S.p.A. /OAMI, (BAINBRIDGEI BRIDGE et al), Rec. 11-11115.

Cuando la oposición a una solicitud de marca comunitaria se basa en varias marcas

anteriores, el hecho de que estas marcas tengan unas características que permitan
considerar que forman parte de una misma «serie›› o «familia», puede suscitar un
riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las
marcas anteriores que forman parte de la serie. No obstante, el riesgo de asociación
sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos.

En primer lugar, el titular de una serie de registros anteriores debe aportar la prueba
del uso de todas las marcas que forman la serie o, por lo menos, de un número de
marcas que pueda constituir una «serie››.

En el presente caso, la parte oponente no ha demostrada que utiliza una familia de

marcas. Las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso de la
marca n° 2 63¿ ¿OA pero el resto de marcas no pertenecen a las marcas registradas
alegadas en este procedimiento como, por ejemplo, "QUARTZ COMPAC",
I Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 9 de 12

"MARMOL COMPAC" o "COMPAC ENCIMERAS". Por lo tanto, el uso de la marca

alegada mencionada no es suficiente para constituir una «familia de marcas». Por lo
tanto, dado que no se ha cumplido el primer requisito no es necesario analizar el
segundo requisito de que la marca solicitada no sólo debe ser similar a las marcas
pertenecientes a la serie, sino que también debe presentar características que
permitan asociarla a la serie. Por todo ello, procede rechazar esta pretensión.

f) Apreciación global

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar la

existencia de riesgo de confusión, deben compararse las marcas en función de un
análisis general de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre ellas. La
comparación "debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas,
teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes" (véase la
sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de noviembre de 1997, en el asunto C-
251/95, Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport ('Sabèl') [19971, OD OAMI
1/98, p. 91, apartados 22 y ss.).

El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los

factores del supuesto concreto. El riesgo de confusión implica una cierta
interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la
similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios
designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser
compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
Además, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el
carácter distintivo de la marca anterior. Aquellas marcas que tienen un elevado
caracter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a fo conocidas que son el mercado,
disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor
(véase la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 29 de septiembre de 1998
en el asunto C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha contra Metro Goldwyn Mayer Inc.
('Canon') [1998], DO OAMI, n° 12/98, p. M19, apartados 17 y ss. - RJTJ [1998], p. I-
05507)

A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la

categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la
circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar
directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que
conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de
que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la
categoria de productos o servicios contemplada (véase la sentencia del Tribunal de
Justicia de 22 de junio de 1999 en el asunto C-3A2/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer &
Co. GmbH contra Klüsen Handel BV ('Lloyd'), DO OAMI n° 12/1999, p. 1585,
apartado 26 - RJTJ [1999], p. I-3819).

Se ha considerado que los productos son similares y están destinados al público en

general y a las empresas de muebles.

Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si

tiene un elevado carácter distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor
aptitud de la marca para identificar los productos o sewiclos para los cuales fue
registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto,
para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar
I I
Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 10 de 12

esta apreciación, procede tomar en consideración todos los elementos pertinentes y,

en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta
carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos O servicios para
los que ha sido registrada (véase el asunto Lloyd, apartados 28 y ss.).

Por lo que se refiere al carácter distintivo de las marcas anteriores, la parte oponente
alega explícitamente que sus marcas sean particularmente distintivas debido a la
intensidad de su uso pero la Oficina considera que no se ha probado dicha
pretensión. Por lo tanto, se considera que el vocablo o prefijo "COMPAC" tiene un
carácter distintivo normal y los términos o sufijos "MARMOL & QUARTZ" y
"QUARTZ" son descriptivos en relación con productos realizados en este tipo de
materiales.

Por otra parte, debe advertirse que cuando los signos constan de elementos
figurativos y denominativos, rige el principio de que el elemento denominativo del
signo suele tener mayor impacto en el consumidor que el elemento figurativo. Esto
obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele
referirse a los mismos por su elemento verbal.

En cuanto al argumento de que la principal coincidencia está situada en la parte

inicial de los signos, cabe señalar que esta diferencia puede o no ser pertinente,
dependiendo de varios factores.

En algunos casos, puede considerarse que la posición inicial del signo es lo más
importante. Esto se debe a que el público lee de izquierda a derecha, lo que hace
que la parte situada a la izquierda del signo (la posición inicial) sea la que primero
atraiga la atención del lector (véase la sentencia de 22 de junio de 2005 en el asunto
T-3a/0<1, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contra OAMI, (TURKISH
POWER/POWER), apartado 56, RJTJ [2005] P- II-2¢101).

No obstante las consideraciones precedentes, esto solo es así cuando el signo

contiene un elemento denominativo (lo que explicaría que se lea de izquierda a
derecha) y cuando este elemento denominativo no es muy corto (de lo contrario se
percibiría de inmediato la totalidad del signo).

En el presente caso, se cumplen estas condiciones y, por lo tanto, el hecho de que

la principal coincidencia "COMPAC" figure en la posición inicial de los signos es
pertinente.

La comparación global de la marca solicitada con las marcas oponentes

mencionadas permite constatar que los signos presentan evidentes coincidencias
fonéticas y visuales relevantes en sus partes iniciales "COMPAC". Los restantes
vocablos "QUARTZ" y "MARMOL & QUARTZ" son más débiles por tratarse de
elementos descriptivos que tienen una distintividad reducida y, por lo tanto, tienen un
menor peso comparativo dado que el consumidor medio les prestará una menor
atención, no siendo, por lo tanto, los elementos más distintivos de los conjuntos
marcarlos. En efecto, en general los círculos comerciales saben por experiencia que
el consumidor tiende a abreviar las marcas compuestas de varios vocablos y suele
pedirlas por el vocablo más personalizado y caracterizarte. No es usual, por ello,
que el consumidor memorice y utilice la denominación completa habida cuenta de la
tendencia del consumidor a abreviar las marcas y retener el término más
significativo, pues no tiene una memoria ilimitada sino limitada y por ello
necesariamente selectiva, que retiene lo relevante e ignora los detalles accesorios y
 1.
i
I I
Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 11 de 12

secundarios como los términos banales, débiles o descriptivos. Por otro lado, las
diferencias restantes entre los signos como el surjo "TOP" aunque introducen un
elemento de diferenciación no pueden compensar la similitud de sus elementos
denominativos coincidentes. Teniendo, por lo tanto, en cuenta que las marcas son
similares y que los productos son similares las diferencias entre los signos no
pueden compensar la coincidencia de sus elementos iniciales, por todo ello, es
necesario concluir que existe un claro riesgo de confusión o de asociación entre
marcas tan similares dado que el consumidor suele tener un recuerdo imperfecto de
las marcas en su memoria y puede llegar a la conclusión de que los signos referidos
tienen un mismo origen empresarial. Por lo tanto, a la vista de la similitud de los
signos en conflicto el público relevante, incluso aunque pueda ser especilizado,
puede pensar que la marca solicitada es una mera variante de la anterior dado que
es posible que una empresa utilice para distinguir sus diferentes líneas de
producción marcas derivadas de una principal y que compartan con ella un elemento
común (Sentencia del TPl de 18 de febrero de 20011, KoubVOAMl - Flabesa
(CONFORFLEX), T- 10/03, Rec. P. -719, apartado 61). Por lo tanto, en vista de lo
manifestado, concluimos indicando que las marcas conllevan riesgo de confusión o
asociacion en el público en sentido del artículo 8(1)(b) del RMC.

En vista de todo lo anterior, la oposición se considera fundada sobre la base de las

marcas españolas mencionadas registradas del oponente.

En consecuencia, debe desestimarse la solicitud para todos los productos

impugnados de la clase 20.

Habida cuenta de que la oposición está fundada en relación con los derechos
anteriores españoles registrados n° 2 esa ¿OA y n° 2 572 803 con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 8, apartado 1 del RMC, no es necesario examinar los
restantes derechos alegados por la parte oponente.

II. COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida
en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como
todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición,

así como los gastos en los que haya incurrido el oponente en el procedimiento que
nos ocupa.

Con arreglo a la regla QA, apartado 3 y apartado 7, letra d), inciso ii) del Reglamento
de ejecución sobre la marca comunitaria (REMC), los gastos que deberan pagarse al
oponente son los gastos de representación que se establecerán en función de la
tasa máxima que gura en dichas disposiciones.
I
.I u

Resolución en la Oposición N° B 1 350 760 página: 12 de 12

LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

DECIDE:

1. Estimar la oposición número B 1 350 760 en relación con todos los productos
impugnados.

2. Denegar en su totalidad la solicitud número 6 5211 2A3.

3. Condenar en costas al solicitante. Las costas se desglosan como sigue:

Gastos de representación EUR 300

Tasa de oposición EUR 350

Importe total EUR 650

*
****
* *
** * * *
La División de Oposición

José Antonio Pedro Wolfgang SCHRAMEK

GARRIDO OTAOLA JURADO MONTEJANO

De conformidad con el Artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un

procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no
hayan sido estimadas. De conformidad con el Artículo 60 RMC el recurso deberá
interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de
la notificación de la resoluciOn. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan
los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que
se haya pagado la tasa de recurso (EUR 800).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia

de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla QA,
apartado d del REMC, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de
un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas. No se considerara
presentada la solicitud hasta que no se haya pagado la tasa de revisión del importe
de las costas (EUR 100) (Articulo 2 punto 30 del Reglamento de tasas (RTMC)).
I I

| 1 * * OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

* J
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
of
* Ji Las Salas de Recurso
"k
1
RESOLUCIÓN
de la Primera Sala de Recurso
de 9 de diciembre de 2010

En el asunto R 1083/2010-1

FORMICA, S.A.
Txomin Eguileor, 5¢1
E-A8960 Galdakao (Vizcaya)
España Solicitante / Pase recurrente

representada por HERRERO & ASOCIADOS, C/ Alcalá, 35, E-280111 Madrid,

España

contra

SILICALIA, S.L.
Grabador Esteve, 8 puerta 6
E-¢1600¢1 Valencia
España Oponente / Parte recurrida

representada por GARRIGUES IP, S.L.P., C/ Hermosilla 3, E-28001 Madrid, España

RECURSO relativo al procedimiento de oposición n° B 1 350 760 (solicitud de marca

comunitaria n° 6 52¢l 2¢i3)

LA PRIMERA SALA DE RECURSO

integrada por Th. Margellos (Presidente), M. Bra (Ponente) y Ph. von

Kapff (Miembro)

Secretaría: C. Bartos

dicta la siguiente

Lengua de procedimiento: español

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 -. R 1083/2010-1 - COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) I

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) el al,
 ¢
t

r A
2

Resolución

Resumen de los hechos

1 Mediante solicitud recibida en la Oficina el 18 de diciembre de 2007, FORMICA,

S.A. (en lo sucesivo la "solicitante") solicitó la inscripción de la siguiente marca
figurativa, para la cual se reivindicaron los colores "gris plata y blanco":

para distinguir los siguientes productos:

Cloe 20 - Acabados en materias plásticas para muebles, piezas de mobiliario (encimeras para
muebles), muebles.

2 La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n° 020/2008 de 19

de mayo de 2008.

3 El 31 de julio de 2008, Silicalia, S.L. (en lo sucesivo "la oponente") presentó una
oposición contra el registro de la marca solicitada, basándose en los siguientes
derechos anteriores:

Registro de marca comunitaria n° 3 590 536, del signo

c0
MPNE

solicitada el 19 de diciembre de 2003 y registrada el 5 de noviembre de 2008

para productos y servicios en las clases 19, 27 y 39.

Registro de marca española n° 2 572 803, del signo

CÚMPAC!

solicitada el 18 de diciembre de 2003 y registrada el 17 de junio de 20011 para

productos y servicios en las clases 19, 27, 35, 37 y 39.

Registro de marca española n° 2 580 958 del signo

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 - R 1083/2010-1 - COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) et al.
I ¡
l I 3

FOMFàCÍ¡'vU'\Rmouaouumïz
solicitada el 16 de febrero de 200¢1 y registrada el 16 de diciembre de 20011
para productos y servicios en las clases 19, 27 y 39.

Registro de marca española n° 2 63¢1 ÁOÁ del signo

cum PAC HF-HIWJI ›¬ 111,-wrz

solicitada el 3 de febrero de 2005 y registrada el 7 de junio de 2005 para

productos y servicios en las clases 19, 27 y 39.

A La oposición se basa en todos los productos y servicios amparados por las marcas
anteriores y se dirige contra todos los productos designados en la solicitud
impugnada.

5 Los motivos de la oposición son los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b)

del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la
marca comunitaria (en lo sucesivo "RMC") (DO CE 2009 n° L 78, p. 1). La
oponente alegó que existía riesgo de confusión para el consumidor debido a la
semejanza entre las marcas y entre los productos enfrentados, así como porque
los derechos anteriores tienen un elevado carácter distintivo como consecuencia
del uso y porque forman una familia de marcas.

6 La solicitante sostuvo que los signos enfrentados no presentan una similitud

suficiente como para dar lugar a un riesgo de confusión.

7 El 29 de marzo de 2010, la División de Oposición dictó una resolución (en lo

sucesivo "la resolución impugnada") mediante la cual estimó la oposición en su
totalidad. Los argumentos principales de dicha resolución pueden resumirse de
esta forma:

Las alegaciones de la solicitante respecto a que la oponente ha consentido la

convivencia de las marcas deben desestimarse por carecer de fundamento.

Asimismo debe desestimarse el argumento de la solicitante de que los

derechos anteriores poseen un débil carácter distintivo dado que existen
muchas marcas que incluyen el elemento "COMPAC".

La comparación se hará primero en relación con las marcas españolas n° 2

6311 lo@ y nO 2 572 803.

Los productos y servicios enfrentados son similares y están destinados al

úblico en gesferal a las empmesas de muebles.

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 - R 1083/2010-1 - COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) et al.
 11

Las marcas son fonéticamente similares en un grado medio, en la medida en

que comparten la pronunciación de sus prefijos iniciales "COM-PAC".

Existe asimismo un grado medio de similitud visual entre los signos, al

compartir las primeras seis letras "C-O-M-P-A-C".

Desde el punto de vista conceptual, ninguno de los signos tiene un

significado en su conjunto en español. Por tanto, la comparación conceptual
no intuye sobre la apreciación de la similitud entre los signos.

Las pruebas presentadas no permiten concluir que las marcas anteriores

hayan adquirido un elevado carácter distintivo a través de su uso.

La oponente no ha demostrado que utiliza una familia de marcas.

El término "COMPAC" tiene un carácter distintivo normal, mientras que

"MARMOL" y "QUARTZ" son descriptivos en relación a los productos
realizados en este tipo de materiales.

Los signos presentan coincidencias fonéticas y visuales en la parte inicial

"COMPAC". Los restantes vocablos "QUARTZ" y "MARMOL" tienen una
distintividad reducida y por tanto un menor peso comparativo. Dado que los
productos son similares, existe un riesgo de confusión entre las marcas
enfrentadas.

8 El 15 de junio de 2010 la solicitante presentó un escrito de recurso contra la

resolución impugnada. El escrito de motivación se presentó el 29 de julio de
2010. El recurso se sometió a la División de Oposición para su revisión con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 62 del RMC y se remitió a las Salas de
Recurso el 9 de agosto de 2010. La oponente presentó sus alegaciones el ll de
octubre de 2010.

Pretensiones y alegaciones de las partes

9 La solicitante pide que se anule la resolución impugnada y se desestime la

oposición. Sus argumentos principales pueden resumirse de esta forma:

Las marcas enfrentadas son, en su conjunto, fonéticamente muy diferentes

como consecuencia del distinto número de vocablos que las conforman.

El único elemento común no puede provocar su confusión y/o asociación

dado que COMPACT [sic] es un vocablo genérico en el sector de los
laminados. Existen numerosas marcas que incluyen el término COMPACT
[sic] como referencia al material genérico denominado LAMINADO
COMPACTO. Por tanto, dado que el elemento coincidente es un vocablo
común y de escaso valor distintivo, el resto de elementos que integran los
signos permite su diferenciación.

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 -. R 1083/2010-1 -COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) el g[_
r

\
1
5

Aun considerando que COMPAC y COMPACT fueran los elementos

dominantes, no debe olvidarse que las marcas incluyen otros vocablos en sus
denominaciones (QUARTZ y MARMOL / TOP) que añaden distintividad y
permiten su compatibilidad.

Existe asimismo una evidente diferencia visual entre las marcas debido a las
distintas representaciones gráficas de los signos y al distinto número de
vocablos que los integran.

Hay una absoluta disparidad conceptual entre las marcas en pugna.

Los productos y servicios amparados por las marcas son distintos. Por una
parte, no puede establecerse una relación entre "muebles" y la instalación y
montaje de los mismos. Por otra parte, las "encimeras para muebles" no
guardan relación con los materiales utilizados para su fabricación, como la
piedra natural, el mármol o el granito.

Por tanto, no existe un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.

10 La oponente rebate la opinión de la solicitante. En síntesis, alega lo siguiente:

La marca atacada se utiliza para encimeras fabricadas con resinas sintéticas y

no con "laminado compacto". Por tanto, el término "COMPAC" no designa
el género ni la especie de los productos amparados por la marca impugnada.
Es, por el contrario, un término de fantasía que no tiene ningún significado
en español y que constituye el elemento dominante, distintivo y principal de
las marcas en convicto.

Al ser el elemento común el más distintivo, existe un riesgo de confusión

entre las marcas enfrentadas.

Desde un punto de vista gráfico, las marcas en pugna utilizan un diseño

relativamente sencillo, en el que tienen especial preponderancia las
denominaciones, circunstancia que agrava el riesgo de confusión entre ellas.

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene un significado en su conjunto

en español. Por tanto, la comparación conceptual no intuye en este caso.

El hecho de que existan en el mercado otras marcas que incluyan los

términos COMPAC o COMPACT es irrelevante. La razón es que se permite
la convivencia pacífica entre marcas similares siempre que los productos
amparados por dichas marcas no sean idénticos ni similares a los de las
marcas anteriores, lo que no sucede en el caso de autos.

Como manifiesta la resolución impugnada, los productos y servicios

enfrentados son similares.

Por tanto, existe un riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 _ R 1083/2010-1 _ COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) sI al.
r
I

I 1 6

Fundamentos

11 El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del RMC y en la

regla 118 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre
de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del RMC (en lo
sucesivo "REMC") (Do CE 1995 nO L 303, p. 1; DO O AMI 2-3/95, p. 258) tal y
como ha sido modificado. Procede, pues, acordar su admisión.

12 No obstante, el recurso debe ser desestimado por las razones que se exponen a
continuación.

El públíco relevante

13 A los efectos de la apreciación del riesgo de confusión, se supone que el

consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede,
igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del
consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o
servicios contemplada (véase sentencia de 22 de junio de 1999 en el asunto C-
3112/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klüsen Handel BV("Lloyd
Schuhfabrik") Rec. 1999 p. 1-3819, ap. 26).

M Los productos en cuestión están dirigidos, por una parte, a especialistas de la

industria del mueble y/o a aficionados al bricolaje (en el caso de acabados en
materias plásticas para muebles, piezas de mobiliario -encimeras para muebles),
y, por otra parte (en el caso de los muebles), al consumidor en general,
razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención y de información se
considera normal (véase sentencia de 16 de julio de 1998 en el asunto C-210/96
Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky V Óberkreisdirektor des Kreises
Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung ("Gut Springenheide") Rec 1998,
p. 1-11657, ap. 31).

15 Las marcas anteriores tomadas en consideración por la resolución impugnada son

marcas registradas en España. La Sala de Recurso analizará asimismo estos
signos en primer lugar. Es por tanto la percepción del consumidor español la que
debe ser tenida en cuenta.

Comparación de productos

16 Según la jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o los

servicios designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes del
caso de autos, factores que incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su
utilización y su carácter competidor o complementario" (sentencia de 29 de
septiembre de 1998 en el asunto C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-
Goldwyn-Mayer, Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation
("Canon") Rec. 1998 p. 1-5507, ap. 23).

17 Los productos impugnados son:

Clase 20 .- Acabados en materias plásticas para muebles, piezas de mobiliario (encimeras para

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 - R 1083/2010-1 - COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) et al.
I
I I 7

muebles), muebles.

18 Los productos y servicios amparados por las marcas anteriores son:

Marca anterior n° 2 572 803:

Clase 19: materiales de construcción no metálicos, excluyendo los materiales geosintéticos y

geotextiles, tejidos no metálicos, géneros de vellón y materiales compuestos para armar, drenar 0
estabilizar terrenos o subsuelos.

Clase 27: revestimientos de pisos (suelos), excluyendo los materiales geosintétìcos y geotextiles,
tejidos no metálicos, géneros de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar
terrenos o subsuelos.

Clase 35: servicios de venta at detalle en comercios y servicios de venta al detalle a través de
redes mundiales informáticas de todo tipo de productos especialmente de materiales de
construcción, excluyendo los materiales geosintéticos y geotextiles; tejidos no metálicos, géneros
de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos.

Clase 37: Servicios de construcciones, reparaciones, mantenimiento e instalación de montaje,

excluyendo los materiales geosintétìcos y geotextiles, tejidos no metálicos, géneros de vellón y
materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos.

Clase 39: servicios de transporte, embalaje, almacenaje y distribución de todo tipo de productos,
especialmente materiales de construcción, excluyendo los materiales geosintéticos y geotextiles;
tejidos no metálicos, géneros de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar
terrenos o subsuelos.

Marca anterior n° 2 63d ÁOÁ:

Clase 19: materiales de construcción no metálicos, especialmente azulejos, baldosas, materiales

de revestimiento de paredes y pavimentación de suelos, de materiales cerámicos, de gres y
porcelánicos, así como todo tipo de revestimientos de piedra natural, mármoles y granitos, con
exclusión expresa de productos geosintéticos y geotextiles; tejidos no metálicos, géneros de
vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos.

Clase 27: revestimiento de pisos (suelos).

Clase 39: servicios de distribución de materiales de construcción no metálicos, especialmente

azulejos, baldosas, materiales de revestimiento de paredes y pavimentación de suelos, de
materiales cerámicos, de gres y porcelánicos, así como todo tipo de revestimientos de piedra
natural, mármoles y granitos, con exclusión expresa de productos geosintéticos y geotextiles,
tejidos no metálicos, géneros de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar
terrenos o subsuelos.

19 La resolución impugnada consideró que los productos de la solicitud atacada son

similares a los productos y servicios amparados por los mencionados registros
españoles. La Sala comparte este punto de vista.

20 En primer lugar, los acabados en materias plásticas para muebles, piezas de

mobiliario (encimeras para muebles) guardan una cierra relación con los
revestimientos, amparados por la clase 19 de los derechos anteriores. Los
productos de la solicitud atacada son piezas, en plástico y también en otros
materiales, sintéticos o no, destinados a cubrir una superficie, por ejemplo la
parte superior de un mueble bajo de cocina. Por tanto, su función es similar, en la
medida en que recubren una superficie. Se trata de productos, como se ha
indicado, que pueden estar fabricados en los mismos materiales y que suelen ir

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 .- R 1083/2010-1 -. COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) elal.
 I
I
J l
8

dirigidos a un mismo tipo de público: por ejemplo, la industria del mueble que los
utilizará como una pieza más en la fabricación y montaje de sus propios
productos. Por tanto, estos productos son similares entre sí.

21 En segundo lugar, existe asimismo una cierta similitud entre los muebles y los
servicios de transporte de los mismos. Aun cuando la naturaleza de un producto y
la de un servicio es distinta en si misma, existe en este caso una relación entre,
por una parte, los muebles, y por otra, su transporte basada en la identidad del
proveedor y del destinatario de los mismos. Es frecuente que una empresa
fabricante de muebles se encargue al mismo tiempo de trasladarlos a casa del
cliente que los ha adquirido. Se trata de artículos de un peso normalmente
considerable y cuya manipulación requiere la intervención de varias personas.
Por eso, es normal que el comprador de, por ejemplo, un conjunto de sofás,
espere que el fabricante se encargue de su transporte y, en caso necesario, del
montaje en el propio domicilio del cliente. En consecuencia, es posible establecer
una similitud en un grado bajo entre estos productos y servicios.

22 En conclusión, los productos y servicios enfrentados son similares.

Comparación de los signos

23 Según ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, "por lo

que se refiere a la similitud gráfica, fonética O conceptual de las marcas en
convicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto
producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos
distintivos y dominantes" (sentencia de ll de noviembre de 1997 en el asunto
C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport ("Sabèl") Rec. 1997
p. 1-6191, aps. 22 et seq.).

211 Los signos enfrentados son los siguientes:

25 La marca impugnada es un signo figurativo constituido por un rectángulo blanco

en cuya parte inferior figura una banda de color gris plata con la expresión

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 - R 1083/2010-1 -. COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) et al.
¦ I
¦ 9

"CompacTop" inscrito en blanco en su interior, con letras de un grosor

ligeramente distinto.

26 Por su parte, la marca española n° 2 572 803 consiste en la expresión "COMPAC

quartz" escrita en letras mayúsculas y minúsculas, con un cuadrado negro
enmarcando la segunda de dichas palabras. La marca española n° 2 6311 ¢l01l es
asimismo un signo figurativo donde aparece en su parte central la palabra
COMPAC en letras mayúsculas de considerable tamaño y, por debajo, en
caracteres de dimensiones más pequeñas, los términos "MARMOL &
QUARTZ". Sobre dicho conjunto denominativo aparece un pequeño círculo
negro con un diseño en su interior que recuerda a un escudo.

27 De acuerdo con la jurisprudencia, una marca compuesta sólo puede considerarse

similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca
compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto
producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede
dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en
la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son
insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (véase
sentencia de 23 de octubre de 2002 en el asunto T-6/01 Matratzen Concord
GmbH contra OAMI ("Matratzen") Rec. 2002 p. 11-11335, ap. 33).

28 Ha de precisarse que este enfoque no implica tomar en consideración únicamente

un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. AI
contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en
cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que
la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por
una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por
uno o varios de sus componentes (sentencia "Matratzen", antes citada, ap. 3¢1).

29 En el caso de autos, el elemento que destaca en un plano visual en las marcas

anteriores es la palabra COMPAC. Es así tanto en la marca n° 2 63¢l A0-Q, por su
tamaño y su posición central, como en la marca n° 2 572 803, en la medida en que
figura en la parte derecha de la marca y "fuera" del cuadrado negro.

30 Debe recordarse en este punto, sin entrar a valorar aún si el elemento

"COMPAC" es descriptivo, como alega la solicitante, que el posible carácter
distintivo débil de un elemento de una marca compuesta no supone
necesariamente que dicho elemento no pueda constituir el elemento dominante y
ser recordado, a causa por ejemplo de su tamaño o su posición, por los
consumidores relevantes (véase sentencia de 13 de septiembre de 2010 en el
asunto T-72/08 Travel Service a.s. contra OAM1 ("smartWings") Rec. 2010
pendiente de publicación, ap. Se).

31 Dicho elemento COMPAC es el que asimismo aparece al principio de la marca

atacada con tipo de letra ligeramente más uno, como se ha indicado, que el del
elemento TOP. Por tanto, en la medida en que las marcas en liza comparten el
elemento "COMPAC", existe una similitud visual de grado medio entre ellas.

32 Fonéticamente, puede establecerse de forma análoga una similitud entre los

signos. A pesar de la diferente longitud de los signos, "COMPAC" es el elemento

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 .- R 1083/2010-1 - COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) elal.
I l

I I 10

que será pronunciado en primer lugar (en la medida en que se lee de izquierda a
derecha) en la marca atacada y en la marca española n° 2 572 803. A1 ser
COMPAC el elemento dominante de la otra marca española, es razonable esperar
que los consumidores se re fererirán a dicha marca pronunciando en primer lugar
esta palabra.

33 Conceptualmente, a pesar del significado que puede identificarse en alguno de los

términos de las marcas (en concreto, la palabra "mármol"), los signos en su
conjunto no tienen significado alguno, por lo que, desde esa perspectiva, la
comparación conceptual no intuye en la valoración del eventual riesgo de
confusión.

Evaluación global del riesgo de confusión

3¢1 Constituye un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b)

del RMC el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes
productos o servicios, que llevan las marcas en cuestión, proceden de la misma
empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véase sentencia
"Canon", citada anteriormente, ap. 29).

35 El riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente,

teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y
que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta
interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la
similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios
designados (véase "Canon", citada anteriormente, aps. 17 et seq.).

36 A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la

categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de
julio de 1998 en el asunto C-210/96 Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky
contra Oberkreisdirektor des Kreises Steìnfurt - Amt für
Le bensm ittelüberwachung ("Gut Springenheide") Rec. 1998 p. 1-11657, ap. 31).
No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio
rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe
contar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede,
igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del
consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o
servicios contemplada (Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999
en el asunto C-3¢l2/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klfisen
Handel BV("Lloyd Schuhfabrik") Rec. 1999 p. 1-3819, ap. 26).

37 En el presente caso, como se ha indicado, el público relevante es el consumidor

español.

38 Los productos y servicios enfrentados son similares.

39 Buena parte del escrito de motivación del recurso presentado por la solicitante se
basa en alegar que el término COMPAC es genérico, en la medida en que alude a
un tipo de producto, el "laminado compacto" y, por tanto, resulta descriptivo y

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 -. R 1083/2010-1 - COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) el al.
¡
I I 11

carente de distintividad. La Sala no está de acuerdo con este punto de vista.

A0 Para llegar a la conclusión defendida por la solicitante es preciso que se den tres
circunstancias consecutivas. En primer lugar, que el público relevante asocie el
término "COMPAC" con "COMPACT" (o con "compacto", en español). En
segundo lugar, que los consumidores estén al tanto de la existencia de un
producto denominado "laminado compacto". Finalmente, que se establezca un
vínculo entre el elemento "COMPAC", presente en las marcas en pugna, con la
expresión "laminado compacto". Para la Sala, esta cadena de razonamiento es
improbable que suceda en la realidad. En primer lugar, no hay certeza de que
todo el público afectado (que incluye el consumidor medio) conozca la existencia
de ese producto. En segundo lugar, no hay garanta de que todos los
consumidores puedan asociar automáticamente el elemento "COMPAC" con
"compacto" y menos aún con la palabra inglesa "compact".

¿ll La solicitante alega que existen numerosos registros con el elemento COMPACT
[sic], lo que demostraría a su juicio su escaso carácter distintivo. Sobre esto, debe
tenerse en cuenta en primer lugar que el elemento presente en las marcas
anteriores es "COMPAC" y no "COMPACT". En segundo lugar, el simple hecho
de que haya marcas registradas con anterioridad que incorporen un cierto término
no es suficiente para concluir que ese término carece de carácter distintivo (véase
sentencia de 18 de junio de 2009 en el asunto T-#18/07 LIBRO
Handelsgesellschafl mbH contra OAMI ("LiBRO") Rec. 2009 p. II-86*, ap. m).

112 Por tanto, la Sala estima que el elemento COMPAC es, como alega la oponente,
un término arbitrario en relación a los productos en liza, con un grado de
distintividad medio.

Á3 Dicho elemento, como se indicó en la comparación de los signos, es el dominante

y es común en las marcas enfrentadas, lo que lleva a concluir que los signos son
visual y fonéticamente similares. El hecho de que los signos presenten una
configuración gráfica propia no impide llegar a esta conclusión, en la medida en
que, como apunta la oponente, el diseño gráfico de las marcas es esquemático y
simple, insuficiente en cualquier caso para matizar o desdibujar la impresión que
el elemento COMPAC producirá en primer lugar en el público.

¿M Por tanto, en virtud del principio de interdependencia, y considerando en

particular la coincidencia en el elemento dominante de los signos, la Sala estima
que las diferencias entre los signos no son suficientes para excluir la existencia de
un riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC por
parte del público relevante entre las marcas enfrentadas.

Á5 En virtud de lo expuesto, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010 - R I083/2010-I - COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) et al.
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I
I I
12

A6 Puesto que la solicitante es la parte vencida, a tenor del artículo 85, apartados 1 y
6 del RMC y de la regla 911, apartado 7, letra d) del REMC deberá sufragar las
costas de representación de la oponente en el procedimiento de recurso, que se
ajan en 550 EUR.

ÁX

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COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) el al.
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I l 13

Fallo

En virtud de todo lo expuesto,

LA SALA

resuelve:

1 Desestimar el recurso.
2 Condenar a la solicitante al pago de las costas sufragadas por la
oponente en el procedimiento de recurso, ajadas en 550 EUR.

Th. Margellos M. Bra Ph. V. Kapff

Secretaría:

C. Bartos

RESOLUCIÓN DE9 DE DICIEMBRE DE 2010 - R 1083/2010-1 - COMPACTOP (MARCA FIGURATIVA) /

COMPACQUARTZ (MARCA FIGURATIVA) el al.
Id. Cendoj: 0301¢¢70012011100016
Órgano: Juzgado de lo Mercantil
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 1
N° de Resolución: 128/2011
Fecha de Resolución: 1¢/0a/2011
N° de Recurso: 397/2010
Jurisdicción: Mercantil
Ponente: RAFAEL FUENTES DEVESA
Procedimiento: Apelación, Propiedad industrial
Tipo de Resolucion: Sentencia
Idioma:

Español

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO Num 397/2010

Parte demandante: SILICALIA S.L. y MARMOL COMPAC S.A.

Procurador: AMANDA TORMO MORATALLA

Abogado: ME TERESA FERNANDEZ MATEOS E ISABEL PEREZ-CABRERO FERRANDEZ

Parte demandada: FÓRMICA SA

Procurador: JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ

Abogado: ANDRÉS GÓMEZ LÓPEZ

SENTENCIA núm. 128/11

En Alicante, a M de Abril de 2011

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca
Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el
número 397/2010 promovidos a instancia de SILICALIA S.L. y MARMOL COMPAC S.A
representado/a por él/la Procurador/a Sr/a. AMANDA TORMO MORATALLA y
defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. Ma TERESA FERNANDEZ MATEOS e ISABEL
PEREZ-QABRERO FERRANDEZ contra FORMICA SA representado/a el primero por
el/la Procurador/a Srƒa. JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ y defendido/a por el/la
letrado/a Sr/a ANDRES GOMEZ LOPEZ, sobre infracción de marca comunitaria y
nulidad de marca nacional
1
I

I l

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Que la mentada representación de la parte actora formuló demanda

arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y
fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia
por la que: 10) Se declare:

a. Que el uso del signo "COMPAC TOP" que efectúa la demandada FÓRMICA S.A, en
el tráfico económico para distinguir laminados y encimeras constituye infracción de
las marcas de mis representadas que consisten o incluyen como elemento principal
el distintivo "COMPAC".

b. Que el registro por la demandada del nombre de dominio "compactop.com"

infringe las referidas marcas de mis representadas.

c. La cancelación del dominio "compactop.com", comunicando la sentencia con la

notificación de que se proceda a la cancelación del mismo a la Organización Mundial
de la Propiedad Industrial.

d. La nulidad de la marca española número 2.658.3¢i2 titularidad de FÓRMICA SA,

comunicando la sentencia que declare la citada nulidad a la Oficina Española de
Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro y a
su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

2°) Se condene a la demandada :

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

a. A cesar en cualquier utilización del signo que compone la marca española número
2.658.3<12 y la solicitud de marca comunitaria n° 6.52<l.3¢i2, así como de cualquier
signo que incluya la denominación "COMPAC" para distinguir revestimientos,
laminados, encimeras o cualquier producto idéntico o similar a los de las actores, con
expresa prohibición de realizarlo en el futuro.

b. A retirar del mercado todos los productos, carteles, folletos u otros documentos
donde aparezca la denominación "COMPAC", debiendo ser destruidos a presencia
judicial, todo elfo a costa de la parte demandada.

c. A cesar en el uso del nombre de dominio "compactop.com" y de la página de

Internet www.compactop.com - eliminando sus contenidos- así como cualquier otro
uso de un nombre de dominio en, Internet o en cualquier otro medio que incluya la
denominación "COMPAC".

d. AI pago a las demandantes de la indemnización de daños y perjuicio causados

como consecuencia de infracción de sus derechos de propiedad industrial en la
cuantía que determine el Juzgador sobre las bases expuestas en la fundamentación
jurídica de la demanda, esto es, considerando el beneficio percibido por FORMICA
con la venta de los productos identificados con la marca "COMPAC Top" y en todo
caso, el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente
marcados.
 1
I

e. A que sea publicada a su costa la sentencia que se dicte en el presente

procedimiento, mediante anuncios en dos diarios de tirada nacional (El País y El
Mundo) en la forma que el Juzgado determine.

f. AI pago de las costas del presente procedimiento..II

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s

demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n
aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de
contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de
los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.- Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes

personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. a1¢, que tuvo lugar, con
la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse
acuerdo, y no formuladas excepciones procesales, se fijaron los hechos
controvertidos y se interesó por las partes la práctica de las prueba de pericial,
interrogatorio, testifical y documental, señalándose la celebración del juicio

Cuarto - El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las
diligencias probatorias declamadas pertinentes y tras el trámite de informe y
conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones

legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos
judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concúrsales de preferente
tramitación, ascendiendo a más de 125 el número de sentencias dictadas en 2011 a
fecha de la presente resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Planteamiento

1. Dos son las acciones que formula la mercantiles SILICALIA SL. y MARMOL
COMPAC SA contra FORMICA SA por el registro y uso por esta última de un signo
que presenta a su entender una cuasi-identidad con sus marcas prioritarias
registradas para igual clase de servicios: a) acción por infracción de las marcas
comunitarias n° 3.590.536 y n° 2.875.177 y de la marcas nacionales españolas n°
2.572.803, 2.580.958, 2.63<iA0<1, 2.037.920, 2.375.022 y 2.398.158, con
invocación de los arts 9 y la del Reglamento de Marca Comunitaria cuya redacción
en el actual Reglamento (CE) num 207/2009 no varia respecto del anterior Núm
A0/199% (en lo sucesivo RMC) y arts 3¢l , lo y ¿el de la Ley Española de Marcas
17/2001 (en adelante LM) y b) acción de nulidad de la marca nacional de la
demandada núm. 2.658.3=i2 COMPAC TOP al amparo de los arts 51 y 52 en relación
con el art 6 y 8 de la Ley española de Marcas por haberse solicitado del mala fe y sin
respeto de sus derechos márcanos prioritarios

2. Frente a ello la demandada se opone alegando la inexistencia de infracción por

limitarse a usar su marca registrada y su validez por inexistencia de riesgo de
confusión y de mala fe en su registro
l
I

3. Procede, alterando el orden de la demanda, analizar en primer lugar comprobar sí

la marca nacional de la demandada es nula, para después, y atendiendo al signo
empleado por la demandada en el tráfico económico, determinar si infringe el
derecho de exclusiva de la actora sobre sus marcas antes identificadas pues la
formula abierta empleada en la demanda (marcas que consisten o incluyen como
elemento principal, el distintivo COMPAC,) no es válida por indefinida, con una
precisión previa: lo que solicita en el suplico de la demanda puesto en relación con
su fundamentación jurídica es la nulidad e infracción de marcas (nacional y
comunitaria), no de un nombre comercial, aunque al mismo se haga también
referencia en el cuerpo de la demanda (en num. 157.801), sin que la falta de
precisión en la redacción del escrito rector que fija la postura de la actora ( art 399
LEC ) la debe soportar la demandada, con riesgo de indefensión

Segundo.- La nulidad de la marca nacional n° 2.658.3¿i2. Los signos en colisión.

a. Tanto el motivo de nulidad absoluta como el relativo de la marca de la

demandada se fundamentan en su confundibilidad con las marcas prioritarias de las
actores, por lo que procede dejar constancia de una y otras

5. La marca nacional de la demandada impugnada num 2.658.3<12 fue solicitada el

08/06/2005 y concedida por la OEPM el 5 de diciembre de 2005 para los siguientes
productos de la clase 20 del nomenclador "acabados en materias plásticas para
muebles, piezas de mobiliario (encimeras para muebles), muebles" y tiene la
siguiente representación, con reivindicación de colores gris plata y blanco

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7. Las marcas de las actores invocadas como prioritarias son las siguientes

a) titularidad de SILICALIA

- Marca comunitaria no. 3.590.536, solicitada el 19 de diciembre de 200a, y

concedida el 5 de noviembre de 2008, para distinguir los siguientes productos y
servicios: Clase 19 Tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y
betún, construcciones transportables no metálicas, excluyendo productos
geosintéticos y geotextiles; tejidos no metálicos, géneros de vellón y materiales
compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos, Clase 27
Revestimientos de suelos; excluyendo productos geosintéticos y geotextiles; tejidos
Í I
I I

no metálicos, géneros de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o

estabilizar terrenos o subsuelos, Clase 39 Servicios de transporte, almacenaje y
distribución de productos, a saber, mármoles, materiales de construcción, piedras
naturales y artificiales, excluyendo productos geosintéticos y geotextiles, tejidos no
metálicos, géneros de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o
estabilizar terrenos o subsuelos

•
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COMPAQ L-.

- Marca española No. 2.572.803 solicitada el 18 de diciembre de 2003 y registrada

el 26 de agosto de 200a para distinguir los siguientes productos y servicios: Clase 19
Materiales de construcción no metálicos, excluyendo los materiales geosintéticos y
geotextiles, tejido no metálicos, géneros de vellón y materiales compuestos para
armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos, Clase 27 Revestimientos de pisos
(suelos), excluyendo los materiales geosintéticos y geotextiles; tejidos no metálicos,
géneros de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos
o subsuelos, Clase 35 Servicios de venta al detalle en comercios y servicios de venta
al detalle a través de redes mundiales informáticas de todo tipo de productos
especialmente de materiales de construcción, excluyendo los materiales
geosintéticos y geotextiles, tejidos no metálicos, géneros de vellón y materiales
compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos, Clase 37 Servicios
de construcciones, reparaciones, mantenimiento e instalación de montaje,
excluyendo los materiales geosintéticos y geotextiles, tejidos no metálicos, géneros
de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o
subsuelos, Clase 39 Servicios de transporte, embalaje, almacenaje y distribución de
todo tipo de productos, especialmente materiales de construcción, excluyendo los
materiales geosintéticos y geotextiles no metálicos, géneros de vellón y materiales
compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos
 1
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•
COMPAC ¡J
H

-Marca española No. 2.580.958, solicitada el 16 de febrero de 200<l, y registrada el

16 de diciembre de 200a para distinguir los siguientes productos y servicios: Clase
19 Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos, no metálicos para la
construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicos,
monumentos no metálicos, y especialmente azulejos, baldosas para la construcción
no metálicas, materiales de revestimiento de paredes no metálicos y pavimentos de
suelos no metálicos, materias primas para la cerámica, mármol, gres y porcelánicos,
Clase 27: Revestimiento de pisos (suelos); Clase 39: Servicios de distribución de
todo tipo de productos, especialmente de todo tipo de materiales de construcción.

C8MPACMARMC›L&O¿.JARTZ

-Marca española No. 2.63¢.a0<1 solicitada el 3 de febrero de 2005 y concedida el 16

de enero de 2007 para distinguir los siguientes productos y servicios: Clase 19
Materiales de construcción no metálicos, especialmente azulejos, baldosas,
materiales de revestimiento de paredes y pavimentación de suelos, de materiales
cerámicos, de gres y porcelánicos, así como todo tipo de revestimientos de piedra
natural, mármoles y granitos, con exclusión expresa de productos geosinteticos y
 Q

I I

geotextiles, tejidos no metálicos, genero de vellón y materiales compuestos para

armar, drenar o estabilizar terrenos o subsuelos, clase 27 Revestimiento de pisos
(suelos).clase 39 Servicios de distribución de materiales de construcción no
metálicos, especialmente azulejos, baldosas, materiales de revestimiento de paredes
y pavimentación de suelos, de materiales cerámicos, de gres y porcelánicos, así
como todo tipo de revestimientos de piedra natural, mármoles y granitos, con
exclusión expresa de productos geosinteticos y geotextiles, tejidos no metálicos,
genero de vellón y materiales compuestos para armar, drenar o estabilizar terrenos
o subsuelos.

C8MPAC MARMOL &OUART2

b› titularidad de MARMOL COMPAC:

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MARMOL COMPAC
M
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L..-.-

-Marca comunitaria N°. 2.875.177, solicitada el 8 de octubre de 2002 y concedida el

10 de marzo de 200<i para distinguir los siguientes productos y servicios: Clase 19
"Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la
construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas,
mármoles," Clase 27 "Revestimientos de pisos (suelos)." Clase 39 "Servicios de
transporte, almacenaje y distribución de productos, a saber, mármoles, materiales
de construcción, piedras naturales y artificiales."
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- Marca española No. 2.037.920, solicitada el 3 de julio de 1996 y concedida el 7 de

enero de 1997 para distinguir los siguientes productos: Clase 19 "Materiales de
construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto,
pez y betún, construcciones transportables no metálicas y especialmente mármoles.

MARMOL (ÍÓMPAC

-Marca española No. 2.213.326 MÁRMOL COMPAC, solicitada el 11 de febrero de

1999 y concedida el 5 de julio de 1999 para distinguir los siguientes Móductos: Clase
19 "Mármoles"

-Marca española No. 2.375.022, solicitada el 1 de febrero de 2001 y concedida el 20

de julio de 2001 para distinguir los siguientes productos, Clase 19: "Materiales de
construcción no metálicos"

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ARMOL COMPAC

-Marca española No. 2.398.158, solicitada el A de mayo de 2001 y concedida el 5 de

Noviembre de 2001 para distinguir los siguientes productos: clase 19 "Materiales de
 I

I I

construcción no metálicos"

comp'Aóší*on›8

Doc Núm 30 y sa (extractos de la base de datos de la OEPM y OAMI)

Tercero.- La nulidad por confusión.

8. Procede comprobar si entre las marcas de las actores y la de la demandada hay

riesgo de confusión, y en consecuencia su registro es nulo al amparo de los arts
6.1b) y 52.1 de la Ley española de Marcas.

9. Como ya ha dicho este Juzgado en otras ocasiones (entre otras sentencia de 31

de julio de 2007 o 30 de abril de 2009) se trata de un concepto de derecho
comunitario, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del Tribuna de Justicia y
del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea que enseñan que
constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes
productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas
vinculadas económicamente ( sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de
septiembre de 1998, Canon , y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer ;
sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002
Oberhauser/OAMI - Petit Liberto [Fifties ] y de 15 de enero de 2003 , Mystery
Drinks/OAMI-Karlsberg Brauerei), añadiendo que el riesgo de asociación no es
alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( TJCE en
sentencia de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG .) y de 22 de junio de
1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer &amp; Co. GmbH c. Klijsen Handel BV .)

10. Para su determinación (por todas STPICE de 25 de mayo de 2005, TELETECH

HOLDINGS, Inc. contra OAMI y la jurisprudencia en ella citada) procede realizar una
apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean
pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los
productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las
marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos
o servicios o viceversa (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.) y todo
ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor
pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que
†

normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se

detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se
supone que es un consumidor normalmente informado y, razonablemente atento y
perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes
marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la
memoria, variando el nivel desatención del consumidor medio en función de la
categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer),
añadiéndose finalmente que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto
mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, de modo que las marcas
que* tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo
conocidas que son entre el público, disfrutan de una mayor protección que las
marcas cuyo carácter distintivo es menor (STPICE de 12 de julio de 2006 Vitakraft-
Werke Wührmann &amp; Sohn GmbH &amp; Co. KG/ OAMI, y STJCE de 22 de junio
de 2000, caso Marca Mode contra Adidas )

Cuarto. El consumidor relevante

11. En el caso presente y atendiendo a los signos prioritarios españoles (que son los
primeros a cotejar al ser los más antiguos) será el consumidor medio español de los
productos antes descritos, que respecto de los muebles han de entenderse de
consumo habitual o corriente, por lo que hay que concluir que nos encontramos ante
un consumidor normal o medio (en este sentido, la STPICE de 23 de octubre de
2002, Instituí für Lernsysteme/oAMI-Educational Services (ELS) y STPICE de 6
octubre 200¢ New Look/OHMI-naulover (NLSPORT), mientras que en el caso de los
acabados en materias plásticas para muebles y piezas de mobiliario -encimeras para
muebles, se puede considerar como tal también a los profesionales de la industria
del mueble y a los aficionados al bricolaje, por lo que se puede predicarse un mayor
grado de atención en los primeros. En todo caso no se ha fundamentado y acreditado
que el nivel de atención sea especialmente elevado

Quinto.- La semejanza aplicativa

12. Respecto de los productos a cotejar en sede de nulidad hay que aclarar que: i)
debe atenderse a los registros márcanos, al ser lo determinante y no a los productos
efectivamente comercializados, que tiene relevancia en el examen de la infracción
del ¡us prohibendi (y por supuesto ninguna trascendencia tiene el objeto social de las
mercantiles enfrentadas) y ii) según reiterada jurisprudencia, para apreciar la
similitud entre los productos o servicios, procede tener en cuenta, todos los factores
pertinentes que caractericen la relación entre ellos. Tales factores comprenden, en
particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o
complementario [ISTJCE de 29 de septiembre de 1998 Canon Kabushiki c. Metro
Goldwyn-Mayer Inc y STG de za de septiembre de 2008, Oakley/oAMI - Ventícinque
(O STORE)]. También cabe tomar en consideración otros factores, como los canales
de distribución de los productos en cuestión [véase la sentencia del Tribunal de 11
de julio de 2007, El Corte Inglés/oAMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan
Bolaños), apartado 37, y la jurisprudencia citada(sentencia del Tribunal General de
13 de abril de 2011)

13, Atendidos a estos parámetros se aprecia semejanza aplicativa entre "los

acabados en materias plásticas para muebles, piezas de mobiliario (encimeras para
muebles)" con los productos comprendidos en la clase 19 de las marcas de las
actores, ya que en ambos casos se dirigen a cubrir una superficie, compartiendo
I
r

I.

función, que inclusive puede ser del mismo material en el caso de encimeras (placa o
cubierta de material resistente y fácil de limpiar con que se cubren los muebles,
generalmente los de la cocina) y dirigidos a un mismo tipo de público: por ejemplo,
los fabricantes de mobiliario de cocinas o los profesionales de decoración de éstas o
cualquier persona que se atreva al montaje de este mobiliario y su revestimiento.
Por otra parte, se puede asimismo apreciar un cierto grado de complementariedad
entre los revestimientos de mobiliario y los revestimientos de suelos, protegidos por
la clase 27 en alguna de las marcas de las actores, atendida las tendencias a
coordinar unos y otros

M. Y finalmente en cuanto a "los muebles", al margen de la complementariedad

que se puede apreciar con los productos de la clase 19 que se pueden destinar a su
revestimiento o cubrimiento, especialmente en el caso del mobiliario de cocina, se
puede predicar un cierto grado de similitud con los servicios de transporte e
instalación de montaje de los mismos protegidos por alguna de las marcas de la
actora, pues aun siendo distintos por definición productos y servicios, es apreciable
una vinculación entre esa clase de productos - los muebles- y esa clase de servicios
transporte e instalación de montaje de los mismos - pues la realidad económica
muestra como es habitual que la misma comercializa dora de muebles (fabricante o
importadora) se encargue simultáneamente de su transporte y montaje en el
domicilio del consumidor.

15. En conclusión, si bien no hay, identidad aplicativa, sí se puede predicar

semejanza con distinta intensidad según los distintos productos

Sexto. La similitud de signos

16. En lo que atañe a la comparación de los signos es constante la jurisprudencia

que indica que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a
la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la
impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus
elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de
1999 , CANON y STPICE de 111 de octubre de 2003 , Phillips-van Heusen/oAMI -
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)];

17. Las anteriores consideraciones generales deben completarse, tal y como se dejó
dicho en Sentencie de este Juzgado de 10 de diciembre de 2008, con la reiterada
jurisprudencia según la cual en caso de marcas compuestas sólo puede considerarse
similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los dos componentes de la marca
compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto
producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede
dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la
memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes
dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [ sentencias del Tribunal de
Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Corcord GMBH / OAMI y de A
de mayo de 2005 , Chum/OAMI - Star Tv (STAR TV)]. Sin embargo, este enfoque no
implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca. Al
contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión,
consideradas cada una en su conjunto (sentencia Matratzen). No obstante, ello no
excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público
destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar
dominada por uno o varios de sus componentes [sentencia del Tribunal de Primera
 i

l I

Instancia de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI Sodio(GRUPO SADA)].

18. Para apreciar cual es el elemento relevante o dominante, debe apreciarse la

mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos o servicios
para los cuales fue registrada, la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial
determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras
empresas. AI efectuar esta apreciación, procede tomar en consideración, en
particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, incluido el hecho de
que éste carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o
servicios para los que ha sido registrada la marca. Por otra parte, y de forma
accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes
componentes en la configuración de la marca compuesta (sentencia Matratzen,
confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 200a, Matratzen
Concord/OAMI, citadas por la STPICE de 11 de mayo de 2005, Grupo SADA /AOMI
(Sadia).Por ello, según constante jurisprudencia, por lo general, el público no
considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es
el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla
[sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 20011, New
Look/OAMI - Naulover (NLSPORT, NIJEANS, NLACTIVE y NLcollection]

19.Esta doctrina sobre las marcas compuestas debe conciliarse con la interpretación
del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/10<i/CEE (equivalente al art
9.1.b RMC) fijada por el TJCE en la sentencia de 6 de octubre de 2005 (Medion AG y
Thomson multimedia Sales Germany &amp, Austria GmbH, sentencia Thomson Life )
en el sentido de que puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de
identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está
formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la
empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter
distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de
conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y
autónoma

20. La marca nacional impugnada está formada por un rectángulo gris plata en cuyo
interior aparece la expresión "CompacTop" inscrito en blanco, con letras de un grosor
ligeramente distinto, siendo el elemento COMPAC el que aparece al principio de la
marca atacada, de mayor carga distintiva frente a Top, no solo por la ubicación final
de éste sino porque se ha generalizado esta expresión, inclusive para el público no
anglosajón, como sinónimo de lo mejor, de categoría o calidad superior o alta, y por
ende, provocador de menor impacto y recuerdo en el consumidor relevante

21. Por su parte, en las marcas de SILICALIA antes reproducidas la expresión

COMPAC es el elemento dominante y ello atendiendo a su posición inicial y en letras
mayúsculas (en la marca comunitaria N3.590.536 y nacional 2.572.803), fuera del
cuadro negro que enmarca a quartz en minúscula, y que por su carácter descriptivo
de un material empleado en los productos registrados, tiene menor carga distintiva.
Parecidas consideraciones valen para la marca española n° 2.63a.a0¢ en el que la
posición central se reserva para la palabra COMPAC en letras mayúsculas de
apreciable tamaño, pasando mucho más desapercibido, tanto por sus caracteres de
dimensiones más pequeñas y colocación en la parte inferior como por su naturaleza
descriptiva los términos "MARMOL &amp, QUARTZ, sin que el círculo negro con un
diseño en su interior que se coloca sobre la o de COMPAC sobresalga atendido su
pequeño tamaño y mínima distintividad. Y ello mismo se repite con la marca nacional
 I

I I

2.580.958 pues aunque es cierto que COMPAC ya unido a MARMOL &amp; QUARTZ
con igual tamaño, prima COMPAC atendiendo al carácter descriptivo y por ende
menor carga distintiva de los otros dos, y ser excesivamente largo el conjunto
denominativo, que por su extensión se tiende por los consumidores a acortar,
quedándose con la parte inicial sobre todo si las restantes son descriptivas, siendo el
círculo azul colocado sobre la o de COMPAC escasamente relevante por se atendido
su pequeño tamaño, y que lo que hace es resaltar la importancia del inicio del
conjunto denominativo, precisamente donde se sitúa COMPAC

22. Y estas consideraciones son igualmente trasladables al conjunto de marcas de

MARMOL COMPAC SA, que se dan por reproducidas para evitar inútiles reiteraciones
apuntando que los elementos gráficos consistentes en rectángulos en blanco y negro
(en cuyo interior en un caso aparecen las iniciales MCC) no tienen entidad bastante
por su pequeño tamaño para centrar la atención del consumidor, ni la expresión
MARMOL que aparece en ocasiones acompañando a COMPAC por su carácter
descriptivo, aunque la preceda, pues como dice la STG de 13/A/2011 "Si bien es
cierto, como afirma fa demandante, que el consumidor concede normalmente más
importancia a la parte inicial de los signos, por el mayor énfasis de su pronunciación,
también lo es que, por lo general, el público no considera que un elemento
descriptivo o escasamente distintivo que forma parte de una marca denominativa
sea el elemento distintivo y dominante en la impresión de conjunto producida por
ésta [véase la sentencia del Tribunal de 28 de octubre de 2009, CureVac/OAMI
-Qiagen (RnAiFect), y la jurisprudencia citada], conclusión que vale para STONE
(piedra en ingles), que al generalizarse su uso en el sector (así como en otros
ámbitos) se conoce su significado también para el publico español (hecho no
controvertido), no reviste fuerza distintiva

23. La atribución del carácter predominante del término COMPAC no se ve

desvirtuada por las alegaciones de la demandada que minusvalora su distintividad
por: a) hacer referencia COMPACT a un tipo de producto, el laminado compacto
decorativo de alta presión" y b) ser numerosas las marcas que lo emplean en el
sector del mueble al que pertenece la demandada (doc num 8)

2¢i. En cuanto a lo primero, hay que aclarar que el elemento empleado en las
marcas de las actores es "COMPAC" no "COMPACT", sin que ni uno ni otro tengan
significado alguno en español (ni en ninguna de las demás leguas habladas en
España) ni se haya aportado prueba que advere que "COMPAC" para el español
medio sea forma abreviada de "compacto" y lo asocie a tal expresión o a la palabra
inglesa "compact" y sepa su significado. Y siendo cierto la existencia de un producto
denominado "laminado decorativo compacto" (norma EN asa- Doc Núm 5 de la
contestación) y que es conocido por los profesionales del sector (respuestas escritas
remitidas en periodo probatorio), éste no agota el público relevante, por lo que
difícilmente se puede predicar que por el consumidor medio se vincule el término
"COMPAC" predominante en las marcas de las actores con ese material "laminado
compacto", que no es el empleado por ella.

25. Respecto de lo segundo, conviene, precisar que el elemento destacado de las

marcas de las actores es COMPAC y no COMPACT, por lo que no vale con aportar una
relación de búsqueda de 13 marcas que contengan esta ultima expresión (doc num 8
de la contestación), máxime cuando los productos no son idénticos, en algunas no
deja de ser mas que un elemento secundario y en todo caso es criterio
jurisprudencial que el solo dato de que haya marcas previas que lleven un cierto
I.

término no es bastante por sí solo para concluir que ese término carece de carácter
distintivo (Sentencia del TPI (actual Tribunal General) de 18 de junio de 2009)

26. Y en relación con lo anterior, si lo que pretendía con esa alegación defensiva es
invocar la coexistencia pacífica de marcas, tampoco puede prosperar pues tal y como
se ha dicho en otras ocasiones (sentencias de este Juzgado de 26/7/2007 (asunto
Lexis) y 1/9/2009 (asunto BUDHA), la doctrina de la distancia o convivencia pacífica
de los signos anteriores similares como argumento para excluir el riesgo de
confusión debe ser analizado con cautela y de manera estricta, según las pautas que
se desprenden de la jurisprudencia comunitaria recogidas en la sentencia del TPICE
de 11 de mayo de 2005, "GRUPO SADA" vs OAMI (Sadia, SA) según la cual "si, al
menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la
OAMI, la solicitante de la marca comunitaria (quien lo invoca) ha demostrado
suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de
confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y
la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de
que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas",
reiterada en sentencia del TG de 15 de diciembre de 2010. Prueba que en el
presente caso no aporta el demandado, limitándose a la mera cita de una lista de
búsquedas sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos/servicios, que a
estos efectos no es bastante (STPICE 3 de julio 2003, José Alejandro, SL
/OAMI(Budmen) y sentencia Grupo Sada citada, sin que la impresión de webs
desvirtúe lo anterior

27. A la vista de lo anterior y dado que las marcas en litigio comparten el elemento
"COMPAC" como destacado, desde el punto de vista visual existe una similitud al ser
igual numero de letras, sin que las diferencias de colores, grafismo y uso de
minúsculas o mayúsculas sean suficientes para neutralizar, en la percepción del
público pertinente, un grado de similitud medio

28. Desde el punto de vista fonético también se ha de predicar igual similitud entre
los signos, pues aunque-existen otros elementos que en cada caso componen el
conjunto denominativo, con la consiguiente diferente longitud de los mismos,
"COMPAC" es el elemento predominante y que, por regla general, será pronunciado
en primer lugar, lo que refuerza esa semejaza fonética

29. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, ya se ha dicho que COMPAC no

tiene significado, por lo que, aun teniéndolo lagos de los demás elementos que
conforman el conjunto denominativo en cado caso (quartz, marmol, Stone, top) los
signos en su conjunto carecen de tal, por lo que no es relevante la comparativa
conceptual. Y en todo caso de admitirse -en vía de hipótesis- la tesis que COMPAC
hace a compacto, lo que habría que predicar es un grado de semejanza también en
el aspecto conceptual que agravaría el riesgo de confusión

Séptimo.- El juicio de confundibilidad

30. En el supuesto presente, teniendo en cuenta, por una parte, el grado variable de
semejanza aplicativa y, de otra, la similitud de signos, atendido su aspecto sonora y
gráfico, entre las marcas prioritarias con la marca impugnada postrera, las
diferencias indicadas no bastan para descartar que exista un riesgo de confusión en
la percepción del público al que se destinan los servicios, sobre todo recordando que
el público destinatario no se agota en un publico especializado, con un grado de
I l

atención medio

31. En consecuencia, aunque el consumidor medio pueda detectar ciertas

diferencias entre los dos signos, el riesgo de establecer una relación entre las dos
marcas existe, de manera que pueda pensar que los producto tienen el mismo origen
empresarial, o en su caso, proceden de empresas vinculadas económicamente, sobre
todo en un sector como el que nos ocupa en el que no es descartable que una misma
empresa utilice la misma marca con distintas presentaciones o marcas derivadas, es
decir, signos que se derivan de una marca principal y que comparten con ella un
elemento dominante común, para distinguir sus diferentes líneas (STPICE de 23 de
octubre de 2002 Oberhauser/OAMI - Petít Liberto (Fifties). Y la existencia de un
conjunto de marcas titularidad de la actora centrada sobre el elemento COMPAC asi
lo revela

32. En resumen, al concurrir el supuesto del art 6.1.b) en relación con el art.
procede la nulidad de la marca nacional impugnada, con los efectos ex tune previstos
en el art 50 LM

Octavo. La nulidad por notoriedad de la marcas de las actores

33. En cambio no procede la nulidad relativa por infracción del art 8.1.b) también
invocado (folio 62) aclarando que la misma no se basa en la confusión sino en la
especial protección de la marca notoria y renombrada, según la terminología legal
española

3<l. Es cierto que existe una importante presencia publicitaria de las marcas de la
actora, pues además de revistas, aparece en espacios televisivos, especialmente uno
de un popular restaurador español o lleva a cabo el patrocinio de equipos deportivos
o de centros teatrales (doc Núm 5 y 11 a 23)

35. Pero ello no es suficiente para apreciar la notoriedad invocada cuando no se

aportan prueba relevantes que impiden asignarle esa condición arrogada :
acreditación del importe total de gastos publicitarios y su extensión temporal, pues la
presencia televisiva relevante en programas de alcance y relevancia nacional y
patrocinio de mayor trascendencia se produce a partir de 2007; cifra de ventas,
grado de implantación en el mercado, extensión geográfica, certificación de
asociaciones empresariales... empleados por la jurisprudencia a estos efecto, STJCE
de M de septiembre de 1999 (Generals Motors Corporation contra Yplon) Sentencia
de 22 de junio de 1999 (Lloyd ) o los criterios recogidos en la Recomendación
Conjunta de la Unión de Paris y de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la
protección de las marcas notoriamente conocidas de septiembre de 1999

36. Pero además, producido el mayor esfuerzo publicitario a partir de 2007 (así se
deduce de la documental aportada referida y se desprende del tal num 26
consistente en un reportaje de, un periódico de tirada nacional que analiza el
fenómeno de la publicidad de las encimeras), lo que en ningún caso pede predicarse
de lo aportado es notoriedad de las marcas de las actores en el momento de la
solicitud por el demandado en 2005 de su marca nacional impugnada, por lo que no
puede ser de aplicación el art 8.1 LM invocado, que exime de analizar el resto de
requisitos que dicho precepto exige, pues la mera notoriedad no basta
I
T

Noveno.- La nulidad por mala fe

37. No obstante ser un motivo absoluto, procede ahora su análisis, pues la tesis de
la demanda es que concurre mala fe al haberse solicitado el registro de un signo
confundible con conocimiento de, los signos prioritarios de la actora, que solo se
explica por la intención de beneficiarse de la reputación ajena y crear un riesgo de
confusión

38.La demandada reconoce que conocía las marcas de la actora cuando solicitó la
marca nacional Núm 2.658.3¢i2 el 08/06/2005 (siendo concedida por la OEPM el 5 de
diciembre de 2005) pero en ningún caso fue buscada para crear confusión ni
pretender bloquear las marcas ajenas o apropiarse del esfuerzo o prestigio ajeno

39. Este concepto de "mala fe" elevado a causa de nulidad absoluta en el art 51.1 b
LM 2001 en sintonía con el derecho comunitario (art 3.2 d de la Directiva 89/10d/CE
y art 52.1b) del RMC 207/2009, que deroga el RMC #0/199¢i), se trata, como se ha
dicho por este Juzgado en sentencia de 1 de septiembre de 2009 y 15 de enero de
2010, de un concepto jurídico indeterminado, al no constar definición alguna en la
Ley española ni en el Reglamento comunitario, a diferencia de lo que ocurre con
alguna ley nacional como la luxemburguesa

lo. Como ha tenido ocasión de indicar este Juzgado en reciente sentencia de M de

diciembre de 2010 y 15 de febrero de 2011 "A la hora de su exégesis el Tribunal
Supremo en la sentencia de 25 de enero de 2007 indica" La buena o mala fe que
contempla el art. <18.2 LM corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el
conocimiento o desconocimiento modaiizado de una situación. La mala fe viene a ser
el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente
consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento
del sujeto que lo realiza. En relación con el supuesto normativo del art. ¢8.2, en
orden a determinar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de las prohibiciones
relativas que, en caso de no concurrir mala fe prescribiría a los cinco años, la mala fe
se refiere al conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de
una marca, anteriormente solicitada o registrada, que designa productos idénticos o
similares, y que se da una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual que
pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la
marca anterior ", apareciendo más exigente el Tribunal de Marca Comunitaria
español pues en la sentencia de A de febrero de 2009 (asunto BUDHA) señaló al
tratar de un supuesto de nulidad de marca nacional, con cita de previas de 5 de
febrero de 2008 y de 23 de enero de 2009, que "..., la mala fe del solicitante, al
momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el
demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se
produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos
fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético
del artículo 7 del Código Civil El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras en sentencia
de 23 de mayo de 199¿1 , que no "no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de
solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con
otras marcas registradas

La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas anteriores al

momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala
fe se han reseñado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no
está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el
1

registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a

fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se
registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para
vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición.
En todos estos casos, como se ha dicho, existe una situación preexistente,
caracterizada por la existencia de algún tipo de contacto, o relaciones previas, del
titular del signo con el solicitante que obtiene su registro."

Finalmente, en reciente sentencia de 11 de junio de 2009 recaída en el asunto C-

529/07 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el
Oberster Gerichtshof austriaco en el procedimiento entre Chocoladefabriken Lindt
&amp; Sprüngli AG y Franz Hauswirth GMBH el Tribunal de Justicia sienta la
siguiente interpretación: " Con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del
solicitante en el sentido del articulo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) n°
A0/9¢ del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, la
jurisdicción nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios al
caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de
un signo como marca comunitaria, y. en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al

menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o
similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita,

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando el

signo, así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo
registro se solicita " si bien en el apartado «lo y #1 indica que "es necesario señalar
que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en
al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un
producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo
registro se solicita no basta, por si sola, para acreditarla existencia de la mala fe del
solicitante.

Por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del

solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar
la existencia de la mata fe". Intención del solicitante que, como elemento subjetivo,
debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.
Consideraciones sobre la mala fe dichas en sede de nulidad absoluta que se
entienden trasladables para apreciar o no su concurrencia a los efectos de
prescripción

En conclusión, parece que no basta para apreciar la mala fe que el solicitante tenga
(o deba tener) conocimiento del derecho de un tercero, sino habrá que valorar el
conjunto táctico que rodea esa solicitud para comprobar si se entiende que ese
registro es censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico porque
contraria las funciones propias de la marca (vgra el solicitante registró como marca
un signo de sin la Intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la
entrada de un tercero en el mercado-apartado A5 de la STJCE 11/6/2009 -) o los
elementales principios de respeto a lo ajeno, con apropiación de los logros crédito y
méritos conseguidos por los demás, contrarío a un sistema de competencia basada
en los méritos propios (por lo que el grado de protección jurídica del que gozan el
 1
r

1 I

\ signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita es uno de los factores
pertinentes para esa apreciación en evitación de prácticas desleales I apartado A6 de
la STJCE 11/6/2009 ), pues como dice la citada sentencia " en tal caso, el solicitante
podria beneficiarse de los derechos que confiere la marca... con el único fin de
competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha
obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios " (apartado a7)"

al. Consideraciones que aquí se mantienen por cuanto el Tribunal de Marcas en

reciente sentencia de 27 de enero de 2011 (asunto chatka) con cita de las previas
sentencia de a/2/2008 y 23 de enero de 2009, rechaza que el solo conocimiento del
signo ajeno implique automáticamente mala fe del registro posterior, aunque éste
sea confusorio

¢2. En el caso que nos ocupa de la escasa prueba aportada no puede concluir la
mala fe imputada, que recordemos debe apreciarse a la fecha de solicitud
(08/06/2005), ya que solo consta que la mercantil demandada conocía las marcas de
las actores, pero ello no es bastante por sí solo como se ha dicho sí atendemos a que
i) la marca litigiosa, aunque se haya concluido que es confundible, ni es idéntica ni
está registrada para productos de la misma clase, ii) es cierto que al aparecer
compac junto a top, se aproxima mucho más a compact, que en el sector de
laminados compactos es expresión habitual (contestaciones escritas) y empleada por
otros empresas en sus signos distintivos y sobre todo iii) porque en ningún caso se
vislumbra efecto obstaculizador alguno con dicho registro, ni empleo como
instrumento de presión frente al titular anterior o terceros vinculados, ni se puede
predicar intención parasitaria cuando no consta que en 2005 las marcas de las
actores fueran especialmente conocidas para el público en general ni siquiera
promocionadas de forma especial (según lo antes dicho) ni dotadas de prestigio o
reputación al que buscase aproximarse deslealmente la demandada, que, finalmente,
consta que ha hecho uso normal del signo desde el registro (según se desprende de
la pericial económica) distinguiendo sus productos con ese signo en el mercado, es,
decir, según la función propia para el cual fue registrado

Décimo.-La infracción de las marcas comunitarias y nacionales de la actora

¢3. La declaración de nulidad del titulo, marcarlo del demandado allana el análisis
de ésta acción basada en el art 9.1 RMC y art A1 y concordantes LM por remisión,
que debe ser afirmada al concurrir confusión entre las marcas del actora y el signo
empleado por la demandada (compactop), uso no controvertido y en todo caso
consta documentalmente - doc num 39 a A2 de la demanda-, sin que la modificación
que se dice producida pendiente la litis (al margen de lo previstos en el art A12LEC )
al añadir un "t" (compact Top) se aprecie de entidad para modificar la conclusión
anterior

M. Estimación de las acciones al amparo del art ¢1 y ss LM (aplicables por remisión

del RMC en caso de infracción de marcas comunitarias) porque la nulidad de la
marca nacional en la que se amparaba al demandada implica que dicho registro no
fue nunca válido, por imperativo del art 5<l.1 LM , que bajo la rúbrica " Efectos de la
declaración de nulidad " establece que "La declaración de nulidad implica que el
registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la
solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capitulo I del
Titulo v de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad."
1

7 I

as. Eficacia ex tune que la distingue respeto de la caducidad, y que encuentra sus
excepciones por seguridad jurídica en el apartado 2 según el cual "Sin perjuicio de la
Indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la
marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará :

a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de

cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que

hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones
de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible
reclamarla restitución de sumas pagadas en virtud del contrato", sin que se
encuentre entre ellas los actos de uso de la marca declarada nula, que queda, así,
desprovistos de amparo legal y a merced de las acciones de infracción de los
titulares de marcas anteriores ( SAP de Albacete de 1 de febrero de 2010 ).

de. Por tanto, si el registro en el que se amparaba la demandada no ha tenido los

efectos legales, su actuación inconsentida implica infracción de los derecho
prioritarios de las actores, y en consecuencia, la necesidad de adoptar en la parte
dispositiva de esta resolución las medidas interesada por las actores en protección de
sus signos, con el régimen especial en caso de indemnización, que se analizará
comunitaria. Y en el caso de las marcas comunitarias por imposición del art 102 RMC
(anterior art 98) según el cual " cuando el tribunal de marcas compruebe que el
demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia
para prohibirle que continúe tales actos"

¢7. De no ser así no se explica cómo puede acordarse el cese, abstención, remoción
o demás medidas instadas, ya que las misma derivan del art al y ss LM (acciones
por violación) y no de la acción de nulidad ( art 51 y ss LM ). Como dice la STS de 23
de mayo de 199¢i refiriéndose a la LM 1988, pero trasladable a la LM 2001 "no son
necesarios mayores esfuerzos interpretativos para concluir la perfecta diferenciación
que existe entre las acciones por violación del derecho de marca y, por aplicación del
artículo 81, del nombre comercial, reguladas en los artículos 35 y siguientes de la
Ley de Marcas , y las acciones de nulidad de los articulas 50 y siguientes de mismo
texto legal , diferenciación que se manifiesta en su distinta finalidad y objeto, así
como en los supuestos de hecho en que se dan una y otra e, incluso, por las
personas legitimadas para su ejercicio que en la acción de nulidad lo son tanto el
Registro de la Propiedad Industrial como cualquiera que ostente un interés legítimo
(artículo 57), en tanto que la acción del articulo 35 se reconoce a favor del titular de
la marca registrada, e igualmente difieren ambas acciones por las consecuencias que
de su estimación se derivan, de forma tal que las medidas que se relacionan en el
artículo 36 de la Ley no pueden ser adoptadas al amparo de la acción regulada en el
articuló 50, precisamente por la naturaleza diferente de ambas acciones" y reitera la
de 6 de marzo de 1995

la. Ahora bien, no puede dejarse de tener en cuenta que el demandado ha hecho
uso de un signo en el mercado que ha registrado como marca, sin que conste
oposición a ese signo hasta esta Litis, por lo que imponerle una indemnización en
todo caso por ese uso podría ser una consecuencia excesiva del efecto retroactivo de
la nulidad.

Ag. Por ello considero que solo si hay mala fe debe indemnizar, como se desprende
Í

1 1

del art 5a.2, interpretándolo de forma sistemática y armoniosa el art ¿ll y ss LM con
dicho art SA. Es decir, si no se prueba que el demandado no ha actuado con mala fe
no puede verse obligado a resarcir cuando se ha limitado a actuar según las pautas
empresariales ordinarias: registrar un signo para identificar un producto y usarlo en
el mercado.

50. Y para este Juzgador a ello se refiere la STS de 8/2/2007 cuando se plantea si la
violación de la marca que da lugar a indemnización incluye o no la realizada por
quienes son también titulares de marca inscrito, una vez que haya sido declarada la
nulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actuaba, y en la que poniendo en
relación las normas de ambas clases de acciones de forma sistemática concluye que"
en los supuestos de nulidad del registro de la marca, los daños y perjuicios - dentro
del tiempo acotado y de las demás circunstancias a tener en cuenta - sólo son
reclamables cuando haya sido declarada la mala fe del titular registral de la marca
después anulada". Por ello, dado que en ese caso no se había obtenido un
pronunciamiento sobre la mala fe de la demandada, lo que hubiera abierto paso a la
indemnización de daños y perjuicios, estima la casación pero anulando
exclusivamente el pronunciamiento del fallo de condena relativo a la pretensión de
indemnización de daños y perjuicios, manteniendo el resto de pronunciamiento
derivado de la infracción (cesación, remoción, destrucción...) y no contradice la tesis
del Tribunal Supremo (expuesta en las sentencias citadas) según la cual el uso de las
marcas de que es titular registral el demandado, en cuanto constituye ejercicio de la
facultad que como tal, le reconoce la LM, no puede ser calificado como ilícito, pues
ello esa así "claro está, mientras no se declare la nulidad de los registros por ser
contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas"( STS 7 de julio de
2006 ) porque declarada la nulidad lo que entra en juego es la eficacia ex tune de la
nulidad, con el alcance dicho

Decimoprimero.- Las consecuencias derivadas de la infracción marcaría

51. A la vista de la infracción de las marcas de la actora y conforme a las

previsiones del RMC completado por remisión con las disposiciones de la Ley
española 17/2001 de Marcas hay que afirmar que proceden las pretensiones
merodeclarativa, de cesación, abstención, de remoción y destrucción interesadas, si
bien con varias aclaraciones, a fin de facilitar su cumplimiento, ya voluntario ya
forzoso, a la vista de los términos excesivamente abiertos del suplico:

10) su alcance se limita a lo que ha sido objeto de debate- uso del signo
"compactop" "compactTop" por lo que la fórmula genérica "cualquier otro signo que
incluya la denominación COMPAC", no es válida y se rechaza por el Tribual Supremo
en la sentencia de 3 de marzo de 200a

20) la pretensión de remoción o retirada de los productos, embalajes, envoltorios,

publicitario, etiquetas u otros documentos, material publicitario o comercial u objetos
de todo tipo, incluidos contenidos en sitios o páginas de Internet en los que se haya
materializado la violación queda limitada a aquellos que aún se encuentren en el
mercado, es decir, a disposición del público, pero no a aquellos que hayan sido ya
adquiridos por terceros o por cualquier otra causa no estén ya en "tráfico
económico", expresión legal delimitadora del alcance objetivo de la medida

30) en cuanto a la destrucción de lo anterior, deberá procederse con sujeción a las

normas de eliminación de residuos, con preaviso a la actora con 10 días de
 I

i 1

antelación y con constancia notarial, en defecto de acuerdo de las partes

52. Acerca de la publicación del fallo de la sentencia en dos diarios de tirada

nacional, medida que no es de aplicación automática, hay que decir que a la vista de
no consta que el uso del signo por la demandada haya producido efectos
perturbadores o menoscabado la imagen de marca de la actora, la medida no parece
proporcionada, máxime si atendemos a la ausencia de mala fe en la demandada, que
ha visto como de manera prolongado (desde 2005 hasta mayo de 2009) las actores
no han (instado judicialmente su cese

53.- Respecto de la cancelación de los nombre de dominio registrado por la

demandada www.compactop.com ya se ha pronunciado este Juzgado (entre otras
sentencia de 20/11/2006, asunto 590/2006, SERCO GESTION DE NEGOCIOS SL
contra SERCO, ENRIQUE GARCIA BARRIO nUEVO SERVICIO DE CONSULTORIAS SL)
en el sentido de que el comportamiento imputado - uso del nombre dominio idéntico
o confusorio con el signo marcarlo registrado - es constitutivo de infracción marcaría :
EI RMC establece en el art. 9.2 un catálogo de actos que se pueden prohibir,
haciéndolo de manera enunciativa y el realizado por el demandado se puede
englobar en el de ofrecimiento de los servicios con el signo confusorio o su utilización
en la publicidadAunque no se refiera de manera específica el RMC al uso del signo en
redes de comunicaciones telemáticas y como nombre de dominio, el apartado 2 del
art. 9 no es un número clausus, y ya ha dicho este Juzgado (sentencia de 11 de
Marzo de 2005, autos 22/200¢, PFIZER INC contra RICHARD ADLER) que "es
evidente que el derecho de exclusiva atribuye al titular de la marca impedir que ésta
o un signo confundible se utilice como nombre de dominio por un tercero sin su
consentimiento, como así ya aparece recogido en las legislaciones europeas
nacionales posteriores al Reglamento comunitario, como la Ley española 17/2001,
demarcas (art. 3¢i.3. e), aplicable en lo no previsto en el RRM (art. 97.2 RRM) y en
derecho comparado, como la Federal Trademark Act modificada en 1999 en la que
introduce una nueva sección que tipifica expresamente la usurpación de marca
mediante un nombre de dominio, siendo criterio unánime en la jurisprudencia
española (entre otras, SAP de Barcelona de 23 de abril de 2001 y SAP de Zaragoza
de za de septiembre de 2002 ) que el registro como nombre de dominio de una
marca ajena implica violación del derecho de marcas "(SJMC num uno de 13 de
Octubre de 20061 JO numero 23/2006, asunto MARKPLUS INTERNACIONAL SAS
contra RAFAEL PEREZ DAUDI). De igual modo el Tribunal de Marca Comunitaria,
entre otras, sentencia de 17/1/2008

5¿i. La concesión no legitima su uso frente a la titular de derechos de propiedad

industrial registrados, como en el caso de los nombre de dominio es establece la
legislación nacional ( Disposición Adicional Sexta de la Ley 3¢i/2002, de 11 julio 2002
, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y art 11.2
de la Orden ITC/15¢i2/2005, de 19 mayo 2005), ya que dicha utilización debe estar
condicionado al respeto de los derechos de propiedad industrial

55.En todo caso sí convine precisar que lo que procede es impedir el uso (a ello se
refiere la normativa española) en el territorio de la UE al cual extiende su jurisdicción
este Juzgado ( art 93 y 9¢1 del Reglamento A0/1990, , actuales arts 97 y 98 RMC
207/2009) y respecto del cual extiende sus efectos la marca comunitaria (art 1 del
Reglamento), como ha venido a indicar la reciente STJUE de 12 de abril de 2011 ,
pues este pronunciamiento no puede tener más alcance que el de las marcas
comunitarias invocadas, y en consecuencia, no procede la cancelación total instada
I

sino solo limitada a la UE, para lo cual procederá notificar la sentencia a la entidad
ICANN para comunicar que ha sido acordada la prohibición de uso en España y resto
de Estados de la Unión Europea del nombre de dominio www.compactop.com a fin de
que adopte las medidas necesarias para impedir el acceso desde España y desde los
Estados de la Unión Europea a los mismos

56. Solo resta por recordar respecto de la pretensión indemnizatoria que no procede
al no probarse la concurrencia de mala fe en el registro de la marca Irracional
empleada por la demandada, presupuesto habilitarte de la indemnización en estos
casos

Duodécimo. Costas

51. AI verse parcialmente estimadas las pretensiones ejercidas, cada parte abonará
las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art. 39¢LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por SILICALIA S.L, y MARMOL

COMPAC S.A contra FORMICA SA debo declarar y declaro;

10) la nulidad del registro de marca española n° 2.658.3¢12 titularidad de la

demandada

20) que el uso del signo "COMPAC TOP" que efectúa la demandada en el tráfico
económico para distinguir laminados y encimeras constituye infracción de las marcas
de las actores

Y debo condeno y condeno a la demandada:

1°) A estar y pasar por la anterior declaración

2. A cesar en el uso del signo COMPACTOP o compactTop y de forma específica del

nombres de dominio compactopcom y pagina de Internet www.compactop.com en el
territorio de la Unión Europea

3. A retirar del tráfico económico los productos, carteles, folletos y otros

documentos en los que aparezca "compac" como signo distintivo

A. A destruir el material anterior en los términos del apartado 51.

Firme esta resolución, líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y

Marcas para cancelación registra! de la marca nacional n° 2.658.3¢12.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifiquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que

no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de
1

Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá
ingresar en la cuenta de, depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el
Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de
apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso ( artículos #51 y #52 de la
LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3
de noviembre).

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes.

Doy fe
1

Id. Cendoj: 0301¢1370082012100022

Organo: Audiencia Provincial
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 8
N° de Resolución: A/2012
Fecha de Resolución: 11/01/2012
N° de Recurso: 698/2011
Jurisdicción: Civil
Ponente: LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL
Procedimiento: CIVIL
Tipo de Resolución: Sentencia
Idioma:
Español

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA NO 698 (C-25) 11

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 397/10

JUZGADO de Marca Comunitaria n° 1 Alicante

SENTENCIA NO A/12

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a once de enero del año dos mil doce

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal

de Marca Comunitaria e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha
visto los autos de Juicio Ordinario sobre nulidad de marca nacional e infracción de
marca comunitaria, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de
Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 397/10, y de
los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte
demandada, la mercantil Formica S.A., representada en este Tribunal por el
Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández y dirigida por el Letrado D. Andrés
I
I

Gómez López, y como parte apelada la demandante integrada por las mercantiles
Silicalia S.L. y Marmol Compac S.A., representadas en este Tribunal por el
Procurador Da: Amanda Tormo Moratalla y dirigidas por el Letrado Da: Isabel Pérez-
Cabrero Fernández, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en

los referidos autos tramitados con el núm. 397/10, se dictó sentencia con fecha M
de abril de 2011 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que
estimando parcialmente la demanda interpuesta por SILICALIA S.L. y MARMOL
COMPAC S.A contra FORMICA SA debo declarar y declaro; 10) la no/¡dad del registro
de la marca española n° 2.658.3¢i2 titularidad de la demandada. 20) que el uso del
signo "COMPAC TOP" que efectúa la demandada en el trágico económico para
distinguir laminados y encimeras constituye infracción de las marcas de las actores Y
debo condeno y condeno a la demandada: la) A estar y pasar por la anterior
declaración. 2. A cesar en el uso del signo COMPACTOP o compactTOP y de forma
especifica del nombres de dominio compactop.com y pagina de Internet
www.compactop.com en el territorio de la Unión Europea 3. A retirar del trágico
económico los productos, carteles, folletos y otros documentos en los que aparecza
"compac" como signo distintivo J. A destruir el material anterior en los términos del
apartado 51. Firme esta resolución, líbrese mandamiento a la Oficina Española de
Patentes y Marcas para cancelación registra/ de la marca nacional n° 2.658.3<12 Cada
parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. "

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte

arriba referenciada, y tras tenerlo por preparado, presentaron el escrito de
interposición del recurso, del que se dio traslado, presentándose los
correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se
elevaron los autos a este Tribunal con fecha 23 de septiembre de 2011 donde fue
formado el Rollo número 698/C-25/10, en el que se señaló para la deliberación,
votación y fallo el día 10 de enero de 2012, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han

observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Se ha declarado en la instancia la nulidad, por confusoria, de la marca

nacional n° 2.65.3¢2, titularidad de Formica S.A., así como el carácter infractor que
el uso por la citada demandada del signo CompactTOp tiene en el tráfico jurídico de
laminados y encimeras de las marcas nacionales y comunitarias de las actores,
condenándose en consecuencia a Formica S.A. a cesar en el uso de ese signo, pero
también en el de su variante CompactTop.

De estos pronunciamientos, la mercantil demandada, Formica S.A., impugna lo

relativo al uso en el tráfico jurídico del signo "Compact TOP" cuyo uso para distinguir
encimeras de cocina y baño, afirma, no implica infracción de las marcas de la actora
porque ni son idénticos ni similares a los de aquella, ni generan confusión en relación
al público relevante que es especialmente atento respecto de los productos que tal
signo identifica, afirmaciones con las que se trata de contradecir el razonamiento
I 1

judicial -Fundamento de Derecho décimo- que niega a la modificación del signo

registrado anulado añadiendo una "t", entidad para alterar las conclusiones
alcanzadas para declarar la nulidad del signo registrado "CompacTop".

En concreto las razones del recurso son las siguientes.

En primer lugar, porque el consumidor relevante, que en el caso de la infracción de

las marcas comunitarias es el público de la Unión Europea, es un público
especialmente atento pues, en relación a los productos que se distinguen con el
signo Compacttop, encimeras para muebles fabricadas con un laminado de madera
de alta presión compacto, el usuario o público en general de ordinario se asesora por
especialista y, en todo caso, esa especial atención se predica también en el supuesto
de los profesionales de la construcción, público al que también se dirigen los
productos y servicios prestados por las actores con sus marcas. No se trata por tanto
de público de media-baja atención como describe el Juez de instancia, sino que
aplica especial atención en la adquisición de los productos de que se trata.

En segundo lugar, en cuanto la identidad/diversidad aplicativa. Afirma el apelante

que las encimeras de cocina no están incluidas en ninguna de las marcas de las
actores, de donde se deduce que la absoluta disparidad aplicativa entre los signos en
litigio dado que los productos distinguidos por Compacttop son distintos a los
distinguidos por las marcas Compac Quartz, Compac Marmol &amp, Quartz, Marmol
Compac y Compac Stone, no siendo aceptables los criterios establecidos en la
Sentencia respecto de la semejanza entre productos porque ni cubren las mismas
superficies ni comparten materiales, ni en cuanto a la complementariedad de los
mismos, negando que exista similitud entre los servicios de transporte e instalación
de montaje.

En tercer y último lugar, en cuanto a la identidad/disparidad de los signos. Sostiene

el apelante que los signos en litigio son diferentes fonética, gráfica y
conceptualmente. Desde un punto de vista visual porque el signo de Formica S.A. es
exclusivamente denominativo mientras que los de las actores son mixtos. Desde un
punto de vista fonético, son distintos el número de vocablos y secuencias silábicas
que determinan distinta pronunciación. Desde una perspectiva conceptual, las
expresiones Marmol, Quartz y Stone remite a conceptos pétreos mientras que
Compact se remite a la idea de laminados compactos y Top a categoría superior,
para el profesional de muebles de cocina, a encimera, al igual que el público que
conozca el inglés. Y en cuanto a las diferencias entre Compac y Compact, que según
la Sentencia de instancia, son el elemento dominante, el distinto número de letras
afecta a su impresión visual y fonética, pero también conceptual al carecer de
significado Compac y ser expresión habitual del sector de laminados compactos la
expresión Compact. Y además, sostiene el apelante, el vocablo Compact es
descriptivo, de uso habitual que puede coexistir con Compac, además de utilizado
por cualquiera en el comercio -art 12-b) RMC- siempre que se realice, como sería el
caso, conforme a las prácticas leales, no existiendo, en suma, riesgo de confusión.

SEGUNDO.- Dado que respecto de la infracción se discute su existencia en relación

al signo Compacttop, analizaremos los elementos que determinan en su caso la
infracción, siguiendo el orden propuesto por el apelante que es, el de la Sentencia de
instancia.

Anaiizaremos por tanto, en primer lugar, lo relativo al público relevante.

I
I

¦ I

Este factor es sin duda relevante. Tal relevancia deriva del hecho de que la
percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios
de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del
riesgo de confusión.
Pues bien, el consumidor medio es aquel que normalmente percibe una marca como
un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ( sentencias del Tribunal
de Justicia de 11 noviembre de 1997 , SABEL, C 251/95 , Rec. p. I 6191, apartado
23, y Lloyd Schuhbafrik Meyer).
A los efectos de esta apreciación global, se supone -y así lo señala la apelada- que
el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer).

El apelante critica y discrepa del criterio establecido en la instancia, afirmando que

el consumidor medio de encimeras presta especial atención, algo obvio, por lo
demás, en el caso del consumidor profesional.

Dejando asentado ya desde el inicio que el público de referencia es tanto el español

propiamente dicho como el europeo porque en la demanda se ejercita acción por
infracción del uso del signo Compacttop respecto de las marcas comunitarias pero
también se articula la protección de las marcas españolas, debemos también afirmar
que dentro de este público se encuentran tanto el simple consumidor como el
profesional.
Pues bien, y centrada la cuestión en lo que hace al consumidor no profesional al que
se dirigen los productos identificados por las marcas competidoras, debemos afirmar
que se trata de un "público normal", es decir, medio en los términos de la definición
de la doctrina europea, pues no consta que cuando se trata de encimeras de cocina,
el nivel de atención sea más elevado respecto del nivel medio de atención, lo que no
es deducible per se del carácter no habitual del consumo de este tipo de productos
porque la falta de habitualidad es puramente temporal pero no de exclusiva, es
decir, no es habitual el consumo porque son productos de larga duración pero son
productos de consumo por todo tipo de público, lo que hace a este tipo de productos
conocidos por todos los consumidores en general. No se trata de un producto dirigido
por tanto, a un público especial sino a todo el público en general y éste es siempre
medio en su nivel de conocimiento y aproximación al producto.

Por otro lado, ninguna prueba objetivable hay de que el consumidor se valga
ordinariamente en la adquisición de encimeras de especialista, al margen de las
apreciaciones que en su caso puede recibir del vendedor que le aporte los
conocimientos propios y necesarios para el ejercicio de la actividad de venta, lo que
es algo común en la actividad de la venta de cualquier producto, dándose además
hoy la circunstancia de que tales informaciones pueden ponerse a disposición del
consumidor no solo con ocasión de la venta directa y personal sino también a través
de la información que se suministra con ocasión de las ventas por página web donde,
como resulta de la documental de la demanda, puede encontrarse el producto a
disposición del consumidor sin especialización alguna, para su directa adquisición y
auto-instalación.
En conclusión, ninguna razón existe para entender que el público de los productos
designados por el signo de la demandada sea o requiera de especial atención. Por lo
indicado, ni por razones de disponibilidad ni de mercado, hay justificación para tal
1

afirmación.

TERCERO.- En relación a la similitud o disparidad de productos y servicios.

Niega en su recurso Formica S.A., identidad aplicativa, ni por similitud de productos

y servicios, ni por complementariedad entre los mismos.

A este respecto, es reiterada y por tanto, conocida por las partes, la doctrina
establecida por la jurisprudencia europea de que la similitud de los productos ha de
apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que caractericen la
relación existente entre ellos, factores que incluyen, en particular, su naturaleza, su
destino y su utilización, asi como su carácter competidor o complementario
(sentencia Canon, citada en el apartado za supra, apartado 23).

También pueden tomarse en consideración otros factores, como, por ejemplo, los
canales de distribución de los productos de que se trate [ sentencias del Tribunal de
21 de abril de 2005 , Ampafrance/OAMI - Johnson &amp, Johnson (monBeBé), T-
16¢/03, Rec. p. II-1¢01, apartado 53 , y de 11 de julio de 2007 , El Corte
Inglés/OAMI - Bolaños Sabri (PiraNAM diseño original Juan Bolaños), T-JA3/05, Rec.
p. 11-2579, apartado 37].

En este caso, la Sentencia de instancia afirma que hay semejanza entre las
encimeras para muebles y los productos comprendidos en la clase 19 de las marcas
de las actores dado que ambos se dirigen a cubrir superficies que en el caso de
encimeras, pueden ser del mismo material y dirigidos a un mismo tipo de público,
apreciándose cierto grado de complementariedad entre los revestimientos de
mobiliario y los revestimientos de suelos de la clase 27 de las marcas de las actores.
Y en cuanto a los muebles, se afirma complementariedad entre la clase 19 y el
mobiliario que pueden cubrir aquellos productos, y similitud con los servicios de
transporte e instalación.

Pues bien, obra en el proceso prueba bastante de la identidad de los productos, esto
es, de que en ambos casos se identifican laminados y recubrimientos decorativos
como encimeras y desde esta perspectiva, no hay duda que existe similitud entre los
productos que identifican los signos en litigio.

Es más, la genérica categorización de la clase 19 " Materiales de construcción no

metálicos, tubos rígidos, no metálicos, para la construcción, asfalto, pez y betún,
construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos " permite
afirmar que en ella cabe comprender las encimeras, revestimientos o superficies, sin
que la variedad de materiales destruya dicha similitud pues, primero, no solo no
consta en realidad en el proceso tal variedad de materiales y, segundo, todos los
materiales que se utilizan para revestimientos de cocina y baños, encimeras,
cumplen idéntica función y confieren, según calidades, similares ventajas al
consumidor o usuario, lo que hace de ordinario de estas superficies, laminados en
terminaciones diversas, no siempre distinguibles por razón del tratamiento de los
materiales, instalaciones destinadas a operar sobre ellas sin detrimento de la misma
facilitando su limpieza sin variación o pérdida de los atributos de la superficie. La
madera, la piedra, aglomerados diversos e incluso metales, son materiales utilizados
en encimeras por los distintos fabricantes casi siempre vinculados a la calidad del
producto.

Ciertamente, más compleja resulta la identificación de similitudes vía

 1

complementación, entre los laminados y revestimientos decorativos, encimeras para

cocina y baños de Formica S.A. y los productos contemplados en la clase 27 "
Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos, tapices
murales que no sean de materias textiles " pues el diseño y decoración del baño o la
cocina presenta las suficientes variedades, presentando un espectro lo
suficientemente amplio que difícilmente permite sostener una necesaria relación
entre encimera y suelo, sin que desde luego pueda llegarse a establecer
complementación por el hecho de que en ocasiones sea idéntico el canal de
comercialización de ambos productos.

También resulta compleja la identificación entre los productos de Formica y los

servicios protegidos en las clases 37 " Servicios de construcción, servicios de
reparación; servicios de Instalación " y 39 " Transporte, embalaje y almacenamiento
de mercancías, organización de viajes " pues aun cuando es cierto que multitud de
empresas fabricantes de los productos de que se trata asumen directamente el
transporte e instalación, entiende el Tribunal que dicha consideración ha venido
alterándose con el tiempo y ya no puede predicarse de manera tan genérica cuando
a través de las superficies de bricolage o materiales abiertas al público en general, el
transporte e instalación son servicios perfectamente diferenciados, en absoluto
vinculados en tanto la oferta inicial es la de la asunción íntegra por el consumidor del
transporte e instalación. No hay por tanto, esa necesariedad que se predica entre el
producto de que se trata, su transporte e instalación y, rota dicha relación, no puede
aceptarse una identidad basada en un grado bajo de complementariedad.

En cualquier caso, y hechas las anteriores consideraciones, aceptamos por lo dicho

con anterioridad, la identidad predicada respecto de la clase 19 del Nomenclator.

CUARTO.- En cuanto a la similitud de los signos.

Cabe señalar que Formica S.A.. impugna de la Sentencia de instancia, también la

apreciación del Juzgado en cuanto a la similitud de los signos controvertidos y su
conclusión respecto al riesgo de confusión. Procede, por tanto, examinar si el
Juzgado cometió un error al estimar que entre la marca comunitaria y el signo
distintivo usado por la mercantil demandada existían diferencias suficientes para
excluir la existencia de un riesgo de confusión por parte del público pertinente.

Las apreciaciones jurisprudencia les que constituyen la doctrina base de la que partir
en el análisis de esta cuestión, sin perjuicio de que están ya referidas acertadamente
en la Sentencia impugnada, son las siguientes.

Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público crea que los productos o
servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas
vinculadas económicamente [ sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de
octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (Fifties), T 10a/01 , Rec. p. II
A359, apartado 25, véanse, asimismo, por analogía, las sentencias del Tribunal de
Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C 39/97 , Rec. p. I 5507, apartado
29 , y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 3a2/97 , Rec. p. I 3819,
apartado 17].

También está reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo que el riesgo de
confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público
afectado de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en
cuenta todos los factores que caractericen el supuesto concreto, en particular la
¦ I

1 l

interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios

designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de
2003, Laboratorios RTB/OAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T
162/01 , Rec. p. II 2821, apartados 31 y 32, y la jurisprudencia citada].

CUARTO.- Partiendo de estos criterios jurisprudenciales, analizaremos lo relativo a

la similitud de los signos en cuestión.

En lo que atañe a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en

cuestión, la apreciación global del riesgo de confusión debe sustentarse en la
impresión de conjunto producida por cada uno de éstos teniendo en cuenta, en
particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de 1¢ de octubre de 2003, Phillips Van Heusen/oAMI - Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T 292/01 , Rec. p. II A335, apartado ¢17].
Pero también es verdad que, conforme a reiterada jurisprudencia, cuando se trata de
la comparativa entre una marca compuesta y otro signo, idéntico o similar a uno de
los componentes de la marca compuesta, sólo pueden considerarse similares si éste
constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la
marca compuesta.

Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta
marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los
componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto
producida por ésta. [ Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre
de 2002, Matratzen Concord/oAMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T 6/01, Rec. p.
II a335, apartado 33 , y de 18 de octubre de 2007 , Ekabe International/OAMI - Ebro
Puleva (OMEGA3), T 28/05, Rec. p. II 11307, apartado ¢l3], lo que tiene lugar en
supuestos en que esos otros signos son básicamente descriptivos con pérdida
relevante de sus distintividad.

En el presente caso, los signos comunitarios y nacionales cuya defensa ejercita en

su demanda las actores, se compone de un grupo de signos, tanto gráficos como
denominativos. Dicho conjunto está formado por grupos de palabras en los que
siempre hay un término común, "Compac", y todos ellos están, predispuestos en una
forma determinada en las que siempre destaca o se sitúa al menos en plano
relevante, aquél vocablo.

El núcleo del argumento de la parte apelante es que su signo "Compacttop"

constituye un signo descriptivo de encimeras compactas, que no puede ser
identificado con "Compac", que carece de significado propio, que es distinto fonética,
gráfica y conceptualmente, y que no puede impedir el uso por terceros de aquél
signo que está a disposición de todo el mercado siempre que se haga de manera leal
a las prácticas industriales y comerciales -art 12-1-b) RMC-.

Ante todo ha de ponerse de relieve que el carácter dominante del signo "Compac"
en las marcas de las actores no está en cuestión, pues no se impugna dicho
pronunciamiento por la apelante.

En cualquier caso resultaría evidente que por su disposición en cada una de las
marcas, siguiendo el criterio establecido por la Sentencia del Tribunal General de 28
de junio de 2011, asunto T-#75/09 , ATB Norte S.L./OAMI/Bricocenter Italia Srl
-apartado ¢7- cuando menos podría calificarse tal signo de preponderante y aun
cuando no pudiera concentrarse por esta razón la identidad distintiva de las marcas
I l

I 1

en tal elemento de manera aislada en relación a los otros, el carácter

eminentemente descriptivo del resto de componentes de las marcas, harían que
aquél signo fuera retenido por el consumidor.

Y frente a él, el signo del demandado Compact top o Compacttop, presenta un doble
contenido incluso cuando la grafía construye el signo como un vocablo único, pues
dos son conjuntos silábicos diferenciables, "compact" y "top"..

El segundo tiene un evidente significado admitido por las partes. Tope, alto,
cumbre, cúspide, cima, prominencia, todos ellos equivalentes en el comercio a
calidad elevada o, desde el punto de vista de la naturaleza del producto, extremo. Es
verdaderamente descriptivo y ningún atributo distintivo puede otorgársele por si
solo.
Respecto del primero, el apelante insiste en que describe lo compacto e incluso un
material específico, el laminado compacto. Se trata, según afirma, de una
abreviación conocida por el público en general que, vinculada a Top, significa
laminado compacto para encimera. Pero ninguna prueba hay de tal afirmación.

Lo cierto es que en la comparativa entre las marcas en litigio, y atendido el

elemento dominante, entre Compac y Compact, las diferencias son insustanciales y
en absoluto permiten otorgar la autonomía distintiva que se pretende por el apelante
a Compact ya que las diferencias gráficas, desde el punto de vista denominativo del
signo, son casi inapreciables, casi tanto como las fonéticas -la simple adición de la
"t" no lo permite- que producen un cambio no siempre perceptible al oído, cuando
menos de matiz.

De la identidad conceptual ya hemos hecho referencia. Ciertamente, atribuir un

significado específico a Compact es, desde un punto de vista semántico, un intento
vano pues no puede afirmarse que exista una relación de abreviación entre compacto
y compact.

De lo anterior resulta que el Juzgado de instancia no cometió ningún error al

considerar que los signos controvertidos eran similares.

En efecto, el examen de las signos en sus aspectos visual, fonético y conceptual

pone de manifiesto que la impresión de conjunto producida por la marcas de las
actores dominada por el elemento "Compac", y el signo utilizado por la demandada
por el vocablo "Compact", ambos términos de fantasía, dado que ningún significado
tienen per se , son similares.
QUINTO.- Por tanto, y por lo que hace al riesgo de confusión, habida cuenta del
examen de la similitud entre las marcas controvertidos, el Juzgado llegó a una
correcta conclusión al considerar que procedía estimar la existencia de un riesgo de
confusión.

Dado que la similitud entre los signos en conflicto es un requisito para el

reconocimiento de un riesgo de confusión, la apreciación de la existencia de tal
similitud lleva a la concluión de que hay un riesgo de confusión [véase, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 2008,
Torres/OAMI - Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENITEZ), T-
16/07 ]-
u
Í

De cuanto antecede se desprende que el Juzgado no cometió ningún error al llegar a

la conclusión de que existía riesgo de confusión entre las marcas de las actores y el
signo de la demandada. Por consiguiente procede desestimar el recurso y confirmar
la Sentencia de instancia.

SEXTO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida

para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional
Décimoquinta n° 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

SEPTIMO.- Finalmente, y en cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose

desestimado el recurso de apelación, no cabe sino imponerlas a la parte apelante
conforme lo prevenido en los artículos 398 y 39a de la Ley de Enjuiciamiento civil .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre

del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación recurso entablado por la parte

demandada, la mercantil Formica S.A., representada en este Tribunal por el
Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández, contra la Sentencia dictada por el
Juzgado de Marca Comunitaria húmero uno de los de Alicante de fecha la de abril de
2011 , procede confirmar y confirmamos dicha resolución, y con expresa imposición
de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el

destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta n° 9 LOPJ -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y. consecuentemente, cabe en su caso

interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos #68 y
siguientes, y #77 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso
extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán
presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución
previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso
que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección la abierta en la
entidad Banesto, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de
ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución
del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos

originales at Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo,
acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos
de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución

por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria
celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-
I

Id. Cendoj: 2807911001201<1100221

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
N° de Resolución: 157/201%
Fecha de Resolución: 28/03/201<1
N° de Recurso: 803/2012
Jurisdicción: Civil
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Procedimiento: Casación
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
MARCA COMUNITARIA. Infracción. Riesgo de confusión.

Idioma:
Español

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados
indicadas al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por Formica, SA,
representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández,
contra la sentencia dictada el once de enero de dos mil doce, por la Sección Octava
de la Audiencia Provincial de Alicante , que resolvió el recurso de apelación
interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil
número Uno de Alicante. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales
doña María del Carmen Ortiz Cornago, en representación de Formica, SA, en
concepto de parte recurrente. Son partes recurridas Silicalia, SL y Mármol Compac,
SA, representadas por el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez
Nogueira.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Alicante, el diecisiete

de mayo de dos mil diez, la Procurador de los Tribunales doña Amanda Tormo
Moratalla, obrando en representación de Silicalia, SL y Mármol Compac, SA,
interpuso demanda de juicio ordinario contra Formica, SA.

En el mencionado escrito, la representación procesal de Silicalia, SL y Mármol

Compac, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que
Mármol Compac, SA se había constituido el dos de julio de mil novecientos setenta y
cinco, con objeto de dedicarse a la fabricación y venta de toda clase de piezas de
aglomerado de mármol y similares y que Silicalia, SL lo hizo el veinticinco de octubre
 x
¡

1 I

de mil novecientos noventa y nueve, con el mismo objeto. Que ambas sociedades
demandantes eran empresas españolas integradas en el grupo Compac, dedicado a
la fabricación y comercialización de revestimientos decorativos en mármol y cuarzo,
caracterizados por su especial dureza y alta calidad, así como a la fabricación y
comercialización de todo tipo de productos realizados con esos materiales. Que el
grupo Compac lleva operando en el sector más de treinta años, a partir de un
proyecto familiar iniciado en mil novecientos setenta y cinco. Que las sociedades del
grupo elaboran mármol y cuarzo tecnológico, que venden con las marcas " Mármol
Compac " y " Quarz Compac ". Que, en mil novecientos noventa, solicitó el registro
del nombre comercial número 157 801, para distinguir su empresa de fabricación y
venta de toda clase de piedras de aglomerado de mármol y similares. Que, en
definitiva, el signo " Compac " había adquirido un elevado carácter distintivo en el
sector, gracias a la calidad de los productos que identifica, a la publicidad que efectúa
y a los patrocinios que, mediante él, realiza de actos diversos, incluida la
intervención en numerosas ferias.

Que, como demostraba con el documento aportado con el número 30, Silicalia, SL
era titular del registro de la marca comunitaria número 3 590 536, mixta - formado
por la palabra " Compacquarz ", con un cuadrado que abarca la palabra " quarz " -,
solicitada el diecinueve de diciembre de dos mil cuatro y concedida el cinco de
noviembre de dos mil ocho, para distinguir productos de la clase 19 - tubos rígidos
no metálicos para la construcción... - y 27 - revestimientos de suelos... -, así como
servicios de la clase 39 - de transportes...-.

Que también era titular de las marcas españolas números 2 572 803, mixta -
formada por la palabra " Compa cquarz " con un cuadrado -, solicitada el dieciocho de
diciembre de dos mil tres y concedida el veintiséis de agosto de dos mil cuatro, para
productos de las clases 19 y 27, así como servicios de las clases 35 - de venta al
detalle en comercios... -, 37 - de construcciones y reparaciones...- y 39 - de
transporte y embalaje...-, 2 580 958, mixta, " CompacmarmoI&amp,quarz ",
solicitada el dieciséis de febrero de dos mil cuatro y concedida el dieciséis de
diciembre del mismo año, para distinguir productos de las clases 19 y 27, así como
servicios de la clase 39 - de distribución...-; 2 esa aoa, mixta - formada por las
palabras " Compac mármol&amp,quarz ", con un círculo -, solicitada el tres de
febrero de dos mil cinco y concedida el dieciséis de enero de dos mil siete, para
distinguir productos de las clases 19 y 27, así como servicios de la clase 39. Añadió
que la citada sociedad era titular de diversos nombres de dominio, en los que
aparecía el nombre " Compac ", como demostraba con el documento aportado con el
número 31. Que uno de esos nombres de dominio - " compac.es " - fue impugnado
ante la OMPI, por razón de derechos previos y dicho organismo les dio la razón,
mediante resolución de diecisiete de julio de dos mil ocho, como demostraba con los
documentos aportados con los números 32 y 33.

Igualmente alegó que Mármol Compac, SA era titular de la marca comunitaria

número 2 875 177, figurativa - formada por las letras " MCC " y un rectángulo sobre
las palabras " Mármol Compac " y una línea gruesa - solicitada el ocho de octubre de
dos mil dos y concedida el diez de marzo de dos mil cuatro, para distinguir productos
de las clases 19 y 27, así como servicios de la clase 39, como demostraba con el
documento aportado como número 3fli.

Añadió que Mármol Compac, SA era titular, también, del nombre comercial número
157 801, " Mármol Compac, SA ", solicitado el diez de octubre de mil novecientos
noventa y concedido el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, para
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distinguir un negocio dedicado a la fabricación y venta de toda clase de piedras de

aglomerado de mármol y similares. Así como que también era titular de las
siguientes marcas españolas: número 2 037 920, mixta - formada por la letras "
Mcc ", en un rectángulo, sobre las palabras " Mármol Compac " y una línea gruesa -,
solicitada el tres de julio de mil novecientos noventa y seis y concedida el siete de
enero de mil novecientos noventa y siete, para distinguir productos de la clase 19,
número 2 213 326, denominativa - formada por las palabras " Mármol Compac " -,
solicitada el once de febrero de mil novecientos noventa y nueve y concedida el cinco
de julio del mismo año, para distinguir productos de la clase 19; número 2 375 022,
mixta - formada por la palabras " Mardal Stone de MCC Mármol Compac ", sobre una
línea gruesa -, solicitada el uno de febrero de dos mil uno y concedida el veinte de
julio del mismo año, para distinguir productos de la clase 19; y número 2 398 158,
mixta - formada por las palabras " MCC Compac Stone " sobre una línea gruesa -,
solicitada el cuatro de mayo de dos mil uno y concedida el cinco de noviembre del
mismo año, para distinguir productos de la clase 19.

Igualmente alegó que la demandada, Formica, SA, se constituyó el veintiocho de

febrero de mil novecientos sesenta y dos, para la fabricación, diseño y distribución
de laminados decorativos y revestimientos, al igual que las demandantes, siendo la
filial española de la multinacional Formica Corporation. Que, como demostraban los
documentos números aportados con los 35, 36, 37 y 38, a mediados de dos mil ocho
las demandantes tuvieron conocimiento de que Formica, SA, había solicitado el
registro de la marca comunitaria número 6 52¢ zas, " CompacTop ", dentro de un
rectángulo, a cuya concesión se opusieron, de modo que la división de Oposición de
la Oficina de Armonización del Mercado Interior estimó la oposición, por resolución
de veintinueve de abril de dos mil diez, como demostraba con el documento
aportado con el número ¢7. Que también habían tenido conocimiento de que
Formica, SA había conseguido el registro de la marca española número 2 658 3<i2,
compuesta por los términos " CompacTop ", dentro de un rectángulo, con colores
gris, plata y blanco, para diferenciar productos de la clase 20 - acabados en materias
plásticas para muebles, piezas de mobiliario, encimeras de muebles - parecidos a los
que ellas fabricaban, los cuales comercializa. Que igualmente Formica, SA había
solicitado nombre de dominio " compactop ", para hacer publicidad de sus productos.

Concluyó la representación procesal de las demandantes afirmando que existía

riesgo de confusión tras comparar signos y productos o servicios.

Se remitió a los documentos números ¢3 y M, para demostrar que, el nueve de

enero de dos mil nueve, había requerido a la demandada de cese y remoción.

Destacó que reclamaban en la demanda los beneficios que hubiera obtenido la

infractora con la venta del producto identificado con la marca " Copac Top. Invocó las
normas de los artículos 9 , 96 , 97 Reglamento (CE ) ao/9a del Consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, 311 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de marcas, como apoyo normativo de las acciones ejercitadas - la
declarativa de la infracción, la de condena al cese, la de publicación de la sentencia,
la de indemnización de daños y la de nulidad de la marca española 2 658 3¢2 "
Compac Top ".

Con esos antecedentes, la representación procesal de Silicalia, SL y Mármol

Compac, SA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia por
la que " 1 o.- Se declare: a.- Que el uso del signo &lt, Compac Top&gt, que efectúa la
demandada Formica, SA en e/ tráfieo económico para distinguir laminados y
 1
r

I 1.

encimeras constituye infracción de /as marcas de mis representadas que consisten o

incluyen como elemento principal el distintivo &/t,Compac&gt,. b.- Que el registro
por la demandada del nombre de dominio &lt,compactop.com&gt, infringe las
referidas marcas de mis representadas. c.- La cancelación del dominio
&lt,compactop.com&gt,, comunicando la sentencia con la notificación de que se
proceda a la cancelación del mismo a la Organización Mundial de la Propiedad
Industrial. d.- La nulidad de la marca española número 2 658 3#2 de Formica, SA,
comunicando la sentencia que declare la citada nulidad a la Oficina Española de
Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro y a
su publicación en el Boleti'n Oficial de la Propiedad Industrial. 20.- Se condene a la
demandada: A estar y pasar por las anteriores declaraciones. A.- A cesar en
cualquier utilización del signo que compone la marca española número 2 658 3¢2,
así como de cualquier signo que incluya la denominación &li,Compac&gt, para
distinguir revestimientos, laminados, encimeras o cualquier producto idéntico o
similar a los de las actores, con expresa prohibición de realizarlo en el futuro. b.- A
retirar del mercado todos los productos, carteles, folletos u otros documentos donde
aparezca la denominación &/t,Compac&gt;, debiendo ser destruidos a presencia
judicial, todo ello a costa de la parte demandada. c.-A cesar en el uso del nombre de
dominio &lt, Compactop.com&gt, y la página de Internet www.compactop.com
-eliminando sus contenidos- asi' como cualquier otro uso de un nombre de dominio
en Internet o en cualquier otro medio que ¡ncluyala denominación &Ir,compac&gt,.
d.- Al pago a las demandantes de la indemnización de daños y perjuicios causados
como consecuencia de infracción de sus derechos de propiedad industrial en la
cuantía que determine el Juzgador sobre las bases expuestas en la fundamentación
juridica de la demanda, esto es, considerando e/ beneficio percibido por Formica con
la venta de los productos identificados con la marca &/t;Compac Top&gt; y, en todo
caso, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada con los productos
ilícitamente marcados. e.- A que sea publicada a su costa la sentencia que se dicte
en el presente procedimiento, mediante anuncios en dos diarios de tirada nacional
(El Psis y El Mundo) en la forma que el Juzgado determine. fi- Al pago de las costas
del presente procedimiento ".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de

Alicante, que la admitió a trámite por auto de veintiuno de mayo de dos mil diez ,
conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 397/2010.

Formica, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por el

Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández que, en tal
representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Formica, SA alegó, en

síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que se oponía a los hechos
afirmados por las demandantes en tanto no fueran expresamente admitidos por ella.
Añadió que los signos de las demandantes eran todos compuestos y con elementos
gráficos y que no era cierto que los mismos dieran a las demandantes una exclusiva
de uso del término " Compac ".

Que la demandada formaba parte del grupo Formica, principal fabricante, diseñador
y distribuidor mundial de laminados decorativos y materiales de revestimiento y que
era titular de la marca mixta española 2 658 3¢2, " Compactop ", con rectángulo,
concedida para distinguir acabados de materias plásticas para muebles y piezas de
mobiliario. Que, igualmente, había solicitado la marca comunitaria mixta, 6 52a 2¢13,
" Compactop ", con rectángulo. Que había elegido el término " Compactop " por su
 l

relación con el laminado compacto que utiliza en sus productos. Que la T la utiliza
como última letra de " Compac " y primera de " top " y que emplea " top " en el
sentido de superior.

Que la denegación del registro de la referida marca comunitaria no era firme, ya que
la resolución había sido recurrida y la decisión pendía de la Sala de Recursos de la
Oficina de Armonización del Mercado Interior. Que, en todo caso, había entre los
signos confrontados diferencias fonéticas, por los distintos componentes en el
conjunto. Que también había diferencias conceptuales, ya que " Compac " es un
término genérico en el sector de los laminados. Que el término " top " es conocido en
inglés y que lo mismo sucede con " quartz " y " Stone ", empleados en las marcas de
las demandantes.

Por último, negó la realidad de las daños alegados en la demanda.

Con esos antecedentes la representación procesal de Formica, SA interesó en el

suplico del escrito de contestación una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número
Uno de Alicante que " desestime íntegramente la demanda absolviendo a mi
representada de todos los pedimentos de la demanda, con expresa declaración de
temeridad e imposición de costas a la demandante en cualquier caso ".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la

prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Uno
de Aiicante dictó sentencia en el juicio ordinario número 397/2010, con fecha catorce
de abril de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando
parcialmente la demanda interpuesta por Silícalia, SL y Mármol Compac, SA, contra
Formica, SA, debo declarar y declaro: 1 o.- La nulidad del registro de marca española
número 2 658 3«:2 titularidad de la demandada. 20.- Que el uso del signo
&li;compac Top&gt; que efectúa la demandada en el trágico económico para
distinguir laminados y encimeras constituye infracción de las marcas de las actores.
Y debo condena y condeno a la demandada: 10_- A estar y pasar por la anterior
declaración. 20.- A cesar en el uso del signo &li,Compactop&gt, o &gt,
compactop&gt, y de forma específica del nombre de dominio compactop.com y
página de Internet www.compactop.com en el territorio en la Unión Europea. 3o_- A
retirar del trágico económico los productos, carteles, folletos y otros documentos en
los que aparezca &li,compac&gt, como signo distintivo. ¢°.- A destruir el material
anterior en los términos del apartado 51 ".
CUARTO. La representación procesal de Formica, SA interpuso recurso de apelación
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante,
en el juicio ordinario número 397/2010, con fecha catorce de abril de dos mil once.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se

turnaron a la Sección Octava, que tramitó el recurso de apelación con el número
698/2011 y dictó sentencia con fecha once de enero de dos mil doce , con la
siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que desestimando el recurso de apelación
entablado por la parte demandada, la mercantil Formica, SA, representada en este
Tribuna/ por el Procurador don Juan Carlos Olcina Fernández, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número Uno de los de Alicante de fecha
catorce de abril de dos mi/ once, procede conformar y confirmamos dicha resolución,
y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante ".

QUINTO. La representación procesal de Formica, SA interpuso recurso de casación

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m

I I

contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de

Alicante, en el rollo de apelación número 698/2011, con fecha once de enero de dos
mil doce .
Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo la cual, por auto
de ocho de enero de dos mil trece , decidió: " Admitir el recurso de casación
interpuesto por la representación procesa/ de la mercantil Formica, SA, contra la
sentencia dictada por la Audiencia Provincia/ de Alicante (Sección Octava), con fecha
once de enero de dos mi/ doce, en el rollo de apelación número 698/2011 ,
dimanante del juicio ordinario número 397/2010 del Juzgado de Marca Comunitaria
número Uno de Alicante ".
SEXTO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de
Formica, SA contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia
Provincial de Alicante, en el rollo de apelación número 698/2011, con fecha once de
enero de dos mil doce , se compone de tres motivos, en los que la recurrente, con
apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo ¢77 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , denuncia:
PRIMERO . Infracción de los artículos 3¢i de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de
marcas, y 9 del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de
2009, sobre la marca comunitaria, y de la jurisprudencia que los interpreta.

SEGUNDO . Infracción del art. 102 del Reglamento (CE ) n° 207/2009 del Consejo,
de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, y de la doctrina del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.

TERCERO . Infracción del artículo <11.1 del Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de
1.99¢, en relación con el artículo 3.2 de la Directiva 200¢/aa/cE, de 29 de abril de
200¢l , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Ramón

Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Silicalia, SL y Mármol Compac,
SA, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista

pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el seis de marzo dos mil
catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ra non Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

En ambas instancias se ha declarado probado que la demandada, Formica, SA, al

utilizar en el mercado el signo " CompacTop " para distinguir el origen empresarial de
los productos decorativos y de revestimiento que vende - consistentes en encimeras
para muebles -, genera riesgo de confusión e invade la esfera de exclusiva
reconocida a cada una de las demandantes, Silicalia, SL y Mármol Compac, SA, como
titulares de sendas marcas comunitarias, concedidas para diferenciar productos de
las clases 19 - materiales de construcción no metálicos - y 27 - revestimientos de
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pisos -, además de servicios de las 37 y 39.

Los signos registrados a nombre de las demandantes, que, como se ha dicho, se

han declarado lesionados por el uso que la demandada hace del suyo, ofrecen
caracteres tipográficos singulares y están formados - uno - por el término "
Compacquarz ", con las primeras seis letras mayúsculas y las cinco últimas
minúsculas y situadas dentro de un cuadrado oscuro, y - el otro - por el vocablo "
Compac ", con letras mayúsculas y debajo, con un tamaño menor, las palabras "
Mármol Quarz ".

El Tribunal de apelación desestimó el recurso interpuesto por Formica, SA y confirmó

la sentencia de la primera instancia que, tras declarar la conducta infractora,
condenó a la recurrente a cesar en ella y a eliminar sus efectos perturbadores.

Contra la sentencia de segundo grado interpuso recurso de casación Formica, SA,

por tres motivos a los que damos respuesta seguidamente.

SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del primero de los motivos del recurso

de casación.

Denuncia Formica, SA, en el primero de los motivos de su recurso, la infracción de

los artículos 3a de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y 9 del
Reglamento (CE) 207/09, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

Alega, tras esa referencia a preceptos relativos a los derechos conferidos por el
registro de las marcas, que el Tribunal de apelación había dado a la palabra "
compact " el tratamiento propio de un término caprichoso o de fantasía, sin tener en
cuenta que el riesgo de confusión se determina desde la perspectiva de los
consumidores interesados en la adquisición de los productos ni que, en diversos
Estados miembros, dicha palabra se utiliza habitualmente para distinguir,
específicamente, determinado tipo de material.

TERCERO. Desestimación del motivo.

Para afirmar el riesgo de confusión - esto es, el riesgo de que el público pueda creer
que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden
de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas - han de tenerse en
cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes a tal fin,
atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor
medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el cual las
percibe como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, lo que no
impide, tratándose de marcas compuestas o mixtas - como son las aquí confrontadas
-, que exista en ellas un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza
identificadora - sentencias de aquel Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de
noviembre de 1.997 , C-251/95, 22 de junio de 2.000 , c- #25/98 y 10 de abril de
2.008 , c-102/0 , entre otras muchas -.

El Tribunal de apelación declaró el riesgo de confusión y la infracción, con las

condenas subsiguientes, tras haber tenido en cuenta el mencionado conjunto de
factores, una vez identificado el tipo de consumidor de los productos de las
respectivas litigantes, así como la semejanza entre ellos y entre los respectivos
signos. Y hay que decir que no se advierte causa alguna para revisar, en un recurso
extraordinario como es el de casación, la razonable conclusión a la que llegó
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utilizando un método correcto.

A ello hay que añadir que los signos registrados a nombre de las actores no incluyen
la palabra " Compact ", sino " Compac " y que el utilizado por Formica, SA se
compone de la misma y del sufijo " Top ", con las primeras letras en mayúscula, lo
que expresa la idea de una composición artificial. Ello sentado, la calificación dada a
" Compac " de término caprichoso o de fantasía no puede entenderse incorrecta a las
vista de los hechos declarados probados en la instancia.

En todo caso, el Tribunal de apelación no extrajo ninguna consecuencia de la

referida e impugnada calificación. Antes bien, consideró determinante, al comparar
los signos, la escasa trascendencia de las diferencias existentes entre los elementos
con mayor fuerza de unos y otro, desde los puntos de vista fonético, gráfico y
conceptual.

El motivo debe ser desestimado.

CUARTO. Enunciado y fundamentos de los motivos tercero y cuarto del

recurso de casación.
I.- Denuncia Formica, SA, en el segundo de los motivos de su recurso, la infracción
del artículo 102 del Reglamento (CE ) 207/09, de 26 de febrero de 2009, y de la
doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la extensión
territorial de las sentencias dictadas por los tribunales de las marcas comunitarias.

Se refiere la recurrente a la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal de Justicia

de 12 de abril de 2011 (C-2353/2009), según la que cuando el acto de violación de
una marca comunitaria no menoscaba la función identificadora o individualiza dora de
la misma en alguno de los Estados miembros por motivos lingüísticos, los tribunales
de las marcas comunitarias deben limitar el alcance territorial de la prohibición que
impongan. Afirma que esto no lo habla hecho el Tribunal de apelación, pese a que
debía, por no ser " compact " un término de fantasía, al tener un significado
específico para los destinatarios de los productos diferenciados, en varios Estados
miembros.

II.- En el segundo motivo del recurso denuncia Formica, SA la infracción de los

artículos a1 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.99¢i, y 3, apartado 2, de la
Directiva 200¢/aa/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 200<1 ,
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Alega que haberle prohibido el Tribunal de apelación el uso del signo " CompacTop "
en toda la Unión Europea, incluidos los territorios de aquellos Estados miembros en
los que el referido término tiene un significado determinado, constituye una medida
disuasoria desproporcionada.

QUINTO. Desestimación de los dos motivos.

Es cierto, como afirma la recurrente, que el derecho exclusivo del titular de una
marca comunitaria se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión, en
el que el signo goza de una protección uniforme.

En ese sentido el Tribunal de Justicia ha declarado - así en la sentencia de 111 de

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diciembre de 2006 (C-316/05 ) - que el objetivo contemplado en el artículo 98,

apartado 1, del Reglamento 110/9<i es proteger de manera uniforme en todo el
territorio de la Unión el derecho que confiere la marca comunitaria frente al riesgo de
violación.
También es cierto que, en la sentencia de 12 de abril de 2011, el citado Tribunal
recordó que, si un tribunal de marcas comunitarias al que se ha sometido un
conflicto de violación de dichos signos constata que los actos infractores se limitan a
un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, " en particular
porque [...] el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no
menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por
motivos lingüísticos, ese tribuna/ debe /imitar el alcance territorial de la prohibición
que imponga ".
Sin embargo, las cuestiones - conexas - que plantea en ambos motivos la recurrente
merecen la calificación procesal de nuevas a los efectos de la casación o, cuanto
menos, de formuladas " per saltum ", ya que no fueron tratadas por el Tribunal de
apelación.
En consecuencia, no es procedente que nos pronunciemos sobre ellas - sentencias
373/2010, de 15 de junio , 101/2012, de 7 de marzo , entre otras muchas -, tanto
más si su tratamiento aparece condicionado a una determinada base fáctica que
debería haber sido declarada probada y que no nos corresponde en este trámite
extraordinario reconstruir.

Ambos motivos se desestiman.

SEXTO. Régimen de las costas.

En aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas del recurso
de casación desestimado quedan a cargo de la recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo
español y su Constitución.

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Formica, SA,

contra la Sentencia dictada, con fecha once de enero de dos mil doce, por la Sección
Octava de la Audiencia Provincial de Alicante .

Las costas del recurso de casación quedan a cargo de la recurre.

Librese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución

de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA

pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
.-Jose Ra non Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.-
Rafael Sa.raza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.-
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose
Ra non Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos,
estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día
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de hoy, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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Id. Cendoj: 2807933002201a100701

Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
N° de Resolución: m2/201¢
Fecha de Resolución: 28/07/201¢i
N° de Recurso: 689/2012
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: FATIMA BLANCA DE LA CRUZ MERA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
Idioma:
Español

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 2800¢

33009710

NIG: 28.079.00.3-2012/0003359

RECURSO 689/2012

SENTENCIA NO 7:12

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Ilustrísimos señores

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

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D. Miguel Angel García Alonso

Da_ Fátima Blanca de la Cruz Mera

___________________

En la Villa de Madrid, a veintiocho de julio dos mil catorce.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior
de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 689/2012,
interpuesto por la mercantil "FORMICA, S.A.", representada inicialmente por el
Procurador Sr. García Cortés, después sustituido por la Procurador Sra. Carmona
Alonso, contra la Resolución de 30 de noviembre de 2011 de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la
Resolución de 12 de julio de 2011 por la que se acordó la concesión de.la marca n°
2.960.910 "COMPAC". Han sido partes demandadas la ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS), representada por el
Abogado del Estado y "SILICALIA, S.A.", representada por el Procurador Sr.
Rodríguez Nogueira.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su

demanda. en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó
pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las
declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa
impugnada.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de las partes

demandadas, para contestación a la demanda, lo que verificaron, en que tras
exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraron pertinentes,
terminaron suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la
demanda.

TERCERO.- Con fecha ZA de julio de 201<1 se celebró el acto de votación y fallo de

este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. Fátima Blanca de la Cruz
Mera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La marca denominativa concedida a que estos autos se contraen

"COMPAC" ampara los siguientes productos:

-En la clase 11: "Instalaciones sanitarias, fregaderos y lavabos para cocina y baño".

-En la clase 19: "Materiales de construcción no metálicos y, en particular, placas,

tableros, superficies, escaleras, pavimentos, revestimientos en general y columnas
realizados en materiales lapídeos y pétreos, recubrimiento decorativo exterior de
chimeneas y fachadas, aglomerados, alféizares, jambas no metálicas".

-En la clase 20: "Componentes y accesorios para muebles de cocina y de cuarto de

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baño comprendidos en esta clase, incluyendo encimeras, tableros de mesa y placas

de cobertura."

-Y en la clase 27: "Materiales para suelo, revestimientos de suelo."

Esta marca concedida es impugnada por el recurrente al apreciar que no hay

distintividad alguna en ella, pues según sostiene el vocablo "Compac" es de uso
generalizado por las empresas del sector de materiales de la construcción para
referirse a los "laminados compactos", por lo que a su juicio no tiene fuerza
diferenciadora alguna, incurriendo en las prohibiciones de registro reguladas en el
art. 5.1.b ) y c) de la Ley de Marcas .

Las partes demandadas se oponen al recurso deducido de adverso.

SEGUNDO.- Un asunto similar al que aquí nos ocupa y en el que intervenían las
mismas partes que en este litigio fue resuelto por esta Sección por sentencia de
fecha 2 de abril de 201% (recurso n° 338/2012 ) respecto a la concesión de una
marca mixta denominada "COMPAC THE SURFACES COMPANY" que amparaba
idénticos productos y cuya argumentación jurídica, igualmente centrada en al
carácter distintivo del vocablo "COMPAC", que es lo que aquí se discute por las
partes, es trasladable a este recurso:

"El art. 5.1. de la Ley 17/2001 de Marcas establece la prohibición absoluta como
marca de aquellos signos que:
( ) "b) Los que carezcan de carácter distintivo.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan
servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, e/ destino, el
valor, la procedencia geográfica, la época de obtención de/ producto o de la
prestación* del servicio u otras características del producto o del servicio. "

Como ya se afirmó por esta Sección en sentencia de 13 de septiembre de 2011 , en

interpretación de/ referido art. 5, "El bien jun/'dico protegido con la descrita norma es
el derecho de todos los empresarios de un mismo sector, a la comercialización de
productos que aún teniendo los mismos componentes y características, no pueden
ser susceptibles de apropiación individualizada por parte de una arma con
exclusividad de los demás. Por ello, la denominación de un producto no puede hacer
alusión alguna ni a su naturaleza ni a sus caracteristicas, debiendo los órganos
judiciales analizar en cada caso concreto si concurre o no la prohibición contenida en
el descrito art. 5, pues como reiteradamente sostiene el T.S. la gen ericidad de una
denominación no puede determinarse de manera aprior/'stica sino que por el
contrario, han de tenerse en cuenta tanto si los productos son únicos o plurales
dentro de la misma clase del Nomenciátor en la que pueden estar incluidos diversos
géneros o servicios que en realidad tengan unas cara cte ristica s genéricas diversas. "

Pues bien, las alegaciones del recurrente atinentes a la existencia de resoluciones

previas de la Oficina denegando solicitudes de marcas con el vocablo "Compact", en
modo alguno vinculan a este órgano, que resolverá lo que estime procedente en
Derecho sin vinculación alguna a precedentes administrativos sobre distintivos de
marcas diferentes a la que es objeto de este recurso.
Una vez afirmado lo anterior y por lo que se refiere a la apI¡cación de los apartados
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b) y c) del art. 5.1, las alegaciones de/ recurrente no pueden tener favorable
acogida. Ciertamente el vocablo más distintivo y significativo de la marca concedida
es "COMPAC", pero no puede obviarse que aquélla se compone de otros vocablos
que dotan al conjunto de una distintividad propia , sin que pueda apreciarse, ni tan
siquiera respecto al más distintivo, que sea descriptivo o genérico respecto a los
productos que ampara, y ello por considerar esta Sala que tal vocablo no evoca en el
consumidor medio la idea de que se está haciendo referencia a los laminados
compactos que se usan en la construcción, pues como el propio recurrente advierte,
tal percepción, de existir, lo que no se ha probado, lo es para los empresarios del
sector y no para el público consumidor en general. En definitiva, el vocablo
"COMPAC" tiene distintividad propia como un vocablo de fantasía que tiene su propia
fuerza diferencia dora, que además no expresa las cara cteristicas de los productos
reivindicados por la marca concedida, con suficiente aptitud diferenciadora en el
mercado.
Y ello teniendo presente lo afirmado en la STS de 16 de febrero de 2011 .' "Cabe
significar, que la ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el art/'culo
5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, al establecer que no
podrán registrarse como marcas «los signos que se compongan exclusivamente de
signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de
obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del
producto o del servicio», reside en preservar que las expresiones que describen las
propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios
que operan en el correspondiente sector, impidiendo que puedan ser monopolizadas
en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en
que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia
empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto
designado por la marca. "
Finalmente añadir que en /a resolución recurrida se afirma y no se rebate de
contrario, que la mercantil codemandada tiene concedidos varios registros de marcas
con el vocablo "COMPAC" como término más distintivo y para los mismos productos. "

TERCERO.- Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art.

139.1 y 3 UCA , son de expresa imposición a la parte actora, fijándose como límite
por los honorarios de los letrados de las partes contrarias la cantidad de 1.000 euros
por cada uno de ellos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por
la potestad que nos confiere la Constitución Española,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administratìvo

interpuesto por la mercantil "FORMICA, S.A.", representada inicialmente por el
Procurador Sr. García Cortés, después sustituido por la Procurador Sra. Carmona
Alonso, contra la Resolución de 30 de noviembre de 2011 de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la
Resolución de 12 de julio de 2011 por la que se acordó la concesión de la marca n°
2.960.910 "COMPAC THE SURFACES COMPANY", que se confirma por resultar
ajustada a Derecho, condenando a la parte actora al abono de las costas procesales
causadas hasta el límite fijado en esta sentencia.
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Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que
contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que
se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación,
previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de
la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho
recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta

de Depósitos y Consignaciones de esta Sección n° 2612 (Banesto), especificando en
el campo concepto "Recurso" 211 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe
indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente
(separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su

procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D. Miguel Angel García Alonso Dña Fátima Blanca de la Cruz Mera