Bogotá DC.

19 de noviembre del año 2021

Señor:
CONSEJO DE ESTADO
E. S. D
REFFERENCIA: DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
DEMANDANTE: JOSÉ SANTOS SANDOVAL ACOSTA
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

SEBASTIAN JARAMILLO, identificado con C. C. No. 1.123.859.232 de Ipiales

Nari.o, abogado en ejercicio y portador de la T. P. No. 765556 del C.S.J, actuando
de acuerdo al poder adjunto otorgado a mí por el señor JOSÉ SANTOS
SANDOVAL ACOSTA, identificada como aparece en poder adjunto, en su calidad
de titular de la marca “HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI”, por medio del
presente escrito, presento Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
representada por su director general o quien haga sus veces, con domicilio
principal en la ciudad de Bogotá D. C., para que previos los trámites legales del
proceso ordinario me sean concedidas las pretensiones incoadas en esta
demanda, previos los siguientes hechos:

HECHOS
PRIMERO: El señor JOSÉ SANTOS SANDOVAL ACOSTA, a quien represento,
es el titular de la marca “HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI”, desde el año
2009, la cual le fue reconocida por medio de resolución numero 12334, del año
2009

SEGUNDO: Esta marca fue registrada por mi representado bajo la clase 25 de la

clasificación de NIZA, la cual comprende principalmente “prendas de vestir,
calzado y sombrerería”.
TERECERO: Bajo esta denominación mi representado desarrollo su actividad
comercial con normalidad, con la marca registrada ante la SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con la realización de algunas modificaciones en la
marca sin afectar la distintividad de la misma.
CUARTO: las modificaciones buscaban refrescar dicha imagen, darle un toque
más juvenil y actual, ello con el fin de impactar en nuestra clientela de una forma
positiva, sin el ánimo de cambiar la ya registrada ante la SUPERINTENDENCIA.
QUINTO: Tales modificaciones no influyeron en ningún momento en la distividad
de la empresa de mi representado, y esto lo deja ver la cantidad de ventas
obtenidas y el ingreso de nuestros clientes habituales quienes se percataron de la
actualización, pero al no afectar su literalidad, nos identificaban como tal.
SEXTO: Nuestro producto siempre estuvo en el mercado, en ningún momento
salió de él, tal es el caso que de la marca siempre se hizo un uso real y efectivo,
como lo determina la ley, para ello se aporta el material probatorio que da fe de
esto, aunque la producción se detuvo en algunos años, esporádicamente.
OCTAVO: Dicha interrupción de la producción obedeció a las dinámicas del
mercado y de la moda, donde algunos productos no fueron tan bien recibidos por
la clientela situación que afecto la producción de la empresa de mi representado,
sin embargo, esto no hizo que el producto saliera del todo del mercado, ya que
nuestra marca seguía circulando en el mismo.
NOVENO: Producto de la actualización de marca, como estrategia comercial, así
como, la detención de la producción en ocasiones por la no acogida del público de
algunas de nuestras colecciones, fue presentada ante la superintendencia de
industria y comercio, por un tercero interesado la solicitud de cancelación de la
marca “HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI”.
DECIMO: Tal solicitud de cancelación de marca fue fallada por la superintendencia
en favor de la parte solicitante, y en contra de mi representado, como reza en la
resolución numero 2736363 del año 2017, donde se le cancela la titularidad de
dicho registro, por la no utilización de la marca como fue registrada en un principio,
violando con ello los artículos 165, 166 y 167 de la decisión 486 de la CAN.

PRETENSIONES
PRIMERO: Declarar nula la resolución número 2736363 del año 2017 frente a la
solicitud de cancelación de la marca “HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI”,
por medio del cual se cancela el registro de la marca por la falta de uso, y por no
haberla utilizado conforme a su registro.
SEGUNDO: Consecuente a esto, se condene a la Superintendencia de industria y
comercio a reestablecer el derecho de mi representado JOSÉ SANTOS
SANDOVAL ACOSTA, dejando sin efectos el acto administrativo demandado y
proceder a devolverle la titularidad del registro de la marca “HARBOR AMERICA
CREANDO PARA TI”
 DISPOSICIONES QUEBRANTADAS

Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486

CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La superintendencia de industria y comercio, al emitir dicha resolución, donde se

le cancela la titularidad de la marca a mi representado, desconoció lo establecido
por la decisión 486 de la CAN, en sus artículos 165, 166 y 167, así como la amplia
jurisprudencia referente al asunto. Para establecer el concepto d violación voy a
plantear tres problemas jurídicos, siendo el primero de ellos, si ¿La marca
“¿HARBOR AMÉRICA CREANDO PARA TI” (mixta) es usada en el mercado de
una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso,
conforme al haz probatorio recaudado en el régimen probatorio aplicable, y
conforme con los parámetros indicados en la correspondiente Interpretación
Prejudicial?
Como segundo problema jurídico a analizar, se plantea si la ¿la actualización de
una marca mixta sin afectar la literalidad de esta, puede ser utilizada como
fundamento en la cancelación por falta de uso de la misma?, Y por ultimo el tercer
problema jurídico a analizar es: ¿si el material probatorio anexado al asunto fue
estudiando por la Superintendencia de la forma adecuada para emitir dicho acto
administrativo?
Dando respuesta al primer interrogante y con el fin de dar el concepto de la
violación es preciso traer a colación lo establecido en el artículo 165 de la norma
objeto de debate, el cual establece que “ La oficina nacional competente cancelará el
registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no
se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o
por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en
que se inicie la acción de cancelación” 1.

Con lo dicho en este articulo se puede evidenciar la violación del derecho de mi

representado, dado que como se ha probado a lo largo del presente proceso la
empresa, si bien ha disminuido su producción y sus unidades, la misma siempre
ha estado en el mercado, y dicha producción no se ha interrumpido por un periodo
superior a tres años, lo que hace arbitraria la decisión adoptada por la SIC, frente
a su cancelación. En cuanto a este tema la jurisprudencia de la Comunidad
Andina se a pronunciado estableciendo que “ basta que el titular haya usado la marca en

1
Artículo 165 Decisión 486
algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta
de uso”2.

Dicho esto, se puede establecer el desconocimiento de la SUPERINTENDENCIA

DE INDUSTRIA Y COMERCIO al emitir tal resolución, la cual va en contra de la
norma, al igual que de la jurisprudencia de esta alta Corte especializada en el
tema, ya que de la marca se puede probar en todo momento su uso real y efectivo
de acuerdo a lo establecido por la COMUNIDAD ANDINA para dicho fin. De igual
forma, y como lo establece la jurisprudencia de la CAN, para la persona natural o
jurídica, no es camisa de fuerza estar en el mercado en todo momento y mas aun
cuando se presentan situaciones ajenas a la voluntad de la persona, como lo es el
caso de mi representado, quien no obtuvo el éxito deseado con una de sus
colecciones, lo cual lo obligo a detener la producción temporalmente mientras
mejoraba su situación económica, claro esta, sin sacar su producto del todo del
mercado, y por un periodo inferior a tres años.
La sentencia 159-IP-2017, referente al tema establece que “la norma comunitaria es
clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de
que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no
dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o
consumidores”3. Con ello, se ratifica lo ya argumentado en cuanto al inconformismo
por la cancelación de dicho registro, dado que la situación presentada por mi
representante no obedece a la voluntad de él, sino a las dinámicas del mercado,
por lo cual no puede ser tomado como argumento para la cancelación de su
maraca.
En cuanto al segundo problema jurídico objeto de debate, cabe precisar que la
decisión 486 en su articulo 166 a determinado que “ El uso de una marca en modo tal
que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren
su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la
protección que corresponda a la marca”4.

En este caso la marca renovó su imagen para genera un mejor impacto en la

clientela, situación que no le resta distintividad, dado que el tenor literario de la
misma sigue siendo igual, motivo por el cual es errada la decisión de la SIC, en
cuanto que, en las marcas mixtas, su parte preponderante siempre será la literal,
misma que no fue afectada en ningún momento con dicha actualización, así lo
refiere la CAN en reiterada jurisprudencia. De igual forma la sentencia 20-IP-2013
a referido que. “si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la
marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o

2
Sentencia 159-IP-2017
3
Sentencia 159-IP-2017

4
Artículo 166 Decisión 486
sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su
cancelación por no uso”5

En cuanto al último problema jurídico planteado, se puede establecer que la SIC

no tuvo en cuenta el acervo probatorio anexado al asunto para emitir dicha
decisión, contraria a los intereses de mi representado, y esto se puede evidenciar
a la hora de hacer un estudio minucioso del expediente dado que al mismo se
anexo la debida documentación donde se certifico el real uso de la marca,
sustentado por medio de facturas, y demás elementos que demuestran que la
marca en ningún momento salió del mercado,
Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 167 de la decisión 486 mismo que
establece que “el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales,
documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad
de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros” 6. Dicho esto,
es claro que las pruebas aportadas al proceso cumplen a cabalidad con lo
establecido por la norma y cuentan con la suficiencia necesaria para determinar
que mi representado en ningún momento dejo de utilizar la marca, que, si bien se
presentaron recesos, los mismos están debidamente justificados y probado lo cual
no da cabida a la decisión de la Superintendencia en cuanto a la cancelación de la
marca

COMPETENCIA Y CUANTÍA
Es competencia el Consejo de Estado, por la naturaleza de la acción, el domicilio
de la parte demandada, por razón del territorio donde se produjeron los actos
administrativos.

LAS PERSONAS EN EL PROCESO Y SUS REPRESENTANTES

Demandante:
Superintendencia de industria y comercio, representada por el director de la
Entidad.

Demandante:
5
Proceso 20-IP-2013 de 19 de junio de 2013.
6
Artículo 167 Decisión 486
El Señor José Santos Sandoval Acosta, quien lo hace debidamente representado
por su apoderado, conjugándose capacidad jurídica, procesal y de postulación.

PRUEBAS
1. Copia de facturas de compra y venta
2. Copia de resolución emitida por la SIC, donde se me reconoce la titularidad
de la marca “HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI”,
3. Copia de resolución emitida por la SIC número 2736363 del año 2017

ANEXOS
1. Los relacionados en el acápite de pruebas

NOTIFICACIONES
Al suscrito apoderado recibo notificaciones en mi oficina ubicada en la Calle
número barrio de la ciudad de Ipiales Nariño. Teléfono: 3158367452. Email:
Al demandado Superintendencia de Industria y Comercio, en: Carrera 13 No. 27 -
00, Pisos 1 y 3 de la ciudad de Bogotá D.C. Línea fija en Bogotá: (1) 592 0400,
correo  notificacionesjud@sic.gov.co.
Cordialmente:

____________________________
SEBASTIAN JARAMILLO
CELULAR. 3158367452
CORREO: