DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 0121-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 889359-2021

SOLICITANTE : RODI BATERINORTE S.A.C.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

RECURSO DE APELACIÓN

Lima, 07 de enero de 2022

1. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de marzo de 2021, RODI BATERINORTE S.A.C., de Perú, solicita el

registro de la marca de producto constituida por la denominación ACTIVA 95D31L y caja
empaque (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir baterías, de la
clase 09 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N° 20068-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 09 de julio de 2021, la

Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al
considerar que resulta confundible con la marca registrada ACTIVA 724 y logotipo
(certificado N° 227788), que pretende distinguir productos de la clase 09 de la
Clasificación Internacional, registrada a favor de TEAMSORCING PERU S.R.L., de
Perú.

Al respecto, la Dirección consideró lo siguiente:

(i) Los signos en comparación distinguen algunos de los mismos productos1.

(ii) Realizado el examen comparativo entre los signos se determina que son
semejantes.
(iii) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida
en el artículo 136, inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder
a su registro.
(iv) Se dejó constancia que se tuvo a la vista las marcas registradas ACTIVA
ELECTRONIC y logotipo (certificado N° 241142) y AKTIVA y logotipo (certificado

1 Al respecto, la Dirección señaló lo siguiente:

Las “baterías”, que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos en aparatos e
instrumentos de acumulación de la electricidad”, que distingue la marca registrada.

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 N° 127462) que distingue productos de la clase 09 de la Clasificación
Internacional, respecto a la cual el signo solicitado en el presente procedimiento
no resulta confundible en tanto, no poseen vinculación entre sus productos,
permitiendo que su coexistencia no sea susceptible de generar confusión en el
público consumidor.

Con fecha 04 de agosto de 2021, RODI BATERINORTE S.A.C. interpuso recurso de

apelación manifestando lo siguiente:

- La marca registrada desarrolla actividades en venta de productos de tecnología

de la información y de servicios informáticos, tal como puede acreditarse en la
consulta R.U.C. que anexa. En tanto que, el signo solicitado, tiene como objeto la
venta de baterías, es decir como partes de un vehículo automotor, conforme
acreditaría en la consulta RUC de la recurrente; por lo que concluye que no se
configura el supuesto de confusión indirecta.
- La marca registrada “ACTIVA 724”, está escrita con letras minúsculas, y coloreada
de naranja, celeste y verde, la numeración 724, se encuentra dentro de un círculo
color azul oscuro con números color blanca; en tanto que el signo solicitado
ACTIVA 95D31L y caja empaque, esta conformado por letras mayúsculas de color
blanco, y su empaque trabaja en base a los colores negro,rojo y amarillo; por lo
que, a la vista del consumidor las marcas se perciben de forma diferente.
- El segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486, refiere: “las clases de la
Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la
similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”,por
lo que no es causal para crear confusión en el consumidor, como tampoco para
denegar la inscripción de la marca.
- Para determinar si ambos signos son capaces de inducir a confusión y error en el
consumidor se deberá tener en cuenta la naturaleza de los productos y su forma
de comercialización o prestación.
- Si bien es cierto, existe una identidad fonética entre la marca registrada y el signo
solicitado; sin embargo, se verifica una distinción en los canales de
comercialización, debido a que su finalidad y el público que van dirigidos son
distintos.
- Los productos que distingue la marca registrada se venden en establecimientos
especializados en tecnología de la información y de servicios informáticos. Por
otro lado, signo solicitado busca distinguir sólo el producto de baterías, los mismos
que son comercializados en establecimientos la venta de partes, piezas y
accesorios para vehículos automotores. En ese sentido, quedaría acreditado que
no existe vinculación o conexión competitiva entre ellos.
- Existen 5 marcas que han sido inscritas con la denominación “ACTIVA”, las
mismos que pertenecen a la clase 9 de la Clasificación Internacional. De lo cual
se acreditaría que la denominación ACTIVA no es distintiva por sí misma, en la
medida que algunas marcas que contienen dicha denominación, coexisten
pacíficamente en el mercado, aun teniendo vinculación en sus productos.
- Existen suficientes indicios que demuestran que más de una marca con distintos
titulares pueden coexistir en el registro utilizando el término ACTIVA, de manera
relevante, para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional,
sin que ello significara para la DSD un agravio a las normas de propiedad
industrial. Por tal motivo, no se justifica que ahora la Dirección decida denegar la
solicitud de registro con la misma denominación (ACTIVA) para distinguir

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 productos de la misma clase y se aplique un criterio distinto sin razón aparente o
justificada.
- La DSD no ha cumplido con fundamentar los motivos por los cuales ahora no
decide otorgar los efectos de exclusividad al término ACTIVA cuando antes no lo
habría realizado. Tal cambio de criterio merecía una fundamentación clara y
detallada que satisfaga la incertidumbre del administrado quien se ve sorprendido
ante dicha postura, sin embargo, ello no ocurrió.
- Adjunta medios probatorios que consideró relevantes al caso.

Luego, mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2021, la recurrente solicita la

suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva la acción de cancelación
de la marca ACTIVA 724 y logotipo (certificado N° 227788), tramitado bajo el expediente
N° 915847-2021.

Posteriormente, mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2021, la recurrente

amplia sus fundamentos de la apelación manifestando lo siguiente:

- La resolución impugnada adolece de una adecuada motivación, puesto que no ha

desarrollado un correcto análisis respecto a la registrabilidad del signo solicitado,
en tanto que, el mismo organismo ha permitido la coexistencia en el mercado de
cuatro (4) marcas pertenecientes a la misma clase y constituidas por la
denominación “ACTIVA”.
- TEAMSOURCING no utiliza la marca para distinguir aparatos e instrumentos de
acumulación de electricidad, conforme habría acreditado a través de los medios
probatorios aportados en el procedimiento, donde se verificaría que la marca
“ACTIVA 734” es utilizada para distinguir productos de software, aplicaciones
informáticas descargables (software descargable) y programas informáticos
grabados, lo cual evidencia que los productos a distinguir por ambos signos no
son sustituibles entre sí, de modo tal que no podrían ser competidores.
- Mediante el expediente N° 915847-2021 de fecha 21 de setiembre de 2021,
solicitó la cancelación parcial por falta de uso del registro de marca ACTIVA 724
y logotipo, para distinguir “aparatos e instrumentos de acumulación de electricidad
(baterías)
- En cuanto al criterio de complementariedad, debemos señalar que no existe
posibilidad remota en la cual un producto de “ACTIVA 724” que distingue
productos de tecnología de la información y de servicios digitales y “ACTIVA
95D31L” que distingue baterías, puedan ser complementarios en tanto que,
ambos signos pertenecen a rubros comerciales diferentes, son independientes y
las situaciones de uso de sus productos son diferentes. En ese orden de ideas,
resulta improbable que los consumidores consideren que los productos de ambos
signos provengan del mismo proveedor, dado que, cumplen diferente finalidad y
función, son distribuidos en establecimientos diferentes o ubicados en segmentos
distintos, debido a que son distintas las circunstancias que motivan la adquisición
de los referidos productos.
- La palabra BATERÍA hace referencia al producto comercializado en
establecimientos de venta de partes, pieza y accesorios para vehículos
automotores, incluso al realizar la búsqueda de este término en el navegador
Google Chrome o Microsoft Edge se presentan sugerencias como: para automóvil,
para auto, de auto u otros, conforme se acredita en los Anexos 1-A y 1.-B del
presente escrito. Del mismo modo, los resultados de búsqueda muestran
establecimientos donde pueden ser adquiridos estos productos, los cuales al tener

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 una finalidad específica de uso son comercializados únicamente en
establecimientos especializados en venta de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores. Sobre ello, en el anexo 1-D hemos realizado una
compilación de imágenes que sustentan nuestros argumentos referentes a los
establecimientos donde generalmente son distribuidos y comercializados los
productos que distingue “ACTIVA 724” y “ACTIVA 95D31L”, evidenciando que no
existe riesgo de confusión entre ambos signos.
- Existen cinco (5) tipos de canales de distribución, que detallaremos a
continuación: a) Directo, b) Indirecto, c) Selectiva, d) Intensa y e) Industrial. En
este contexto, el canal de distribución de nuestro producto es de tipo directo a
través de nuestra empresa.
- La DSD habría permitido que la denominación “ACTIVA”, la cual forma parte de
los signos en conflicto, se encuentre presente en cinco (5) marcas registradas a
favor de terceros dentro de la clase 9 de la CI, puesto que, es una expresión
frecuente en dicha clase.
- La denominación “ACTIVA” no sólo deviene en débil por su uso frecuente en esta
clase, si no, además, es un término evocativo de una cualidad y características de
los productos que distingue la clase 9 de la CI en el mercado.
- Los signos en cuestión no pueden ser considerados semejantes, dado que,
representan otros componentes denominativos, gráficos y cromáticos que
contribuyen a su distintividad entre sí; además, de contar con una pronunciación
y entonación distinta, siendo inexistente cualquier semejanza fonética.
- Existen suficientes pruebas que acreditan que más de una marca con diferentes
titulares pueden coexistir en el registro utilizando el término ACTIVA de forma
relevante, asimismo, la DSD en su momento estimó que dichas marcas cumplían
con los requisitos establecidos en la Ley, permitiendo su coexistencia sin que ello
significara un agravio contra las normas de propiedad industrial.
- Adjuntó medios probatorios que consideró relevantes para el presente caso.
- Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

(i) Si la Dirección de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al emitir

la Resolución N° 20068-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 09 de julio de 2021.
(ii) De ser el caso, si corresponde suspender la tramitación del presente
procedimiento.
(iii) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca
registrada ACTIVA 724 y logotipo (certificado N° 227788).

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Nulidad del acto administrativo

El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General2, establece que son vicios del acto administrativo, que causan
su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de fecha 22 de enero de 2019.

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 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el
artículo 143.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando
no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su
adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se
dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11, numeral 11.2, de la citada norma señala que la nulidad de oficio
será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Asimismo,
añade que, si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a
subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será
conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.

De otro lado, cabe precisar que el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075 4 señala que
la Dirección de Signos Distintivos, a través de su respectiva Comisión, conoce en
segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las
resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos.

3.1.1. Validez de los actos administrativos

El artículo 3 del T.U.O. de la Ley N° 27444 establece que son requisitos de validez de
los actos administrativos los siguientes:

1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio,

grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento
del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión,
quórum y deliberación indispensables para su emisión.

3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia
autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la
motivación.
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento,
considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado
el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el
debido proceso del administrado.
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo
hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el
acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.
4 Modificado por el Decreto Legislativo 1309, Decreto Legislativo de Simplificación de los Procedimientos
Administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi.

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2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto,
de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su
contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito,
preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la
motivación.
3. Finalidad Pública. - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las
normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a
perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de
la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista
en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera
discrecionalidad.
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción
al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante
el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

3.1.2. Motivación del acto administrativo

El artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Del Procedimiento Administrativo

General, Ley 274445, señala que la motivación deberá ser expresa, mediante una
relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la
exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los
anteriores justifican el acto adoptado. Asimismo, señala que puede motivarse mediante
la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del
respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la
decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto
administrativo.

Añade que no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o

vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente
esclarecedoras para la motivación del acto.

En ese sentido, el T.U.O. de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, en el artículo IV6 del Título Preliminar establece que el debido procedimiento
es uno de los principios del procedimiento administrativo. En atención a este, se
reconoce que: “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a
refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando
corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por
autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los
afecten”.

5 Modificado por el Decreto Legislativo 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley 27444 y deroga la Ley
Nº 29060.
6 Ibídem.

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3.1.3. Aplicación al presente caso

La solicitante indicó que la resolución impugnada adolece de una adecuada motivación,

puesto que no ha desarrollado un correcto análisis respecto a la registrabilidad del signo
solicitado, en tanto que, el mismo organismo ha permitido la coexistencia en el mercado
de cuatro (4) marcas pertenecientes a la misma clase y constituidas por la denominación
“ACTIVA”.

Al respecto, luego de analizada la resolución recurrida la Comisión determina que la

Dirección de Signos Distintivos actuó conforme a la normativa vigente y, además, no se
verifica la existencia de vicios del acto administrativo que causen su nulidad de pleno
derecho, por el contrario, se advierte que la Resolución recurrida cumple con los
requisitos de validez a que se refiere el Artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.  

En efecto, de la revisión de la Resolución N° 20068-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 09

de julio de 2021, emitida por la Dirección de Signos Distintivos, se advierte que la misma
expone en su punto 1 todos los elementos que conforman el signo solicitado y las
marcas bases de la denegatoria, a los cuales se refiere en el punto 2.2.2. en el cual se
realiza el examen de riesgo de confusión.  

En ese sentido, el examen de riesgo de confusión de los signos en cuestión ha sido

realizado conforme a ley, siendo además que el hecho que la recurrente no esté
conforme con dicho examen no determina la nulidad de la resolución recurrida.

Por lo expuesto, esta Comisión determina que la Dirección de Signos Distintivos emitió
la Resolución N° 20068-2021/DSD-INDECOPI, de acuerdo a Ley y de conformidad con
los principios que rigen todo procedimiento administrativo.

3.2. Informe de antecedentes

De los antecedentes que obran en autos se ha verificado que:

a) TEAMSOURCING PERU S.R.L., de Perú, es titular de la marca de producto

constituida por la denominación ACTIVA 724 y logotipo (se reivindican colores),
conforme al modelo, que distingue aparatos e instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de
señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e
instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o
reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos
acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales;
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de
calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores;
aplicaciones informáticas descargables (software descargable), programas
informáticos grabados, boletines informativos (publicaciones electrónicas
descargables), de la clase 09 de la Clasificación Internacional, inscrita el 12 de
agosto de 2015, con certificado Nº 227788, vigente hasta el 12 de agosto de 2025.

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 Al respecto, se advierte que con fecha 21 de septiembre de 2021, RODI
BATERINORTE S.A.C., de Perú, mediante expediente N° 915847-2021, solicitó la
cancelación del registro de la marca antes mencionada. Dicho expediente se
encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de esta Comisión.

b) CONDORI QUEQUE, YESSICA HELEN, de Perú, es titular de la marca de

producto constituida por la denominación ACTIVA ELECTRONIC y logotipo (se
reivindica colores), conforme al modelo, que distingue accesorios para celulares,
a saber, protectores de vidrio, terminales de punto de venta (TPV), protectores con
diseño, audífonos, carcasas y fundas para celulares, flip cover (protectores para
celulares), protectores de goma, de la clase 09 de la Clasificación Internacional,
inscrita el 01 de septiembre de 2016, con certificado Nº 241142, vigente hasta el
01 de septiembre de 2026.

c) CACERES RIVERA, MANUEL ANDRES, de Perú, es titular del registro multiclase

de la marca de producto y/o servicio constituido por la denominación
FATUR@CTIVA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, que -entre
otros productos y/o servicios- distingue equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software, de la clase 09 de la Clasificación Internacional, inscrita el
08 de abril de 2016, con certificado Nº 12928, vigente hasta el 08 de abril de 2026.

d) EDITORIAL OCÉANO, S.L., de España, es titular de la marca de producto

constituida por la denominación OCEANO PRIMARIA ACTIVA, que distingue
soportes compactos, digitales, ópticos, magnéticos, telemáticos, discos
fonográficos, cintas, bandas, hojas y demás elementos grabados para la
reproducción del sonido y la imagen; ediciones para reproducir por cualquier
medio audiovisual, por aparatos para la reproducción y amplificación del sonido y
de la imagen; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores;
programas informáticos, de la clase 09 de la Clasificación Internacional, inscrita el
02 de mayo de 2003, con certificado Nº 86435, vigente hasta el 02 de mayo de
2023.

e) REPRESENTACIONES ACTIVAS S.A., de Perú, es titular de la marca de producto

constituida por el logotipo conformado por la denominación AKTIVA escrita en
letras características en color negro; conforme al modelo adjunto, que distingue

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 tensiómetro, de la clase 09 de la Clasificación Internacional, inscrita el 21 de mayo
de 2007, con certificado Nº 127462, vigente hasta el 21 de mayo de 2027.

f) SERCOTEL, S.A. de C.V., de México, es titular de la marca de producto

constituida por la denominación ACTÍVALO TÚ MISMO BY CLARO y logotipo (se
reivindica colores), conforme al modelo, que distingue aparatos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de
pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de
enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación,
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación,
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de
grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores, de la clase 09 de la Clasificación Internacional,
inscrita el 15 de noviembre de 2021, con certificado Nº 31796, vigente hasta el 15
de noviembre de 2021.

3.3. Análisis de la suspensión en el presente procedimiento

3.3.1. Fundamento legal para determinar la suspensión de un procedimiento

El Artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1075, dispone lo siguiente:

«Artículo 25.- Suspensión del procedimiento

La autoridad competente suspenderá la tramitación de los
procedimientos que ante ella se siguen sólo en caso de que, con
anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado
un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja
una cuestión contenciosa o no que, a criterio de la respectiva autoridad
competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede
ser resuelto el asunto que se tramita ante ella».

El Artículo antes referido contiene dos supuestos claramente diferenciados:

a) El primero, referido al caso de que, con anterioridad al procedimiento

administrativo se haya iniciado un proceso judicial sobre la misma materia. En este
supuesto no se confiere una facultad discrecional a la autoridad competente,
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 encontrándose más bien obligada a suspender el trámite del procedimiento
administrativo iniciado;

b) El segundo, referido al caso en el que, surja una cuestión contenciosa o no,

vinculada con el mismo tema. En este segundo supuesto se reconoce a la
autoridad competente una facultad discrecional. De esta forma, sólo si a criterio
de dicha autoridad surge una cuestión contenciosa o no, cuyo previo
pronunciamiento es indispensable para la resolución del expediente, se
suspenderá el trámite del procedimiento administrativo.

3.3.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, si bien la acción de cancelación contra el registro de la marca

ACTIVA 724 y logotipo (certificado Nº 227788), que se tramita mediante el expediente
N° 915847-2021, marca en base a la cual la primera Instancia denegó de oficio el
registro del signo solicitado en el presente procedimiento, se trata de una cuestión
contenciosa que se encuentra en trámite ante esta Comisión. Sin embargo, es una
facultad discrecional de la autoridad administrativa determinar si dicha cuestión es
indispensable para la resolución del expediente.

En tal sentido, esta Comisión considera que, en el presente expediente, se cuenta con
elementos de juicio suficientes para continuar con el trámite del presente procedimiento,
no siendo necesario esperar el pronunciamiento previo de la cuestión contenciosa ni
disponer la suspensión del trámite presente procedimiento.

3.4. Cuestiones previas

3.4.1. Derecho de marca una cuestión de derecho

La solicitante indicó que, la marca registrada desarrolla actividades en venta de

productos de tecnología de la información y de servicios informáticos, tal como puede
acreditarse en la consulta R.U.C. que anexa. En tanto que, el signo solicitado, tiene
como objeto la venta de baterías, es decir como partes de un vehículo automotor,
conforme acreditaría en la consulta RUC de la recurrente. Asimismo, agrega que,
TEAMSOURCING no utiliza la marca para distinguir aparatos e instrumentos de
acumulación de electricidad, conforme habría acreditado a través de los medios
probatorios aportados en el procedimiento, donde se verificaría que la marca “ACTIVA
734” es utilizada para distinguir productos de software, aplicaciones informáticas
descargables (software descargable) y programas informáticos grabados, lo cual
evidencia que los productos a distinguir por ambos signos no son sustituibles entre sí,
de modo tal que no podrían ser competidores

Al respecto, cabe indicar que en el examen del riesgo de confusión en derecho de

marcas no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece en base a
la similitud entre los productos y/o servicios que distinguen cada uno de los signos y la
semejanza entre los signos - en ambos casos de acuerdo a como se encuentran

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registrados o solicitados7 -. Siendo así, resulta irrelevante para el presente caso, lo
alegado por el solicitante.

3.4.2. La existencia de otras marcas registradas a favor de terceros

La solicitante señaló que la DSD habría permitido que la denominación “ACTIVA”, la

cual forma parte de los signos en conflicto, se encuentre presente en cinco (5) marcas
registradas a favor de terceros dentro de la clase 9 de la CI, puesto que, es una
expresión frecuente en dicha clase.

Sobre el particular, cabe mencionar que la autoridad administrativa tiene la obligación

de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a
fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no,
dependiendo la decisión de los hechos del caso concreto, como se procederá en el
presente caso. Siendo así, la referencia realizada por las solicitantes no determina el
resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

3.5. Evaluación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad

Industrial señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean
idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación”.

De acuerdo a lo dispuesto en la norma citada, para que se configure la confundibilidad,

deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos
enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o
vinculados.

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de

confusión con un signo registrado o solicitado con anterioridad, va a depender tanto de las
semejanzas existentes entre ellos, como de la identidad, semejanza o vinculación de los
productos o servicios a los que estén destinados a identificar.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede

darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o
servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal

7 De acuerdo con la solicitud de registro de marca, RODI BATERINORTE S.A.C. señaló que el signo
solicitado pretende distinguir baterías de la clase 09 de la Clasificación Internacional. Asimismo, de la
revisión del registro de la marca registrada ACTIVA 724 y logotipo (certificado N° 227788), se advierte que
esta distingue aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza;
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de
la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de
registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales;
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de
procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; aplicaciones informáticas descargables
(software descargable), programas informáticos grabados, boletines informativos (publicaciones
electrónicas descargables), de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

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que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta,
no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la
confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.5.1. Productos a los que se refieren los signos en cuestión

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en
relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al
público consumidor o usuario, con independencia de si éstos se encuentran
comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Entonces, al evaluar si existe o no vinculación entre los productos o servicios, se debe

atender a criterios tales como la naturaleza, finalidad o carácter complementario de los
productos y/o servicios de que se trate, así como sus canales de comercialización o
distribución; es decir, si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que
están dirigidos, entre otros.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de

Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo
párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación
Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá

analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares
según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad,
utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir baterías, de la clase 09 de la

Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue Aparatos e instrumentos científicos, náuticos,

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de

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señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e
instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o
control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido
o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD
y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago;
cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores; aplicaciones informáticas descargables (software
descargable), programas informáticos grabados, boletines informativos (publicaciones
electrónicas descargables), de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Al respecto se advierte que las “baterías” que pretende distinguir el signo solicitado” se
encuentran comprendidas en los “aparatos e instrumentos de acumulación de la
electricidad”, que distingue la marca registrada.

Asimismo, las “baterías” que pretende distinguir el signo solicitado” se encuentran

vinculados con los “aparatos e instrumentos de conducción, distribución,
transformación, regulación o control de la electricidad”, que distingue la marca
registrada, en la medida que son productos de uso conjunto y complementario
susceptibles de ser elaborados por las mismas empresas, compartir los mismos canales
de comercialización y distribución, así como estar dirigidos al mismo público
consumidor.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la
identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en cuestión, esta
Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser
más riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.5.2. Examen comparativo

El Artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “a efectos de establecer si

dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la
Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con

mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El Artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que “tratándose de signos

denominativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,

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c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El Artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos

figurativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

El Artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “tratándose de signos mixtos,
formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios
señalados en los Artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico,
con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

A este respecto, Carlos Fernández Novoa8 señala que a la hora de comparar una marca
mixta deben aplicarse tanto la visión en conjunto como la supremacía del elemento
dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Señala que
si bien de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el
elemento denominativo de la misma, esta pauta primordial deja de aplicarse en los
supuestos en los que, por ciertas razones, el elemento figurativo de la marca mixta
predomina sobre su aspecto denominativo.

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión
de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por
lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que
tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.

Del mismo modo, se ha verificado que en la clase 09 de la Clasificación Internacional

se encuentran registradas diversas marcas compuestas por la denominación “ACTIVA”,
conforme se advierte del informe de antecedentes. En ese sentido, se considera que el
término “ACTIVA” resulta débil y, por tanto, no será determinante al momento de realizar
el examen comparativo de los signos.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ACTIVA 95D31L y caja

empaque y la marca registrada ACTIVA 724 y logotipo, se advierte que los signos no
son semejantes.

8 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición, Gómez- Acebo &
Pombo Abogados - Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. - Madrid 2004 Barcelona, pp 332
y siguientes.

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 Signo Solicitado Marca Registrada

En efecto, la diferencia radica en el hecho que las denominaciones ACTIVA 95D31L

(signo solicitado) y ACTIVA (marca registrada), presentan un distinto número de
términos, así como una distinta secuencia de vocales, consonantes y numerales, lo cual
determina que los signos generen una impresión fonética de conjunto diferente. 

Por otro lado, desde el punto de vista gráfico, la inclusión de elementos gráficos y
cromáticos, así como una grafía particular, en los signos en cuestión, determina que los
mismos generen una impresión visual disímil.

3.5.3. Conclusión

Por lo anterior, si bien los signos en cuestión se encuentran referidos a algunos de los
mismos productos y/o productos vinculados entre sí, dado que los signos no son
semejantes, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no es
susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

3.6. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se ha determinado que es

distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo
134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la
referida normativa, por lo que corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes

mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 4 del Decreto
Legislativo Nº 1075; así como por los Artículos 34, 37, 50, 51 y 55 del Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero. - REVOCAR la Resolución N° 20068-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 09 de

julio de 2021, que denegó el registro de la marca de producto solicitado por RODI
BATERINORTE S.A.C.

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Segundo. - OTORGAR a favor de RODI BATERINORTE S.A.C., de Perú, el registro de
marca de producto constituido por la denominación ACTIVA 95D31L y caja empaque
(se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir baterías, de la clase 09 de la
Clasificación Internacional, por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la
presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de
la Propiedad Industrial.

Con la intervención de: Sandra Patricia Li Carmelino (Vicepresidenta de la

Comisión de Signos Distintivos) y de los miembros de Comisión: Efraín Samuel
Pacheco Guillén y Nancy Aracelly Laca Ramos.

Regístrese y Comuníquese.

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