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MARCAS
Introducción:
La marca, derecho intelectual (der. Subjetivo) que atribuye a su titular, la facultad de explotar con
carácter exclusivo un signo con cap. distintiva y así distinguir productos/servicios de los demás de
igual categoría.
Sirve, tanto a su titular, como a los consumidores y la finalidad del régimen marcario es evitar la
confusión mencionada, a la vez, proteger a los consumidores y amparar una sana competencia
comercial.
ELEMENTOS:
2- El objeto es el signo distintivo: la regulación de los signos sobre los que puede caer el
derecho marcario están en los art. 1-3.
3- Contenido: la ley no es clara con él, pero la idea es que el derecho otorga al titular un
derecho de explotación exclusiva del signo registrado, es la única persona que esta facultada
para usar ese signo con fin identificatorio.
Normativa aplicable:
• Acuerdo de TRIPs
• Tratado de Nairobi
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• Jurisprudencia
Según el art. 4 LMD “la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su
registro” o sea el registro tiene carácter atributivo. Sin registro no hay derecho intelectual, el uso no
basta para adquirir el derecho de explotación exclusiva, pero la registración no es obligatoria. Así
puede haber solo una marca de hecho, pero no tendrá la protección de la LMD.
- Marca no registrada pero notoria, que puede justificar la oposición al registro de una marca
por un tercero o prohibir el uso por terceros no autorizados pero nunca tendrá la tutela penal
del art. 31. Pero además:
Requisitos objetivos:
Según el art. 1 LMD “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o
más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los
grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores
aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las
combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo; las frases publicitarias; los
relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”
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Principio general: todo signo con cap. distintiva es registrable como marca, excepto que se encuentre
prohibido = incluido en art. 1 y no prohibidos por el art. 2 y 3.
• Las palabras: dice la ley “una o más palabras con o sin contenido conceptual” el contenido
conceptual hace referencia a palabras que tienen algún significado en nuestro lenguaje, sino
lo tiene se denominan “marcas de fantasía”. Las 2 son registrables pero tienen
particularidades:
2- la prohibición de marcas engañosas del art 3 inc d “las marcas que sean susceptibles de
inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de
elaboración, función, origen, precio...”
Las marcas de esta categoría son nominativas (palabras que se pueden escribir y pronunciar)
distintas de las figurativas, que son signos no pronunciables o no son palabras.
• Dibujos: todo dibujo es registrable, puede ser ABSTRACTO, que no represente ningún
concepto/objeto de la realidad o FIGURATIVO/EMBLEMA, o sea que tenga algún
significado perceptible por el resto de la comunidad. Si es uno de una persona se requiere su
consentimiento
• Monograma: es el dibujo formado por letras, no mas de 3, y que lleva un dibujo especial
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• Envases y envoltorios: es aquello con que se envuelve o que contiene artículos de comercio
u otros efectos, para conservarlos o transportarlos. Son marcas tridimensionales junto con los
relieves y la forma del producto.
• Letras y números por su dibujo especial: la ley lo admite, siempre que tengan un “dibujo
especial” también recae sobre la letra o num., así dibujados y no sobre cada uno
individualmente.
• Frases publicitarias: las frases son un conjunto de palabras que basta para formar un
sentido, rige lo mismo que p los anteriores.
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a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto
o servicio habitual a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras
características;
b) los nombres; palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su
solicitud de registro;
d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.
Las genéricas, son antítesis de la marca, pues por su propia naturaleza, esta denominación se refiere
a un género de cosas, mientras que la función de la marca es distinguir un conjunto de ellas que
pertenece a un género. Ej.: teléfonos celulares, para teléfonos celulares.
La prohibición no es sola de las palabras del diccionario de la real academia, sino de todas aquellas
que integre los usos. Pero nada impide que se la integre en un conjunto como “helados frigor”.
Tampoco si está trazada con un dibujo especial, en donde la exclusividad es de la palabra así
dibujada
Las descriptivas, son las que describen la naturaleza, función, o demás características del producto a
que se aplica. Ej. La marca salado para distinguir a la sal.
La prohibición es relativa, pues nada impide que el signo mediante el cual se designa habitualmente a
un producto/servicio se utilice como marca de otros productos.
Un supuesto especial son las marcas evocativas, que son aquellas que si bien aluden al producto que
se pretende distinguir o a alguna característica o función, no lo hacen apelando a los términos
generales, ya que se le agrega alguna modificación. Entonces al término habitual se le adiciona un
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elemento de fantasía. Ej. Cementap, titanium, para designar cemento. Son marcas débiles ya que su
titular no podrá evitar que otra persona registre o utilice una marca que evoque el mismo genérico.
Se trata de marcas que llegan a tener tal renombre que pasan a ser, en los usos generales del lenguaje,
la designación habitual del producto o servicio al que se le aplica la marca y el público la usa como si
fuese el genérico. Pero si esto paso en el extranjero de nada afecta.
- Si el signo se generalizó con anterioridad a la solicitud, ya no es registrable como marca
- Si se generalizo con posterioridad la marca es válida.
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A) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos
productos o servicios;
B) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o
servicios;
C) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras.
Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área
geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades
y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación
de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos;
D) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito,
calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o
servicios a distinguir;
E) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;
F) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las
provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;
G) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos
internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
H) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta
el cuarto grado inclusive;
I) las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una
actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad
distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;
J) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.
Según el art. 3 inc a) no es registrables “una marca idéntica a una registrada o solicitada con
anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios”. Las marcas acá se registran en
CLASES y lo que se prohíbe en la norma es que se registre una marca idéntica a otra registrada o
solicitada en la misma clase, no esta prohibido que se haga en otra. Esto es según el principio de
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especialidad. Con respecto a la fecha, se toma en cuenta para realizar el cotejo es la de la solicitud o
de la prioridad internacional invocada.
El principio de especialidad: este surge del art 3 inc a) y del art 10 “Quien desee obtener el registro
de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite” entonces el titular de
una marca, puede solo ejercer su poder de exclusión respecto de los productos/servicios de incluidos
en su clase.
Excepciones:
- Si las marcas cotejadas, no obstante de ser de distintas clases, provocan confusión en los
adquirentes. A ello refiere el TRIPs cuando dice que se aplicará el art 6 bis del convenio de
Paris1, esto pasa cuando pertenecen al mismo género o se hacen con la misma materia prima.
2- *marcas notorias*
La LMD no alude a ellas, pero si lo hace el art 6 bis ya citado. Si una marca es notoria, (marcas que
son reconocidas por casi la totalidad del público, tienen un grado supremo de reconocimiento)
corresponde flexibilizar o descartar la aplicación de dos principios “territorialidad especialidad”. La
notoriedad se tiene que dar en nuestro país y requiere prueba no son necesarios, pues de ser notorio,
no lo requiere, pero en los casos que sea necesario, la carga de la prueba pesa sobre el que alega la
nombradía de la marca.
Las facultades del titular de una marca notoria son:
- Oponerse al registro de su marca por un tercero
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1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la
reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país
del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o
una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
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Tampoco pueden registrarse las marcas, que aunque no idénticas son similares a otras ya registradas
o solicitadas. Tiene plena aplicación el principio de especialidad y en consecuencia la similitud
confucionista solo puede existir entre marcas de la clase.
4- *denominaciones de origen*
Dice el art 3 inc. C) “las denominaciones de origen nacionales o extranjeras” entendiendo por la
primera el nombre de un país, de una región, un lugar, o área geográfica determinada que sirve para
designar un producto originario de ellos,y cuyas cualidades se deben exclusivamente a él. Estas se
encuentran reguladas en el TRIPs, Convenio de Paris. En líneas generales, la indicación geográfica,
es un signo que aplicado o usado, en relación con un producto, indica que ese producto es de un lugar
determinado.
La existencia de una denominación de origen, implica que solo ciertas personas pueden usarlo
(productores que cumplan los requisitos) y se encuentra prohibido el uso por terceros que no
cumplan los requisito, no sean originarios de la zona, etc.
No debe confundirse la marca con la designación geográfica:
MARCAS DESIGNACION
GEOGRÁFICA
Titularidad Titular registral Todos los fabricantes o productores de la
zona
Duración 10 años renovables Indefinidos
Objeto Cualquier tipo de signo Solo nombres geográficos
sensorialmente perceptible
Aplicación A cualquier tipo de Por costumbre a productos vinícolas,
producto o servicio. agrícolas, alimenticios
Protección No pueden ser registradas como marcas
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5- *marcas engañosas*
Son las susceptibles de inducir a error respecto de características propias. Y para ello, se toma el
parámetro de un consumidor medio, del producto/servicio., para así ver si hay posibilidad de engaño.
Solo será irregistrable si se trata de una inexactitud, exageración u ocultamiento capaz de suscitar
error o engaño al consumidor específico.
Con ello, la norma pretende evitar que desnaturalizando el sentido del sistema marcario se utilice o
se registre como marca un signo que contraría la moral y buenas costumbres. Ej. Un signo obsceno.
Hay que tener presente, que la ilicitud de la marca, es independiente de la licitud o moralidad del
producto o servicio al que se aplica. En este sentido el art 7 del C. de Paris dice: La naturaleza del
producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser
obstáculo para el registro de la marca. O sea que lo que cuenta a la hora de la registrabilidad es la
licitud y moralidad del signo que es objeto del derecho marcario.
Así lo establece la LMD y el Convenio de Paris, en cuanto a lo que refiere a letras, palabras,
nombres, símbolos, que usen o deban usar la Nación, pcias, municipalidades, org religiosas y
sanitarias, se ha entendido que solo esta prohibido el registro de nombres oficiales. Y en cuantos a las
letras, nombres, símbolos, que usen las naciones extranjeras y org internacionales, la prohibición solo
alcanza a nombres de estados soberanos extranjeros pero no a los de sus ciudadanos o provincias.
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Solo puede registrarse nombre, pseudónimo o retrato de una persona, solo si es esa misma persona
quien pretende registrarlo o sus herederos hasta el cuarto grado o un tercero con autorización. Solo
refiere a nombres de personas físicas.
Según la norma, ni el nombre de pila ni el pseudónimo, se podrían registrar por un tercero sin
autorización, dado que la ley no distingue. La prohibición debe entenderse circunscripta a los
apellidos o a la combinación del nombre y apellido, pero podría protegerse un nombre de pila si
gozare de cierta notoriedad. Y de estar previamente registrado, se debe rechazar pero no por este
inciso, sino por ya estarlo.
9- *Designaciones de actividades*
Solo hace referencia a la posibilidad de registrar las designaciones de actividades como marcas para
distinguir productos. Si la marca que se quiere registrar hace referencia a otra cosa o servicio
distinto, no se podría por ser engañoso. Pero si se hace referencia a lo que se quiere designar, pero
no aisladamente, pues sería el genérico, tendría que estar complementado. Ej. Panadería
monumental.
Lo que se exige es que exista una creación de la frase o slogan, ya sea por su propia fisonomía o por
novedosa la aplicación. Es en el único caso que se exige la originalidad pero la exigencia es mínima
o relativa.
Según el art 4 LDM “Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de
su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”, lo que se puede remarcar de
esto, es que se exige la existencia de un INTERES LEGÍTIMO, que para definirlo se toma un criterio
amplio, favoreciendo la legitimación de quien se presente a solicitar la registración, y se puede decir
que lo tiene quien registre una marca con intención de usarla, no es necesario que ya se esté
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utilizando la marca ni que el solicitante este ejerciendo una actividad comercial. Se dejo de exigir
que el solicitante sea industrial, comerciante, etc. Este interés debe existir en el momento en que se
presenta la solicitud, pero no es necesario que se lo demuestre, sino que se lo debe hacer en el
momento que surge una oposición y en el juicio de levantamiento de oposición deberá acreditarlo, en
cambio si hay una acción de nulidad la carga pesa en el que pretende la anulación.
PROCEDIEMIENTO DE CONSECIÓN:
Presentación de la solicitud:
Quien pretenda registrar tiene que presentar una solicitud con los requisitos legales y reglamentarios,
en la sede del INPI. En las provincias se puede presentarlo en las delegaciones del correo oficial o en
las dependencias que a tal efecto habilite el INPI, que no sucede en la actualidad.
El solicitante debe:
- describir la marca
- precisar la clase pretendida
- denunciar su domicilio real
- constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de BS AS
- indicar los datos relativos a su inscripción ante los organismos fiscales.
Si el titular es una persona jurídica, se debe incluir:
- los datos de inscripción
- completar una ddjj donde consten los actos o instrumentos que acrediten la personería del
firmante para acreditar su representación legal.
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Derecho de prelación:
La presentación de la solicitud otorga al solicitante un derecho de prelación sobre toda otra prelación
similar que se realiza con posterioridad. Esta regla la consagra el Convenio de Paris en su art 4. El
plazo es de 6 meses contados desde la fecha de depósito de la primera solicitud. La prioridad no es
ABSOLUTA, pues en ciertos casos debe ceder si el signo marcario ya ha sido utilizado en forma
legítima y con anterioridad.
El domicilio:
Toda persona que solicite el registro de una marca debe constituir domicilio legal en la ciudad de
BSAS, allí se notificarán todas las cuestiones relativas al registro y demandas sobre nulidad,
caducidad, etc.
Publicación:
Satisfechas las formalidades de la solicitud, se realiza un examen sustancial, previa publicación por 1
día el Boletín de Marcas. Esto es exigido por el TRIPs en art 15.5 y debe constar de:
- la marca solicitada
- nombre del solicitante
- la clase
- los productos o servicios a que se aplica
- el número de matrícula si es una gente de la propiedad industrial
Tiene una función esencial porque anoticia a terceros con interés legitimo que puedan estar
interesados en oponerse. Si fuese defectuosa, el solicitante debe pedir la corrección, pues de lo
contrario el acto de concesión quedaría expuesto a una acción de nulidad.
La oposición:
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Mediante su planteo, cualquier persona con interés legítimo puede formular sus objeciones
paralizando el trámite de concesión. Deben realizarse ante la autoridad de aplicación y dentro de los
30 días de la publicación. Si se lo plantea fuera de término se lo suele denominar “llamado de
atención” , no es vinculante ni paraliza el trámite, pero no se lo puede ignorar.
Deben realizarse por escrito, con nombre y domicilio real del oponente, los fundamentos, los cuales
pueden ser ampliados al contestar la demanda en sede judicial. No es necesaria una explicación
exhaustiva, en ciertos casos se acepto que se alegue que un signo marcario se está vulnerando.
Se ha entendido que lo tiene quien plantea la oposición para defender una ventaja o utilidad no
siendo suficiente un mero interés general. Esta facultado no solamente el titular de una marca sino
también:
1- quien presentó anteriormente una solicitud de marca idéntica
2- el titular de marca de hecho cuya inscripción posterior requiere un tercero
3- asociaciones de productores que pretenden cohibir el registro de denominaciones de origen.
El interés debe estar en el momento de la oposición y la prueba recae sobre el oponente quien debe
probar el interés legítimo.
Notificación y abandono.
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La LDM ofrece esta renuncia, cuando oponente y solicitante se sometan a la resolución del INPI ,
pero se requiere consentimiento por escrito de ambos, presentado en forma conjunta o no. La idea de
esto, es tener una vía rápida p solucionar el conflicto. Dentro de los 10 días de recibidas las
denuncias, debe correrse traslado a las partes, para que en otros 10 presenten un escrito con
fundamentos y ofrezcan la prueba, que debe ser producida en los 30 siguientes. Vencido estos plazos,
la autoridad tiene 90 días p dictar la resolución.
Examen:
La autoridad debe efectuar un examen sustancial para ver si se cumplen los art 1 2 y 3 de la LMD.
Dentro de los 30 días de la publicación el INPI debe efectuar la búsqueda de antecedentes de la
marca y dictaminar respecto de la registrabilidad. Pero nada impide que se niegue la concesión sin
haber oposiciones de terceros. Dando primacía al art 3 de la LMD el INPI ha rechazado peticiones
invocando la similitud confusionista. Siempre tiene que notificar la concesión o el abandono de la
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solicitud de registro dentro de los 90 días corridos de emitido el acto. Si es rechazada, debe
notificarse por cédula, por carta con aviso de recepción.
Impugnación de la resolución:
La resolución denegatoria es revisable a pedido del solicitante en sede judicial como administrativa.
La impugnación tramita ante la justicia federal en lo civil y comercial. El recurso debe presentarse en
el INPI y luego se remiten las actuaciones. Pasados los 30 días desde la notificación de la resolución
sin que se la impugne, la solicitud se considera abandonada.
También puede optarse por el régimen de impugnación de los actos administrativos, pero siempre la
elección de la vía judicial supone la renuncia la administrativa, no al revés.
Confusión marcaria:
Se da cuando el público puede ser llevado a engaño creyendo que los productos o servicios
identificados con un signo son los mismos que los identificados con otro.
Efectos:
o El signo confundible no es registrable, es una justa causa de oposición y si la marca fue
inscripta puede ser declarada nula
o El uso de una marca confundible es una infracción, y el afectado puede pedir el cese del uso y
puede tener lugar una reparación por daños. Y si la actuación es dolosa y encuadra en los
tipos penales de la LMS incurrirá en delito.
Clases:
o Confusión por el signo que es objeto de la marca. La confusión puede ser visual o auditiva.
- Es visual: la causada por la similitud de los signos por su simple observación, y esta a la vez
puede ser similitud gráfica, ortográfica o de forma.
- Es auditiva: si la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, se ve esta en las
marcas nominativas ya que son las susceptibles de pronunciación. Ej. fargo y fabro
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o Confusión en cuanto al significado del signo que es objeto: existe cuando las marcas
tienen el mismo significado o sus significados son parecidos o se relacionan entre sí, ya sea
porque aluden a una misma idea, concepto u otra cosa. Se entendieron confundibles
PLAYBOY y PLAYWOMEN
o Confusión ideológica entre palabras: es el más habitual, se da cuando en el lenguaje una
misma palabra, concepto, objeto o propiedad puede ser designado de diferentes formas.
Puede darse inclusive si los nombres de las marcas están en idioma extranjero y son
cognoscibles por el consumidor, sino es posible conocerlo no puede haber confusión. Ej.
SECONDSKIN y 2ND SKIN, son formulas semánticas con igual significado.
o Confusión ideológica entre dibujos: existe cuando distintas marcas consisten en dibujos que
representan un mismo objeto o propiedad.. la jurisprudencia ha dicho que un dibujo no puede
ser monopolizado , por la cual se mostraba rehacía, pero no hay razón para hacerlo.
o Confusión ideológica entre palabras y dibujos: es la que existe entre una marca nominativa
y otra cuyo objeto es un dibujo cuando ambas tienen el mismo significado o aluden a un
mismo objeto o característica.
Criterios de análisis:
Para determinar cuando dos marcas son confusas, no se cuenta con un procedimiento que permita
decidir. Sino que se trata de cotejo altamente subjetivo cuya finalidad es determinar la posible
reacción del público cuando se encuentre con las marcas en cuestión. Se trata de ver si el publico las
confunde o no. El principio es que, las marcas deben ser claramente distinguibles, de fácil
diferenciación. Para que sean confundibles, las marcas no tienen que ser idénticas, sino que es
suficiente que puedan producir un estado de incertidumbre. El titular goza, entonces de un poder de
exclusión que recae también sobre semejantes.
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El análisis se puede decir que es totalmente objetivo, en el sentido que se realiza con prescindencia
de la actitud psicológica o actitud del solicitante. Es irrelevante si actuó de buena o mala fe, o si fue
diligente o no, al menos para ver si se confunden, pero todo esto no será irrelevante para juzgar la
responsabilidad. Tratándose de marcas débiles, ( solo están protegidas contra la imitación total, a
diferencia de las marcas fuertes que tienen una protección mas intensa y en donde el titular tiene un
poder no solo con marcas idénticas, sino con las que tienen una cierta identidad) el criterio debe ser
menos riguroso, el examinador debe tener mayor tolerancia ante un eventual parecido.
Hay DEBILIDAD INTRÍNSECA cuando proviene del mismo signo marcario, por diferentes
circunstancias: marcas que consisten en combinaciones de letras, de números o que consisten en una
letra única trazada con un dibujo especial.
Hay DEBILIDAD EXTRÍNSECA cuando sin ser designación necesaria, evocativa está sumamente
difundida en una clase, entonces su capacidad distintiva es débil.
Hay que tener en cuenta que mas graves son las consecuencias que derivarían de una confusión, más
severo debe ser el examinador. Este criterio fue sostenido con respecto de productos medicinales. Y
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cuanto mas vieja es la marca y su presencia en el mercado, más protección debe dársele. De igual
forma, lo mas coherente es no poner de antemano reglas rígidas, y en cambio estarse al caso
concreto.
¿Cuáles son los signos que se deben tener en cuenta para el cotejo?
En principio una de las marcas debe estar registrada, si esta es utilizada como se registró, será el
signo registrado y usado el que re cotejará. La misma solución si no ha sido usada aún. Pero puede
pasar que use un signo distinto al que registró, entonces el signo registrado es el que debe someterse
a examen, ya que sobre él, el titular adquirió un derecho, lo contrario implicaría proteger a una marca
de hecho, y esto es así cualquiera que sean las circunstancias extra registrales en que se fundó la
modificación, y solo tendrá la escasa protección que se les da a ellas.
La marca atacada, diferentes casos:
1- Oposición en el registro: en el caso de la acción de levantamiento, la marca no ha sido
registrada aún por oposiciones u observaciones que le paralizaron el trámite. Acá lo que se
va a observar es la solicitud, y si aún ya estuviese usando la marca, esto sería intrascendente,
pues se toma en cuenta solo la solicitud.
2- Nulidad marcaria: la marca registrada cuya nulidad se solicita, debe ser cotejada tal como ha
sido objeto de registro, no importa si se usó y de que forma. Lo que cuenta son las
propiedades registrales del signo marcario.
3- Infracción marcaria: acá una persona usa una marca, que un tercero titular de una marca
registrada considera semejante. Acá lo que se mira es la usada por el supuesto infractor. Si la
marca también estuviese registrada, el otro deberá accionar por nulidad.
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En general la doctrina y jurisprudencia infieren el poder de exclusión del titular de la marca a partir
de los art. 4 y 31 de la ley 22.362; pero estos supuestos solo agotan los supuestos de las infracciones
marcarias castigadas penalmente. Surge del art 4 de la LMD que el titular de la marca es su
propietario y tiene la exclusividad de su uso. El titular de la marca adquiere el poder de exclusión
(ius excluendi) que le permite prohibir a terceros la realización de ciertos actos.
Como principio el titular de la marca adquiere un Derecho de explotación exclusiva con relación al
uso del signo en función distintiva y con finalidad comercial; por ende el titular de la marca no esta
facultado para prohibir actos de uso del signo que no impliquen hacerle cumplir una función
distintiva, ni tampoco que no tengan una finalidad comercial.
a) uso en relación a productos o servicios respecto de los cuales se ha agotado el derecho del
titular de la marca
b) uso privado (personal o propio)…sin comercialización
El titular de una marca tiene la facultad de prohibir su uso para identificar productos o servicios
comprendidos en la clase en la que se encuentra registrada, puede prohibir:
Es uno de los límites más importantes al derecho marcario, y significa que el poder del titular de la
mara respecto de un producto al que se le ha aplicado se extingue si él mismo o un tercero autorizado
lo han puesto en el comercio.
Requisitos:
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PROTECCIÓN CIVIL
Las marcas están tuteladas tanto civil como penalmente. Ante el uso no autorizado de una marca, su
titular puede requerir:
a) el cese de uso;
b) el resarcimiento de los daños y perjuicios (si se cumplen presupuestos de la
responsabilidad civil)
c) la aplicación de una sanción penal al infractor, si su conducta encuadra en tipos del art. 31
LMD
Ley 22.362 no la regula específicamente, pero su uso es evidente. Surge tanto: del art. 4 pues la ley
consagra el uso exclusivo al titular de la marca y reconoce el derecho de oponerse a los usos no
autorizados; del art. 35 que regula el “incidente de explotación” que alude a los juicios civiles para
obtener el cese del uso de la marca o designación.
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A través de ésta acción se pretende impedir un uso ilícito de la marca que se está ejecutando, o
prohibir la reanudación de un uso indebido discontinuado y remover los efectos de ese uso ya
realizado… Busca el cese de la realización e todo acto que implique una infracción a su derecho
intelectual por parte del titular, y si ha habido una infracción posibilita la publicación de la sentencia
a costa del infractor del derecho.
El titular está facultado para requerir que cese la actividad de todo aquel que, sin contar con la
autorización correspondiente, realice un acto incluido en el ámbito de exclusión señalado, a la vez
que puede exigir el cese del uso de una designación del mismo ramo que aquel en que la marca está
registrada.
a) falsificación de marcas
b) imitación fraudulenta de marcas
c) aplicación y/o comercialización de marcas/designaciones falsificadas, imitadas
fraudulentamente o sin autorización del titular
d) comercialización de productos/servicios con marcas falsificadas o fraudulentamente
imitadas.
Si bien todas las conductas tipificadas aquí están prohibidas, no todas las conductas prohibidas están
tipificadas. Por ejemplo, las sanciones previstas en el art. 31 solo se aplican si el infractor actuó con
Dolo, mientras que para aplicar la acción de cese de uso basta con la materialidad objetiva de la
infracción sin importar un factor de atribución subjetivo (dolo o culpa), (así lo entiende la doctrina y
jurisprudencia mayoritaria)
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Ya dijimos que la acción por Daños y perjuicios es independiente de la acción por cese de uso.
Algunos rubros que pueden integrar el resarcimiento, sin perjuicio de la necesidad de su concreción
casuística son:
Competencia
Es competente la “Justicia Federal en lo Civil y Comercial” para las acciones civiles, con trámite de
juicio ordinario
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Art 33 LMD – Es competente la “Justicia Federal en lo Criminal y Correccional” para las acciones
penales, con un trámite de juicio correccional.
Competencia Territorial corresponde a los tribunales federales con jurisdicción en donde se cometió
la infracción marcaria.
Prescripción
Art 36 LMD, la norma regula la prescripción en materia civil, estableciendo un doble límite: 3 años
desde que se cometió el ilícito, o 1 año desde que tomó conocimiento del mismo el titular del
derecho intelectual infringido. Rigen, por lo demás, las reglas generales de la prescripción.
+ dado que el plazo de prescripción se interrumpe cada vez que se repite el ilícito civil, la
acción de cese de uso es virtualmente imprescriptible pues: si continúa el uso la acción no prescribe
(interrumpe); y si el uso cesa (desaparece la interrupción), la acción ya no tiene más sentido.
+ lo que es inmoral o contrario al orden social no puede subsanarse por el transcurso del
tiempo.
Hay cierta doctrina que la considera prescriptible igual que el art. 36 pues la norma alude
genéricamente a “todo reclamo por vía civil”.
El incidente de explotación
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Art 35 LMD – La norma regula el “incidente de explotación”, mediante el cual el titular de una
marca o designación procura que el supuesto infractor cese en la explotación de la marca o que, en su
defecto, preste una caución que garantice la reparación del perjuicio que, eventualmente, pueda sufrir
a raíz de la conducta ilícita. El tema puede ser planteado al presentar la demanda de cese de uso, o
incluso con posterioridad.
La caución prestada debe ser Real, y vencido el plazo para realizarla, y no lo hace, el actor puede
solicitar al juez el embargo de los productos y la suspensión de la explotación.
Ante la intimación el demandado puede optar por cesar el uso; y también está facultado para solicitar
al juez que determine la contracautela que deberá prestar el actor.
El procedimiento previsto en éste artículo permite que el titular de una marca se asegure una garantía
en el caso que el demandado opte por continuar utilizando la marca.
La cuantía se determina en base el perjuicio potencial que habrá de irrogarse al actor por la
continuación de la explotación. Todo cambio en el valor estimado del daño habilita al juez a alterar
la cuantía (+ o -) de la caución.
Medidas precautorias
Art. 38 LMD – Todo propietario de una marca registrada que conozca la existencia de objetos con
marca en infracción, puede solicitar al juez competente:
a) El embargo de los objetos (inmovilizar mercaderías, salvo que cuente con autorización
judicial para disponerlas, bajo pena del art 263 Cpen), puede solicitarse antes o
conjuntamente con la acción principal, pero no después, que se pedirá el incidente de
explotación;
b) Su inventario y descripción (probar la infracción existente y su entidad). No afecta la
disponibilidad de los objetos inventariados. Puede ejecutarse durante el juicio hasta la
clausura del período probatorio;
c) El secuestro de uno de los objetos en infracción (contar en el expediente con el cuerpo del
delito para realizar pericias u otras medidas de prueba). Puede ejecutarse durante el juicio
hasta la clausura del período probatorio;
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d) Además podrá aplicar otras medidas cautelares contenidas en otras normas (códigos
procesales, TRIPs)
El juez puede ordenar dichas medidas de oficio, y puede pedir contracautela al peticionario si lo
estima conveniente (si estima que carece de solvencia patrimonial suficiente)
Como las marcas carecen de protección provisional, el solicitante de una marca que se encuentra en
trámite no está facultado para solicitar la adopción de cautelares.
Sobre la base del Art 50 TRIPs, de admite la posibilidad de obtener una resolución judicial de
prohibición de uso de marca como medida provisional, pero solo en casos de evidente
confundibilidad entre los signos cotejados.
Art 40 LMD – Luego de trabada la medida, comienza a correr un plazo perentorio de 15 días hábiles
para el inicio de la acción. Vencidos, las medidas pueden dejarse sin efecto si lo solicita el afectado,
pero su decaimiento no opera automáticamente. Si la medida es consentida por el afectado, no decae,
aún cuando la demanda se haya planteado extemporáneamente.
Art 41 LMD – El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria puede solicitar
las medidas del art 38 sólo con relación a los objetos que lleven aplicada esa frase.
Medidas complementarias
Art 34 LMD – El Damnificado, ya sea en órbita civil o penal, puede solicitar al juez que ordene, ante
una infracción:
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PROTECCIÓN PENAL
Introducción
El art 31 LMD establece, como ya hemos visto, los tipos penales con los que se castigan las
infracciones marcarias/designaciones.
Son tipos de ofensa compleja, pues a través de ellos se resguardan 2 intereses: los del titular de la
marca/designación, y los de los consumidores del bien marcado o designado.
Delitos
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El delito se consuma con la fabricación o producción del objeto que constituye una falsificación o
imitación de la marca/designación protegida. Es posible la tentativa.
Son autores tanto los que ejecutan materialmente la conducta delictiva (fabrican) como también sus
autores intelectuales y a quienes se le ha contratado/encargado su fabricación.
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Inc. c) art 31 LMD – El delito se cometa cuando se ofrecen en venta o venden objetos sobre los que
se materializa una marca/designación protegida, es decir, objetos que la corporeizan (etiquetas,
envases, etc.).
Venta: Toda disposición a título oneroso de los objetos en cuestión… pero no como simple materia
prima, sino la que se efectúa a título de marca.
En cuanto los objetos que deben comercializarse para que se configure este delito, la ley contempla 2
categorías:
a) Productos o servicios con marca falsificada. Dicho delito presupone, por lo menos, la
comisión de otros dos: la falsificación fraudulenta de marca y el uso ilícito/fraudulento de
marca falsificada.
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Sanciones
Dos son las sanciones previstas por la ley: prisión y multa. La primera corresponde a quien cometa
un delito previsto por la norma, mientras que la otra es opcional.
El mínimo previsto de prisión son 3 meses y el máximo de 2 años; y respecto a la multa, corresponde
al poder ejecutivo actualizar anualmente el monto previsto (art 37 LMD – el producido de la multa
irá a rentas generales)
Respecto al concurso de delitos, rigen las reglas de código penal. Lo mismo sucede con la tentativa y
la participación.
EXTINCIÓN DE LA MARCA
Introducción
a) renuncia de su titular
b) vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro
c) declaración judicial de nulidad o caducidad del registro.
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1- Duración de la marca
Art 5 LMD – el plazo de duración de una marca es de 10 años…transcurridos, la marca se extingue
salvo que haya sido renovada (art 23 LMD)
El principio general es que los efectos de ésta causal extintiva operan desde el vencimiento del plazo,
desde ese momento, el signo objeto de la marca queda incorporado al dominio público. Sin embargo
la jurisprudencia ha considerado justificada la oposición al registro planteada por el titular anterior,
en la medida en que el plazo transcurrido desde la extinción haya sido breve (“plazo de tolerancia
excepcional”)
2- Renovación
Introducción.
Art 5 LMD – La extinción de la marca puede evitarse mediante su renovación, hace que el derecho
marcario anterior continúe pero modificado en su dimensión temporal. La marca puede ser renovada
indefinidamente (coherencia art 18 TRIPs)
Requisitos
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Efectos
Renuncia
Es una declaración unilateral de voluntad del titular de una marca, por la cual abdica de su derecho
exclusivo sobre el signo registrado.
Si hay co titularidad, el art 9 dice que la marca sólo se extingue si todos los cotitulares renuncian.
Solo tiene eficacia en caso de ser efectuada ante el INPI, y las formalidades previstas para éste acto
son similares a las establecidas con relación a la transferencia de marca.
No es válida la renuncia tácita, y tampoco implica tal la no explotación de la marca (lo que podría
generar la extinción del derecho intelectual).
Nulidad
1- Normativa aplicable
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Art 23 Ley 22.362 – el derecho de propiedad de una marca se extingue por declaración de nulidad
del registro
Art 24 – Son nulas las marcas registradas: a) vs. la ley; b) por quien, al solicitar el registro, conocía o
debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; c) para su comercialización, por quien desarrolla
como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.
2- Vicios
Art 24 enumera vicios de nulidad de marca, pero no es taxativa, pues pueden generar la nulidad la
infracción a normas ajenas a la LMD.
+ Marcas vs. la Ley: (Inc. a) La fórmula legal no es taxativa, entre otros supuestos subsumibles aquí
podemos incluir:
a) vicios en la legitimación o capacidad del titular (solo personas hábiles, mayores de edad y
con interés legítimo)
b) vicios en el signo (art 1 a 3 de LMD determinan que signos son registrables como
marcas). Ej, signos no registrables, genéricos o descriptivos, idénticos a marcas ya
registradas, contrarias a la moral y buenas costumbres, engañosas, etc. (ante la duda es a
favor del derecho, contra la nulidad)
c) vicios en el procedimiento (el defecto formal tiene relevancia sustancial)
+Marcas de hecho pertenecientes a un tercero: (Inc. b) La finalidad de ésta norma es brindar algún
tipo de protección a la marca de hecho, pues si la marca otorgada ya hubiese sido explotada por una
persona distinta al solicitante, antes de la presentación de la solicitud, y se cumplen ciertos requisitos
adicionales, corresponde declarar su nulidad.
Se dará la nulidad del registro de una marca de hecho explotada por un tercero, en la medida que
concurran los siguientes requisitos:
a) Identidad o semejanza con una marca de hecho anterior (de un tercero) conforme a cómo
haya sido efectivamente utilizada
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¿Se aplica la norma a marcas extranjeras? Si bien la marca está registrada en el extranjero, es de
hecho en nuestro país…art 6 Convenio de París, establece que estarán igualmente protegidas. La
CSJN interpreta al igual que lo que surge de nuestra legislación interna, bastando que la marca de
hecho alcance cierta difusión en nuestro país para ser protegida, sin ser necesario que la misma sea
notoria (por eso nuestra legislación interna supera al convenio del parís), ni tampoco requiere la
culpa/dolo.
Se trata de un supuesto de nulidad absoluta pues la norma busca proteger los intereses del titular de
la marca y del público consumidor.
+Marcas especulativas: (Inc. c) La ley declara la nulidad cuando se quiere comercializar la marca
misma, pues quien la solicita carece de interés legítimo para hacerlo, pues sobre el titular de una
marca cae la carga de usarla (art 5,20 y 26 LMD), pues la no explotación impide su renovación y
justifica su declaración de caducidad.
Dos son los requisitos para que se declare la nulidad de una marca por ésta causa:
a) Registro de una marca con intención de comercializarla. Debe tratarse de una “marca
especulativa”, toda comercialización posterior de la marca resultará un indicio relevante.
El no uso es una condición necesaria pero no suficiente. El vicio debe ser originario.
b) Habitualidad en el registro de marcas especulativas. El acto aislado no es sancionado.
Se trata de un supuesto de nulidad absoluta, y sus efectos no solo repercuten sobre el titular
originario, sino también sobre los eventuales adquirentes (buena o mala fe).
3- Interpretación
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Si bien la LMD carece de una norma explícita al respecto, las marcas otorgadas se presumen
legítimas (pues en el trámite de concesión se permiten a los terceros interesados el derecho de
intervenir).
4- Efectos
La declaración de nulidad de una marca tiene efectos retroactivos a la fecha de su registro. Declarada
la nulidad, el signo se incorpora al Dominio Público, por lo que cualquier tercero puede usar el signo
o pedir su registro. Dada la retroactividad de los efectos, resultan lícitas todas las conductas
efectuadas durante la vigencia formal de la marca.
Nulidad:
a) Total
b) Parcial
a. En cuanto al objeto al que se aplica la marca
b. En cuanto al signo
5- Tribunal Competente
Solo el poder judicial puede declarar la nulidad (art 23 y 45 LMD), siendo competente la Justicia
Federal en lo Civil y Comercial
6- Legitimación activa
Varía si es una nulidad absoluta o relativa:
a) absoluta
a. a pedido de la autoridad administrativa de aplicación
b. a pedido de un tercero interesado
c. de oficio
b) relativa – solo a pedido del tercero en cuyo interés se establece la nulidad
La vía procesal para articular la nulidad puede ser tanto Acción como Excepción.
7- Prescripción
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Art 25 LMD- Plazo de 10 años que comienza a correr desde el otorgamiento de la marca.
Si la nulidad se funda en una causa ajena a ésta ley, rige el plazo de la razón que se invoque (derecho
común).
9- Acción reivindicatoria
Por diversos motivos puede suceder que quien figura como titular de una marca no sea quien tiene
derecho a ella, ésta acción es la que entabla quien pretende que se le reconozca la titularidad registral
de la marca a la que considera tener derecho.
La LMD no la regula, pero la menciona en su art 11, por ende se entiende que es viable pues la
legislación la presupone.
Más expresivo es el Convenio de París en art 6 septies… supedita la acción a que la leu del país lo
permita, y como nuestra legislación la menciona, concluimos que la admite.
Caducidad
1- Introducción
Art 26 LMD – La caducidad de la marca se produce por su no utilización durante el plazo legal de 5
años previstos para la iniciación de la acción, salvo fuerza mayor.
2- Requisitos
Son 2:
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A) No uso de la marca: el uso de la marca es una carga que pesa sobre su titular (art 5, 20 y 26
LMD). La carga se cumple al utilizar la marca dentro de un cierto plazo, y el modo de
contarlo varía si se analiza la caducidad o la validez de su renovación. En éste último solo
puede ser renovado si el signo registrado ha sido utilizado dentro del plazo de 5 años
anteriores al vencimiento; mientras que para la caducidad, lo que cuenta es que la marca haya
sido utilizada, con seriedad, en algún momento dentro de 5 años, comenzando a contar desde
el otorgamiento.
Es indispensable la “declaración de caducidad”, que un tercero promueva la acción de
caducidad (si se usa dps de esto no cuenta para evitar la declaración). La renovación no afecta
al transcurso del plazo.
¿Qué califica como uso relevante a los efectos del cumplimiento de la carga de uso?...
Dos criterios: a) amplio: cualquier uso de la marca es relevante siempre que se exteriorice; b)
estricto: solo la comercialización efectiva con la marca. Lo que coincide en ambas, es que la
marca debe ser usada en la comercialización, entendida como todo acto de disposición a título
oneroso; siendo suficiente que se pueda asociar al producto o al servicio con la marca (sin
necesidad de que el signo esté aplicado materialmente sobre el producto).
Sea como marca de un prod/serv, o como designación de una actividad, el uso del
signo sólo implicará cumplimiento de la carga si es:
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iii. Geográfico: debe superar una extensión geográfica mínima, siendo una pauta
flexible en el caso concreto
c) En principio, debe ser el signo registrado, admitiendo ciertas alteraciones mínimas. Lo
decisivo es que el consumidor asocie la marca con el producto/servicio (art 5C Párr. 2
Convenio París)
d) El uso debe ser local, solo cuenta el uso de la marca en Argentina (art 26 LMD).
Siendo las exportaciones una actividad no válida para probar el uso marcario en la
oficina nacional, pero sí la importación.
e) La comercialización debe ser realizada por el titular de la marca o un tercero
autorizado (ppios grales y art 19.2 TRIPs). La autorización debe ser anterior al uso del
tercero.
La carga de la prueba del uso recae sobre el titular de la marca. Pero se ha entendido
que quien alega la caducidad de la marca debe probar su falta de uso, aunque admitiendo
que la inacción probatoria del titular de la marca crea una “seria presunción” en su contra.
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B) Declaración Judicial de caducidad: art 26 LMD- La caducidad solo puede declararse en sede
judicial, por acción iniciada por tercero, es decir, las marcas no caducan de hecho o
automáticamente por el mero transcurso del tiempo. El uso posterior al plazo vencido “purga”
la falta de explotación siempre que sea anterior al planteo de la acción de caducidad.
Solo pueden solicitar la declaración de caducidad de la marca quienes tienen un interés
legítimo, siendo esto interpretado de forma amplia. Además de estar legitimado el INPI.
Son competentes para entender en la materia los juzgados civiles y comerciales que
corresponden al domicilio del demandado.
3- Efectos
Art 23 LMD- la caducidad es una causa de extinción de la marca. Con su declaración cesa el poder
de exclusión que ostenta su titular, posibilitando a cualquier tercero el utilizar el signo en cuestión, e
incluso, solicitar su registro (puede hacerlo el mismo titular cuya caducidad fue declarada).
Los efectos proceden: a) para un sector desde la declaración, retroactivamente a la acción; b) para
otro sector desde el pronunciamiento judicial.
DESIGNACIONES
El art. 27 de la ley de Marcas y Designaciones (LMD) la define como ”nombre o signo con el q se
designa una actividad, con o sin fines de lucro” y finaliza el artículo diciendo q la designación es
propiedad para los efectos d esta ley. Así surgen 2 significados:
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- Como derecho intelectual subjetivo: que atribuye la facultad de explotar de forma exclusiva
al signo que identifica la actividad y que no está registrado como marca, ya que si estuviera
registrado como marca sería 1 derecho marcario. Elementos de este D intelectual:
Sujeto activo: el titular
Sujeto pasivo: la comunidad ya que es una derecho oponible erga omnes.
Objeto del D: el signo distintivo que identifica una actividad lucrativa o no lucrativa
(fundación, asociación, etc) o el establecimiento que la despliega. No es lo mismo q
nombre social, que designa a una sociedad
Contenido del D: da facultad de uso exclusivo con el objeto de identificar a la
actividad.
Diferencias entre el nombre comercial (así lo llama la doctrina) que es sinónimo de designación, y
nombre civil:
La D es igual q la M 1 derecho intelectual, por eso es q con las salvedades pertinentes q voy a
escribir después, se aplica a las D el mismo régimen jco, o muy similar q el d las M.
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otros opinan q llega hasta donde sea conocida. D se extingue x cese de uno y renuncia. La M se
extingue x cumplimiento del placo, caducidad (5 años sin usarla) nulidad y renuncia.
A modo introductorio podemos decir q el art. 28 dice q la propiedad de la D se adquiere con el uso y
solo con relación al ramo en q se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo
ramo. Por ende redondeando, el derecho se adquiere c el USO. Pormenorizando:
1- Requisitos en relación al signo: debe ser inconfundible con las preexistentes en el mismo
ramo y además se aplican los arts. 1, 2 y 3 de la ley, por interpretación sistemática.
Debe tener capacidad distintiva, igual q en marcas. No pueden ser objeto d 1 designación:
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Titularidad: cualquier persona q realiza la actividad así sea, jurídica, física, nacional o extranjera. El
vago tiene derecho a la exclusividad en la identificación de determinada actividad de un ramo en un
cierto territorio, pero con límites:
- Con relación al uso: puede impedir q otro sujeto la use siempre q el uso sea
con el fin de identificar una actividad, por ende si lo hace con fin no
identificatorio o para identificar otra cosa q no sea una actividad, no puede
impedir. Además, obvio, es necesario q se superpongan ramo y territorio
- Con relación a la actividad: acá hay q ver q es mismo ramo, el vago dice q no
es necesario q la actividad sea idéntica a otra, sino q basta con que el cliente
pueda confundirse. Agrega que si el sujeto es una persona jca, lo q se ve es la
actividad, por ende otro sujeto no puede oponerse a q una persona jca utilice
esa designación para una actividad si la actividad es distinta aunque
pertenezca al mismo ramo.
- Con relación al territorio: 2 posturas: la primera dice q el derecho el titular de
la designación puede usarlo en toda la argentina, otros opinan q es en el
territorio donde se desarrolla la actividad o donde los consumidores la
conocen. Esta según S Herrero es la mejor xq es imposible conocer todas las
designaciones en todo el territorio nacional y en la práctica hay mil
designaciones idénticas q conviven en distintas localidades del país.
Usucapión:
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Para adquirir esta especie de cotitularidad con el titular de la designación, se aplican los mismos
requisitos que para la adquisición, ya q justamente esta es una designación igual a otra en igual ramo
e igual territorio, es decir acá el infractor quiere usucapir. En cuanto al uso rigen las mismas
limitaciones q arriba analicé y además: el signo fue usado por un ano desde el primer uso, sin
interrupción material (deja de usar el infractor) jurídica (titular realiza un acto idóneo de oposición, x
ej. carta documento, acción judicial, etc). El uso lo debe probar el q pretende usucapir.
Entre terceros:
Operada la prescripción adquisitiva, los dos cotitulares pueden oponerse a terceros y un tercero
puede volver a usucapir, pero el plazo de un ano se computará desde q la primera usucapión se
perfeccionó.
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PATENTES
Hay mucha legislación internacional el convenio de Paris, Acuerdo Trips del s XX, también la CN y
la ley de patentes.
Concepto:
Positivos:
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prohíbe su patentamiento:
- Art 6:
Los descubrimientos: xq es algo q preexistía, no es una creación
humana. Algunos autores distinguen entre el “mero descubrimiento” q
no posee aplicabilidad industrial y no es patentable y el q si tiene q
seria patentable.
Teorías científicas
Métodos matemáticos
Obras literarias, artísticas o estéticas.
Planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos, para acts. Socio-económicas.
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Programas de computación
Materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza, léase, plantas,
animales, microorganismos y todo materias biológico o genético.
- Art 7:
No es patentable lo q deba prohibirse x orden público, la moral, para
proteger la salud, la vida de personas y animales para preservar
vegetales o evitar graves daños en el medio ambiente. Si la invención
es susceptible de uno ilícito pero también licito, entonces puede
patentarse.
El material genético y biológico existente en la naturaleza o su réplica,
en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal,
vegetal, humana. En cuanto a este supuesto S Herrero distingue:
Titularidad de la patente: persona física o jurídica nacionales o extranjeras con domicilio constituido
en el país.
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Según el art9: salvo prueben contrario se presume inventor la persona que se designa como tal en la
solicitud de la patente o modelo de utilidad.
Invenciones laborales.
• De encargo: dado en el marco de una relación laboral cuyo objeto total o parcial es la
realización de inventos. El derecho a la patente lo tiene el empleador y el empleado no tiene
derecho a una remuneración suplementaria salvo q su aporte haya excedido de manera
evidente el contrato o relación laboral.
• De experiencia: el invento está relacionado con la actividad del empleado, y el mismo lo
realizo con conocimiento y/o medios de la empresa. El empleador puede optar en el plazo de
90 días desde que el empleado comunico la realización del invento, por quedarse con la
titularidad o reservarse el derecho a la explotación, de elegir uno de estos dos debe
compensar económicamente al empleado; sino opta por ninguno de estos dos el derecho total
es del trabajador.
• Libres: no encuadra en ninguno de los dos ítems superiores, el derecho es el del empleado y
no recibe remuneración extra.
Derecho moral de inventor: es el derecho a ser mencionado en el titulo, el inventor lo posee siempre,
también en las tres invenciones laborales, sea el inventor solicitante de la patente o no.
Procedimiento de concesión de la patente: las patentes y certificados y modelos de utilidad nacen con
el otorgamiento por acto administrativo, igualmente hasta tanto el inventor goza del amparo de la ley
24766(ley de confidencialidad), y de la titularidad de la patente. El art 3 de la ley de patentes se
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ocupa del procedimiento de concesión de la patente y del modelo de utilidad, supletoriamente rige la
ley de procedimientos administrativos.
Las etapas son: presentación de la solicitud, examen preliminar, publicación de la solicitud, examen
de fondo, observaciones a la solicitud, respuesta del solicitante, resolución administrativa y
eventualmente etapa recursiva.
Etapas:
Es posible introducir cambios en la solicitud dentro de los 90 días de presentada siempre que no
incluya extensión del objeto; y esto no altera la fecha. Pueden ingresar cambios el inventor, sus
herederos en forma personal o por representantes, en invenciones laborales de encargo y de
experiencia cuya titularidad haya optado por asumir el empleador, puede introducir cambios el
empleador también.
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Prioridad internacional: establece el art 4 apartado A párrafo 1 del convenio de parís: “quien
hubiere solicitado la patente o modelo de utilidad en alguno de los países de la Unión, o su heredero,
gozara para solicitar el registro de la patente en los otros países de la Unión, un derecho de
prioridad”. Adquiere este derecho el que realiza un depósito de solicitud nacional, regular (depende
de la regularidad formal y no de la sustancial). Requisitos para q opere el instituto de la prioridad
internacional:
Desistimiento de la solicitud: el enunciante pierde todos los derechos derivados de la solicitus. Pero
no el derecho a la patente ni el amparo de la ley de confidencialidad 24766, prueba d esto es q puede
hacer una nueva presentación para la registración considerándose como fecha, en este caso, la de la
ultima solicitud.
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Si las invenciones contenidas en una única solicitud integran un único concepto inventivo, estamos
ante una “solicitud compleja”, q de ser dividida serian dos “solicitudes divisionales”, esta división la
puede solicitar el mismo inventor o si no puede ser por intimación de la administración nacional de
patentes, que dará 30 días para q divida las solicitudes bajo apercibimiento de tenerla por
abandonada. Una vez divididas, la segunda tendrá la misma fecha q la primera.
Además:
DESCRIPCION DE LA INVENCION
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La descripción, pues, debe habilitar al experto tipificado en la norma para fabricar o producir la
invención, apelando a una diligencia normal y sin que deba recurrir a un esfuerzo investigativo
extraordinario.
- La ley exige que se incluya el mejor método para “ejecutar” la invención, esto es, ponerla en
obra, fabricarla, producirla. Ahora ¿cuál es el mejor método?... la doctrina entiende que debe
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interpretarse en sentido económico: es decir el que permite una explotación más eficaz de la
invención.
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LAS REIVINDICACIONES
Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección debiendo ser claras y
concisas; pudiendo consistir dicho objeto en un producto o en procedimiento. El derecho conferido
por la patente se determina por las reivindicaciones, aunque la descripción y los dibujos o planos, o
el material biológico depositado sirven para interpretarlas.
-En relación con la concesión de la patente, las reivindicaciones sirven para: determinar si la
invención es patentable y evaluar si existe unidad inventiva.
-En relación con explotación de la patente, las reivindicaciones delimitan el ámbito de actuación
exclusiva del titular.
-En relación con la extinción de la patente, permiten conocer qué tecnología se incorpora al dominio
público.
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Por último, según la ley existen dos clases de reivindicaciones: LA PRINCIPAL Y LAS
SUBORDINADAS O DEPENDIENTES. La primera se refiere al objeto central o principal de la
invención y es independiente y esencial. Las restantes son aquellas que, aunque contienen algún
elemento inventivo, dependen de la principal. Por ejemplo: de una solicitud cuya reivindicación
principal se refiere a un producto la reivindicación subordinada podría ser la referida al
procedimiento para obtenerlo.
EXAMEN PREELIMINAR
CONFIDENCIALIDAD
PUBLICIDAD DE LA SOLICITUD
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La ANP procederá a publicar la solicitud patente en trámite dentro de los 18 meses, contados a
partir de la fecha de la presentación. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes
del vencimiento del plazo señalado.
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El examinador se encuentra facultado para requerir que el solicitante presente informes específicos
relacionados con el tema de la invención a investigadores que se desempeñenen en universidades o
institutos de investigación o tecnología.
Por otra parte el solicitante se encuentra facultado para peticionar que la ANP autorice la realización
parcial del examen de fondo en sus propias instalaciones, para la verificación de datos en
laboratorios o equipos productivos.
El examinador como terceros se encuentran facultados para hacer observaciones; en el primero caso
correrá vista al solicitante, quien cuenta con un plazo de 60 días para contestarlas, formulando
aclaraciones o agregando documentación que se requiera. Los terceros sólo podrán fundar sus
observaciones en que no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la patente. Adviértase
que los terceros no son parte en el trámite de concesión de la patente, a deferencia de lo que sucede
en el régimen marcario.
La oposición de los terceros al otorgamiento de una marca paraliza el tramite administrativo, solo
podrá seguir con un pronunciamiento judicial a diferencia del régimen de patentamiento, la
intervención de 3º no paraliza nunca el trámite, solo el examinador podrá incluir sus observaciones,
pero también puede no hacerlo si lo considera improcedente.
Como bien dije antes, recibido el traslado, el solicitante cuenta con 60 días para contestarlo;
transcurrido el mismo sin que se haya contestado, la solicitud se considera desistida.
Si, como resultado del examen de fondo, el examinador determina que la invención reúne todos los
requisitos legales y reglamentarios que habilitan su patentamiento o en su caso que se hayan salvado
satisfactoriamente las observaciones formuladas, elevará en el término de 10 días un informe al
Comisario de Patentes con su recomendación. Si considera que se encuentran cumplidos los
requisitos legales, la ANP procederá a otorgar el título.
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“La concesión de la patente se hará si perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante y sin
garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae”; de este modo la norma
explicita un principio básico de sistema de patente: el Estado no garantiza la validez de las patentes
otorgadas. De existir algún vicio originario, el acto de concesión puede ser anulado.
PUBLICIDADA DE LA CONCESION
Toda persona tiene derecho a acceder a la información relativa a una patente otorgada. Dispone el
legislador que, concedida la patente debe publicarse un aviso en el Boletín de la ANP. De esta
manera se cumple uno de los fines principales del régimen de patente, permitiendo la divulgación de
la tecnología patentada. Asimismo, mediante esta publicación los terceros pueden imponerse de cuál
es el ámbito de lo prohibido.
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PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD
Implica que el poder de exclusión del titular d una patente local sólo alcanza a los actos realizados o
que producen efectos en nuestro país y que el poder de exclusión del titular de una patente extranjera
no alcanza a los actos realizados en nuestro país.
EXCEPCIONES A LA PATENTE
Al establecerse una excepción, se declara lícita la realización de ciertas conductas realizadas por
terceros que, de otro modo, constituirían violaciones a la patente. Cada excepción consagra una causa
de justificación, en virtud de la cual no resulta lícito invadir, en la medida que la excepción lo
permite, el ámbito de actuación exclusiva del titular de la patente.
También existen límites a las excepciones que pueden restringir las patentes. Una primera barrera se
encuentra en el art. 17 de la CN. Se trata, sin embargo, de un estándar demasiado vago, que puede
prestarse a las interpretaciones más dispares.
El tratado de TRIPs , pues autoriza además, explícitamente la previsión legal de excepciones a los
poderes del titular de la patente, en la medida que se respeten los siguientes recaudos:
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Cada una de estas excepciones presentan aspectos específicos en cuanto a su regulación, lo cual,
es menester predicar 2 notas comunes a ellas:
EXCEPCION DE INVESTIGACION
Ahora bien, según la ley de patente, el derecho que confiere aquella no producirá efecto alguno
contra; 1 tercero que , en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice
actividades de investigación científicas o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de
enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use u proceso igual al patentado…
PREPARACION DE MEDICAMENTOS.
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El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra…A) la preparación de
medicamentos realizada en forma habitual por profesiones habilitados y por unidad en ejecución
de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados…
De este modo, se justifica, para ciertos casos, la preparación de medicamentos. Esta conducta
sólo resultará lícita si se cumple los siguientes requisitos:
- Preparación del medicamento por el mismo legitimado, que debe ser un profesional
habilitado.
- La preparación sólo puede realizarse “en ejecución de una receta médica”
- Elaboración por unidad. La norma no justifica la fabricación de medicamentos realizada en
serie.
Dispone la norma: “el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra….-
cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto
patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier
país. Por ende el titular del derecho de intelectual no puede ejercer el ius excluendi respecto de los
actos posteriores que se realicen con relación a ese producto que él ya ha puesto en el comercio.
Nuestra legislación ha optado por el sistema del agotamiento internacional, es decir, el derecho se
agota tanto si el producto ha sido puesto en el comercio en nuestro país como en el extranjero. Como
consecuencia de esta excepción el titular de la patente se ve impedido de ejercer de la facultad de ius
prohibendi respecto del producto que ha sido lícitamente comercializado, ya sea en nuestro país o en
el extranjero.
Ahora bien, cuando es lícita la puesta en el comercio? Hay que distinguir 2 supuestos en función del
lugar en el que se ah efectuado la comercialización:
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a) Puesta en el comercio en nuestro país. En este caso, basta con que el acto sea lícito para que el
derecho sobre el producto introducido en el comercio se agote, es decir será un acto realizado por el
titular de la patente, o por un 3º autorizado por él. En los 2 casos, en definitiva, se trata de un acto
consentido por el titular de la patente.
c) Puesta en el comercio en el extranjero: El derecho del titular de una patente local también
puede agotarse mediante la introducción en el comercio de un producto en el extranjero. Al
igual que lo que sucede con el agotamiento interno, la excepción rige si el producto ha sido
introducido en e comercio por el titular de la patente o con su consentimiento, en la medida
que el país en el se produjo la primera venta también exista una patente vigente que lo tenga
como titular.
Lo cierto es que nuestra ley no requiere explícitamente la voluntad del titular de la patente, sino sólo
que la comercialización sea lícita.
PROTECCION DE LA PATENTE
Protección penal:
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Además el art. 76 de la LP ….establece: “surgirá la misa pena del art anterior el que a sabiendas, sin
perjuicio de los derechos conferidos a terceros por la presente ley:
a) produzca o haga producir, uno o más objeto en violación de los derechos del titular de la
patente o del modelo de utilidad.
b) El que importe, venda, ponga en venta o comercialice o exponga o introduzca en el territorio
de la REP ARG uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente o del
modelo de utilidad.
Agravantes: -se eleva la pena al que fuera socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor
o sus causahabientes y que usurpe o divulgue el invento aún no protegido.
-el que corrompiendo al socio, mandatario, etc. obtuvieran la revelación del invento.
Protección civil:
Responsabilidad civil
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El titular de la patente y sus licenciatarios están facultados para reclamar el resarcimiento por los
daños causados por una explotación ilícita. La antijuricidad consistirá en la infracción a la patente o
al modelo de utilidad. En cuanto al factor de atribución, la responsabilidad es subjetiva.
A los efectos de determinar el monto del resarcimiento, la jurisprudencia ha declarado que debe
tenerse en consideración la naturaleza del invento, el valor que reviste en el mercado y el tiempo
transcurrido en el uso indebido por parte del demando.
PRESCRIPCION
Debe acudirse al Código Civil a los efectos de determinar la prescripción. En este caso, la
responsabilidad civil, que tendrá carácter extracontractual, es de 2 años.
COMPETENCIA
Serán competentes para entender en los juicios civiles, que seguirán el trámite de juicio ordinario, los
jueces federales en lo civil y comercial y en las acciones penales, que seguirá el trámite de juicio
correccional, los jueces federales en lo criminal y correccional.
LICENCIAS OBLIGATORIAS
Se trata de licencias otorgadas por la autoridad competente, sin contar con la conformidad del titular,
o incluso contra su voluntad, en virtud de alguna causa prevista en la ley, a solicitud del interesado
en ser licenciatario. La licencia obligatoria es una alternativa menos drástica que la caducidad de la
patente, a trabéis de la cual el derecho de explotación exclusiva del titular se transforma en un
derecho a percibir una contraprestación por parte del licenciatario.
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- falta de explotación;
- prácticas anticompetitivas;
- emergencias sanitarias o de seguridad nacional;
- dependencia de patentes.
Las causas de licenciamiento obligatorio deben interpretarse en forma restrictiva. La regla es que
el titular de la patente, en pleno ejercicio de su autonomía de voluntad, está facultado para decidir
si quiere licenciar la patente, con quién ha de hacerlo y en qué condiciones.
EXTINCIÓN DE LA PATENTE
- al vencimiento de su vigencia
- Por renuncia del titular. La renuncia no podrá afectar derechos de 3º.
- Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento al que estén sujetos, salvo que el
pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor.
- Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un plazo de 2 años por
causas imputables al titular de la patente.
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Los efectos de la patente en cambio, recién se producen a partir de su concesión. Sólo a partir de
entonces el titular podrá ejercer sus poderes de exclusión.
En suma; el titular del derecho sólo gozará de la explotación exclusiva de la invención desde que le
sea concedido el derecho y hasta que se cumpla el plazo de duración de la patente. Cumplido el plazo
de 20 años, el invento ingresa al “dominio público”, se trata de un modo automático de extinción.
Por último el plazo es improrrogable.
NULIDAD
La ley adopta una fórmula amplia con respecto a las causas de nulidad de las patentes y modelos de
utilidad, prescribiendo que serán nulos “cuando se hayan otorgado en contravención las
disposiciones de esta ley. El legislador argentino ha optado por no enumerar las causas de nulidad de
las patentes, dejando así margen para que se le declare en todo caso en haya sido otorgadas en
contradicción al ordenamiento jco.
Causas de nulidad:
Por supuesto, la causa debe consistir en un vicio originario, los defectos sobrevivientes, en su
caso, podrán justificar la extinción de la patente por caducidad.
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N. Parcial: si las causas de nulidad afectaron sólo a una parte de la patente o del modelo de utilidad.
Se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por
aquella.
La nulidad parcial de la patente o del certificado del modelo de utilidad no afectará su validez en la
medida que las reivindicaciones no afectadas puedan constituir el objeto de una patente o modelo de
utilidad independiente.
Asimismo en cuánto a la legitimación pasiva, la acción de nulidad debe articularse contra el titular
actual de la patente.
EFECTOS
Para que la nulidad o caducidad surtan efectos de someter al dominio público el invento, tanto la
nulidad o caducidad operan de pleno derecho, es decir no será necesaria una declaración de nulidad.
Entonces operada la nulidad de la patente, la invención que constituye su objeto pasa a ser libremente
explotable.
RENUNCIA
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Como ocurre, por regla, con los derechos patrimoniales en Gral. La patente es renunciable. Esta
renuncia puede ser total o parcial. La ley no establece forma alguna con respecto a este acto jco., por
lo que rige plenamente la forma libre.
Renunciado el derecho, el invento ingresa al “dominio público” con efectos ex –nunca desde el acto
de renuncia.
En caso de cotitularidad de la patente, la renuncia se deberá hacer en conjunto. Pero si sólo uno de
los cotitulares renuncia, el o los cotitulares no renunciantes acrecen proporcionalmente.
La patente también se extingue si, otorgada una licencia obligatoria, la invención no es explotada
durante 2 años. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes
de la expiración de 2 años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.
Requisitos:
a) Ejercicio abusivo o irregular de una patente. Por Ej. Si la invención patentada no es explotada
o si el titular de la patente se vale de ella para realizar prácticas anticompetitivas.
b) Otorgamiento previo de una licencia obligatoria.
c) No explotación de la invención durante 2 años, contados desde el otorgamiento de la licencia
obligatoria. Si fuesen varias, desde el otorgamiento de la primera.
No caduca la patente si su no explotación ha sido motivada por una causa no imputable a su titular, o
si se han efectuado preparativos efectivos y serios para explotarla y no se logro su explotación.
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EFECTOS
Producida la caducidad, cesa el monopolio legal que implica la patente y por ende, cualquiera puede
explotar la invención que se encontraba patentada. Dicho efecto se produce al incumplimiento del
plazo de 2 años y opera automáticamente.
Las patentes y los modelos de utilidad caducan si el titular no paga las tasas anuales de
mantenimiento. La caducidad opera cuando han transcurrido 180 días desde el vencimiento de la
obligación.
El titular de la patente sólo puede evitar el efecto extintivo si medió caso fortuito o fuerza mayor,
cuya prueba corre a su cargo.
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