FORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS

INTANGIBLES: PROPIEDAD UNIDAD 2

INDUSTRIAL
Sherman y Bently,
Intellectual Property Law

“La propiedad intelectual es aquella

área del Derecho que regula la
creación, uso y explotación del
trabajo que es resultado de procesos
creativos o mentales”
¿FUNDAMENTOS DE LA
PI?
• Incentivo a la
FACTOR creación, el desarrollo
SOCIAL científico y la
innovación.

FACTOR • Resguardar derechos

de creadores,
PERSONAL retribución en justicia.
 2 categorías

1. Derechos de autor y derechos

conexos

2. Propiedad Industrial
EN SU DIMENSIÓN ECONÓMICA

Conocimiento
 Innovación y Competitividad
creatividad

Crecimiento y
Eficacia –
desarrollo
Rentabilidad
económico
ASÍ…

Promueve y protege la
innovación

Instrumento de acceso y
transferencia de tecnologías
MARCAS COMERCIALES
Las marcas comerciales
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Consagra con rango de derecho fundamental la naturaleza del derecho que detenta el titular de una marca
registrada, bajo el rótulo de la propiedad industrial  art. 19 N.º 25, inc. 3.

Corresponden al ámbito de los denominados bienes inmateriales.

La garantía constitucional hace aplicable a la propiedad «industrial» las disposiciones relativas a la propiedad
«común», que establece la misma CPR. Tales disposiciones de la propiedad común aplicables a la propiedad
sobre las marcas comerciales están contenidas en el art. 19 N.º 24 incs. 2, 3, 4 y 5 CPR.
 Art. 584 CC

“Las producciones del talento o

del ingenio son una propiedad de
sus autores. Esta especie de
Código Civil propiedad se regirá por leyes
especiales”.
Ley 19.039

La principal fuente normativa especial sobre marcas comerciales se encuentra

contenida en la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Regula disposiciones de carácter sustantivo y adjetivo, tanto sobre el

procedimiento de adquisición de la propiedad marcaria y los derechos emanados
de dicha titularidad.
¿Qué es una
marca?
Pueden consistir

Palabras letras números dibujos fotos

combinación
formas colores, Logotipos etiquetas de estos
elementos
 FUNCIÓN DE LAS MARCAS
Permite a los consumidores identificar el origen empresarial de un producto o servicio (identidad
comercial)

Permite distinguirlo de los productos idénticos/similares de la competencia

Son garantía de calidad

Garantía de responsabilidad

Portadora de una percepción (permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa)

Identidad comercial

Orienta a los
Evita confusiones
consumidores

Incentivo y premio a la
Capitaliza esfuerzos
eficiente satisfacción de
empresariales
necesidades
 El valor de las
marcas
• Valioso activo comercial.

• Esto se debe a que los consumidores

valoran las marcas, su reputación, su
imagen y el conjunto de cualidades que
asocian a la marca.

• Así, el solo hecho de ser titular de una

marca cuya imagen y reputación sean
buenas concede a la empresa una clara
ventaja sobre sus competidores.
Best Global
Brands 2022
Rankings
Best Global
Brands 2021
Rankings
Best Global
Brands 2019
Rankings
 Fidelidad de la marca

Creando Reconocimiento
valor
mediante la Calidad percibida
marca
Asociaciones de marcas
FIDELIDAD DE LA MARCA RECONOCIMIENTO

• Familiaridad y agrado
Menor costo
de marketing
• Ancla con otras marcas del
Atrae nuevos mismo origen
clientes

• Compromiso
 CALIDAD PERCIBIDA ASOCIACIONES DE MARCAS

• Razón de compra • Ayuda al proceso de toma de

decisiones
• Diferenciación
• Razón de compra
• Precio
• Crea sentimientos positivos
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PROTECCIÓN
DE UNA MARCA?
 Marca según la ley 19.039 (Art. 19)
Todo signo que sea capaz de distinguir en el
mercado productos o servicios.

Podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números,

elementos figurativos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas
tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos.
REQUISITOS
Distintividad

01 02 03 04
La distintividad se El signo debe ser La distintividad se Un signo en principio
determina en analizado como un evalúa en relación al no distintivo puede
relación al ámbito todo sector pertinente del adquirir distintividad
operativo público consumidor por el uso del mismo
(cobertura) del signo en el mercado
La distintividad se determina
en relación al ámbito
operativo (cobertura) del
signo
EL SIGNO DEBE SER
ANALIZADO COMO
UN TODO
 LA DISTINTIVIDAD SE • Hay consumidores que pueden
EVALÚA EN RELACIÓN confundirse más fácilmente que
otros. ¿Ejemplo?
AL SECTOR PERTINENTE
DEL PÚBLICO
CONSUMIDOR • Hay productos destinados a
consumidores específicos.
¿Son estas marcas distintivas?

DULCES Y SABROSAS  Para

galletas

SUPERSAFE  Para candados

y artículos de seguridad

BARATOS Y COMODOS 
Para zapatos

ALCOHOLFREE  Para
cerveza
 DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos,

podrá concederse el registro si han adquirido
distintividad por medio del uso en el mercado nacional.
 Requisitos

Debe tratarse de signos

Uso del signo, con
descriptivos, indicativos, El uso debe ser dentro del
anterioridad a la fecha de
excluidos los signos mercado nacional.
presentación de la solicitud.
genéricos.

Debe acreditarse que el

La distintividad se
determina dentro del sector
pertinente del público
consumidor.
público consumidor
identifica la marca
solicitada con un
determinado origen
empresarial.
  NUTRABIEN, registro N°1230942 (renovación de
registro N°782646), que distingue productos de la
clase 30.

 ESCUELA MODERNA DE MÚSICA, registro

EJEMPLOS N°862992, que distingue servicios de la clase 41.

 SAHNE NUSS, registro N°736166, que distingue

chocolates y productos de chocolatería de la clase
30.
Derechos que confiere el ® de una marca

Oponerse al registro de una

Derecho exclusivo para marca que pueda inducir a
Oponerse al uso no
usarla para distinguir un error o confusión en
autorizado por parte de un
determinado producto o relación a los productos o
tercero
servicio servicios que proteja la
marca
Clasificación de
las marcas
Criterio de clasificación

Según el tipo de SIGNO

Según el OBJETO a
distinguir

Según la POTENCIALIDAD
DISTINTIVA

Según grado de
CONOCIMIENTO
 1. Gráficas

a. Tradicionales
SEGÚN EL TIPO  Denominativas ENTEL
DE SIGNO FALABELLA

 Figurativas

 Mixtas
Según el tipo de
signo

b. No tradicionales

 Hologramas
 Imágenes en movimiento
SEGÚN EL TIPO
DE SIGNO
2. Sonoras

3. Olfativas

4. Tridimensionales
 1. De productos

Según el
2. De servicios
objeto a
distinguir 3. Frases de Propaganda
 Arts. 19,2 | 19bis A | 19bis B LPI
SEGÚN LA POTENCIALIDAD DISTINTIVA

1. Distintiva: aquella que tiene la capacidad de distinguir un producto o

servicio. El carácter distintivo se establece en relación al producto o servicio
que se pretende distinguir.

2. Genérica: aquella que se confunde con lo que pretende distinguir. Se

componen únicamente del nombre propio de un producto o servicio, de modo
que coinciden con el término que generalmente lo identifica en el mercado.
SEGÚN LA POTENCIALIDAD DISTINTIVA

3. Descriptiva: aquella que indica la calidad del

producto.

4. Evocativa: aquella que sugiere o evoca las

características o cualidades del producto o servicio.
¿Son distintivas?
 Jabones y Detergentes, limpiavidrios, productos de limpieza
del hogar.
•Patés
• Helados y panqueques.
• Pasta de maní.
• Agua mineral.
Signos de Internet y de
lenguaje computacional
• Existen ciertas extensiones y signos de uso
común utilizados en Internet, tales como:
• @
• www
• E-
• Extensiones (TLDs) de nombres de
dominio
• Una característica común de estos signos
es que tampoco aportan distintividad a
expresiones que de suyo ya son carentes
de distintividad por otras causales.
• El signo “www” de ninguna manera
ayuda a otorgar distintividad a un
término ya de suyo no distintivo.

• Ejemplos:

• Solicitud N° 1165155,
WWW.LANANA.CL para distinguir
servicios de la clase 35.

• Solicitud N° 1152402,
WWW.CHATCENTER.CL, para
distinguir servicios de
telecomunicaciones en general, de
la clase 38.
SEGÚN GRADO DE CONOCIMIENTO

Simples

Notorias: aquella que como consecuencia de su uso intensivo en el mercado, se ha

difundido ampliamente sin perder fuerza distintiva y es reconocida por los
consumidores.

Renombradas: aquellas que han alcanzado tal grado de notoriedad que su

conocimiento se ha difundido a todo el público, y no sólo a los consumidores de todo
el público, y no sólo a los consumidores de determinados productos o servicios.
 El derecho de marca nace al
momento de su registro, acto
que constituye la etapa
¿Cómo nace terminal del procedimiento
el derecho administrativo ante INAPI.

sobre una
marca?
Procedimiento administrativo
- etapa de publicidad,
- etapa de oposición y
- etapa de decisión final.
CONTENIDO Y ALCANCE DEL DERECHO DE MARCA
(ART. 19 D)

Derecho exclusivo y excluyente

de utilizarla en el tráfico
Derecho de exclusivo y
económico en la forma que se
excluyente frente a los usos sin
le ha conferido y para
autorización del titular de la
distinguir los productos o
marca (por parte de terceros).
servicios, comprendidos en el
registro.
Duración  Art. 24

10 años Renovación
Si el titular de una marca
registrada no solicitare su
renovación dentro del plazo
legal, se tendrá por
ABANDONADA y sus
derechos se entenderán
CADUCADOS.
Clasificador de marcas
(Art. 19 bis D)

La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente

de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha
conferido y para distinguir los productos o servicios
comprendidos en el registro.
• Clasificador Internacional de Productos y El Clasificador Internacional de Productos y
Servicios, establecido por el Arreglo de Niza Servicios, establecido por el Arreglo de
Niza del 15 de Junio de 1957 y sus posteriores del 15 de Junio de 1957 y sus
posteriores modificaciones.

• Distingue:
• 34 clases de productos (1-34)
• 10 clases de servicios (35-45)

• Chile no se ha suscrito a este Tratado pero igual usa el clasificador.

Productos
Productos
Productos
SERVICIOS
https://ion.inapi.cl/Trademark/NizaClassifier.aspx
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE
LAS MARCAS

Art. 23 LPI.- Cada marca sólo podrá solicitarse

para productos o servicios específicos y
determinados, con la indicación de la o las clases
del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir frases de

propaganda para aplicarse en publicidad de
marcas ya inscritas.
¿CÓMO SOLICITAR UN REGISTRO
MARCARIO?
Fuente normativa
Reglamento de la Ley 19.039
(solicitudes y formularios),
Ley 19.039 (requisitos de las
demandas de oposición y nulidad)
CPC (formalidades de los escritos),
Resoluciones:
• Resolución N° 11 exenta, de 2010 – Regula la
presentación de escritos en procesos
contenciosos seguidos ante INAPI, modificada por
resolución N° 353 exenta.
• Resolución N° 307 exenta, de 2014 – Regula el uso
de buzón horofechador para la recepción de
escritos.
• Circular N° 3, de 2014 – Procedimiento sobre
recepción de pruebas.
La solicitud de registro de marca
• Art. 2 (RLPI)

Solicitud: formulario en papel o electrónico generado por el INAPI, en

el cual consta la información básica relativa al solicitante y al derecho
que reclaman.
TIPOS DE FORMULARIOS

Electrónicos Presenciales
 Para usar la plataforma es necesario contar con
una firma electrónica simple, la que se obtiene
utilizando la “Clave Única” del Registro Civil o
con una clave de INAPI, utilizando dicha cuenta
Formularios de usuario.
electrónicos
Disponibles el www.inapi.cl
Formulario de
solicitud de registro
de marca
• En el caso de las marcas
sonoras se debe subir su
audio, en formato mp3 y una
imagen con el pentagrama o
esquema que permita
representarla gráficamente,
en formato jpg.

• Para el caso de las marcas

que contienen imágenes,
diseños, colores; es decir, las
marcas figurativas y mixtas
debe subirse un ejemplar de
la marca tal y como se utiliza
o utilizará, en formato jpg.
Formas de
incluir la
cobertura
PRIORIDAD

• Si su marca ha sido previamente solicitada en

el exterior, conforme al Convenio de París,
cuenta con un plazo de 6 meses para invocar
en Chile su prioridad.

• ¿Qué significa? Para todos los efectos legales

se considerara presentada en Chile en la misma
fecha en que fue presentada en el exterior.

• Para ejercer este derecho debe

invocar la prioridad al momento de
presentar la solicitud, de lo contrario,
precluye este derecho.

• Para ejercer este derecho debe indicar

el país u oficina regional en que se
presentó, la fecha exacta y el número
conferido por la oficina del país en
que se presentó.
Formularios
presenciales

Si se desea presentar mediante

formularios impresos en las oficinas
de INAPI, entonces el solicitante
debe descargar, completar e
imprimir el formulario que
corresponda al tipo de marca que
desee registrar.
 Existen formularios físicos de
diverso tipo, según LO QUE
SE REQUIERA:
a. Formulario de solicitud de registro de marca, que sirve para todo
tipo de signo.

b. Formulario de solicitud de registro de frase de propaganda.

c. Formulario de solicitud de registro de marcas colectivas de

productos – servicios.

d. Formulario de solicitud de registro de marcas de certificación de

productos – servicios

e. Formularios de solicitud de registro de indicación geográfica o

denominación de origen.

f. Formulario de solicitud de anotación de transferencia total de

marcas

g. Formulario de solicitud de anotación de transferencia parcial de

marcas
h. Formulario de solicitud de anotación de licencia de marcas
i. Formulario de solicitud de anotación de cambio de nombre de
marcas
j. Formulario de solicitud de anotación de gravamen prohibición y
alzamiento de marcas.
k. Formulario de solicitud de renovación de marcas.
l. Formulario de solicitud de divisional de marcas o registros.
m. Formulario anexo para coberturas adicionales, que se utiliza cuando
la descripción de los productos o servicios sea muy extensa.
n. Formulario anexo para renovación de marcas, que cumple la misma
finalidad que el de coberturas adicionales para el registro de marcas.
 A toda solicitud se le asigna: fecha de presentación, hora y un
número, que constituye el inicio del expediente y servirá para
identificar la solicitud durante su tramitación.
EFECTOS DE LA
PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES Lo anterior determina su preferencia o mejor
DE MARCAS derecho respecto de solicitudes posteriores.
ANTE INAPI
En solicitudes online, se recibe correo
electrónico, con copia de la solicitud en
formato PDF.
EJEMPLO
 I. Inicio del procedimiento de registro.

II. Tramitación de la solicitud.

A. Examen de forma
B. Publicación
PROCEDIMIENTO C. Examen de fondo
DE REGISTRO
III. Terminación del procedimiento de registro.
D. Resolución definitiva
E. Trámites posteriores
F. Otras formas de terminación del procedimiento de registro
II. Tramitación de la solicitud

A. Examen de forma

B. Publicación

C. Examen de fondo
 El Conservador de Marcas debe verificar que se
cumpla con las formalidades exigidas para la
validez de la presentación (art. 9 RLPI):

• Individualización completa del solicitante y del

Examen de representante;
forma – Art. • Identificación de la marca;
22 LPI
• Clara y detallada descripción de los productos y/o
servicios;

• Poder /Custodia de poder;

• Comprobante de pago de derechos fiscales.

¿QUÉ PASA SI Resolución de observación
de forma - para que realice De no mediar la corrección
las correcciones o dentro del plazo, la solicitud
NO CUMPLE? aclaraciones pertinentes se tendrá por abandonada.
dentro de 30 días.
SI CUMPLE O SE SUBSANA
LO SOLICITADO

LA SOLICITUD SERÁ ACEPTADA A TRAMITACIÓN.

PUBLICACIÓN
• Aceptada a tramitación una solicitud de registro de
marca, es obligatoria la publicación de un extracto
de ésta en el Diario Oficial.

• Contenido mínimo de la publicación:

• Número de solicitud,
• Nombre completo o razón social del
solicitante,
• Un ejemplar de la marca solicitada e
• Indicación completa de los productos y/o
servicios que se quiere distinguir.
Ejemplo
¿QUÉ PASA SI LA SOLICITUD SE
NO SE REALIZA ENTIENDE POR NO
PUBLICACIÓN? PRESENTADA.
¿PARA QUÉ SIRVE
LA PUBLICACIÓN?

• Para poner en conocimiento de

terceros interesados.

• Demanda de oposición a la
solicitud de registro.

• Plazo  30 días hábiles.

 EXAMEN DE FONDO

Si hay observación de fondo, se debe

Director Nacional realiza conferir traslado al solicitante para
Causales  prohibiciones de responder la observación dentro del
análisis de fondo de la solicitud
registro contempladas mismo plazo para contestar la o las
para determinar si concurren oposiciones y conjuntamente con
fundamentalmente en los art.
causales para el rechazo de ellas si se hubieran presentado.
19 y 20 de la ley.
oficio (arts. 22 LPI y 24 RLPI). • Notificación por carta certificada (art.13 inc.3°
de la ley).
EJEMPLO
III. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

F. Otras formas de
D. Resolución E. Trámites terminación del
definitiva posteriores procedimiento de
registro
 A. Solicitud sin observación de fondo  Se
aceptará a registro la solicitud.

B. Si se dictó previamente una observación

de fondo Director Nacional de INAPI
dictará la resolución definitiva:

RESOLUCIÓN A. Si el solicitante no respondió: Por

DEFINITIVA regla general se ratificará la
objeción preliminar y se rechazará
su registro.

B. Si el solicitante respondió la
observación: la solicitud podrá ser
aceptada o rechazada.
Artículo 18 bis E.

 Pago tasas finales deberá acreditarse dentro de

los sesenta días contados desde la fecha en que
quede ejecutoriada la resolución que autoriza la
inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se
tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose
a su archivo.

 Resolución señalada en el inciso anterior deberá

notificarse por medio electrónico.
TRÁMITES POSTERIORES

• Pago de tasas finales  60 días hábiles.

• No pago: se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su
archivo (art.18 bis E de la ley).

• Una vez acreditado el pago INAPI Dicta una resolución de concesión del
derecho y confiere un número de registro, el cual singulariza la marca
correspondiente.

• El interesado puede solicitar posteriormente un título o certificado de

registro.
OTRAS FORMAS DE TERMINAR CON EL PROCEDIMIENTO

• Desistimiento de la solicitud. Acto unilateral en cuya virtud el

interesado manifiesta su voluntad de no continuar con el
procedimiento administrativo iniciado (art. 18 RLPI).

• Renuncia a la solicitud. Manifestación de voluntad tácita dada

por el interesado en orden a no continuar con el procedimiento
administrativo iniciado.
PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN
NATURALEZA DE LA OPOSICIÓN

• Acción mediante la cual un tercero interesado pide que una solicitud de

registro no se convierta en marca registrada, por considerar que incurre en
alguna de las causales de irregistrabilidad.

• Jurídicamente la oposición es una demanda y da origen a un “juicio”(art. 17°

inc. 1).

• Una vez presentada la demanda de oposición el expediente deja de ser

administrativo y pasa a ser contencioso y el director nacional de INAPI se
constituye en juez de primera instancia.
PARTES
1. Oponente
 Puede haber pluralidad de ellos

2. Demandado
Demanda de
oposición

30 días contados de la fecha de

publicación del extracto de la
solicitud en el DO (art. 5 inc. 1° LPI).

Este plazo, por su redacción, es de

carácter fatal y por lo mismo
improrrogable.
El escrito de oposición

Debe cumplir con los Se debe comparecer con

mismos requisitos de un patrocinio de abogado
escrito judicial (art. 5° inc. 3° de la ley).

La normativa marcaria no
exige que el oponente
deba acompañar
documentos fundantes de
la demanda.
En concordancia con el art. 254° del CPC en dicho escrito se debe:
a) Designar el tribunal ante quien se entabla la demanda, que en este caso es el Director Nacional de
INAPI.
b) Indicar el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante y de las personas que lo
representen.
c) Indicar el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado.
d) Exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Para oponerse,
conforme lo establece el art. 23° del CPC, deben verse afectados derechos del demandante y no sólo
meras expectativas, para lo cual deben individualizarse los derechos conculcados en el escrito de la
demanda.

e) Enunciación precisa y clara, en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal.
NOTIFICACIÓN DE LA OPOSICIÓN

• La notificación de oposición a la solicitud de registro se practicará a través

del medio electrónico definido por el solicitante en el expediente. En estos
casos, la notificación se entenderá efectuada con el envío de copia íntegra
de la oposición y su proveído(art. 13 inc. 2° LPI).
CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN

• Plazo para contestar

• 30 días hábiles. Fatal e improrrogable.

• El traslado confiere al demandado la opción de responder.

• Por expresa disposición del artículo 5° inciso 3° de la LPI, el solicitante (demandado)

deberá comparecer patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio de la
profesión conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.
TÉRMINO • Resolución que recibe la causa
aprueba: Si hubiera hechos

PROBATORIO sustanciales, pertinentes

controvertidos, se recibirá la causa a
prueba (art. 10° inc. 1 de la ley).
y

• Notificación: estado diario.

• La resolución que recibe la causa a

prueba es susceptible del recurso de
reposición, en la medida que dicho
recurso tenga por finalidad solicitar
que se modifiquen, eliminen o
agreguen hechos controvertidos, de
conformidad al mérito del proceso
(art. 319° inc. 1° CPC).
Término • El término probatorio es
de 30 días hábiles. Este
probatorio plazo es prorrogable hasta
por 30 días más, en “casos
calificados”, conforme lo
dispone el art.10° inciso
final de la ley.
Medios de prueba

Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de
materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil. Sólo se excluye como
medio de prueba, la prueba testimonial (art. 12° de la ley).

Siempre deben ser presentados en idioma español, o debidamente traducidos (art. 10

bis inc. 1° de la ley).

Cuando alguna de las partes solicita la exhibición de material audiovisual o presenta

pruebas en medios electrónicos, INAPI fija día y hora al efecto. Lo mismo ocurre
cuando se cita a absolver posiciones.
CITACIÓN A OÍR SENTENCIA

• De oficio o a petición de parte se cita a las partes a

oír sentencia. Consecuentemente, se cierra la etapa
de prueba y se da inicio a la etapa de redacción de
la sentencia.

• Citadas las partes para oír sentencia, no se admiten

escritos ni pruebas de ningún género (art. 10° bis
inc. 2° ).
EXCEPCIONES

Avenimiento entre las partes

Cesión de la solicitud

Desistimiento de la demanda

Desistimiento total de la solicitud por parte del demandado (solicitante)

Limitación de la cobertura de productos y/o servicios

EXCEPCIONES
Por aplicación de las reglas procesales comunes son procedentes, después de citadas
las partes a oír sentencia, las siguientes actuaciones:

Incidente de nulidad procesal o su declaración de oficio por el tribunal, así como el

ejercicio por parte de INAPI de sus facultades de corregir de oficio los errores que
observe en la tramitación del proceso (art. 433° inc. 2° CPC, arts. 83° y 84° CPC).

Dictación de medidas para mejor resolver (art. 433° inc. 2° CPC, art. 159° CPC), así
como los escritos relacionados estrictamente con las medidas para mejor resolver
(art. 159° incs. 1° y 3° CPC).

Objeción de documentos, cuando el término de citación o de apercibimiento de

reconocimiento hayan comenzado a correr al tiempo de dictarse la citación para oír
sentencia (art. 433, inc. 2 CPC).
SENTENCIA DEFINITIVA
 Decisión de lo
DOBLE controvertido en el
litigio y,
CARÁCTER
Resolución final
del procedimiento
administrativo de
registro de marca.
OBJETIVOS

Si se ha dictado previamente
Pronunciarse acerca de la
Resolver la contienda de una observación de fondo,
aceptación o rechazo de la
intereses entre oponente y ésta será ratificada
solicitud de registro de
solicitante; (mantenida) o reconsiderada
marca; y
(desechada).
 La sentencia definitiva debe ser fundada y cumplir con los
requisitos que para este tipo de sentencias prescribe el art.
170 del CPC. En la práctica:

Parte Parte Parte

expositiva considerativa resolutiva.

REQUISITOS Y
LIMITACIONES
La solicitud no puede ser rechazada por una causal diferente
a las contenidas en las oposiciones o en las observaciones de
fondo (art. 22 ley 24 RLPI)
ejemplo
NOTIFICACIÓN DE LA
SENTENCIA

Estado Diario
 • Efectos generales:

• Desasimiento del tribunal (art. 182°

CPC) y
Efectos de la
• Acción y excepción de cosa juzgada
sentencia (art. 175° CPC).
Dependiendo del tipo de decisión
adoptada, se siguen las siguientes
características o contenido general
de este tipo de resoluciones
 • El Director Nacional de INAPI
podría rechazar totalmente el
registro de la marca.
1. SE ACOGE EN
TODAS SUS PARTES o
LA OPOSICIÓN
• El Director Nacional de INAPI
podría rechazar parcialmente
el registro de la marca.
 • El Director Nacional de INAPI
podría rechazar totalmente el
registro de la marca.
2. SE ACOGE
PARCIALMENTE LA o
OPOSICIÓN
• El Director Nacional de INAPI
podría rechazar parcialmente
el registro de la marca.
 • El Director Nacional de INAPI
podría aceptar el registro de la
marca.

3. SE RECHAZA LA o
OPOSICIÓN
• El Director Nacional de INAPI
podría rechazar el registro de
la marca ¿Cuándo?
 Recurso de corrección: Procede cuando la sentencia definitiva
contenga o se funde en manifiesto error de hecho. En la
práctica procede cuando se ha omitido el pronunciamiento
sobre una oposición, o existe incoherencia entre la parte
considerativa y la resolutiva (art. 17 bis A).

RECURSOS Recurso de aclaración, rectificación o enmienda (art. 182

CPC). Se rige por las reglas propias del CPC.

Recurso de apelación: Se interpone ante el mismo INAPI para

ser conocido y resuelto por el TDPI, tribunal que, conociendo
del recurso, puede confirmar o revocar la resolución recurrida.
 Desistimiento de la demanda. Reglas
procesales comunes del CPC.

OTRAS FORMAS
Abandono del procedimiento. Reglas
DE TERMINAR procesales comunes del CPC.
PROCEDIMIENTO
DE OPOSICIÓN
Desistimiento de la solicitud. El solicitante
manifiesta su voluntad de no continuar
con el procedimiento administrativo.
 • Grupo 1: Señalar 3 ejemplos de observaciones de forma de
una solicitud de marca. Señalar como se corrige.

• Grupo 2: Señalar 3 ejemplos de marcas evocativas. Justificar.

• Grupo 3: Señalar 3 ejemplos de marcas descriptivas. Justificar.

ACTIVIDAD : • Grupo 4: Ordenar en orden cronológico:

20 minutos. 1) Presentación demanda de oposición.
2) Presentación de solicitud de marca.
3) Resolución de rechazo.
4) Observación de fondo
5) Contestación de observación de fondo y oposición.
6) Publicación en el Diario Oficial.
7) Pago tasas registro.
8) Resolución de concesión de marca.
9) Resolución de aceptación a registro.
CAUSALES DE
IRREGISTRABILIDAD
DE LAS MARCAS
LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DICEN
RELACIÓN CON LA AUSENCIA DE CAPACIDAD
DISTINTIVA DE UN SIGNO PARA GOZAR DE LA
PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN
ABSOLUTAS o
RELATIVAS o
INTRÍNSECAS:
EXTRÍNSECAS:
incapacidad
incapacidad
del signo
del signo por
mismo para
la existencia
distinguir
de otros
bienes o
signos
servicios de un
similares o
determinado
idénticos
origen
anteriores
empresarial
¿Por qué existe?

Evitar un
Lesiona los intereses del Evitar la dilución de la
aprovechamiento injusto
público, que se vería marca, esto, es el
del prestigio adquirido,
inducido a error o debilitamiento de su
lo que es un acto de
engaño. fuerza distintiva.
competencia desleal.
Ley 19.039

Art. 19  Concepto de marca comercial

Art. 20 letras a ) a k)  Prohibiciones de registro.

¿Cuándo se hacen valer?

Nulidad del
Observación de
registro de marcas
Oposición - Art. 5. fondo - Art. 22
comerciales - Art.
inciso 4.
26.
• UNA MISMA SOLICITUD O REGISTRO
PUEDE ENCONTRARSE EN MÁS DE UNA
CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD
 1. Art. 19.

Causales de 2. Art. 20 letras a), b), c), d) e), f)(*), i), j) y k) (*).
irregistrabilidad
absolutas (* también causal relativa)
 1. Art. 19.

Causales de
2. Art. 20 letras f), g), h) y k)
irregistrabilidad
relativas
 • El Art. 19 limita la protección marcaria de la siguiente forma:

 Representación gráfica
 Palabras

Definición 

Elementos figurativos
Combinaciones de colores

de marca
 Sonidos
 Combinaciones de los anteriores

(Antes de la Ley
21.355)

Art. 23 RLPI inciso 2.

¿Qué pasa con el
cambio en La
definición DE MARCA?
Consecuentemente…antes…

SI PROTEGÍA NO PROTEGÍA

• Nombres de personas • Figuras Tridimensionales

• Letras • Hologramas
• Números • Signos animados o de multimedia
• Imágenes • Signos gestuales
• Gráficos • Signos olfativas (olores)
• Símbolos • Signos gustativas (sabores)
• Combinaciones de colores
• Sonidos
Consecuentemente AHORA

SI PROTEGE
• Nombres de personas • Figuras Tridimensionales
• Letras • Hologramas
• Números • Signos animados o de multimedia
• Imágenes • Signos gestuales
• Gráficos • Signos olfativas (olores)
• Símbolos • Signos gustativas (sabores)
• Combinaciones de colores
• Sonidos
Marcas carentes
de distintividad
• Signos muy simples:
• No poseen elementos que le otorguen
distintividad o son elementos básicos que forman
parte de otros signos y expresiones.

• De acuerdo a la práctica de INAPI, hasta ahora se

ha entendido que el mínimo es dos caracteres en
el caso de las marcas denominativas.

• En caso que la marca tenga una única letra o

número deberá ser presentada como marca mixta,
si no, se entiende que carece de distintividad por
ser demasiado simple (23 del RLPI.)
 • Signos muy extensos.

• Signos de Internet y de lenguaje

computacional: @ www e-.

Marcas • Extensión de los nombres de dominio .com, .cl,

carentes de .org. etc.

distintividad
• Los signos ortográficos y gramaticales, en
general, no son distintivos.
Art. 20 letra a
No pueden registrarse como marcas:

- Los escudos

- Las banderas u otros emblemas

- Denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las

organizaciones internacionales y de los servicios públicos
estatales.
Ejemplos
• Solicitud N° 793127/8/9 “CORAZON DE CHILENO CDCH”
(mixta), clases 41, 16 y 42

• Solicitud N° 779867 “COMITÉ DESCUBRA BRASIL

CHILE” (mixta), clases 39 y 43.
Ejemplo
marcas
registradas
ART. 20 LETRA B
No pueden registrarse como marcas:

• Las denominaciones técnicas o científicas

• El nombre de las variedades vegetales (Ley 19.342 que

regula los “derechos de obtentores de nuevas
variedades vegetales”)

• Las denominaciones comunes recomendadas por la

Organización Mundial de la Salud y

• Las denominaciones indicativas de acción terapéutica

• Se trata de una prohibición específica de signos que son
genéricos, descriptivos o indicativos y se aplica sólo en la
medida que se refieran a los productos o servicios referidos o
aludidos con la expresión.

• Consecuentemente, podrán registrarse estas denominaciones en

la medida que con ellas se pretenda distinguir productos o
servicios diferentes a los referidos o aludidos con la
denominación.
 • Fallo N°153459, marca OZONEACTIVE, que pretende distinguir
cremas, cosméticos, geles, aceites, entre otros de clase 3. La
marca fue rechazada debido a que el ozono o también llamado
oxígeno activo corresponde a una variedad alotrópica del
oxígeno, cuya fórmula es O3, utilizada en un sinfín de áreas
técnicas, cobrando especial relevancia en el caso concreto,
pues se utiliza como antioxidante para uso cosmético.

EJEMPLOS • Fallo N° 1161278, marca NEGRADELACRUZ, destinada a

distinguir, entre otros, productos agrícolas y frutas, clase 31.
INAPI resolvió: “Articulo 20 letra b): La marca solicitada
corresponde al nombre dado a una variedad de uso público
que identifica paltos, según Informe del SAG Ord. N°
6213/2015.

• Solicitud de registro para el signo LIDOCAINA, N° 232.056,

para productos de la clase 5, que corresponde al nombre de
un tipo de anestésico.
 Art.20 letra c
Marca mixta KING ARTURO, clases 9, 16, 21, 25, 30 y 32,
solicitud N° 1147655.

No puede registrarse como marca:

• El nombre -COMPLETO-, el seudónimo o el

retrato de una persona natural cualquiera, salvo
consentimiento dado por ella o por sus
herederos, si hubiere fallecido.
EXCEPCIÓN

Solicitud 481.046 rechazada en el año 2002, Albert Einstein

falleció en 1955.

Después del 2005 se han registrado diversas marcas con el

nombre del científico.
Inciso final:

• No podrán registrarse nombres de personas cuando ello

constituya infracción a las letras e), f), g) y h).
 No podrán registrarse como marcas:

• Las que reproduzcan o imiten signos o punzones

ART. 20 oficiales de control de garantías adoptados por
un Estado, sin su autorización; y las que
LETRA D reproduzcan o imiten medallas, diplomas o
distinciones otorgadas en exposiciones
nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea
pedida por una persona distinta de quien las
obtuvo.
EJEMPLOS
Art. 20 letra e
• No podrán registrarse como marcas las
expresiones o signos empleados para
indicar el:
• Género
• Naturaleza
• Origen, Nacionalidad, Procedencia
• Destinación
• Peso, valor
• Calidad
• Uso general en el comercio
 • Se entiende por términos genéricos aquellos que
se componen únicamente del nombre propio de
un producto o servicio por lo que coinciden con el

Marcas término que generalmente lo identifica en el

mercado.

genéricas • Su registro significaría retirar del dominio público

denominaciones, expresiones o signos que deben
permanecer al alcance de todos los agentes de un
determinado rubro.
 • Registro 706249 KANI KAMA , clase 29. INAPI consideró que “ la expresión
KANIKAMA corresponde al nombre genérico de un producto alimenticio elaborado
a base a una pasta de pescado llamada surimi. En efecto, el surimi más conocido en
occidente es el kanikamaboko, llamado comúnmente KANIKAMA, el cual tiene un
alto contenido de proteínas y, a su vez, un bajísimo nivel de colesterol y grasa. Su
nombre viene del idioma japonés, país en el cual ha alcanzado un éxito que
traspasa las fronteras y es usado comúnmente para denominar uno de los
ingredientes utilizados en la elaboración de la comida típica del Japón. Asimismo,
que dicha expresión ha sido usada en oriente desde mucho antes de la solicitud que
dio origen al registro que se trata de anular, y que atendida la expansión de la
comida japonesa – hoy día- la expresión KANIKAMA es conocida y utilizada
comúnmente en relación con los productos de la clase 29 en el resto de los países
EJEMPLOS del mundo.

• El signo ACEITE DE CANNABIS, solicitud N° 1157295, mediante Fallo N° 178275, fue

rechazado al ser encontrado genérico en relación a aceites para uso médico;
analgésicos; analgésicos orales; antidepresivos; bálsamos analgésicos;
estupefacientes; extractos de hierbas medicinales para uso médico, entre otros
productos de clase 5.

• El signo LA GALLETA, solicitud N° 1076273(Ver), en relación a galletas fue

considerado un término genérico y carente de distintividad, razón por la cual fue
rechazada.
• Solicitud N° 1143742 para distinguir
galletas; galletas saladas, en clase 30, que
fue rechazada por las letras i) y e) del art.
20.

• Solicitud N° 1205952, constituido por la

reproducción de una taza de café sobre
un fondo rojo, para distinguir café.

• Solicitud N° 592481, constituida por la

reproducción de una taza roja de café para
distinguir productos de clase 30.
 • Indican características propias o cualidades
específicas del producto o servicio que
pretenden distinguir, así como otros
antecedentes esenciales que pueden servir para
designar las particularidades del producto o
Marcas servicio de que se trate, tales como su género o
naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia,
descriptivas destinación, peso, valor o cualidad.

• Impide el registro como marca de todo signo

compuesto por expresiones o adjetivos que
básicamente se refieran a las características
externas de productos o servicios.
 • Fallo N° 178385, recaído en solicitud N° 1170802, VIVIR
ASEGURADO, para distinguir servicios de agencias de seguros;
asesoramiento financiero y asesoramiento en materia de
seguros; Consultoría en materia de seguros; corretaje de
seguros, clase 36, rechazo marca pedida debido a que
expresión pedida describe las características de los servicios
pedidos.

Ejemplos • Fallo N°178632, recaído en solicitud N° 1126668, CAVA DE

SELECCIÓN, para distinguir vinos, licores y aguardientes de
clase 33. Marca fue rechazada por ser abiertamente
descriptiva de los productos a distinguir.

• Fallo N° 171929, recaído en solicitud N° 1087252, STEVIA PURE

NEXT GENERATION SWEETENER, para distinguir productos de
la clase 30 (endulzantes), rechazo marca pedida describe las
características de los productos pedidos.
 • Se prohíbe también registrar
como marcas comerciales
aquellas expresiones o signos
empleados para indicar, respecto
de los productos o servicios,
Marcas el/la:
indicativas • Naturaleza
• Origen, nacionalidad, procedencia
• Destinación
• Peso, valor
• Cualidad
 • Fallo N° 179388, solicitud N° 1173211, “VENTA DE PASILLO”,
para distinguir servicios de ventas de la clase 35. Esta marca
fue rechazada por ser indicativa de la naturaleza de los
servicios a distinguir, al señalar la especie y tipo en que se
llevarían a cabo los servicios pedidos.

• Fallo N° 178835, solicitud N° 1150203, “CLINICA DE MEDICINA

INTEGRAL” para distinguir servicios médicos de la clase 44. La

Ejemplos
solicitud fue rechazada por ser indicativa de la naturaleza, en
cuanto tipo, género y especie de los servicios a distinguir

• Fallo N° 180099, solicitud N° 1194812, “VISAS Y

LEGALIZACIONES”, para distinguir servicios de facilitación de
información en asuntos jurídicos, servicios de consultoría legal
y de preparación de documentos jurídicos, de la clase 45. Esta
marca fue considerada un conjunto descriptivo e indicativo de
género y naturaleza de los servicios.
 • Fallo N° 179952, solicitud N° 1192522, CERVEZA
ORIGEN TALCA , para distinguir cerveza artesanal de
la clase 32. La marca fue rechazada por ser genérica
e indicativa de la naturaleza y origen de los
productos pedidos.

• Fallo N° 178730, solicitud N° 1129398, SANGUCHES

DEL PERU, que pretendía distinguir servicios de
Ejemplos restaurante y provisión de alimentos de la clase 43.
Esta marca fue rechazada por ser directamente
indicativa del origen y procedencia de los servicios
pedidos.

• Fallo N°175437, solicitud N° 1120504, ESCUELA DE

NEGOCIOS DE LA SERENA, para distinguir servicios
académicos y de educación de la clase 41. La marca
fue rechazada por indicar el género, origen,
procedencia y destinación de los servicios pedidos.
 • Fallo N°159960, solicitud N° 940.243, marca
$$$GANGAS$$$, para distinguir servicios de
distribución de la clase 39. La solicitud fue
rechazada debido a que se compone de la
expresión “ganga” que hace referencia a un
precio barato y el signo $, por lo que es
directamente indicativa del valor de los
servicios pedidos.
Ejemplos
• Fallo N°161215, solicitud N°954166, marca
TODO A 350 PESOS, para distinguir
Establecimiento Comercial para la compra y
venta de productos de las clases 21 y 28.. La
marca fue rechazada por estimarse indicativa
del valor de la cobertura solicitada.
 • Fallo N° 180218, solicitud N° 1192529, AGUA PURA Y
CRISTALINA, para distinguir agua de mesa de clases 32 y
servicios de tratamiento de agua de clase 40. La marca fue
rechazada al considerar que indica directamente las
propiedades y cualidades de los productos y servicios pedidos

• Fallo N° 179444, solicitud 1179052, SUPER ALIMENTO, para

distinguir productos alimenticios de clase 29. Esta marca fue
rechazada porque se componía de términos que indican las

Ejemplos propiedades y características de los productos pedidos.

• Fallo N° 179763, solicitud N° 1170795, PREMIUM PARTS, para

servicios de venta y mantenimiento de vehículos y sus partes,
de las clases 35 y 37. La solicitud fue rechazada porque se
componía de términos que indican la calidad y describían las
características de los servicios pedidos.
 • Las que se presten para inducir a error o
engaño respecto de
• La procedencia,
• cualidad o
• género de los productos o servicios
Art. 20 letra f
• Comprendidas aquellas pertenecientes a
distintas clases cuyas coberturas tengan
relación o indiquen una conexión de los
respectivos bienes o servicios.
Art. 20 letra g
inciso 1
No podrán registrase como marcas:

• Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente

se asemejen, en forma de poder confundirse con
otras registradas en el extranjero.

• Para distinguir los mismos productos o servicios.

• Siempre que ellas gocen de fama y notoriedad

en el sector pertinente del público que
habitualmente consume esos productos,
demanda esos servicios, en el país originario del
registro.
 Conceptos clave
• Marca famosa o renombrada: aquella que es
reconocida por la mayoría del público y trasciende
de un determinado segmento de mercado o
aplicación especifica.

• Marca notoria: la que por su uso ha llegado a ser

suficientemente conocida en relación a un producto
o servicio determinado por un segmento relevante
de consumidores o usuarios.
 ¿Cuándo hay
semejanza?
a) Elemento relevante compartido: Ocurre cuando los signos analizados
comparten uno o más elementos que resultan ser principales o
dominantes, y por tanto determinantes en la impresión de conjunto, por
influir en la mente del consumidor, actuando como indicador de
pertenencia a un determinado origen empresarial.

b) Coincidencia en mismo orden y secuencia: Son aquellas marcas que

presentan una configuración semejante en atención a la secuencia y
orden de sus letras y/o elementos, pudiendo el consumidor por tal
motivo confundirlas entre sí. Las variaciones entre los signos no resultan
ser suficientes para diferenciar adecuadamente las marcas en conflicto.
Especial relevancia en el orden y secuencia poseen las vocales de los
signos a comparar.

c) Marca anterior contenida: Situación similar a aquella descrita en la

letra a), ocurre cuando el signo pedido contiene íntegramente una marca
anterior, sin que los complementos adicionados a la solicitada, resulten
ser suficientes para diferenciarlos adecuadamente, pudiendo llevar a que
el público consumidor los confunda entre sí o a creer que proceden al
menos de empresas vinculadas.
d) Existe semejanza fonética: Se presenta cuando los signos tienen una
configuración determinadamente similar, por tener una fonética
marcadamente semejante al pronunciarse.
e) Existe semejanza conceptual: Sucede en los casos en que los signos
en pugna presentan una similitud ideológica al evocar la misma idea o
significado, sin que las modificaciones realizadas en la marca solicitada
sean capaces de aportar a la diferenciación que requiere el conjunto
para coexistir pacíficamente.
f) Existe semejanza gráfica: Ocurre cuando los signos en conflicto
presentan una configuración gráfica semejante al poseer una fisonomía
y estructura determinadamente similar, en su diseño, colores, forma y/o
estructura, suscitando una impresión visual idéntica o parecida en la
mente del público, sin lograr representarse como signos con suficiente
fuerza diferenciadora, hecho que podrá llevar al público consumidor a
confundir las marcas entre sí.
 • INAPI entiende que una marca es
famosa y notoria, cuando por su
volumen de ventas, duración o
intensidad de uso en el mercado,
Fama y por su valoración o prestigio
notoriedad alcanzado, o por cualquier otra
causa similar, es indudablemente
conocida por el sector pertinente
del público al que se destinan los
productos o servicios.
Carga de la prueba

El demandante debe aportar las pruebas

necesarias para demostrar que es titular de una
marca en el extranjero cuyo ámbito de protección
o cobertura es idéntico al de la marca solicitada o
cuyo registro se pretende anular.

Además debe acompañar pruebas que acrediten

que su marca registrada en el extranjero es
famosa y notoria en el sector pertinente del
público que habitualmente consume esos
productos, demanda esos servicios.

Recomendación Conjunta
Relativa a las Disposiciones
Sobre la Protección de las
Marcas Notoriamente
Conocidas, aprobada por la
Asamblea de la Unión de
París, regulada en el
artículo 13 del Convenio de
la Unión de París,; y por la
Asamblea General de la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
(OMPI)
Factores que deben considerarse en la determinación de si una
marca es notoriamente conocida en un Estado miembro:
a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente
conocida, la autoridad competente tomará en consideración
cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca
es notoriamente conocida.
b) En particular, la autoridad competente considerará la
información que se le someta en relación con los factores de
los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente
conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información
relativa a lo siguiente:
1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en
el sector pertinente del público; 2. la duración, la magnitud y el
alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3. la
duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier
promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la
propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los
productos o servicios a los que se aplique la marca; 4. la
duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o
cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en
que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la
constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la
marca, en particular, la medida en que la marca haya sido
reconocida como notoriamente conocida por las autoridades
competentes; 6. el valor asociado a la marca.
 • Fallo N°180739, marcas figurativas, solicitud
N°1190326. Se acogió la oposición al considerar
que entre el signo pedido y la marca oponente
famosa y registrada en el extranjero existían
semejanzas visuales determinantes e identidad de
coberturas.
Ejemplos • Fallo de nulidad N°182172, marcas SMASH y
SMASH, en clase 25, solicitud N° 917926. El
registro N°909200 fue anulado por la doble
identidad, tanto gráfica como de coberturas,
existente entre la marca anulada y la marca
demandante famosa y registrada en el extranjero.
 • Fallo N°182336, marcas WAGH BAKRI y WAGH BAKRI, en
la clase 30, solicitud N°1211546. La marca fue rechazada
por la doble identidad, tanto gráfica como de coberturas,
existente entre la marca anulada y la marca demandante
famosa y registrada en el extranjero.

• Solicitud N°:1294436, marca SPIDERBOY. Se rechazó de

Ejemplos oficio por INAPI, pero sin tener a la vista causal letra g).
Apela MARVEL CHARACTERS INC. TDPI varió lo
resolutorio de la sentencia de primera instancia en
cuanto determinó que entre las marcas “SPIDER-MAN-
EL HOMBRE ARAÑA” y “SPIDER BOY” si existen
semejanzas gráficas, fonética y conceptuales
determinantes, en consecuencia, de coexistir en el
mercado traerán a engaño o confusión al público
consumidor.
 Rechazado o anulado el registro por
esta causal, el titular de la marca
notoria registrada en el extranjero,
dentro del plazo de 90 días, deberá
solicitar la inscripción de la marca. Si
Inciso 2 así no lo hiciera, la marca podrá ser
(seguimos solicitada por cualquier persona,
teniendo prioridad dentro de los 90
en letra g)) días siguientes a la expiración del
derecho del titular de la marca
registrada en el extranjero, aquella a
quien se le hubiera rechazado la
solicitud o anulado el registro.
 - Las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad

- Podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados

- Para distinguir productos o servicios y no relacionados, a condición,

Incisos 3 y 4 - por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los
productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida y
- Sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca
notoria registrada.

- Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público
que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios.
 A. Existencia de una marca anterior registrada en Chile
idéntica o que se asemeja a la solicitada, de forma
que la última pueda confundirse con la primera.

B. Marca anterior es famosa y notoria.

ELEMENTOS C. El ámbito de protección o cobertura de la marca

solicitada es distinto y no relacionado al ámbito de
protección de la marca anterior inscrita.
DE LA D. El ámbito de protección o cobertura de la marca

CAUSAL
solicitada guarda algún tipo de conexión con los
productos o servicios que distingue la marca
notoriamente conocida.

E. Existe probabilidad de que el otorgamiento de la

protección lesione los intereses del titular de la marca
notoria registrada.
 (i) que la marca se encuentra registrada en Chile
para distinguir coberturas no relacionadas al
signo pedido;
(ii) que goza de fama y notoriedad en el sector
pertinente del público que usualmente consume
los productos, demandas los;
Carga de la (iii) que los productos/servicios/establecimientos
pedidos guardan algún tipo de conexión con los
prueba productos/servicios distinguidos la marca
notoria registrada con anterioridad en Chile; y
(iv) que de concederse el signo pedido se verán
lesionados sus intereses, por ejemplo, al
provocar la dilución de su marca en el mercado
o por constituir un aprovechamiento del
posicionamiento alcanzado por la marca notoria.
 • NAPI acogió la oposición fundada en la letra e) del artículo 20 de la ley del ramo, toda vez que el hecho de otorgar la cobertura
mencionada podría inducir a error al consumidor , sin embargo rechazo la oposición fundada respecto al inciso tercero de la letra
g) del artículo 20 de la ley ya citada , pues a su juicio, los signos en controversia distinguen coberturas relacionadas , en
circunstancias que la norma descrita exige que la marca famosa y notoria distinga productos, servicios o establecimientos
distintos y no relacionadosa la cobertura de la marca cuyo registro pretende impedir. En consecuencia, en primera instancia se

Ejemplo
otorgó la marca solicitada para distinguir elementos de la clase 35 y se rechazó acogiendo la demanda de oposición para servicios
de la clase 39 y 42.

• En el fallo de segunda instancia el TDPI, estimó el rechazo de la marca en lo respectivo a la clase 35, que dentro de la cobertura
que pretende el solicitante, esta clase está directamente relacionada con el ámbito de protección del signo del apelante, pues,
todos los elementos están relacionados a la comercialización de productos vía internet , y a la creación de páginas web, por lo que
no se ve razón para aplicar el principio de especialidad como si lo hizo el Inapi, de esta manera revocó el fallo de alzada y en
consecuencia se revocó íntegramente el registro solicitado.
 • Solicitud N° 1229474 marca DON JUAN para Aperitivos sin alcohol;
Bebidas a base de frutas; Bebidas de jugos de frutas sin alcohol; … en
clase 32 y ICPA. Aguardientes; Bebidas alcohólicas de fruta; Bebidas
alcohólicas que contienen frutas; Chicha [bebida alcohólica];
Espumantes [vinos]; Licores; Sidras; Vinos; clase 33.

• Fue rechazada acogiéndose la oposición fundada en la infracción de la

letra g) inciso 3° del Art. 20 de la Ley 19.039, interpuesta por JUAN BAS
ALIMENTOS S.A. Debido a la existencia de la marca anterior registrada
EJEMPLO para clase 29 y clase 30, respecto de la cual se consideró que estaba
inscrita en Chile, que era similar a la marca pedida, que gozaba de fama
y notoriedad en relación con productos distintos y no relacionados a los
productos de la marca solicitada, que los productos o servicios que
pretende amparar la marca solicitada guardan algún tipo de conexión
con los productos o servicios que ampara la marca notoriamente
conocida, y que era probable que esa protección lesionara los intereses
del titular de la marca notoria registrada.
Art. 20 letra h inciso 1

Aquellas iguales o que gráfica

o fonéticamente se asemejen
de forma que puedan
confundirse con otras ya
registradas o válidamente
solicitadas con anterioridad
para productos o servicios
idénticos o similares,
pertenecientes a la misma
clase o clases relacionadas.
REQUISITOS
Identidad o semejanza gráfica o
fonética

Confundibles

Registradas o válidamente
solicitadas con anterioridad

Productos o servicios idénticos o

similares, pertenecientes a la
misma clase o clases relacionadas
 (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis
marcario a considerar los signos en su conjunto o como un
todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin
acudir a fraccionamientos, incorporando comparación
fonética, gráfica y/o conceptual;
Identidad o (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión
semejanza superficial que tiene el público consumidor en el mercado y
que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y

(iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la

visión de conjunto de una marca denominativa compuesta,
a fin de compararla con otra marca
Ejemplo
Fallo SAL CARIBE - CARIBE,
clase 30, solicitud N° 1206926.
La marca fue rechazada al
considerar que entre el signo
pedido SAL CARIBE y la marca
oponente y fundante de la
observación de fondo CARIBE,
existían semejanzas
determinantes al compartir el
elemento principal y relevante.
Ejemplos
• Fallo N°182591, marcas RESPICLICK- RESPIKLIN, clase 5,
solicitud N° 1202889. La marca fue rechazada al
considerar que entre el signo pedido RESPICLICK y la
marca oponente y fundante de la observación de fondo
RESPIKLIN, existían semejanzas determinantes al
compartir el mismo orden y secuencia de sus letras
principales.

• Fallo N°182520, marcas LA GRANJA DEL CHEF - LA

GRANJA, clase 31, solicitud N° 1214958. La marca fue
rechazada al considerar que entre el signo pedido LA
GRANJA DEL CHEF y la marca oponente y fundante de la
observación de fondo LA GRANJA, existían semejanzas
determinantes al compartir el elemento principal y
relevante.
 • Las marcas distinguen coberturas
Productos o relacionadas cuando entre los ámbitos de
servicios protección de las mismas se aprecia que
existe relación, sea por su naturaleza,
idénticos o función o finalidad, canales de
similares, comercialización, canales de distribución y/o
pertenecientes áreas de prestación, los destinatarios finales
de los productos o servicios que se
a la misma pretenden identificar, o por su carácter
clase o clases competidor o complementario en el
relacionadas mercado.
 • Fallo N°181188, marca CORRAL, para distinguir cervezas,
de clase 32, solicitud N° 1213372. La marca solicitada fue
rechazada por la existencia de la marca previa SEGUNDO
CORRAL, que distingue vinos, de clase 33. Se señaló que
los productos solicitados y los del oponente, se
encontraban relacionados, al compartir los mismos
canales de distribución y ser complementarios.
EJEMPLOS
• Fallo N°179441, marca VERDEFLOR, para distinguir
hierbas medicinales de clase 5, solicitud N° 1166931. La
marca solicitada fue rechazada por la existencia de la
marca previa VERDEFLOR, que distingue yerba mate, de
clase 30. Se señaló que los productos solicitados y los del
oponente, se encontraban relacionados, compartiendo la
misma naturaleza.
RIESGO DE • Basta con que exista la posibilidad de tal riesgo

CONFUSIÓN para configurar la situación anterior y que no se

requiere prueba de confusión real en el mercado.
 Existencia de una marca que esté siendo real y
efectivamente usada con anterioridad a la solicitud
de registro dentro del territorio nacional, que se
asemeja o es idéntica a la solicitada, de forma que la
última pueda confundirse con la primera.

El ámbito de protección o cobertura de la marca

Art. 20 letra h
solicitada es idéntico o relacionado al ámbito de
protección de la marca que esté siendo real y
efectivamente usada con anterioridad a la solicitud de
registro dentro del territorio nacional.

inciso 2
Existencia de un riesgo de confusión.
Ejemplo
• Registro N° 801.100 JAGUAR,
oposición de Marca JAGUAR de la
compañía Jaguar Cars Limited. Se
rechaza letra h) inciso 2° del artículo
20 de la misma Ley, dado que, si bien
se acompañaron registros, no se
acreditó el uso de la marca en el
territorio nacional en relación a los
productos de la clase 3.
EJEMPLO
• Fallo N° 179685 dictado en el caso
EMB CHILE MUDANZAS, para
distinguir servicios aéreos, de
transporte y carga de la clase 39,
solicitud N°1034420, en que se
anuló la marca al acreditarse por el
actor el uso previo, real y efectivo
en el territorio nacional de la marca
EMB, para servicios de la clase 39.
Art. 20 letra i
(Antes de la modificación)

- La forma del producto o envase.

- Color de los productos.

- Color en sí mismo.
EJEMPLOS
• Rechazada para productos de la clase
3.

• Rechazada para productos de la clase

30.

• Rechazada para productos de la clase

25.
EJEMPLOS
• Rechazada para productos de la clase 30.

• Rechazada para distinguir productos de clase 7

Art. 20 letra i modificado
 • Las que puedan inducir a error o confusión
Art. 20 letra J en el público consumidor, respecto de la
procedencia o atributos del producto que
pretende distinguir en Chile una Indicación
Geográfica o Denominación de Origen.
EJEMPLO
• Solicitud N° 662768, marca BENEDICTINO EL
CHAMPAGNE DE LAS AGUAS DE CHILE, para
distinguir productos de la clase 32.
Art. 20 letra k

• Las contrarias al orden público, a la moral

(conductas socialmente reprochables sin ser
ilegales) o a las buenas costumbres, comprendidas
en éstas los principios de competencia leal y ética
mercantil.
Ejemplo
• COCAINE, solicitud N° 918.449
destinada a distinguir bebidas
energéticas, clase 32, fue rechazada
en sede administrativa por infringir,
entre otros, esta prohibición.

• TULA, registro número 1297371 SE

ACOGIÓ A REGISTRO!
• Solicitud N° 1147655

• Productos: a) Anteojos de sol, clase 9. b) Agendas de

bolsillo; cómics y cuadernos, Clase 16. c) Cepillos de
dientes y tazones, Clase 21. d) Bufandas; calcetines de
deporte; calzado de playa; calzoncillos; calzoncillos
boxer; camisetas de deporte; ropa de dormir; ropa
interior; ropa interior de hombrge; ropa interior que
absorbe el sudor; sandalias; shorts de baño; slips;
vestuario y zapatillas, Clase 25. e) Bombones de
chocolate; chicles; dulces; golosinas; goma de mascar;
helados; pizzas y productos de confitería Clase 30 y, e)
Aguas gaseosas; bebidas de fruta, bebidas isotónicas;
bebidas para deportistas y Bebidas energéticas Clase
32.
Oposición de Arturo Vidal.

¿En que causales fundó su oposición?

ejemplos

• Solicitud N° 768346
CONFECCIONES BAMBI SPORT,
para distinguir productos de la
clase 25 Acá se puede identificar conceptos
falta a la ética mercantil y
competencia desleal.
• Solicitud N° 728501
“CENICIENTA”, para distinguir
arriendo de vestuario de la clase
45
Procedimiento
de nulidad
marcaria
 Tiene por objeto obtener que se
deje sin efecto una
inscripción/registro marcaria por
haberse concedido adoleciendo
de un vicio.
•Infracción prohibiciones establecidas en los
artículos 19° o 20° de la Ley.
Naturaleza de la
acción de
nulidad
Supone que el registro
cuestionado ha sido constituido
de manera errónea, contraria a
derecho, debiendo dejarse sin
efecto desde su fecha de vigencia.
Director Nacional de INAPI Juez
de primera instancia (art. 17° inc.
1° LPI).
PARTES

Demandante Demandado
PLAZO DE
PRESENTACIÓN • El plazo de prescripción de la acción de
DE LA nulidad es —en principio— de 5 años
DEMANDA DE contados desde la fecha del registro
impugnado (art. 27 inc. 1).
NULUDAD
Escrito de demanda de nulidad
• La demanda de nulidad puede ser presentada por
“cualquier persona interesada” (art. 18° bis G).

• La demanda de nulidad debe contener al menos los

siguientes antecedentes (art. 18 bis G de la LPI):
• Nombre, domicilio y profesión del demandante.
• Nombre, domicilio y profesión del demandado.
• Número y fecha de registro cuya nulidad se
demanda e individualización.
• Razones de hecho y de derecho en que se
fundamenta la demanda.
ADICIONALMENTE, EL ESCRITO DEBERÁ CUMPLIR CON
LAS SIGUIENTES FORMALIDADES (RES. EX. INAPI
N°11/2010):

Debe contener una presuma, que informe la materia y el registro que se pide anular.

Debe contener una suma, para dar cumplimiento a las formalidades de cualquier escrito judicial
(“formula demanda de nulidad”, “presenta demanda de nulidad”, etc.).

Se debe comparecer con patrocinio de abogado (art. 5° inc. 3° LPI) y conferir mandato para comparecer
en asuntos contenciosos relativos a la propiedad industrial.

La normativa marcaria no exige que el demandante deba acompañar documentos fundantes de la

demanda.
Causales de • La acción de nulidad debe fundarse en la
infracción a alguna de las prohibiciones de
nulidad registro establecidas en el art. 20 LPI (art. 26
Ley).
Notificación
• La demanda de nulidad y su proveído, se notifican al titular del
registro (demandado), o a su representante en su caso, en los
términos señalados en los artículos 40° y siguientes del CPC.
Complementariamente, se notifica por el estado diario, de modo que
produzca efectos también para el demandante (art. 13° inc. 1° ley)
• Las restantes notificaciones dentro del proceso de nulidad se
practican por el estado diario (art. 13° inc. 1° LPI).

• Excepcionalmente, para aquellas escasas situaciones en que se

requiera ordenar la comparecencia personal ante el tribunal, se
aplica supletoriamente las normas del Código de Procedimiento
Civil, y dicha citación debe notificarse por cédula, como por
ejemplo es la absolución de posiciones.
 • Presentada la demanda, INAPI
provee el escrito y confiere
“traslado” al demandado, por el
CONTESTACIÓN plazo de 30 días hábiles (art. 18°
DE LA bis I ley).
DEMANDA • Se trata de un plazo fatal (art. 11
ley) y por lo mismo improrrogable.
Omisión de la
contestación
• El demandado niega tácitamente los
hechos fundantes de la demanda, los que
deben ser probados por la demandante.

• El demandado inactivo puede

comparecer en cualquier estado del
proceso, respetando lo obrado con
anterioridad (salvo los supuestos
contemplados en los arts. 79° y 80° CPC
de acuerdo a las reglas generales).
Periodo de prueba
• Si entre la demanda y la
contestación hay hechos
sustanciales, pertinentes y
controvertidos, se deberá recibir la
causa a prueba (art. 18° bis L ley).

• La resolución que recibe la causa a

prueba se notifica por el estadio
diario (Art.13° ley).
El término probatorio es de 30 días
hábiles, computables de lunes a
viernes (art. 18° bis L ley).

Este plazo es prorrogable hasta por

30 días más, en “casos debidamente
calificados” por el Director Nacional
de INAPI.
Medios de Aplican las mismas reglas que vimos a
prueba (Art. propósito de los medios de prueba en el
procedimiento de oposición.
12 ley)
Periodo de sentencia
• Concluida la etapa de prueba, se cita a las partes a oír sentencia.

• Citadas las partes para oír sentencia, no se admiten escritos ni

pruebas de ningún género (art. 10° bis inc. 2, art. 18° bis M de la
ley).
• Sin embargo, conforme a las reglas generales del CPC, los
documentos sólo pueden ser presentados hasta el
vencimiento del término probatorio (art. 348° del CPC).
• Excepción:
(i) Presentar un avenimiento entre las partes
(acuerdo que pone fin al juicio);
(ii) Presentar escrito de cesión de la solicitud;
(iii) Desistimiento de la demanda;
(iv) Desistimiento total o cancelación
voluntaria del registro; y
(v) Limitación de la cobertura, que es el
desistimiento parcial de los productos o
servicios registrados.
Sentencia • La sentencia definitiva debe ser
fundada y, en su forma, deberá
definitiva atenerse a lo dispuesto en el
artículo 170° CPC, en lo que sea
pertinente (art. 17° inc. 2° ley).

• Notificación por ED.

 • Efectos generales:

• Desasimiento del tribunal (art. 182°

Efectos de la CPC) y

sentencia • Acción y excepción de cosa juzgada

(art. 175° CPC).
• Efectos sobre el registro:

• Si no se da lugar a la demanda (se rechaza). El registro impugnado

permanece siendo válido.

• Si se da lugar a la demanda (se acoge). El registro impugnado no

necesariamente deberá ser anulado de manera completa, sino que todo
dependerá del caso concreto y de los fundamentos de la demanda.

• Conforme al art. 18° bis n) de la ley, una vez declarada la nulidad de un

registro, éste se tendrá sin valor desde la fecha de su vigencia; es decir,
desde que se le otorgó número de registro.
Recursos contra sentencia definitiva

Recurso de corrección: Procede cuando la sentencia definitiva contenga o se funde en

manifiesto error de hecho. En la práctica este recurso tiene aplicación, por ejemplo,
cuando existe incoherencia entre la parte considerativa y la resolutiva (art. 17 bis A LPI).

Recurso de aclaración, rectificación o enmienda: Se rige por las reglas propias del CPC
(art. 182).

Recurso de apelación de la Ley: Se interpone ante el mismo INAPI para ser conocido y
resuelto por el TDPI. Contra el fallo del TDPI se puede deducir recurso de casación en el
fondo ante la Excma. Corte Suprema (art. 17° bis B inc. 1° LPI).
 • La acción de nulidad de registro de
marca prescribe en el plazo de 5 años,
contado desde la fecha del registro
Prescripción de la impugnado. Sin embargo, cuando el
registro ha sido obtenido de mala fe,
acción de nulidad la acción no prescribe (art. 27° ley).