Clase 19

MARCAS
Las Marcas Comerciales para la O.M.P.I.
“Una marca es básicamente un signo que se utiliza para distinguir los productos o servicios ofrecidos por
una empresa de los ofrecidos por otra (...) Una marca debe presentar básicamente dos características
principales: debe ser distintiva y no debe inducir a engaño”.
Entonces, las características esenciales que debe tener una marca son dos (2):
1. Carácter distintivo.
2. No ser susceptible de inducir a error o engaño.
Dos ejes:
• Es una garantía para el consumidor quien se asegura está obteniendo el producto o servicio que
(realmente) desea adquirir.
• El titular de la marca (empresario: fabricante, comerciante, etc.) encuentra un medio para distinguirse
de sus competidores, y afirmar el valor de sus productos o servicios.
Formación de clientela -- “Goodwill”. Este último concepto implica: El favor o ventaja que un
negocio ha adquirido especialmente a través de sus marcas y su buena reputación (Fuente:
Dictionary, Merriam-Webster).
Atesoramiento de prestigio → permite competencia por calidad.

La protección de las marcas comerciales: fundamentos

La jurisprudencia ha dicho: “...en la Ley de Marcas de Fábrica el bien jurídico tutelado no está solamente
relacionado con la protección al interés de los consumidores respecto de la calidad, o el origen, o la
confusión que eventualmente pueda originárseles respecto de quien es el fabricante, su distribuidor o
quienes intervengan en la cadena de comercialización del producto. El uso de una marca registrada sin
autorización de su titular es una clara violación al derecho de la propiedad industrial. Admitir lo contrario
significaría desamparar a quien ha cumplimentado todos los requisitos exigidos por la ley para ser
propietario de una marca, pues bastaría para eludir responsabilidades y burlar los derechos del titular del
registro...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; Gennaro,
Giuseppe; 19/02/1998).
La doctrina, por su parte, explica que: “...los derechos sobre los signos distintivos responden a
consideraciones de buen orden en el comercio, a fin de que los consumidores no sean inducidos a error en
cuanto a la proveniencia de los productos o de los servicios. Estos derechos constituyen para sus titulares
una riqueza en razón del poder de atracción que tienen respecto de la clientela, siendo un factor esencial de
la conquista del mercado” (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo;
Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales).

Funciones del Marcas Comerciales

Principal: Capacidad Distintiva
Complementarias:
 Indicación del origen empresarial: Diferencias entre la antigüedad y los tiempos modernos
 Garantía: Expectativa de calidad en los consumidores
  Publicidad: Instrumento de información
 Competitiva: Relación con el sistema concurrencial

Signos Registrables como Marca Comercial

Ley de Marcas y Designaciones (N° 22.362 – 1982)
ARTICULO 1º
Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin
contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos;
las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o
de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números
por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal
capacidad.
Acuerdo sobre los ADPIC (Ley N° 24.425 – 1994)
ARTICULO 15.1
Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean
capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán
registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de
persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como
cualquier combinación de estos signos.
Secondary meaning
Acuerdo sobre los ADPIC → artículo 15.1
“...Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los
Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan
adquirido mediante su uso...”.
Decreto N° 242/2019 (Reglamentación de LMD) → artículo 2°
“Quedan exceptuados de las exclusiones a que se refiere el artículo 2° de la Ley N° 22.362 y sus
modificaciones, los casos en que el signo, comprendidos la forma y el color cuyo registro se solicite, hubiere
adquirido capacidad distintiva sobreviniente como, asimismo, las formas no necesarias o habituales que
presenten dicha capacidad”.
SIGNOS REGISTRABLES
una o más palabras con contenido conceptual: Expresan una idea
una o más palabras sin contenido conceptual: “...Común en el ámbito marcario, que implica la
creación de un vocablo. Este puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o
concepto”.
los dibujos: “Cualquier delineación de trazos, ya sea que represente una idea, objeto o ser, o no”.
los emblemas: Jeroglífico, símbolo o empresa en que se representa alguna figura, al pie de la cual se
escribe algún verso o lema que declara el concepto o moralidad que encierra (RAE)
los monogramas: Dibujo formado por letras, generalmente no más de tres con una tipografía
especial.
los grabados, los estampados, los sellos...
las imágenes: Refiere a representaciones gráficas obtenidas por medios técnicos como, por ejemplo:
fotografías, capturas de pantallas en filmaciones, etc.
 las bandas: Es “una figura rectangular de un color determinado que se usa generalmente en
etiquetas”.
las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases:
“La combinación de colores registrables puede darse de cualquier manera, un color para las letras y
otro para el resto del envase, y por qué no, un color en un determinada parte del producto haciendo
contraste con el color que tenga este”.
Leading case → registro de la combinación de colores de la camiseta del Club Atlético Boca Juniors.
CNFedCivyCom, SalaII; Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c. Dirección de Tecnología, Calidad y
Propiedad Industrial; 04/07/1996.
los envoltorios y los envases: “Envase” es “Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u
otros efectos para conservarlos o transportarlos”; y “envoltorio” es “capa exterior que cubre natural o
artificialmente una cosa” (RAE).
las combinaciones de letras y de números: Se exige combinación, no pudiendo ser marca una sola
letra o número.
las letras y números por su dibujo especial: No pudiendo ser marca una sola letra o número como tal
sino por su dibujo o tipografía especial.
las frases publicitarias: También conocidos como slogans, deben ser originales.
los relieves.
Otros signos con capacidad distintiva:
o Sonoras,
o Olfativas
o Formas de edificios
o Nombres y pseudónimos...

Signos NO registrables como Marca Comercial

Ley de Marcas y Designaciones (N° 22.362)
ARTICULO 2º
No se consideran marcas y no son registrables
a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio
a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;
b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud
de registro;
c) la forma que se dé a los productos;
d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

ARTICULO 3º
No pueden ser registrados
 una marca idéntica o similar, a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos
productos o servicios (incs. a y b)
 denominaciones de origen nacional o extranjeras (inc. c)
 marcas susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad,
técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios
a distinguir (inc. d)
  las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres (inc. e) letras,
palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar (inc. f y inc. g)
o Nación, Provincias, Municipalidades, organizaciones religiosas y sanitarias
o naciones extranjeras y organismos internacionales reconocidos Argentina
 nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el
cuarto grado inclusive (inc. h)
 designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad,
para distinguir productos. Excepción de la parte con capacidad distintiva (inc. i)
 frases publicitarias que carezcan de originalidad (inc. j)

PRINCIPIOS
Territorialidad: El derecho exclusivo que otorga su registro se circunscribe al territorio argentino.
Especialidad/disponibilidad: El signo pretendido debe encontrarse disponible para su registro en la
respectiva clase del nomenclador marcario.
Decreto N° 242/2019 (Reglamentación de LMD) → artículo 1° “Los productos y los servicios que se
pretendan proteger mediante marcas en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 22.362 y sus modificaciones,
serán clasificados de conformidad con el Nomenclador Internacional aprobado...”
CLASES
Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas (Ley N° 26.230)
1. Los países a los que se aplica el Arreglo se constituyen en Unión especial y adoptan una Clasificación
común de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
2. La Clasificación comprende:
i) una lista de clases, acompañada de notas explicativas
ii) una lista alfabética de productos y servicios, con indicación de la clase en la que esté ordenado cada
producto o servicio.
La Clasificación esta compuesta por 45 Clases:1 a 34 corresponde a productos y de 35 a 45 para servicios.

Requisitos del signo marcario

 Requisitos “Positivos” → artículo 1°
 Requisitos “Negativos” → artículos 2° y 3°
 No ser susceptible de inducir a error o engaño → artículo 3°, inciso d)
 Capacidad distintiva
o Intrínseca: El signo debe poseer capacidad identificatoria abstracta (se relaciona con la
novedad relativa del signo).
o Extrínseca: Capacidad identificatoria respecto de los demás signos existentes en la categoría
de productos o servicios que pretende identificar (se relacionad con el principio de
especialidad).

Titularidad: Adquisición de una marca

Sistema Atributivo – Artículo 4° de la Ley N° 22.362
La propiedad de una marca y la exclusividad para su uso se obtienen con el registro.
Excepción – Artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación (antes art. 953 Cód. Civil): Protección
a las “Marcas de Hecho”.
Derechos Conferidos – Artículo 16.1 del Acuerdo ADPIC
“El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que
cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos
idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha
registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo
idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos
antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no
afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso”.
Requisitos para el solicitante
Interés legítimo
Artículo 4° de la Ley N° 22.362: “...Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su
registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”.
La noción de interés legítimo (contenida en el citado artículo) debe interpretarse en forma amplia,
comprendiendo tanto los intereses patrimoniales como aquellos que exceden la dimensión económica
(CNACyC, sala III; Vivat Holding PLC c. Yannit S.A. y otro y Yannit S.A. c. Vivat Holding PLC.;
30/05/1996).
Artículo 4° del Decreto reglamentario N° 242/2019: “El interés legítimo podrá acreditarse por cualquier
medio de prueba”.

Registro: Prelación vs. Prioridad

Derecho de Prelación (art. 8° de la Ley N° 22.362)
• Se otorga una preferencia a quien primero solicita una marca.
• Este tiene mejor derecho a la misma frente a quién lo hace después.
• Es un derecho en expectativa, debido a que la propiedad se adquiere con el registro.
Prioridad (art. 4° del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1979)
• Admisión de la Prioridad: Plazo 6 meses del depósito de la primera solicitud (inc. c).
Cotejo marcario. Confusión-asociación
Término “confusión”: “Equivocación, error”, “Acción y efecto de confundir”, entendiendo este ultimo
como: mezclar, perturbar, desordenar.
Es esencial al sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.
• Confusión Directa: Se confunde un producto/servicio, por uno de la competencia
• Confusión Indirecta: La confusión se da respecto del origen del producto/servicio

El cotejo marcario
1. El cotejo debe realizarse con especial atención a las circunstancias particulares de la causa (es decir, caso
por caso).
2. La posibilidad/riesgo de confusión debe evaluarse en los distintos planos:
• Gráfico – visual: Causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos u
otros por su simple observación.
• Sonoro – auditivo: Sucede cuando la pronunciación de ambas marcas enfrentadas tiene una fonética
similar.
• Ideológico – conceptual: Tiene lugar en el mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, siendo
la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea; lo que impide al público consumidor
distinguir entre ambas.

El cotejo marcario: consideraciones que surgen de la jurisprudencia

1. Quien efectúe el cotejo debe colocarse en el lugar del potencial/presunto comprador, y tener en
cuenta la naturaleza de los productos.
2. La confusión resultará de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
3. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.
4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas, y no las diferencias que existen entre las marcas.
5. En marcas mixtas el elemento nominativo suele prevalecer en el cotejo por sobre lo figurativo.
Procedimiento administrativo de registro
Procedimiento especial – aplicación supletoria de la LPA
El Decreto reglamentario N° 242/2019 en su artículo 47 señala: “El procedimiento marcario constituye un
régimen particular en razón de su especialidad y, como tal, se regula por sus propias disposiciones y por la
reglamentación adicional que se dicte. La Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo será de
aplicación supletoria”.
 Artículo 10: Se debe “...presentar una solicitud que incluya nombre, domicilio real y especial
electrónico según las condiciones que fije la reglamentación, la descripción de la marca y la
indicación de los productos y/o servicios que va a distinguir”
 Artículo 11: El domicilio especial para personas domiciliadas en el extranjero.
 Artículo 12: Cumplidas las formalidades legales, se publica la solicitud por un (1) día en el Boletín
de Marcas (INPI); paralelamente, el INPI durante treinta (30) días efectúa el estudio de fondo.
 Artículo 13: Se prevé la posibilidad de presentar una oposición a la solicitud de registro (plazo: 30
días desde la publicación).
 Artículo 16: Si cumplido un plazo de tres (3) meses, el solicitante no logró obtener el levantamiento
de la oposición, entonces, la Dir. Nac. Marcas (INPI) resolverá.
 Artículo 17: Se facultó al INPI a establecer un procedimiento (para resolver las oposiciones); y, se
prevé un recurso directo contra resolución administrativa de oposición (plazo 30 días ante la Cámara
Nac. de Apelac. Civil y Comercial Fed.).
  Artículo 21: La resolución denegatoria del registro por causas diferentes a las del artículo 17 puede
ser impugnada ante la justicia nacional en lo civil y comercial federal. La acción tramitará según las
normas del proceso ordinario y deberá interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles de
notificada aquella resolución.

Ley 27.444.
Modificaciones
introducidas:
Resolución de
oposiciones en
sede
administrativa
Reglamentación
para la instancia
administrativa de
Resolución de
Oposiciones
Instituto Nacional
de la Propiedad
Industrial:
Resolución P-183 del 12 de julio de 2018
• Decreto reglamentario N° 242/19 - Artículo 14: “La Autoridad de Aplicación determinará la forma,
contenido y requisitos de las oposiciones, como así también el procedimiento para resolverlas...”
• Decreto reglamentario N° 242/19 - Artículo 17: “El recurso directo previsto en el presente artículo
tramitará solo entre solicitante y oponente”. La presentación del recurso debe cumplir con las
formalidades previstas en el CPCyCN y cc.

 Vigencia desde 19-09-2018

 No le resulta aplicable la vía recursiva del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N°
1759/1972 – t.o. Decreto N° 894/2017).
 Reemplaza el sistema previo en el cual si no mediaba acuerdo de las partes, casi sin otra alternativa,
obligaba a recurrir instancia judicial
 Determina la carga de instar el proceso en el oponente, anteriormente era el solicitante del registro
marcario quien estaba obligado a actuar.

Ejercicio de actividad jurisdiccional por parte de la Administración

En un procedimiento administrativo especial, el INPI resuelve en primera instancia el conflicto entre
particulares que se suscita a partir de la presentación de la oposición a la solicitud de registro.
CSJN → Facultades jurisdiccionales de la Administración
“Fernández Arias, Elena y otros c/ Poggio, José (Suc)” de fecha 19-09-1960 (Fallos 247:646): Allí se
reconoció la creación de órganos administrativos, procedimientos y jurisdicciones en razón de ellos,
destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, habida cuenta de la creciente
complejidad de las funciones asignadas a la Administración, dejando asentado que el pronunciamiento
jurisdiccional emanado de órganos administrativos debe quedar sujeto a control judicial suficiente, a fin de
impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído de revisión ulterior
(considerandos 9° 13).
“Ángel Estrada y Cía. S.A. c/ Secretaría de Energía y Puertos” del 05-04-2005 (Fallos 328:651): El
otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los
artículos 18 (garantía de defensa en juicio de la persona y sus derechos) y 109 de la C.N. (prohíbe en todos
los casos al P.E.N. ejercer funciones judiciales), no obstante, tales principios constitucionales quedan a salvo
siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre
particulares:
 hayan sido creados por ley,
 su independencia e imparcialidad estén aseguradas,
 el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y restringir así la
jurisdicción
 que la C.N. atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable
 y, sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente (considerando 12).
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Artículo 90 de Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, texto ordenado por el Decreto N°
260/1996, creó el INPI como un organismo autárquico con personería jurídica y patrimonio propio.
Actualmente en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo (Decreto N° 50/2019 y mod.)
Es un ente administrativo que resulta Autoridad de Aplicación, entre otras, de la Ley N° 22.362.
El artículo 90 del Reglamento de la Ley, establece que el INPI “tendrá a su cargo la realización de la
actividad que al Estado le compete en materia de Propiedad Industrial”.

Resolución INPI P-183 del 12 de julio de 2018

Reglamentación:
Artículo 1º: Al vencimiento del plazo de 3 meses sin que las partes hubieran comunicado que arribaron a un
acuerdo, la Administración (a través de la Dirección Nacional de Marcas) intimará al oponente para que
este, si desea mantener la vigencia de su oposición, en el plazo improrrogable de 15 días abone la
correspondiente tasa y amplíe los fundamentos tal oposición, ofreciendo la prueba pertinente.
Tasas: $ $2.210 + $11.050 (Resolución INPI N° 144/19).
La falta de pago de la tasa será entendida como una falta de interés del oponente de mantener vigente
la oposición, evitando la apertura de la instancia administrativa de oposiciones
→ pero deberá ser considerada por la DNM como un llamado de atención
Artículo 3º: Todos los escritos del trámite administrativo de resolución de oposiciones deben deberán contar
con patrocinio letrado o de agente de la propiedad industrial.
Artículo 4º (prueba de las partes): Prueba documental o instrumental debe ser acompañada al momento de
ampliar los fundamentos de la oposición, o en su caso al contestarla, los restantes medios de prueba
ofrecidos son evaluados por la DNM
 Admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba (si se las considerara improcedentes, superfluas o
dilatorias) resultan irrecurribles en sede administrativa, pudiendo ser requeridas nuevamente en la
instancia judicial.
 La prueba deberá producirse en el plazo máximo común de 40 días.
Artículo 4º (continuación...): Resultan de aplicación supletoria los artículos 46 a 70 y 106 del Reglamento
de Procedimientos Administrativos, como asimismo las normas del Capítulo V del Código Procesal en lo
Civil y Comercial de la Nación en todo aquello que no contradiga el espíritu de celeridad perseguido por el
nuevo régimen.
 RPA, artículo 106: “Normas procesales supletorias. El Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación será aplicable supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente y en tanto
no fuere incompatible con el régimen establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos y
por éste reglamento”.
Artículo 6°: Permite a las partes, cumplido el plazo para producir prueba o producida toda la ofrecida,
presentar un escrito con los argumentos finales que quieran manifestar, dentro de los 10 días de notificados.
Artículo 10°: Contra la resolución final de la DNM en la instancia administrativa de resolución de
oposiciones se podrá interponer únicamente recurso directo de apelación previsto en el artículo 17 de la Ley.
 Se deberá cumplir con las formalidades previstas por el CPCyCN y cc.
 Pago de la tasa administrativa: $1.105
 Dentro de los diez (10) días hábiles el INPI remite el recurso interpuesto con copia de las actuaciones
administrativas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital
Federal.
Artículo 11º: Firme o consentida la resolución sobre la oposición, la Administración resolverá –si estuviese
en condiciones de hacerlo– por conducto de otro acto administrativo, la concesión o denegatoria de la
solicitud de marca.

Clase 20
¿Qué derechos otorga una marca?
 La exclusividad de uso
o Excepción (Marcas de Hecho).
“La protección jurídica de la marca se basa en la existencia de un derecho exclusivo sobre determinados
signos, respecto de su utilización en relación con la identificación de determinados bienes y servicios”
La exclusividad sobre un signo marcario es con relación a determinados productos y/o servicios de acuerdo
al Nomenclador Marcario
Existen casos especiales, como las Clases relacionadas del NMI, y la protección a aquellas marcas que
resulten notorias.
El derecho subjetivo respecto de una marca no implica una apropiación del signo, sino que “[s]upone, por el
contrario, un derecho a evitar ciertos actos relativos al signo que constituyen una marca” Se faculta al titular
del derecho a oponerse a los usos ilegítimos de su marca.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)).
Artículo 16.1 del Acuerdo ADPIC:
“El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que
cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos
o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la
marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para
bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión...”.

 El requisito de un registro concedido para ejercicio de derechos

La legislación en determinados casos requiere la existencia de un registro efectivamente concedido (por la
Autoridad de Aplicación) para poder ejercer el derecho que contiene.

o Ley de Marcas y Designaciones:

Artículo 31 – Delitos tipificados

a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a
un tercero sin su autorización;
c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente
imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada
falsificada o fraudulentamente imitada.
Artículo 38: “Todo propietario de una marca registrada (...) puede solicitar ante le juez competente”:
a) el embargo de los objetos;
b) su inventario y descripción;
c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.
Artículo 41: “El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las
medidas previstas en el artículo 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en
infracción”.

No siempre se requiere el registro concedido ... algunos supuestos

Artículo 50 del Acuerdo ADPIC:
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y
eficaces destinadas a:
a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar
que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las
mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea
conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso
cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de
pruebas.
Cese de uso - Daños y perjuicios.
• Artículo 35 de la Ley: “ En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesión del uso de una marca o
de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que este no
interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y
podrá exigir contracautelas”. Cám. Nac. Ap. Civ. y Com. Fed., Sala III; Vía Bariloche SRL c. Crucero del
Norte SRL; 17/04/2007.

Excepciones a la exclusividad
“En el caso de las marcas no existe una definición precisa, ni a nivel legal ni jurisprudencia, respecto de los
actos que constituyen una violación del ius prohibendi propio del derecho subjetivo sobre la marca”.
“Debe descartarse la identificación del uso típico de la marca ajena como un uso ilícito y del uso atípico
como un uso válido”.
Ejemplos...
 Licenciatario de una marca hará uso típico de la marca ajena (del licenciante) cuando la utilice para
identificar los productos correspondientes en el mercado – Uso lícito.
 Empleo de una marca con fines estèticos o decorativos dañosos para la reputación de la marca – Uso
atípico e ilícito.
Artículo 17 del Acuerdo ADPIC: Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos
conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a
condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.
Artículo 6 del Acuerdo ADPIC → Agotamiento de los derechos: Los derechos subjetivos del titular se
agotan si el producto fue puesto en el comercio de forma legítima (por el titular o un autorizado) → no
puede restringir la libre circulación del producto marcado (i.e. condiciones de reventa, etc.)
• Criterios: Nacional, regional, internacional.
• Cám. Nac. Ap. Civ. y Com. Fed., Sala I; John L. Cook S.R.L. y otro c. Kukawka Dan; 14/02/1999.
• Tribunal de Justicia (UE), Sala V; Sebago Inc. y Ancienne Maison Dubois et Fils SA c. G-B Unie
SA; Asunto C-173/98; 01/07/1999.

Usos permitido a terceros

Usos atípicos de la marca que no requerirán el consentimiento del titular de la marca → tal uso no deberá ser
denigrante, ni deberá aprovecharse de la reputación obtenida por el titular de la marca con miras a la
apropiación ilegitima de la clientela lograda.
Supuestos válidos de utilización atípica:
Informativa → Quien vende productos legítimos, o los repara, utiliza el signo marcario ajeno para
llegar al público consumidor del productos (servicio en el caso de la reparación).
Publicidad comparativa → regulación: artículo 15 del DNU 274/19.
No comercial → En texto literarios o científicos, al no cumplir una función distintiva.
No marcarios → Cuando una Persona Humana ejerce el derecho al nombre (prenombre + apellido) s/
artículo 62 CCyCN
• No confundir con: uso del nombre como marca y posibilidad de confusión con otras, ni con el
nombre de la Persona Jurídica (art. 151 CCyCN).
“El examen de los casos calificables como de uso atípico de la marca demuestra la inconveniencia jurídica y
practica de determinar los derechos del titular de una marca simplemente mediante la afirmación de que este
tiene un derecho exclusivo sobre un signo marcario. La llamada propiedad de la marca es en realidad un
conjunto de derechos de exclusión de ciertos usos de terceros respecto de la marca”.

Vigencia registral de las Marcas Comerciales

Ley de Marcas y Designaciones (N° 22.362 – 1982) → artículo 5°: “El término de duración de la marca
registrada será de Diez (10) años”.
Decreto reglamentario N° 242/2019 → artículo 5°: “El plazo de vigencia de la marca registrada se computa
desde que la misma es concedida...”.
Artículo 18 del Acuerdo ADPIC: El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las
renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años.
La solicitud ante la Autoridad de Aplicación del signo marcario genera un derecho en expectativa. Antes
de la concesión administrativa, su uso constituirá una marca de hecho.

Alcance del registro

Decreto reglamentario N° 242/2019 → artículo 5°
Ante la solicitud de registro de una marca, el INPI podrá, por resolución fundada, concederla total o
parcialmente para solamente algunos de los productos o servicios comprendidos en la solicitud.
La concesión parcial de la marca para determinados productos o servicios implicará la denegatoria del
registro para el resto de los productos o servicios indicados.
En los supuestos en los que, posteriormente por vía recursiva, el solicitante obtuviese la concesión de alguno
o todos los productos o servicios originalmente denegados, los mismos se adicionarán al registro
originalmente concedido parcialmente y la vigencia de DIEZ (10) años se computará para todos ellos a partir
de la misma fecha de la concesión parcial recurrida.

Renovación del registro de una marca

Artículo 18 del Acuerdo ADPIC: El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable
indefinidamente.
Ley de Marcas y Designaciones → artículo 5°: Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales...
• ...si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento...
• ...en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la
designación de una actividad.
Decreto reglamentario N° 242/2019 → artículo 5° El plazo de vigencia de la marca registrada se computa
desde que la misma es concedida y sus renovaciones, a partir del vencimiento del registro cuya renovación
se solicita.
La renovación puede solicitarse por una menor cantidad de productos o servicios que los que protegía el
registro cuya renovación se solicita, pero no podrá ampliarse o extenderse dicha protección incorporando
productos o servicios que no hubieren estado protegidos por aquel.
Declaraciones juradas
Ley de Marcas y Designaciones → artículo 20: Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará
conforme con lo establecido en el Artículo 10 y...
• ...se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el
plazo establecido en el artículo 5o,
• ...por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según
corresponda, el producto, servicio o actividad.
Decreto reglamentario N° 242/2019 → artículo 20: La solicitud de renovación deberá ser presentada en el
plazo que fije la Autoridad de Aplicación, la que podrá considerar la posibilidad de un plazo de gracia, sin
perjuicio de la validez de los derechos de terceros que pudieren haber surgido entre el vencimiento del
registro que se renueva y la presentación efectuada dentro de dicho plazo de gracia.
Resolución INPI 123/2019 → artículo 4°
• Plazo. La solicitud de renovación podrá ser presentada dentro de los SEIS (6) meses anteriores o
posteriores al vencimiento del registro, abonando la tasa que resulte pertinente.
• Condición para la renovación. Uso de la Marca. Para la renovación de aquellas marcas que hubiesen sido
concedidas a partir del día 12 de enero del año 2013 deberán, al momento de ingresar la solicitud de
renovación del registro, haber presentado la Declaración Jurada de uso de medio término prevista en el
Artículo 26 de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, y su Decreto
Reglamentario Nro. 242/2019, de lo contrario no se le dará curso al trámite; sin perjuicio de la facultad de
declarar la caducidad del trámite administrativo de la renovación del registro de marca, previa intimación al
solicitante.

Extinción del derecho

Ley de Marcas y Designaciones → artículo 23
El derecho de propiedad de una marca se extingue:
• Renuncia (de su titular)
• Vencimiento (del término de vigencia), sin renovación del registro
• Declaración de Nulidad o Caducidad del registro

Nulidad del registro

Ley de Marcas y Designaciones → artículo 24
a) En contravención a lo dispuesto por la ley;
b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.
La Dirección Nacional de Marcas (INPI) de oficio o a pedido de parte, resolverá en instancia administrativa
las nulidades de marcas a las que se refiere el inciso a).
Contra resolución que recaiga en materia de nulidad de marca → recurso directo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal → dentro del plazo de treinta (30) días hábiles desde la
notificación → se debe presentar ante el INPI.
Ley de Marcas y Designaciones → artículo 25
•La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.
•Excepción al plazo:
 Nulidad absoluta → mala fe
 Protección de la marca notoria (Convenio de París y Acuerdo ADPIC).

Reglamento para la resolución administrativa de nulidades de registros de marcas Resolución INPI 279/2019
→ Anexo III → Reso. INPI 183/18
 Sólo procede contra marcas registradas (art. 1°).
 Planteo de nulidad en el contexto de una Oposición → se resuelve en el Procedimiento de
Resolución Administrativa de Oposiciones (art. 2°).
Requisitos (art. 3°):
a) Nombre y domicilio del peticionante
b) Nombre y domicilio del titular de la marca registrada
c) El derecho subjetivo afectado
d) Identificación de la marca cuya nulidad se pretende → hechos y prueba
e) Abonar el arancel correspondiente
Rechazo de la solicitud de nulidad que (art. 4°):
a) No cumpla con alguno de los requisitos del artículo anterior
b) Haya sido resuelta anteriormente por la misma causal de nulidad
c) Planteada y/o resuelta dentro del Procedimiento establecido por la Resolución INPI 183/18
• Procedimiento sumario (art. 5°) → traslado al titular registral (contestación + pruebas)
• Recursos correspondientes: RLPA (Dto. N° 1759/72 y mod) vs. Recurso directo

Caducidad del registro

Ley de Marcas y Designaciones → artículo 26
• El INPI de oficio o a pedido de parte (conforme a la reglamentación) declarará la caducidad de la marca
• Inclusive parcialmente → a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país
dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
o Contra resolución que recaiga en materia de caducidad de marca → recurso directo ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal → dentro del plazo de treinta (30) días hábiles
desde la notificación → se debe presentar ante el INPI.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la
misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o
semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad
relacionada con los primeros.
Cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes del vencimiento del sexto año, su
titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese
momento.
Decreto reglamentario N° 242/2019 → artículo 26
 La declaración jurada de uso deberá ser acompañada en todos aquellos registros marcarios que a la
fecha de la entrada en vigencia de la modificación del presente artículo hayan cumplido los CINCO
(5) años de vigencia.
 La falta de presentación de la DDJJ hace presumir la falta de uso de la marca, salvo prueba en
contrario.
 Si la DDJJ no hubiera sido presentada dentro del plazo previsto por la Ley reglamentada, no se dará
curso a la solicitud de renovación del registro que se hubiere presentado en tiempo y forma, hasta
tanto tal obligación sea cumplida y se haya pagado la tasa que se establezca.

Resolución INPI 123/2019

• Artículo 2° - Declaración Jurada de Medio Término: Deben presentar la DDJJ de Uso dispuesta por el
artículo 26° de la Ley, los titulares de marcas concedidas desde el día 12-01-2013.
• Artículo 3° - Cumplimiento extemporáneo. A partir del día 12-01-2020, aquellos registros marcarios que
estén en condiciones de que sus titulares presenten la referida DDJJ, y que no cumplan con la mencionada
obligación quedan sujetos al pago de una tasa extraordinaria por cada año de incumplimiento en la
presentación de la declaración (cf. Reso. 250/18).

Reglamento para la resolución administrativa de caducidades de registro de marcas

Resolución INPI 279/2019 → Anexo IV → Reso. INPI 183/18

• Sólo procede contra marcas registradas con antigüedad mayor a 5 años (art. 1°).
 A pedido parte → afectación derecho subjetivo
 De oficio → conjuntamente: (a) marca no utilizada en los 5 años previos, (b) sin DDJJ de medio
término, (c) no sea marca notoria, (d) titular no tenga otra marca idéntica registrada en clase
relacionada (si tuviera, esta no debería tener DDJJ).
 La caducidad parcial sólo podrá interponerse a partir del 12 de junio de 2023.
• Planteo de caducidad en el marco de una Oposición → se resuelve en el Procedimiento de establecido por
la Resolución INPI 183/18 (art. 2°).
• Requisitos (art. 3°):
a) Nombre y domicilio del peticionante
b) Nombre y domicilio del titular de la marca registrada
c) El derecho subjetivo afectado
d) La marca cuya caducidad se pretende → hechos y prueba
e) Abonar el arancel correspondiente
• Rechazo de la solicitud de caducidad que (art. 4°):
a) No cumpla con alguno de los requisitos del artículo anterior
b) Haya sido resuelta anteriormente dentro de los últimos 5 años
c) Planteada y/o resuelta dentro del Procedimiento establecido por la Resolución INPI 183/18
d) Si se trata de una caducidad parcial → interpuesta sin haber transcurrido 5 años de la modificación
legal.
• Procedimiento sumario (art. 5°) → traslado al titular registral (contestación + pruebas)
• Recursos correspondientes: RLPA (Dto. N° 1759/72 y mod) vs. Recurso directo

Protección de las marcas notorias

Definiendo “marca notoria”
La OMPI entiende que “No existe una definición exacta de lo que se entiende por marca notoria”, pero
existen “elementos para determinar si una marca es notoria o no”.
“Dichos factores incluyen el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en un sector relevante del
público y la duración, el ámbito y área geográfica...”.
Por su parte, la doctrina señala que ese “status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo
es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”
Afirma que ni “la mejor calidad ni una intensa publicidad serán requisitos esenciales que caractericen a la
marca notoria”.
Se añade que “para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea
consumidor o no del producto. Incluyo entre los que no son consumidores a eventuales o potenciales
consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del
público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra”.
“Este conocimiento no basta, hace falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto
o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación”.

Protección

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial → artículo 6° BIS

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica
o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear
confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser
allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del
presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la
parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una
imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha del registro, para reclamar
la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual
deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o
utilizadas de mala fe.

Acuerdo sobre los ADPIC → artículo 16

2. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar
si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la
notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro
de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.
3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no
sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición
de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes
o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los
intereses del titular de la marca registrada.

Relacionando contenidos

Confusión
• Directa
• Indirecta → como excepción al Principio de Especialidad.
Relación con artículos de la Ley N° 22.362 y mod.
• Artículo 24, inciso b) → causal de nulidad.
• Artículo 25 → prescripción.

“Marcas de hecho”: ¿qué son?

Cuando se utiliza un signo marcario sin haber obtenido la concesión registral administrativa
 Es decir, no se obtuvo la exclusividad de su uso según lo dispone el artículo 4° LMD.
 Su utilización ha sido de tal intensidad que permitió generar una clientela (en torno a tal signo
marcario).
Fundamento de su protección
Artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación (antes art. 953 Cód. Civil): El objeto del acto
jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas
costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser
un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.
Para la doctrina
 Son “signos que se utilizan con la función distintiva propia de las marcas, sin haber sido registrados
como tales, y sin violar los derechos de marcas registradas”
 Su “solo uso otorga un ámbito limitado de protección, aunque puede esgrimirse contra quien,
actuando de mala fe, con conocimiento de ese uso, busca aprovechar el prestigio o esfuerzo ajeno, o
dificultar la identificación de los bienes y servicios de un competidor...”
 Para su protección se “requiere un uso pacífico, público y continuado ejercido durante un período
suficientemente prolongado como para permitir que el signo adquiera una difusión y prestigio
vinculado con la clientela”.

o No gozan de la protección penal de la legislación marcaria, tampoco de las medidas cautelares especiales,
pues expresamente requieren haber obtenido un registro marcario.
o Deben ser tuteladas contra la competencia desleal.
Jurisprudencia
CNFed. Civ. y Com.; Sala I; Grupo Almar SRL c. Grupo Alimentario Carbiz SRL; 14/03/2013: “...el titular
de una marca ‘de hecho’, empleada con las características antes descriptas, tiene derecho a peticionar el
cese de uso de una marca similar o confundible, desde que el Tribunal, en numerosas ocasiones, ha
reconocido valor a la marca usada...”.

Clase 21
ACCIONES CIVILES Y PENALES EN MATERIA DE MARCAS

ACCIONES PENALES
• Acciones típicas → Dolo.
• Requisito → Registro de marca concedido.
Ley de Marcas y Designaciones → Artículo 31 (Delitos)
a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación

Falsificar → fabricación material de un signo marcario que constituye reproducción servil –casi idéntica–
con un fin comercial, de una marca registrada ajena (para los mismos o similares productos/servicios.
Imitación fraudulenta → fabricación material de un signo marcario que sin ser copia idéntica de una marca
registrada ajena, es suficiente para crear confusión (con fines comerciales).
b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o
perteneciente a un tercero sin su autorización;
Actos desarrollados entre la fabricación y la puesta en venta. Ejemplo: Uso en productos de una marca
autentica ajena (sin derecho) como la reutilización de etiquetas auténticas.
c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente
imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
No refiere a la venta de títulos (concedidos por el INPI) sino a etiquetas, envases, matrices...
d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca
registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

Artículo 32: La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son
aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.
Artículo 33: La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones
penales, que tendrán el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es
para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.
Artículo 34: El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:
a) el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;
b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si
no se pueden separar de éstos.
El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere
condenado o vencido en juicio
ACCIONES CIVILES
El ius prohibendi se ejercita por la vía de la acción de cesación de uso.
• Tanto por titulares de marcas registradas
• Como por quienes han logrado formar una clientela a través de la utilización de una marca “de
hecho”
La acción de cese de uso tiende a impedir un uso que está en curso de ejecución, a prohibir la reanudación
de un uso indebido discontinuado y a remover los efectos del uso indebido.
Fundamentación legal:
 Artículo 4° de la Ley N° 22.362
 Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
 Código Civil y Comercial de la Nación:
Artículo 279: Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley,
contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la
dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.
Artículo 1710: Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:
a) evitar causar un daño no justificado;
b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se
produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un
daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los
gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;
c) no agravar el daño, si ya se produjo.
Artículo 1711: Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica
hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de
ningún factor de atribución.
Reclamo de daños y perjuicios por el uso de una marca que terceros hicieren sin consentimiento
 Indemnización al titular por una infracción de su DPI
Presunción de: daño, factor de atribución, relación de causalidad.
→ superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como vehículo de la impunidad.
→ Aplicación del artículo 165 in fine CPCyCN: “La sentencia fijará el importe del crédito o de los
perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare
justificado su monto”.
→ Apreciación de las condiciones de cada causa: naturaleza y precio de la mercadería, bocas de
expendio, público consumidor, concurrencia de mala fe, etc.
Cám. Nac. Ap. Civ. y Com. Fed., Sala II; “Nike International LTD c/ Deremate.com de Argentina S.A. s/
Cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”; 05/05/2015.
“...se ha probado infracción marcaria respecto de ciertos productos falsificados anunciados/ ofrecidos por
usuarios/ vendedores en el sitio on line de la demandada, y se ha probado un daño por descrédito y
banalización de la marca de la actora, pues la venta de zapatillas (incluso legítimas) sin sus envoltorios
originales afecta la imagen de la marca. Asimismo, se ha probado daño por dilución de marca notoria y uso
no autorizado, que violenta la buena fe y la lealtad comercial, concretado por la utilización por parte de la
demandada de los términos ‘zapatillas Nike’ o ‘Nike’ en los servicios de ‘key words’ o ‘enlaces
patrocinados’ de los buscadores Google y Yahoo! El daño guarda relación causal apropiada con las
conductas del titular de la plataforma de ventas on line, tal como se ha expuesto precedentemente y justifica
un resarcimiento. Por tanto, propicio que la indemnización fijada en la primera instancia sea elevada a la
suma de $200.000 a valores actuales”.
Cám. Nac. Ap. Civ. y Com. Fed., Sala II; “Laboratorios Bago S.A. c/ Bristol Myers Squibb Argentina
S.R.L. s/ Cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”; 08/09/2011.
“...acepto una presunción del daño, pero, ante la falta de elementos objetivos para su determinación precisa,
debo ser particularmente mesurada y prudente en su cuantificación. En tal sentido, admito la existencia del
daño y, en uso de las facultades conferidas por el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, teniendo en cuenta el volumen importante de unidades vendidas por el laboratorio demandado -y la
ganancia que ello debería significar para quien indudablemente ha obtenido provecho de una modalidad de
campaña que reitera en el mercado-, propongo al Acuerdo determinar prudencialmente el daño sufrido por la
parte demandante en la suma de $10.000 (pesos diez mil)”.
Cám. Nac. Ap. Civ. y Com. Fed., Sala II; “Bagley Argentina SA c/ Dilexis SA s/ Cese de uso de marcas.
Daños y perjuicios”; 10/12/2014.
“Advierto ante todo -como lo he hecho en diversas oportunidades- que si bien el comercio ilegítimo ha
proyectado un daño cierto y no conjetural y que su autor debe indemnizar; no es menos cierto que a la hora
de precisar su cuantificación se presentan serias dificultades en orden a la prueba del daño y a la indudable
complicación que existe respecto a la fijación del resarcimiento y la necesaria relación de causalidad entre la
infracción y los daños derivados de ella. Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la
propiedad industrial, la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta
ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la
prueba. Si bien se parte de una presunción de daño la jurisprudencia del Tribunal (esta Sala causa 3721/03
del 30/12/2011) se ha orientado en el sentido de que el daño que se trata de enjugar es el derivado de la
infracción marcaria, del uso indebido de la marca ajena, siendo ese uso uno de los factores -tan sólo uno- de
los que inciden en la comercialización del producto. Es claro, que los costos de fabricación y
comercialización de las galletitas no son gastos realizados por ella, extremo que conduce a observar una
actitud de extrema prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su
función específica y no significar un indebido beneficio”.

Daños y perjuicios → Presupuestos del daño (clásicos – doctrina civilista)

1. Hecho ilícito
2. Factor de atribución (culpabilidad)
3. Daño
4. Relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño
Criterios para determinar el monto de la indemnización por lucro cesante
a. Beneficios que hubiera obtenido el titular del derecho de no ocurrir la infracción.
b. El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por el otorgamiento de una licencia que le
hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a Derecho.
Prescripción → Artículo 36 LMD: “El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de
transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el
propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho”.

MEDIDAS CAUTELARES
El incidente de explotación
Artículo 35 LMD: “En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de
una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa
el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir
contracautelas. Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el
embargo de los objetos en infracción, otorgando, si fuera solicitada, caución suficiente”.
 Permite asegurarse una garantía en caso de que el demandado pretenda continuar con el uso de la
marca, cuya cesación es objeto del pleito, durante el trámite de este.
 Solo en pleitos civiles, junto con la demanda o incluso luego de la misma.
 Pone en cabeza del demandado la decisión
→ si decide continuar utilizando la marca, se fijara una caución
→ si decide abstenerse en su uso, será el actor quien deberá prestar caución si el demandado lo
solicita. Si el actor no acompaña la caución se lo tendrá por desistido del incidente con costas.
 No resulta necesario ser titular de marca registrada.

Medidas cautelares para marcas registradas

Requieren → un registro efectivamente concedido
Artículo 38 LMD: “Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la
existencia de objetos con marca de infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar
ante el juez competente”:
a) el embargo de los objetos;
b) su inventario y descripción;
c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.
Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al
peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de
haberse pedido el embargo sin derecho.
Artículo 40: “El titular de una marca registrada podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el Artículo
38, aun cuando no mediare delito ante una marca similar o ilegalmente empleada. Si no dedujera la acción
correspondiente dentro de los Quince (15) días hábiles de practicado el embargo o secuestro éste podrá
dejarse sin efecto a petición del dueño de los objetos embargados o secuestrados”
Artículo 41: “El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las
medidas previstas en el artículo 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en
infracción”.

Obligación del tenedor de productos en infracción

Artículo 39: “Aquel en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:
a. el nombre y dirección de quien se las vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición
de la factura o boleta de compra respectiva;
 b. la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de
venta respectiva.
c. la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.
Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el artículo 38. La
negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la
documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su
tenedor es partícipe en la falsificación, o imitación, fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o
completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá
intimar a ese efecto por un plazo determinado”.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

Artículo 50 del Acuerdo ADPIC:

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y
eficaces destinadas a:
a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular,
evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas,
inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea
conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso
cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de
pruebas.

DESIGNACIÓN COMERCIAL
Ley de Marcas y Designaciones (N° 22.362 – 1980)
Artículo 27: “El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro, constituye una
propiedad para los efectos de esta ley”
→ Nombre comercial vs. Designación de actividad
• Definición
→ Signo distintivo bajo el cual un comerciante (en sentido amplio) ejerce los actos de su profesión
→ Se utiliza para vincularse con su clientela, distingue al establecimiento comercial (como un todo).
• Requisitos de protección
→ “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de un
registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio” (artículo 8° CUP).
• Derechos conferidos
Artículo 29: “Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación. La acción
respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensiblemente o
desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso”.
• Titularidad
Artículo 28: “La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se
utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo”.
Artículo 30: “El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada”.

Similitudes, diferencias y conflictos con las marcas

Similitudes
 Signos distintivos utilizados en el comercio
 Pueden estar constituidos por signos perceptibles visualmente (nominativos, figurativos, mixtos)
 ...
Diferencias
 Ausencia de registro y de un estudio de fondo (por la Autoridad de Aplicación marcaria)
 Se adquiere por uso y se pierde por su desuso
 Alcance local, delimitado por un área de influencia (Alcance en todo el territorio nacional)
 ...
Conflictos
 Prior in tempore potior in iure
 Posible conflictos con determinadas clases del NMC (i.e. 35)
 Evaluación de la intensidad de uso y el conocimiento alcanzado, para formar su clientela
 ...
Nombre de la Persona Jurídica
Código Civil y Comercial de la Nación → artículo 151
Nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el aditamento indicativo
de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la
utilización de su nombre.
El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros
nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se
relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.
No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres ni
inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica
del nombre de personas humanas requiere la conformidad de éstas, que se presume si son miembros. Sus
herederos pueden oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.