Derecho de Marcas

Final

¿Qué es la propiedad intelectual/industrial?

Derechos de autor y conexos, propiedad intelectual, patentes, diseños y modelos
industriales, marcas; son todos actos de la creación humana.
 Aspecto positivo: es el monopolio de ser el único que puede explotar usar esa
propiedad.
 Aspecto negativo: es el derecho de excluir a los terceros.
En América Latina, cuando se habla de propiedad intelectual normalmente se hace
alusión al derecho de autor. Las patentes, los modelos, los circuitos integrados integran
la propiedad industrial.
 Patente Certificado que reconoce un derecho sobre un invento.
 Invento: una solución novedosa (absoluta) a un problema técnico. (patente 20
años de protección)
 Modelos y diseños industriales: corresponde a un carácter estético. Ej.
carrocería de un auto. Se concede por el período de 5 años, potencialmente
renovable por otros 2 períodos. Al año 15, pasa al domino público. El modelo es
3d, y el diseño 2d.

Marca
Las marcas son un signo distintivo por el cual los diferentes productores, comerciantes
o proveedores de productos o servicios, diferencian sus productos o servicios en el
mercado. Podría serlo todo signo que tiene capacidad distintiva, que sea lícito y
novedoso (novedad relativa = que no haya un signo idéntico o similar, dentro del
territorio para el cual lo registro). Según Otamendi, la marca es “el signo que distingue
un producto de otro o un servicio de otro”
Distingue los productos de la misma especie, y no debe ser contrario a las prohibiciones
que establece la ley. Es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o
servicio y su titular. El signo no debe ser una creación, sino que es el derecho de
apropiación de algo (Ej: Lacoste. El cocodrilo ya existía, se lo apropia para la ropa).
1
 Hoy en día se rige por la Ley No. 22.362, trayendo como novedad a la posibilidad de
utilizar signos para identificar servicios (el régimen anterior se circunscribía a
productos). Esta Ley también elimina el requisito de ‘ser industrial’ para registrar una
marca.

Estructura jurídica de la marca

Según Martínez Medrano la marca tiene una estructura jurídica conformada por 3
elementos
1- El signo.
2- La relación entre el signo y los productos que ampara.
3- El elemento psicológico, que es la aprehensión que los consumidores hacen
de la unión entre el signo y los productos.
Esta estructura de la marca impide la monopolización de palabras per se.

Principios/Características
El derecho que posee quien registra una marca - ius prohibendi - está limitado por
ciertos principios, los más importantes son la territorialidad y la especialidad.
 Especialidad: la marca brinda protección para los productos o servicios para los que
fue solicitada y registrada. Hace referencia a que, en principio, el derecho
monopólico se extiende únicamente sobre aquellos productos sobre los que
específicamente tengo registrado mi producto. Es una derivación lógica de la
estructura jurídica de una marca.
 Temporalidad: los derechos de propiedad intelectual se otorgan por un plazo.
Art 5 Ley- El término de duración de la marca registrada será de 10 años. Podrá ser
renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de
los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la
prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.
Su plazo puede ser menor si antes de los 10 años se extingue por nulidad, caducidad
o por renuncia.
 Territorialidad: el derecho de propiedad industrial se puede ejercer en ámbito
territorial donde fue reconocido. El valor de la marca y su derecho se circunscribe al
ámbito territorial argentino. Asimismo, aquellos registros anteriores en otros países
2
 no son aptos por sí solos para poner en tela de juicio el derecho obtenido con arreglo
a las leyes argentinas (con excepción de las marcas notorias).
 Abstracción: se habla de la explotación de uso, cuando hay cotitularidad no se
aplican reglas del condominio.
 Uso Facultativo: la ley no impone la obligación de usar una marca cuando se
comercialice un producto o preste un servicio para distinguirlos. No hay
obligatoriedad en el uso de marcas.

Derechos que confiere:

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso, lo que implica la posibilidad
de excluir a otros en el uso de la marca o de cualquier otra que pueda producir
confusión.
La marca significa una propiedad para su titular, y como tal puede disponer de ella
como cualquier otro bien (se puede transferir, u otorgar autorización o licencia a
terceros a título gratuito u oneroso como en una franquicia). Habilita a su titular a
ejercer todas las defensas necesarias para impedir que terceros, sin autorización,
comercialicen productos idénticos con la misma marca o utilizando una denominación
tan similar que pueda crear confusión.
El registro también protege contra imitaciones parciales; ya sea de nombres, palabras,
signos o frases publicitarias, como así ́ también de sus dibujos y colores.
El derecho sobre las marcas es entonces exclusivo, excluyente, temporal, y territorial.

Funciones de la marca.

1. Función distintiva: Consagrado en el Art 1 de la Ley de Marcas y Designaciones

(22.362), el carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para
poder ser marca.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o servicio de otros,
entonces no podrá ser marca. Es por ello por lo que esta función es esencial a la
marca.

3
 Distintos tipos de distintividad (Intrínseca o extrínseca; Inherente o adquirida)
 Intrínseca (“diferenciarse de”) se estudia el signo en sí mismo,
independientemente del producto (Por ejemplo, no sirve ‘chocolate’ para
chocolates; pero si para una marca de rock). Que no de referencia/cualidad
distintiva del producto en sí. Una relación interna de la marca con el
producto/servicio con el cual va a distinguir.
 Extrínseca: diferenciarse de los demás oferentes de ídem producto/
diferenciarse de la competencia.

Si es inherente o adquirido depende del momento/tiempo en que el signo adquiere

la aptitud de distintividad.
 Inherente: La inherente, el signo es distintivito in initio (desde el principio)
 Adquirida: Distintiva a partir del uso o la publicidad. Se da con los signos
“banales”, genéricos. EJ: el cuadrado amarillo de 3M. En USA se lo deniega al
signo. Se apela, y la empresa demuestra que el signo había alcanzado el
reconocimiento del público antes de solicitar el patentamiento. (demuestra que
con el tiempo ganó esa capacidad distintiva, o “Secondary meaning”). En
Argentina está el Campeonato Argentino de Polo de Palermo (torneo tradicional
que adquirió ese significado con el paso del tiempo).

2. Función de identificación de origen: asocia el producto con la empresa que lo

produce. Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del
producto. Según Otamendi, hoy en día ese concepto ha quedado superado y la
marca no distingue origen.
La gran mayoría del público ignora quien es el fabricante de los productos que
adquiere, aunque existen casos en que la marca está formada o constituida por el
nombre del fabricante. Entonces la marca ahí sí identifica el origen del producto,
pero esta función es secundaria.

3. Garantía: permite garantizar una calidad uniforme. Quien vuelve a adquirir un

producto es porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto que

4
 adquirió anteriormente. Ej: En las franquicias, el vínculo común que mantiene la
unidad de la marca es esa calidad uniforme del producto o servicio.

4. Función publicitaria: hacer que el producto/ servicio y la marca sean conocidos.

Según Otamendi “En vano serían los esfuerzos para mejorar la calidad si el producto
es desconocido”. Aun cuando no se efectué publicidad, la marca debe tener un
atractivo, un “poder motivante” que provoque favorablemente al eventual
comprador.

Sistemas de adquisición de derecho sobre una marca en derecho comparado:

1) Sistema constitutivo/atributivo: en Argentina, el derecho se adquiere con la

registración. Se atribuye el derecho a quien obtiene el registro de la marca. Como
bien explica Breuer Moreno, "en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna
especie sobre la marca si no hay registro".
Art 4: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su
registro.”
El registro en el INPI otorga:
- El derecho de titularidad sobre la marca en todo el territorio nacional
- El derecho de exclusividad para explotarlo
- Derecho a licenciar o franquiciar el uso.

2) Sistema declarativo: Se aplica USA. El derecho se adquiere con el uso, para obtener
el registro hay que acreditarlo. El derecho exclusivo nace con el uso, y sólo después
se efectúa el registro de la marca.

No hay ningún sistema que sea absoluto/puro. En EEUU, no pueden negar a una marca
que viene de otro país a no dársela, pero le dan un provisional hasta que acredite uso.
En Argentina también se protege a marcas utilizadas, pero no registradas (marcas de
hecho).

Marcas de Hecho

5
 Que el sistema sea atributivo no significa que la marca usada no registrada esté
totalmente desprotegida. Se ha reconocido jurisprudencialmente que, de excepción,
funciona cuando un tercero pretende inscribir una marca que es usada intensamente
por quien no la ha registrado y tiene a evitar que se consume un despojo contrario a la
moral; y obedece no solo para evitar maniobras de mala fe sino también para defender
una clientela formada por el uso de esa marca.
Entonces, el uso sin registro ha sido motivo suficiente para oponerse con éxito al
registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para anular una marca
registrada y para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro.
Esto pasa con las “marcas notorias”, que su uso le confiere una notoriedad tal que se le
reconoce una protección más allá́ del principio de inscripción registral. La ley de marcas
reconoce indirectamente el valor de estas marcas al permitir que la oposición al registro
o al uso de alguna sea efectuada por quien detente un interés legítimo.

Sistemas de registrabilidad del signo

 Restringido (Brasil y Chile): el símbolo debe poder ser percibido con la visión, y
tener capacidad distintiva.
 Intermedio: además de la capacidad distintiva, debe poder tener una
representación gráfica (ej. sonido con pentagrama)
 Amplio: nuestra ley, que solo exige capacidad distintiva. Dice que cualquiera sea
la naturaleza del signo puede ser marca.

Tipos de marcas
Las marcas pueden ser:

1. Denominativas:
Son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus
combinaciones. Les tengo que aplicar algún rasgo de novedad o distintividad. Por
ejemplo: La M de Mc. No impide que haya otras M registradas, pero no deben tener las
mismas características.

6
  Palabras: tanto las palabras de fantasía, las conceptuales y las marcas evocativas,
serán en principio registrables siempre que no sean el nombre de los productos
que van a distinguir o de sus características.
 Palabras de fantasía: comprende las palabras, vocablos o denominaciones de
fantasía. Se trata de un supuesto que implica la creación de un vocablo (quizás
el más común en el ámbito marcario). Puede evocar una idea o concepto o no
tener significado alguno.
 Palabras con significado conceptual: Ej: “Cocinero” para aceite

o Marca designativa: constituye el nombre del producto o servicio, está prohibida.

o Marca descriptiva: describe alguna característica necesaria o función del
producto, esta prohibida.
o Marca evocativa: da un mensaje de alguna cualidad del producto, pero de
manera indirecta (requiere un proceso de asociación del consumidor). Son
aquellas que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica
del producto o servicio que va a distinguir, o a la actividad que desarrolla su
titular.
Esta relación entre el signo y el producto/servicio no lo hace irregistrable como
marca, pero si tendrán menor poder distintivo y también una mayor debilidad
jurídica (difieren de las denominaciones genéricas, que son irregistrables). Que
sean débiles significa que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus
marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a
distinguir con ellas. El titular debe tolerar la coexistencia con otros oferentes,
siempre que le agregue otro término distintivo (por ejemplo: La marca que
contenga el término “Light” no puede impedir que se registren signos con el
mismo término, si ellos se acompañan de algún elemento distintivo adicional)
o Marca de certificación: Es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que
han sido sometidos a un determinado control de calidad. La ley no dice nada al
respecto, pero no impide que se utilice (Ej: “Salamin Tandilero”)

2. Figurativas: son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos. Son llamadas marcas
figurativas o marcas “anexas”, por estar el dibujo respectivo en la solicitud anexa o
7
 acompañada de una descripción. La marca protege no solamente la forma que se
haya adoptado en el registro, sino cualquier otra que despierte la misma idea (Ej: si
registre un emblema con una cruz, impide que se registre una marca denominada
“Cruz”)
 Dibujos: cualquier delineación de trazos, ya sea que represente una idea, objeto
o ser o no, es registrable como marca.
 Emblemas: representa gráficamente cualquier ser u objeto, y puede ser
registrado como marca. Por ejemplo: el cocodrilo de Lacoste, o la estrella de
Mercedes Benz.
 Monograma: Dibujo formado por letras, por lo general no más de tres, y que
lleva un dibujo especial.

3. Mixtas: son las que se integran por la combinación de elementos denominativos y

figurativos a la vez, o de elementos nominativos cuya grafía se presente de forma
estilizada.

4. Signos no tradicionales:
 Marcas Sonoras: acordes o melodías distintivas y que puedan representarse
gráficamente (rugido del león de MGM, grito de Tarzán).
 Marcas Olfativas y táctiles: aromas y texturas.
 Tridimensionales: formas de productos o parte de ellos.
 Movimientos: desplazamiento o recorrido de determinados objetos.
 Forma de los edificios: Se puede registrar, y puede hacer a la imagen de
marca.
 Colores: Aplicados a un determinado producto.
 Vestimentas de trabajo
Todos estos deben poder definirse con palabras, por más complejo que sea. Se
admite siempre que la asociación sea arbitraria en relación con el producto (que no
sea un elemento natural del producto; que el consumidor lo espere).

Legislación vigente:

8
 Las más importantes son.
 ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio)
Trata de conciliar las legislaciones de los estados con sistemas constitutivos y
declarativos.
Sus normas tienen, en virtud de la CN, una jerarquía superior a la de las leyes. Si
bien introduce modificaciones importantes a nuestro derecho marcario, no son
muchas. Establece un nivel de protección mínimo, que cualquier país puede superar
dictando nuevas normas o aplicando las existentes, que reconozcan una mayor
protección al titular del derecho.
 Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones
 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

LEY 22.362 – LEY DE MARCAS Y DESINGACIONES

La ley no da un concepto de marca, si no que da ejemplos de cuáles son los signos que
pueden ser registrados como marcas y así gozar de la protección legal. Lo único que se
exige es que tenga capacidad distintiva, la cual se mide o establece con relación a los
productos que va a distinguir.

Art 1: “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más
palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas;
los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de
colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los
envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números
por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo
otro signo con tal capacidad.”
- Da un primer parámetro
- Contiene una prohibición tácita: no podrá registrarse cualquier signo que no
tenga capacidad distintiva. Ej: un punto, una coma, las 3 tiras de Adidas, o la

9
 pipeta de Nike (éstas dos últimas terminan teniendo distintividad adquirida por
su uso)

Prohibiciones absolutas
El artículo excluye a determinados signos (“No son marcas y no pueden registrarse”).
Presupone el legislador que no tienen capacidad distintiva, lo cual no se puede subsanar.
Cada inciso es un ejemplo de falta de legitimidad. En el Art. 3, de prohibiciones relativas,
en cambio, no dice que “no son marcas”, sino que “no se pueden registrar”.
No es taxativo. todo lo que no tenga capacidad distintiva, por más que no esté en la
ley, estará prohibido de forma absoluta.

Art 2: No se consideran marcas y no son registrables:

a) Los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual

del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función,
cualidades u otras características;
- Dos prohibiciones. (Protege la libre competencia)
 “Designación necesaria o habitual”: tiene carácter genérico por uso para
designar producto o servicio. Las que se imponen a un producto, de tal
manera que, si ellas pudieran ser apropiadas como marcas por un
productor, sus competidores para designar sus productos no podrían más
servirse del único término conocido y comprendido por el público.
El que la palabra pertenezca a un idioma extranjero no la hace por ello
registrable. Depende el idioma y el término, que tan vulgarizados o
difundidos estén.
Toda palabra que se entienda y reconozca por el público como el nombre
o la designación de un producto o servicio no es marca, por más que haya
más de una palabra para designar lo mismo (Se incorporan palabras
extranjeras, lunfardo y palabras inventadas que adquieran cierta
popularidad)

10
  Cualidad del producto: Debe ser una cualidad necesaria. Propia o habitual
del producto.

b) Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general
antes de su solicitud de registro;
- Hay productos que se los asocia a la marca. La marca deja de distinguir el
producto, y pasa a ser su denominación común (“Paty”, “Nesquik”. Si por algún
motivo pierden el registro, no se los podría registrar como marca por otro,
porque entrarían en pugna con este inciso.

c) La forma que se dé a los productos;

- No se permite que la forma necesaria del producto sea registrada como marca; es
decir la forma usual y corriente de aquél o bien la impuesta por la propia naturaleza
del producto o por su función industrial. Por ejemplo: “La bananita Dolca” no tiene
la forma registrada, porque es una característica natural del producto.
- La forma no necesaria y distintiva si puede ser registrada como marca. Por ejemplo:
Toblerone (su forma no es la forma habitual para el chocolate); o El “Mecano” para
el chocolate.

d) El color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los
mismos.
- Doble prohibición en una: no es registrable el color natural (blanco para la leche,
por ejemplo), ni un solo color/color único (Por ejemplo, “Azul” para ningún
producto).
- “Teoría del agotamiento de los colores”. Si se registra el color, “todos viviríamos
de blanco y negro”
- La combinación de colores sí es registrable

Prohibiciones relativas
Hay otras prohibiciones que son relativas. Pueden ser subsanadas.

11
Art 3. “No pueden ser registrados:

a. Una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los
mismos productos o servicios;
b. Las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos
productos o servicios;

- Inc. a y b: Confusión. Las marcas similares pueden coexistir cuando pertenecen

a mismo titular. Es legítimo que un comerciante a través de sus marcas le
comunique al público que los diferentes productos que fabrica tienen un mismo
origen. Lo que no puedo registrar tiene que ver con el derecho de terceros o el
interés general, por ejemplo, y no con la falta de capacidad distintiva.

c. Las denominaciones de origen nacional o extranjeras. Se entiende por denominación

de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográfica
determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas
cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También
se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica
determinada para los fines de ciertos productos.

- Puede ser indicación de procedencia (de dónde viene). No se puede consignar

una indicación de procedencia falsa.
- Denominación de origen: el nombre de una zona geográfica, que se asocia a
determinado producto por su naturaleza. El producto tiene una característica
distintiva por el clima y el suelo del lugar. Si me permitieran registrar la zona
geográfica, se afecta la competencia de los demás productos de esa zona. Por
ejemplo: “Chocolate Suizo” no es por la naturaleza, sino por la actividad humana.
“Cordero Patagónico” si es determinado por la zona. En cuanto a la marca
“Patagonia”, se permite porque no hay ningún elemento en la Patagonia que
caracterice/determine a la campera.

12
d. Las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza,
propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u
otras características de los productos o servicios a distinguir;

- “Marcas engañosas”: hay signos que aplicados a determinados productos o

servicios inducen a hacer creer falsamente al público que tienen determinadas
características. El carácter de engañoso es relativo (no hay signos engañosos en
sí mismos, sino que podrán serlo según los productos que vayan a distinguir),
aunque hay palabras que son engañosas para casi cualquier producto como
eterno, inmejorable o irrompible.
En cuanto al origen, la CSJN ha dicho que “el designar determinados productos
con nombres extranjeros – franceses para champagne, por ejemplo – es corriente
entre los industriales argentinos. Debe verse una manifestación de prácticas
comerciales lícitas y no una tentativa de inducir al engaño al público.” (Causa
Mont Reims)

e. Las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;

- Muy subjetivo; depende de la zona geográfica y sociedad donde se analice.

Depende también del tiempo; ya que es un concepto dinámico que va cambiando
con la evolución de las culturas. Un ejemplo de marca contraria a la moral sería
poner una esvástica nazi. O utilizar el nombre de la Virgen María para vender
juguetes sexuales.
- Hay que diferenciar el mal gusto de lo contrario a la moral o buenas costumbres
(por más que sea mal gusto, no llega a ofender a la moral y está permitido).

f. Las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación,
las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;

- El consumidor debería poder reconocer que es una marca, y no que pueda llegar
a suponer que el Estado está detrás de la marca. Por ejemplo: no hay problemas

13
 con la cerveza Quilmes, distinto sería si se llamase “Cerveza Municipalidad de
Quilmes”.

g. Las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los
organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;

h. El nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus

herederos hasta el cuarto grado inclusive;

- Solo aplica a personas humanas. El que se quiera oponer tiene que tener un
interés legítimo.
- Que sea un nombre vulgar no impide a la prohibición, excepto que se genere un
perjuicio.
- Dos nombres conocidos pueden generar un problema. EJ: Paloma Herrera y
Carolina Herrera. Lo prohibido sería la “actividad parasitaria”, y que una marca
intente aprovecharse del prestigio del otro. La clave está en que los
consumidores no se confundan. La raíz, además, juega un rol clave acá, ya que
“Paloma” y “Carolina” no se los puede confundir. Son dos personas muy
conocidas, y es ese el término el que más pesa dentro de la marca. En el fallo se
le da el registro a Paloma Herrera.

i. Las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales,

descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas,
palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas,
podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;

j. Las frases publicitarias que carezcan de originalidad.”

- Frases publicitarias: los slogans, tienen que ser originales, y no ser engañosas
(Ej: corta con tanta dulzura, el gran diario argentino). Toda frase publicitaria
cumple sin duda un papel identificatorio, aunque a veces pueda ser secundario.

14
 Se debió utilizar “novedad”. Que no sea una frase trillada, utilizada comúnmente
en la publicidad de ese producto.

Procedimiento de Registro de una Marca

Por lo visto, se concluye que la marca para poder ser tal en principio debe: a) permitir
al consumidor que la diferencia del producto o sus características; b) permitir la
diferenciación de esa marca de otras anteriores; c) no debe estar prohibido su registro.
Tradicionalmente, la doctrina ha considerado que los requisitos para registrar un signo
como marca son la novedad (capacidad distintiva), la especialidad (que sea
inconfundible con otras marcas) y la licitud (no esté prohibido por alguna disposición de
la ley – arts. 2 y 3). Relacionado con la especialidad, también es necesario la
disponibilidad, ya que el signo solo será registrable si está disponible (si no fue adoptado
por otro). Por último, la originalidad es solo exigida por la ley para las frases publicitarias.

¿Quién puede solicitar el registro?

Toda persona con capacidad para ejercer del comercio (mayor; no estar inhibido; tener
la libre administración de sus bienes). La capacidad surge de las reglas del derecho
común

Art 4: La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro.

Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su
uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.
o ¿Cómo demuestro el interés legítimo?
No lo tengo que demostrar, se presume. El art. 4 del decreto 242/19 establece
que el interés legítimo puede acreditarse por cualquier medio de prueba.
o ¿En qué consiste el interés legítimo?
Se ha dicho que tiene interés legítimo aquél que registre una marca con la real
intención de usarla, no de venderla o especular con ella. La ley otorga un
monopolio para que esa marca se distinga de otras. Es muy difícil de probar en
el momento de presentar la solicitud. Por esto el criterio para definir el interés

15
 no es estricto; basta para satisfacerlo la intención de usar la marca o bien el
carácter defensivo de la misma.

Los requisitos subjetivos, entonces, son:

1. Capacidad
2. Interés legitimo

La solicitud la puede realizar una persona humana o jurídica, por sí o por apoderado.
También los agentes de la propiedad industrial (API) pueden registrar la marca para sus
clientes (actúan como apoderados), con una carta documento ya se puede realizar. Los
API habitualmente ofrecen sus servicios para asesorar, asistir o representar a terceros
en la obtención de las Marcas y en la defensa y conservación de estas. Estos agentes no
necesitarán acreditar la calidad del mandato, aunque el INPI podría solicitarlo en caso
de una oposición. El INPI posee un registro de poderes a los efectos de facilitar la
acreditación de personería.
También se puede hacer mediante la figura de gestor de negocios.

Trámite de Registro
Reglamentado anteriormente por el decreto 558/81, aunque a partir de junio de 2019
entró en vigor el decreto 242/2019.
El nuevo reglamento deroga el decreto anterior, y como hay artículos sin reglamentar,
quedan algunas lagunas. Hay modificaciones en los plazos. Pérez crítica que “oscurece
más de lo que aclara”.
El trámite se puede iniciar de tres maneras: a través del Portal de Trámites Online,
enviando los formularios por correo postal o entregándolos personalmente en el INPI.
No será considerado recibido hasta que se realice el pago del arancel correspondiente.
Para ingresarse online tiene que tener clave fiscal, adherir a servicios, etc. Físicamente,
la solicitud puede ser presentada en las delegaciones del correo oficial u otras
dependencias que al efecto fueran habilitadas por el INPI, el que establecerá las normas
del procedimiento a las que se deberán ajustar los solicitantes y las reparticiones
receptoras. En el correo se hace un acta y se envía al INPI, donde luego se toma razón

16
de esa solicitud. Si hay un problema con la cuestión del tiempo (primero en el tiempo,
mejor en el derecho), se va a tomar como fecha y hora la que conste en el acta.
Los formularios deben ser completados utilizando la computadora o a máquina, ser
impresos en hoja A4, blanca y simple faz. No se recibirán formularios o documentación
que no posea firma original.

Requisitos de la solicitud:
En parte establecidos en el art. 10 de la Ley y en parte en resoluciones del INPI.

Art 10 Ley— Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud
que incluya nombre, domicilio real y especial electrónico según las condiciones que fije
la reglamentación, la descripción de la marca y la indicación de los productos y/o
servicios que va a distinguir.

- Toma el sistema de Aranceles – Monoclase. (Art 1 – Resolución INPI de 05/2019

“Establécese que las solicitudes de registro de marcas individuales se efectuarán a
través de la presentación de una solicitud de registro por cada clase del Nomenclador
Internacional de Niza, tramitando cada una mediante solicitudes independientes.
Aquellas que contengan más de una clase, serán denegadas sin más trámite”)
- No se dará curso a ningún trámite cuya solicitud no esté acompañada por la
constancia de pago de la tasa respectiva.
- La solicitud es por clase. La marca es la misma, pero si la quiero para más de una
clase, voy a tener que presentar solicitudes por cuantas clases quiera, y deberé
abonar por cada una de ella; podrían haber resultados disimiles para una misma
marca. En otros países el registro es multiclase, con una sola solicitud para cuantas
clases quiera.
- Domicilio: si el domicilio real es en el interior o en el exterior, es obligatorio constituir
domicilio legal en CABA.
- Domicilio electrónico: van a ser válidas las notificaciones respecto del procedimiento
en sí, como también de procesos judiciales que puedan llegar a presentarse por
pedidos de nulidades.

17
- Cuando el solicitante sea una persona jurídica deberá mencionarse, junto con los
recaudos previstos en el artículo 10 de la ley, su inscripción por ante los registros u
organismos que correspondan conforme las normas que regulan su constitución.
- Respecto al signo, si es:
 Denominativo: basta que lo escriba
 Figurativo o mixto: voy a tener que acompañar el logo. El arancel
depende de la expansión del signo

Art 11 Ley— El domicilio especial a que se refiere el Art 10, constituido por una persona
domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las
demandas judiciales por nulidad, y reivindicación o caducidad de esta marca, y para
todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro.
Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o
caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones en atención
al domicilio real del demandado.

Procedimiento ante el INPI:

1. Primer Estudio:
Se analizan los requisitos formales. Dentro de estos hay algunos que son esenciales (si
no están acarrean la nulidad de pleno derecho de la solicitud), tal como el signo y la
firma. Si falta la clase, depende (Ej: si aclaré para que quiero la marca, y el INPI reconoce
la clase para que la quiero, sería motivo de observación, no de nulidad). Luego del primer
estudio, el INPI ordena la publicación u ordena una vista.

Art 12. — Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación, si encontrare

cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un 1 día en el Boletín
de Marcas a costa del peticionante.
Dentro de los 30 días de efectuada la publicación, el INPI efectuará la búsqueda de
antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad.

18
Art 12 Dec 242.- La firma del solicitante, así como del signo cuyo registro se pretende, se
considerarán requisitos no subsanables. Su ausencia determinará la nulidad de pleno
derecho de la solicitud, la que se archivará sin más trámite, luego de la notificación del
acto administrativo que así lo declare. Igual resolución se aplicará cuando la ausencia de
indicación de clase o de los productos o servicios impida conocer el ámbito de protección
que se pretende reivindicar…”

2. Observación:
La falta de requisitos formales no esenciales genera la observación. Dos tipos de vistas:
Se corre vista por 10 días, SALVO si la vista es por la clasificación de la marca (la vista en
este caso es por 30 días; ya que se supone que requiere un mayo análisis).

Art 12 Dec 242.- “…Ante la falta de cumplimiento de los restantes requisitos formales,
se correrá vista al solicitante, a los fines de que proceda a subsanar las deficiencias
observadas, en el término de 10 días hábiles administrativos, contados a partir del día
siguiente a la notificación.
Si la solicitud fue incorrectamente clasificada se correrá vista para su corrección, por el
término de 10 días hábiles administrativos, computados en la forma indicada en el
párrafo anterior, en la que se indicará, además, el criterio de la oficina.
Contestadas las vistas con las correcciones pertinentes o vencido el plazo para hacerlo,
se resolverá y se ordenará la publicación de la solicitud o se dictará resolución
denegatoria, según corresponda…”

3. Publicación
Si está todo bien, en cambio, se publica la solicitud por un día en el Boletín de Marcas.
A partir de allí, se abre un plazo de 30 días corridos para los terceros que tengan interés
legítimo se puedan oponer al registro (Art 13), y para que el INPI realice el “Segundo
Estudio”.
La publicación puede contener algún error, en cuyo caso, a pedido del solicitante, se
efectuará una publicación corregida. La marca mal publicada estaría viciada de nulidad.
La nueva publicación implica la nulidad de la publicación anterior.

19
 La importancia de la publicación reside en que muestra lo que la marca es, y en que da
nacimiento al trámite de la oposición esencial en nuestro sistema marcario.

Art 12 Dec 242.- “… La publicación de la solicitud contendrá, al menos, el signo solicitado,

el nombre del solicitante, la fecha de presentación, los productos o servicios a distinguir,
la clase en la que están incluidos, el número de presentación, la prioridad invocada si la
hubiere y, en su caso, el número de matrícula del agente de la propiedad industrial que
tramita la solicitud.”

4. Oposiciones:
La oposición es una institución para quien quiere proteger su derecho. No hace falta
que sea titular de una marca, aunque si es titular tiene mayor aptitud probatoria de su
interés.
Hay un plazo de 3 meses para que el requirente las conteste. Si vence, el INPI notifica
al que se opuso para que ratifique la oposición. Si hay tanto oposiciones como
observaciones, el plazo se subsume en un único plazo de 3 meses.
Las resuelve el INPI en sede administrativa. No se recurre dentro de la LPA. Hay un
plazo de 30 días para recurrir ante la Cámara CCF. Antes el INPI no resolvía; y se tenía
un plazo de 1 año para negociar, y luego presentar la demanda.

Procedimiento
Las modificaciones a la ley 22.362 trajo importantes modificaciones al procedimiento.
El oponente debe probar el interés legítimo. Para ello debe citar los derechos o
intereses en los que se funda esa oposición.
Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse electrónicamente ante el
INPI, con indicación del nombre, domicilio real y electrónico del oponente y los
fundamentos de la oposición. (Art 14). Se ejerce dentro de los 30 días corridos de la
publicación de la solicitud de marca. (Art 13)

Art 15. — Se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que
merezcan la solicitud.

20
Art 16. — Cumplidos 3 meses contados a partir de la notificación de las oposiciones, si el
solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la Dirección
Nacional de Marcas (INPI) resolverá en instancia administrativa las oposiciones que aún
permanezcan vigentes.

Art 17. — El procedimiento para resolver las oposiciones será fijado por la autoridad de
aplicación, el que deberá contemplar al menos la posibilidad del oponente de ampliar
fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el derecho de ambos
de ofrecer prueba. El procedimiento deberá receptar los principios de celeridad, sencillez
y economía procesal.
Las resoluciones por oposiciones que dicte la Dirección Nacional de Marcas serán sólo
susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara CCF dentro de los 30 días
hábiles de su notificación. El recurso deberá presentarse en el INPI, quien lo remitirá a la
justicia en las condiciones que fije la reglamentación.

Procedimiento de la oposición - Resolución P-183 INPI

1. De la oposición, se corre vista al solicitante por 90 días (Art 16 Dec 242. - Dentro
del plazo de 3 meses previsto en el presente artículo, solicitante y oponente u
oponentes podrán recurrir a cualquier método alternativo de resolución de
conflictos con la finalidad de arribar a un acuerdo sobre el levantamiento parcial
o el retiro de la oposición.)

2. Vencido este plazo de 3 meses, el INPI notifica por 15 días al oponente para que
mantenga la vigencia de la oposición al registro abonando para ello el arancel
correspondiente, y amplíen (dentro de idem plazo, a través de un escrito) los
fundamentos que hagan a su derecho, ofreciendo la prueba que estimen
pertinente. Los escritos deberán contar con patrocinio letrado o de API. Si el
arancel no fuese abonado en término, automáticamente y sin más trámite no se
abrirá la instancia administrativa y la oposición será considerada un mero
llamado de atención.

21
 Llamado de atención: sanción administrativa para el oponente que no ratifica su
oposición (no amplía fundamentos, paga el arancel y produce pruebas). La
oposición ratificada ‘traba’ el procedimiento administrativo hasta antes no se
ratifique, y la convierte en no vinculante.

3. Vencido el plazo de 15 días, dentro de los 15 días siguientes el INPI debe correr
traslado al solicitante, notificándolo de todas las oposiciones que aún
permanezcan vigentes y de sus eventuales ampliaciones. Se le otorga un plazo
de 15 días para que conteste individualmente cada oposición, ofreciendo
prueba.

4. Vencido el último plazo, el INPI considera la procedencia las pruebas y las provee.
La decisión sobre la admisibilidad de la prueba será irrecurrible. El plazo para la
producción de la prueba no puede exceder los 40 días (plazo común, desde que
el INPI notifique su providencia). Al vencimiento del plazo, se considera decaída
toda prueba no producida por las partes.

5. Producida la prueba o vencido el plazo para hacerlo, se otorga un plazo de 10

días para que las partes presentes un escrito (voluntariamente) con los
argumentos finales que deseen manifestar, una suerte de alegatos. Dentro de
dicho plazo, las partes pueden informar que han iniciado un procedimiento de
mediación, conciliación u otro método, acreditándolo debidamente, solicitando
por única vez la suspensión de dicho plazo por 30 días, contando desde la
presentación de dicho escrito. Vencido dicho plazo, comenzará un nuevo plazo
de 10 días a los mismos efectos del que se había interrumpido. Si las partes
llegaron a un acuerdo, se tornará abstracto el resolver sobre la oposición, pero
dichos términos no obligaran al INPI para la resolución de la concesión de la
marca. (INPI puede igualmente resolver la oposición u observar el acuerdo)

6. Vencido el plazo de 10 días, si la cuestión no fue declarada abstracta, el INPI

resolverá si las oposiciones vigentes son fundadas o infundadas (resuelve cada
oposición en particular). No se prevé un plazo para que el INPI resuelva.

22
 7. Contra la resolución final del INPI, cualquiera de las partes podrá apelar (30 días)
ante el INPI, para que resuelva la Cámara Civil y Comercial Federal. Se debe pagar
una tasa de $850. El escrito debe contener los requisitos de una demanda.
Es el único recurso que prevé la resolución. La misma establece que los actos
administrativos que dicte no serán susceptibles de impugnación por las vías
recursivas previstas en la LPA.
El INPI tiene 10 días para remitir el recurso junto con la copia de las actuaciones
de la oposición a la Cámara CCF.

8. Firme o consentida la resolución final del INPI, resolverá seguidamente y por

medio de otro acto administrativo respecto de la concesión o de la denegatoria
de la solicitud de marca.

Terminado el procedimiento de oposiciones, el INPI debería tener las vistas impeditivas

(2º estudio) resueltas, y ya todo listo para resolver. En la práctica, se guardan la
posibilidad de volver a revisar antes de otorgar el registro.

Art 18. — En los juicios de oposición al registro de marcas que a la fecha estuvieren
tramitando ante la justicia o hayan concluido sin que se hubiere informado el resultado
del mismo, el INPI podrá constatar directamente su estado en el portal de trámites del
Poder Judicial de la Nación y resolver en consecuencia.

5. Segundo Estudio:
A partir de la fecha de publicación de la marca nace un plazo de 30 días, dentro del cual
el INPI debe realizar un examen respecto de la registrabilidad de la marca (mismo plazo
que para deducir oposiciones).
Dos partes: se analiza que no esté incursa en algunas de las prohibiciones de registro
(registrabilidad en sí misma de la marca); y se realiza una búsqueda de marcas
confundibles con ella que la precedan. La búsqueda de antecedentes del INPI es
independiente de las oposiciones que puedan deducir 3ros. Si considera que la marca
es confundible, aquella no se concederá.

23
 En caso de que no hubiera oposiciones, notificada la vista respectiva, el solicitante
tendrá un plazo de 90 días para contestarla o para hacer las correcciones pertinentes. Si
hay observaciones, otorga una vista por un plazo de 90 días desde la publicación de esta
en el registro de marcas, para que le requirente se presente a contestar la observación
(Vista impeditiva). Contestada la vista, si solo hay observaciones el INPI aprueba o
deniega. Si deniega, están los recursos.

Art 21. — La resolución denegatoria del registro por causas diferentes a las del artículo
17 puede ser impugnada ante la justicia nacional en lo civil y comercial federal. La acción
tramitará según las normas del proceso ordinario y deberá interponerse dentro de los
treinta 30 días hábiles de notificada aquella resolución.

6. Conclusión:
Ante la solicitud de registro de una marca, el Instituto Nacional De La Propiedad
Industrial podrá, por resolución fundada, concederla total o parcialmente para
solamente algunos de los productos o servicios comprendidos en la solicitud.
La concesión parcial de la marca para determinados productos o servicios implicará la
denegatoria del registro para el resto de los productos o servicios indicados.
En los supuestos en los que, posteriormente por vía recursiva, el solicitante obtuviese
la concesión de alguno o todos los productos o servicios originalmente denegados, los
mismos se adicionarán al registro originalmente concedido parcialmente y la vigencia
de 10 años se computará para todos ellos a partir de la misma fecha de la concesión
parcial recurrida.

Clasificación de Productos y Servicios

La solicitud de una marca debe circunscribirse a una clase de productos o de servicios
descripta en la Clasificación de Niza para el registro de marcas, incorporada por
Argentina en 2007 a través de la ley 26.230. La finalidad de la clasificación de Niza es la
de facilitar y dar un tratamiento igualitario en las solicitudes de marca en todos los
países miembros del Convenio de Niza. La gracia de la clasificación de Niza es unificar
criterios y permitir dotar de cierta seguridad al registro marcario a nivel global.

24
 Esta clasificación incluye 34 clases de productos y 11 de servicios. Por ejemplo, si se
quiere proteger con marca productos como indumentaria y bolsos o carteras, es
necesario presentar una solicitud para “indumentaria” en la clase 25 y otra para “bolsos
y carteras” en la clase 18.
Organización Mundial de la Propiedad Industial (OMPI) Organismo administrador del
Arreglo de Niza. Es quien dispone en qué clase va un producto o servicio (y no el INPI).
El Nomenclador acompaña notas explicativas positivas (aclaraciones sobre qué
elementos incluye cada categoría) y notas explicativas negativas (aclaraciones sobre qué
elementos no incluye una categoría). Estas notas no forman parte del nomenclador,
pero como lo indica su nombre, son notas ‘aclarativas’.
Un titular de una marca en una clase puede oponerse a la registración de una marca
en otra clase, siempre y cuando pueda acreditar mi interés en ello.

Principios vinculados con el clasificador de Niza

i. Los productos o servicios se registran según su destino o función.
ii. Los productos destinados a funcionar como ‘recipiente’ de otro producto, se
inscribe en la clase del producto que contiene (estuche de anteojos, con
anteojos)
iii. Cuando no está nomenclado, remitir a la analogía
iv. Con respecto a servicios, se registran según su destino o función.
v. Si yo proveyera servicios de alquiler de algo, por ejemplo, debería inscribirme
en la categoría donde ese servicio que alquilo se registra. Por ejemplo, si
alquilo autos, debería inscribirme en la 39 de servicios de transporte.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Primer Tratado de Propiedad Industrial, es de 1883. Da una concepción muy amplia de
lo que es la propiedad industrial, ya que no habla solo de industria o comercio, sino
también de actividades que no son consideradas comerciales (agrícolas, extractivas) y
cuestiones de naturaleza (plantas, animales). Regula la competencia desleal, y su
coercitividad nace de la aplicación en el derecho interno de cada estado miembro.

25
Se fue actualizando periódicamente, la última reforma siendo del año 1967, celebrada
en Estocolmo. Por la Ley 17.011 Argentina la incorpora en 1966 (no estaba el acta de
Estocolmo). Luego aprobó sus modificaciones.

1. Cláusula de trato nacional

Prevé que los países deban registrar marcas de otros países conforme al derecho
interno de cada país, obligándose a darle a personas de los países miembros el mismo
trato que le doy a mis nacionales.

Art 2 “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás
países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales,
todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio.
En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso
legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones
y formalidades impuestas a los nacionales. Ello no obstante, ninguna condición de
domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser
exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos
de propiedad industrial. Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la
legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y
administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución
de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.”

2. Prioridad Internacional:

Art 4 “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de marca en alguno de los
países de la Unión, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho
de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.”

Cuando cualquier persona de un país miembro, solicita en cualquier oficina de los

países miembros el registro de una marca, desde la fecha de ese deposito (regular), tiene

26
un plazo de 6 meses para solicitar la misma marca en cualquier otra oficina de los países
miembro.
Se va a tomar como fecha de presentación la fecha del primer depósito regular, la
primera solicitud. Cualquier acto dentro de esos 6 meses no le puede ser opuesto al
solicitante de esa marca. Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que
sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país
de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de
base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior
de cada país.

Efectos:
Altera dos principios del derecho de marcas.
1. Derecho de prelación (primero en el tiempo, primero en el derecho). Va a perder
quien solicite el registro de esa marca antes, pero dentro de los 6 meses de la
prioridad del otro. Lo va a desplazar ya que se tiene como fecha la del primer
deposito.
Art 8 Ley de Marcas — El derecho de prelación para la propiedad de una marca se
acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo
establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina.
2. Territorialidad: Algo que solicito en un país, lo hago efectivo en las oficinas de otros
países.
El plazo de 6 meses se estima razonable para no alterar estos dos principios.

Requisitos:
1. Legislación interna de cada país:
- ¿En qué momento invoco la prioridad?
En Argentina se invoca en la solicitud.
- ¿Qué se me puede exigir al momento de invocar la prioridad?
Se exige en la solicitud que indique la fecha y el país (en dónde registró).
Luego el INPI podrá exigir el certificado de prioridad internacional expedido por esa
oficina, y copia certificada de esa solicitud. Se puede exigir la traducción. El plazo

27
 para presentar esta documentación es de 3 meses. Si se vence, el trámite sigue su
curso sin prioridad (con la fecha de presentación real en esa oficina).

2. Triple identidad:
- El que solicita la prioridad, debe ser el mismo que solicitó el primer deposito.
- Tiene que ser el mismo signo (tal cual es, ni la más mínima modificación)
- Tiene que tener el mismo ámbito de protección (productos o servicios). Este se
lo puede modificar en manera restrictiva (pedir para menos productos), pero no
se puede pedir para más.
Según Otamendi, el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras
solicitudes presentadas en idénticas condiciones.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas
con anterioridad a dicha solicitud, y por negligencia o ignorancia no se haya solicitado el
registro. De lo contrario, sería desconocer una realidad económica y permitir el
aprovechamiento indebido de una clientela ajena.

3. Prohibición de competencia desleal – Protección de marcas coletivas

Aspira a la práctica honesta de actividades comerciales, contra la piratería marcaria
(apropiarme de un signo sabiendo que pertenece a un tercero en otro país). El Convenio
prevé la posibilidad de que la autoridad declare de oficio la nulidad de ese registro, o
deniegue el mismo (si aún no se registró). Establece también la prohibición de que se admita
la información errónea (falsas denominaciones de procedencia empresarial o procedencia
geográfico).
Las marcas colectivas portan con un sello que identifica procedencia, y al tener un
protocolo de calidad, otorga un certificado de calidad. No solo hacen a la calidad, sino
también a la seguridad del consumidor.
Es un signo que tiene idénticas características y funciones que la marca individual, pero
difiere en dos cosas:
1. El titular de la marca no es el que la usa. La usan los terceros que cumplen con el
reglamento de uso (Ej: calidad del salame de Tandil).

28
 2. Va asociada con la marca propia del productor, y se utiliza en forma conjunta. EJ:
“Rutini – alimentos argentinos, una elección natural”.
Les sirve a los pequeños productores para poder acceder a los grandes mercados sin
necesidad de tener un intermediario, y le adquiere un mayor valor al producto por las
garantías de calidad que otorga.
Se necesita un ente con credibilidad que controle que los requisitos efectivamente se
cumplan. En algunos países, el titular es el mismo estado, se aconseja que sea el Consejo de
Productores. Se supone que sea el que controle y certifique el cumplimiento.
Argentina tiene una ley de marcas colectivas (Ley 26.335) pero para ser titular, se tiene
que estar inscripto en un registro de sectores, y tiene que ser este un sector vulnerable.
Pueden registrar en todas las categorías. Pérez dice que no se trata de marca colectiva, sino
de algo parecido, de todas formas, hay muchas cosas sin regular.

Marca Notoria

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los
titulares marcarios siempre tienen, ya que implica un nivel de aceptación por parte del
público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto/servicio que las
marcas distinguen. Según Otamendi la marca notoria suele estar asociada con productos de
muy buena calidad e intensamente publicitados.

¿Para qué sirve la marca notoria? Porque si no está registrada, igualmente va a tener
protección; cuanto más conocida sea, más protegida va a ser (más categorías).

Martínez Medrano distingue 3 tipos de marcas según su notoriedad:

1. Marca común: Meramente usada. No reconoce una protección especial
2. Marca notoriamente conocida: es la que goza de difusión entre los consumidores
de los productos a los que se comercializa la marca. Solo se protege respecto de esa
clase o categoría (transgrede el principio de inscripción registral, pero no el principio
de especialidad).

29
 La dilución puede producirse respecto de un determinado tipo de comprador, pero
no en otro o del consumidor medio. En este caso, la protección - siempre excepcional
y de aplicación restringida en materia de marcas notorias - debe efectuarse respecto
al mercado en donde la dilución puede producirse. Por ejemplo: Calloway es
reconocida dentro del ambiente del Golf. Aun no registrada en su clase
correspondiente tiene protección, pero no más allá de ella.
3. Renombrada/afamada: Es conocida más allá́ de los círculos comerciales vinculados
a los productos que se identifican. Es la marca conocida por el gran público, aun en
los sectores en donde el producto muy improbablemente vaya a ser adquirido por
su precio.
Merece una protección que exceda el principio de especialidad. Así, cuanto mayor
sea la notoriedad o el renombre de una marca, mayor serán los productos y servicios
a los que alcance su protección sin necesidad de registro. Si el renombre llega a todo
el público de manera masiva (como Coca Cola o Ferrari), la protección se extiende a
todas las clases.

Según la doctrina mayoritaria la marca renombrada siempre requiere el elemento

cuantitativo, es decir el conocimiento del gran público. Algunos autores requieren
además que la marca tenga buena reputación. Esta puede venir de la mano de la calidad
de los productos, de la publicidad o del poder distintivo que la marca tenga per se. Según
Martínez Medrano, la buena calidad – el elemento cualitativo - de los productos es un
elemento más al considerar, junto con la publicidad, y el grado de originalidad de la
marca (selling power). Estos tres componentes forman el elemento psicológico de la
marca y hacen a la reputación del signo.
Si bien Otamendi descree de las categorías “notoria” y “renombrada”, dice
textualmente: "Cuanto mayor es la notoriedad de la marca, mayor podría ser la
extensión de la protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el
ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos
se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la maca notoria.
Si en ese ámbito de productos diferentes nadie conoce la marca notoria, entonces no
habrá́ nada que usurpar ni daño posible”.

30
Requisitos para proteger la marca notoria
1. Que el consumidor de la marca nueva conozca la marca antigua (por ser sus
productos similares o por ser la marca antigua de gran renombre).
2. Que el uso o registro de la marca nueva implique el aprovechamiento por parte
del nuevo titular de aquel conocimiento.
3. Que la marca antigua se vea dañada por la pérdida de la unicidad. La marca ya
no identificará un único origen sino dos.

Normativa vigente
Siempre se avanzó sobre los Convenios Supranacionales (Paris y ADPIC). Respecto a la
notoriedad, Paris es más exigente que el ADPIC, ya que exige que la gran mayoría de los
consumidores reconozca el producto y lo pueda adquirir para que la marca sea notoria.

6 bis Convenio de Paris: Las marcas eran solo de productos, y no aún de servicios. Se
protege la marca notoria cuando es reputada como tal en el territorio de un país
miembro, y hay otro sujeto que quiere adquirir el derecho sobre el mismo signo para
distinguir similares productos.

“Los países de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el

uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles
de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del
uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear
confusión con ésta.
Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para
reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever
un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas
registradas o utilizadas de mala fe.”

31
Art 13 ADPIC. Extiende la aplicación del concepto a los servicios. Si bien la doctrina y la
jurisprudencia ya lo habían hecho, la importancia radica en haberla incorporado en una
norma. Por notoriedad ya no solo se refiere al conocimiento del público en general, sino
del público pertinente (los que tienen una actividad relacionada a esa marca). Distingue
entonces entre la marca afamada y la marca notoria.

Caso Stanton c/INPI (Cámara CCF – 2002)

Se presenta una firma colombiana para registrar una marca de zapatos llamada
Brahma. La empresa dueña de la cervecería se presenta tardíamente y se opone,
alegando la notoreidad de su marca y expresa que la peticionaria pretendía
aprovecharse del prestigio ajeno. INPI considera que no importa si coexistían las marcas
en el mercado de Colombia y resolvió no inscribir el signo peticionado. Sostiene que
Brahma era una marca notoria en Argentina (la palabra “Brahma” se relaciona
inequívocamente con la cerveza).
La empresa colombiana demanda al INPI. Resaltó la importancia alcanzada por su parte
en la comercialización de calzado en su país, así como la imposibilidad de que el
consumidor incurriera en confusión por la identidad denominativa de las marcas y la
diversidad de productos amparados (cerveza, por un lado, y calzado y botas por el otro).
Asimismo, planteó que la Companhia Çervejaria Brahma no había inscripto la marca en
la clase 25, de modo que el principio de especialidad de las marcas obstaba a la
denegatoria de su pretensión; y que la coincidencia denominativa BRAHMA de las
marcas de ambas partes quedaba diluida por el hecho de que el signo reclamado se
integraba con la cabeza de un vacuno y otros elementos gráficos que le conferían
originalidad.
1ª Instancia: el Juez CCF considera que el INPI se extralimitó en sus funciones, y que
consideró un simple llamado de atención (la presentación fuera de término de la
cervecería) como una oposición. Entendió que no había lugar a confusión indirecta en
el caso. El INPI apela.
Cámara: efectúa un estudio profundo sobre la dilución marcaria y aplicó , por primera
vez en Argentina, la doctrina emergente del art. 16.3 del ADPIC. El Juez votante hace un
ejercicio de consultar sobre la marca a personas azarosamente, y todos identificaban el
signo con la cerveza. Utiliza indistintamente los términos “notorio” y “de alto

32
renombre”. Sin embargo, reconoce que el registro de la marca BRAHMA solicitada por
el actor para indumentaria, se transformaría en un aprovechamiento indebido del
prestigio ajeno y al mismo tiempo causaría dilución del poder distintivo de la marca de
alto renombre. Establece que el titular de una marca notoria tiene interés legítimo en
que su signo no sea utilizado por otros, en productos diferentes, puesto que ello
provocaría la dilución de la marca y de su poder distintivo, que es lo más valioso de ella.
Confirma la notoriedad del signo, y considera que el INPI había resuelto bien.

Fallo PATY (Md Distribuciones C/ Quick Foods CCF – 2002)

1ª instancia rechazó la instancia deducida y declaró fundada la oposición efectuada por
Quick Foods S.A. al registro de la marca PARTY solicitada para distinguir productos de la
clase 3, por considerarla confundibles con la marca PATY registrada por la actora en la
misma clase (consideró que entre las marcas enfrentadas existían más coincidencias que
diferencias, tanto grafica como fonéticamente).
Cámara: “El problema traído a esta instancia consiste en determinar los alcances de la
notoriedad, no negada, de la marca de la demandada y su confundibilidad con la
solicitada por la actora y, por consecuencia, la dilución que produciría en la marca
famosa”
“La función de una marca es identificar un producto y diferenciarlo de otro u otros.
Siendo ello así, el debilitamiento que le provoca la coexistencia con otra idéntica –aun
cuando la primera no revista el carácter de marca de alto renombre o notoria-
constituye un daño, ya que no parece discutible que las marcas no son bienes
desprovistos de valor económico. Pero, las marcas -como regla- acuerdan exclusividad
de uso en el renglón en que están registradas, conforme con el principio de especialidad
que es uno de los pilares sobre los que se estructura la materia. Por ello, es pertinente
aplicar un criterio restrictivo -por su naturaleza excepcional- a la extensión de la tutela
a otros rubros o actividades comprendidos en otras clases.”
“Es decir que, por un lado es admisible la oposición de una marca al registro de otra -
sea en la misma clase del nomenclador o en una distinta- a fin de evitar la confusión
directa , susceptibles de afectar el cumplimiento de los objetivos esenciales de la ley de
marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas comerciales;
y por el otro, debe aceptarse con prudencia por parte de los jueces el uso de tal facultad,

33
en orden a evitar la violación de las sanas costumbres comerciales y la libre
competencia.”
Se distingue entre marca notoria y marca renombrada “caracterizándose la primera
por ser la notablemente conocida pero solo en el específico sector de los productos que
distingue, y la segunda, en cambio por abarcar a todo el público consumidor, más allá́
de los bienes y servicios en que se aplique. La diferencia no es de poca importancia, toda
vez que la protección registral en las primeras se brinda más allá́ del principio de
prioridad registral pero siempre dentro del de especialidad, mientras que la segunda
excedería este último limite abarcando las 42 clases del Nomenclador Internacional".
“Si bien la marca de la demandada –resulta indiscutible – es conocida por casi todo el
público consumidor, ello obedece a la propia difusión del producto en el mercado y que,
si así no fuera, quizás su marca no sería conocida por todos, ya que su identificación con
el producto es muy fuerte. Es decir que nos encontramos frente a un caso de marca
notoria pero no renombrada, aunque el efecto de esta última se haya conseguido por lo
"renombrado" (valga el juego de palabras) del producto. Así, nadie podrá llamarse a
engaño creyendo que, un perfume, una crema, o un desodorante marca PARTY son
producidos por el famoso fabricante de las hamburguesas. El carácter notorio de la
marca de la demandada no hace sino reforzar la inconfundibilidad, ya que es justamente
aquél lo que servirá para alejar cualquier relación entre ella y los productos de la actora”
Resuelve que los signos en conflicto pueden coexistir y que corresponde revocar la
sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda, permitiendo el registro de la
marca PARTY en la clase 3 para distinguir "shampoos", crema de enjuague, colonias,
desodorantes de uso personal, cremas y tinturas para el cabello"

Confusión

Hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo
recuerdo o la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias. El riesgo
de ella se presenta cuando existe confusión entre productos por su origen o la falsa
creencia de la existencia de vínculos entre los titulares de sus marcas.

34
 La ley no habla expresamente de la confusión, pero prohíbe a las marcas que puedan
generarla (Art 3 inc. a, b y d). Está presente en la lógica propia de la norma, en la
jurisprudencia y en la doctrina, que la marca debe tener la posibilidad de no ser
confundida con las de sus competidores. Hace a la esencia del sistema marcario que no
existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo perjudica
al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino
también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar.
La marca debe ser suficientemente distintiva y original, para identificar y hacer
distinguibles los productos o servicios; es decir, debe poseer una eficacia distintiva y,
además, ser jurídicamente tutelable como tal. Así, no podrá ser registrada si se advierte
la posibilidad de confusión con otra y que por lo tanto pudiera inducir a error al público
consumidor.

Confundibilidad: refiere a que exista esa posibilidad de confusión (teórico), no que

efectivamente se acredite que concretamente se produce confusión con determinada
marca. No exista una regla clara y precisa de cuya aplicación surja indubitable la
confundibilidad, sino que se evalúa en el caso concreto mediante el cotejo.
La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sólo es base suficiente para
deducir la oposición, sino también para declarar la nulidad de una marca ya registrada,
ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se configuren los delitos
marcarios.

Tipos de confusión:
En 2 grandes tipos.
1. Directa: sucede cuando el consumidor cree que se está llevando un producto de
determinada marca, pero en realidad se está llevando ese mismo producto, pero de
otra marca por la similitud en denominación, combinación de colores, logo, etc. El
consumidor confunde las marcas, al adquirir un determinado producto pensando
que estaba comprando otro. Se da en el momento de comprar el producto.

2. Indirecta: por ella, el consumidor diferencia las marcas, pero cree que provienen de
un mismo origen empresarial. Así, el comprador cree que el producto que desea

35
 tiene un origen, un fabricante determinado, o que pertenece a una línea de
productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó. No se confunde
el producto, sino el origen empresarial del mismo. El consumidor, al ver al signo,
compra el producto confiado de la calidad de esa empresa. Son caracterizadas como
“actividades parasitarias”, y se castigan por su ejercicio de mala fe comercial.
Por ejemplo: mamparas de baño “Christian Dior”. Alguien advirtió que esa marca
no estaba registrada en la clase pertinente a las mamparas. Christian Dior se opuso
en interés legítimo, para evitar la utilización del buen nombre que ellos habían
adquirido. Puede generar un perjuicio en el buen nombre de la marca (por no
respetar la calidad, desprestigio, pérdida de clientes, etc.).

En Alemania agregan una tercera categoría, llamada confusión lato sensu; por la cual
el público diferencia correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares,
pero al mismo tiempo cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos
económicos u organizativos.

Efectos de la confusión
Cualquiera sea la confusión que se cause, se producirá un daño:
1. Dilución: es la posibilidad de que se pierda esa preferencia del consumidor, por
encontrarse con un producto de otra calidad a la que esperaba. La dilución daña al
titular de la marca, ya sea porque rompe con la unicidad de la marca renombrada
mediante el debilitamiento de la relación entre el consumidor y la ella (blurring) o
porque bastardea la marca mediante su uso en productos de baja calidad
(tarnishment).
2. Aprovechamiento del prestigio ajeno: También llamado parasitismo. No siempre
daña a la marca o le causa desprestigio, pero genera un enriquecimiento sin causa
del infractor al asentar sus ventas en el prestigio que otro ha conseguido

Familia de marcas.
Se crean cuando el comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con
finalidad de que todas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. El concepto es ajeno

36
a Ley de Marcas porque protege marcas individualmente y por ello en alguna
oportunidad se les ha negado protección especial.

Planos de la confusión.
Se vincula la confusión con distintos planos.

1. Gráfico: confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos
palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación.
Otamendi la denomina confusión visual, para así incluir a todo aquel signo que
pueda ser visto, y no tan sólo impreso.
 Se analiza, además, la extensión de un signo en relación con el otro. (cuantos
términos tienen, cuantas letras tienen, si están presentadas en un plano o en
más).
 No solo se analizan las palabras, también con los dibujos. Es todo lo que
pueda afectar desde el punto de vista visual.
 Otamendi incluye: la similitud ortográfica (coincidencia de letras), similitud
gráfica (dibujos con trazos parecidos), y similitud de forma (en los envases
por ejemplo).

2. Fonético/Auditiva: cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética

similar. Se analiza cómo se pronuncia la marca, en específico como la pronuncia el
público en general (Ej: Levis, Colgate) sin importar si es la correcta o deformada. Las
palabras en inglés pueden generar confusión, porque suelen pronunciarse mal.

3. Ideológico: tiene que ver con la idea que le representa el signo al consumidor. Deriva
del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o
evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor
distinguir una de otra. Puede ser tanto de palabras o de dibujos, o entre palabras y
dibujos. Por ejemplo: un signo de un niño y un perro, y la marca denominativa “el
niño y el perro”, “La danesa” y “Denmark”, “Finlandia” y “Philadelphia”, o “El Indio”
y “El Aborigen”.

37
 El INPI durante la búsqueda de antecedentes (Segundo Estudio) busca confusión con
otras marcas solo en lo fonético (no en el dibujo, color, etc.). No obstante,
jurisprudencialmente, o el INPI al resolver una oposición, la suele vincular en 3 planos.
Con que haya confusión en 1 de los 3 planos, basta para prohibir el registro, y se rechaza
cuando hay más similitudes que diferencias.

Cotejo
Teorías de la confundibilidad: creaciones pretorianas de origen jurisprudencial y
administrativo. Se han formado pautas para resolver este conflicto, entre ellas:

1. Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva, y no simultánea. Se deja pasar
espacio de tiempo. Si el 2do signo trae recuerdo del 1ro, hay riesgo de confusión
porque lo habitual es que las marcas estén separadas.
2. Debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, ya que provocan la
confusión. La similitud general entre 2 marcas no depende de elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de elementos semejantes o de semejante
disposición de esos elementos.
3. Se deciden según las circunstancias adjetivas de cada causa, o las
particularidades específicas del caso
4. El juez debe ponerse en lugar del consumidor medio, no del totalmente
informado ni completamente desinformado, contemplado no obstante que no
para todos los productos se habla del mismo consumidor medio.
5. Se deberá analizar qué clase de público resultará comprador de los artículos
protegidos por las marcas en conflicto. Cuando se compran productos de
consumo masivo, como comida, el público compra con mayor despreocupación
o con menos atención; cuando menos atento se está, mayor es el riesgo de
confusión. Si el consumidor está más atento o es especializado (por ejemplo, al
comprar un reactor atómico, o una máquina para uso industrial) se puede
aceptar mayor aproximación entre signos, ya que se minimiza el riesgo de
confusión.
Para los productos farmacéuticos se solía utilizar un criterio benévolo en el
cotejo, ya que el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compraba.

38
 No obstante, la jurisprudencia fue luego modificada. La razón fue la
consideración de la consecuencia de una eventual confusión; cuanto mayor
peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el
criterio aplicable al cotejo.
6. En las denominativas, el consumidor suele retener mayormente la raíz (parte
primera) que la desinencia de la marca (parte final). Ej: Paloma Herrera y Carolina
Herrera.
7. Por aplicación del principio de especialidad, generalmente el derecho
monopólico no se extiende más sobre aquellos productos sobre los que
específicamente tengo registrado mi producto. Voy a poder extenderme siempre
que mi signo se haga muy conocido (marca notoria), y que el uso de mi signo
sobre otros productos puede generar un perjuicio en mi nombre (confusión
indirecta).
8. Se va a evaluar la cadena de negocios/cadena de comercialización también. Por
ejemplo: si ambos productos de venden en el supermercado, en la misma
góndola, si se puede sustituir uno por otro, el precio de los productos, o si uno
se vende solo en kioscos y el otro en mayoristas. El precio va a generar atención
en el consumidor (cuanto más barato, más desprevenido compra, y viceversa).
9. La marca opuesta es un derecho en expectativa. En caso de duda, si hay derecho
adquirido vs. derecho en expectativa se debe estar por el derecho adquirido, por
la marca más antigua.

Renovación del Registro

Art 5º — “El término de duración de la marca registrada será de 10 años. Podrá ser
renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los 5
años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación
de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.”

La renovación es un acto de conservación, declarativo, que debe realizarse durante los

últimos seis meses de vigencia de la marca. Se hace para conservar mi derecho por 10

39
años más. La marca es el único derecho de propiedad industrial que se puede renovar
ilimitadamente; el resto tienen un tiempo de vigencia, con el fin del inventor siga
invirtiendo en el desarrollo e innovación del producto, o inventado nuevos productos.
El trámite de renovación goza de un régimen de automaticidad, ya que está sujeto
solamente al cumplimiento de ciertas formalidades y al uso de la marca. No está sujeto
a oposición de terceros, ni tampoco al examen de la autoridad administrativa.
La renovación, además, cuenta con la necesidad de presentar la Declaración Jurada de
uso de medio tiempo.
Las diferencias con el trámite de registro entonces son:
1- La renovación es un acto declarativo y no constitutivo.
2- La renovación no da lugar al trámite de oposición.
3- La renovación exige que se presente la Declaración Jurada dentro de 5 años de
vigencia.

Declaración Jurada de medio tiempo/intermedio:

Art 26 Dec 242: “…una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca,
y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada
respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento.”

Declaración que debiera hacer el titular de la marca a los 5 años de otorgadas la marca
(para aquellas otorgadas a partir del 12/01/2013). Afirma que efectivamente estoy
usando la marca para determinados productos. Si no la hago, el propio estado me puede
sacar la marca.
Si al momento de solicitar la renovación no han presentado la DDJJ, no se dará curso
al trámite, sin perjuicio de la facultad de declarar la caducidad del trámite administrativo
de la renovación del registro de marca, previa intimación al solicitante.
Va a generar pugna con las marcas defensivas, ya que con esta Declaración deberían
desaparecer.

Marcas de Defensa
Art 26 Ley “… No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para
determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la

40
comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a
aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una
actividad relacionada con los primeros…”
Consagra así la validez de las marcas de defensa. Admite el registro de marcas que no
han de ser utilizadas, pero que constituirán una defensa de la que sí lo fue. El Dr. Peréz
afirma que las marcas de defensa son las que se registran no con la intención de usarla
sino debido al vínculo que tiene con la que efectivamente usa, y para evitar que otros la
registren. Las marcas de defensa que no tienen amparo son aquellas parecidas a la
marca principal que se registran para evitar nuevos registros “se acerquen” a él, las
llamadas marcas protectoras.

Cumplimiento extemporáneo: a partir del día 12 de enero de 2020, todos aquellos

registros marcarios que estén en condiciones de que sus titulares presenten la DDJJ y no
lo hagan, quedaran sujetos al pago de una tasa extraordinaria por cada año de
incumplimiento en la presentación de la declaración.

Art 26 Dec 242: “Si la declaración jurada no hubiera sido presentada dentro del plazo
previsto por la Ley que se reglamenta, no se dará curso a la solicitud de renovación del
registro que se hubiere presentado en tiempo y forma, hasta tanto tal obligación sea
cumplida y se haya pagado la tasa que se establezca.”

Trámite:
Requiere la triple identidad:
1. Mismo titular; o el tercero que adquirió su derecho, debidamente inscripto.
2. Sobre mismo signo. Si vario el signo, estoy presentando uno nuevo, por lo que
voy a tener que hacer un nuevo registro. Aquí se abre la posibilidad de que los
3ros se opongan; lo que la renovación no permite.
3. Sobre los mismos productos. Se puede reducir, pero no ampliar.
Respecto de aquello que no renuevo, implica una renuncia parcial. Salvo que
después haga una reinscripción, queda disponible para que otras personas lo
registren.

41
Reinscripción
La reinscripción procede toda vez que se solicita la renovación un breve tiempo
después de vencido el plazo para hacerlo. Lo que sí, la marca en cuestión debió haber
estado en condiciones de ser renovada cuando ello pudo haber sucedido. Sufría
formalmente el mismo trámite de una nueva similitud, pero el pedido era equiparado a
la renovación, y la oposición era rechazada en caso de llegar a la justicia.
El dato esencial era determinar el tiempo que podía transcurrir. Cuanto más intenso
haya sido el uso de la marca, se entiende que mayor podrá ser el plazo transcurrido
desde el vencimiento antes de solicitarse la reinscripción.

Plazo
La solicitud de renovación podrá ser presentada dentro de los 6 meses anteriores o
posteriores al vencimiento del registro, abonando la tasa que resulte pertinente. El uso
del plazo de gracia de los seis meses posteriores requiere que se pague un arancel
especial. La jurisprudencia ha admitido la renovación hasta 2 años después del
vencimiento cuando se trata de personas involucradas en un proceso falencial.
El plazo se otorga desde el día siguiente al anterior vencimiento, manteniendo así la
continuidad de la vigencia.

Art 5 Dec 242. El plazo de vigencia de la marca registrada se computa desde que la
misma es concedida y sus renovaciones, a partir del vencimiento del registro cuya
renovación se solicita.
La renovación puede solicitarse por una menor cantidad de productos o servicios que los
que protegía el registro cuya renovación se solicita, pero no podrá ampliarse o
extenderse dicha protección incorporando productos o servicios que no hubieren estado
protegidos por aquel. Las cuestiones de reclasificación o reunificación serán resueltas
por el INPI.

Cambios de clases:
Cuando voy a renovar, puede que el Convenio haya cambiado la clasificación, por lo
cual hay que fijarse si el producto sigue perteneciendo a la misma clase en la que estaba

42
anteriormente. Por ejemplo, los naipes cambiaron de documento de librería a producto
de juego.
 Renovación con reclasificación: tengo que pedir la renovación de la clase en la
que estaban, más la nueva de clase donde están los naipes (presento 2
solicitudes, pago 2 aranceles).
 Renovación con reunificación: en esa clase viene un producto de otra clase que
ya tenía. Se presenta solo 1 renovación.
Nunca estos cambios de clasificación pueden permitir expandir el derecho sobre más
productos.

Cotitularidad:
La ley dice que “los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir
y renovar la marca…” (Art 9). En la práctica, cualquiera de los cotitulares puede
solicitarla, beneficiando al otro cotitular. Antes se discutía, porque durante los 10 años
de vigencia se podía romper el vínculo entre los cotitulares, y se exigía la presentación
conjunta

Uso de la marca
El uso de la marca es un requisito esencial para la conservación del derecho. Debe
efectuarse para evitar que la marca caduque, y para permitir que ésta pueda ser
renovada al producirse su vencimiento. (Art 5; Art 26)
La ley establece la obligación de uso, pero no da pautas ni definiciones que permitan
saber con exactitud en qué supuesto se cumple con dicho requisito. La Cámara CCF ha
dicho que “para determinar si existió uso marcario, debe recurrirse a un criterio flexible,
comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer el signo en el
mercado y ponderar que la norma considera equivalentes la utilización y la
comercialización”
La falta de uso es excusable según Otamendi sólo por razones de fuerza mayor,
concepto que debe ser interpretado en forma prudente y amplia, como por ejemplo
cuando la fabricación y venta del producto requiere una autorización gubernamental.

43
Extinción del derecho

Se extingue el derecho de propiedad y el signo queda disponible, por lo que cualquiera

lo podría registrar inmediatamente salvo que se trate de una marca notoria.

Art 23: Da las causales de extinción del derecho sobre una marca (lista taxativa):
a) Renuncia del titular: lo relevante es que tiene que ser irrevocable, incondicionada y
clara, considerando que se puede renunciar de manera parcial para determinados
productos dentro de la clase, o para una clase. Debe ser por escrito, y la firma del
titular renunciante debe estar certificada notarialmente.
Es poco frecuente, y se da generalmente cuando una marca es obstáculo para
registro de nueva marca y hay “amenaza” de juicio por caducidad por falta de uso.
Se negocia y se renuncia.
b) Vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro.
c) Nulidad o caducidad del registro: en la legislación anterior, decía declaración judicial
de nulidad o caducidad; ahora se puede pedir en sede administrativa por su nulidad
genérica. La resolución que dicte el INPI es apelable dentro de 30 días desde la
notificación.

Nulidad
La acción de nulidad prescribe a los 10 años desde que tomé conocimiento de la
existencia de la marca; aunque según la jurisprudencia cuando la marca es nula de forma
absoluta, la acción sería imprescriptible. El Convenio de París establece que debe fijarse
un plazo razonable para que pueda plantearse nulidad, como mínimo 5 años.
La única causal por la que el INPI puede resolver en sede administrativa es por
contravención a la ley. Los otros supuestos de nulidad, típicamente marcarios, solo se
pueden ventilar en sede judicial.
Los efectos de la nulidad se retrotraen al momento en que la marca fue concedida.

Art 24: “Serán nulas las marcas registradas:

44
a) En contravención a lo dispuesto en esta ley;

Nulidad Genérica: cuando se concede el registro en contravención a “esta ley”. Las

prohibiciones no están exclusivamente en la ley de marcas, hay otras normativas (Ej.
“Ley de Vinos”).
Para que haya una nulidad debe haber un vicio. Puede recaer en el sujeto, en el signo
o en el procedimiento:
o Vicios en el sujeto: falta de capacidad (menor de edad, fallido, etc). Genera la
nulidad relativa, ya que el transcurso de tiempo puede sanear el vicio, como
cuando el menor asume la mayoría de edad.
o Vicios en el signo: cualquier signo que esté afectado por cualquier prohibición.
Nulidad absoluta.
o Vicios en el procedimiento: de nulidad absoluta, debe ser necesariamente grave.
Según Pérez solo lo son:
 La indebida publicación del signo.
 La concesión de la marca sin haberse resuelto una oposición.

b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un
tercero;

Marca de piratería: cuando el que solicitó ese signo, conocía o debía conocer que ese
signo correspondía a un tercero. El “conocía” debe probarse por quien lo alega, y el
“debía conocer” protege a las marcas notorias (es una presunción, no es necesario
probar)

c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de

marcas a tal efecto.

Marca Especulativa: es aquella registrada sin la intención de uso pretendida y exigida

por la ley, sino con la finalidad de especular y comercializar los registros. No hay interés
legítimo, y la DDJJ de medio término apunta a eliminar estas marcas.

45
El INPI, de oficio o a pedido de parte, resolverá en instancia administrativa las nulidades
de marcas a las que se refiere el inciso a) del presente artículo. La resolución que recaiga
en materia de nulidad de marca será apelable en el plazo de 30 días hábiles desde la
notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara CCF; el que será presentado
en el INPI.”

Caducidad

Art 26. — “El INPI, de oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se
dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los
productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los 5
años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo
de 30 días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara
CCF, el que deberá ser presentado en el INPI.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados
productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un
producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en
otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los
primeros. Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca,
y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada
respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento.”

Tiene que probarse - por el que la solicita o por el INPI - que esa marca no fue utilizada
durante los últimos 5 años. Antes, el uso en cualquiera de las categorías permitía
conservarla aún en aquellas que no la utilizaba. Hoy en día se tiene que probar cierta
relación con los productos o servicios utilizados. En consecuencia, otra modificación es
que la ley hoy habilita expresamente la caducidad parcial sobre algunas clases en
particular.

46
 Respecto a la prueba, el demandado es el que está en mejor posición para probar su
uso. Si no aporta ninguna prueba, se presume que no hubo uso en el mercado. De todas
formas, el no uso puede justificarse si existieron causas de fuerza mayor que impidieron
el uso de esa marca en el mercado, como una quiebra.
La marca declarada caduca extingue el derecho con retroactividad a la fecha en que se
inició la acción de caducidad. Con la nulidad, en cambio, el efecto se retrotrae al
momento del nacimiento de la marca. En consecuencia, la nulidad es retroactiva a la
totalidad de los actos vinculados; mientras que la caducidad no. En el caso de la
caducidad, se mantendrá la vigencia de actos que se hayan celebrado debidamente en
el pasado.

Acción de reivindicación:

Mencionada en el artículo 11 de la Ley de Marcas, en algunos casos se planteaba en

subsidio a las acciones de caducidad y nulidad. Es una acción que iniciaba una persona
que creía que tenía un mejor derecho sobre una marca ya registrada. Se usaba para
pedir que se reivindique esta marca en favor de quien alegaba tener un mejor derecho
sobre ella. Hay dudas respecto a su vigencia, aunque hoy no expresamente atendida por
la autoridad administrativa.

Cambio de titularidad de la marca:

Una marca puede variar su titularidad por dos tipos de actos jurídicos:

1. Transferencia: puede ser mortis causa o por un acto entre vivos. A fines de que
este acto sea oponible a terceros, debe ser inscripto en el INPI. Los titulares
deben actuar en forma conjunta para transferir la marca.
Se debe certificar la firma del titular por escribano público, y se debe expresar el
valor por el que se efectúa el negocio. La cesión o venta del fondo de comercio
comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.

47
 Nuestra legislación prevé:
a. La transferencia de un porcentaje de una marca; o
b. La transferencia de una línea de productos determinada dentro de una
clase/ámbito de protección.
Cuando distintas marcas poseen la titularidad de distintas líneas de
productos/ámbitos de protección, estas empresas deben pactar ciertas
condiciones a los efectos de evitar que la ‘baja’ de calidad de alguna de las partes
pueda afectar la función de garantía de la marca.
Para licenciar una marca en cotitularidad tienen que hacerlo todos los titulares
en forma conjunta. En principio la ley no regula ni prohíbe la transferencia parcial
sea porcentual, o por producto o servicio. Pero se ha interpretado que debe
comunicarse previamente al cotitular, si no lo hace puede ser objeto de una
acción judicial por daños. En cuanto a la licencia aplica el art. 9 de la Ley de
Marcas, que para algunos actos como la renovación, licencia o transferencias
total requiere la participación de todos los titulares.
Al momento de la cesión/transferencia, el INPI va a realizar una especie de
‘estudio de título’ sobre la marca, a los efectos de corroborar que no existan
gravámenes o deudas pendientes.

2. Cambio de rubro: sucede con las personas jurídicas cuando cambia la

denominación de quien era el titular. Se acredita con la documentación que
certifique ese cambio de nombre en el Registro Público de Comercio.

48