TEMA 3: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico considera dignos de protecció n los signos de

identificació n con que un empresario se presenta a sí mismo o a sus productos en
el Mercado. Estos signos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la
política empresarial y suponen ademá s, un importante mecanismo para la
protecció n de los consumidores.

Esta protecció n se otorga a través de un conjunto de disposiciones que articula el

“Derecho de la Propiedad Industrial”. Podemos destacar dentro de la misma:

1. Los signos distintivos de la actividad empresarial , que sirven para

diferenciar al propio empresario en el desarrollo de su actividad (nombre
comercial), o al producto o servicio que ofrece en el mercado (la marca).

2. Las invenciones o creaciones intelectuales de aplicación industrial,

cuyo prototipo es la patente.

La propiedad industrial se une con otras materias jurídico-privadas con las que
tiene relació n, p. ej. el Derecho de la Competencia (p. ej. la imitació n de una marca,
es un acto que lesiona la propiedad industrial y ademá s de competencia desleal).

2.SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

Son los medios a los que recurre el empresario para “dar nombre” y diferenciarse a
sí mismo como titular de una empresa (nombre comercial) y a sus productos o
servicios (marcas) frente a los de los competidores. Estos signos, por la funció n
diferenciadora que tienen, sirven para captar y consolidar la clientela obtenida en
el ejercicio de su actividad explotada por medio de una empresa.

La regulació n legal de signos distintivos está contenida en la Ley 17/2001 de 7 de

diciembre, de Marcas.

La funció n distintiva de estos signos, explica que de ellos puedan predicarse dos
principios bá sicos:

1. -El principio de novedad: supone que un signo que empieza a utilizarse no

puede ser igual a otro que ya ha sido usado por sus competidores.
 2. -El principio de especialidad: es el principio que permite la existencia
simultá nea de dos o má s marcas similares pertenecientes a distintos
titulares siempre que se utilicen en relació n a productos o servicios
diferentes.

P. ej. “Alfa-Romeo” (coche) y “Alfa” (má quinas de coser) la ley

permite las dos marcas siempre que sean de dos titulares diferentes
y siempre que se dediquen a productos o servicios diferentes.

Cabe destacar que existen varios signos distintivos segú n afecten, bien a los
productos o servicios del empresario, a su propia denominació n, o al lugar o
establecimiento en que se desarrolla su actividad. Los principales son:

 El nombre comercial: no representa un producto o servicio y sirve para

identificar las actividades que desarrolla una empresa en el trá fico
mercantil y diferenciarla del resto de empresas del mismo o diferente
sector. El nombre comercial no tiene porque coincidir con la denominació n
de la sociedad. Una sociedad puede tener varios nombres comerciales.
 La marca: hace referencia al producto o servicio de determinado
empresario en el mercado. Es ú nica para todo el territorio nacional.
 El rótulo del establecimiento: distingue al local donde se desarrolla esa
actividad.

Veamos un ejemplo. Empresa: Mercadona, S.A.

Nombre comercial: Mercadona
Marca: Hacendado

Junto a estos signos distintivos (signos utilizados por la empresa) también hay que
hacer referencia a las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

Todo lo relacionado con estos signos distintivos habrá de inscribirse en el Registro

de Marcas, del cual se ocupa la Oficina Españ ola de Patentes y Marcas. Es un
registro pú blico que depende del Ministerio de Ciencia (AVISO MUY
IMPORTANTE. NO confundir este registro con el Registro Mercantil, ni
tampoco “marcas” con “denominación social”. LAS MARCAS NO SE INSCRIBEN
EN EL REGISTRO MERCANTIL)

3. ESPECIAL ATENCIÓN A LA MARCA: PRINCIPALES FUNCIONES

La marca es el signo distintivo que sirve para diferenciar en el trá fico mercantil,
bienes o servicios procedentes de unos y otros empresarios.
El art. 4 de la Ley de Marcas dice “que la marca es todo signo susceptible de
representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa respecto de los de otras.” La marca desempeñ a varias
funciones, de las cuales las principales son:

1. Indicación del origen empresarial, es su funció n má s importante,

indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto. Su
finalidad es evitar la confusió n del consumidor al adquirir un producto.
Esta funció n se utiliza en el á mbito penal só lo si se produce un error al
consumidor, cuando éste al comprar cree que los productos son
genuinos (p. ej. producto de una marca de lujo que só lo se adquiere en
tiendas especializadas y es comprado en un mercadillo. Aquí no hay
error, el consumidor sabe que esos productos só lo se venden en las
tiendas oficiales). El Derecho penal solo actuaría cuando la infracció n
confunda o pueda confundir al pú blico.

2. Función de garantía o legalidad: el titular de la marca avala frente al

consumidor que sus productos o servicios obedecen a un determinado
está ndar de calidad. El principal interesado en mantener ese está ndar de
calidad, es el propio empresario para que el consumidor siga usando
esos productos.

3. Función publicitaria: es la funció n má s reciente, en muchas ocasiones

se llega a comprar un producto, no por la calidad que tiene, sino por la
marca que lo distingue (p. ej. el toro de Osborne, que ha pasado a formar
parte del paisaje de Españ a, hasta el punto que la normativa sobre
publicidad que restringió las vallas publicitarias en las carreteras, tuvo
que hacer una salvedad con esta imagen).

3.1 CLASES DE MARCAS:

A) Según el ámbito de su protección:

1. -Nacional
2. -Comunitaria
3. -Internacional

B) Atendiendo a la condición de su titular:

1-Individuales: su titular puede ser una persona física o jurídica.

 2-Colectivas: sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios
de los miembros de una asociació n de fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios. El titular de esta marca es dicha asociació n (p. ej.
INTERFLORA, que se utiliza en todo el mundo para enviar flores).

C) Atendiendo a importancia que les da la protección que les confiere la ley.

1-Marca notoria: es aquella que es conocida sobradamente por el sector

concreto del pú blico al que van destinados sus productos o servicios (p.ej.
editorial Dykinson, que publica libros del á mbito jurídico) Puede estar
registrada o no. Si está registrada se protege. Si no lo está el titular puede
oponerse al registro de la marca si alguien pretende su inscripció n.

2-Marca renombrada: es aquella que es conocida por el pú blico en general

(p.ej. Coca-Cola) el alcance de su protecció n se extiende a cualquier género
de productos o servicios. Está protegida siempre por encima del principio
de especialidad, esté inscrita o no.

3.2 SIGNOS QUE PUEDEN O NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCAS

Art. 4 de la Ley de marcas después de proceder a su definició n establece una serie

de elementos que pueden ser considerados marcas:

1. Entre otras palabras o combinaciones de palabras (marcas denominativas)

2. Imá genes, figuras, símbolos y grá ficos (marcas grá ficas)
3. Letras, cifras y sus combinaciones,
4. Formas tridimensionales: envoltorios, envases, etc.
5. Sonoros. P. ej. marca sonora: el rugido del leó n en las películas.
6. También cualquier combinació n de todos los signos anteriores.

Hay una gran libertad a la hora de elegir un signo como marca, pero no es una
libertad total porque existen una serie de PROHIBICIONES (absolutas y relativas).

-Prohibiciones absolutas: Nunca pueden ser registradas como marcas. Se pueden

clasificar en cuatro grupos:

1. Prohibiciones derivadas de la no idoneidad del signo para su utilizació n

como marca
2. Signos que carezcan de virtud diferenciadora
3. Los que sean contrarios al buen funcionamiento del Mercado
4. Los que contravengan el orden pú blico (principios generales)
-Prohibiciones relativas: signos que siendo perfectamente vá lidos para constituir
una marca no pueden serlo en ese caso concreto. P.ej. signos que se parezcan
mucho y corran riesgo de confundirse. Tiene que oponerse al registro la persona
que tenga un signo anterior a ese.

3.3 ADQUISICIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO DE MARCAS

El derecho sobre la marca se adquiere a través del registro vá lidamente efectuado

en la Oficina Españ ola de Patentes y Marcas, ó rgano dependiente del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. El procedimiento de registro de una marca tiene las
siguientes características:

1. Principio de rogación: só lo se inicia el procedimiento a instancia de parte

y la solicitud se presenta ante el ó rgano competente de la comunidad
autó noma donde el solicitante tenga su domicilio. Este ó rgano será el que
remita la solicitud a la Oficina Españ ola de patentes y marcas.

2. Principio de titulación adecuada: la solicitud tiene que ir acompañ ada de

la documentació n necesaria exigida por la ley. En este caso no es obligatorio
el solicitar una solicitud negativa acerca del nombre, pero si es aconsejable
comprobar si dicho signo está ya inscrito.

3. Principio de prioridad registral: se prohíbe el registro de signos iguales o

similares a otros previamente inscritos, por eso tiene una vital
transcendencia la prioridad registral. Esta prioridad se determina por el
momento de presentació n de la solicitud con los documentos procedentes
aunque se proceda luego al pago de las tasas y a la presentació n del resto de
la documentació n que se exige. Por eso el ó rgano que recibe la solicitud
hace constar la hora y minuto en que ésta se presenta.

4. Principio de calificación: una vez recibida la solicitud, se lleva a cabo un

control formal y de legitimació n del solicitante. Si se supera, la solicitud
adquiere la prioridad de fecha. Se remite el expediente a la oficina españ ola
de patentes y marcas que ordena la publicació n de la solicitud en el BOPI
(Boletín oficial de la propiedad industrial). Con esta publicació n se pretende
que toda persona que se considere lesionada por la concesió n de esa marca
que se solicita pueda oponerse a su inscripció n. Si no hay oposició n el
solicitante obtiene el derecho sobre la marca y su concesió n se vuelve a
publicar en el BOPI.

3.4. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA

El art. 34 de la Ley de Marcas dice: “el registro de la marca confiere a su titular el
derecho exclusivo de utilizarla en el trafico econó mico”. Lo que se adquiere es un
derecho de exclusiva que se extiende a todo el territorio nacional y que permite a
su titular:

1. Utilizar de forma exclusiva la marca en el trá fico econó mico.

2. Prohibir que un tercero no autorizado use una marca u otro signo que se
pueda confundir para distinguir productos o servicios similares.
3. Oponerse a que se inscriba en el registro un signo que sea confundible.
4. Solicitar ante los tribunales la nulidad de otras marcas inscritas en el
registro con posterioridad a la suya, si tiene riesgo de confusió n.

El titular de la marca tiene una serie de acciones civiles y penales en defensa de su

derecho. Entre las acciones civiles que puede ejercitar el titular destacan (ademá s
de solicitar una indemnizació n):

1. -Reclamar la cesació n de los actos que violen su derecho

2. -La indemnizació n de los dañ os y perjuicios sufridos (lo que “hemos
perdido” y lo que “hemos dejado de ganar”)
3. -La adopció n de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violació n,
retirando del trá fico econó mico, los productos, embalajes y envoltorios.
4. -La destrucció n o cesió n con fines humanitarios, si fuere posible, a elecció n
del demandante y a costa del condenado, de los productos ilícitamente
identificados con la marca.

El derecho de exclusiva sobre la marca se concede por un periodo de 10 añ os,

pudiendo renovarse indefinidamente siempre que se pague tasa de renovació n.
Para conservar el derecho de exclusiva en una marca, el titular tiene que:

1. Renovar la marca cada 10 añ os pagando las tasas. En caso de no hacerlo el

signo caducará .
2. Usar la marca de forma efectiva y real en el mercado. Si la marca no es
usada en 5 añ os desde la publicació n de su concesió n, o si deja de serlo por
ese mismo plazo. Se interrumpe su uso y hay en causa de caducidad.

Este derecho exclusivo de uso que confiere la ley de marcas al titular de la misma,
tiene una doble vertiente:
 Una positiva, en virtud de la cual el titular puede utilizar la marca en el
trafico econó mico con cará cter exclusivo
 Una negativa, por la que puede oponerse al posterior intento de registrar en
la OEPM esa misma marca para productos idénticos o similares, e impedir
que terceros no autorizados usen el signo siempre que pueda implicar un
riesgo de confusió n en el pú blico.
3.5 EXTINCIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

La ley distingue entre nulidad (absoluta o relativa) y caducidad.

1-NULIDAD, la cual puede ser:

 Absoluta (cuando se haya concedido contraviniendo alguna de las
prohibiciones absolutas que recoge la ley o cuando la solicitud se haya
hecho de mala fe). No tiene plazo de prescripció n.
 Relativa (cuando se ha concedido vulnerando alguna prohibició n relativa).
Prescribe a los 5 añ os desde la publicació n de la concesió n de la marca.

2-CADUCIDAD: se produce entre otras cosas si no se renueva la marca cada 10

añ os, si no se pagan las tasas, o si el propio interesado renuncia a la misma. En
estos casos se lleva a cabo la cancelació n por la OEPM. Los Tribunales pueden
declarar la caducidad del registro cuando la marca no haya sido usada en los
términos legales, aunque puede declararse la caducidad parcial, só lo sobre los
productos o servicios que no se hayan usado.

3.6. CESIÓN Y LICENCIA DE MARCAS

Existe la posibilidad de que se lleve a cabo una transmisió n de la marca así como
p.ej. la celebració n de contratos relativos a su uso. La marca tiene un indudable
valor patrimonial. Muchas veces la marca se convierte en el bien de mayor valor
econó mico dentro de una empresa. Por eso puede transmitirse o cederse su uso. Se
puede transmitir con el conjunto de la empresa o con independencia de la misma.

Especial interés tiene la posibilidad de cesió n temporal de uso de la marca. Esto se

hace a través de la correspondiente licencia que es un contrato por el cual el titular
de la marca llamado licenciante autoriza a otra persona el licenciatario, a usar
dicha marca durante un tiempo determinado a cambio de una contraprestació n. La
ley no lo regula suficientemente y por eso se suele acudir a la regulació n de otros
contratos pró ximos como son p.ej. el de licencia de patente.

La licencia autoriza el uso de la marca por parte de un tercero. Puede abarcar la

totalidad o parte de todos los productos distinguidos con la marca. Las licencias
pueden ser exclusivas o no exclusivas segú n si só lo puede hacer uso de la misma
el licenciatario en el territorio que se trate, o bien si el licenciante se reserva la
facultad de usarla él mismo o de otorgar otras licencias. Si no se pacta nada
expresamente, el licenciatario tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la
duració n del registro, incluidas las renovaciones en todo el territorio nacional y en
relació n con todos los productos o servicios que abarque esa marca. Ademá s salvo
pacto en contrario, la licencia no será exclusiva.
Ni la transmisió n ni la licencia de marca, exigen una forma concreta pero solo se
pueden oponer frente a terceros de buena fe, una vez que se ha inscrito en el
registro de marcas. El uso de la marca por el licenciatario debe ser objeto de
control por el licenciante y deberá estar ajustado a lo dispuesto en el contrato de
licencia. Si el titular de la marca no controla el uso que de la misma haga el
licenciatario y éste induce a error al pú blico acerca de la calidad o de sus
características, podría dar lugar a la caducidad de la marca.

Le ley le otorga al licenciante frente al licenciatario que incumpla sus obligaciones,

las mismas acciones que tendría frente a un tercero que usurpara la marca
protegida.

El interés principal del licenciante con el contrato de licencia, se concreta en la

obtenció n de una retribució n por el uso o explotació n que autoriza. Sin embargo
puede tener otros intereses como el cumplimiento de la obligació n de uso que
impone la ley, proporcionar al licenciatario legitimació n para que pueda perseguir
actuaciones de terceros que infrinjan su derecho, etc.

Las partes del contrato tienen una serie de derechos y obligaciones;

Por lo que se refiere al licenciante:

 Obligaciones: mantener al licenciatario en una posició n que le permita el

uso de la marca. Ha de realizar todo lo necesario para permitir que el
licenciatario pueda ejercer el derecho de uso que le otorga la licencia: pagar
las tasas para la renovació n, ejercitar las acciones para proteger el derecho
de marcas frente a terceros, etc. El pago de las tasas es obligació n del
licenciante, pero se puede pactar que se haga cargo el licenciatario.

 Derechos: el principal es el derecho al precio o a la retribució n pactada.

También a ejercitar las acciones que le correspondan frente al licenciatario
que sobrepase los límites de la autorizació n concedida.

En cuanto al licenciatario: sus derechos y obligaciones varían en funció n del

contenido del contrato que haya firmado. Con cará cter general tiene

 Derechos:usar o explotar la marca cuya licencia se le ha otorgado y pagar un

precio por ello.

 Obligaciones: uso de la marca la de comunicació n de las infracciones que se

produzcan al derecho de la marca, obligació n de realizar actividades de
promoció n y publicitarias de los productos o servicios distribuidos.
Salvo pacto expreso la licencia no tiene cará cter exclusivo, y por tanto, el
licenciante podrá otorgar posteriores licencias o autorizaciones. Para
determinados actos se requiere autorizació n expresa del titular, como por ejemplo
para el otorgamiento de sublicencias (una licencia otorgada por el licenciatario).

4 INVENCIONES O CREACIONES INTELECTUALES DE APLICACIÓN

INDUSTRIAL. LA PATENTE

El inventor o descubridor de una cosa está expuesto a que cuando se divulgue su

invento cualquier empresario lo pueda incorporar a los procesos de fabricació n en
perjuicio de su creador. Por eso, la ley trata de garantizar la utilizació n en exclusiva
del invento por su creador (o en quién delegue) durante un periodo de tiempo
suficiente para recuperar su inversió n. La ú nica condició n que se le exige es la del
uso efectivo, ya que el no uso, se entiende como renuncia a ese derecho de
exclusiva. Este es el sistema de patentes y en él se integran varias figuras:

1. La patente propiamente dicha

2. El modelo de utilidad (que es una invenció n de menor entidad)
3. El diseñ o industrial.

4.1. LA PATENTE:

Es el derecho que se reconoce al inventor o a sus herederos para la explotació n

industrial en exclusiva por sí o por otros y por el plazo que marca la ley del
resultado de su invenció n, ofreciendo en el comercio productos que la incorporan
o sirviéndose de ése invento para generarlos. Para gozar de este derecho al igual
que ocurre con la marca, es necesario solicitar y obtener la inscripció n a su favor
en el Registro Pú blico Oficial de Patentes en la Oficina Españ ola de Patentes y
Marcas.

La patente está regulada por la Ley 24/2015, de 24 de julio. Junto a ésta norma,
existe un complejo de normas internacionales que forman parte del Ordenamiento
Jurídico españ ol al haberse ratificado los correspondientes tratados.

Son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicació n industrial, incluso cuando tengan por objeto un
producto que esté compuesto o que contenga o transforme materia bioló gica.

Los requisitos que se exigen para la concesió n de la patente son:

1. Que se trate de una creació n intelectual.

 2. Que sea nueva.
3. Tenga aplicació n industrial. Si no tiene aplicació n industrial no se puede
considerar patente.

Existen invenciones que aun cumpliendo con estos requisitos no podrá n ser objeto
de patente (art. 5) las invenciones cuya explotació n comercial sea contraria al
orden pú blico o a las buenas costumbres. En particular, no se considerará n
patentables: la clonació n de seres humanos, la utilizació n de embriones humanos
con fines industriales o comerciales. Las variedades vegetales y las razas animales,
etc.

Existen una serie de supuestos que no se consideran invenciones a los efectos de la

ley: los descubrimientos, las teorías científicas y métodos matemá ticos, las formas
de presentar informaciones, etc.

4.2 CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE:

Al igual que ocurre con la marca, el titular de la patente tiene un derecho de uso
exclusivo del invento que supone la posibilidad; por un lado de poder explotar su
invento y por otro de impedir que otros lo usen sin previa autorizació n. Una vez
que se concede la patente y se ha inscrito, el titular tiene obligació n de explotarla.
“La explotación se realizará por el propio titular o persona autorizada por él, en un
plazo de 4 años a contar desde la solicitud o 3 años desde la publicación de la
concesión”. Si no lo hiciera, la ley establece que el titular será sancionado y se
concederá n licencias obligatorias a terceros interesados.

Igualmente el titular de la patente, debe pagar tasas anuales, para mantener la

titularidad de la patente. El derecho de uso exclusivo se otorga por un plazo de 20
añ os IMPRORROGABLES. Si antes de que transcurra el plazo, se incumplen las
obligaciones legales, la patente caerá en dominio pú blico y podrá ser explotada
libremente por cualquiera.

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Para finalizar el tema, destacar que el Modelo de Utilidad protege invenciones
con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, consistentes, por
ejemplo, en dar a un objeto una configuració n o estructura de la que se derive
alguna utilidad o ventaja prá ctica. El dispositivo, instrumento o herramienta
protegible por el Modelo de Utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad"
(p.ej. una nueva brocha para pintar) y no por su "estética" como ocurre en el
diseñ o industrial. El alcance de la protecció n de un Modelo de Utilidad es similar al
conferido por la Patente. La duració n del Modelo de Utilidad es de diez añ os desde
la presentació n de la solicitud. Para el mantenimiento del derecho es preciso el
pago de tasas anuales.