EL DERECHO DE MARCAS

Se ha caracterizado al derecho de marcas como un derecho real de propiedad,

estableciéndose entre el titular y el signo una relación jurídica de dominio, un
poder de disposición sobre dicho bien jurídico, con los límites que dispone la
regulación legal. En su relación frente a terceros, el titular marcario detenta el
derecho de uso exclusivo y excluyente, ello implica que solo él o un tercero con
su autorización pueden hacer uso del signo marcario, contando con la
posibilidad de ejercer acciones eficaces que permitan impedir su uso por parte
de terceros.

Es indudable que el derecho sobre el signo marcario recae sobre la creación y

se materializa con su reproducción, pero el derecho no se agota en la
reproducción, puesto que se trata de un bien abstracto e intangible.
Precisamente esta característica es la que ha provocado cuestionamientos a la
caracterización de los derechos de propiedad industrial, surgiendo distintas
alternativas y teorías al respecto. Lo cierto es que mas allá de lo correcto de la
clasificación, la misma ha sido adoptada por todos los actores en el mundo de
la Propiedad Intelectual, incluida la propia OMPI, aunque claro está que debido
a sus peculiaridades ( temporalidad, territorialidad), permiten calificarlo como un
derecho de propiedad “sui generis”

ADQUISION DEL DERECHO – SISTEMAS

Podemos observar que existen distintas formas de adquirir el derecho sobre un

signo distintivo, conforme lo regule la normativa interna de cada país. En este
sentido, en el derecho comparado podemos distinguir dos sistemas:

SISTEMA ATRIBUTIVO El derecho se adquiere mediante su

inscripción

SISTEMA DECLARATIVO El derecho se adquiere mediante el uso

Por caso, en nuestro derecho, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la ley

22.362, el derecho sobre una marca se adquiere con su registro. En cambio, en
EE.UU. la solicitud de marca puede tener como base el uso en el comercio o la
intención de uso, pero el derecho se adquiere precisamente por éste uso,
siendo el registro declarativo de la existencia de ese derecho.

No obstante corresponde señalar que en la actualidad ninguno de los dos

sistemas se aplica en forma absoluta. En efecto, en los países que adoptaron el
sistema declarativo, el registro de la marca también constituye una clara prueba
de la existencia del derecho y de la prioridad que otorga frente a otros usos no
tan claramente acreditados. A su vez, en los países que utilizan el sistema
atributivo (actualmente la mayoría), también brindan protección a las marcas de
hecho, que son aquellas marcas que mediante su uso pacífico y duradero, han
conseguido formar una clientela.

Como vemos, en un caso a pesar de la prevalencia del uso para adquirir el

derecho, se reconocen los efectos similares del registro y en el otro, pese a que
el derecho se obtiene con el registro, se reconoce el efecto que el uso de un
signo sin registrar produce para adquirir un derecho que merece ser protegido
por la ley.

APTITUD DISTINTIVA

La principal función que cumple la marca es la de distinguir los productos o

servicios en el mercado, facilitando la competencia.

Resulta entonces que el signo debe poseer aptitud para distinguir productos de
un mismo género o servicios de una misma clase. Claramente el nombre
genérico del producto o la descripción del servicio carecen de distintividad y por
ello no son marcas, ni pueden registrarse como tales.

En doctrina se diferencia la distintividad intrínseca y extrínseca. En el primer

caso el carácter distintivo se aprecia con relación al signo considerado en sí
mismo, sea en forma abstracta o relacionado con el producto o servicio que se
pretende distinguir.

Un signo de fantasía, que carece de todo significado conceptual,

intrínsecamente y de manera abstracta posee distintividad para cualquier
producto o servicio. En cambio, si se tratara de signos que poseen un sentido,
es necesario que el concepto que denotan sea arbitrario con relación al
producto o servicio a distinguir, es decir que no guarden ninguna relación con
ellos.

La marca KLM, por ejemplo, es pura fantasía y por tanto podría distinguir
cualquier producto o servicio, en tanto que la marca CHOCOLATE, podría ser

2
arbitraria con relación a vestimenta, pero no respecto del chocolate o a
productos elaborados con él.

Ahora bien, como lo que se pretende es que los consumidores puedan elegir los
productos de su preferencia dentro del mismo rubro, es necesario que los
signos utilizados por los competidores no sean idénticos o que no tengan un
grado de similitud tal que generen confusión entre sí.

Además si un signo fuera utilizado siendo idéntico o similar al que le pertenece

a un tercero, se estaría infringiendo su derecho exclusivo y excluyente. Las
marcas deben poseer capacidad distintiva extrínseca, esto significa que el signo
marcario que se pretende utilizar o registrar, no debe afectar a los derechos de
terceros sobre ese mismo signo, sea por ser idéntico o similar, y por tanto no
debe ser susceptible de crear confusión en los consumidores.

DISTINTIVIDAD INTRINSECA Se refiere a la relación entre el signo y el

producto o servicio a distinguir- requiere que
el signo resulte ser arbitrario respecto de lo
que distingue: Ej: AGUILA- para chocolates –
KLM para cualquier producto o servicio.

------------------------------------------------------------
-

Se refiere a que el signo no puede

contravenir derechos marcarios de terceros-
DISTINTIVIDAD EXTRINSECA
No puede ser similar o idéntico a otro signo
solicitado o registrado con anterioridad para
los mismos o similares productos o servicios.

Ej.: 1893 y 1983, via flex y flex vial , tropol y

estropol

La distintividad puede ser inherente, en cuyo caso el signo en abstracto posee

esa capacidad o adquirida, que se da en aquellos supuestos en los que el signo
en principio carece de esta aptitud, pero la adquiere a través del uso.
Esta clasificación de la distintividad tiene particularmente en cuenta el momento
en que esa aptitud se presenta en el signo a registrarse.

Precisamente este uso intensivo es el que permite que el consumidor

reconozca por medio de este signo al producto que identifica, formándose
entonces un nuevo significado, una resignificación en la mente del consumidor.

En EE UU se ha desarrollado este concepto bajo la Teoría del secundary

meaning, Teoría del significado secundario.

Esta institución se encuentra consagrada en el Acuerdo sobre los ADPIC (art.

15.1), y de ahí fue adoptada como estándar mínimo obligatorio por los países
miembros de la Organización Mundial de Comercio: la Directiva Europea sobre
Marcas (art. 3.3), el Reglamento sobre la marca comunitaria (art. 7 n° 3), la Ley
española de marcas (art. 5 n° 2), el Código de Propiedad Intelectual de Francia
(art. L711-2 frase final), la Ley alemana de marcas (§ 4 (2)), etc.

CONCEPTO DE MARCA EN LOS DISTINTOS REGIMENES LEGALES -

DISTINTOS TIPOS DE MARCAS

En todos los regímenes legales se exige que el signo para poder ser reconocido
como marca tenga capacidad distintiva.

Ahora bien, algunas legislaciones exigen que se cumplan otros requisitos para
otorgar su reconocimiento, y por ello clasificamos a los distintos regímenes de
la siguiente manera:

REGIMEN FLEXIBLE REGIMEN REGIMEN

INTERMEDIO RESTRICTIVO

Solo exige que el signo Además de la En estos sistemas

sea distintivo: admite distintividad exige que el legislativos, además del
marcas sonoras, signo sea representable carácter distintivo exigen
olfativas, táctiles gráficamente: que el signo sea
perceptible visualmente.
Ej: Ley argentina Admite algunas marcas
sonoras y olfativas, No pueden registrarse
conforme el criterio de marcas sonoras,
cada oficina de marcas. olfativas, táctiles ni
EE.UU. interpreta de ningún otro signo que no
forma menos rigurosa sea percibido por el
que la OAMI, y ambas sentido de la vista.
aplican la misma

4
 exigencia Ley Brasil

El jurista Eli Salis define "marca como todo signo o medio que sirve para
distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o
jurídica de los de otra"

Esta definición brindada en forma sencilla, resalta la función principal de la

marca y se adapta válidamente a cualquiera de las legislaciones específicas.

Nosotros definimos a la marca como todo signo novedoso y lícito, con

capacidad para distinguir los productos o servicios ofrecidos por los
competidores en el mercado.

Si quisiéramos adaptarla para los sistemas intermedios agregaríamos a la

definición dada “susceptible de representación gráfica” y para el caso del
sistema restrictivo “perceptibles visualmente”.

Es preciso analizar a estas alturas que el art. 1° de nuestra ley de marcas no

define ni contiene un concepto de marca, más bien efectúa una enumeración
ejemplificativa y no taxativa de los signos que puede considerarse marcas.

Nótese, como ya lo resaltáramos, que lo primordial es que el signo aun no

encontrándose expresamente en los ejemplos contemplados por el art. 1°, debe
poseer “distintividad”. Así expresamente en la parte final del texto aclara “… los
relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.”

Luego, en la estructura de nuestra ley, como veremos mas adelante, en los arts.
2 y 3 se establece que signos no se consideraran marcas (justamente por
carecer de capacidad distintiva a priori) y cuales no registrables (signos que
pueden tener dicha capacidad distintiva pero que aun así no accederán al
registro, por otros motivos, por ejemplo que el signo en cuestión para productos
idénticos o similares ya pertenezca a un competidor).-

SIGNOS TRADICIONALES

Denominamos signos tradicionales a aquellos que han sido regularmente

reconocidos como marcas: Las palabras con o sin sentido conceptual, la
combinación de letras y números, las letras y números por su diseño particular,
los emblemas, símbolos, la combinación de colores, los relieves, la forma de los
productos, entre otros.

Dentro de esta misma categoría encontramos:

a) MARCAS DENOMINATIVAS

LOREAL - BIERGARTEN – CHOCOLATE - VITAMINA

b) MARCAS FIGURATIVAS

c) MARCAS MIXTAS

SIGNOS NO TRADICIONALES

Por contraposición se denominan signos no tradicionales a aquellos que no han

sido reconocidos como tales regularmente y que de hecho, en algunos casos y
bajo determinados sistemas legales restrictivos o intermedios, no son
registrables.

a) MARCAS SONORAS

Las marcas sonoras distinguen fundamentalmente un determinado origen

empresarial, a partir de determinados sonidos que pueden registrarse como
marcas.

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La dificultad se presenta en aquellos sistemas que exigen que el signo sea
representable gráficamente, y es en donde vemos que aplican distintos criterios
según cada oficina de marcas

1) Representación a través del lenguaje: ¨EL RUGIDO DEL LEON¨ marca

sonora para identificar producción de películas de MGM..

Este signo, fue registrado en EE. UU., considerando que la representación

gráfica se encontraba satisfecha mediante la descripción verbal así efectuada.
En la OMPI el registro fue rechazado, por considerar que la descripción era muy
genérica y por tanto no satisfacía el requisito de la representación gráfica

Se observa que no todas las oficinas de marca sostienen el mismo criterio,

algunas son más flexibles a la hora de valorar el cumplimiento de la
representación gráfica y otras son más exigentes.

2) Música occidental:

Cuando el sonido que se pretende registrar consiste en notas musicales bajo el

sistema occidental, su representación gráfica se efectúa mediante su aplicación
en un pentagrama. En todas las oficinas de marcas que admiten este tipo de
registros, se solicita que además del dibujo en el pentagrama se haga la
aclaración de que lo que se pretende registrar es el sonido y que se acompañe
la grabación del sonido en un soporte digital.

En Argentina la primer marca sonora fue solicitada en el año 1997 y concedida

por el dicente cuando se desempeñó como Director de Marcas del INPI –
ARGENTINA en el año 2000, abriendo así el camino para la registración de
este tipo de marcas.

Agregar imagen
Otros ejemplos de marcas sonoras pueden ser el sonido del arranque del motor
de la HARLEY DAVIDSON o también sonidos de instrumentos orientales, como
las trompetitas chinas que son utilizadas en Perú para identificar una conocida
empresa de helados.

Este último caso, debió superar las objeciones que el INDECOPI le formulara
cuando intentaron efectuar el registro, considerando que la descripción verbal
del signo no satisfacía adecuadamente el requisito de la representación gráfica.
Sin embargo el público consumidor reconocía inmediatamente la empresa que
vendía en forma ambulante y en sus carritos típicos, el sonido de las trompetitas
chinas que inmediatamente asociaba con esos helados. La Universidad
Católica de Perú intervino colaborando con esta pequeña empresa, elaborando
un espectrograma de sonido y elaborando una encuesta representativa de un
relevante porcentaje del público consumidor, demostrando de esta manera el
carácter distintivo y el reconocimiento de los consumidores de este signo, que
podía ser representado gráficamente de esta forma, acompañado de la
posibilidad de reproducirlo con la copia grabada en un soporte magnético.

b) MARCAS OLFATIVAS

Estos signos se utilizan para distinguir productos a los que se les aplica un
aroma identificable para los consumidores y arbitrario con relación al producto.

‘Aroma a hierbas recién cortadas (frescas)’ aplicado a pelotitas de tenis, fue

admitido al registro por la OAMI que es la oficina de marcas comunitarias de la
U.E. Aquí, la representación gráfica consistía en la adecuada e inequívoca
descripción a través del lenguaje.

Posteriormente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el año

2002, en una sentencia dictada en el caso SIECKMANN, adoptó una postura
sumamente estricta, al exigir que la representación de la marca debe ser clara,
precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, por lo
que en ese caso, en el que se acompañó una formula química, el tribunal
sostuvo que en todo caso esa representación describía la sustancia pero no el
aroma y como también se había hecho una descripción mediante el lenguaje,
resolvió que esa descripción verbal no resultaba clara ni precisa y denegó el
registro.

También con relación a la registrabilidad de este tipo de signos, el criterio de las

distintas oficinas varía, aquellas que adoptaron el criterio del caso
¨SIECKMANN¨ difícilmente admitan su registro.

c) MARCAS EN MOVIMIENTO

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Resulta muy conocida por todos la marca de Microsoft Corporation, que en
general se activa al iniciar el ordenador, que comienza con una pantalla de
fondo oscuro donde se observan unos pequeños círculos en colores rojo, azul
verde y amarillo, que se mueven hasta juntarse y conformar una especie de
bandera.

Al solicitar este tipo de marcas, deben acompañarse los distintos cuadros que
componen la imagen, estableciendo la duración de cada uno de ellos, de modo
tal que cualquier persona pueda interpretar claramente en que consiste el signo
a registrar, y también es conveniente acompañar la filmación en un soporte mp4
o similar.

Otros ejemplos pueden ser el caballo alado de la productora COLUMBIA

TRISTAR., o del suplemento vitamínico SUPRADYN de Laboratorios Bayer.

Desde otros criterios podemos también mencionar a otros tipos de marcas:

Marcas de Fantasía: se califican como tales a aquellos signos que resultan

arbitrarios, es decir que no guardan ninguna relación con el producto o servicio
a distinguir, ni tampoco con su función, características o cualidades y también a
aquellas palabras que carecen de todo significado conceptual (neologismos)
incluidas las deformaciones de las palabras.

El signo para poder ser registrado como marca debe poseer un grado de
fantasía tal que permita distinguir legítimamente al producto o servicio sin
afectar derechos de terceros.

Ej: “CHOCOLATE” – “VITAMINA” para identificar vestimenta.

“LA MORENITA” – para infusiones te, café

“RVD”- – de absoluta fantasía, sin sentido conceptual

Marcas Evocativas: se trata de aquellos signos que generan algún tipo de

evocación respecto de la designación del producto o servicio o de alguna
característica o función, pero que no brindan dicha información de forma
directa, sino que requieren de un proceso asociativo previo por parte de los
consumidores.

EJ: “RAPICEMENT” – “FULMINANTE” para productos de revoque de

paredes o techos con secado rápido

“PAGO FACIL”: para el servicio de cobro de servicios, impuestos por

medios ágiles y sencillos.

Se sostiene tanto en doctrina, como en numerosos fallos que se trata de

marcas débiles, puesto que cuanto mas directa sea la asociación entre el signo
y lo que evoca, mayor será la posibilidad de que otros competidores utilicen
signos similares que evoquen el mismo concepto.-

EJ: “RAPI PAGO – PAGO FACIL – PAGO MIS CUENTAS”

Ahora bien, no todas las marcas evocativas deben soportar aproximaciones que
contengan similitud, por caso en el ejemplo anterior FULMINANTE para el
producto que evoca, no se advierte como débil, aunque claramente nos provoca
pensar que secara muy rápidamente, de manera “fulminante”. RAPICEMENT
no guarda ninguna similitud con fulminante aunque ambos evoquen un mismo
concepto y no dudamos en que nadie podría registrar “fulminar” o
“fulminantísimo” para los mismos productos, por su similitud confusionista.

En este caso la evocación no es tan directa como en el de RAPICEMENT, que

quizá deba aceptar que alguien solicite “CEMENRAP” para distinguir el mismo
producto.

Marcas descriptivas: Estos signos no pueden registrarse como marcas,

precisamente porque carecen de distintividad.

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Ciertamente, a veces resulta bastante complejo dilucidar cuando un signo es
evocativo y cuando es descriptivo, puesto que la línea es muy delgada y su
consideración es también subjetiva.

Un signo es descriptivo cuando consiste precisamente en la descripción de una

cualidad, función, característica necesaria del producto o servicio a distinguir
con la marca, o el precio del producto o servicio a distinguir. Por ejemplo
TRANSAPARENTE para vidrios; ENFRIADORA para heladeras.

Sin embargo hay otros supuestos un tanto más dudosos: MASTICANDY para
golosinas, la justicia confirmó la denegatoria de este registro por considerarlo
descriptivo de la cualidad de golosinas masticables, sin embargo pareciera más
bien tratarse de un neologismo con un grado suficiente de fantasía como para
haber sido admitido. Téngase en cuenta además que en nuestro medio, el
principio es que las palabras en idioma extranjero son términos de fantasía,
carecen de contenido conceptual y tal sería el caso de CANDY.

Es indudable que aquel signo que sea absolutamente arbitrario o totalmente de

fantasía tendrá mayor fuerza para repeler cualquier aproximación susceptible
de crear confusión, tal como puede suceder con FIAT o LOREAL, entre las
marcas notorias, pero también respecto de cualquier otra aunque no tenga tanta
difusión: “LAS VIOLETAS” para cafetería; “DOS MUNDOS” para bazar, entre
otras.

Se menciona también a otra categoría que diferencia a las marcas fuertes, que
son aquellas que debido al poder distintivo que han alcanzado no pueden ser
imitadas no solo totalmente, sino respecto de sus elementos configurantes, de
las débiles cuya protección se limita a la copia total, debido a su menor difusión
en el mercado.

Desde otra óptica, también podemos hablar de Marcas Individuales, cuando se

trata de un titular único o varios pero bajo la forma de cotitularidad o cuando el
titular es una persona jurídica, más allá de la pluralidad que puedan tener sus
integrantes y de Marcas Colectivas, cuando el titular, que en general es algún
tipo de Asociación no es quien utiliza la marca, sino que el uso lo efectúan sus
miembros. Ej: “MELINDA” para productos lácteos; ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCION NATURAL (ARGENTINES FOODS A NATURAL CHOICE).

MARCAS COLECTIVAS

Tal como apuntáramos en el párrafo que antecede, marca colectiva es aquella

que resulta apropiada para diferenciar los productos o servicios de los
miembros del titular –que será siempre una Asociación- frente a los de otras
personas físicas o jurídicas, en atención a su origen geográfico o empresarial,
su clase, su calidad u otras características.

En general, estas marcas se utilizan para destacar alguna característica propia

del conjunto de productores, pero es también bastante común que este signo
sea utilizado en forma asociada y conjunta con la marca individual de los
miembros de la asociación.

La potencialidad de esta figura para dotar de un valor agregado a los productos

o servicios ofrecidos por grupos de empresarios unidos por un factor común, es
percibida por los consumidores. Una marca que destaque que los productos
son naturales, no tienen conservantes ni se han visto afectados por productos
químicos, etc. es percibida por un sector importante de consumidores como
mas beneficiosa para su salud y por ello están dispuestas a pagar un precio
mayor que el que vale en el mercado un producto del mismo género que no
tiene esa garantía.

CHIRIMOYA CUMBE – CAJAMARCA - MARQUETERIA DE SORRENTO

Las nuevas tendencias muestran una clara determinación de los consumidores

por conocer los productos que adquieren: su origen geográfico, sus formas de
producción y las características que los diferencian de sus congéneres. Cada
vez más público está dispuesto a abonar un sobreprecio por esa información,
por lo que numerosos países apuntan a desarrollar marcas que los distingan del
resto reconociendo sus tradiciones, costumbres y geografía.

MARCAS DE CERTIFICACION

Las marcas de certificación, se utilizan para distinguir productos o servicios

cuyas características, procedimientos de elaboración o procesos cumplen con
determinados estándares que son certificados por el titular del signo. Cualquiera
que cumpla con los requisitos exigidos puede solicitar se le autorice el uso de la
marca de certificación, sin necesidad de pertenecer a ninguna asociación. En

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general se utilizan en forma asociada con la marca del productor o proveedor
del producto o servicio.

En el concepto de la OMPI las marcas de certificación se dan a productos

que cumplen con requisitos definidos, sin ser necesaria la pertenencia a
ninguna agrupación o entidad. Pueden ser utilizadas por todo el que certifique
que los productos en cuestión cumplen ciertas normas.

Entre las marcas de certificación más conocidas, cabe mencionar a

WOOLMARK, que certifica que cualquier producto con esa marca está
compuesto al 100% de lana virgen.

La mayor diferencia entre una marca colectiva y una certificada es que la

primera sólo puede ser empleada por los miembros del ente titular, mientras
que la segunda puede ser utilizada por todo aquel que cumpla con los
estándares definidos por el certificante.

II.- PROHIBICIONES DE REGISTRO

PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS

Sabemos que el otorgar un derecho sobre un signo distintivo implica la

concesión de su explotación en forma exclusiva y excluyente por parte del
titular.

Hemos dicho que la principal función de la marca es la de distinguir los

productos o servicios ofrecidos en el mercado y por ello concluimos que la
marca es el vehículo de la competencia y la herramienta singular y propia que
permite la formación de una clientela.

Luego y por contrario sensu, la marca no puede instituirse en una barrera al

tráfico comercial, ni en un impedimento para el acceso de los competidores al
mercado, ni generar precisamente por ese monopolio de uso, ventajas injustas
entre los productores de bienes o servicios.
Para ello, las legislaciones marcarias de los distintos países, han establecido
prohibiciones de registro, que resultan ser en su mayoría comunes.

También es común clasificar a las prohibiciones en absolutas, cuando el bien

jurídico tutelado es el interés general, comprensivo del orden público y las
buenas costumbres, y relativas cuando el bien jurídico tutelado es el interés
privado.

Todas las legislaciones disponen que el signo para poder ser registrado como
marca debe tener aptitud distintiva. Luego es evidente que todos aquellos que
carezcan de tal aptitud no serán marcas y por tanto serán irregistrables.

Con fundamento en esta carencia se han establecido como irregistrables las

designaciones necesarias o habituales de los productos o servicios, tanto del
género como de la especie o de sus dibujos, no puede registrarse la
denominación silla o mueble o su dibujo para identificar a las sillas, en este
aspecto resulta interesante lo resuelto por la justicia en el caso que involucraba
a la designación “curador”, para un producto para preservar cerámicas,
mosaicos, ladrillos .

MARCAS. Irregistrabilidad. Clase 3. "Curador". Designación necesaria del producto genérico.

Prueba. En función de las pruebas reseñadas sucintamente, la demandada ha acreditado que la
designación CURADOR es empleada -en lo que genéricamente podríamos englobar como el
mundo de la pinturería, empresas constructoras, empresarios de pintura y estudios de
arquitectura y decoración (texto del subtítulo de la revista "Forma y Color") para identificar por
su naturaleza y finalidad uno o varios productos destinados a la preservación, cuidado y
embellecimiento de la madera y de la cerámica, mosaicos, ladrillos, etc., empleados en la
construcción de viviendas de un cierto nivel socio-económico. Y esa conclusión, surge con toda
claridad, de las facturas y publicidad que aportó la actora y de la coexistencia de latas de otras
empresas que, con distintas marcas, distinguen "un preservador y curador de maderas". Tan es
ello así que sino no se encuentra explicación al hecho de que, en los años 1987 y 1988 -cuando
este pleito no aparecía siquiera en el horizonte- "Ceramicol S.A." facturara a sus clientes como
productos genéricos (no por denominaciones marcarias), indistintamente, "ceras", "curadores",
"limpia alfombras", "autobrillo incoloro", "removedor de cera", etc. etc. El "curador" era,
indudablemente, un artículo más y su marca "Ceramicol" (la lectura de los documentos
agregados no deja resquicio de duda y si alguno pudiera quedar, basta con examinar el listado
de productos que luce en autos para que la conclusión alcanzada resista cuestionamiento
sincero). Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Sala II - CERAMICOL
S.A. C/ CELOPLAST PLASTIFICADORA S.A. S/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
13/02/03

DESIGNACIONES HABITUALES

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Tampoco pueden apropiarse como marcas los signos que constituyan la
designación habitual del producto o servicio a distinguir, incluyendo en esta
categoría a los términos propios del lenguaje común o vulgarmente utilizados, o
aquellos que pasaron al uso común antes de su registro.

Cada generación ha creado su propio lenguaje, así en nuestro medio es común

referirse al servicio de micros urbanos, con el termino ¨bondi¨ o decirle a los
zapatos ¨timbos¨ y a la cerveza ¨birra¨. Ninguno de esos neologismos podrá ser
registrado como marca para identificar a los productos que designan.

También se observa este fenómeno con relación a marcas que debido tal vez a
su excesiva difusión pasaron a ser en la idea de los consumidores el nombre
del producto: por ejemplo la marca ¨birome¨ para lapiceras; ¨lycra¨ para telas:
¨celofán¨ para láminas de papel delgado y transparente, entre otras. Algunos
autores tales como Otamendi y Breuer Moreno califican a este supuesto como
“vocablos que pasaron al uso general”, señalando que para que este supuesto
se produzca el uso tiene que ser generalizado, efectuado por todos. Cabe
aclarar que este uso general debe producirse antes del registro, puesto que si el
signo se encuentra registrado mantendrá su vigencia, aunque claro está será de
escasa o nula utilidad, puesto que habrá visto disminuida su fuerza distintiva.
En estos casos, si el titular no renovara el registro a su vencimiento, el signo si
bien caerán al dominio público, no podrán ser nuevamente registrado para
dichos productos o servicios porque quedarían incursos en la prohibición de
registro de los términos que constituyen la designación habitual respecto de
esos productos o servicios, de conformidad con lo establecido en el art. 2° inc.
b) de la ley 22.362 de marcas y designaciones.

Otro aspecto que debemos considerar es que ocurre cuando se pretende

registrar una palabra en idioma extranjero, cuya traducción se corresponda con
la designación del producto o servicio a distinguir.

En un principio nuestros tribunales en diversos fallos sostuvieron que una

palabra por pertenecer a un idioma extranjero no la convertía en registrable, y
de este modo rehusó el registro de las marcas “BLACK SPECIAL”, para
cervezas al comprender que existe un tipo especial de cerveza negra;
“CONDIMENT” para especias y otros condimentos.

Este criterio ha ido evolucionando y actualmente el principio es que las palabras

en idioma extranjero son consideradas carentes de contenido conceptual y por
tanto se las califica como palabras de fantasía, excepto que por su similitud con
el mismo término en castellano o por su difusión amplia, pueda considerarse
que su significado es conocido por la mayoría de los consumidores.
MARCAS DESCRIPTIVAS

Al mencionar los distintos tipos de marcas, dijimos que estos signos no pueden
registrarse como marcas porque carecen de distintividad.

Un signo es descriptivo cuando consiste precisamente en la descripción de una

cualidad, función, característica necesaria del producto o servicio a distinguir
con la marca o precio del producto o servicio a distinguir. Por ejemplo
TRANSPARENTE para vidrios; ENFRIADORA para heladeras.

También han sido declaradas irregistrables marcas tales como “CORDON

BLUE” para bebidas espirituosas; “GOLD MEDAL” indicativa de una calidad
superior, “CINCO TENEDORES” para el servicio de restaurante, entre otras.

LA FORMA DE LOS PRODUCTOS

La ley argentina prohíbe de manera taxativa el registro de la forma que se dé a

los productos en el inc, c) del art. 2 de la ley 22.362.

Sin embargo corresponde aclarar que no es correcta una interpretación literal,

puesto que de esa manera ninguna forma aplicada a un producto podría ser
registrada como marca, cuando en realidad y conforme a la concordante
jurisprudencia de antigua data (de hecho desde la anterior ley 3975), se ha
sostenido que lo irregistrable es la forma habitual o necesaria, o aquella que
viene impuesta por la función del producto.

En efecto, la forma simple de una pastilla de jabón o la forma de una manguera

no pueden ser registrables por ser la forma habitual o la forma necesaria
impuesta por la función, en cambio sí son registrables las formas arbitrarias.

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 CHOCOLATE MECANO + forma de tuerca

EL COLOR UNICO

Nuestra legislación al igual que la gran mayoría prohíbe el registro del color
natural o intrínseco del producto a la aplicación de un solo color a la totalidad
del producto.

En cuanto al color natural, resulta evidente que se refiere por ejemplo al color
blanco para identificar al producto leche o al color negro aplicado a los motores
náuticos fuera de borda, por ser los que combinan con cualquier otro color
externo y ser el color usualmente aplicado a estos productos.

La prohibición de registro del color único tiene fundamento en la teoría del

agotamiento de los colores, actualmente en crisis.

Ciertamente los colores primarios son escasos, sin embargo las distintas
tonalidades que pueden efectuarse a partir de ellos representan un número más
que razonable de posibilidades que finalmente no difieren tanto de alguna
categoría de palabras o dibujos.

A su vez podemos señalar que también se ha procedido a conceder el registro

del color único aplicado a la totalidad del producto apelando a la teoría del
significado secundario, que explicáramos al referirnos a la distintividad.

Por otra parte, algunas regulaciones –vgr, la Decisión Nro. 486 de la

Comunidad Andina, si bien contempla una prohibición similar, admite el registro
de un solo color que se encuentre contenido por una forma que lo delimite.

En tal sentido se ha registrado en la Argentina el color único “verde benetton”,

enmarcado en un rectángulo negro.

De esta forma se advierte que se supera el otro fundamento de la prohibición

que sostiene que el color sin ningún otro aditamento no identifica a la empresa y
difícilmente es recordado por el consumidor asociado a una empresa
determinada, puesto que le adjudica un carácter ornamental y no distintivo.

Esta situación varía al darle un contorno o forma particular dándole además un

uso marcario.

En este punto y pese a no compartir la técnica jurídica empleada en tanto que

consideramos que excede la naturaleza jurídica del decreto reglamentario y por
ende resulta inconstitucional, no podemos pasar por alto su existencia.

Así las cosas, debemos resaltar que el art. 2° del Anexo al reciente decreto
242/19 que aprueba el reglamento de la ley de marcas, establece “excepciones
a las exclusiones”, haciendo referencia a las prohibiciones absolutas
establecidas el art. 2° incs. b) y c) de la ley de marcas conforme los siguientes
términos:

MARCAS Y DESIGNACIONES

Decreto 242/2019

DECTO-2019-242-APN-PTE - Ley N° 22.362. Reglamentación.

ANEXO

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 22.362 Y SUS MODIFICACIONES

ARTÍCULO 2°.- Quedan exceptuados de las exclusiones a que se refiere el

artículo 2° de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones, los casos en que el signo,
comprendidos la forma y el color cuyo registro se solicite, hubiere adquirido
capacidad distintiva sobreviniente como, asimismo, las formas no necesarias o
habituales que presenten dicha capacidad.

Ámbito internacional

Actualmente, la regulación de la Comunidad Europea, al igual que la ley de

marcas de España de 2001, han abandonado esta prohibición. De igual forma,
los acuerdos ADPIC (artículo 15) y el CUP (artículo 6 quinquies. B) parecen
admitir que el color per se pueda constituir una marca al no introducirlo como
causa de exclusión.

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Por otro lado, la doctrina mayoritaria europea y estadounidense, sostienen que
los colores pueden cumplir la función diferenciadora de los productos fabricados
o servicios prestados por una empresa respecto de los fabricados o prestados
por las demás. En este sentido lo han reconocido tanto la OAMI, la
jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -,
siempre que observen determinados requisitos. (Javier Martínez Simón –
Estudio sobre la marca de color único”) .

PROHIBICIONES RELATIVAS A SIGNOS CON APTITUD DISTINTIVA

Hasta aquí habíamos analizado los supuestos de irregistrabilidad por ausencia

de distintividad.

Además de esta causa, existen otras razones vinculadas tanto a la protección

de los derechos privados correspondientes a terceros, como a cuestiones
vinculadas al interés general, que impiden el registro.

En este sentido, podemos citar a las marcas engañosas, que son aquellas que
pueden inducir a error en el consumidor respecto de la naturaleza, cualidades,
mérito, función u otras características de los productos o servicios que se
pretenden identificar con dichos signos.

A modo de ejemplo podemos citar las marcas denominativas “MOTOR

PERPETUO”, “PUNTA INDESTRUCTIBLE” para lapiceras, “ETERNO”, como
así también marcas que indican zonas geográficas reconocidas por la calidad
de sus productos, como el caso de “CHARENTE” para cognac, zona de Italia
donde se producen vinos utilizados casi en su totalidad para la producción de
cognac, “Valle de Tupungato”, para vinos, que es la denominación de origen de
una zona de Argentina, reconocida por su calidad en este tipo de producción.

Vinculado también a la inducción a error se encontraría la prohibición de

registrar el nombre y los signos o símbolos pertenecientes a la nación,
provincias y municipios, al igual que los correspondientes a las naciones
extranjeras y organismos internacionales reconocidos.

En este mismo ámbito del interés general encuadran las marcas que puedan
ser contrarias a la moral y las buenas costumbres, supuestos en los que el
signo propuesto resulte ofensivo para un sector o clase social o política. Tal el
caso de solicitar la marca “SANTO TOMAS de AQUINO” para artículos
vinculados al sexo (preservativos, lencería erótica) o para anticonceptivos, que
podrían lesionar al sector que profesa la religión católica.

Respecto al interés privado, es común a todas las legislaciones prohibir el

registro de marcas idénticas o similares a marcas registradas o solicitadas con
anterioridad, respecto de los mismos o similares productos o servicios, con la
finalidad de evitar prácticas desleales en el comercio, que permitan aprovechare
del esfuerzo y prestigio ajenos, a la vez de proteger a los consumidores de la
confusión.

La cuestión relativa a la confusión y las formas de determinarla será motivo de

un análisis más profundo en nuestra próxima sesión

También es común la prohibición de registrar el nombre, retrato o pseudónimo

de las personas físicas, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el
cuarto grado.

Claramente esta prohibición se vincula mas al apellido o al conjunto, que al

nombre de pila, puesto que es común su utilización marcaria sin que de ello se
derive un perjuicio, por ej>: “DON DAVID” para vinos: “EDUARDO SPORT”
para servicio de venta de ropa, entre otras.

Por otro lado, no debe interpretarse que no pueda registrare como marca un
nombre de fantasía, puramente ficticio y creado a tal fin. La protección se otorga
principalmente para evitar que se cause un perjuicio a una persona concreta y
para evitar el aprovechamiento de nombres famosos o de alto grado de
reconocimiento por el público con motivo de su actividad, tal el caso de artistas,
deportistas, políticos, por su alto nivel de exposición.

Imaginemos que alguien quisiera registrar la marca “MESSI” sin el

consentimiento del jugador y pudiera aprovechare de su prestigio para
identificar ropa deportiva, artículos deportivos, revistas o cualquier otro tipo de
productos vinculados a él o al deporte.

El problema se plantea cuando el conflicto se suscita con dos nombres que

gozan de prestigio y conocimiento a nivel internacional, tal como sucediera
cuando la famosa bailarina Paloma Herrera pretendió registrar su nombre para
productos de las clase 3 (productos de belleza, perfumes), 25 (vestimenta en
general) y tuvo la oposición de Carolina Herrera, con fundamento en su marca
registradas con anterioridad

Finalmente el conflicto se resolvió por el tribunal en sede judicial,

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permitiendo la coexistencia de ambas marcas, sosteniendo que ambos
signos deben cotejarse en su conjunto, sin apelar a desmembraciones
artificiales, que ambas personas eran reconocidas y famosas a nivel
internacional y que, debido a esa misma notoriedad, los elementos
“PALOMA” y “CAROLINA” dotaban a ambos signos de suficiente
diferenciación, por lo que ningún consumidor de los productos de Carolina
Herrera, confundiría sus marcas con el signo PALOMA HERRERA (Herrera,
Paloma v. Carolina Herrera S.A. y otro. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª,
12/09/2003. Marcas - Propio nombre - Interés legítimo - Nombre y apellido).