Curso de Derecho Comercial a cargo de: Dra.

Cristina Herdt
Realizado por: Felipe Cardone

Proceso de Registro de las Marcas.

14/08/2023 - Dictada a excepción por: Diego Mongrell

MARCA - Ley 17.011

Las marcas a la hora del registro, se divide en “clases”, por ejemplo la clase 25 es la
que selecciona a todas las marcas de indumentaria, este registro tiene carácter
territorial por ende tengo uso exclusivo de esa marca en Uruguay o en el país que la
registre.

Clases de Marcas: Además de las marcas tradicionales que protege e individualizan

bienes y servicios la ley incorporó dos categorías:

- Marcas Colectivas: No es una marca de propiedad de ninguna persona en

particular. Su finalidad es la de identificar productos, o también servicios que
provienen de una determinada colectividad, de un colectivo de personas que
producen bienes o servicios. Todos los integrantes de esa agrupación pueden
utilizar la misma marca colectiva. Tiene la misma finalidad que las marcas
tradicionales (diferencias un producto o servicio). Para registrarla hay que
presentar la solicitud en la DNPI y adjuntarse un reglamento de uso de la
marca colectiva. Esta clase de marca es intransmisible.

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- Marcas de Certificación o Marcas de Garantía: Son signos que certifican que

ciertos productos y servicios ostentan determinadas características
comunes. La marca de certificación indica al consumidor que el producto o
servicio que la lleva reúne ciertas características que le dan un determinado
nivel de calidad. Son intransmisibles. Pueden ser titulares de marcas de
certificación:

● Los organismos estatales

● Organismos paraestatales
● Entidades del Derecho privado que tienen autorización estatal a través
del órgano competente

Marcas Débiles/Derecho Privativo:

Usualmente las marcas débiles son descriptivas o incorporan palabras genéricas

cuyo uso exclusivo no podrá ser de una sola persona. Por ello, para incrementar las
probabilidades de éxito del registro suelen añadir un logo creando “un poco de
distintividad”.
Por ejemplo, el hecho de que una marca integre a su nombre el nombre de un
departamento (ej. Frigorífico Tacuarembó), se la registra pero asumiendo que otra
empresa puede utilizar el nombre del departamento (Tacuarembó).

Requisitos para Registrar una Marca: El Art. 6 de la ley de Marcas exige que la
misma sea “claramente diferente”, esto es, que sea original o novedosa. No debe
tener similitudes o parecidos con otra ya existente o en trámite de registro. Los
aspectos diferenciales tienen que ser evidentes. Los aspectos diferenciales entre las
marcas deben ser evidentes, para evitar la confusión de los consumidores. Los
aspectos visuales o gráficos que distinguen diversas marcas, deben ser tales que
permitan diferenciar entre una marca y otra, también deben oírse de forma diferente.

Efecto de la Inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Industria: Las

marcas y las patentes y otras invenciones son bienes inmateriales sobre los que se
puede ejercer el derecho de propiedad. El registro otorga el derecho a la marca y se
presume que quien inscribe la marca es su legítimo propietario. Ese derecho
únicamente alcanza a los bienes y servicios respecto de los cuales se confirió el
registro de la marca. No es genérico respecto a cualquier bien o servicio. La
excepción al principio de que el derecho sobre la marca requiere el registro, es el que
la Ley consagra en determinadas condiciones a quien tiene una marca en uso pero
aún no registrada. Para que esto aplique el uso anterior debe ser pacífico, público e

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ininterrumpido por lo menos durante un año. El interesado podrá oponerse al

registro debiendo probar el uso anterior público, pacifico e ininterrumpido.

Requisitos para el registro - El Art. 6 de la ley de Marcas exige que la misma sea
“claramente diferente”, esto es, que sea original o novedosa. No debe tener
similitudes o parecidos con otra ya existente o en trámite de registro. Los aspectos
diferenciales tienen que ser evidentes. Los aspectos diferenciales entre las marcas
deben ser evidentes, para evitar la confusión de los consumidores. Los aspectos
visuales o gráficos que distinguen diversas marcas, deben ser tales que permitan
diferenciar entre una marca y otra, también deben oírse de forma diferente

Nulidades de la Marca (Art. 4 y 5 de la ley 17.011)

a) Nulidades Absolutas: corresponde a vocablos, expresiones o signos, en general,

que jamás pueden ser registrados en el Uruguay como marcas.

- El nombre del Estado y de los gobiernos departamentales, los símbolos

nacionales o departamentales, los escudos o distintos que los identifiquen,
salvo si son usados por ellos mismos. Finalidad: evitar la confusión entre los
consumidores, para que este no asocie que tiene garantía o respaldo del
Estado.

- Signos oficiales de monedas u otros medios de pago, tanto nacionales como

extranjeros. También está prohibida la apropiación como marca de los
diseños oficiales de contralor y garantía adoptados por el estado. El
fundamento: estos signos son elementos característicos de la actividad
oficial del Estado.

- Los emblemas de la Cruz Roja, y del Comité Olímpico Internacional tampoco

pueden ser apropiados ni utilizados por alguien como marcas.

- Las denominaciones de origen, o procedencia, o el nombre geográfico,

cuando carezcan de aptitud distintiva y no sean suficientemente originales, o
pueden inducir a error respecto del producto. Finalidad: evitar al consumidor
una confusión sobre el origen y cualidades del producto.

- No se pueden registrar como marcas la forma de productos o de envases que

tengan utilidad práctica. Cuando la forma no sea común y corriente, y reúnan
requisitos de novedad podrán constituir una marca.

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Finalidad: evitar la apropiación por un sujeto de un elemento común y que es

de aplicación general.

- No pueden usarse, los nombres de nuevas variedades de vegetales que estén

inscriptos en el denominado Registro de Propiedad de Cultivares.

- Tampoco las letras del alfabeto aisladas, o números aislados. La ley no

alcanza cuando las letras o números tengan un diseño particular.

- Tampoco el color unitario, sin agregados; cartulina o una etiqueta

monocromática. Si se puede una combinación de colores originales.

- Vocablos, expresiones que indiquen una cualidad, un atributo del producto o

de un servicio, cualidad que va a estar presente en todos los productos
similares.

- Las designaciones genéricas de su naturaleza, clase o género de un producto

o servicio.

- Las denominaciones de uso general.

- Están prohibidas como marcas los términos en los tres numerales anteriores
traducidos a idiomas extranjeros.

- Los signos gráficos o expresiones agraviantes contrarios al orden público, a la

moral o buenas costumbres.

- Las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que ridiculicen ideas,

personas u objetos dignos de respeto. Se busca cuidar el buen nombre, la
reputación e imagen de determinadas personas u objetos dignos de respeto

b) Nulidades Relativas: No impiden totalmente el registro de una marca, sino que

imponen alguna barrera, que si fuera superada, permitiría el registro como marca.

- Banderas y demás signos distintivos de Estados extranjeros, salvo que se

obtenga una autorización para el uso comercial de ellas por el certificado
expedido por la autoridad correspondiente del Estado extranjero.

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- Las obras literarias o artísticas, ni sus reproducciones ni sus personajes

podrán inscribirse como marca. Están protegidos por ley de Derecho de autor.
La excepción consiste en que la solicitud la formule el titular o tercero con su
consentimiento.

- Nombres propios o retratos de personas vivas, a menos que se obtenga el

consentimiento de esa persona. Con las personas fallecidas sucede lo
mismo, salvo que son los herederos que dan el consentimiento.

- Los apellidos, se prohíben cuando exista una oposición fundada de quien

lleva ese apellido.

- Signos o palabras que reproduzcan, imiten o sean traducción total o parcial

de alguna marca notoriamente conocida o de un nombre comercial. Marca
notoria es la que goza de un conocimiento, fama, reputación generalizada. La
finalidad es proteger al consumidor para que no se confunda entre la marca
realmente notoria y aquella que no es auténtica.

- Signos que permitan deducir que quien intenta registrar, lo efectúa con el
ánimo de realizar competencia desleal.

- Signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la

naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o procedencia de los
productos o de los servicios.

Nombre Comercial (art.67)

Es un elemento completamente distinto a las marcas. El nombre integra la

propiedad industrial. Identifica la actividad que explota una persona física o jurídica
con fines comerciales. Es la designación con que se denomina a un establecimiento
comercial, que lo caracteriza y lo diferencia de otro. Es un bien propio de la casa de
comercio, es un bien mueble, incorporal, que forma parte del elenco de bienes de la
propiedad industrial, y que caracteriza a un determinado establecimiento comercial.
Permite identificar ese negocio, distinguirlo.

- Diferencias entre el Nombre Comercial y la Denominación Social: Uno

distingue a la sociedad, el otro distingue al establecimiento o casa de
comercio. Una sociedad, con su denominación, puede ser propietaria de uno
o de varios establecimientos comerciales, que pueden tener un mismo
nombre fantasía o distintos nombres.

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- Derecho al Nombre Comercial: Da derecho a su propietario a prohibir a

terceros su utilización de ese nombre, o de su nombre parecido o similar. El
derecho al nombre de un establecimiento nace por el mero uso. El solo uso
otorga la propiedad del mismo. Para proteger ese derecho la Ley consagra
una acción judicial. Esta acción tiene un plazo de prescripción. Tiene que
ejercer la acción dentro de los cinco años contados desde que tuvo
conocimiento de su utilización por otra persona. Si el titular del nombre
permitió la utilización del mismo, o de otro similar, durante cinco años sin
iniciar acción ninguna, esa acción prescribe y ya no se podrá defender o
proteger su exclusividad en el uso de ese nombre comercial.

- Cese del Derecho al Nombre Comercial: Se produce simplemente con el

cierre del establecimiento, con el cese de la actividad comercial. El derecho
se pierde, o sea que luego de esa clausura otra persona puede venir y
reutilizarlo, apropiándose del mismo, porque el derecho cesó.
Una casa de comercio puede ser vendida o prometida en venta incluyendo la
marca que la identifica, ellos da derecho a quien compra a seguir utilizando la
marca

16/8/2023

Mercado. Competencia. Derecho de la Competencia

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