Marcas comerciales y Dominios en Internet

Las marcas y sus funciones: propiedad, estado, ubicación, etc. Marcas comerciales.
Función de identificación en el ámbito comercial. Necesidad de diferenciación de
marcas. Resolución de conflictos. El nacimiento de internet y los dominios como
marcas. Función de los dominios. ICANN y NIC. Conflictos de dominios y sistemas de
resolución. Derecho a la marca y derecho al dominio.

LAS MARCAS

Si tenemos varios objetos iguales, ¿cómo podemos diferenciar uno de otro? Por
ejemplo, cada uno de los círculos de esta rueda. Por la posición, pero si la rueda
girara velozmente, ya no los podríamos diferenciar.

Si necesitásemos referirnos a un círculo determinado sería imposible.

Una marca es una señal realizada por cualquier procedimiento, que nos permite
diferenciar un objeto o una clase de objetos de todos los otros.

Sin marcas viviríamos en lo indiferenciado. Por esa razón, el mundo está totalmente
marcado. Las madres hacen marcas en los sacos de sus hijos antes de que vayan al
colegio, el ganado es marcado, los automóviles, las calles, los vestidos, el mismo
lenguaje es un sistema enorme de marcas. Si caminamos por una ciudad, lo que
vemos son marcas y marcas.

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Las marcas siempre sirven para diferenciar o distinguir, pero además de esa, que es la
función genérica, tienen un objetivo para el que diferencian o distinguen, como por
ejemplo:

a) Las marcas de los sacos y útiles escolares, las marcas que lleva el ganado, etc.
cumplen la función de hacer conocer la propiedad de un objeto.

b) Las marcas de las calles (nombres o números), los números de los edificios,
etc. obviamente no cumplen función de propiedad. Ellas señalan la ubicación
(del latín ubi, dónde) o localización (del latín locus, lugar).

c) Algunas personas llevan en su mano izquierda, en el dedo anular, un anillo de

plata u oro que señala que se encuentran casados o comprometidos. Esto no
demuestra ni propiedad ni localización, sino que es una forma de señalar un
estado. En algunas culturas, las mujeres solteras se sueltan el pelo y las
casadas se lo recogen.

d) Algunas marcas cumplen la función de señalar el origen. “Hecho en la

Argentina”, “Queso Rockefort”, etc.

e) Existen, además, unas marcas llamadas “marcas comerciales” cuya función es

distinguir, diferenciar un producto de otro en un mercado y son las que
estudiaremos.

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Estas no son las únicas marcas, existen muchas más con otras funciones. En general,
marcar es el procedimiento para distinguir y la vida se desarrolla a fuerza de
distinciones que se modifican a lo largo del tiempo.

El derecho actúa sobre algunas de las prácticas sociales de marcar. Circunscribe o

encuadra un conjunto de marcas y le dicta un régimen jurídico. Por supuesto, la
mayoría de las marcas utilizadas en la vida social no pertenecen a estas marcas
consideradas que ingresan en el sistema jurídico.

MARCAS COMERCIALES

La función jurídica de una marca comercial es distinguir, diferenciar, un producto o

un servicio de los otros dentro de un mercado. Diferenciando el producto o servicio
de todos los otros, podemos también decir que la marca identifica.

Es necesario aclarar una cuestión. Las marcas comerciales han tenido un enorme
desarrollo y dentro de las disciplinas de la economía, el marketing, la
comercialización, la publicidad, etc. se ha generado una destacada literatura -
interesantísima- sobre la importancia del uso de las marcas, sobre el significado
psicosocial, sobre sus funciones en las empresas, etc. A tal punto que actualmente se
suele llamar “marca” al producto mismo.

Esto no debe llevarnos a confundir el significado de la “marca” considerada como un

elemento fundamental de la economía con la “marca” cuando utilizamos la palabra
como concepto jurídico, creado dentro de un sistema legal que tiene por objetivo
ordenar y resolver los conflictos. Nosotros nos referiremos siempre a su sentido
jurídico.

La función de la marca es diferenciar un producto o servicio de todos los demás. Si

algunas de las marcas a la vez cumple otra función como la de ser un indicador de
localización o de calidad o de estado, etc. jurídicamente solo deberemos considerar
su función de distinguir en el mercado.

¿Existen productos en un mercado sin marca? Por supuesto, nada lo impide, más allá
de que comercialmente sea una mala idea. ¿Podemos realizar actividades
profesionales sin diferenciar nuestras tareas a través de una marca? Por supuesto.

La ley argentina (ley 22.362) reglamenta el uso de las marcas en forma similar a como
la realizan las legislaciones de todos los países.
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1. La titularidad de una marca se obtiene con el otorgamiento que haga el registro
correspondiente (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INPI). Históricamente
ha habido dos sistemas. El derecho a la marca como consecuencia de su uso durante
determinado tiempo y el sistema de registro. En la sociedad actual, son su dinámica
comercial, el primer sistema ha sido desplazado a favor del segundo.

2. La marca será otorgada al primero que la solicite y siempre y cuando no exista ya

una idéntica o con un parecido tal que lleve a confundirlas, con lo cual no cumpliría
la función de diferenciar.

3. Se establecen una serie de requisitos para los nombres, palabras o signos que se
pueden usar como marcas, prohibiendo algunos. Por supuesto, todos aquellos que
atenten contra la moral y las buenas costumbres, pero también aquellos que lleven
a confundir el producto o servicio con otros. Obviamente, si el objetivo es
diferenciar el criterio de otorgar o no una marca será si es adecuada para cumplirlo.

4. Tampoco pueden otorgarse marcas con el nombre genérico del producto o del
servicio. No podría existir entonces la marca “helados” para vender helados ni
“libros” para identificar libros. Desde que el titular tendría el monopolio de uso ese
nombre sus competidores en el mercado no lo podrían usar.

5. Como todos estos derechos sobre bienes intangibles, el derecho a la marca es

temporal. En la Argentina es de 10 años. Pero, a diferencia de las obras
intelectuales de las patentes de invención, es renovable por otros períodos
indefinidamente. Esto significa que el titular de una marca la tendrá siempre que
demuestre su interés a través de la renovación, teniendo en cuenta que para su
renovación debe haber sido usada por lo menos en los últimos cinco años.

6. El trámite de la solicitud incluye la publicación de las palabras o signos solicitados y

la posibilidad de oposición a su otorgamiento por parte de quienes consideren que
puede llevar a confusión con otra marca de la que el oponente es titular. Se
resuelve administrativamente (por las autoridades del I.N.P.I.) y existe la posibilidad
de recurrir a la justicia federal por esa decisión.

7. Las marcas se otorgan para clases determinadas que se señalan en la solicitud de

inicio del trámite en el registro de marcas. Se puede pedir que se otorgue la marca
para una clase o para varias o para todas. Nada impide tampoco que a una persona
se le otorgue la marca para una clase y a otra, con el mismo símbolo, para otra.

8. Se tipifica el delito de fraude marcario consistente en:

- Falsificar o imitar fraudulentamente una marca.

- Usar una marca ajena o falsificada o imitada fraudulentamente.

- Poner en venta o vender una marca ajena o falsificada o imitada

fraudulentamente.

- Poner en venta, vender o de otra forma comercializar productos o

servicios con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas.

La pena establecida para estos delitos es de 3 meses a 2 años de prisión y multas.

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EL DERECHO O LOS DERECHOS DE LOS TITULARES MARCARIOS

Quien posee una marca tiene un derecho indudable: usarla, es decir, marcar sus
productos o servicios con los signos sobre los que ha obtenido el derecho otorgado por
el organismo de aplicación de la ley.

Pero también tiene el derecho de que nadie más que él sin su autorización designe
productos o servicios con el símbolo sobre el que mantiene el monopolio marcario.

La acción de marcar y la acción de impedir son indudablemente dos acciones bien

diferenciadas. ¿Pero se trata de un derecho o de dos derechos?

En torno a esta cuestión se produjo una discusión doctrinaria que pareció bizantina o
inútil. Hubo quien sostuvo que en realidad no se trataba de dos derechos, sino de uno
solo el que obtenía el titular de la marca. Porque derecho a marcar tendrían todas las
personas porque lo que no está expresamente prohibido está permitido, según dice la
Constitución Nacional. Lo que obtendría el titular de la marca en realidad sería
solamente el derecho de impedir que los otros la usen. Como veremos este
razonamiento con el tiempo y con internet cobró importancia.

INTERNET COMO SISTEMA DE COMUNICACIONES

Suele afirmarse que Internet nació como un proyecto militar y en vista de los
conflictos de la guerra fría que sostenían EE UU y la U.R.S.S. La idea habría sido la
creación de un sistema de comunicaciones de características tales que seguiría
funcionando pese a un ataque nuclear. La importancia podría residir en que al
momento de nacer una tecnología lo hace con ciertas características que luego se
mantienen a lo largo del tiempo.

Más allá de la corrección o no de esta versión, lo cierto es que Internet es un sistema

de comunicaciones y como tal necesita que cada nodo esté identificado, es decir, que
cada nodo esté marcado. ¿Y qué función cumplen esas marcas? Localización, más allá
de que cumplan otras funciones accesorias o complementarias.

Esas marcas deben tener un requisito para funcionar: no deben existir dos iguales, es
decir, deben ser unívocas. Lo mismo sucede con las direcciones de una ciudad: no
pueden existir dos calles con el mismo nombre con casas con el mismo número.

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Ahora veamos que es difícil recordar los números que designan los nodos, como
“127.074.133.123” y quisiéramos darles nombres más simpáticos y, pensando que son
computadoras, las llamemos “Arquímedes”, “Ulises”, “Desdémona”, “Kepler”,
“Gauss”, Hobbit”, etc. Podríamos reemplazar los números por estos nombres con un
procedimiento técnico no muy complicado y nos serían mucho más fáciles de
recordar.

Estos nombres nuevos entonces también son marcas que cumplen una función de
reemplazo y facilitación mnemónica de aquellos números. Serían marcas que cumplen
la función de designar marcas que cumplen la función de localizar.

Este fue el nacimiento de lo que hoy llamamos “nombres de dominios” de internet.

La administración técnica de los nombres de dominio se realizaba primero por una
persona (Jon Postel), luego se fue perfeccionando el sistema que se administró a
través de InterNIC (Internet Network Información Center) cuyo gobierno fue asumido
por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Con el crecimiento de la red, el control de nombres de dominio fue delegado al

organismo que los distintos países determinaron por sus normas internas. No resultan
claras muchas cosas desde el punto de vista jurídico. No está claro qué derechos se
entregan a los usuarios cuando se les otorga un nombre de dominio. No es claro
tampoco el papel de los distintos Estados. La novedosa red, al ser internacional y
depender de sistemas tecnológicos distribuidos, impide analizarla en los términos
jurídicos convencionales del derecho público (tanto del derecho constitucional como
del administrativo). Puede ser un ejercicio intelectual interesante plantear escenarios
de controversias entre países sobre internet y encontrar diferencias sustanciales en la
solución de conflictos en cada uno de los estados.

LOS NOMBRES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL ORIGEN DE LAS CONTROVERSIAS

En un primer momento, los nombres fueron aquellos típicos de informáticos jóvenes:

nombres de dioses griegos y romanos, de matemáticos y físicos, extraídos de las obras
de J. R. R. Tolkien, muy leído en la época, etc.

Pero luego se observó que poseer un nombre de dominio podría ser de gran interés
para algunos y como el otorgamiento se realiza al primero que lo pide y es posible
también transferirlo onerosamente, podría llegar a ser un gran negocio.

Así, se solicitaron nombres, no ya para usar en internet, sino como medio para
realizar un negocio en ocasiones sumamente lucrativo. Esto iba muy en contra del
espíritu de los creadores y primeros usuarios lo que fue expuesto en las primeras
reuniones académicas que en el mundo se realizaron. Dos corrientes, dos
mentalidades. Una de investigación científica y de cultura y otra que llegó con los
criterios tradicionales del derecho y la economía contemporánea.

Encontramos las más variadas situaciones. Fueron solicitados y otorgados nombres de

países, nombres de personas famosas, nombres comunes de personas, nombres de
empresas, nombres genéricos de productos y servicios y muy especialmente el
problema estalló cuando terceros comenzaron a solicitar sistemáticamente nombres
de marcas comerciales.

En un primer momento se realizaron negociaciones entre los titulares de las marcas

que culminaron en el pago, pero, más tarde, los titulares se negaron a “comprar” los

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dominios y buscaron la forma de exigirlos elaborando argumentaciones jurídicas y
concurriendo a los tribunales.

Los procedimientos de solución de controversias han sido muy variados. En una época
tuvo destacada intervención la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), pero siempre las decisiones quedaron sujetas a lo que se resolviese en los
estrados judiciales de cada país.

ARGUMENTOS DE LOS TITULARES DE LAS MARCAS Y DE LOS DOMINIOS DE INTERNET

Quienes obtuvieron un dominio de internet a través del procedimiento

correspondiente sostienen que “en internet no está nada regulado”. Esto es un
clarísimo error, las normas jurídicas se aplican a todas las actividades humanas de la
que Internet no está excluido. Esto se ha visto en los últimos años a partir de la
profusión de decisiones judiciales.

Los titulares de las marcas comerciales argumentaron que en su carácter de tales

tienen derecho de impedir que su marca sea usada como nombre de dominio.

La réplica es fácil. El titular de la marca “ALA” tiene el derecho monopólico de usarla

para identificar sus productos, pero no es el dueño de la palabra que cualquier puede
pronuncias, escribir o incluso realizar afirmaciones del tipo “ALA es una marca”. El
derecho marcario otorgar la exclusividad de uso para identificar productos o
servicios. El uso como nombre de dominio no es un uso marcario salvo que se pueda
probar que el dominio fue obtenido para ser vendido al titular de la marca con lo cual
no existiría la buena fe necesaria para ser titular válido del nombre de dominio. La
buena fe es un principio de todo el sistema jurídico. Con este argumento muchos
perdieron el dominio que poseían, por ejemplo, por haber realizado una página web
sobre el con el texto “Este dominio está en venta” o directamente haber intentado la
venta directa al titular marcario

Pero las soluciones judiciales son aleccionadoras, tienen también la función de

enseñar a la sociedad las conductas debidas. Pero esto permite también que las
conductas puedan velarse, por ejemplo, conocer el criterio judicial permite que se
oculten o se hagan más sutiles las intenciones a fin de que eventualmente no se den
por cumplidos los requisitos para demostrar la mala fe.

En esta situación se abrió paso otro argumento basado en la duplicidad de derechos

que otorga la marca: derecho de usar y derecho de impedir.

Se sostuvo entonces que los titulares marcarios tendrían el derecho de reclamar el

nombre de dominio que coincidiese con su signo, no en virtud del derecho de impedir
su uso por terceros, ya que era evidente que ese uso no era un uso marcario, sino en
el propio derecho de usar el nombre de dominio.

Porque si un titular marcario no tuviese el nombre de dominio se generaría una

situación de injusta desigualdad con los competidores que sí pudieran hacerlo por ser
poseedores del dominio correspondiente.

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Este argumento atiende a las necesidades de una sola de las partes en conflicto
dejando afuera los que pueden ser legítimos intereses de titulares de dominio cuya
intención no haya sido simplemente especular con ese nombre de dominio.

Las sentencias judiciales han sido de lo más variadas con marcadas diferencias en los
distintos países.

IMPORTANCIA DE LA CONFIABILIDAD DEL NOMBRE DE DOMINIO

En internet, la localización se realiza a través del nombre de dominio a partir del cual
se construyen los distintos servicios, fundamentalmente web y correo electrónico. El
dominio es la piedra sobre la que se sostienen los emprendimientos y en consecuencia
las inversiones. Si la piedra no es segura, todo puede caerse.

Los dominios pueden ser atacados no solamente por las marcas comerciales, sino
también por los llamados “nombres de fantasía” que son símbolos con los cuales se
identifican productos o servicios pero que no han llegado a ser marcas por su falta de
registración. El uso continuado de ese símbolo otorga el derecho exclusivo de seguir
usándolo. Por supuesto es mala idea no registrar los símbolos ya que perderlos puede
constituir toda una desgracia.

También pueden ser atacados por nombres de personas cuando se trata de artistas de
renombre (en ocasiones poco renombre).

Antes de construir sobre un nombre de dominio debemos asegurarnos de que no sea

vulnerable a distintos ataques y, en la duda, deberemos seguir un camino prudente ya
que las consecuencias adversas con el tiempo pueden ser mucho más graves.

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