Causa No. 2021/05 -S.I.- “DALLANT S.A.

c/ Instituto Nacional de la

Propiedad Industrial s/ varios propiedad industrial e intelectual”.-

Juzgado N 1

Secretaría N 2

En Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre

de 2007, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara

para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y

conforme el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las

Carreras, dijo:

1.- A esta altura del debate no se encuentra

controvertido que el apoderado de Dallant S.A., el 13 de febrero de

2001, presentó por Acta 2.327.505 la solicitud de registro de la marca

mixta <DALLANT> para la clase 32 (fs. 27), omitiendo suscribir el

requerimiento (fs. 32).

No obstante ello, la Administración dio curso a la

solicitud y la publicó en el boletín de marcas del 4 de abril siguiente (fs.

33), lo que no mereció oposiciones.

Con posterioridad, el 2 de septiembre de 2003, por

disposición M 2.238/03, el Director de Marcas resolvió declarar la

nulidad de la solicitud por carecer de firma (fs. 39/43).

1
 Por último, luego de sucesivos recursos de la actora,

el titular del INPI, mediante la Resolución P-042 (del 9 de febrero de

2005), rechazó el recurso jerárquico interpuesto por el solicitante,

confirmando la resolución recurrida.

2.- Promovida oportunamente demanda impugnatoria,

el titular del juzgado N 1 del fuero, a fs. 158/159, revocó las

resoluciones mencionadas sobre la base de considerar que: a) la

aplicación de la doctrina de los “actos propios”, toda vez que en un caso

similar -que involucró al mismo agente de la propiedad industrial- el INPI

había adoptado un “... criterio diametralmente opuesto ...”, intimando a la

“... presentante a acompañar nuevas descripciones debidamente signadas

...”; b) si faltaba la firma no debió darse curso a la solicitud ordenando

la publicación, por lo que la administración no puede alegar su propia

torpeza para declarar la nulidad de la solicitud más de dos años después

de su presentación; c) con el temperamento adoptado se convalidó una

nulidad expresamente prevista en el art. 1 del decreto 1141/03,

confirmando tácitamente el acto viciado en los términos del art. 1063 del

Código Civil, y con los efectos del art. 1065 del mismo cuerpo legal; y d)

se trata de la nulidad por la nulidad misma, ya que el proceder de la

accionada compele a la solicitante a iniciar una nueva solicitud y

2
publicación, importando un inútil dispendio de la actividad administrativa,

ya suficientemente extendida en el tiempo (Considerando II y III).

3.- Esta decisión fue apelada por la representación de

la demandada a fs. 160, expresando agravios a fs. 170/178, los que

fueron contestados por la contraria a fs. 180/184.

En particular se queja de: 1) la incorrecta

interpretación de que habría obrado en contra de sus propios actos

anteriores, cuando su conducta se encuentra ajustada a la normativa

(específica y de fondo) y tan sólo en un precedente –sobre miles de

solicitudes que tramitan por año- se procedió de manera distinta; 2) la

consideración de que la publicación implicara la confirmación tácita del

acto viciado, mientras una solicitud de marca sin firma es un hecho o

antecedente inexistente en los términos de la ley 19.549, por la carencia

de un requisito esencial; 3) la imposición de las costas del proceso, por

cuanto la intervención de la autoridad de aplicación en este tipo de

procesos tiene por fin preservar el cumplimiento del régimen legal y en

defensa de la ley, y no se trata de un acto manifiestamente arbitrario,

que carezca de fundamentos serios o resulte de un accionar que exceda

notoriamente los límites legales, habiéndose procurado ajustar el obrar de

la autoridad al ordenamiento jurídico positivo.

3
 A su turno, la representación de la parte actora adujo

que: a) la demandada no aportó elemento de prueba alguno que avalara

la posición que persigue, y marcó otro criterio contradictorio del INPI

puesto de manifiesto de ex profeso por la Cámara; b) se debió haber

examinado la solicitud dentro de los diez días de su presentación, y no

dos años más tarde en un segundo examen; c) la publicación supuso la

confirmación tácita del acto viciado, por lo cual la “advertencia” resultó

extemporánea; d) la carga de las costas responde al exceso de celo

oficial y la pasmosa lentitud en la toma de decisiones.

4.- Entrando a fondo del asunto debe recordarse que

la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “... es

inherente al ejercicio de la actividad administrativa que ésta sea

desempeñada conforme a la ley, pues constituye una de las expresiones

del poder público estatal, que tiene el deber de someterse a ella ...”

(“Naveiro de la Serna de López”, fallo del 19 de noviembre de 1992).

Allí también se aludió a que ese sometimiento de la

Administración al principio de legalidad es una de las bases del estado

de derecho, dentro del cual debe lograr sus objetivos.

Por último, recordó que, conforme lo señala Bielsa, si

la actividad administrativa es ilegal “... debe rectificarse ... por la propia

Administración pública, y a falta de ella por el órgano jurisdiccional

4
competente, puesto que el administrado debe tener garantías de justicia

respecto de la Administración pública ...” (Bielsa, Rafael, “Derecho

Administrativo”, t I, n 40, pág. 137, Ed. El Ateneo, 1947). Ello no

significa otra cosa que la aplicación extensiva del principio establecido en

el art. 17 de la ley 19.549 (cfr. Marienhoff, Miguel S., “Tratado de

Derecho Administrativo”, ed. 1966, t. II, n 539; Gordillo, A., “Tratado de

Derecho Administrativo”, ed. 1991, t. 3, p. XI-7/8, n 47/48).

5.- En función de lo precedentemente expuesto cabe

concluir que nada impide que el organismo administrativo varíe un

determinado criterio para adecuar sus soluciones a una interpretación

más apropiada de la ley, mientras no se obre con arbitrariedad, no se

afecte el derecho de igualdad de trato, ni la garantía del derecho de

defensa (cfr. Sala II, C. 818 “S.A. c/ Dirección de Tecnología Calidad y

Propiedad Industrial”, del 11/7/96, entre otros).

Ello es así, además, puesto que, como tiene dicho

el Alto Tribunal, si en nuestro ordenamiento no hay derecho al

mantenimiento de un régimen legal determinado (Fallos: 267: 247),

mucho menos ello es exigible respecto de una práctica administrativa que

se interpreta como errónea o no suficientemente adecuada a una recta

interpretación de la ley.

5
 De conformidad con lo hasta aquí dicho es que, en

mi parecer, nada obsta a la Administración a modificar su temperamento

en cuestiones que hacen al estricto ámbito de su competencia, como lo

es la materia del sub judice.

6.- En este estado, cabe recordar que la ley 22.362,

en su art. 10, prevé que “ ...Quien desee obtener el registro de una

marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite,

que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial

constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la

indicación de los productos o servicios que va a distinguir ...”.

Por su parte, el decreto 558, del 24 de marzo de

1981, al reglamentar esta normativa, previó que dentro de los diez días

de presentadas la solicitud de marca se estudiará si fue efectuada en la

clase correspondiente, y “... si cumple con las formalidades exigidas por

el art. 10 de la ley, y dentro de los cinco (5) días siguientes se notificará

al solicitante de ello ...”. “El solicitante tendrá un plazo de diez (10) días

para efectuar la corrección que corresponda o para contestar la vista.

Dentro de los diez (10) días de vencido este plazo se ordenará la

publicación o dictará resolución denegatoria, según corresponda ” (art.

12).

6
 Con posterioridad, y en lo que aquí interesa, el

decreto 1141/03, del 26 de noviembre de 2003, modificó lo establecido

en el art. 8 del reglamento anterior, indicando que “... Cuando el

solicitante sea una persona jurídica, se deberán incluir los datos relativos

a su inscripción por ante los organismos que correspondan, conforme las

normas que regulan su constitución y una declaración jurada donde

consten los actos o instrumentos que acrediten la personería del firmante

para ejercer la representación legal de aquella ... ”. Asimismo, la nueva

versión del art. 10 dispuso que “... La ausencia de firma del solicitante así

como del signo cuyo registro se pretende, determinará la nulidad de

pleno derecho de la solicitud, la que se archivará sin más trámite, luego

de la publicación del acto administrativo que así lo declare ...”.

7.- Ante todo, tengo para mí que el régimen

mencionado en último término no resulta aplicable a la situación de estos

autos, toda vez que la solicitud de Dallant S.A. fue presentada el 13 de

febrero de 2001 (fs. 27/28), y la Administración decidió su declaración

de nulidad el 22 de agosto de 2002 (ratificada el 2/9/2003 por

disposición M-1238/03), es decir, también con anterioridad a la vigencia

de su modificación (fs. 38), por lo cual la cuestión de marras debe

analizarse y resolverse a la luz de lo establecido en la anterior

reglamentación, esto es, el decreto 558/81, a cuyo amparo fue requerido

7
inicialmente el I.N.P.I., lo cual fijó definitivamente el derecho aplicable en

los términos del art. 17 de la Constitución Nacional y art. 3 del Código

Civil.

8.- Aclarado lo anterior, y si bien en el art. 12 de la

reglamentación no se encuentra prevista la sanción de nulidad

establecida en la nueva versión de la reglamentación para la omisión de

suscripción de la solicitud de marca, lo cierto es que resultan igualmente

aplicables al sub judice los arts. 15, segundo párrafo, y 16 del decreto

1759/72 (texto ordenado por el decreto 1881/91), reglamentario de la

ley 19.549.

El primero indica que los escritos en los expedientes

administrativos “... Serán suscriptos por los interesados ....”, y el segundo

señala que “... Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una

gestión ante la Administración pública nacional deberá contener los

siguientes recaudos: ... e) Firma del interesado o de su representante

legal o apoderado ...”.

Es entonces que de la propia letra de la ley se

desprende que, en principio, sin perjuicio de lo establecido en el decreto

558/81, toda solicitud de registro de marca que careciere de la firma del

representante no resulta válida en los términos de la normativa general

8
inherente a toda presentación en sede administrativa por carecer de un

requisito esencial (art. 14 de la ley 19.549).

9.- En la particular situación del sub judice, frente a

la circunstancia de haberse presentado una solicitud omitiendo su

suscripción la Administración pudo haber intimado al interesado para

ratificar la presentación de conformidad con lo establecido por el art. 18

del decreto 1759/72, luego de lo cual, “... Si el citado negare la firma o

el escrito, se rehusare a contestar o no compareciere, se tendrá el

escrito como no presentado ...”.

Sin embargo, no sólo el INPI no procedió de ese

modo, sino que en el trámite interno se manifestó expresamente por la

afirmativa en el cumplimiento de las formalidades exigidas (fs. 32) y,

consecuentemente, dispuso la publicación pertinente en el Boletín de

Marcas en los términos del art. 12 de la ley 22.362 (fs. 32).

Con el trámite así ordenado la Administración no

sólo no cumplió con lo establecido en la reglamentación de la ley de

procedimientos administrativos frente a la omisión de las exigencias de

toda presentación ante la autoridad de aplicación, sino también,

específicamente, respecto del trámite previsto en el art. 12 de la

reglamentación de la ley de marcas para el caso de que la solicitud no

cumple con las formalidades del art. 10 de la ley 22.362.

9
 Además, el hecho de no haberse advertido tal

contingencia al solicitante dio pie a que se produjera una natural

expectativa acerca de que el trámite se encontraba legalmente

cumplimentado y seguía el curso normal previsto, como aconteció con la

publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas.

10.- A este irregular procedimiento en el INPI se

agrega que la facultad de declarar la nulidad de toda solicitud en el

régimen específico del decreto 558/81 se encontraba condicionada a

que, con anterioridad, el administrado hubiera tenido posibilidad de ser

oído (recuérdese que el art. 12 establecía que, dentro de los cinco días

siguientes al vencimiento del plazo para el estudio de la solicitud, el

presentante debía ser requerido “... para efectuar la corrección que

corresponda o para contestar la vista ...”), exigencia previa que no se

advierte cumplimentada, con lo cual se afectó el derecho de defensa del

peticionante y la garantía del debido proceso legal previsto en el

reglamento del trámite marcario (art. 18 de la Constitución Nacional).

11.- En tales condiciones, proceder como lo hizo el

INPI declarando la nulidad de la solicitud una vez dado curso normal al

proceso (manifestando el cumplimiento de los requisitos y ordenando la

publicación) sin haber intimado al presentante u observado la solicitud,

10
tornó irregular el acto administrativo que así lo dispuso por violación a lo

establecido en el art. 7, inc. b, de la ley 19.549, toda vez que tal

temperamento no se ajustó a los antecedentes previstos y al derecho

aplicable, afectando además el derecho de defensa del administrado (art.

14 de la ley 19.549) quien no fue advertido del defecto de su solicitud.

Estos fundamentos resultan suficientes, en mi

criterio, para desestimar la apelación deducida contra la sentencia

recurrida, sin perjuicio de lo cual la Administración deberá cumplir con la

intimación prevista a fin de que sea ratificada la presentación por el actor

(cuestión respecto de la cual no cabe interpretación posible en los

términos de la ley de fondo, puesto que se trata de un temperamento

que no puede ser suplido por aquélla).

12.- En cuanto a las costas, debe recordarse que

cuando se trata de solicitudes de registro o renovación de marcas

denegadas por la autoridad administrativa, corresponde que las costas

sean soportadas en el orden causado, habida cuenta de que la

intervención de aquélla en procesos como el de autos se funda en el

poder de policía que le compete y que se halla enderezado a velar por el

cumplimiento del régimen legal vigente, ponderando que en esta materia

se encuentra comprometido el interés de la comunidad y aun el de los

11
propios productores (Fallos: 232:732 y esta Sala, causas 351 y 152, del

5/6/1981 y 26/2/1982, respectivamente).

Este principio no tiene carácter absoluto, y debe

ser excluido cuando la conducta del organismo resulte manifiestamente

arbitraria o irrazonable o cuando comporte un ejercicio abusivo de la

función de control (cfr. causas citadas),

Ninguna de estos supuestos de excepción se

encuentran configurados en el sub judice, habiendo procurado el

organismo rectificar lo que consideró un criterio erróneo anterior,

preservando la vigencia objetiva del ordenamiento jurídico con relación al

cumplimiento de los recaudos exigibles para el inicio de una gestión

administrativa.

Por lo demás, no hay que olvidar que este pleito

tiene su origen en la primigenia omisión (que no es la primera) del deber

ineludible del agente interviniente de suscribir la solicitud de marca,

cuestión que, como se dijo, tendrá oportunidad de ser subsanada en

sede administrativa.

Por todo lo expuesto voto por desestimar la

apelación deducida y modificar la sentencia recurrida en cuanto a las

costas, las que deberán correr en ambas instancias por su orden (art. 68

y 71 del C.P.C.C).

12
 Los doctores Martín Diego Farrell y María Susana

Najurieta adhieren al voto que antecede.

_____________________

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones

del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: desestimar la apelación

deducida y modificar la sentencia recurrida respecto de las costas, las

que corren por su orden en ambas instancias (art. 68 y 71 del código de

rito).

Pasen los autos a resolver la materia de

honorarios.

Regístrese y notifíquese.

13
Martín Diego Farrell

Francisco

de las Carreras

María Susana Najurieta

14