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964405-2022
I. HECHOS
1. SOLICITUD DE REGISTRO
1
La Sra. Elizabeth Jazmín Mejía Cabana ha solicitado el registro de la
marca ZAZA PE (mixta) para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de
sombrerería” incluidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional. El
diseño de la marca solicitada es el siguiente:
Ello hace que el signo solicitado ZAZA sea semejante a nuestras marcas
ZARA y . Así, cualquier consumidor que aprecie el signo
solicitado indefectiblemente lo asociará a nuestra empresa y productos
identificados con la marca ZARA, máxime si se trata de una marca
notoriamente conocida.
2
las tiendas de la cadena ZARA, entre otros, ropa, calzado y accesorios
para mujer hombre y niño y cosméticos y perfumes. Es una de las marcas
de moda más reconocidas y de mayor éxito a nivel mundial. La
prestigiosa empresa Interbrand identifica a ZARA como la 25ª marca más
valiosa del mundo en “2018 Best Brand globales" ranking, valorada en
más de $ 17 mil millones en 2018 y clasificándola por encima de marcas
de moda famosas como Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Ralph Lauren,
y GAP.
3
Tienda en Lima (Jockey Plaza)
4
Tienda en Lima (Las Begonias, San Isidro)
5
Como esa Comisión puede apreciar, ZARA no es solo el nombre con el
que identificamos a nuestros establecimientos comerciales, sino también
la marca que por excelencia identifica los productos que comercializamos
en el mercado (prendas de vestir). Así, ZARA es una marca que tiene una
importante presencia a nivel mundial, incluyendo al Perú.
6
razón por la cual se considera que ésta sigue manteniendo su
condición de notoria, para identificar vestuario de la clase 25 de la
Clasificación Internacional.”
7
“(…) si bien la notoriedad de una marca constituye una condición
dinámica, habida cuenta del poco tiempo transcurrido entre la fecha
de emisión de la resolución que mantiene la notoriedad de la marca
ZARA en Colombia durante el período comprendido entre el año
2014 hasta diciembre de 2017 y la fecha en que se presentó la
solicitud de vista (03 de marzo de 2020), se determina que la referida
notoriedad se mantiene al tiempo de la evaluación de la presente
solicitud de registro.
8
de fecha 11 de setiembre de 2019, siendo dicha fecha cercana a las
Resoluciones antes mencionadas.
4. DERECHOS AFECTADOS
9
- ZARA, inscrita en el Perú bajo Certificado No. 13300 para
distinguir productos incluidos en la clase 25 de la Clasificación
Internacional.
1. JURISPRUDENCIA APLICABLE
10
En la mayoría de los casos y en forma acertada, esa Comisión y la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI han
denegado el registro de tales marcas amparando las oposiciones
planteadas por nuestra empresa y, lo más importante aún, protegiendo
adecuadamente una marca que ostenta la condición de signo
notoriamente conocido, como lo es, la marca ZARA.
717211 - 30 6542-2018/CSD-INDECOPI de
2017 fecha 13 de diciembre de 2018
714984 - 43 1836-2018/CSD-INDECOPI de
2017 fecha 10 de abril de 2018
682557 - 25 2250-2017/CSD-INDECOPI de
2016 fecha 11 de agosto de 2017
665324 - 25 471-2017/CSD-INDECOPI de
2016 fecha 06 de marzo de 2017
618208 - 09 3051-2016/TPI-INDECOPI de
2015 fecha 24 de agosto de 2016.
11
marca semejante a nuestras marcas ZARA y inscritas en la
clase 25 de la Clasificación Internacional.
12
consumidores a los que se encuentran destinados les atribuyan un
mismo origen empresarial o que consideren que constituyen
variaciones de una misma marca.
13
Cabe señalar que, si bien el signo solicitado presenta
adicionalmente una grafía particular y un elemento figurativo, todo
en los colores blanco y negro; y la marca registrada con certificado
N° 275623 presenta una grafía particular en color azul, ello no
impedirá que los consumidores a los que se encuentran
destinados les atribuyan un mismo origen empresarial o que
consideren que constituyen variaciones de una misma marca”.
ZARA es una de las marcas más valiosas del mundo, y por ello se trata
de un signo que se encuentra plenamente interiorizado en la mente de
los consumidores y es asociado con la calidad de nuestros productos. De
acuerdo a ello, tal como lo hemos señalado en los antecedentes del
presente recurso, esa Comisión, así como la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia han reconocido -en reiteradas
oportunidades y en forma reciente- su carácter de notoriamente conocida.
14
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial publicitario.”
15
especificados en los acápites a), b) y c), y cualquiera de los tres
supuestos especificados en los acápites d), e) y f).
ZAZA PE
ZARA
Como lo ha sostenido la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal del INDECOPI en reiterada jurisprudencia,
se entiende por transcripción “copiar en una parte lo escrito en otra.
Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo
solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida.”1.
1
Resolución No1023-2021/TPI-INDECOPI de fecha 20 de agosto de 2021.
16
Si esa Comisión, mediante la Resolución No. 551-2021/CSD-
INDECOPI de fecha 15 de febrero de 2021 (ANEXO 2), determinó
que ZASA (mixta) era una transcripción de nuestra marca notoria
por el hecho que “(…) parte del elemento denominativo del signo
solicitado ZASA, incluye en su conformación la partícula ZA y la última
vocal A de la marca notoriamente conocida, por lo que nos encontramos
frente a un supuesto de trascripción parcial de los elementos de la marca
notoria”,con mayor razón debe establecerse que en el presente
caso nos encontramos ante una transcripción de nuestra marca
por el hecho que el empleo de la segunda letra “Z” en el signo
solicitado busca reproducir una similar pronunciación que la
primera partícula de nuestra marca notoria.
17
Somos una persona jurídica distinta y ajena a la Sra. Elizabeth
Jazmin Mejía Cabana, con la que no tenemos ningún tipo de
vinculación.
18
Es de destacar que los elementos gráficos incluidos en el signo
solicitado, por tener un rol secundario, no son suficientes para
eliminar las semejanzas entre los signos en conflicto.
19
El aprovechamiento injusto de la marca está relacionado con la
apropiación parasitaria de terceros de la reputación de la marca
notoria. Siguiendo a Monteagudo (La Protección de la Marca
Renombrada, pp. 245 y ss.):
20
cualquier empresa que pretenda apropiarse indebidamente de
dicha marca con ánimo de gozar ilícitamente del prestigio ganado
a costa de su titular.
21
publicitario del signo de alto renombre se produce a costa
de perjudicar la posición exclusiva - anteriormente libre,
por tanto, de cualquier interferencia externa - de la que se
beneficia el anterior usuario (...)”. (Subrayado
agregado)
22
marca renombrada y la marca del tercero, mayor será el
riesgo de debilitamiento de la marca renombrada (...) En
líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la
empresa titular de la marca renombrada es la progresiva
destrucción de la fuerza distintiva de la marca que
inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas
no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy
semejante a la marca renombrada (...)”. (Subrayado
agregado)
23
El artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, dispone que:
24
De acuerdo con el artículo 45, inciso a), del Decreto Legislativo
No. 1075, la comparación entre dos signos debe realizarse
siguiendo una apreciación sucesiva de los signos considerando su
aspecto en conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en
las diferencias.
2
Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso No. 09-IP-94.
3
PACHON, Manuel. “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, página 233.
25
los signos en conflicto y vistos éstos en su conjunto, presentan
una evidente semejanza fonética y gráfica.
ZARA ZAZA PE
26
ZAZA
ZARA
Como ya lo hemos expuesto, es oportuno referir que esa
Comisión ha denegado recientemente el registro de una marca
(ZASA) muy similar al signo solicitado (ZAZA), al haberla
considerado confundible con nuestras marcas ZARA y
, habiendo señalado que:
4
Resolución No. 551-2021/CSD-INDECOPI de fecha 15 de febrero de 2021.
27
origen de los productos que se pretenden registrar, vale decir: PE
= Perú.
28
Como es evidente, los signos en conflicto distinguen exactamente
los mismos productos. Por consiguiente, queda demostrado que
se cumple a cabalidad con el segundo de los supuestos exigidos
por el artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, para su aplicación al presente caso.
V. CONCLUSIONES
POR TANTO:
29
PRIMER OTROSI DECIMOS: En parte de prueba, ofrecemos los siguientes
documentos:
30
ANEXO 1
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN N° 3905-2022/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 918309-2021
1. ANTECEDENTES
275623 25
ZARA 13300 25
ZARA 14552 35
– La denominación del Signo Solicitado inicia con la letra “K” y no con la “Z”, además
de incluir al término “JEANS”, lo que genera una pronunciación totalmente
diferente al de las Marcas Registradas.
– Existen otras marcas registradas que contienen en su denominación la
terminación “ARA” en las clases 25 y 35, y coexisten pacíficamente en el registro
con las Marcas Registradas.
– La Comisión debe tener presente que el Signo Solicitado se pronuncia:
/KARAYINS/ y no solo /KARA/ y que incluso este último término se diferencia.
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN
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Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa cuenta con facultades para
evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin
de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no,
dependiendo de la evaluación de los hechos del caso concreto y de las valoraciones
que realice la Comisión, tal como se procederá en el presente caso. Siendo así, la
referencia realizada por la solicitante a otros registros que coexisten con los de la
opositora, no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente
expediente.
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “la marca notoria [es] aquella
que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes
a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a
los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”1.
En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa
vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente; en
el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en
función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si
una marca ha adquirido prestigio y reputación por su uso en el mercado, debe generar
un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a
alcanzar la calidad de notoria.
De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que
la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio
del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el
grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del
prestigio alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que
perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular.
Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al
principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son
protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según
sea el sistema de adquisición marcaria.
1 Proceso 49-IP-2008. Pág. 16. Al respecto puede consultarse la página web del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina: http://www.tribunalandino.org.ec.
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Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca
debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad
de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga
de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe]
aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa
respecto a la notoriedad invocada”.
De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…]
inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia
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En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “varios son los
hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los
productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores,
publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para
calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados
y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que
una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que
ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose en una prueba con
una carga de gran contenido procedimental”4.
En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas
alegadas por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los
medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.
“(…) habiéndose acreditado los reconocimientos recientes (en Colombia hasta diciembre
de 2017 y en Perú hasta el mes de diciembre de 2019) de la notoriedad alegada de la
marca ZARA de la opositora, corresponde REVOCAR la resolución impugnada que
declaró infundada (debió decir IMPROCEDENTE) la oposición formulada por Industria de
Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) respecto a la aplicación del artículo 136 inciso h) de la
Decisión 486, por lo que, de acuerdo con el análisis efectuado por la Sala, la oposición
formulada en ese extremo por Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), resulta
PROCEDENTE al haber quedado acreditada la notoriedad de la marca alegada.”
Conclusión
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido
cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios
a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de
su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”
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ZARA
Así, analizados los signos en conflicto, la Comisión advierte que el signo solicitado
contiene una transcripción parcial5 de los elementos de la marca notoria (KARA JEANS
/ ZARA).
5 Según el criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, TRANSCRIPCIÓN
es “copiar en una parte lo escrito en otra. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial
cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida”. Al respecto,
puede consultarse la Resolución N° 1017-2001/TPI-INDECOPI, de fecha 01 de agosto de 2001,
emitida en el expediente N° 85373-1999, correspondiente a la solicitud de registro de la marca
CRYSTAL AIR, para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional.
6 La que también es entendida por esta Comisión como confusión en la modalidad de riesgo de
asociación.
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De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la
confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o vinculación entre
los productos o servicios a distinguir.
Por otro lado, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la
Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria)
señaló que “las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más
amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de
confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre
marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de
manera más estricta”. Al respecto, cabe señalar que, si bien la Sala de Propiedad
Intelectual hace referencia únicamente al riesgo de confusión, en virtud de las razones
expuestas precedentemente, debe entenderse que, de conformidad con la citada
Resolución, el eventual riesgo de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria
también debe realizarse de manera más estricta.
En cuanto a los productos, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta
el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter
general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.
Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en
relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al
público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificación Internacional.
Al respecto, se advierte que existe vinculación entre los servicios de agrupamiento por
cuenta de terceros de prendas de vestir, que pretende distinguir el signo solicitado y el
vestuario que distingue la marca notoria, toda vez que los productos que distingue la
marca notoria son precisamente los productos que son objeto de los servicios de
agrupamiento que pretende distinguir el signo solicitado.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusión al público usuario.
- Examen comparativo
a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.
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a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.
El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos,
formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios
señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que “tratándose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza
conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los
criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de
un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los
artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.
A este respecto, Carlos Fernández Novoa7 señala que a la hora de comparar una marca
mixta deben aplicarse tanto la visión en conjunto como la supremacía del elemento
dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Señala que
si bien de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el
elemento denominativo de la misma, esta pauta primordial deja de aplicarse en los
supuestos en los que, por ciertas razones, el elemento figurativo de la marca mixta
predomina sobre su aspecto denominativo.
Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión
de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por
lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que
tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.
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ZARA
Cabe señalar que si bien el signo solicitado presenta una escritura característica, esta
no impide que los signos sean percibidos como semejantes, de modo que los usuarios
o consumidores podrían atribuir a los signos un mismo origen empresarial o considerar
el signo solicitado como una variación de la marca notoria.
- Conclusión
En efecto, “el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más
allá de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”10. Siendo así, es necesaria
8 Información obtenida de la página web del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
http://dle.rae.es/?id=MOsbKg4
9 MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. CIVITAS. Primera edición.
Madrid, 1995. Pág. 246.
10 Ibídem.
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Así, “el propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud
entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa
representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual
que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría
con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la transmisión
consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de
semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la
apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal
informativo que el consumidor asocia al signo”12.
Siendo así, la protección de la marca notoria frente a conductas que representen una
intención de aprovecharse de su reputación se sustenta sobre los propios valores que
el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se
asignó originalmente13.
Asimismo, a criterio de esta Comisión las semejanzas existentes entre los signos bajo
análisis permiten concluir que cuando el público usuario de los servicios de la clase 35
de la Clasificación Internacional aprecie el signo solicitado, va a evocar la marca notoria
ZARA.
Por lo tanto, la imagen y el prestigio que proyecta la marca notoria ZARA es susceptible
de ser transferida a los productos que son objeto de los servicios de reagrupamiento
que pretende distinguir el signo solicitado.
11 Loc. cit.
c. Riesgo de dilución
Así, continúa señalando el precedente referido, “la figura jurídica de la dilución acoge un
supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se
procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a
la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos
o servicios de distinta naturaleza”.
Al respecto, Fernandez Nóvoa señala que “la doctrina de la dilution comienza a surtir
efecto allí donde deja de surtir efecto el principio de riesgo de confusión. Esto significa,
por una parte, que bajo la doctrina de la dilution el titular de la marca debe ser protegido
cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por un tercero en
relación a productos o servicios no similares”14.
Por su parte, Montiano Monteagudo sostiene que “la protección frente al riesgo de
dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda
comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la
homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero
destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la
marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados
competitivamente. Ello es así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección:
presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo
por su titular y considerable aprecio del público, cualquier utilización de la marca por un
tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios
para los que la emplea su titular”15.
En efecto, “no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados
de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios
incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva
prestación tiene por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el
consumidor ha de comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido
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Es por ello que surge “la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que
permitan acceder a este superior grado de protección […]. Así, debe verificarse la
existencia de una “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores,
excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente
la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o
servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico”17.
275623 25
ZARA 13300 25
ZARA 14552 35
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
17 Ibídem.
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De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la
confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.
En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.
Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en
relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al
público consumidor o usuario, con independencia de si éstos se encuentran
comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.
Certificado Distingue
Al respecto, se advierte que existe vinculación entre los servicios de agrupamiento por
cuenta de terceros de prendas de vestir, que pretende distinguir el signo solicitado y los
productos que distinguen las marcas registradas, los cuales consisten esencialmente en
prendas de vestir, toda vez que los productos que distinguen las marcas registradas son
precisamente los productos que son objeto de los servicios de agrupamiento que
pretende distinguir el signo solicitado.
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Al respecto, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran comprendidos en los servicios que distingue la marca registrada.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la
identidad de algunos de los servicios a que se refieren los signos en conflicto, esta
Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser
más riguroso en el examen comparativo de los signos.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KARA JEANS y logotipo y las
marcas ZARA, se advierte que los signos en conflicto resultan semejantes.
ZARA
18 Información obtenida de la página web del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
http://dle.rae.es/?id=MOsbKg4
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Cabe señalar que si bien el signo solicitado presenta una escritura característica, esta
no impide que los signos sean percibidos como semejantes, de modo que los usuarios
o consumidores podrían atribuir a los signos un mismo origen empresarial o considerar
el signo solicitado como una variación de las marcas registradas.
3.4.3. Conclusión
Por lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado y las marcas registradas
distinguen algunos de los mismos servicios y/o servicios y productos vinculados y dada
la existencia de semejanza entre los signos confrontados, la Comisión determina que el
otorgamiento del registro solicitado es susceptible de producir riesgo de confusión en el
público usuario, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este
extremo.
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Consideración final
Cabe precisar que se ha tenido a la vista el registro de las siguientes marcas registradas
en la clase 35 de la Clasificación Internacional:
Marca Certificado
QARA WARMI 14928
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN
Regístrese y comuníquese
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RESOLUCIÓN Nº 551-2021/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 840038-2020
1. ANTECEDENTES
Con fecha 03 de marzo de 2020, TAPIA MARTEL, WILLER, de Perú, solicitó el registro
de la marca de producto constituida por la denominación Z ZASA y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto:
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
- La marca ZARA ostenta la condición de signo notoriamente conocido y así ha
sido recientemente reconocido por la Comisión y la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Indecopi. Señala las resoluciones N° 6542-2018/CSD-
INDECOPI y 5535-2019/CSD-INDECOPI de fechas 13 de diciembre de 2018 y
04 de diciembre de 2019, respectivamente.
- Asimismo, mediante Resolución N° 90926 de fecha 29 de diciembre de 2016 y
la Resolución 71162 de fecha 24 de setiembre de 2018, la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia reconoció la notoriedad de la marca ZARA.
- Sustenta la oposición en la notoriedad de la marca ZARA en la clase 25 de la
Clasificación Internacional.
- El signo ZASA es una imitación de su marca notoriamente conocida, pues
produce la misma impresión gráfica y fonética al coincidir en tres de sus cuatro
letras distribuidas en el mismo orden.
- El signo solicitado sería utilizado para distinguir los mismos productos, y su uso
podría causar un riesgo de confusión o de asociación con su marca notoria y
diluir su fuerza distintiva y constituir un aprovechamiento indebido de su
prestigio.
- Asimismo, sustenta su oposición en las marcas registradas ZARA (certificado N°
13300) y ZARA y logotipo (certificado N° 275623) que distinguen productos de
la clase 25 de la Clasificación Internacional.
- Los signos en conflicto distinguen exactamente los mismos productos que
pertenecen a la misma clase.
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2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN
c) NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los países Bajos, es titular de los siguientes
registros:
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- La denominación NIKE usada en combinación con la figura estilizada de un ala,
conforme al modelo adjunto:
1 El registro multiclase distingue productos y/o servicios de las clases 09,18 y 41 de la Clasificación
Internacional.
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Que distingue únicamente zapatos, ropa de deportes de la clase 25 de la
Clasificación Internacional, inscrita el 05 de octubre de 1979, con certificado Nº
24674, vigente hasta el 05 de octubre de 2024.
- El logotipo conformado por las letras "ACG" con su escritura característica y la figura
estilizada de un ala sobrepuesta a dos figuras triangulares, conforme al modelo
adjunto:
Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con acreditar
la notoriedad de dicha marca, a fin de determinar si el signo solicitado se encuentra
incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión
486.
El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo
notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por
el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese
hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se
entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un
signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales
de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique.
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En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa
vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en
el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en
función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si
una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor
de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de
notoria.
De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que
la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio
del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el
grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel
de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias
que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo
titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una
excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas,
las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son
utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria.
Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca
debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad
de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga
de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe]
aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa
respecto a la notoriedad invocada”.
De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…]
inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia
del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de
ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su
existencia, a través de la prueba […]"3.
Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión
de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo
prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente,
toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina
que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo.
Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad
administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la
calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.
Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Oficina recalca que aunque el
grado de notoriedad de una marca varíe con el tiempo, es decir que una marca notoria
en el pasado pueda no serlo en la actualidad; en este caso la marca fue declarada de
manera relativamente cercana a la fecha de solicitud del signo objeto de análisis (13 de
julio de 2015), y por tanto esta Dirección estima que el status de notoriedad persiste
desde esa fecha, debido a que dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por
el tiempo transcurrido entre la declaratoria de la misma y la solicitud del registro del signo;
por ende esta Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora ”
“Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios
cualitativos y cuantitativos necesarios, se extiende la notoriedad del signo ZARA, desde
el mes de abril de 2014 hasta el mes de diciembre de 2017 para productos de vestuario,
de la clase 25, como quiera que las cifras de ingresos obtenidos por la venta de prendas
de productos identificados con la marca ZARA fueron corroborados mediante las pruebas
aportadas hasta esta fecha”
En este orden de ideas, si bien la notoriedad de una marca constituye una condición
dinámica, habida cuenta del poco tiempo transcurrido entre la fecha de emisión de la
resolución que mantiene la notoriedad de la marca ZARA en Colombia durante el
período comprendido entre el año 2014 hasta diciembre de 2017 y la fecha en que se
presentó la solicitud de vista (03 de marzo de 2020), se determina que la referida
notoriedad se mantiene al tiempo de la evaluación de la presente solicitud de registro.
En tal sentido, se determina que la marca ZARA cumple con los requisitos exigidos por
la legislación vigente para ser considerada notoria, para distinguir vestuario, de la clase
25 de la Clasificación Internacional.
- Conclusión
El artículo 136 de la Decisión 486 establece que “no podrán registrarse como marcas
los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular
sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
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signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de
asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto
del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario”.
Del análisis del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, se advierte que antes de
analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga protección en dicha norma, deben
verificarse las siguientes condiciones:
ZARA
Así, analizados los signos en conflicto, la Comisión advierte que parte del elemento
denominativo del signo solicitado ZASA, incluye en su conformación la partícula ZA y la
última vocal A de la marca notoriamente conocida, por lo que nos encontramos frente a
un supuesto de trascripción parcial4 de los elementos de la marca notoria.
4 Según el criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, TRANSCRIPCIÓN es
“copiar en una parte lo escrito en otra. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando
el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida”. Al respecto, puede
consultase la Resolución N° 1017-2001/TPI-INDECOPI, de fecha 01 de agosto de 2001, emitida en el
expediente N° 85373-1999, correspondiente a la solicitud de registro de la marca CRYSTAL AIR, para
distinguir productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional.
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a) Evaluación del riesgo de confusión o de asociación
De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la
confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o vinculación entre
los productos o servicios a distinguir.
Por otro lado, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la
Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria)
señaló que “las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más
amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de
confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre
marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de
manera más estricta”. Al respecto, cabe señalar que, si bien la Sala de Propiedad
Intelectual hace referencia únicamente al riesgo de confusión, en virtud de las razones
expuestas precedentemente, debe entenderse que, de conformidad con la citada
Resolución, el eventual riesgo de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria
también debe realizarse de manera más estricta.
En cuanto a los productos, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta
el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter
general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.
5 La que también es entendida por esta Comisión como confusión en la modalidad de riesgo de asociación.
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Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en
relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al
público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificación Internacional.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la
identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta
Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser
más riguroso en el examen comparativo de los signos.
a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.
a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.
El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos,
formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios
señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza
conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los
criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de
un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los
artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.
Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión
de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por
lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que
tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.
Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener
presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los
consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que
usualmente presten para su adquisición o contratación.
ZARA
En efecto, la semejanza entre los signos en conflicto radica en que los términos ZASA
y ZARA presentan una idéntica secuencia de vocales (A-A / A-A) y semejante secuencia
de consonantes (Z-S / Z-R), siendo que las consonantes S y R en las últimas sílabas
del signo solicitado y marcas registradas, respectivamente, así como la letra Z del signo
solicitado, no desvirtúan la semejanza fonética que en su conjunto generan los
señalados términos.
Cabe señalar que, si bien el signo solicitado presenta adicionalmente una grafía
particular y un elemento figurativo, todo en los colores blanco y negro, ello no impedirá
que los consumidores a los que se encuentran destinados les atribuyan un mismo origen
empresarial o que consideren que constituyen variaciones de una misma marca.
- Conclusión
Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, así como
el hecho que se encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos productos y
otros vinculados, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado
será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que
corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.
En efecto, “el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más
allá de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”7. Siendo así, es necesaria
“la protección de la aptitud traslativa de reputación y ornamental de la marca”8, la cual
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ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos desplegados por su
titular.
Así, “el propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud
entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa
representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual
que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría
con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la transmisión
consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de
semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la
apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal
informativo que el consumidor asocia al signo”9.
Siendo así, la protección de la marca notoria frente a conductas que representen una
intención de aprovecharse de su reputación, se sustenta sobre los propios valores que
el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se
asignó originalmente10.
Asimismo, a criterio de esta Comisión las semejanzas existentes entre los signos bajo
análisis permiten concluir que cuando el público consumidor de los productos de la clase
25 de la Clasificación Internacional aprecie el signo solicitado, va a evocar a la marca
notoria ZARA.
Por lo tanto, la imagen y el prestigio que proyectan la marca notoria ZARA es susceptible
de ser transferida a los productos que pretende distinguir el signo solicitado.
En ese sentido, se considera que, de otorgarse el registro del signo solicitado, para
distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, se produciría un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; razón por la cual corresponde
declarar fundada la oposición formulada en este extremo.
Así, continúa señalando el precedente referido, “la figura jurídica de la dilución acoge un
supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se
procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a
la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos
o servicios de distinta naturaleza”.
Al respecto, Fernandez Novoa señala que “la doctrina de la dilution comienza a surtir
efecto allí donde deja de surtir efecto el principio de riesgo de confusión. Esto significa,
por una parte, que bajo la doctrina de la dilution el titular de la marca debe ser protegido
cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por un tercero en
relación a productos o servicios no similares”11.
Por su parte, Montiano Monteagudo sostiene que “la protección frente al riesgo de
dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda
comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la
homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero
destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la
marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados
competitivamente. Ello es así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección:
presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo
por su titular y considerable aprecio del público, cualquier utilización de la marca por un
tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios
para los que la emplea su titular”12.
En efecto, “no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados
de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios
incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva
prestación tiene por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el
consumidor ha de comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido
de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobación se podrá
emprender una nueva transmisión. Si la explotación de la marca en conexión con
productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendrá por efecto la
extenuación de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo atiende a
nuestro juicio, la protección frente a la dilución”13.
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Es por ello que surge “la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que
permitan acceder a este superior grado de protección […]. Así, debe verificarse la
existencia de una “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores,
excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente
la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o
servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico”14.
De otro lado, la opositora alega que dado que los signos comparten sus elementos
principales se produciría riesgo de asociación. En tal sentido, conviene precisar que
existe riesgo de asociación, cuando el consumidor, aun percatándose que los productos
y/o servicios en cuestión provienen de distintas empresas, asume que entre estas
14 Ibídem.
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últimas existen relaciones económicas, comerciales o societarias. Así, en el caso de la
asociación, la confusión no está referida a las prestaciones, ni recae sobre el origen
empresarial de las mismas, sino que radica en las relaciones que el consumidor pueda
asumir que existen entre las empresas de las cuales provienen los productos o servicios
en cuestión15.
Adicionalmente, resulta pertinente tener en cuenta que, en doctrina16, existen dos tesis
sobre el concepto del riesgo de asociación, a saber, la tesis de que el riesgo de
asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de
confusión, y, por otro lado, la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido
dentro del riesgo de confusión17.
15
En este punto, Portellano Diez, denomina al riesgo de asociación, como "riesgo de confusión en sentido
amplio", y considera que "el riesgo de asociación, que tiene su origen en el Derecho marcario,
comprende tanto el riesgo de confusión indirecta como el riesgo de confusión en sentido amplio”.
(PORTELLANO DIEZ, Pedro. La imitación en el derecho de la competencia desleal. p. 269).
16 FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de marcas. Madrid, Barcelona: Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, 2001. Pág. 292 y ss.
17 La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en la Resolución N° 933-2001/TPI-
INDECOPI, señala al respecto que, “de acuerdo a la doctrina holandesa el riesgo de asociación debe
ser interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además
de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos
en conflicto no con confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo
solicitado existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo
de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o
asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la
marca”. Por otro lado, en la misma Resolución, la Sala añade que, “de acuerdo a la doctrina alemana el
riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-
Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, lo que en Alemania se trata de los casos
en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero
cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis
es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el
Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104.”
18 “La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la
indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor
a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o
contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los
servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor
atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen
empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una
modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta
(…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie
la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en
el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra
empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o
renombradas”. (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).”
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De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, el riesgo
de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.
En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.
Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en
relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al
público consumidor o usuario, con independencia de si éstos se encuentran
comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.
Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
productos, a saber, calzado / calzados.
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Asimismo, el calzado que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra incluido en
los vestidos19 que distingue la marca registrada.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o
no, semejantes en grado de confusión. Además, dada la identidad de algunos de los
productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se
incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen
comparativo de los signos.
Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
productos, a saber, calzado / calzados.
Por otro lado, el calzado que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra
vinculado con la sombrerería que distingue la marca registrada, puesto que se tratan de
productos que se encuentran destinados a ser utilizados como vestimenta de las
personas, siendo de uso complementario y conjunto. De igual manera, los mismos están
dirigidos el mismo público consumidor y son susceptibles de ser comercializados en los
mismos establecimientos. Finalmente, resulta frecuente que una misma empresa se
dedique a la fabricación y/o comercialización conjunta de tales productos.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o
no, semejantes en grado de confusión. Además, dada la identidad de algunos de los
productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se
incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen
certificado N° 13300
ZARA
certificado N° 275623
En efecto, la semejanza entre los signos en conflicto radica en que los términos ZASA
y ZARA presentan una idéntica secuencia de vocales (A-A / A-A) y semejante secuencia
de consonantes (Z-S / Z-R), siendo que las consonantes S y R en las últimas sílabas
del signo solicitado y marcas registradas, respectivamente, así como la letra Z del signo
solicitado, no desvirtúan la semejanza fonética que en su conjunto generan los
señalados términos.
Cabe señalar que, si bien el signo solicitado presenta adicionalmente una grafía
particular y un elemento figurativo, todo en los colores blanco y negro; y la marca
registrada con certificado N° 275623 presenta una grafía particular en color azul, ello no
impedirá que los consumidores a los que se encuentran destinados les atribuyan un
mismo origen empresarial o que consideren que constituyen variaciones de una misma
marca.
- Conclusión
En virtud de lo expuesto, dadas las similitudes entre el signo solicitado y las marcas
registradas, además del hecho que se encuentran referidos a algunos de los mismos
productos y otros vinculados, esta Comisión determina que la concesión del registro
solicitado produciría confusión en el público consumidor, por lo que corresponde
declarar fundada la oposición formulada en este extremo.
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En el presente caso, la opositora y el solicitante invocaron la aplicación de los criterios
contenidos en resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos. Por su parte, la
opositora invocó la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.
Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo
Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: “Las resoluciones
de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y
con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente
motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.
Por su parte, la marca registrada distingue prendas confeccionadas de vestir para mujer,
hombre y niño, calzados (excepto ortopédicos), y sombrerería de la clase 25 de la
Clasificación Internacional.
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Al respecto, se advierte que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos
productos, a saber: calzado / calzados (excepto ortopédicos).
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de
algunos de los productos a los que se refieren los signos en cuestión, esta Comisión
considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más
riguroso en el examen comparativo de los signos.
Por su parte, la marca registrada distingue prendas confeccionadas de vestir para mujer,
hombre y niño, calzados (excepto ortopédicos), sombrerería; vestimenta para
automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza
(vestimenta); albornoces; trajes de baño; gorros y sandalias de baño; boas (para llevar
alrededor del cuello); ropa interior; pañales braga; bufandas; calzados de deporte y de
playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones-monedero
(ropa); conjuntos ski acuático; corbatas; corsés (fajas); echarpes; estolas (pieles); fajas
(ropa interior); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta); impermeables; lencería
interior, mantillas; medias; calcetines; pañuelos de cuello; pañales en materias textiles;
pañuelos de bolsillo; pieles (para vestir); pijamas; suelas; tacones; velos (para vestir);
tirantes; vestidos de papel; trajes de gimnasia y deporte; canastillas; esclavinas (para
vestir), maillots, mitones; orejeras (vestimenta); plantillas; pajaritas; pareos; puños para
vestir; sobaqueras; trajes de disfraces; vestidos de playa; viseras (sombrerería); batas;
bolsillos de vestidos; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis (medias completas
o leopardos); delantales (para vestir); tocados (sombrerería); zuecos; cofias; jarreteras;
abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces de baño; babuchas de
baño; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior); boinas; bolsas para calentar los
pies que no sean eléctricas; borceguíes; botas; cañas de botas; tacos de botas de fútbol;
botines; herrajes de calzado; punteras de calzado; refuerzos de calzado; taloncillos para
calzado (refuerzos del talón); calzoncillos; camisas; canesúes de camisas; pecheras de
camisas; camisetas; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador;
chaquetones; combinaciones (para vestir); combinaciones (ropa interior); vestidos
confeccionados; cuellos postizos; cuellos; vestidos de cuero; vestidos de imitaciones de
cuero; gorros de ducha; escarpines; faldas; forros confeccionados (partes de vestidos);
gabanes (abrigos) (para vestir); gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia; jerseys
(para vestir); jerseys (pull-overs); jerseys (sweaters); libreas; manguitos (para vestir);
palas (empeines) de calzado; parkas; pelerinas; pellizas; polainas; polainas (medias);
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prendas de punto; punto (vestidos); ropa de gimnasia; ropa exterior; sandalias; saris;
slips; sombreros; sostenes (sujetadores); tocas (para vestir); togas; trabillas; trajes;
turbantes; vestidos; zapatillas (pantuflas); zapatos de sport de la clase 25 de la
Clasificación Internacional.
Al respecto, se advierte que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos
productos, a saber: calzado / calzados (excepto ortopédicos).
Asimismo, el calzado que pretende distinguir el signo solicitado incluye a las sandalias
de baño; calzados de deporte y de playa; zuecos; alpargatas; babuchas de baño;
botines; zapatillas de gimnasia; zapatillas (pantuflas); zapatos de sport que distingue la
marca registrada.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de
algunos de los productos a los que se refieren los signos en cuestión, esta Comisión
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considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más
riguroso en el examen comparativo de los signos.
Al respecto, se advierte que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos
productos, a saber: calzado.
Asimismo, el calzado que pretende distinguir el signo solicitado incluye a las sandalias
de baño; calzados de deporte y de playa; zuecos; alpargatas; babuchas de baño; botas;
botines; zapatillas (pantuflas); zapatos; zapatos de sport que distingue la marca
registrada.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de
algunos de los productos a los que se refieren los signos en cuestión, esta Comisión
considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más
riguroso en el examen comparativo de los signos.
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Por su parte, la marca registrada distingue prendas de vestir, calzado, artículos de
sombrerería; vestimenta para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel;
bandas para la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de baño (bañadores); gorros y
sandalias de baño; boas (prenda para llevar alrededor del cuello); bufandas; calzados
de deporte y de playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta);
cinturones-monedero (prendas de vestir); trajes de esquí acuático; corbatas; corsés
(fajas); echarpes; estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta);
impermeables; fajas (ropa interior); lencería interior; mantillas; medias; calcetines;
pañuelos para el cuello; pieles (para vestir); pijamas; suelas (calzado); tacones; velos
(para vestir); tirantes; trajes de deporte; canastillas (ropa de bebé); esclavinas (para
vestir); maillots; mitones; orejeras (vestimenta); plantillas; pajaritas; pareos; puños para
vestir; sobaqueras; vestidos de playa; batas; bolsillos de vestidos; ligas para calcetines;
ligueros; enaguas; pantis (medias completas o leotardos); delantales (para vestir);
tocados (sombrerería); trajes de disfraces; uniformes; viseras (sombrerería); zuecos;
cofias; jarreteras; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces de
baño; babuchas de baño; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior); boinas; bolsas
para calentar los pies que no sean eléctricas; borceguíes; botas; cañas de botas; tacos
de botas de futbol; botines; herrajes metálicos de calzado; punteras de calzado;
refuerzos de calzado; taloncillos para calzado (refuerzos del talán); calzoncillos;
camisas; canesúes de camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisetas de manga
corta; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones;
combinaciones (para vestir); combinaciones (ropa interior); vestidos confeccionados;
cuellos postizos y cuellos; vestidos de cuero; vestidos de imitaciones de cuero; gorros
de ducha; escarpines; faldas; pantalones; forros confeccionados (partes de vestidos);
gabanes (abrigos) (para vestir); gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia; jerseys
(para vestir); jerseys (pullovers); jerseys (sweaters); libreas; manguitos (para vestir);
palas (empeines) de calzado; pañuelos de bolsillo (ropa); parkas; pelerinas; pellizas;
polainas; polainas (medias); prendas de punto; vestidos de género de punto; ropa de
gimnasia; ropa exterior; ropa interior; sandalias; saris; slips; sombreros; tocas (para
vestir); togas; trabillas; trajes; turbantes; vestidos (trajes); zapatillas (pantuflas); zapatos;
zapatos de sport, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
Al respecto, se advierte que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos
productos, a saber: calzado.
Asimismo, el calzado que pretende distinguir el signo solicitado incluye a las sandalias
de baño; calzados de deporte y de playa; alpargatas; babuchas de baño; botas; botines;
zapatillas de gimnasia; sandalias; zapatillas (pantuflas); zapatos; zapatos de sport que
distingue la marca registrada.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de
algunos de los productos a los que se refieren los signos en cuestión, esta Comisión
considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más
riguroso en el examen comparativo de los signos.
Al respecto, se advierte que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos
productos, a saber: calzado.
Asimismo, el calzado que pretende distinguir el signo solicitado incluye a las sandalias
de baño; calzados de deporte y de playa; alpargatas; zapatillas de baño; botas; botines;
zapatillas de gimnasia; sandalias; zapatillas (pantuflas); zapatos; zapatos de sport que
distingue la marca registrada.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de
algunos de los productos a los que se refieren los signos en cuestión, esta Comisión
considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más
riguroso en el examen comparativo de los signos.
ZARA BASIC
certificado N° 140335
ZARA HOME
certificado N° 4516
certificado N° 12788
certificado N° 21249
ZARA SRPLS
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En efecto, la semejanza entre los signos en cuestión radica en que los términos ZASA
y ZARA presentan una idéntica secuencia de vocales (A-A / A-A) y semejante secuencia
de consonantes (Z-S / Z-R), siendo que las consonantes S y R en las últimas sílabas
del signo solicitado y marcas registradas, respectivamente, no desvirtúan la semejanza
fonética que en su conjunto generan los señalados términos. Asimismo, si bien se
advierte que el signo solicitado presenta la letra Z y las marcas registradas presentan
las denominaciones BASIC (certificado N° 58236) HOME (certificado N° 140355), FOR
MUM (certificado N° 4516), JOIN LIFE (certificado N° 12788) y SRPLS (certificado N°
21249) estas no desvirtúan la semejanza antes señalada.
Cabe señalar que, si bien el signo solicitado presenta adicionalmente una grafía
particular y un elemento figurativo, todo en los colores blanco y negro, ello no impedirá
que los consumidores a los que se encuentran destinados les atribuyan un mismo origen
empresarial o que consideren que constituyen variaciones de una misma marca.
Por lo anterior, dado que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos
productos y otros vinculados, y además presentan semejanzas entre los mismos, la
Comisión determina que no es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de
confusión en el público consumidor.
Resulta necesario precisar que si bien INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX,
S.A.) no ha formulado oposición en base a su marcas ZARA BASIC (certificado N°
58236), ZARA HOME (certificado N° 140355), ZARA FOR MUM (certificado N° 4516),
JOIN LIFE ZARA (certificado N° 12788) y ZARA SRPLS (certificado N° 21249) la
Autoridad Administrativa en defensa del interés de los consumidores tiene la obligación
de evaluar de oficio las solicitudes de registro y la facultad de denegar dichas solicitudes
de considerarlas confundibles con marcas registradas o solicitadas con anterioridad aun
cuando éstas no hayan sido materia de la oposición, tal como sucede en el presente
caso.
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN
Regístrese y comuníquese
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