Paula Andrea Jaramillo - C.C. No. 1.026.584.

055
Laura Melisa Ayala Ortiz - C.C. No. 1.010.224.051
Jorge Arturo Fernandez Alfonso - C.C. No. 1010207257
Karoll Nathaly Rojas Rojas - C.C. 1010210419
Daniela Martinez Bonilla - C.C. 1110505460
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO COMERCIAL
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

TALLER PROPIEDAD INDUSTRIAL

La sociedad Rainbow Fashion Group con sede en Londres, ha explotado de

manera ininterrumpida por más de treinta años la marca Rainbow, para
identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de
Niza, correspondiente a ropa, calzado y sombrerería, particularmente
para identificar prendas de ropa femenina de alta costura. La marca
Rainbow está registrada y explotada en más de 150 países en el mundo,
pero adicionalmente Rainbow Fashion Group ha hecho un ingente
esfuerzo publicitario y de marketing para lograr que la marca Rainbow sea
ampliamente reconocida dentro del público consumidor de sus productos.
La sociedad Rainbow Fashion Group solicitó y obtuvo el registro de la
marca Rainbow, para identificar productos de la clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza, ante la Superintendencia de Industria
y Comercio el 20 de abril de 2006 y desde esa fecha explota su marca en
Colombia a través de distribuidores de sus productos, sin que tenga
almacenes propios ni efectúe venta directa.

Previamente, el 30 de noviembre de 2002 los señores Pedro Pérez y Juan

Valdez, constituyeron en la ciudad de Medellín la sociedad comercial
Rainbow Confecciones y Lencería SAS, con objeto social indeterminado,
pero dedicándose fundamentalmente a la fabricación de ropa de cama,
piyamas íntimas y lencería. La sociedad Rainbow Confecciones y Lencería
SAS, solicitó y obtuvo ante la Superintendencia de Industria y Comercio el
registro de la Marca Rainbow para identificar productos de la clase 24 de
la clasificación internacional de Niza, especialmente lencería y piyamas.
Adicionalmente solicitaron y obtuvieron el registro de la enseña comercial
Rainbow para identificar sus establecimientos de comercio. Desde
diciembre de 2003, fecha en que datas sus registros marcados y hasta la
fecha explotan la marca y la enseña comercial Rainbow para identificar
sus productos que comercializan de manera directa en cuatro locales
ubicados en los centros comerciales más reconocidos de la ciudad de
Medellín.

La sociedad Rainbow Fashion Group, enterada de la situación que se

presenta con la actividad comercial realizada por Rainbow Confecciones y
Lencería SAS, considera que el uso de la marca Rainbow para identificar
lencería y ropa interior femenina genera confusión y competencia desleal
entre su clientela, además que genera dilución de su marca. En
consecuencia, consulta con ustedes las acciones administrativas y
judiciales para proteger la marca Rainbow, para identificar productos de la
clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiente a ropa,
calzado y sombrerería, particularmente para identificar prendas de ropa
femenina de alta costura.

De acuerdo con las lecturas recomendadas, la legislación vigente sobre el

tema y las charlas de clase resuelva los siguientes interrogantes:

1. ¿Es jurídicamente válida la afirmación de la sociedad Rainbow

Fashion Group, en el sentido que las conductas comerciales
realizadas por Rainbow Confecciones y Lencería SAS, relativas al
uso de la marca Rainbow registrada en clase 24 para identificar
lencería y ropa interior femenina genera confusión y competencia
desleal, además que genera dilución de la marca Rainbow
registrada en clase 25, para identificar ropa, calzado y sombrerería?
Sustente jurídicamente su respuesta.

Es jurídicamente válida la afirmación en cuanto a lo que refiere:

”genera confusión y competencia desleal, además que genera
 dilución”; así las cosas, procedemos a sustentar los respectivos
puntos, de la siguiente manera:

1. Confusión: En cuanto a la problemática de la marca “Rainbow”,

se logra evidenciar que la compañía Rainbow Fashion Group solicitó
y obtuvo el registro de la marca en clase 25 Niza y la compañia
Rainbow Confecciones y Lenceria S.A.S, solicitó y obtuvo
igualmente el registro de la marca en clase 24 Niza, en
consecuencia, hay similitudes claras en cuanto a la marca de estas
dos compañías, aunque una venda ropa interior femenina y la otra
pijamas íntimas y lenceria, por lo que existe confusión entre el
signo distintivo, contemplando así los dos (2) elementos que
requiere, el Consejo de Estado: “el primero, que se presente
identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y,
el segundo, que los signos tengan una relación directa o
indirecta con los productos o servicios que
identifican”1(subrayado y negrilla fuera de texto)

Así mismo, la jurisprudencia, basada en la doctrina, ha señalado

que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es
necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de
similitud:

La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras

entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las
raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor
grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser

pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal
similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la

1 Concepto Consejo de Estado: “COTEJO - Entre la marca S SECURITY SYSTEMS y el nombre

comercial SECURITY SYSTEMS LTDA / IDENTIDAD DE MARCAS “
 sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin
embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de
cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma

o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual
de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan
una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al
consumidor distinguir una de otra.

Por lo expuesto anteriormente, se logra evidenciar que existe

confusión entre la marca, de manera directa en cuanto a el riesgo
de confusión al consumidor cuando adquiere el producto, ya que
piensa que está adquiriendo otro, y de manera indirecta piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee, ahora bien y bajo la tesis desarrollada, hay una
semejanza visual, fonética, conceptual y relación directa con el
producto que se ofrece en el mercado, además de las similitudes
ortográficas e ideologícas; en consecuencia, la compañía Rainbow
Confecciones y Lenceria S.A.S toma ventaja del reconocimiento de
esta y de sus consumidores.

2. Competencia desleal: La competencia desleal para el caso en

concreto es un acto reprochable, pues con esto la sociedad Rainbow
Confecciones y Lenceris S.A.S pretendió obtener provecho por parte
de la Compañía Rainbow Fashion Group a costa del reconocimiento
ya logrado, lo cual es contrario al desenvolvimiento honesto y
transparente que debe existir en el comercio.

Es por esto que, el Tribunal Andino de Justicia, ha señalado que la

conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la
notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un
producto como tal, de la fama y prestigio de la organización
 empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la
venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre
otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.

Dicho lo anterior, la competencia desleal se encuentra prevista en el

artículo 225 de la Decisión 486, y con énfasis en la competencia
desleal por confusión con una marca registrada, como es el caso de
“Rainbow” y por aprovechamiento de la reputación ajena de la
compañía Rainbow Fashion Group.

3. Dilución: Existe la dilución de la marca “Rainbow” por el uso de

otros signos idénticos o similares por parte de la compañia Rainbow
Confecciones y Lencerias S.A.S, causando el debilitamiento de la
altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha
ganado en el mercado, aunque se usen para pijamas íntimas y
lencería con los que ampara el signo notoriamente conocido.

2. ¿En la medida en que la marca Rainbow registrada en clase 24

para identificar lencería y ropa interior femenina fue registrada en
Colombia antes que la marca Rainbow registrada en clase 25 para
identificar ropa, calzado y sombrerería, tiene prelación legal? ¿Qué
puede hacer jurídicamente la sociedad Rainbow Fashion Group para
hacer que su marca tenga prevalencia y se proteja cabalmente?
Explique y sustente jurídicamente su respuesta.

Para el caso concreto, a pesar que la marca “Rainbow” fue

registrada por Rainbow Confecciones y Lenceria S.A.S en el año
2002 no tiene prelación legal respecto de la marca registrada por
Rainbow Fashion Group en el 2006. Lo anterior, sustentado en que
ésta última es una MARCA NOTORIA, teniendo en cuenta que, su
posicionamiento y explotación se encuentra en más de 150 países,
de manera continuada por más de treinta (30) años.
Del mismo modo, el Tribunal Andino de Justicia, ha manifestado
que: “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad
de ser conocida por una colectividad de individuos
pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o
usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es
aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho
grupo”(Sic). Así también, dicho tribunal consideró, que, las marcas
notorias, a la luz de la Norma Andina, se encuentran protegidas
contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Posición que tiene
asidero en el artículo 58F de la Decisión 85 de la Comisión del
acuerdo de Cartagena, el cual contempla que: “no podrán ser
objeto de registro como marcas las que sean confundibles con otras
ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o
solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad
para productos y servicios comprendidos en una misma clase”.

En este sentido, la sociedad domiciliada en Londres está facultada

para iniciar una Acción de Nulidad Absoluta en concordancia con el
artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, la cual estipula que: “La
autoridad nacional competente declarará de oficio o a solicitud de
cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de
un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y
135”

Adicionalmente, la regulación le permite a la Sociedad Inglesa

disponer de la protección otorgada por el artículo. 155 que,
establece en sus literales e y f: “(...) e) usar en el comercio un
signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese
causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto
por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o por razón de un
 aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f)
usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto
de su prestigio. (...)” para adelantar el proceso de reinvindicación
de la marca.

Igualmente y de conformidad en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996,

dispone la acción declarativa y de condena para subsanar los daños
ocasionados por la competencia desleal, aprovechamiento y
explotación de la marca.

3. ¿Jurídicamente si la sociedad Rainbow Fashion Group, quisiera

abrir establecimientos de comercio en Colombia en forma directa o
a través de franquicia, podría utilizar la enseña comercial Rainbow
sin violar derechos de propiedad industrial en cabeza de Rainbow
Confecciones y Lencería SAS? Explique y sustente jurídicamente su
respuesta.

No es posible que Rainbow Fashion Group, pueda abrir

establecimientos de comercio de forma directa o a través de
franquicia utilizando la reseña comercial “Rainbow” en Colombia,
pues primero la autoridad nacional, en este caso el juez
administrativo debe decretar, la nulidad absoluta de un registro de
marca, según el artículo 132 de la decisión 486, que se decreta
cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en
los artículos 134 primer párrafo y 135 de la misma convención.

Además, como se planeó en el punto 1, se acentuará la confusión

de la marca y como consecuencia se agrava el riesgo que el
consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo
otro, por lo tanto y en el entendido a la protección del consumidor
es importante que se decrete la nulidad y así Rainbow Fashion
 Group, podrá abrir establecimientos de comercio o franquicia
utilizando la reseña comercial “Rainbow” en Colombia.

4. ¿Jurídicamente es válido que la sociedad Rainbow Confecciones y

Lencería SAS haya utilizado en su nombre comercial una expresión
que ya existía en el mercado y estaba registrada a nivel
internacional? ¿Qué puede hacer la sociedad Rainbow Fashion
Group para hacer prevalecer su signo distintivo sobre este nombre
comercial? Explique y sustente jurídicamente su respuesta.

No es válido de conformidad con el artículo 194 de la Decisión

486 del 2000 que plantea: “No podrá registrarse como nombre
comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos
siguientes:(...) b) cuando su uso sea susceptible de causar
confusión en los medios comerciales o en el público sobre la
identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o
cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento
designado con ese nombres(...)” teniendo en cuenta que la
sociedad inglesa es propietaria de una marca y signos distintivos
notoriamente conocidos de conformidad con lo expuesto
previamente.

Conforme con lo anterior, está situación implicaría una vulneración

de los derechos de los terceros, derivado del riesgo de confusión,
dilución y aprovechamiento de la marca que se materializa para el
nicho de mercado de los productos en mención.

La sociedad Ranbow Fashion Group quedará facultada para ejercer

protección a través de la Norma Supranacional Andina, mediante
Acción de Nulidad del registro marcario, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 con la
autoridad nacional competente y se decretará de oficio o a
 solicitud de cualquier persona, cuando se hubiese concedido en
contravención de lo dispuesto en el artículo 136,9 sin
perjuicio de las acciones que por daños y perjuicios pudieran
corresponder.

En cuanto a la violación del artículo 226.- “Constituirá uso no

autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del
mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción,
imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de
crear confusión, en relación con establecimientos, actividades,
productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique”. y lo
estipulado en el artículo 155 y sus literales E y F, legitiman a la
sociedad para incoar la Acción de Reivindicación de Marca y
Cancelación del Registro de la misma.

Ley 256 del 1996 en su artículo 20 el cual dispone la acción

declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia
desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad
de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor
remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los
perjuicios causados al demandante.

De acuerdo con lo anterior, es claro entonces que en el

evento en que coexistan una marca y un nombre comercial
idénticos o similares, a nombre de titulares distintos, para
determinar quién sería el titular legítimo del derecho, sería
menester por parte del perjudicado acudir ante la jurisdicción
ordinaria con el objeto de establecer quién tiene mejor
derecho sobre el signo y de esta manera impedir que se
continúe usando el respectivo signo.

5. ¿Si usted fuera el juez que conociera esta disputa cómo fallaría
este caso? Sustente jurídicamente su respuesta.
 De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta los
argumentos de competencia desleal, mala fe, confusión y dilución
de la marca, expuestas por la sociedad Rainbow Fashion Group y en
concordancia con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, por medio de su artículo 20 y 258 de la Ley 256 de 1996, y
en relación a su naturaleza y finalidad, este juzgado declara que la
sociedad Rainbow Confecciones y Lencería S.A.S infringió los
derechos de propiedad industrial de Rainbow Fashion Group,
específicamente los que ostenta sobre su marca notoriamente
conocida. Frente a lo anterior es importante resaltar que, “Dentro
del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y
una marca común, el punto esencial radica en determinar el
momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal
calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para
hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma
cuando se ha registrado una marca (…)2”.

Además, la Sociedad inglesa demostró la explotación continuada de

la marca por más de 30 años, estando registrado en más de 150
países y complementarios. Así también, se evidenció que comparten
canales de comercialización y publicidad; lo que conlleva a conceder
a favor de la sociedad domiciliada en Londres la nulidad relativa, la
cancelación del registro marcario, cancelación nombre comercial y
la enseña comercial, reconocer los daños y perjuicios causados a
esta sociedad y a su marca notoriamente conocida.

Así también, ordenar a Rainbow Confecciones y Lencería S.A.S

entregar a Rainbow Fashion Group todos los elementos y productos
en los cuales se emplee la marca de Rainbow Fashion Group y que
identifique y retire de los establecimientos localizados en Colombia
la marca “Rainbow” .

2 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 253, de 7 de marzo de

1997.