EXP. ADM.

: 924761-2021
ESCRITO : 001-2022
SUMILLA : PRESENTO DESCARGOS

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE SIGNOS

DISTINTIVOS DEL INDECOPI - AREA DE MARCAS
CONTENCIOSA

ORGANIZACIÓN ESCALANTE S.C.R.L identificada con RUC

NRO. 20133053744, debidamente representada para este acto por su
Gerente General JOSE HILDEFONSO ESCALANTE MONCADA
identificado con DNI 29442699, cuyas facultades obran inscritas en
la PARTIDA ELECTRONICA NRO. 11003278 del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral Nro. XII – SEDE
AREQUIPA, señalando domicilio legal para estos efectos en Calle
Santo Domingo Nro. 304. Cercado, provincia y departamento de
Arequipa y domicilio procedimental en Calle Santa Martha 317-B.
Cercado, de la misma ciudad, en el procedimiento administrativo
seguido por ESCALANTE GROUP S.A.C en contra de mi
representada, ante Usted con respeto me presento y digo:
II.- PETITORIO. –

Invocando interés y legitimidad para obrar y dentro del plazo legal

solicito se declare INFUNDADA en todos sus extremos la solicitud
de CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA registrada a favor
de mi representada, denominada “ESCALANTE PASTELERIA”,
requerida por ORGANIZACIÓN ESCALANTE S.R.L, en mérito s
los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer.

III.- FUNDAMENTACION FACTICA, JURIDICA Y

SUSTENTACION PROBATORIA. -

3.1.- Que, mediante Certificado Nro. 00221376, la Dirección de

Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial –
INDECOPI, otorga a mi representada mediante Resolución Nro.
0003311-2015/DSD-INDECOPI de fecha 20 de febrero del 2015 el
DERECHO INSCRITO de REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
con el SIGNO denominado “ESCALANTE PASTELERIA”
correspondiente a la CLASE 30 de la Clasificación Internacional
NIZA.
Cabe mencionar que la vigencia de dicho derecho registrado es
hasta el 25 de febrero del 2025, sin perjuicio de que ostentamos
derecho de RENOVACION DE REGISTRO.

3.2.- Mediante escrito de fecha 18 de noviembre del 2021, la

empresa ESCALANTE GROUP S.A.C, solicita la CANCELACION
TOTAL DE MARCA DE PRODUCTO “ESCALANTE
PASTALERIA”, que como se expresó anteriormente es de
propiedad de mi representada, bajo los fundamentos de que el
titular de registro NO EXPLOTO, NI HIZO USO REAL Y FACTICO
DE DICHA MARCA en el mercado peruano durante el periodo de
probanza comprendido desde el mes de noviembre del 2018 hasta el
mes de noviembre del 2021.

3.3.- De lo antes esbozado, mi representada NIEGA EN SU

TOTALIDAD, la atribución de falta de uso real y fáctico de la Marca
registrada, por cuanto se señala que, desde su registro, la empresa
titular viene explotando de manera CONTINUA, REAL Y
EFECTIVA la MARCA “ESCALANTE PASTELERIA”, esto en base a
los fundamentos fácticos, jurídicos y medios probatorios que
expondremos subsecuentemente para su demostración, por lo que
no somos pasibles de pérdida del derecho sobre dicha marca.

3.4.- Antes de dar inicio a la argumentación de mi representada se

hace hincapié que el efecto que genera una cancelación de marca por
no uso AFECTA al titular del derecho, a la empresa y al
consumidor; máxime si se tiene en cuenta el nivel de inversión tanto
dineraria como de tiempo y las diversas estrategias de mercado que
la empresa emplea con el fin de lograr ese reconocimiento amplio
por parte de los consumidores; en dicho sentido, hágase una análisis
exhaustivo de los argumentos del titular que presenta en defensa de
su derecho inscrito.

3.5.- Respecto al LEGITIMO INTERES DEL OPOSITOR, es de

manifestar que no solo basta interponer la acción de cancelación por
falta de uso; si no que se debe demostrar previamente un
fundamento de interés, para que la procedencia de su intervención
le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor; en esa línea de
ideas el opositor alega un INTERES ECONOMICO que NO ESTA
ACREDITADO EN SU SOLICITUD, NO PRESENTA ANALISIS NI
PRUEBA DEL INTERES ALEGADO, máxime si tenemos en cuenta
que en el objeto social del opositor NO OBRA LA DISTRIBUCION
Y/O COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA,
tal como se desprende de sus Estatutos Sociales constantes en el
Asiento A0001 de la Partida Electrónica 14194693 del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral NRO. IX – Sede Lima; por lo
que la solicitud carece de fundamentación por parte del accionante.

3.6.- Respecto a la FALTA DE USO FACTICO Y REAL en el

mercado nacional durante el periodo de PROBANZA (noviembre
del 2018 hasta noviembre del 2021) de la marca “ESCALANTE
PASTELERIA” es de precisar que, el titular tiene como derecho la
CARGA DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA; en dicho
sentido esto está acreditado mediante el uso de facturas comerciales,
documentos contables, certificaciones emitidas por entidades
públicas, certificación notarial que demuestran la regularidad y la
cantidad de comercialización de la mercadería, evidenciándose
claramente la identificación de la marca, así como presentamos
otros medios probatorios ello de conformidad con el ARTICULO
167 DE LA DECISION 486 que a la letra dice:

“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca

corresponderá al titular del registro. el uso de la marca podrá demostrarse
mediante FACTURAS COMERCIALES, DOCUMENTOS
CONTABLES O CERTIFICACIONES DE AUDITORÍA QUE
DEMUESTREN LA REGULARIDAD Y LA CANTIDAD DE LA
COMERCIALIZACIÓN DE LAS MERCANCÍAS IDENTIFICADAS
CON LA MARCA, ENTRE OTROS”.

En esa línea de ideas, pasamos a detallar:

3.6.1.- FACTURAS Y/O BOLETAS COMERCIALES emitidas por la

empresa ORGANIZACIÓN ESCALANTE S.C.R.L (nombre
comercial) en el decurso de su actividad comercial en el periodo de
probanza, EN EL QUE FIGURA LA MARCA “ESCALANTE
PASTELERIA”, como se puede apreciar de la siguiente imagen, sin
perjuicio que a la presente se anexa 20 ejemplares por cada año del
periodo de probanza, estando expedito el derecho de INDECOPI a
través de su área competente de requerirnos más ejemplares, de

considerarlo necesario, consecuentemente hay un USO FACTICO

Y REAL, en consecuencia, las averiguaciones que hace mención el

solicitante de la cancelación CARECEN DE VERACIDAD Y BUENA
FE.

3.6.2.- CERTIFICADO EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE AREQUIPA NRO. 1774-2019-MPA en el que
figura la marca “PASTELERIA ESCALANTE” vinculada al nombre
comercial de la empresa Organización Escalante S.C.R.L, lo que
acredita el USO REAL DE LA MARCA y su NOTORIEDAD EN
EL MERCADO, siendo reconocido por ENTIDADES PUBLICAS,
PRIVADAS Y CONSUMIDORES EN GENERAL.

3.6.3.- RECORTE PERIODISTICO de DIARIO EL PUEBLO de

fecha 28 de noviembre del 2021, en el que figura la RESEÑA
HISTORICA POR MAS DE 50 AÑOS DE TRADICION DE
“PASTELERIA ESCALANTE”, con lo que se acredita, que en el
transcurrir del tiempo se viene ejerciendo la actividad comercial y
mi representada logró un POSICIONAMIENTO EN EL
MERCADO CON LA COMERCIALIZACION DE SUS
PRODUCTOS, así como, el diario referido sitúa a la “PASTELERIA
ESCALANTE” en una posición relevante en el mercado arequipeño,
lo que es prueba de su NOTORIEDAD; véase la importancia de una
marca notoria y del esfuerzo de su titular en obtener esa condición,
que solo se obtiene con el uso continuo de la marca registrada; es en
sentido, que su importancia hace que la misma Ley impida el
Registro de otras marcas relacionadas que puedan atentar o llevar a
confusión con la MARCA NOTORIA.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el fin de solicitar una acción

de cancelación es brindar a otra persona distinta a su titular la
posibilidad de que esta pueda usar y registrar en su nombre una
marca que según este se encuentra inactiva en el mercado, pero
respecto de lo cual esta tercera persona tiene interés comercial y
económico; lo cual SOLO ES FACTIBLE RESPECTO DE SIGNOS
DISTINTIVOS QUE NO TENGAN LA CONDICIÓN DE
“NOTORIEDAD DE SER RECONOCIDOS, en este caso queda
demostrado y fundamentado que la marca ESCALANTE
PASTELERIA tiene un carácter de notoriedad y de posicionamiento
dentro del mercado, lo que no podría generar un derecho de
preferencia a favor de un tercero interesado.

3.6.4.- FACTURAS COMERCIALES emitidas por los

PROVEEDORES de ORGANIZACIÓN ESCALANTE S.C.R.L, en el
que figura este nombre comercial, teniéndose en cuenta que esta
razón social está vinculada a la MARCA “PASTELERIA
ESCALANTE”, con la que acreditamos que se ejerce la actividad
comercial de manera continua y permanente durante el periodo de
probanza y por ende el USO REAL Y FACTICO DE LA MARCA.

3.6.5.- CERTIFICACION NOTARIAL de dación de fe de hechos

presenciados por Notario Público Dr. Augusto Morote Valenza, con
lo que se acredita el USO FACTICO Y REAL DE LA MARCA
“ESCALANTE PASTELERIA”, por cuanto, IN SITU, el funcionario
DA FE de que en el local comercial hay un USO EFECTIVO DE
DICHA MARCA, en todos sus espacios de venta, tal como se
desprende AMPLIAMENTE DEL ACTA EMITIDA; téngase en
cuenta que dicha acta tiene anexas fotografías de lo declarado y
presenciado por el mencionado.

3.6.6.- PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, con lo que se acredita

el USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA Y DE LA
COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS OFRECIDOS A
LOS POTENCIALES CONSUMIDORES, en el principal medio de
comunicación con el link: www.pasteleriaescalante.com, asimismo
como referencia véase la siguiente imagen de presentación:

En consecuencia, sin perjuicio de lo antes indicado habiendo

acreditado con suficientes medios probatorios el USO REAL,
CONTINUO, FACTICO Y NOTORIO de la marca “ESCALANTE
PASTELERIA”, se debe tener en cuenta que, para la factibilidad de
la cancelación de marca de producto está debe ser analizada de
manera subjetiva, temporal, objetiva y territorial; factores que el
titular del registro cumple en el uso de la marca:

Con referencia al FACTOR SUBJETIVO la marca en cuestión es

utilizada por su titular autorizado cumpliendo con los elementos de
forma, intensidad, temporalidad y los medios necesarios para
considerar eficaz su uso, tal como lo ampara y estipula EL
ARTÍCULO 166 DE LA DECISIÓN 486 que a la letra dice:

“ARTÍCULO 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en

uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en
el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectúa su comercialización en el mercado (…)”.
En dicho sentido, según las precisiones contenidas en los párrafos
anteriores, si el titular de marca demuestra que la ha usado
cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y
ejercicio necesarios para considerar eficaz su uso, no podría
prosperar la acción de cancelación, situación que en el presente caso
ESTA AMPLIAMENTE ACREDITADA, por lo que se debe
desestimar la solicitud presentada por ESCALANTE GROUP S.A.C.
En cuanto al FACTOR TEMPORAL se refiere al tiempo en que se
debe acreditar el uso de la marca; según la Decisión 486, el uso de la
marca deberá ser acreditado durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se presentó la solicitud de cancelación
por falta de uso; sobre este punto el titular acredita el uso marca con
los documentos ante mencionados teniendo en cuenta que los
productos que forman parte de la Clase 30 (clasificación
internacional NIZA) son de CONSUMO MASIVO, posibilitando al
titular demostrar su uso.

Con relación al FACTOR OBJETIVO, este se refiere al modo de uso

de la marca o su disponibilidad en el mercado, es decir en la
cantidad (efectivo) y modo (real) que normalmente corresponde;
TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS Y LAS MODALIDADES BAJO LAS
CUALES SE EFECTÚA SU COMERCIALIZACIÓN.

IV.- ANEXOS. -

1.A.- 60 BOLETAS Y/O FACTURAS emitidas por la empresa

ORGANIZACIÓN ESCALANTE S.C.R.L utilizando la marca
“PATELERIA ESCALANTE”.

1.B.- CERTIFICADO EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE AREQUIPA NRO. 1774-2019-MPA.

1.C.- RECORTE PERIODISTICO DE DIARIO EL PUEBLO de

fecha 28 de noviembre del 2021.

1.D.- FACTURAS VARIAS emitidas por los proveedores a favor de

ORGANIZACIÓN ESCALANTE S.C.R.L.

1.E.- ACTA DE CERTIFICACION NOTARIAL DE

CONSTATACION DE HECHOS EMITIDO POR NOTARIO
PUBLICO.

POR LO EXPUESTO:
Sírvase tener por presentados los descargos, declarar INFUNDADA
EN TODOS SUS EXTREMOS la solicitud de cancelación de marca
de producto y proceder conforme a la pretensión.

Arequipa, 8 de marzo del 2022

………………………………………….
JOSE HILDEFONSO ESCALANTE MONCADA
“ORGANIZACIÓN ESCALANTE S.C.R.L”
GERENTE GENERAL