Resolución 61363 de La Superintendencia de Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución N° 61363
Ref. Expediente N° SD2020/0057555
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10º del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante Resolución Nº 6068 de 15 de febrero de 2022, la Dirección de

Signos Distintivos negó la cancelación por notoriedad del registro de la Marca EPK
(Mixta), con certificado Nº 592330, titularidad de BRIDGEWOOD CAPITAL, INC., que
distingue los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de
Niza:
18: Maletas, mochilas, mochilas escolares, sombrillas, paraguas, bolsas de transporte.
25: Ropa para niños y niñas tales como tops, bodies, franelas, blusas, camisas,
camisetas, jeans, pantalones, jeggins, leggins, faldas, shorts, bragas, vestidos, gorras,
gorritos, medias, pijamas, trajes de baño, bermudas, chalecos, suéteres, chaquetas,
cardiganes, sudaderas, enterizos, corbatas, medias, correas, cinturones.
Lo anterior, en atención a la acción de cancelación por notoriedad promovida por

SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO.
SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los
requisitos legales, SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO, interpuso recurso de
apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el
objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:
“(…) Constituye pieza esencial y fundamento para la decisión adoptada por la

Dirección de Signos Distintivos, la declaración rendida bajo la gravedad de juramento
del día 17 de febrero de 2017. Es por lo anterior que a dicho documento y a su
contenido deben darse el sentido y alcance que verdaderamente le corresponden.
Mal podría la Superintendencia extender el alcance de una declaración a elementos

que le son ajenos por no haber sido expresamente incluidos en la misma y mucho
menos colegir o deducir la existencia de relaciones jurídicas o derechos que no fueron
parte expresamente de su contenido, en detrimento de los derechos de una parte que
ni siquiera se menciona dentro de la mencionada certificación.
(…) El documento es absolutamente claro al manifestar que el señor Tcherassi Solano

lo ha rendido en su calidad de representante legal de una sociedad determinada y no
en condición diferente. En efecto, TODAS las declaraciones rendidas en dicho
documento y a cuyo alcance me referiré en forma posterior, hacen referencia a la
relación existente para la época entre dos sociedades a saber: BRIDGEWOOD
CAPITAL INC., de una parte e INVERSIONES PLAS S.A. de la otra.
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SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO, suscribió la declaración en su calidad de

Representante Legal de INVERSIONES PLAS S.A., no a título diferente y mucho
menos a título personal, bajo el que siempre ha ejercido la titularidad del nombre y
enseña comercial EPK. Es por lo anterior que a las declaraciones contenidas en el
documento no se les puede dar un alcance extensivo o mayor al que realmente tienen
y mucho menos para incluir dentro de su espectro a derechos de propiedad industrial
que no fueron expresamente determinados y que por el contrario, el declarante excluyó
de su declaración.
(...) Es claro entonces que la declaración se refiere a MARCAS y no al nombre y

enseña comercial de propiedad de mi representado.
(…) No corresponde entonces a la autoridad o a terceros extender por vías de

interpretación el alcance de un documento, cuando tal alcance ha sido expresamente
establecido por el declarante mismo a signos que no tienen relación alguna con el que
fundamenta la acción de cancelación.
Si bien no es acertado dar a la declaración un alcance del que carece, en su texto y

realizadas las aclaraciones precedentes, sí es posible encontrar indicios que dejan
claro que BRIDGEWOOD CAPITAL INC., conocía y consentía el uso dado por terceros
al nombre y enseña comerciales EPK y por ende, la legitimidad que tales terceros,
entiéndase mi representado, tienen no solamente para reclamar su titularidad, sino
para beneficiarse de los esfuerzos que conllevó convertirlos en notorios.
(…) No es entonces como lo ha concluido la Dirección esta afirmación la prueba de la

ilegitimidad de mi representado, sino de hecho la evidencia de que:
a. Existían una marcas (7) que constituyen expresamente el objeto de la declaración;

b. Existían unos establecimientos de comercio de propiedad exclusiva de
INVERSIONES PLAS S.A.;
c. Esos establecimientos de comercio giraban bajo el nombre comercial y enseña
comercial EPK KIDS SMART, denominación que no hace parte de la supuesta licencia
verbal de marcas;
De esta manera, es posible concluir que el uso del signo EPK por parte de
INVERSIONES PLAS S.A. (hoy AKMIOS S.A.S.) de la cual es representante legal el
accionante, SAMUEL DAVID THERASSI SOLANO, no se deriva en forma alguna de la
supuesta autorización otorgada por BRIDGEWOOD CAPITAL, INC, para el uso de la
marca EPK en Colombia.
(…) Mi representado SAMUEL TCHERASSI, inició en Colombia y ha ejercido desde

antes de 2006 el uso público, pacífico y notorio del nombre y enseña comercial EPK,
derechos que ha consolidado tanto en forma personal, como a través de sociedades
constituidas para tal efecto. Desde antes del año 2006, SAMUEL TCHERASSI ya
había asumido en forma directa la labor de elección, comercialización, posicionamiento
y difusión de colecciones de ropa infantil bajo el nombre comercial y enseña EPK,
actividad que de hecho ha ejercido en forma ininterrumpida y estable a lo largo de tres
lustros.
(…) Frente a este hecho es de anotar, que dar trámite a esta solicitud en forma
independiente y de hecho prioritaria frente a la acción judicial antes mencionada no
solamente es procedente, pues no existe prejudicialidad alguna, sino que de hecho,
resulta absolutamente necesario a efectos de salvaguardar los derechos de SAMUEL
TCHERASSI, como titular de derechos de propiedad industrial independientes de la
marca objeto de la supuesta infracción.
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Bajo este entendido, SAMUEL TCHERASSI llevó a cabo su actividad comercial desde
antes del año 2006, en forma pacífica, continua e ininterrumpida y sin que Bridgewood
formulara objeción o resistencia alguna al respecto, dentro del término y en las
condiciones legalmente establecidas para tales efectos y conociendo perfectamente
este hecho como se desprende de la lectura correcta de la declaración rendida por
Tcherassi (…)”.
TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso
resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo
del recurso.
1. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD
Artículo 235 de la Decisión 486
“Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los

artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la
oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición
del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido
notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de
solicitarse el registro”.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha puntualizado los requisitos para que

prospere la acción de cancelación por notoriedad contemplada en el artículo 235 de la
Decisión 486:
“a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente

conocido.
b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca

notoria.
c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende

cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente
conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el
registro”1
1.1. Notoriedad al momento de la solicitud de registro
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la cancelación

por notoriedad de una marca procederá cuando la marca sea notoria de acuerdo con la
legislación vigente al momento de solicitarse el registro, es decir, que la notoriedad
debe probarse para el periodo que antecede a la solicitud del registro de la marca que
se busca cancelar, y por ende el reconocimiento de la notoriedad del signo fundamento
de la acción deberá ser analizada a la luz de los postulados establecidos en la
legislación aplicable en ese momento.
1.2. Legitimación para adelantar la acción de cancelación por notoriedad
1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 176-IP-2020.

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Establece el artículo 235 de la Decisión 486 que “(…) la oficina nacional competente
cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo (…)”, de lo cual se
infiere que la única persona legitimada para adelantar la acción de cancelación por
notoriedad será el titular del signo fundamento de la acción que se alegue como notorio,
excluyendo así la posibilidad de ser adelantada por terceros, inclusive, interesados.
En cuanto a la legitimación para adelantar esta acción, se ha establecido en la

jurisprudencia que:
“Al respecto, el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la

correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce
en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende
que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá
ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación
alcanzará al titular y a sus causahabientes (…). La autoridad competente
deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen
de las cuestiones de mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado en la Gaceta
Oficial Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta
infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una
“Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura
continua)2.
Así, el solicitante de la cancelación tiene que ser el titular legítimo del signo que aduce
ser notoriamente conocido.
Una vez verificadas globalmente las pruebas aportadas al expediente con el objetivo de
acreditar la notoriedad del signo fundamento de la acción de cancelación por notoriedad
que nos ocupa, este Despacho pudo constatar que éstas provienen efectivamente del
accionante, estando así verificada la legitimación con que el mismo obra según lo antes
expuesto.
1.3. Signo notorio
La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:
“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese

reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido”.
De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de

notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y
evidente3. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está
estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son
ampliamente conocidos por un sector determinado.
2 TJCA, Proceso N° 57-IP-2008.

3 Diccionario de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
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Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público
consumidor.
De esta manera, el signo notorio es fácilmente reconocido y recordado por el

consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el
mismo, o por los consumidores potenciales, es decir, aquellos que si bien no han
adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan
alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones
derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la
amplia y constante publicidad del signo.
1.4. Sector pertinente
En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:
“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a

los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o

comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o
c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea

conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales
anteriores”.
1.5. Criterios para determinar la notoriedad
A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido

como tal dentro del sector pertinente, la Decisión 486 establece en su artículo 228 una
serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el
análisis de notoriedad, así:
“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en

consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente

dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o

fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o

fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación
en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
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d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta

al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el
del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia

o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo,

es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo
determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo
distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito
temporal y territorial4.
Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.
1.6. De la carga de la prueba
De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de
notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos
229, 228 y 2305.
4 TJCA, Proceso N° 1-IP-2000: “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus
atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o
servicio que con ella se identifica”.
5 TJCA, Proceso N° 28-IP-1996: “La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez
sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado

relevante: País Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad no
presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la
prueba reiterará en el ‘juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales
que no poseen las marcas comunes”.
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1.7. En relación con los diferentes riesgos en el mercado
Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación a la protección

de un signo notorio, indica que debe presentarse uno de los siguientes riesgos:
“En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en

riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos

casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho
producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o
vinculación económica.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el

uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima
capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado,
respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la
posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la

posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos
notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un
signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público
consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna
manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que
ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de
aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el
riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial” 6.
2. Pruebas aportadas para probar la notoriedad del nombre y enseña comercial

EPK
El apoderado de la sociedad accionante solicitó que se tengan como prueba los

documentos aportados con el escrito de cancelación:
1. Estudio denominado “Proyecto Visibilidad de las Tiendas de la Marca EPK”

desarrollado en junio 30 de 2020 por la firma Consumer & Insights investigación de
mercados.
2. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de EPK KIDS SMART S.A.S. sobre los
establecimientos de comercio en los que se utiliza la enseña comercial EPK.
gastos de adecuación de los establecimientos de comercio identificados con la enseña
comercial EPK, hasta el año 2017.

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gastos de adecuación de los establecimientos de comercio identificados con la enseña
comercial EPK, hasta el año 2019.
5. Relación de las solicitudes de registro de marca en trámite a nivel mundial a nombre

de la sociedad de propiedad de SAMUEL TCHERASSI.
nombres de dominio de propiedad de la sociedad.
7. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de EPK KIDS SMART S.A.S. sobre las
cuentas de redes sociales, su carácter verificado y el número de visitantes o
suscriptores que han recibido durante los últimos cinco años.
valores correspondientes a inversión en publicidad y medios de la enseña y nombre
comercial EPK, desde la fecha de creación de la empresa y hasta el cierre del año fiscal
2019.
9. Informes de gestión de la sociedad correspondientes a los últimos cinco (5) años
fiscales.
10.Certificación expedida por el Revisor Fiscal de EPK KIDS SMART S.A.S. en la que
se listan los ingresos directamente asociados a la explotación comercial del nombre y
enseña comercial EPK.
valores pagados de 2010 a 2019.
12. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de EPK KIDS SMART S.A.S. en la que
se habla del uso del nombre comercial EPK desde 2006, año de su creación, por parte
de la sociedad y específicamente de su representante legal, SAMUEL TCHERASSI.
13. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de EPK KIDS SMART S.A.S. en la que
se declara el número de empleados directos del comerciante identificado con el nombre
comercial EPK.
14. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de EPK KIDS SMART S.A.S. sobre el
uso y reconocimiento del nombre comercial EPK entre sus proveedores, empleados y
proveedores.
15. Estudio de valoración de nombre y enseña comercial elaborado por la firma

INVESTISAN S.A.S. y suscrito por el perito ELVER SANCHEZ ROBLES, auxiliar de la
justicia debidamente acreditado e identificado con la Cédula de ciudadanía No.
74241956.
16. Impresiones de la página web ZONA CERO, publicación del jueves 06 de abril de
2017.
17. Presentación de presencia del nombre y enseña comercial EPK en medios.
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18. Otras pruebas referentes a campañas publicitarias en medios y promociones

realizadas.
Por otra parte, el titular de la marca aportó el siguiente material probatorio:
1. Certificados de registro de las marcas EPK en las clases 3, 25, 24, 26 y 41 expedidos
por la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad AKMIOS S.A.S.
3. Declaraciones extrajudiciales rendidas por los señores Samuel Tcherassi y Luis

Henríquez.
4. Certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de los

depósitos de nombres y enseñas comerciales de titularidad de EPK Kids Smart S.A.S.
en Colombia.
5. Declaración del apoderado de AKMIOS S.A.S. en el Diario la República en octubre

20 de 2017.
6. Comunicación enviada por Bridgewood Capital, Inc. a AKMIOS S.A.S. para la

terminación del acuerdo de licencia de marcas.
3. NATURALEZA DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR
3.1. Naturaleza y descripción de la marca registrada
La marca registrada con Certificado N° 592330 es de naturaleza mixta, conformada por

la expresión EPK, escrita en un tipo especial de letra en caracteres gruesos,
acompañada de la representación estilizada de una corona.
3.2. Naturaleza y descripción del signo cuya notoriedad se alega
EPK
El signo cuya notoriedad se alega es de naturaleza nominativa simple, conformada por

la expresión EPK.
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4. CASO CONCRETO
Como punto de partida, es de advertir que la garantía de la doble instancia, como

expresión del debido proceso, faculta a los sujetos procesales a someter las decisiones
contrarias a sus pretensiones a la verificación del superior funcional de quien la profirió,
con el fin de que se revise su legalidad.
Así las cosas, el señor SAMUEL TCHERASSI SOLANO manifiesta su inconformidad

respecto de la decisión adoptada por la Dirección de Signos Distintivos, argumentando
que se le dio un alcance e interpretación incorrecta a la declaración rendida bajo la
gravedad de juramento del día 17 de febrero de 2017, razón por la cual este Despacho
procederá a su verificación teniendo en cuenta todos los argumentos expuestos.
4.1. Sobre la calidad del declarante y el objeto de la declaración
En el recurso de apelación, se aduce que el señor SAMUEL TCHERASSI SOLANO

rindió las declaraciones referentes a la relación existente para la época, entre
BRIDGEWOOD CAPITAL INC e INVERSIONES PLAS S.A., en su calidad de
representante legal de INVERSIONES PLAS S.A. (transformada en EPK KIDS
SMART S.A.S., hoy AKMIOS S.A.S.), “no a título diferente y mucho menos a título
personal, bajo el que siempre ha ejercido la titularidad del nombre y enseña comercial
EPK”.
Al respecto, este Despacho encuentra acertada la anterior precisión, pues si bien

resulta innegable que el señor SAMUEL TCHERASSI SOLANO conocía la existencia de
las marcas EPK cuyo legítimo titular corresponde a la sociedad BRIDGEWOOD
CAPITAL, INC.; la sociedad INVERSIONES PLAS S.A. (hoy AKMIOS S.A.S.),
corresponde a un sujeto de derechos disímil que la persona natural SAMUEL
TCHERASSI SOLANO.
Así mismo, la declaración versa sobre la existencia de una relación comercial entre
BRIDGEWOOD CAPITAL INC e INVERSIONES PLAS S.A., mediante la cual se le
permitió a INVERSIONES PLAS S.A. el uso de las marcas EPK, sin embargo, la
declaración no versa sobre Signos Distintivos de naturaleza disímiles, como el nombre
comercial o la enseña comercial.
De este modo, de la mencionada declaración, no es posible colegir que el uso del

nombre y enseña comercial EPK “era consecuencia de una autorización brindada por
la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL, INC” como erradamente lo indicó la Dirección de
Signos Distintivos.
4.2. Sobre la mala fe
Ahora bien, en su escrito de contestación, BRIDGEWOOD CAPITAL, INC, manifiesta

que el señor SAMUEL TCHERASSI SOLANO “aprovechó del procedimiento expedito y
sin lugar a contradicción que tiene la Superintendencia para este tipo de actuaciones
(depósito de signos distintivos), logrando así la apariencia de titular de dichos signos
ante terceros” no obstante, se debe advertir que en la declaración extrajucio realizada
por el señor LUIS HERRIQUEZ, en su calidad de apoderado legal de la empresa,
BRIDGEWOOD CAPITAL, INC, precisó:
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“1.6. INVERSIONES PLAS S.A. identificada con NIT N° 900054711- 5 sociedad

legalmente constituida bajo las leyes colombianas, desde el año 2006 viene usando
directamente y a través de sus establecimientos EPK KIDS SMART de manera real,
constante, ininterrumpida y efectiva dichas marcas” negrilla fuera del texto
Por lo tanto, la acusación de mala fe en el presente trámite administrativo carece de

sustento, pues si bien, la anterior manifestación no es generadora de derechos, se
evidencia el conocimiento de la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL, INC sobre la
existencia de establecimientos de comercios de propiedad de INVERSIONES PLAS
S.A., identificados como EPK KIDS SMART; sin que exista algún tipo de afirmación que
permita colegir inequívocamente que la enseña comercial utilizada por INVERSIONES
PLAS S.A. es fruto de la autorización o consentimiento verbal o escrito por parte de
BRIDGEWOOD CAPITAL, INC.
Así mismo, de conformidad con las consideraciones expuestas por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, este Despacho, atendiendo el material probatorio, no
evidencia un acto de competencia desleal:
“Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer

clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial
legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe
comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las
actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores
y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de
confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación
indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre
otros similares”7.
4.3. Aclaración sobre el artículo 235
La sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL, INC, manifiesta que: “con base en lo

establecido por el TJCA, lo primero que debe existir para que proceda la acción de
cancelación por notoriedad es el registro de dos marcas, donde una es la que se
pretende cancelar y la otra es considerada como notoria. Desde este punto falla el
solicitante, pues se reclama una supuesta notoriedad sobre un nombre y una enseña
comercial, no sobre una marca y el artículo es claro en establecer dicho requisito”.
Afirmación que no resulta procedente, pues la Norma Andina es enfática, y el mismo

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo respecto de la
protección especial que posee los signos notorios, siendo prueba de lo anterior el
Proceso 123-IP-2021, al abordar el tema de signos notorios y advertir como requisito
para la procedencia de la acción de cancelación por notoriedad “que se solicite un signo
similar o idéntico a un signo notoriamente conocido”.
Por otra parte, con el fin de resolver la inquietud plasmada en el punto 4.7. del escrito
de contestación, es advertir que la presente acción de cancelación recae sobre la marca
con Certificado de registro N° 592330 y no sobre derechos de exclusiva anteriores.
4.4. Sobre el beneficiario efectivo

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Atendiendo las pruebas aportadas, y el certificado emitido por el revisor fiscal Javier
Delgado Acosta, resulta acertado considerar al señor SAMUEL DAVID THERASSI
SOLANO como el beneficiario efectivo de la sociedad AKMIOS S.A.S. y en
consecuencia cotitular del nombre y/o enseña comercial EPK, pues de conformidad con
lo establecido en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario:
Entiéndase por beneficiario final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente

posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona
natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s)
persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o
indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería
jurídica.
a) Son beneficiarios finales de la persona jurídica las siguientes:
1. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa

o indirectamente, del cinco por ciento (5%), o más del capital o los derechos de
voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%), o más de
los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica; y
2. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control

sobre la persona jurídica, por cualquier otro medio diferente a los establecidos
en el numeral anterior del presente artículo; o
3. Cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de los dos

numerales anteriores del presente artículo, se debe identificar la persona
natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una
persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones
de gestión o dirección de la persona jurídica.
b) Son beneficiarios finales de una estructura sin personería jurídica o de una

estructura similar, las siguientes personas naturales que ostenten la calidad de:
1. Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o posición similar o

equivalente;
2. Fiduciario(s) o posición similar o equivalente;
3. Comité fiduciario, comité financiero o posición similar o equivalente;
4. Fideicomisario(s), beneficiario(s) o beneficiario(s) condicionado(s); y
5. Cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y/o final, o que
tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o
utilidades.
En caso de que una persona jurídica ostente alguna de las calidades

establecidas previamente para las estructuras sin personería jurídica o
estructuras similares, será beneficiario final la persona natural que sea
beneficiario final de dicha persona jurídica conforme al presente artículo.
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PARÁGRAFO 1o. Para efectos tributarios, el término beneficiario final aplica

para el beneficiario efectivo o real y se debe entender como tal la definición
estipulada en este artículo (…)”.
De este modo, actuando el señor SAMUEL TCHERASSI, como controlador, beneficiario

y propietario de AKMIOS S.A.S.; aunado, que en el ámbito comercial se habla
indistintamente del signo EPK para asociarlo con SAMUEL DAVID THERASSI SOLANO
o la sociedad INVERSIONES PLAS S.A. (hoy AKMIOS S.A.S), este Despacho
considera procedente analizar el acervo probatorio, al ser suficiente que uno de los
titulares legítimos, sea quien inicie la presente acción de cancelación.
4.5. Valoración probatoria
4.5.1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de su conocimiento entre los

miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro.
Teniendo en cuenta que la notoriedad de un signo implica su conocimiento y difusión,

hay pruebas como las que se estudian que son indiciarias en lo que al conocimiento se
refiere, pues mediante un método cualitativo como éste se puede inferir que el signo ha
sido perceptible por el público consumidor.
Al respecto, resulta conveniente precisar que el artículo 230 de la Decisión 486,

considera como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un
signo distintivo, entre otros, los siguientes:
“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que
se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del
tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido

dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.
(Subrayado y negrillas por fuera del texto original)
Claro lo anterior, al abordar el “proyecto de visibilidad de las tiendas identificadas con la

enseña EPK” realizado por CONSUMER&INSIGHTSLTDA entre el 11 y el 20 de Marzo
de 2020, con una muestra de 154 personas encuestadas, se expone que la marca EPK
tiene un 16% en la categoría de TOP OF MIND (marca que surge primero en la mente),
un 34% en otras menciones espontáneas y 26% en conocimiento ayudado; en el
apartado de “reconocimiento de logo y tiendas” de la muestra, 116 personas conocen la
marca y las tiendas EPK, de los cuales un 95% adquieren los productos de la marca de
forma física en las tiendas.
Posteriormente, realizan una serie de preguntas dirigidas a demostrar si el conocimiento

de la marca y de la enseña comercial se encuentran estrechamente vinculados, de la
siguiente manera:
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De la anterior imagen, se observa que un alto número de encuestados manifiestan que

“las tiendas son representativas de la marca EPK”, que “la marca EPK es reconocida
por sus tiendas” y que “las tiendas son la identidad de la marca EPK”.
Por otra parte, se aportan certificados expedidos por el revisor fiscal de la sociedad EPK
KIDS SMART S.A.S, Javier Delgado Acosta, dando fe de:
“desde el año 2.006, fecha de inicio de sus operaciones, hasta el año 2.017, EPK
KIDS SMART S.A.S. a través de su representante legal señor Samuel David
Tcherassi Solano, identificado con la cédula de ciudadanía No 72.151.525
empleaban y ya eran conocidos entre sus proveedores, empleados e incluso ante
las autoridades, por el nombre comercial EPK. En ejercicio de tal nombre se
suscribieron contratos, se realizaron pagos, se adelantaron labores comerciales y
en general todo tipo de actividades propias del objeto social”.
“Durante los últimos cinco años, la sociedad cuenta con las redes sociales, número
de publicaciones, número de suscriptores, y número de visitas, mencionados a
continuación:
4.5.2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión

geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos
de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
aplique
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En este punto, el accionante allega una serie de pruebas que permiten colegir la
duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo EPK, discriminadas
por años, de la siguiente manera:
(2011) revistas Caras, Fucsia, Actual, El Heraldo, Jet Set, Mi Bebé, Tv y Novelas;
periódicos El Tiempo, La Libertad, La Republica, Portafolio, El País, Diario Magdalena,
Diario de Occidente, Diario del Otún, El Nuevo Siglo.
(2012) Revista Nueva, Revista Miércoles, Diario Magdalena, Revista Caras, Revista Jet
Set, Revista Qué me Pongo El Colombiano, Revista Hola, Revista Aló, Portafolio, La
Republica, El Nuevo Siglo, revista Caras, revista Fucsia, El Tiempo, El Universal, El
País, Publimetro.
(2013) Revista Primavera, Meridiano de Córdoba, Nueva, Diario del Otún, Aló, Diario
del Magdalena, El Informador, El Universal, El Mundo, Fucsia, Infashion, El Heraldo, El
Tiempo, Elenco, Caras.
(2014) Revista Nueva, El Tiempo, Diario Magdalena, El Heraldo, Vanguardia Liberal,

Universal, Infashion, Hola, Dinero, Aló, El Mundo, Jet Set y Diario del Magdalena,
(2015) Fotos del evento de lanzamiento de la colección EPK MIAMI, revistas Aló,
Vogue, Vanidades, Fucsia, Nueva, Semana, Hola, Revista TV y Novelas, Jet Set;
periódicos El Heraldo, El País, La República, El Mundo, El Colombiano, El Tiempo y
material publicitario.
(2016) Revista Vogue, Carrusel, Caras, Hola, Gente Caribe, Fucsia, Aló, Nueva,
periódico El Universal.
(2017) revistas Fucsia, Jet Set, Aló; los periódicos El País, Diario Magdalena
(2018) revista Caras, periódicos El Universal, El País, El Informador; web El

Espectador, promociones realizadas por Daniela Ospina, Laura Acuña, Isabel Henao,
Tala Restrepo y Tuti Barrera desde su red social Instagram.
(2019) Publicidad en medios digitales
Por otra parte, el revisor fiscal Javier Delgado Acosta, lista la existencia de 85
establecimientos de comercio en los que se utiliza nombre y enseña comercial EPK en
el año 2019, ubicados en las ciudades de Apartadó, Armenia, Barrancabermeja,
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Cúcuta, Dosquebradas,
Florencia, Girardot, Ibagué, Ipiales, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira,
Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, Riohacha, Rionegro, Santa Marta, Sincelejo, Soacha,
Soledad, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio, y Yopal.
4.5.3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para

promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios
a los que se aplique.
El revisor fiscal, Javier Delgado Acosta, certifica la inversión de grandes sumas de

dinero para la adecuación de los diferentes establecimientos de comercio identificados
con la enseña comercial EPK, arrojando un saldo a diciembre de 2017 de $
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18.839.001.509, a diciembre de 2019 de $29.442.059.631 de pesos. Así mismo certifica

inversiones económicas en mercadeo y publicidad de su Nombre y Enseña Comercial
“EPK” en los últimos cinco años así:
Año 2019 Dos mil setecientos noventa y tres millones de pesos m/l ($2.793.000.000).
Año 2018 Cuatro mil quinientos catorce millones de pesos m/l ($4.514.000.000).
Año 2017 Dos mil ochocientos veinte y tres mil millones de pesos m/l ($ 2.823.000.000).
Año 2016 Tres mil cuatrocientos ochenta y un mil millones de pesos m/l
($3.481.000.000).
Año 2015 Dos mil quinientos cuarenta y tres millones de pesos m/l ($ 2.543.000.000).
4.5.4. Pruebas tendientes a demostrar las cifras de ventas y de ingresos de la

empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el
plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la
protección.
El revisor fiscal, Javier Delgado Acosta, certifica que EPK KIDS SMART S.A.S ha
reportado los siguientes ingresos directamente asociados a la explotación comercial del
nombre y la enseña comercial EPK:
4.5.5. Pruebas tendientes a demostrar el valor contable del signo como activo
empresarial.
Con el fin de determinar el valor de los dos activos de propiedad industrial, nombre y
enseña comercial EPK, el accionante aporta un estudio pericial realizado por el perito
avaluador ELVER SANCHEZ ROBLES, donde se calcula el valor a partir del costo de
operación, su posición en el mercado, su preparación tecnológica para enfrentar la
pandemia del Covid-19 a través de sus dominios y establecimientos de comercio digital
y costos históricos, determinado la siguiente cifra: treinta mil trescientos treinta y nueve
millones quinientos setenta y seis mil seiscientos veintisiete $ 30.339.576.627,92 pesos
Moneda colombiana.
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4.6. Sobre la existencia del nombre y enseña comercial EPK
Antes de plasmar el análisis del acervo probatorio respecto del posible carácter de
notorio del signo EPK, es necesario precisar su existencia como nombre y enseña
comercial, para lo cual este Despacho enuncia las pruebas que, por si mismas más que
coadyuvar a la demostración del grado de conocimiento u otro elemento para
determinar el carácter de notorio de un signo, están más encaminadas a la existencia
del nombre y enseña comercial, tales como: informes de gestión anuales a partir del
2015, fotografías de los establecimientos, artículos publicados en páginas web como
zona cero, certificado de pagos por concepto de impuestos entre los años 2010 a 2019
y certificado de contratos laborales para el desarrollo de su actividad económica.
Así las cosas, si bien el accionante aduce que “incluso desde antes de la constitución
de la sociedad en el año 2005, SAMUEL TCHERASSI en forma estable, continua y
notoria ha ejercido el uso efectivo del nombre comercial EPK”, el escaso material
probatorio que obra en este expediente para la referida fecha de primer uso, no
permite inferir un uso real, efectivo y constante del signo EPK. No siendo suficientes
aportar el certificado de existencia y representación legal de la sociedad INVERSIONES
PLAS S.A.S, constituida el 18 de diciembre de 2006, y el certificado por parte del revisor
fiscal que indica “desde el año 2.006, fecha de inicio de sus operaciones, hasta el año
2.017, EPK KIDS SMART S.A.S. a través de su representante legal señor Samuel
David Tcherassi Solano,(…) empleaban y ya eran conocidos entre sus proveedores,
empleados e incluso ante las autoridades, por el nombre comercial EPK”, sin demostrar
la regularidad y la cantidad de las actividades, para demostrar su existencia.
Pues como lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
“Entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el
mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos
contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad
de comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre
otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes

actos; introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o
servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con
ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos
comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de
comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables”8.
El material probatorio, demuestra un uso real, efectivo y constante del signo EPK como
nombre comercial para identificar al señor Samuel Tcherassi y a la sociedad
INVERSIONES PLAS S.A., en su actividad económica, así como los establecimientos
de comercio identificados por el mencionado signo, desde abril de 2011.
4.7. Sobre el carácter notorio del signo EPK
Ahora bien, analizando el material probatorio y en consideración a los factores que

permiten determinar el carácter notorio de un signo, tales como:

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El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente, destacando el

“proyecto de visibilidad de las tiendas identificadas con la enseña EPK” realizado por
CONSUMER&INSIGHTSLTDA entre el 11 y el 20 de Marzo de 2020, que permite
evidenciar un alto grado de conocimiento en el grupo poblacional objetivo, con una
preponderancia en el conocimiento del signo a partir del año 2015, así como su alto
número de seguidores en redes sociales a partir de 2015; la duración, amplitud y
extensión geográfica de su promoción demostrada con abundancia a partir del 2015 por
medio de las continuas publicaciones en revistas y periódicos de alta circulación,
fotografías, publicidad en medios digitales, dominios y la lista de 85 establecimientos de
comercio identificados por la enseña comercial EPK y distribuidos alrededor de 35
ciudades del territorio Colombiano.
Igualmente, atendiendo factores como el valor de toda inversión efectuada, se logra

observa grandes sumas de dinero destinadas a la adecuación de los establecimientos
de comercio, así como las considerables inversiones económicas en mercadeo y
publicidad en el nombre y enseña comercial “EPK” desde el año 2015; los ingresos
asociados a la explotación comercial del nombre y la enseña comercial EPK, y el valor
contable del signo como activo empresarial calculado en el estudio pericial, es posible
determinar que el signo EPK, para identificar la actividad económica de “promoción,
comercialización y venta de prendas de vestir infantil y accesorios para bebes, niños y
niñas”, del señor Samuel Tcherassi y de la sociedad INVERSIONES PLAS S.A., y sus
establecimientos de comercio, posee el carácter de notorio desde el año 2015.
No obstante, este Despacho observa en reiterados documentos probatorios aportados

por el accionante, que el grado conocimiento, la duración, amplitud y extensión
geográfica de promoción se predica igualmente del signo EPK como marca, cuyo titular
es la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL, INC.
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De este modo, se evidencia que el esfuerzo económico realizado por la sociedad

INVERSIONES PLAS S.A. y el señor Samuel Tcherassi Solano, posesionaron no solo el
nombre y la enseña comercial, sino también a la marca EPK que identifica prendas de
vestir, de la cual, la sociedad INVERSIONES PLAS S.A. poseía la autorización para su
uso.
Esta situación no es sinónimo que se encuentre probado el carácter notorio de la marca

EPK, pues el material referente a este tipo de signo distintivo resultaría insuficiente para
hacerlo y no es una pretensión o mecanismo de defensa alegado en el presente trámite
administrativo.
4.8. Presupuestos de la norma
Así las cosas, este Despacho encuentra que se cumplen con todos los supuestos
normativos del artículo 235 de la Decisión 486, pues el nombre y enseña comercial EPK
era notoriamente conocido al momento de solicitarse el registro9 de la marca EPK con
Certificado N° 592330, los cuales son susceptibles de generar riesgo de confusión al ser
idénticos en el apartado nominativo e identificar productos y/o actividades económicas
conexas, relativas a la industria de la moda y prendas de vestir infantil.
9 Fecha de radicación de la mara registrada: 24 de octubre de 2017.

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4.9. Otras consideraciones
Finalmente, es de advertir que el objeto del presente trámite administrativo es

determinar la existencia de los supuestos fácticos contemplados en el artículo 235 de la
Decisión 486, para la aplicación de sus correspondientes consecuencias jurídicas;
razón por la cual, determinar quién debe beneficiarse de los esfuerzos comerciales que
conllevaron a convertir un signo en notorio o quien posee mejor derecho sobre un signo
distintivo, escapa de su finalidad.
5. CONCLUSIÓN
De conformidad con lo expuesto, la presente acción de cancelación por notoriedad

cumple con todos los requisitos establecidos en la norma, siendo procedente revocar la
decisión adoptada por la Dirección de Signos Distintivos.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 6068 de 15

de febrero de 2022 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la notoriedad del signo EPK para identificar

establecimientos de comercios destinados a la exhibición y comercialización de prendas
de vestir infantil; y para identificar la actividad económica de “promoción,
comercialización y venta de prendas de vestir infantil y accesorios para bebes, niños y
niñas”, del señor Samuel Tcherassi y de la sociedad INVERSIONES PLAS S.A., para el
periodo comprendido entre los años 2011 a 2020.
ARTÍCULO TERCERO: Cancelar en su totalidad la Marca EPK Mixta, registrada bajo el

certificado N° 592330, para identificar productos, comprendidos en las clases 18 y 25
de la Clasificación Internacional de Niza.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar a BRIDGEWOOD CAPITAL, INC., titular de la marca y

a SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO, parte accionante de la cancelación, el
contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que
contra ella no procede recurso alguno.
Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 7 de septiembre de 2022
MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial
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Resolución 61363 de La Superintendencia de Industria y Comercio

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Resolución 61363 de La Superintendencia de Industria y Comercio

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ref. Expediente N° SD2020/0057555

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRIMERO: Que mediante Resolución Nº 6068 de 15 de febrero de 2022, la Dirección de

18: Maletas, mochilas, mochilas escolares, sombrillas, paraguas, bolsas de transporte.

Lo anterior, en atención a la acción de cancelación por notoriedad promovida por

“(…) Constituye pieza esencial y fundamento para la decisión adoptada por la

Mal podría la Superintendencia extender el alcance de una declaración a elementos

(…) El documento es absolutamente claro al manifestar que el señor Tcherassi Solano

Ref. Expediente N° SD2020/0057555

SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO, suscribió la declaración en su calidad de

(...) Es claro entonces que la declaración se refiere a MARCAS y no al nombre y

(…) No corresponde entonces a la autoridad o a terceros extender por vías de

Si bien no es acertado dar a la declaración un alcance del que carece, en su texto y

(…) No es entonces como lo ha concluido la Dirección esta afirmación la prueba de la

a. Existían una marcas (7) que constituyen expresamente el objeto de la declaración;

(…) Mi representado SAMUEL TCHERASSI, inició en Colombia y ha ejercido desde

Ref. Expediente N° SD2020/0057555

1. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD

Artículo 235 de la Decisión 486

“Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha puntualizado los requisitos para que

“a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente

b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca

c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende

1.1. Notoriedad al momento de la solicitud de registro

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la cancelación

1.2. Legitimación para adelantar la acción de cancelación por notoriedad

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 176-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2020/0057555

En cuanto a la legitimación para adelantar esta acción, se ha establecido en la

“Al respecto, el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la

1.3. Signo notorio

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de

2 TJCA, Proceso N° 57-IP-2008.

Ref. Expediente N° SD2020/0057555

De esta manera, el signo notorio es fácilmente reconocido y recordado por el

1.4. Sector pertinente

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a

b) las personas que participan en los canales de distribución o

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea

1.5. Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o

Ref. Expediente N° SD2020/0057555

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo,

1.6. De la carga de la prueba