Trabajo II Propiedad Intelectual.

1. MARCA EVOCATIVA - DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.

a. Analice y desarrolle el concepto de marca evocativa bajo la Ley 19.039 e
investigue 4 casos de marcas, fueron objeto de oposición de un tercero
por infringir una de las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de la Ley
19.039 rechazadas a registro INAPI, que en su opinión debieron ser
aceptadas a registro, fundamentando su respuesta, citando los
argumentos relevantes invocados en los fallos correspondientes y los
argumentos en base a los cuales debieron haber sido aceptadas.

Concepto Marca Evocativa: se admiten como válidas las denominaciones que,

formadas de modo arbitrario, despiertan la idea del producto o sugieren su
naturaleza o utilidad, tales marcas son las llamadas evocativas, que se relacionan
de modo remoto indirecto con la mercancía.

Casos:

I. En estos autos ingreso Corte N°1649-2008, sobre registro de la marca True

Glow, solicitada por Avon Products Inc. para distinguir productos de la clase
3, por sentencia de primera instancia del Jefe del Departamento de
Propiedad Industrial, de veinticuatro de enero de dos mil siete, escrita a fojas
24, se rechazó de oficio la petición indicando que le afecta la causal de
irregistrabilidad prevista en el artículo 20 letra e) de la Ley 19.039.

Apelada que fuera esta sentencia, por fallo de veintisiete de octubre de dos mil siete,
que se lee a fojas 38, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial la confirmó.
Contra esta última decisión la solicitante dedujo recurso de casación en el fondo
para cuyo conocimiento se ordenó traer estos autos en relación.

Segundo: Que en esta misma sección, el recurrente afirma que los antecedentes
permitían corroborar que la marca es de aquellas consideradas evocativas o
sugestivas. Hace presente que la expresión traducida es ?verdadero brillo?, la que
al se r contrastada con los productos a distinguir permite demostrar que respecto de
ninguno de ellos es posible establecer que tenga como cualidad o característica
especial la correspondiente a la expresión referida.
Tercero: Que siempre en este primer capítulo, el recurso asevera que la expresión
?true? significa verdad o verdadero, que es un sustantivo común y un adjetivo,
respectivamente, mientras que ?glow? es brillo o resplandor, que es un sustantivo
común. De esta manera, asegura el recurrente, la única expresión apta para revelar
una cualidad es el adjetivo ?verdadero?, ya que la expresión brillo al ser sustantivo
común impide que sea apta para ser usada como cualidad. Por ello, se desatendió
la experiencia atendido que las reglas gramaticales plantean que sólo mediante
adjetivos se pueden predicar las características de las cosas.
Undécimo: Que en lo que se refiere a la causal aplicada en la especie, cabe
considerar que se está frente a una marca indicativa cuando ella se refiere
directamente a la cualidad y destinación del producto que se desea distinguir con la
marca.
Duodécimo: Que, en el fallo en estudio, la conclusión que la marca es indicativa de
la cualidad de los productos a distinguir, no aparece debidamente fundada en
alguna situación concreta establecida en la causa; siendo así, la aplicación de la
causal de irregistrabilidad que hicieron los sentenciadores -que supone el
establecimiento previo de estos presupuestos que se e chan de menos- carece de
sustento, lo que hace que la decisión esté desprovista del debido marco fáctico-
jurídico que la justifique. En efecto, tal como ha argumentado el recurrente de
casación, la expresión solicitada corresponde a lo que en doctrina se conoce como
?marca evocativa o sugestiva?, esto es, aquellas expresiones originales que
sugieren o dan una idea acerca del campo operativo que identifican sus cualidades
o características, siendo marcas completamente registrables. En consecuencia, no
es aplicable la causal de irregistrabilidad invocada, por cuanto se ha demostrado
que no es una expresión carente de novedad respecto de los productos a distinguir.

Conclusión: Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto

en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el
recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas
52 en contra de la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil siete, que está
escrita a fojas 38, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a
continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

II. Fallo: 9.142-2011.-En lo principal de fojas 66 el abogado don Felipe Vinagre

Larraín, en representación de Consorcio Periodístico De Chile S.A. COPESA,
deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de 11 de
agosto de 2011, que confirma el fallo de primera instancia por el cual se
rechaza de oficio la solicitud de registro de marca denominativa FERIA
MUJER: BELLEZA Y WELLNESS, en clase 41, fundada en las causales del
artículo 20 letras e) y f) en relación con el artículo 19, todos de la ley 19.039,
en razón de tratarse el signo de expresiones de uso general, y tener un
carácter genérico.

Cuarto: Que en el motivo segundo del fallo recurrido, que confirmó el de primer
grado, se estableció como hecho de la causa que el signo pedido corresponde a
expresiones de uso general en el mercado para designar servicios como los que
pretende el solicitante; asimismo, que éste, analizado como conjunto, aumenta su
carácter genérico, destacando las cualidades comunes que suelen atribuirse a una
feria de belleza para mujeres.

Dicha conclusión fáctica, estudiada en la forma en que se ha razonado previamente,

aparece correcta desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la
apreciación efectuada por los jueces de fondo respecto de las características del
signo pedido, al estimar que se trata de expresiones de uso general y tener carácter
genérico, no se vislumbra como una determinación ajena a los parámetros de
estudio propios de la disciplina, al haberse analizado el signo como conjunto, y
tampoco se evidencia un razonamiento que desatienda las reglas de la sana crítica,
tratándose la decisión de los jueces de la instancia, en suma, de una resolución
razonable y probable de alcanzar ajustándose a los principios y pautas del derecho
marcario. En atención a ello, es que el capítulo del recurso fundado en el
quebrantamiento de lo previsto en el artículo 16 de la ley 19.039, no podrá
prosperar.

Quinto: En lo relativo, finalmente, a la transgresión de lo previsto en las letras e) y f)

del artículo 20 de la Ley 19.039, la decisión respecto de la pretensión de invalidación
pasa por determinar si tales hipótesis normativas resultan aplicables o no a la marca
cuyo registro pretende el solicitante. Dentro de ese contexto, entonces, basta con
tener presente que, como ya se ha decidido, la valoración del signo que se realizó
por los jueces de fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los
márgenes jurídicos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada, en
orden al carácter genérico de la marca FERIA MUJER: BELLEZA Y WELLNESS,
constituye una base acertada de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la
letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 que niega protección a las expresiones que
tengan carácter genérico o sean de uso general. Consecuentemente, resulta
aplicable, también, la prohibición de registro consagrada en la letra f) del artículo 20
ya citado, toda vez que la generalidad de la expresión en examen constituye una
potencial fuente de error o engaño del público consumidor respecto de la
procedencia, cualidad o género de los servicios que se le ofertan. En suma, los
hechos de la causa quedan subsumidos en los presupuestos materiales del
precepto, por lo que no existe el error de derecho pretendido.

Sexto: Finalmente, y como corolario de las consideraciones ya vertidas, es preciso

volver sobre la primera motivación del recurso de casación de estos antecedentes,
esto es, la vulneración de los principios del derecho marcario, para dejar consignado
que, ya que las conclusiones fácticas y jurídicas alcanzadas por los jueces de fondo
no han quebrado los márgenes legales que las enmarcan, no se vislumbra la
transgresión, tampoco, de los principios del derecho del ramo expresados en el
exordio sino que todo lo contrario, según ya se ha señalado. Así, no se verifica,
tampoco, el motivo de nulidad propuesto por el recurrente en torno a los principios
del derecho marcario.

Conclusión: En consecuencia y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y

805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley Nº 19.039, SE RECHAZA
el recurso de casación en el fondo formalizado en lo principal de fs. 66 por el
abogado don Felipe Vinagre Larraín, en representación de Consorcio Periodístico
De Chile S.A. COPESA, contra la sentencia de segunda instancia de once de agosto
de dos mil once.

III. Que en lo principal de fs. 81 el abogado don Francisco Carey Carvallo, en

representación de la oponente MercadoLibre Chile Ltda., ha deducido
recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia del Tribunal de
Propiedad Industrial de fs. 80, que confirmó el fallo de primer grado dictado
 por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial a fs. 41, que rechaza la
demanda de oposición y concede el registro mixto solicitado
“CREDIMARKET” para clase 36.

Segundo: Que, el recurrente denuncia como infringidos los artículos 16, 19 y 20

letras e) de la Ley N° 19.039. Expresa que el fallo recurrido ha vulnerado las normas
de la sana crítica, prescindiendo de las reglas de la lógica y las máximas de la
experiencia, limitándose el tribunal de segunda instancia a señalar que la marca
solicitada es meramente evocativa, sin explicar los criterios para arribar a tal
conclusión, como tampoco se pronuncia sobre los argumentos vertidos en el recurso
de apelación, existiendo jurisprudencia sobre el tema y que concluye en forma
diferente a la decisión tomada en la presente causa. Indica que el signo solicitado
“CREDIMARKET” carece de la distintividad necesaria para constituir un cuño con
suficientes atributos para considerarse una marca comercial, por cuanto los
elementos que lo componen son genéricos y no distintivos, de carácter descriptivos
y de uso común. Añade que considerando la cobertura pedida, el rótulo pedido
indica la naturaleza de los servicios que se prestarían, refiriéndose a un lugar en
que se realizarían operaciones monetarias o financieras, siendo necesario acudir a
los términos del cuño solicitado por parte de la gran mayoría de los competidores.
BRKRLYKHEK

Tercero: Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la oposición

presentada a la solicitud por Mercado Libre Chile Ltda. para el registro de la marca
mixta “CRIDIMARKET”, clase 36, decisión que confirma la sentencia impugnada del
Tribunal de Propiedad Industrial, al estimar que en el caso particular la marca pedida
se trata de un término evocativo para la clase cuya protección se solicita y no resulta
ser de uso común, indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir,
pues posee suficiente distintividad no existiendo antecedentes que se estimen
suficientes para considerar que la expresión en comento, se encuentre en alguno
de los supuestos contemplados en la causal de irregistrabilidad invocada. Por su
parte el Tribunal de Propiedad Industrial expresa que el símbolo pedido
“CREDIMARKET” es un rótulo únicamente evocativo para la cobertura que intenta,
con lo cual no vulnera el artículo 20 letra e) de la Ley 19.039.

Cuarto: Que, de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de segunda instancia,

el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el
derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en
consideración que el rótulo “CREDIMARKERT” es un cuño evocativo para la
cobertura de la clase de servicios que intenta proteger, esa razón no implica que no
sea susceptible de protección por esta vía, además, se busca amparar servicios de
suscripción de seguros, financieros, de operaciones monetarias y de agencias
inmobiliarias y se acompaña de elementos figurativos que le otorgan al signo pedido
una individualidad propia, por lo que se torna improcedente estimar que es
descriptivo o de uso general.

Conclusión: Así, conteniendo el fallo las fundamentaciones que el recurso echa de

menos, se impone el rechazo del recurso en esta sede, por manifiesta falta de
fundamento. BRKRLYKHEK Por estas consideraciones, y de conformidad con lo
previsto por el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, por manifiesta falta
de fundamento, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo
principal de fs. 81, contra la sentencia de doce de diciembre de dos mil dieciocho,
escrita a fojas 80.

IV. En este procedimiento especial N° 20402 -2016, regido por la Ley N° 19.039,
la oponente “BEVERLY HILLS POLO CLUB” recurre de casación en el fondo
contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial,
de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, escrita a fojas 258, que
confirmó la decisión de primer grado, por la que se rechazó la demanda de
oposición y concedió el registro solicitado para la marca mixta “ROYAL
COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB”, para distinguir en la clase 15,
prendas de vestir, calzado y sombrerería.

Primero: Que el recurrente denuncia como conculcados los artículos 16 y 20

letras f) g) h) y k) de la Ley N° 19.039, por contravención formal y errónea
interpretación, desde que en su concepto se advierte claramente que la
pretensión vulnera la norma, pues el signo cuyo registro se ha solicitado carece
de los requisitos mínimos para erigirse como una marca comercial para distinguir
productos de la clase 15. Pide que se invalide el fallo objetado, dictándose otro
de reemplazo que acoja la oposición en todas sus partes y rechace el registro
de la marca solicitada en autos.

En primer término, sostiene que se comete infracción al artículo 16 de la Ley

sobre Propiedad Industrial, por cuanto el fallo impugnado no se hace cargo de
la abundante prueba rendida por su parte para demostrar la concurrencia de las
causales de irregistrabilidad, limitándose el Tribunal de Propiedad Industrial a
confirmar el fallo de primer grado, sin analizar -como se lo impone la sana crítica-
, la prueba rendida en autos, referida a certificados de registros extranjeros,
sentencias y diversos estudios de mercado. Asimismo, estima vulnerada la
citada disposición legal, pues los sentenciadores privilegiaron consideraciones
de carácter abstracto por sobre la experiencia, toda vez que previo al análisis de
las diferencias de las marcas en conflicto, era necesario considerar los aspectos
en común, habida cuenta que no por agregar elementos al signo originario, éste
se diluye.

A continuación reprocha la errónea interpretación del artículo 20 letras f), g) y h)

de la Ley 19.039, por cuanto para definir si hay aptitud para generar error o
confusión entre las marcas en conflicto, existen diversos mecanismos y no
obstante lo anterior, los sentenciadores efectuaron un análisis meramente
teórico, abstrayéndose de los principios que inspiran el derecho marcario.

Finalmente estimó vulnerado el artículo 20 letra k de la ley del ramo, al prescindir

de éste en su aplicación, pues todos los documentos acompañados dan cuenta
de la mala fe de la solicitante, que busca competir deslealmente con la recurrente
mediante la explotación de la reputación ajena.

Concluye que de haberse aplicado correctamente las mencionadas normas, se

habrían estimado aplicables las causales de irregistrabilidad contenidas en el
artículo 20 letras f) g) h) y k) de la Ley 19.039 invocadas en la demanda de
oposición y se habría rechazado el registro de la marca Royal County Berkshire
Polo Club para clase 15.

SEXTO: Que, de acuerdo con lo anterior, no cabe duda que el fallo impugnado,
al acoger el registro de la marca pedida, no aplicó en su estudio y apreciación
de las probanzas los parámetros propios de estas materias, pues para ello no
analizó la marca mixta solicitada en términos globales, esto es, no sólo la
denominación sino también las figuras o gráficas que la integran.

En efecto, para determinar la distintividad de una marca, ésta debe ser analizada
como un todo y en consecuencia, si bien la denominación que compone la marca
mixta puede contener elementos distintivos, tal como consignó el fallo recurrido,
ésta como conjunto puede ser irregistrable, pues no debe olvidarse que la
protección marcaria se confiere a la integridad de lo pedido y no a los diversos
componentes aisladamente considerados.

De este modo, yerran los jueces del fondo al comparar exclusivamente

elementos aislados, considerando que el logo requerido siempre deberá ser
usado en la forma pedida, esto es, supeditando la utilización de las palabras en
comento al dibujo o figura que la acompaña, tal como lo prescribe en el artículo
19 bis D de la ley sectorial aplicada.

De igual modo, es necesario tener presente que en la especie nos encontramos

frente a una marca evocativa, entendida ésta como aquella expresión original
que sugiere o da una idea acerca del tipo de producto, servicio o establecimiento
que busca identificar o que insinúa alguna característica del mismo. En efecto,
tratándose de bienes de la clase 15 que se refieren principalmente a prendas de
vestir, no cabe duda que el carácter evocativo del jugador de polo, levantando
un taco, en movimiento, con idéntico color, unido a la tipografía de la letra
prácticamente idéntica, también en idioma inglés, con las palabras “Polo Club”
ubicadas en la misma parte de la etiqueta y con la misma importancia, permiten
concluir que su registro inducirá a error o engaño a los consumidores sobre la
procedencia, cualidad o género de los productos.

La contextualización precedente demuestra la similitud gráfica, así como su

semejanza fonética parcial, en términos tales que resulta evidente la identidad
de ambas, por lo que en este contexto fáctico, es necesario analizar el
presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley N°
19.039, cuando prohíbe inscribir marcas “iguales o que gráfica o fonéticamente
se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o
válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o
 establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la
misma clase o clase relacionadas”.

SEPTIMO: Que conforme a la norma precedentemente transcrita y a los hechos

evidentes que se desprenden de lo señalado en el motivo que antecede, y sin
entrar a debatir la ponderación de la prueba, queda claramente establecido que
la marca mixta solicitada y la registrada contienen similitudes gráficas y
fonéticas, de manera que pueden confundirse con la de la recurrente, que
además goza de fama y notoriedad en el mercado, por lo que la causal invocada
por la oponente se verifica plenamente. De esta manera, es claro que el fallo
impugnado incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto
del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la
denominación pedida desde que se configuran sus presupuestos, yerro que
influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia en examen, toda vez
que significó desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente.

Opinión: El rol actual de las marcas en el mundo económico-empresarial sigue

siendo clave a la hora de diferenciar los productos y empresas de sus competidores.
Así el valor estratégico que desempeñan esos derechos de propiedad industrial ha
incluso aumentado ante el nuevo contexto global de la hipercompetitividad.

Un elemento jurídico clave de las marcas es la distintividad, a tal punto que

constituye una característica, función y requisito de registro de las marcas
comerciales. La capacidad distintiva de un signo otorga identidad al producto o
servicio, y permite al consumidor o usuario del mismo conocer su origen
empresarial.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la distintividad es un concepto flexible
y dinámico en el tiempo, que varía de acuerdo al uso que se le dé al signo marcario.
En ese sentido, la forma de cómo se usa el signo condiciona su distintividad, sea
para crear, aumentarla o incluso para perderla, lo cual a su vez puede cobrar
incidencia en el registro marcario.

Pese a que en Chile el uso de la marca no constituye requisito de obtención, ni

conservación del registro marcario, queda claro que en el futuro no se va a poder
sustraerse de una tendencia mundial iniciada ya en el Acuerdo sobre los ADPIC. En
concordancia con esta circunstancia, resulta que actualmente, la distintividad solo
constituye requisito de constitución del registro, y no de conservación del mismo.

Lo anterior no hace sino subrayar la estrecha vinculación existente entre uso de la

marca, la capacidad distintiva que por esa vía se predispone, y el registro marcario.
Dado que la distintividad actúa como un eslabón esencial en este juego de
componentes, conviene que desde el nacimiento de la marca y luego en la etapa de
uso posterior, se establezca una clara planificación del signo marcario, que
considere cómo debe ser usada la marca escogida, a fin de garantizar un óptimo
desempeño del nivel distintivo.
 b. Analice y desarrollo 4 casos en que el Tribunal de Propiedad Industrial
haya revocado resoluciones de INAPI, aceptando a registro la marca
solicitada, estableciendo que esta adquirió distintividad, ponderando que
elementos, pruebas o factores, permitieron alcanzar esa conclusión,
mencionando las normas legales aplicables.

I. Solicitud N° 1.260.635 Solicitante: CELULOSA

ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.
La resolución de rechazo de INAPI, de fecha treinta y
uno de enero del año dos mil dieciocho, se fundó en la
causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del
artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que la marca
solicitada correspondía a una expresión o signo empleado para indicar la
cualidad de los productos pedidos. En efecto, Inapi señaló que el registro
pedido se compone del signo + y la palabra maqui, lo que se lee como “más
maqui”, es decir indica que el grado de propiedad que se expresa es alto en
comparación con otro, en este caso del maqui (Arbusto chileno, de la familia
de las liliáceas, de unos tres metros de altura, con hojas aovadas y
lanceoladas, flores axilares en racimo, y fruto redondo, de unos cinco
milímetros de diámetro, dulce y un poco astringente, que se emplea en
confituras y helados. Los pueblos autóctonos u originarios preparan también
con él una especie de chicha), por tanto, indica una cualidad de todos los
productos pedidos. Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha
dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por
el INAPI, toda vez que la marca mixta solicitada a registro, conforme la
prueba documental acompañada y apreciada de acuerdo a la sana critica, no
obstante contener en forma principal elementos genéricos respecto de la
cobertura solicitada en clase 32, adquirió la suficiente distintividad a través
del uso y posicionamiento que ha tenido en el mercado de las bebidas no
alcohólicas, por lo que conforme al artículo 19 inciso 1° parte final de la Ley
N° 19.039, se le otorgó protección marcaria.

II. Solicitud N° 1.237.857 Solicitante: Nelly Colorado

Rodríguez Marca mixta:
La resolución de rechazo de INAPI, de fecha cuatro
de julio del año dos mil diecisiete, se fundó en las
causales de irregistrabilidad contenidas en las letras
c) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazó la solicitud,
toda vez que la marca solicitada incluye el nombre de una persona natural y
no cuenta con consentimiento dado por ella y, además, induce a error o
confusión en cuanto al titular de la misma. En efecto, señala el resolutor que,
la marca solicitada incluye el término Botero, que es un pintor, escultor y
 dibujante de origen colombiano en cuya obra predomina el estilo figurativo
(Fernando Botero).
Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha siete de febrero del año
dos mil dieciocho, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI
respecto a la causal de irregistrabilidad de la letra c) del artículo 20 de la Ley
del ramo, dado que la causal que se refiere a que la expresión correspondería
al nombre de una persona natural, que no ha prestado su consentimiento, no
se verificó en la especie, puesto que únicamente se incluyó un apellido que
es compartido por muchas personas, y, no el nombre de don Fernando
Botero, lo que por tanto, no alcanzan a constituir el nombre del personaje
conocido. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal estimó que, en cuanto a la
causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad
Industrial, esta sí se verificó, puesto que el signo mixto requerido, además,
de incorporar la expresión “BOTERO” con que firmaba sus obras el artista
colombiano Fernando Botero”, agrega como fondo una combinación de
colores que se podría asociar a la bandera de su nacionalidad, además de
otros elementos de connotación artística, todo lo cual puede inducir a los
usuarios a error o engaño respecto de la titularidad del establecimiento
comercial. No se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima
Corte Suprema.
III. Solicitud N° 1.251.179 Solicitante: Viña
Casa Marín Ltda. Marca denominativa:
La resolución de rechazo de INAPI, de
fecha once de noviembre del año dos mil
diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las
letras e) y j) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazó la
solicitud ya que el signo pedido correspondería a una Denominación de
Origen para vinos. En efecto, Inapi señaló que la localidad de Cartagena está
incluida dentro de los límites de la zona vitícola de la Región Vitícola de
Aconcagua, conforme lo dispuesto en el Decreto N°464 sobre Zonificación
Vitícola, específicamente al Valle de San Antonio, que comprende la
provincia de igual nombre y en él se encuentran la Zona Valle de Leyda y las
áreas de Cartagena y Algarrobo, cuyos límites están definidos por las
comunas del mismo nombre. En este sentido, el signo pedido resulta
indicativo de origen y/o destinación, toda vez que corresponde a una
conocida comuna y ciudad balneario ubicada en el litoral central de Chile,
formando parte de la Provincia de San Antonio en la Región de Valparaíso,
lo cual indica de forma directa que los productos solicitados serán
comercializados o bien tendrán como destino la localidad de CARTAGENA,
circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca
comercial. Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiocho
de marzo del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el
resolutor de primer grado, toda vez que, la marca pedida efectivamente
 corresponde a un área vitícola reconocida en el Decreto N° 464 del Ministerio
Agricultura, por lo que no se le puede otorgar en la forma en que esta pedida
a ningún agente en particular, sino que debe quedar disponible para los
distintos actores del mercado. Asimismo, se señaló que el signo pedido
“CARTAGENA”, sin complemento alguno, resulta carente de distintividad e
incursa en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley
del ramo.

IV. Solicitud N° 1.257.937

Solicitante: Consejo Mexicano
de la Carne A.C. Marca mixta:
La resolución de rechazo de
INAPI, de fecha dos de febrero
del año dos mil dieciocho, se
fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del
artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, rechazando la solicitud ya que
la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para
indicar el género, naturaleza, destinación y/o cualidad de los servicios
pedidos y por prestarse para inducir a error o engaño respecto de la
naturaleza de los mismos. A mayor abundamiento, Inapi señaló que el signo
se compone del elemento EXPO, y el complemento CARNES y LÁCTEOS,
el primero que corresponde a una abreviación de la palabra "exposición",
esto es la presentación pública de artículos de la industria, artes, ciencia o
de cualquier otro contenido, el que ademásse trata de un término de uso
común en la generalidad del comercio no admitiendo concesiones de
derecho de uso exclusivo y excluyente a nadie en particular; y el conjunto
CARNES Y LACTEOS que define el ámbito de aplicación o destinación de
los servicios solicitados, esto es carnes comestibles de vacas, terneras,
cerdo, carnero, etc.; y productos derivados de la leche. A todo lo cual, señaló
el resolutor, ha de agregarse que la adición de elementos figurativos resulta
irrelevante para desvirtuar la aplicación de las prohibiciones de registro
observadas, circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro
de marca comercial. Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha
diez de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el
INAPI, toda vez que en su opinión la marca solicitad, corresponde a un
conjunto susceptible de protección marcaria, dado que se encuentra
compuesta por elementos denominativos, figurativos y colores de carácter
distintivo, siendo más bien un signo de carácter evocativo que, sin llegar a
describir los servicios solicitados, da una idea acerca de ellos, por lo que con
su concesión no será inductivo a error o engaño en cuanto a los servicios
requeridos en la clase 35.
2. REVOCACIÓN NOMBRES DE DOMINIO.
a. Criterios relevantes aplicados por los árbitros en relación a la existencia
de marcas registradas de propiedad del demandante, y/o otros dominios
registrados con anterioridad, iguales o determinantemente semejantes al
dominio cuya revocación se solicita.
En el contexto de nuestras economías modernas, la protección y promoción
de los distintos derechos que forman parte de la propiedad industrial resulta
indispensable, hasta el punto que resulta difícil concebir los intercambios
masivos que se dan en el contexto de las relaciones de consumo sin la
información que proporciona la marca, o que resultan impensables las
inversiones en innovación, sin que la persona que las efectúa tenga
asegurado ex ante un derecho de exclusiva sobre su invención, como ocurre
con el diseño industrial o con las patentes.

Pues bien, pese a la cada vez mayor integración que presentan los
mercados, esa tendencia hacia la globalización se ve limitada en materia de
propiedad industrial, donde cada uno de estos derechos son concedidos por
las respectivas autoridades nacionales, dentro del espacio sujeto a su
jurisdicción, autoridades que, por lo demás, suelen formar parte de la
administración del Estado, como es en Chile el caso del INAPI.

De esta forma, si seguimos una mirada amplia respecto de estas limitaciones,

podemos llegar a encontrarnos con que los diferendos que versan sobre
estos derechos, no cuentan con acceso a aquel mecanismo de solución más
utilizado en la práctica comercial actual, como es el arbitraje.

Sin embargo, esta primera apreciación no se condice con la realidad. Como

cualquier abogado dedicado a la práctica puede advertir, la manera en que
se interpretan las señaladas restricciones dista mucho de una simple
declaración de inarbitrabilidad en razón de estar comprendida una cuestión
propia de la LPI. Por el contrario, una lectura de esta última permite efectuar
una primera e importante distinción, entre aquellas materias cuyo
conocimiento está reservado a la institucionalidad propia del ramo, y aquellas
otras en las cuales cabe la intervención de la judicatura ordinaria.

En este sentido, es posible advertir que mientras caen dentro de la primera

situación el procedimiento que se inicia en sede administrativa ante la
existencia de una oposición a una solicitud de registro presentada (art. 5 LPI),
comprendiendo los juicios de oposición, los de nulidad de registro, los de
nulidad de transferencia y los de caducidad, así como, en general, cualquier
cuestión relativa a la validez o efectos de los derechos de propiedad industrial
en sí considerados (art. 17 LPI); cuando se trata de controversias en que no
se cuestione la existencia del derecho mismo, sino que se trate de derechos
y obligaciones nacidas de un contrato celebrados entre las partes que
reconocen como objeto un derecho de propiedad industrial (distribución,
franquicia, cesión, etc.), no existiría en principio inconveniente en que la
materia sea sometida al conocimiento de los árbitros.

Si se quiere, en esta última materia la distinción entre ambas clases de

conflicto resulta del todo análoga a aquella desarrollada en el ámbito del
derecho internacional privado chileno, cuando se trata de definir la
procedencia de una cláusula arbitral o de un pacto de sumisión en cuestiones
relacionadas con los bienes, donde se distingue entre aquellas cuestiones
que dicen relación con la existencia, facultades y cargas propias del derecho
(ius in rem), con las correspondientes a las obligaciones emanadas del
contrato que versa sobre él (ius ad rem).

Por lo demás, esta distinción resulta también concordante con la distribución

de competencias entre autoridades estatales que efectúa la LPI, normativa
que, después de reservar el conocimiento de aquellas cuestiones propias a
la validez y efectos de los derechos a una institucionalidad especializada, se
encarga expresamente de establecer que, en todos aquellos casos en que lo
discutido sea la infracción de ese derecho, el titular lesionado pueda
demandar civilmente, pretendiendo alguno de los remedios previstos en el
artículo 106 LPI. En este último caso estamos hablando propiamente de
acciones civiles que son conocidas por la judicatura ordinaria, sin que exista
alguna restricción normativa a la posibilidad de que las partes puedan
someter este conflicto, una vez que se desencadena, a un juez árbitro, al
igual como ocurre con cualquier cuestión dentro del ámbito de la
responsabilidad extracontractual.

Por estas razones, no es de extrañar que en la práctica conflictos donde lo

denunciado es un incumplimiento contractual hayan sido resueltos por parte
de árbitros nacionales, por más que la configuración de ese incumplimiento
suponía la aplicación de normas presentes en la LPI a propósito del secreto
industrial (v. Rol CAM 943); o que se trate de definir si una marca
determinada fue utilizada de acuerdo a las condiciones establecidas en el
contrato (v. Rol CAM 529); o del debido cumplimiento de las obligaciones
derivadas de contratos de compraventa sobre ciertos derechos de propiedad
industrial (v. Rol CAM 404).

Con todo, luego de lo expuesto, es importante reconocer que subsistirá un

límite: el árbitro seguirá actuando dentro de aquellas materias que son
arbitrables sólo en caso que repute como válido un derecho conferido por la
institucionalidad especializada, no pudiendo entrar a conocer de esta última
materia, ni siquiera en el caso que sea alegada la invalidez o caducidad de
 un registro como defensa por parte de la demandada.

Finalmente, cabe responder a la segunda interrogante planteada. ¿La sola

vigencia territorial de los registros, se opone a un arbitraje que tenga su sede
fuera del territorio de la República? Lo cierto es que, en esta materia, existe
en nuestro país una regulación que no puede ser desatendida: la Convención
de Nueva York de 1958 (Artículo V) y la Ley N°19.971 (Artículo 36). Según
lo dispuesto en éstas, las causales por las cuales puede negarse el
reconocimiento a una sentencia arbitral internacional aplicables a esta
materia, miran solamente a la arbitrabilidad de la controversia y a la
conformidad de la decisión con el orden público internacional chileno,
cuestión que en último término remite a los criterios propios del foro nacional,
ya expuestos. En otras palabras, creemos que el sólo principio de
territorialidad es insuficiente para negar la ejecución de un laudo
internacional, en circunstancias que los límites de la controversia se
enmarcan dentro de la distribución de competencias dispuesto por la ley
chilena.

b. Conveniencia, diferencias y consecuencias de interponer una demanda

de revocación temprana (dentro de los 30 días siguientes al registro del
dominio) y de revocación tardía (después de los 30 días de registrado el
dominio.
En cuanto a la conveniencia uno de ellos, a destacar, es el efecto mismo de la
inscripción de un nombre de dominio, pues hoy estamos en presencia de un
verdadero “registro” y no de una mera solicitud como era antes.
Este solo hecho tiene efectos jurídicos relevantes, entre los cuales se destaca que
mientras en el antiguo reglamento ambas partes se encontraban en un “pie de
igualdad”, debido a que sus solicitudes constituían mera expectativas, no habiendo
derechos preconstituidos sobre el nombre de dominio, situación que era
especialmente cierta cuando existían solicitudes competitivas y ninguno tenía un
derecho per se sobre el nombre, en el nuevo, la primera solicitud da lugar a una
registro, al resolver el juicio de revocación deberá transferir o mantener el nombre
de dominio a favor de su actual titular.

Otro caso es el “interés preferente”, a diferencia de lo que antiguamente se

denominaba solicitud competitiva. Con ello elimina, en consecuencia, la mediación
en las oficinas de NIC Chile. Sin embargo, esta innovación no agota las
posibilidades de defensa, dado que existe la denominada revocación fundada en la
mala fe del registrante, la cual toma en esencia los elementos de la revocación del
antiguo reglamento, pero sin tener una redacción idéntica.
A diferencia de la revocación temprana, la revocación tardía establece ciertos
requisitos que deben probarse al momento de oponer la revocación de un dominio,
a saber; a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un
nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión
respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; b) que el asignatario
del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del
nombre de dominio; y c) que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de
mala fe.
Con esto, podemos establecer una carga procesal probatoria más potente que la
revocación temprana, pero es de todo sentido esta solicitud puesto que en esta
circunstancia generalmente se establece un conflicto de dominio legítimo para
ambas partes, el escenario más común dice relación con una empresa que lleva
más años que otra, que quiere revocar su dominio, pero esta empresa más nueva
realiza el proceso correspondiente, que es más bien nuevo y que lamentablemente
no todas las personas conocen.

c. Si tuviera que asesorar a un potencial interesado en demandar la

revocación de un nombre de dominio, que antecedentes le solicitaría, cuál
sería la estrategia sugerida en términos de fundamentos, precedentes y
pruebas.
Primero se explica de qué se trata el proceso y la estrategia a utilizar, dice relación
con la opción que se tome con respecto a la historia del dominio de la marca.
Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción
de un nombre de dominio podrá realizar una Solicitud de Revocación a NIC Chile,
la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de
Dominio .CL.
Para iniciar este procedimiento de revocación de un dominio inscrito, será necesario
que el interesado lo solicite a NIC Chile por vía electrónica y pague la tarifa
correspondiente.
REVOCACIÓN TEMPRANA: Es aquella que se realiza dentro del plazo de
publicación de 30 días, desde que se hubiere inscrito un nombre de dominio. Y el
revocante deberá invocar y probar su interés preferente.
REVOCACIÓN TARDÍA: Es aquella que tiene lugar, si la solicitud de revocación
fuere presentada con posterioridad al vencimiento del plazo de 30 días, desde que
se hubiere inscrito el nombre de dominio. Y el revocante deberá probar que se trata
de una inscripción abusiva, lo que ocurrirá cuando concurran las siguientes 3
condiciones:
1) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre
por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la
cual el reclamante alega derechos previos; y

2) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o interés legítimo

con respecto del nombre de dominio; y
3) Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.
Cuando se hubiera pagado la tarifa por la solicitud de revocación, se notificará el
inicio del procedimiento de resolución de la controversia, momento, a partir del cual
no se admitirá la presentación de otras solicitudes de revocación para el mismo
nombre de dominio hasta que el procedimiento de resolución de la controversia
específica hubiera concluido.
La contestación de la demanda de revocación de nombre de dominio debe ser
preparada por un abogado especialista en el tema.
Los antecedentes a solicitar: Todos aquellos documentos, que den cuenta del
dominio de la marca y del uso comercial del nombre, éstas pueden ser facturas,
boletas, afiches, propaganda, páginas en internet, de la cual puede solicitarse al
tribunal realizar una inpección de ésta.
Observación: todas las resoluciones seleccionadas deben haber sido objeto de
pago de los honorarios arbitrales y de contestación a la demanda interpuesta, esto
es, se excluyen los acuerdos entre las partes, que determinan una forma diferente
de poner término al litigio.
3. ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.
Investigar 6 entidades de gestión colectiva, una de las cuales debe ser la SCD,
creadas de acuerdo a lo establecido en la Ley 17.336, explique cual es su misión,
organización y para cada una de estas, señale las normas legales que le son
aplicables. En el caso de la SCD cite dos precedentes jurisprudenciales y hará
un breve análisis de los mismos.
Según lo dispuesto en la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual se han creado
y están actualmente autorizadas para funcionar como entidades de gestión colectiva
de derechos intelectuales, las siguientes corporaciones chilenas de derecho
privado:
a. La Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD se encuentra autorizada
para funcionar como entidad de gestión colectiva por Resoluciones Exentas
del Ministerio de Educación N° 3.891, de 1992 (Publicada en el Diario Oficial
de 10 de Octubre de 1992) y Nº 2.608, de 1994 (Publicada en el Diario Oficial
de 23 de junio de 1994). Es una entidad de gestión colectiva que administra
 los derechos de autor y conexos de los autores, compositores, artistas,
intérpretes y ejecutantes y demás titulares de derechos sobre obras
musicales. Asimismo, la Sociedad del Derecho de Autor creó el Centro de
Estudios y Servicios Legales de Propiedad Intelectual (CESPI). Esta oficina
entrega apoyo legal a los socios de todas las organizaciones que agrupen a
creadores e intérpretes nacionales.
A contar de 2017, mediante Resolución exenta del Ministerio de Educación
Nº 4519 de 2017, esta Entidad de Gestión Colectiva pasó a denominarse:
Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales.
b. SADEL, Sociedad de Derechos Literarios. Corporación de derecho privado
formada por editores y escritores. Fue autorizada para funcionar como
entidad de gestión colectiva por Resolución exenta del Ministerio de
Educación Nº 8.817, de 2009 (Publicada en el Diario Oficial de 20 de enero
de 2009). Se ocupa del ámbito de la reprografía y en el de los usos de las
obras escritas en redes digitales y multimedia, entre otros temas.
c. EGEDA-Chile, Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de de Productores
Audiovisuales de Chile. Fue autorizada para funcionar como entidad de
gestión colectiva por Resolución exenta del Ministerio de Educación Nº
8.088, de 2005 (Publicada en el Diario Oficial de 11 de octubre de 2005).
d. ATN, Asociación de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales. Fue
autorizada para funcionar como entidad de gestión colectiva por
Resoluciones exentas del Ministerio de Educación Nº 4.920, de 1998.
(Publicada en el Diario Oficial de 19 de junio de 1998) y Nº 6.628, de 2003
(Publicada en el Diario Oficial de 12 de junio de 2003). Es una corporación
de derecho privado sin fines de lucro, que agrupa a los autores de obras
dramáticas, de cine y audiovisuales.
e. CREAIMAGEN, Sociedad de Gestión de los Creadores de Imagen Fija. Fue
autorizada para funcionar como entidad de gestión colectiva por Resolución
exenta del Ministerio de Educación Nº 12.151, de 1999 (Publicada en el
Diario Oficial de 09 de enero de 1999).
f. CHILEACTORES, Corporación de actores de Chile. fue autorizada para
funcionar como entidad de gestión colectiva por Resoluciones exentas del
Ministerio de Educación Nº 8.061, de 26 de diciembre de 1995 (Publicada en
el Diario Oficial de 09 de enero de 1996), y Nº9.379, de 5 de diciembre de
1996 (Publicada en el Diario Oficial de 23 de diciembre de 1996). Con
posterioridad, por Resolución Exenta del Ministerio de Educación N° 7.084,
de 2009 se autoriza a esta corporación para realizar las actividades de
gestión colectiva de derechos intelectuales reconocidos en el artículo 3° de
la Ley N° 20.243 sobre Derechos Morales y Patrimoniales de los Intérpretes
de las Ejecuciones Artísticas fijadas en formato audiovisual. Protege los
derechos intelectuales de los actores asociados.
 g. PROFOVI, Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile.
Fue autorizada para funcionar como entidad de gestión colectiva por
Resolución exenta del Ministerio de Educación Nº 5.918, de 2006 (Publicada
en el Diario Oficial de 23 de septiembre de 2006).
h. DYGA, Corporación de Directores y Guionistas audiovisuales. Fue
autorizada para funcionar como entidad de gestión colectiva por Resolución
exenta del Ministerio de Educación N°3.703, de 2017 (Publicada en el Diario
Oficial de 25 de julio de 2017).

Citas SCD
ROL:114-15, MJJ42771
“Se acoge el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado
dio lugar a la acción por indemnización de perjuicios por uso no autorizado de
repertorio, interpuesta por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, toda vez que
el peso de la prueba corresponde al que alega los hechos que pretende dar por
establecidos. De este modo si, en la especie, la actora afirma que en el
establecimiento de la demandada se utilizan obras musicales del repertorio
representado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, el onus probando recae
sobre ella. Si bien existe una definición de hechos genéricos en la demanda, se
observa que la prueba rendida por la demandante es tan insuficiente que no logra
acreditar en forma mínima los presupuestos de hecho de la acción en la forma
general que fueron deducidos”
ROL:4640-13, MJJ35926
1.- Se rechaza el recurso de casación en el fondo, toda vez que en relación a los
reproches en que se sustenta el arbitrio en estudio, se observa que los
sentenciadores han hecho una correcta aplicación de la normativa atinente al caso
de que se trata, toda vez, que la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que la
Ley n° 17.336, en sus artículos 19 y 78 , grava la ejecución pública del repertorio
de obras musicales y fonogramas, por lo que al no haber obtenido el demandado la
autorización previa de la referida Sociedad, incurre en la infracción alegada en el
caso sub lite, pues la contratación de servicio por cable no lo habilita para ejecutar
en público dicho repertorio.

2.- Para utilizar el repertorio de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, debe
existir autorización previa al inicio de la utilización, la cual según la ley N° 17.336 se
otorga mediante la concesión de una licencia específica y ello en relación con lo que
dispone el Convenio de Berna, y en el presente caso, según lo expresado por la
demandante ésta solo puede otorgar la autorización o licencia bajo contraprestación
del pago de una tarifa general aplicable al local o bien aplicando una tarifa especial
pactada con la respectiva asociación de usuarios que corresponde a la tarifa
especial y que en el caso de autos la parte demandante no ha solicitado firmar dicha
licencia que la habilitaría para comunicar públicamente obras musicales del
repertorio SCD a cambio del pago de la tarifa especial.