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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 248-IP-2013

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 172,


190, 191, 192, 193, 194 literal c) y 195 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina y de los
artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; formulada
por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima,
República del Perú. Marca: “A ARKIMUEBLES S.A.C.”
(Mixta). Expediente Interno: 02734-2012-0-1801-JR-CA-
08.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de


Quito, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala


Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de
Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 2734-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 28 de noviembre de 2013, recibido


en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación
prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 02734-2012-0-1801-JR-CA-08.
El Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de
interpretación prejudicial.

1. LAS PARTES:

Demandante: ARKI MUEBLES S.A.C.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA


COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA
REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero: ARQUI MUEBLES S.A.


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A. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 12 de noviembre de 2009, la sociedad ARKI MUEBLES S.A.C. solicitó el


registro del nombre comercial constituido por la denominación A
ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo para distinguir “actividades económicas
relacionadas con la comercialización de muebles, muebles metálicos, y
muebles de melanina (camarotes)” de la Clase 20 de la Clasificación de Niza,
siendo el 26 de marzo de 2007 la fecha de su primer uso.

2. El 15 de abril de 2010, la sociedad ARQUI MUEBLES S.A. presentó oposición


señalando que era titular de la marca de producto ARQUIMUEBLES y logotipo
para distinguir “muebles metálicos y no metálicos, muebles para camping,
espejos, marcos, muebles en materias plásticas y en todas las materiales
(comprendidos en la clase)” de la misma Clase 20 de la Clasificación de Niza,
bajo el certificado No. 161142 de 5 de abril de 2010 en Perú.

3. El 7 de enero de 2011, el Indecopi mediante Resolución 41-2011/CSD-


INDECOPI declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro
solicitado del nombre comercial.

4. El 27 de enero de 2011, ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso recurso de


apelación, el que fue resuelto por el Tribunal del Indecopi mediante Resolución
0131-2012/TPI-INDECOPI de 18 de enero de 2012, confirmando la resolución
administrativa impugnada.

5. El 25 de abril de 2012, ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso demanda contenciosa


administrativa con el objeto de anular la Resolución 0131-2012/TPI-INDECOPI.

6. Mediante escrito de 30 de mayo de 2012, el Indecopi procede a contestar la


demanda interpuesta.

7. Mediante Resolución 4 de 22 de octubre de 2012, el Octavo Juzgado


Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia
de Lima declaró infundada la demanda.

8. En noviembre de 2012, ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso recurso de apelación.

9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte


Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal
interpretación prejudicial sobre:

“1. Si el haber utilizado primero el nombre comercial, obliga la aplicación


del principio de prioridad y declarar la nulidad del registro de una marca;
2. Si en el referido supuesto resulta aplicable el artículo 110 de la
Decisión 486. (…) En salvaguarda del principio de economía y celeridad
procesal, se solicita al Tribunal que precise, si lo establecido en el
Proceso 12-IP-2009 respecto a la interpretación prejudicial, resulta
obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando
existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al
caso concreto”.
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B. Fundamentos de la demanda:

La demandante ARKI MUEBLES S.A.C. manifestó lo siguiente:

10. Ha acreditado una fecha de primer uso del nombre comercial solicitado, el 26
de marzo de 2007, anterior al registro de la marca base de la oposición, el 5 de
abril de 2010 e, incluso, la solicitud de la misma, el 12 de agosto de 2009.
Ratifica el uso ininterrumpido, conocido y constante del nombre comercial.

11. Habiéndose acreditado el uso efectivo del nombre comercial, la Comisión debió
iniciar un procedimiento de oficio de nulidad de registro de marca, al verificar
que la demandante contaba con un mejor derecho.

12. No se está debatiendo el conflicto de la solicitud de registro de un nombre


comercial y una marca registrada, sino la solicitud de registro de un nombre
comercial con uso acreditado y con fecha anterior al registro de la marca
opositora.

13. Es errado lo que manifiesta la sentencia respecto a que la nulidad de una


marca debe ser solicitada por la parte interesada, ya que conforme lo establece
el artículo 172 de la Decisión 486, la nulidad de una marca puede sancionarse
de oficio o a solicitud de terceros. En el caso de autos, el Indecopi teniendo
conocimiento de la solicitud de registro del nombre comercial cuyo registro es
solo declarativo y que en el procedimiento se había acreditado un primer uso
con anterioridad a la marca base de la oposición, no inició de oficio la nulidad
respectiva, y así no cumplió con su deber establecido por la ley.

14. El examen de confusión de la marca registrada y el nombre comercial solicitado


es irrelevante debido a que se demostró que el nombre comercial contaba con
un derecho preferente de acuerdo con el principio prior tempore potior iure.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda:


El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente:

15. Resulta improcedente el argumento de la demandante que el Indecopi debió


disponer el inicio del procedimiento de nulidad de registro. Debió plantearse en
sede administrativa.

16. El principio de prioridad no aplica en la medida que existía una marca


registrada con anterioridad a la solicitud del registro del nombre comercial. En
efecto, no hubiese procedido el registro debido a que existiría un nombre
comercial que venía siendo utilizado en el mercado con anterioridad a la
solicitud de registro de marca.

17. Dado que no procedía la aplicación del principio de prioridad, sí correspondía


efectuar el examen de confundibilidad respectivo, ya que el hecho que se
acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste
acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la
medida que no afecte los derechos registrales de terceros adquiridos con
anterioridad.
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18. El examen de confundibilidad advierte que existe identidad entre los productos
que distingue ARQUI MUEBLES S.A. y las actividades económicas que
pretendía distinguir el nombre comercial de ARKI MUEBLES S.A.C.

19. Desde un punto de visto fonético, se advertía que los signos confrontados eran
pronunciados de manera idéntica.

20. Pese a que existen diferencias gráficas entre los signos en cuestión, la
existencia de identidad entre algunos de los productos que se comercializan y
la identidad fonética, determinaron que no sea posible su coexistencia pacífica
en el mercado sin riesgo de inducir a confusión a los consumidores.

21. El artículo 110 de la Decisión 486 a que se hace referencia la demandante se


encuentra referido a la nulidad de registro de esquema de trazado. Al tratarse
de figuras distintas, no corresponde la aplicación del artículo 110 sobre nulidad
de esquema de trazados a un supuesto de registro de marca, el cual se regula
por las disposiciones recogidas en la misma normativa.

22. De otro lado, lo que debería ser objeto de cuestionamiento es la legalidad del
pronunciamiento de la autoridad administrativa en relación con el registro del
nombre comercial y no en lo que respecta a aquellas acciones que debió o no
iniciar una vez concluido dicho procedimiento.

23. Si bien la solicitante ARKI MUEBLES S.A.C. ha acreditado una fecha de primer
uso anterior (26 de marzo de 2007) al registro de la marca opositora (5 de abril
de 2010), la opositora cuenta con un derecho inscrito, el mismo que no puede
ser objeto de cuestionamiento a través del presente procedimiento.

24. El Indecopi dejó a salvo el derecho de la solicitante de iniciar las acciones


legales que creyese pertinentes, de manera que si la demandante consideraba
que correspondía la nulidad del registro de la marca ARQUIMUEBLES, pues
pudo iniciar el procedimiento respectivo.

25. El codemandado ARQUI MUEBLES S.A. no contestó la demanda.

26. Mediante Resolución 4 de 22 de octubre de 2012, el Octavo Juzgado


Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia
de Lima declaró infundada la demanda, confirmando lo contenido en la
Resolución 0131-2012/TPI-INDECOPI.

D. Fundamentos del recurso de apelación:

ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

27. El Indecopi debió disponer el procedimiento de nulidad de la marca


ARQUIMUEBLES registrada a favor de la codemandada al verificar que el nombre
comercial gozaba de un mejor derecho.

28. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte


Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal
interpretación prejudicial sobre:
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“1. Si el haber utilizado primero el nombre comercial, obliga la aplicación del


principio de prioridad y declarar la nulidad del registro de una marca; 2. Si en
el referido supuesto resulta aplicable el artículo 110 de la Decisión 486. (…)
En salvaguarda del principio de economía y celeridad procesal, se solicita al
Tribunal que precise, si lo establecido en el Proceso 12-IP-2009 respecto a la
interpretación prejudicial, resulta obligatoria en todos los procesos o se puede
prescindir de ella cuando existe interpretación anterior de igual norma, que
resulta aplicable al caso concreto”.

CONSIDERANDO:

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

29. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del
Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina.

30. Que, al tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en
correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este
Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran
el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

31. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6
de febrero de 2014.

1. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER


INTERPRETADAS.

32. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 110 de la


Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “La autoridad nacional
competente podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese
concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo
podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el
registro. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de
concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que la persona
a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la comercialización del
producto que incorpora el esquema de trazado en el País Miembro, aplicándose el
plazo que venza primero”.

33. Sin embargo, la norma solicitada se refiere a la figura de los esquemas de


trazado, por lo que este Tribunal no considera pertinente interpretar dicho artículo.

34. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal


interpretará de oficio los siguientes artículos: 172, 190, 191, 192, 193, 194 literal c)
y 195 de la Decisión 486. Además, de los artículos 33 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
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TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA


COMUNIDAD ANDINA

Artículo 33.- “Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en


el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas
normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que
hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el
proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de


recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación
del Tribunal.”

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Artículo 123.- “Consulta obligatoria.

De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un


proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que
no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba
aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el
procedimiento y solicitar directamente …y mediante simple oficio, la
interpretación del Tribunal.”

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a


solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de
un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo
dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de


cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se
hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los
cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por


daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los


productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la
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nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del


registro de la marca.

(…)

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que


identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.


Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre
otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un
registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o


razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere


por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o
cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier


tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello
pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular
o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales
notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño
económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del
prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157
y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro,


el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la
oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter
declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los
términos previstos en el artículo 191.

Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo


que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

(…)

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios


comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el
origen u otras características de los productos o servicios que la
empresa produzca o comercialice; o,

(…)

Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente


examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo
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anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme


a sus normas nacionales.

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de


productos y servicios utilizadas para las marcas.

(…)”.

D. ASPECTOS A SER ANALIZADOS

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal


Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. La interpretación prejudicial obligatoria. Los efectos de no solicitar la


interpretación obligatoria.

B. El registro del Nombre Comercial y su protección.

C. Conflicto entre Nombre Comercial y marca.

D. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con una marca


previamente registrada. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para
realizar el cotejo entre signos distintivos.

E. Comparación entre signos mixtos

F. La Acción de Nulidad en el marco de la Decisión 486

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO


SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA.

35. En el presente caso, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso


Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú,
solicita a este Tribunal interpretación prejudicial sobre: “En salvaguarda del
principio de economía y celeridad procesal, se solicita al Tribunal que precise, si lo
establecido en el Proceso 12-IP-2009 respecto a la interpretación prejudicial,
resulta obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando
existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al caso
concreto”.

36. Para desarrollar los temas planteados, el Tribunal se remitirá al Proceso 149-IP-
2011 de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), en donde se
refirió a los mencionados temas.

“(…)

Para lo anterior, el Tribunal determinará las características de la figura de la


interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación
prejudicial obligatoria, y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria
por parte de la República del Perú.

El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los


principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener
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efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal


sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico
comunitario andino vigente.

La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas,
es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera
libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores
jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del
sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del
ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación
Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad


Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la
normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en
todo el territorio comunitario.

1. Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el


comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

 Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la


Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia
ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez
nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su


labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con
este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas
andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre
la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr
seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en
una interpretación uniforme.

 Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la


Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria
tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso,
debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es
una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con
este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio
de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la


norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en
explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y
sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio
sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se
produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación
uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18
de febrero de 2004, expedida en el Proceso 142-IP-2003, publicada en la
10

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050 de 6 de abril de 2004.


MARCA: “EL MOLINO”).

2. Características de la figura de la interpretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa Obligatoria
Solicitud facultativa: El juez de Solicitud obligatoria: El juez de única
instancia no está obligado a o última instancia ordinaria está
solicitarla. obligado a solicitarla.
Su aplicación es obligatoria: si Su aplicación es obligatoria: Una
bien el juez de instancia no está vez expedida la interpretación
obligado a solicitarla, una vez prejudicial debe ser acatada para
requerida y expedida sí tiene el resolver el caso concreto.
deber de acatarla al resolver el caso
concreto.

Es una herramienta directa: el Es una herramienta directa: el juez


juez de instancia puede acudir de última instancia ordinaria puede
directamente ante el Tribunal sin acudir directamente al Tribunal sin
necesidad de tramitar la solicitud necesidad de tramitar la solicitud
mediante otra autoridad o instancia. mediante otra autoridad o instancia.
No es necesario que se haga por No es necesario que se haga por
medio de un exhorto o cualquier medio de un exhorto o cualquier otra
otra forma para recaudar forma para recaudar información en el
información en el exterior; se puede exterior; se puede requerir con un
requerir con un simple oficio dirigido simple oficio dirigido al Tribunal de
al Tribunal de Justicia de la Justicia de la Comunidad Andina.
Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso No es una prueba. En el proceso no


no tiene carácter probatorio. Su tiene carácter probatorio. Su
naturaleza es de un incidente naturaleza es de un incidente procesal.
procesal, pero en el caso de Suspende el proceso.
solicitud facultativa no suspende el
proceso. La nota informativa sobre
el planteamiento de la solicitud de
interpretación prejudicial por los
Órganos Judiciales Nacionales, en
el punto 5 establece lo siguiente:

“La interpretación prejudicial no es


ni puede asimilarse a una prueba,
tampoco es la simple absolución de
un cuestionario, ni está llamada a
constituirse en un informe de
expertos o en una opinión jurídica
de tipo doctrinal. Su naturaleza es
la de un incidente procesal, de
carácter no contencioso”.
11

Se puede solicitar en cualquier Se puede solicitar en cualquier


momento antes de emitir momento antes de emitir sentencia
sentencia, pero su solicitud “no” y su solicitud suspende el proceso.
suspende el proceso. Si llegare el Hasta tanto el juez nacional no reciba
momento de dictar sentencia y no la interpretación prejudicial el proceso
se hubiere recibido la interpretación debe quedar suspendido.
prejudicial, el juez nacional debe
resolver el asunto. Aunque la interpretación prejudicial se
puede solicitar en cualquier momento,
De conformidad con lo anterior, es es recomendable que se haga cuando
recomendable que el juez solicite la el juez tenga todos los elementos de
interpretación prejudicial en un juicio para resumir el marco fáctico y
momento procesal relativamente jurídico del litigio, así como para
alejado de la sentencia. De todas realizar algunas preguntas de carácter
maneras, debe tener en cuenta que interpretativo al Tribunal de Justicia de
para hacer la consulta debe contar la Comunidad Andina.
con todos elementos de juicio para
resumir el marco fáctico y jurídico
del litigio, así como para realizar
algunas preguntas de carácter
interpretativo al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(…)

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia


ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues,
en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el
Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario
dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo
proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el
Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende
que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a
la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de
esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de
requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun
cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.
(Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el


incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio
fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su
nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de
casación o de un recurso de amparo1, toda vez que las normas que
1
Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana
de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación
de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la
nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la
solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de
12

garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de


ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho
comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno
sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de
recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla
y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de


interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito
previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que
él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación
autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe
entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal
de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una
violación al debido proceso2.

37. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez
de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es
obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de
las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento
Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser
perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es
regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

38. Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de
incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las
obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha
visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando
las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera
Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus
considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia
de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha
obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia
de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los
obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del
Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de
la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha
actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces
comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los
casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es
obligatoria.
2
Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo
establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo,
que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso
contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa
juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad
alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo,
podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial
emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos
el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar
interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado
de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación
Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Época 2, 42 (2001), pp.142-143.
13

actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por
cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el
incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La
sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el
particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios
que corresponda.

(…)”3.

3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar


la interpretación prejudicial obligatoria.

39. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la
interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

 El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría


General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco
de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez
nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa
comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera
denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de
incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas
denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la
Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han
emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No.
38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina
mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de
incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la
Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

 La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó


anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial,
teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa
comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de
manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la
sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad
previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de
las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al
debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas,
cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última
instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la
nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales
internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

 La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido


proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría

3
Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta
posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010,
expedida en el proceso 01-IP-2010.
14

entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de


protección, etc.

 De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por
este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado,
utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

4. La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.

40. Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de
casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la
figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

41. Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación


obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en
cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de
la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores
jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En
consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo
en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha
escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y
la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos
extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por
regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia
porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario
y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar
un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria
la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran
cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme
interpretación de la norma comunitaria andina.

42. Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se
debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el
principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la
actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi
siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación
y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos
(primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de
revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial
después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos
consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión,
con las características básicas anteriormente anotadas.

43. A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva
y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien
empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por
esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el
Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe
enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más
legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última
instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la
15

gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso,


extraordinarios y excepcionales.

44. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido,


aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el
alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es
la Corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e
instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el
recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera
instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera,
no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el
ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una
tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce
este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

45. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario


con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un
recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en
la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

46. Se presentarían dos hipótesis:

 Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en


la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la


consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De
conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar
alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió


solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva
sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir


una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial
como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en
debida forma la sentencia.

 Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial


en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas
comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y


aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración
judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario,
su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si
bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver
con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de
juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por
la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto,
16

se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El


Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente
manera:

“(…)

El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de


Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico
Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía,
efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en
colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la
correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son
ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal
Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de
todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una
norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en
estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional,
aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la
comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos
reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011,
en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 1985 de 11 de octubre de 2011).

47. En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional


y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú,
debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el
garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del
ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y
uniforme aplicación.

48. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las
circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones
formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario
andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente
con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos
los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una
manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que
haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para
salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función
es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la
interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez
que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la
consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del
sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular
la sentencia que no cuente con este requisito toral.

49. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe
consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la
interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas
por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se
realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el
asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con
17

esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez


nacional y el juez comunitario.

50. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión
mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede
tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió


solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva
sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir


una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial
como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en
debida forma la sentencia.

5. Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.

51. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

 Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir


que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta
para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de
interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y
aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se
trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a
solicitar la interpretación en todos los casos.

 El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación


prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida
la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el
Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su
sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad
con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados


para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

 Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría


General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación
uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los
Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de
vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la
Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

 Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El


Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al
18

Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a


efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente.

(…)”.

52. En consecuencia, cuando se trate de una interpretación prejudicial obligatoria, es


decir, solicitada por la última instancia ordinaria, no se puede prescindir de ella
aun cuando exista interpretación anterior de igual norma que resulta aplicable al
caso concreto.

B. EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL Y SU PROTECCIÓN.

53. En el presente caso, ARKI MUEBLES S.A.C. solicitó el registro del nombre
comercial constituido por la denominación A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo
para distinguir “actividades económicas relacionadas con la comercialización de
muebles, muebles metálicos, y muebles de melanina (camarotes)” de la Clase 20
de la Clasificación de Niza, siendo el 26 de marzo de 2007 la fecha de su primer
uso.

54. La Decisión 486 en su artículo 190, en concordancia con el artículo 136 literal b)
de la misma Decisión, protege al nombre comercial.

55. De acuerdo a la mencionada Decisión, el nombre comercial es “cualquier signo


que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil (…)”.

56. En efecto, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el


ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la
distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

57. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende
por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o
diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que
desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede
coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.4

58. Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial
se enmarca dentro del sistema declarativo, es decir, el derecho nace con el uso.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los
términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del
nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el
derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría
ninguna seguridad jurídica para los competidores”.5

59. Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de
protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección
del nombre comercial goza de las siguientes características, conforme lo ha
determinado este Órgano Comunitario en su jurisprudencia, a saber:

4
Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
5
Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca:
“IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
19

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior


quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos
sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un
indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre


comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha
determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así
como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:
“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe
derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de
acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de
fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho
concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores
(…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra
supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad
económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal
y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho
de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de
uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del
nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho
nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”
(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre


comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar,
podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de
asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con


anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si
éste puede causar riesgo de confusión o de asociación6.

60. Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, la


protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva
solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso
del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública
del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios,
éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. Quien alegue el uso
anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance
de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito
jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La
simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer
prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un
sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección,
proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.7

6
PROCESO 97-IP-2009. Interpretación prejudicial de 12 de noviembre de 2009. Marca
TRANSPACK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
7
Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de
mayo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
20

C. CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA.

61. Tanto el Nombre Comercial como la marca se encasillan entre los denominados
signos distintivos, sin embargo de lo cual, como ya se señaló anteriormente, el
Nombre Comercial nace con su primer uso en el mercado, el cual debe ser real,
efectivo y no debe incurrir en prohibiciones absolutas o en contra de terceros,
mientras que para la protección de una marca, ésta debe cumplir con el proceso
de registro, el cual culmina en la resolución que le confiere existencia legal.

62. El presente caso hace referencia a los siguientes hechos:

Uso de Nombre Comercial Registro de Marca Solicitud de Nombre


Comercial
Por actor Por un tercero Por actor

26 marzo 2007 5 abril 2010 (Perú) 12 noviembre 2009

63. Haciendo una revisión cronológica de los hechos suscitados, la compañía actora
aduce haber utilizado su Nombre Comercial A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo
desde el año 2007, por lo que el INDECOPI no debió permitir el registro de la
marca ARQUIMUEBLES y logotipo a favor de un tercero, debiendo de oficio
solicitar la nulidad de la marca registrada con posterioridad, ante lo cual es
pertinente que el Tribunal se pronuncie sobre este aspecto en particular.

64. El INDECOPI en su resolución acepta la oposición y niega el registro del Nombre


Comercial, sin embargo de lo cual admite el uso anterior del Nombre Comercial A
ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo, dejando a salvo los derechos del solicitante
para iniciar por cuerda separada las acciones de las cuales se considere asistida
la solicitante.

65. Precisamente la flexibilidad que la normativa andina contempla para conferir el


derecho de un Nombre Comercial, deriva en el hecho de que en muchas de las
ocasiones, los comerciantes no acudan a las oficinas marcarias respectivas y
registren sus nombres comerciales, lo cual no le resta importancia ni valor, por el
contrario, si posee los documentos de prueba de uso, estos son tan valederos
como un título de registro concedido.

66. El Nombre Comercial como tal, se protege desde su primer uso, en este caso,
desde el 27 de marzo de 2007, (según la propia autoridad), existen documentos
de soporte que permiten comprobar este argumento efectuado por la actora,
motivo por el cual, si contaba con los elementos pertinentes de un uso público,
continuo, efectivo y real previo al registro de la marca opositora, la autoridad
debió valorar que a pesar de no existir un registro como signo distintivo, el
derecho nació con el uso y por tanto no había cabida a que una marca posterior
se oponga al registro del Nombre Comercial anterior.

67. La autoridad tenía bajo su tutela los elementos de juicio correspondientes como
para poder desechar la oposición y paralelamente ordenar de oficio que se inicie
una acción de nulidad.
21

D. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON


UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA. RIESGO DE CONFUSIÓN O
DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE
SIGNOS DISTINTIVOS.

68. En el presente caso, ARKI MUEBLES S.A.C. solicitó el registro del nombre
comercial A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo para distinguir “actividades
económicas relacionadas con la comercialización de muebles, muebles metálicos,
y muebles de melanina (camarotes)” de la Clase 20 de la Clasificación de Niza.
Ante ello, ARQUI MUEBLES S.A. presentó oposición señalando que era titular de
la marca de producto ARQUIMUEBLES y logotipo que distingue “muebles
metálicos y no metálicos, muebles para camping, espejos, marcos, muebles en
materias plásticas y en todas las materiales (comprendidos en la clase)” de la
misma Clase 20 de la Clasificación de Niza.

69. Dentro del Proceso 142-IP-2013 de 28 de agosto de 2013 este Tribunal señaló lo
siguiente:

“(…)

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,


fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo
prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de
terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca protegida, de conformidad con
las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse
al público a error. No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a
error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de
confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero
relacionada con una actividad empresarial de un comerciante en el mercado por
cuya razón, se debe tener presente que un signo –sea nombre comercial o marca-
que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca
registrada, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será
registrable.

En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el


registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al
punto de producir confusión con una marca anteriormente registrada o solicitada
para registro.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada y
un nombre comercial solicitado será necesario determinar si existe identidad o
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los
productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la
situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los
productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar


lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de
identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un
servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que
22

implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los


productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace
que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a
la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso
06-IP-2008, marca: “MEGACAUCHO”, publicado en la Gaceta Oficial 1623 de 27
de mayo de 2008, citando al Proceso 109-IP-2002, marca: “CHILIS” y diseño,
publicado en la Gaceta Oficial 914 de 1 de abril de 2003).

Sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que
pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o
servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los
productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los
productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre
éstos.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una


marca:

[P]ara ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada


(…), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca,
en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre
comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios,
éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además,
el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría,
aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y
el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe
producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y
la actividad que el nombre ampara (Proceso 06-IP-2008, marca:
“MEGACAUCHO”, publicado en la Gaceta Oficial 1623, de 27 de mayo
de 2008, citando al Proceso 03-IP-98, marca: “BELLA MUJER”,
publicado en la Gaceta Oficial 338 de 11 de mayo de 1998).

70. La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de


elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no
descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal:

La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante


una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión
general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero
y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el
consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se
detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y
otro (…). (Proceso 48-IP-2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”,
publicado en la Gaceta Oficial 1089 de 5 de julio de 2004, citando al
Proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial 340
de 13 de mayo de 1998).

71. En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener
al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta
riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación
23

puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que
cada uno distingue y la actividad económica que el nombre comercial ampara. En
los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto
similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de
confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor
profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la
mayor precisión posible.

72. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión


corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del
juzgador quien la determinará sobre la base de principios y reglas que la doctrina
y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

73. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los


siguientes criterios:

El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los


aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El
segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante,
la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la
denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva
gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma
denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión
ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o
denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en
este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos,
sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la
expresión, ya sea denominativa o gráfica. (Proceso 48-IP-2004, ya
mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: “DERMALEX”,
publicado en la Gaceta Oficial 329 de 9 de marzo de 1998).

74. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la


doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de
confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud:

 La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los


segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la
o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones
comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más
palpable u obvia.

 La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un


sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las
raíces o terminaciones.

 La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o


similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de
los signos. Por lo tanto, cuando los signos representan o evocan una misma
cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir
una de otra.
24

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

75. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la


supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta
los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro
Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia
de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es


decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno
de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya
que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones
comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma


sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos
confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis
simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario
común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan
entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los
elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los
elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor


presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios
identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro. Tratado de Marcas
de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss).

76. En el presente caso, la Corte consultante deberá determinar los diferentes modos
en que pueden asemejarse los signos confrontados, si el nombre comercial
solicitado a registro A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo de la Clase 20 de la
Clasificación de Niza y la marca registrada ARQUIMUEBLES y logotipo de la
misma Clase 20 de la Clasificación de Niza, son o no son similares al grado de
causar riesgo de confusión en el público consumidor.

E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

77. En el presente caso, se debe comparar el nombre comercial solicitado a registro A


ARKIMUEBLES S.A.C. (mixto) con la marca registrada ARQUIMUEBLES (mixta).

78. Dentro del Proceso 142-IP-2013 de 28 de agosto de 2013 este Tribunal señaló lo
siguiente:

“(…)

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o


varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La
combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto,
produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
25

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar


cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente
del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en los signos


mixtos, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos
pueda ser más importante el elemento gráfico.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha


solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno
solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su
integridad y no a sus elementos por separado”.8

Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que


ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al
respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna
para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de
estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o
más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el
acompañamiento de un gráfico (...)”. 9

79. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado


de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los
signos en conflicto.

80. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo


compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá
de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los
vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…)
la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora
que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. ( Pproceso 13-IP-
2011. Marca: “JFB” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 1959
de 28 de junio de 2011. Por lo tanto, si existe un nuevo vocablo que
pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto
de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Caso: denominación “CANALETA
90”, publicado en la Gaceta Oficial 1217 de 11 de julio de 2005).

81. En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto


marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos
pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación
entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento
gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público
consumidor identifique la marca y distinga el producto.

82. Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el


elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos
8
Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial:
BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
9
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN
BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
26

aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por
otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo,
no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir
pacíficamente en el ámbito comercial.

83. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la


comparación de signos denominativos, que han sido recogidos en varios
pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005.
Marca “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial 1185 de 12 de abril de 2005.

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando


con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su
unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en
cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las
sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin
perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial
eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan
atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas


cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es
idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de


la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de
una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de


encontrar la dimensión más característica de las denominaciones
confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad
penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresión general que la denominación va a suscitar en los
consumidores.” 10

84. Sobre la base de los criterios expuestos, la Corte consultante deberá identificar
cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con
el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de
confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

10
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial
Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.
27

F. LA ACCIÓN DE NULIDAD EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

85. Dentro del Proceso 90-IP-2010 de 7 de septiembre de 2010 este Tribunal señaló
lo siguiente:

“(…)

El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones.


Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el
siguiente cuadro11:

Inciso primero y
Artículo 102 de Artículo 113 de la segundo del
la Decisión 313 Decisión 344 artículo 172 de la
Decisión 486
Hace referencia Hace referencia a Diferencia entre la
Clases de nulidad a una sola clase una sola clase de nulidad absoluta y la
de nulidad nulidad nulidad relativa.
La parte La parte Para la nulidad
interesada. interesada. absoluta y para la
nulidad relativa,
De oficio por la De oficio por la cualquier persona.
Autoridad autoridad
Sujeto legitimado
Nacional. nacional. De oficio por la
para interponer la
autoridad nacional
acción de nulidad
competente.

Para la nulidad
relativa el interesado.

No establece No establece Para la nulidad


término de término de absoluta no prescribe
prescripción. prescripción. la acción.
Establece: “Las
acciones de Para la nulidad
Prescripción de
nulidad que se relativa prescribe en
la acción
deriven del 5 años contados
presente artículo, desde la fecha de
podrán solicitarse concesión del
en cualquier registro impugnado.
momento.”
Causales de La norma señala La norma señala La norma distingue
nulidad una causal tres causales: entre las causales
general “si el “a) El registro se para la nulidad
registro fue haya concedido en absoluta y para la
concedido en contravención de relativa, de la
contravención a cualquiera de las siguiente manera:
la presente disposiciones de
Decisión”. la presente Causales de nulidad
11
El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del
Proceso 10-IP-2009.
28

Decisión absoluta: cuando el


registro de una
b) El registro se marca se hubiese
hubiere otorgado concedido en
sobre la base de contravención de los
datos o artículos 134 primer
documentos párrafo12, y 135 de la
declarados como Decisión 486.
falsos o inexactos
por la autoridad Causales de nulidad
nacional relativa: cuando el
competente, registro se hubiese
contenidos en la concedido en
solicitud y que contravención de lo
sean esenciales. dispuesto en el
artículo 136 o cuando
c) El registro se éste se hubiera
haya concedido de efectuado de mala fe.
mala fe”.

86. Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que
introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad
absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompaña con una figura de gran
magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

87. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección
del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que
puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

88. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un
tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción
debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la
acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

89. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que
conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales
que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que
dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.

90. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen
de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo
indicado en el cuadro anteriormente presentado.

91. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a


cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de
los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo
tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de
conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar:
recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y

12
Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad
de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de
marca.
29

restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante


en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones
es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País
Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa
comunitaria.

92. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de


nulidad”, por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es


regulado por la normativa interna.

2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la


legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en
consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.

3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.

4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad


administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular
el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente
de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una
“acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho
interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias
andinas.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada


a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una
autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países
Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del
artículo 273, que establece: “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional
Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la
materia”.

(…)”.

93. En el presente caso, la sociedad ARKI MUEBLES S.A.C. solicitó el registro del
nombre comercial constituido por la denominación A ARKIMUEBLES S.A.C. y
logotipo en la Clase 20 de la Clasificación de Niza, siendo el 26 de marzo de 2007
la fecha de su primer uso. La solicitante ARKI MUEBLES S.A.C. señaló que ha
acreditado una fecha de primer uso del nombre comercial anterior al registro de la
marca base de la oposición. La solicitante considera que habiéndose acreditado
el uso efectivo y anterior del nombre comercial, la Comisión debió iniciar un
procedimiento de oficio de nulidad de registro de marca, al verificar que la
solicitante del registro del nombre comercial contaba con un mejor derecho en el
tiempo.

94. Por su parte, la sociedad ARQUI MUEBLES S.A. presentó oposición señalando
que era titular de la marca de producto ARQUIMUEBLES y logotipo en la misma
Clase 20 de la Clasificación de Niza.

95. En las dos instancias administrativas, el Indecopi procedió a declarar fundada la


oposición y, en consecuencia, denegó el registro solicitado del nombre comercial.
30

96. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte


Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal
interpretación prejudicial sobre: “1. Si el haber utilizado primero el nombre
comercial, obliga la aplicación del principio de prioridad y declarar la nulidad del
registro de una marca”.

97. Al respecto, el artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad nacional
competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención
de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del
registro impugnado”.

98. Si bien el Indecopi dejó a salvo el derecho de la solicitante de iniciar las acciones
legales que creyese pertinentes, al haber tenido en su poder los elementos
suficientes de prueba podía iniciar de oficio una nulidad en contra de un signo
conferido en contravención de las prohibiciones del artículo 136 de la Decisión
486.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Cuando se trate de una interpretación prejudicial obligatoria, es decir,


solicitada por la última instancia ordinaria, no se puede prescindir de
ella aun cuando exista interpretación anterior de igual norma que
resulta aplicable al caso concreto.

SEGUNDO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección


de un nombre comercial, la Corte consultante deberá al momento en
que el nombre comercial A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo fue
solicitado para registro, determinar si era real, efectiva y
constantemente usado en el mercado, para así determinar si era
protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: La Corte consultante deberá cuidar que el signo no incurra en las


causales de irregistrabilidad del artículo 194 de la Decisión 486
cuando su uso sea susceptible de causar confusión en el público
consumidor.

CUARTO: Precisamente la flexibilidad que la normativa andina contempla para


conferir el derecho de un Nombre Comercial, deriva en el hecho de
que en muchas de las ocasiones, los comerciantes no acudan a las
oficinas marcarias respectivas y registren sus nombres comerciales,
lo cual no le resta importancia ni valor, por el contrario, si posee los
documentos de prueba de uso, estos son tan valederos como un
título de registro concedido.
31

QUINTO: El Nombre Comercial como tal, se protege desde su primer uso, en


este caso, desde el 27 de marzo de 2007, (según la propia
autoridad), existen documentos de soporte que permiten comprobar
este argumento efectuado por la actora, motivo por el cual, si
contaba con los elementos pertinentes de un uso público, continuo,
efectivo y real previo al registro de la marca opositora, la autoridad
debió valorar que a pesar de no existir un registro como signo
distintivo, el derecho nació con el uso y por tanto no había cabida a
que una marca posterior se oponga al registro del Nombre Comercial
anterior.

SEXTO: En el caso de los signos mixtos, la Corte consultante deberá


identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en
la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina
que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo
compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las
reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. Por otro
lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al
denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los
signos confrontados pudiendo estos coexistir pacíficamente en el
ámbito comercial.

SÉPTIMO: Si bien el Indecopi dejó a salvo el derecho de la solicitante de iniciar


las acciones legales que creyese pertinentes, al haber tenido en su
poder los elementos suficientes de prueba podía iniciar de oficio una
nulidad en contra de un signo conferido en contravención de las
prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia


de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte consultante
deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la


Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo


PRESIDENTA

Cecilia Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo


MAGISTRADA MAGISTRADO

Gustavo García Brito


32

SECRETARIO

PROCESO 248-IP-2013