REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 60658

Ref. Expediente N° SD2018/0023605

Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 28 de marzo de 2018, MINTLAB CO.
S.A. y/o MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A., interpuso acción
de cancelación por No Uso en contra del certificado de registro No. 461561
correspondiente al registro de la Marca BRONAX (Nominativa) vigente para distinguir
productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza1 y cuyo
titular es THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.

SEGUNDO: Que la acción de cancelación fue admitida mediante oficio No. 4060 de 6
de abril de 2018, notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, del Capítulo VI,
Título I, de la Circular Única.

TERCERO: Que el día 15 de junio de 2018, encontrándose dentro del término

establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION dio respuesta a la
acción de cancelación aduciendo, entre otros, los siguientes argumentos:

“(...) Como será desarrollado a continuación, la marca BRONAX sí está siendo usada
seria, real y efectivamente en el mercado en la identificación de un “Medicamento
antiinflamatorio no esteroideo” en Perú y en Ecuador. En efecto y a partir de las
siguientes pruebas que seran presentadas y desarrolladas una a una se da cuenta
suficiente del uso de la marca BRONAX en estos Países Miembros que impide su
cancelación:

-Material promocional del producto Bronax utilizado en Ecuador y en Perú por la Visita
Médica (literaturas, recordatorios de marca, stickers) y promocionales digitales. -
Monografía para la capacitación y promoción del producto. - Foto del producto en la que
se visualiza la presentación comercial con que se encuentra en el mercado. - Certificado
de registro sanitario. Facturas electrónicas de la venta de Bronax en el período
pertinente. - Copia autenticada de la Resolución Directoral que autoriza la renovación
del registro sanitario del producto BRONAX solución oftálmica (del 16 de diciembre
2016) y oficio de DIGEMID de la entrega de la copia autenticada en Perú. - Foto del
producto, presentación de venta en Perú y en Ecuador. - Certificado de análisis del lote
00038, fabricado en 04/2016. - Certificado de análisis del lote 00042, fabricado en
01/2017.

Como será desarrollado en detalle, las pruebas arriba listadas demuestran que la marca
BRONAX (Nominativa) ha sido real, seria y efectivamente usada en el mercado peruano
para distinguir un “medicamento antiinflamatorio no esteroideo” comprendido en la
Clase 5 Internacional.

(…)

1 5: MEDICAMENTO ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE.

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La marca registrada bajo el número de certificado 461561 es nominativa y consiste en

la denominación BRONAX. Esta marca está asociada a un Medicamento
antiinflamatorio no esteroideo, hecho que es percibido unívocamente por el consumidor.

En efecto, como consta en las muestras de los empaques y el producto en sí mismo

listo para venta al consumidor, la marca BRONAX es usada tal como se registró, sin que
se altere la percepción clara e inequívoca de la marca BRONAX en la mente del
consumidor.

En efecto esto se puede observar en los empaques del producto, así como en todos los
documentos asociados a este (Monografía, facturas, registro sanitario, etc.) (...)”

CUARTO: De acuerdo con lo previsto en los artículos 165 y siguientes de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional Competente realizará
el examen pertinente teniendo en cuenta los argumentos y pruebas allegadas al
expediente.

Acción de cancelación por no uso

Artículo 165 de la Decisión 486.

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos
uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que
se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la
marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición
interpuesto con base en la marca no usada.

(…)

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió,
entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

A su vez, el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

prevé el procedimiento mediante el cual se debe dar trámite a las acciones de
cancelación. En relación con el plazo para contestar, dispone un término de sesenta
(60) días hábiles contados a partir de la notificación al titular de la marca.

Por su parte, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 167 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina2, la carga de la prueba del uso de la marca
corresponde al titular del registro.

Competencia

La Dirección de Signos Distintivos es competente para conocer la acción de

cancelación por no uso de conformidad con el numeral 3° del artículo 19 del Decreto
4886 de 2011, que dispone que es función de la Dirección de Signos Distintivos:
“Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos
susceptibles de cancelación y caducidad”.

2 Artículo 167: “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. (...)”.
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Cumplimiento de la obligación de usar el registro marcario.

El registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente implica para su titular
dos facultades derivadas de su exclusividad, la primera, conocida como “positiva”, se
refiere a la posibilidad que el titular del registro tienen para usar, ceder y conceder
licencias sobre el signo; y la segunda, llamada “negativa”, se refiere a la posibilidad
que el titular del registro tiene para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del
signo, así como de oponerse al registro de conjuntos marcarios idénticos o similares.

Criterio cuantitativo y cualitativo del uso de la marca.

Dentro de la facultad positiva están inmersas una serie de obligaciones, al respecto el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

“El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países
Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca
se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que
normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de
comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. Al tenor de
la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca
distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde
cualquiera de los Países Miembros3”.

En concordancia con lo anterior el mismo Tribunal ha establecido unos parámetros que

orientan la determinación del uso de la marca en la forma y cantidad propia de la
naturaleza de los productos o servicios que identifica:

“La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente
corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental
para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se
comercializa masivamente no son prueba del uso real y efectivo de la marca. En este
sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán
determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son
meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente
corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para
determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se
comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya
modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para
sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo
catálogo, etc.4”.

Criterio temporal.

Frente al criterio temporal que concierne a la acción de cancelación por no uso el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “la acción de
cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido

3 TJCA, Proceso N° 122-IP-2007.

4 TJCA, Proceso N° 32-IP-2009.
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utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un
licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes
a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes
de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese
agotado el procedimiento administrativo de registro del signo5”.

De la carga de la prueba.

Según lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 corresponde al titular de la

marca acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la acción de cancelación
promovida contra su registro. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha sostenido que:

“La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de

aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que
indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes
actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas,
etc.6”.

Caso concreto

La marca objeto de cancelación

BRONAX

El signo cuya cancelación se solicita es Nominativa y corresponde a la expresión

BRONAX.

Por su parte, los productos que identifica son:

Clase 5: Medicamento antiinflamatorio no esteroide.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 9.

Período relevante

En el caso en estudio, THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION como

titular de la Marca BRONAX (Nominativa), debe demostrar el uso del signo entre el 28
de marzo de 2015 y el 28 de marzo de 2018, en relación con todos y cada uno de los
productos para los que se concedió el registro; de lo contrario, procederá la cancelación
sobre aquellos productos respecto de los que no se pruebe el uso.

5 TJCA, Proceso N° 24-IP-2010.

6 TJCA, Proceso N° 24-IP-2010.

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Acervo probatorio

Dentro del término de respuesta, el titular del signo cuya cancelación se pretende
adjuntó el siguiente material probatorio, que pretende desvirtuar las aseveraciones
alegadas en la acción interpuesta.

 Monografía producto BRONAX.

 Material promocional del producto Bronax utilizado en Ecuador y en Perú por la
Visita Médica (literaturas, recordatorios de marca, stickers) y promocionales
digitales.
 Foto del producto en la que se visualiza la presentación comercial con que se
encuentra en el mercado en Perú y en Ecuador.
 Facturas electrónicas de la venta de Bronax en Ecuador y Perú durante el
período pertinente.
 Copia autenticada de la Resolución Directoral que autoriza la renovación del
registro sanitario del producto BRONAX solución oftálmica (del 16 de diciembre
2016) y el Oficio N° 3108-2018 de DIGEMID de la entrega de la copia
autenticada en Perú.
 Copia del Registro Sanitario del producto BRONAX en Ecuador.
 Certificado de análisis del lote 00038, fabricado en 04/2016. 5.8. Certificado de
análisis del lote 00042, fabricado en 01/2017.
 Autorización de uso de la marca BRONAX de la sociedad THE LATIN AMERICA
TRADEMARK CORPORATION a favor de LABORATORIOS ROEMMERS S.A.
en Perú.
 Autorización de uso de la marca BRONAX de la sociedad THE LATIN AMERICA
TRADEMARK CORPORATION a favor de LABORATORIOS ROEMMERS S.A.
en Ecuador.

Valoración probatoria

Previo al análisis probatorio, resulta procedente aclarar que en virtud del artículo 5° del
Decreto 729 de 2012, ya no es necesario registrar el contrato de licencia o autorización
de uso de una marca para hacerlo oponible ante terceros, pues de cara a la
cancelación, lo importante es que se acredite el uso de la marca dentro del mercado
de la Comunidad Andina. Por ello, se estima que tiene validez el hecho de que el titular
haya allegado documentos en los que aparece la sociedad LABORATORIOS
ROEMMERS S.A., como autorizada y haciendo uso de la marca; es decir que esas
pruebas tienen legitimidad para demostrar el uso del signo y por tal razón son
valoradas por esta Dirección.

Dicho lo anterior, es necesario recordar que el análisis y valoración de las pruebas se

hace en conjunto y tendiente a determinar el uso real y efectivo de la marca, y que para
impedir que prospere el trámite de cancelación, THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION, debe demostrar que se encuentra haciendo uso de manera seria y
razonable dentro del tráfico mercantil de la marca BRONAX (Nominativa), amparada
en la clase 5 y bajo el certificado de registro marcario No. 461561.

En tal sentido, conforme a los resultados del análisis jurídico de las pruebas allegadas,
esta Dirección encuentra que las mismas son idóneas a la luz del artículo 167 de la
Decisión 486 para acreditar el uso del signo cuya cancelación se solicita, toda vez que
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dan cuenta de la comercialización de los productos reivindicados en el registro,

identificados con la marca de la referencia, de manera efectiva dentro de la comunidad
andina, en la forma e intensidad que corresponde para este tipo de productos.

En efecto, lo primero que encuentra la Dirección, es que obra como prueba una serie
de facturas expedidas durante el lapso de tiempo comprendido entre marzo de 2015 y
marzo de 2018, en las cuales se observa las múltiples personas naturales y jurídicas
con las que tiene vínculos comerciales la sociedad autorizada por el titular, tales como:
CORPORACION BOTICAS DE PERU SAC, DISTRIBUIDORA DROGUERIA ALFARO
SAC, BOTICAS DE OPELUCE SAC, CLINICA AMAZONICA EIRL, CLINICA
OFTALMOLOGICA VIDAVAS SAC; se detalla además la venta y distribución del
producto identificado con la marca BRONAX, la cantidad y el valor de unidades
comercializadas (dependiendo si la dosis formulada es por ejemplo de 0,09% solución
oftálmica x 5ml, entre otros), así como las fechas de venta dentro del periodo relevante
para el presente trámite administrativo, esto es, entre el 28 de marzo de 2015 y el 28
de marzo de 2018.

Asimismo, obran los certificados expedidos por las entidades sanitarias dedicadas a la
autorización de la comercialización de farmacéuticos para uso humano en Ecuador y
Perú, en las que se autoriza la venta del producto farmacéutico BRONAX desde 2016
(en Perú) y desde 2014 (en Ecuador).

Por otra parte, del material publicitario allegado, es posible verificar la forma en que es
usada la marca; dicha documentación incluye además la información sobre la
composición del producto así como las características farmacológicas del mismo, de
manera que es posible colegir tanto el uso de la marca BRONAX tal y como fue
registrada, como el producto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que
identifica, esto es, un “medicamento antiinflamatorio no esteroide”.

De cara a estas pruebas, se recuerda que esta Oficina no califica el éxito empresarial
y comercial del producto, sino su uso efectivo, dentro de los supuestos temporales,
espaciales, cualitativos y cuantitativos que enmarca la normatividad andina. Cabe
igualmente recalcar que con estas pruebas fueron debidamente acreditados los
supuestos para entender que la marca ha sido usada, pues en primera instancia, se
hizo uso de la marca dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación, esto
es en el año 2015 al 2018; en segundo lugar, se acreditó la comercialización de los
productos dentro de la Comunidad Andina (Ecuador y Perú); en tercer lugar, se usa la
marca para identificar un medicamento antiinflamatorio no esteroide, identificados con
la marca BRONAX (nominativa), motivo por el cual la evidencia presentada resulta
relevante para establecer que en el mercado se ha usado la marca objeto de
cancelación; y por último, las ventas demuestran que los productos se comercializaron
en la cantidad y forma que corresponde de acuerdo con su naturaleza y con la
naturaleza del empresario que realiza la comercialización, en este caso, un empresario
que distribuye productos farmacéuticos en Ecuador y Perú.

Los hechos así descritos, valorados en conjunto con la totalidad del acervo probatorio,
reflejan con eficacia la comercialización en el mercado Andino de los productos
identificados con la marca analizada, y llevan a esta Dirección al convencimiento de
que efectivamente bajo el registro objeto del presente trámite se comercializan tales
productos en un volumen y por un valor que conforme a las ventas reflejadas en las
pruebas, resulta considerable para ese tipo de productos.
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Conclusión

En conclusión, la Marca BRONAX (Nominativa) ha sido utilizada por THE LATIN

AMERICA TRADEMARK CORPORATION, para identificar de manera real y efectiva
los productos amparados por el certificado de registro marcario No. 461561, por lo que
la Dirección procederá a negar su cancelación.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación por No Uso del registro de la Marca

BRONAX (Nominativa) con certificado No. 461561 que distingue productos
comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo expuesto
en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a THE LATIN AMERICA TRADEMARK

CORPORATION, titular del registro y a MINTLAB CO. S.A. y/o MEDICAL
INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A., solicitante de la acción de
cancelación, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma,
advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución, archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 22 de agosto de 2018

JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

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