Las cláusulas de retrocesión o grant back clauses

PRIMERA DIAPOSITIVA

Estas cláusulas consisten en obligar al licenciatario a transferir los derechos de

propiedad intelectual que protejan las mejoras que se han realizado a la tecnología
objeto del contrato de licencia.

Dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden presentar efectos pro-

competitivos o anticompetitivos. Como efectos pro-competitivos se puede
mencionar que estos acuerdos permiten que los contratantes compartan tanto los
riesgos, como los beneficios de las investigaciones y desarrollos que se logren con
la tecnología inicialmente objeto del contrato.

Adicionalmente, este tipo de cláusulas pueden conducir a nuevos procesos de

innovación por parte del licenciante con base en la tecnología perfeccionada por el
licenciatario.

En general, las cláusulas de retrocesión suelen ser frecuentes, puesto que

permiten al licenciante comunicar su tecnología sin el temor de que el licenciatario
logre obtener un resultado mejor que la tecnología objeto del contrato y que
posteriormente represente competencia para su negocio.

TERCERA DIAPOSITIVA

Ahora bien, de la redacción de estas cláusulas dependerá si están dirigidas a compartir la

tecnología entre los contratantes242, o a la imposición de una condición gravosa para el
licenciatario que produzca una falta de interés por llevar a cabo actividades de investigación y
posterior desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología transferida. Por esta razón en algunos
países las cláusulas de retrocesión están prohibidas por considerarlas contrarias a los intereses de
los nacionales. Este fue el caso de la legislación japonesa de 1968243.

EJEMPLO
El ejemplo planteado es un caso en el que la cláusula de retrocesión impone una obligación lesiva
al licenciatario, puesto que la tecnología desarrollada por este pasará a manos del licenciante.
Ahora bien, si la cláusula estipulara que no se llevará a cabo una cesión, sino una licencia a favor
de la empresa austriaca, tal acuerdo sería totalmente razonable, equilibrado y no causaría un
perjuicio injustificado a la empresa colombiana.

CUARTA DIAPOSITIVAS
Como se puede observar, son diferentes las modalidades y finalidades que se pueden utilizar en
una cláusula de retrocesión, por tanto, los casos en que se impone la obligación al licenciatario de
ceder o licenciar en exclusiva los derechos sobre las mejoras a los productos o procedimientos
cubiertos por los derechos de propiedad industrial e intelectual suelen ser analizados de forma
más estricta que aquellos que solamente obligan a la concesión de una licencia no exclusiva.

Finalmente El uso de este tipo de cláusulas constituye un riesgo que debe ser analizado
cuidadosamente, debido a que no en todos los casos estas conductas están en contra del
licenciatario de una forma injustificada246, de allí la importancia que representa el estudio de las
mismas de acuerdo con las especiales circunstancias del caso y de las políticas de innovación que
tenga el país en el que las mismas despliegan sus efectos