Contrato de

licencia

Derecho
Privado IV
(Contrato de
empresa)

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Contrato de licencia
Definición
El contrato de licencia es aquel por medio del cual el titular de un derecho
de propiedad industrial cede a otra el uso y goce sobre el mismo. A través
de este contrato, se transmite el derecho de uso y explotación, sin
transmitirse las acciones derivadas del derecho en cuestión, pudiendo
incluso celebrar otros contratos de licencia, si no hubiera pactado
exclusividad con el licenciatario. Debemos recordar que el contrato de
licencia posee tipicidad social.

Calificación
El contrato de licencia, como todos los contratos, se conforma de cláusulas
que definen su contenido. Entre esas cláusulas, las más comunes son:

a) aquella que determina la naturaleza del objeto del contrato;

b) la cláusula que prevé las obligaciones de las partes;
c) la cláusula que establece el carácter de la transferencia del uso
y goce, esto es, si es definitivo o temporario;
d) la cláusula que fija el precio y la modalidad de pago;
e) la cláusula que estipula el cálculo de la regalía (o royalty);
f) la cláusula que prevé la duración o plazo contractual;
g) la cláusula que determina las limitaciones al uso y goce;
h) la cláusula que delimita el mercado asignado de actuación del
licenciatario;
i) la cláusula que estipula la asistencia técnica a brindar por el
licenciante;
j) la cláusula que prevé las causales de extinción;
k) otras.

Caracteres
Son características del contrato de licencia:

El licenciante: es el sujeto que autoriza al licenciatario a utilizar la patente

del modo convenido, a su riesgo, pero sin transferirle el derecho del que es
titular.

El licenciatario: se compromete a utilizar en la forma convenida la patente

objeto del contrato, pagando a cambio de ello una retribución en dinero.
En principio, rige lo convenido por las partes, el derecho de patentes y
finalmente, en ausencia de normas específicas, las normas relativas a la
locación, atento encontramos en un contrato de cesión de uso.

Modalidades
Siguiendo a Lorenzetti (1999), diremos que las licencias pueden
clasificarse en:

1) Desde el punto de vista de su duración, sin plazo o con

plazo.
2) Desde el punto de vista de los derechos que se otorgan al
licenciatario, en contratos de explotación total o parcial.
3) Según el área de explotación, pueden extenderse a
todo un país, a varios países, o a una zona determinada.
4) Según las licencias sean o no exclusivas, en licencias con
exclusividad y licencias parciales.
5) Finalmente, en licencias independientes de otra relación
jurídica o accesorias de otro contrato. (Lorenzetti, 1999, p.
88).

Contenido
El contrato de licencia, como todos los contratos, encuentra su contenido
en las cláusulas que lo conforman y que contienen los elementos
esenciales, naturales, y accidentales del contrato de que se trate. Entre
éstas, podemos mencionar como cláusulas más frecuentes del contrato de
licencia a las siguientes, a saber:

1) El objeto del contrato (tecnología).

2) Las obligaciones de las partes (cedente o exportador y
cesionario o importador).

3) Mención sobre el carácter definitivo o temporario de la

transferencia de tecnología.
4) Precio pactado y modalidad de pago; esto es, si el precio es
único, o si es periódico; y si será un precio fijo o se determina un
porcentual sobre las ventas realizadas, entre otras modalidades
que las partes pueden estipular en ejercicio de su autonomía de la
voluntad.
5) Moneda en la que debe efectuarse el pago.
6) La determinación de las pautas para el cálculo del royalty
(regalía).
7) La indicación de los impuestos que gravan a la operación y a la
 transferencia del royalty y quién será el obligado a su pago.
8) La duración del contrato.
9) La indicación de la producción mínima de los productos,
generados con la tecnología recibida, que debe lograr el
cesionario.
10) Determinación del mercado dentro del cual puede actuar el
cesionario.
11) La determinación de la asistencia técnica que debe prestar el
cedente.
12) Determinación de la calidad de los bienes o servicios a
producir y sus precios en el mercado.
13) Fijación de las garantías y sanciones para el caso de
incumplimiento por cualquiera de las partes.
14) Las causas de extinción del contrato.
15) La designación de la jurisdicción judicial a la que se someten
las partes en caso de controversias.

Obligaciones del licenciante

Expresa Roncero Sánchez que “la obligación esencial del licenciante
consiste en la concesión del uso de explotación sobre el derecho que
constituye el objeto del contrato” (citado en Lorenzetti, 1999, p. 89). Y
continúa expresando que esta “obligación presenta una pluralidad de
deberes de prestación positiva tendientes a permitir el uso y goce por
parte del licenciatario, mostrando un claro paralelismo con la locación de
cosas” (citado en Lorenzetti, 1999, p. 89 y 90).

Además, y aunque resulta obvio por ser una obligación común a todos los
contratos de cesión de uso, señalamos que el contrato de licencia pone en
cabeza del licenciante la obligación de garantizar la existencia del derecho
cuyo uso transfiere y así también su goce sin perturbación alguna. En los
primeros tiempos, esta cuestión había dado lugar a un arduo debate, pero,
en la actualidad, la doctrina abrumadoramente mayoritaria considera
que la licencia reconoce como naturaleza jurídica la de ser un contrato de
cesión de uso y goce.

Obligaciones del licenciatario

La obligación principal del licenciatario es el pago del precio pactado en el
contrato de licencia.
Existe en doctrina una discusión acerca de la existencia de otras
obligaciones de carácter secundario. Remitimos para su lectura a la
bibliografía de consulta obligatoria (Lorenzetti, 1999).
Otros contratos vinculados a los
derechos de propiedad industrial
Otros contratos propios de la propiedad industrial son el de cesión de
derechos industriales, de delimitación del uso de una marca, de fabricación
por cuenta de terceros, de know-how, de asistencia técnica, y de
transmisión de secreto industrial.

Cesión de derechos industriales. Definición. Efectos

La cesión de derechos industriales, al igual que la cesión de créditos que
regulaba el viejo Código Civil de Vélez, implica la transmisión del derecho
(en este caso, industrial). De tal modo, se distingue del contrato de licencia
antes analizado por cuanto este último contrato, como se expuso, sólo
importa transmitir el uso y goce del derecho de explotación.

Contrato de delimitación del uso de una marca.

Definición. Efectos
Es el contrato por el cual los titulares de dos o más marcas, entre las que
existe colisión, fijan los límites de uso para su coexistencia (Lorenzetti,
1999).
En términos más simples, expresa Lorenzetti (1999) que se trata de
pactos de no agresión

A diferencia del contrato de licencia, las partes involucradas son ambos

titulares de una marca.

El efecto de este contrato es la restricción convenida y, por lo tanto,

voluntaria del ejercicio de los derechos que derivan de la titularidad de una
marca.

Contrato de fabricación por cuenta de terceros.

Definición. Efectos
Básicamente estamos frente a una locación de obra, que consiste en el
encargo de fabricar un determinado bien, al que luego se le incorpora una
marca.

Quien realiza la obra no será responsable de los daños que se causen con
motivo de la marca a terceros, dicha responsabilidad continúa siempre en
cabeza del titular del derecho.
Contrato de know-how. Definición. Efectos
El contrato de know how es una categoría dentro de los contratos de
propiedad intelectual, precisamente porque su objeto (know how) es una
obra intelectual.

Remitimos al alumno a lo ya expresado al estudiar el contrato de

franquicia.

Contrato de asistencia técnica. Definición. Efectos

Por intermedio de este contrato, la empresa asistente se obliga a poner al
servicio de la otra parte toda su pericia y experiencia, asumiendo una
obligación de hacer, en lo que se refiere a la asistencia técnica de un
proceso industrial. Se trata de un contrato de servicios y, por lo tanto, son
aplicables las normas jurídicas relativas a los mismos.

Transmisión de secreto industrial. Definición. Efectos

Nos encontramos, como se podrá inferir, nuevamente en el ámbito de la
protección de la competencia desleal, en cuanto el secreto industrial trata
de técnicas o procedimientos creados por una empresa, y, por lo tanto, de
su exclusiva propiedad, pero que no encuentra protección en la normativa
propia de la propiedad intelectual en sentido amplio. Generalmente, es
celosamente custodiado, ya que le permite asegurar ciertas ventajas en el
mercado. Al transmitirse, suele hacerse en un único acto.
Referencias
Lorenzetti, R. (1999). Tratado de los Contratos. Buenos Aires: Ed. Rubinzal Culzoni.