Contrato de Know How

Introduccin En el presente tema desarrollaremos especficamente el concepto del presente contrato para comenzar este contrato aparece en 1916 en Estados Unidos de Amrica y se difunde en pases como Inglaterra y Alemania, logrando su auge durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se encuentra difundido en todo el orbe y constituye uno de los contratos que se celebra con mayor frecuencia. Podemos definir el contrato know how, como aqul celebrado con el fin de explotar conocimientos tcnicos no patentados, que se guardan como secretos y su uso se permite bajo confidencialidad a cambio de una retribucin. Este contrato permite el aprovechamiento de tcnicas, que han sido fruto posiblemente de grandes esfuerzos intelectuales y fuertes inversiones en investigacin. El conocimiento no es patentado por no tener el grado inventivo requerido para ello o se desea tener el monopolio del invento por un plazo ms amplio de proteccin. En este punto, es oportuno citar a Narvez Garca que nos seala en que trata el contrato de know how "versa sobre prestacin de conocimientos relativos a objetos (piezas de prueba, modelos no registrados, mquinas, aparatos, herramientas, instalaciones de mecanizacin, inventos no patentados, etc.) datos y antecedentes tcnicos que incluyen clculos, frmulas, planos, especificaciones, dibujos o diseos, etc.; e instrucciones para fabricar, producir o explotar un producto; o sobre procedimientos de fabricacin; o comunicacin de experiencias de explotacin, o consejos prcticos y explicaciones sobre una patente determinada; o indicaciones para planificar la produccin, distribucin o ventadirecta y dems que se estimen complementarias" Importancia El profesor Massaguer(51) ha puesto de relieve el primordial papel de estos contratos en el proceso de transferencia de tecnologa, citando al efecto, diversas estadsticas que sealan que el veinticinco por cien de los contratos de transferencia de tecnologa en los Estados Unidos, celebrados con empresas extranjeras eran de licencia de know how, mientras que un cuarenta por cien eran contratos mixtos de explotacin de patentes y de know how. En Alemania tienen una proporcin muy importante, ya que la tercera parte de los contratos de tecnologa son de licencia de know how, idntica cifra se puede aplicar a las Comunidades Europeas. Mayor proporcin tienen an en el Japn, ya que estos porcentajes se pueden elevar al cincuenta por cien.

El contrato de know how tiene una gran importancia en Espaa, ya que se da una desproporcin entre un desarrollo econmico muy aceptable y una deficiente tecnologa, como ha puesto de relieve Jos Mara Delgado Cobos(52), teniendo forzosamente que acudir a tcnicas ms avanzadas del extranjero.

EL CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW HOW CONCEPTO

Al no existir en el Derecho positivo espaol legislacin especfica de know how, para una definicin de los contratos de este tipo, necesariamente tenemos que acudir a las definiciones doctrinales y a la legislacin extranjera, Jos Massaguer(54) considera que el ttulo apropiado para estos contratos es el de Licencia de know how, y lo define como: negocio jurdico celebrado entre personas, fsicas o jurdicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciante), titular de un know how (el know how licenciado), autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga, por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en funcin del volumen de fabricacin o ventas de productos o servicios realizados con empleo de know how licenciado. En los cuadernos de IMPIVA(55), de la Generalidad Valenciana, se le considera: negocio jurdico en virtud del cual una de las partes (transferente) se compromete a poner a disposicin de la otra parte (adquirente o receptor) los conocimientos tcnicos constitutivos del know how de modo definitivo, desprendindose de ellos en todo o en parte, o bien a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotacin por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestacin determinada normalmente en forma de cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre produccin o venta. Con respecto a la definicin, tenemos que manifestar que los autores distinguen dos clases de contratos: el know how puro, en que slo se transmiten aisladamente los conocimientos tcnicos, sin tener vinculacin alguna con ninguna otra figura jurdica; y el know how mixto, en que junto con el contrato de transmisin de conocimientos, aparece confinado con el mismo el derecho a explotar otra figura jurdica, como puede ser una patente, una marca, un rtulo, etc.. El Reglamento de la C.E.E. nmero 556/89, de 30 de noviembre de 1988 en su artculo 1. 7.5) define los acuerdos puros de licencia de know how, como aquellos por los que una empresa, el licenciante, accede a comunicar el know how, con o sin la obligacin de revelar cualquier mejora posterior, a otra empresa, el licenciatario, para su explotacin en el territorio concedido.

Y en el mismo artculo 6), define los acuerdos mixtos de licencia de know how y de licencia de patentes como aquellos no exentos, con arreglo al Reglamento 2.349/84, por los que se concede una tecnologa constituida a la vez por elementos no patentados y patentados en uno o ms Estados miembros.

CARACTERSTICAS DEL CONTRATO Aunque tiene caractersticas propias, el del know-how es un contrato con similitudes con otros, como los de compraventa, locacin de servicios,arrendamiento, licencia de patente, y de asistencia tcnica. Este tipo de contrato es tambin innominado (por cuanto no tiene una denominacin jurdica nica). Es un contrato bilateral y nico pues slo existen dos partes y no es posible subcontrataciones. Tambin es un contrato oneroso expresado en el pago por la transferencia de conocimientos, pago que se hace en forma convenida. Las partes y el objeto

Dos son las partes de este tipo de contrato.

El transferente o licenciante del know-how como titular de los conocimientos, el cual se obliga a transferir los conocimientos tcnicos,modelos o avances constitutivos del know-how. Podra tambin incluirse la asistencia tcnica para el adiestramiento del personal del usuario. El usuario o licenciatario de los conocimientos transferidos, por lo cual se obliga al pago convenido (en un solo monto o a travs de regalas). Igualmente se obliga a no divulgar tales conocimientos, informar sobre las ventajas obtenidas, as como a devolverlos a la finalizacin del contrato.

Los conocimientos constitutivos del know-how se expresan en diferentes formas, como: prototipos, modelos, instalaciones, inventos no patentados, frmulas, datos y documentacin tcnica e instrucciones. Todo ello es el objeto del contrato. Respecto a la causa del contrato, la transferencia y el pago, pueden hacerse en una o varias entregas parciales, segn se convenga. En relacin con la forma, y dadas las caractersticas del contrato de know-how, debe hacerse por escrito.

NATURALEZA JURDICA

Se trata de un contrato atpico, como todos los que estamos estudiando en este libro, por no existir disposicin legal alguna. Es consensual, ya que se perfecciona por el consentimiento de las dos partes que intervienen en el mismo. Si una de las partes es extranjera, su inversin estar sometida al proceso de verificacin previsto en las disposiciones especiales vigentes, y que posteriormente transcribimos. En este supuesto ser obligatorio el otorgamiento mediante escritura pblica. Es sinalagmtico, ya que a travs del mismo nacen obligaciones y derechos para ambas partes. Un tema muy debatido en la naturaleza civil de estos contratos. Para el profesor Vicnt Chuli(56) son de naturaleza civil; se basa en que no se dan cita las caractersticas que permitirn calificarlo como contrato de compraventa mercantil, ya que el adquirente de la tecnologa no compra con el nimo de lucrarse con la venta, y destina el know how para uso propio, por otra parte, el arrendamiento de cosas que tiene gran semejanza con estos contratos no est regulado en el Cdigo de Comercio, y las normas generales aplicables a estos contratos, son del Cdigo Civil.

Sin embargo, Jos Massaguer(57) expone la teora contraria, afirmando la naturaleza mercantil de estos contratos. Se basa: 1. en que el objeto del contrato de licencia de know how es un bien material al que se deben extender las normas sobre los bienes muebles; 2. en que la funcin econmica de esos contratos coincide con las de compraventa para uso consumo industrial; 3. que el licenciatario que adquiere la posibilidad de explotar un know how mediante el contrato de licencia, acta tal y como el artculo 325 del Cdigo de Comercio exige al comprador, es decir, con una finalidad inmediata de inversin y con nimos de lucro. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, tampoco aclara este extremo, ya que en las escasas sentencias existentes elude pronunciarse.

Segn nuestra opinin se trata de contratos mercantiles.

En lo que la doctrina est de acuerdo es que se trata de un contrato mixto o complejo, y que por tanto su rgimen jurdico ser el que se desprenda de lo pactado por las partes; por analoga de las normas que regulen los contratos ms afines, del que se trate; por ltimo, sern de aplicacin los principios generales del derecho de las obligaciones.

Elementos que caracterizan al Know How Prctico, o sea til, funcional, beneficioso, aprovechable, real.Probado: que los procedimientos hayan sido ensayados, demostrados y comprobados, a la vez seguros y acreditados. Original: que sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta caracterstica lo que lo hace confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminacin. Especfico: que sea un conjunto de tcnicas, procedimientos y mtodos definidos e individualizados e identificados en forma concreta. Generalmente no patentados y secreto (en el sentido que no es comnmente conocido) Reproducible: o fcilmente transmisible oralmente - en sesiones de entrenamiento - o por escrito en los contratos y/o manuales. Sustancial: por el hecho de que el mismo incluya una informacin importante para la venta de los productos o la prestacin de los servicios, para la presentacin de los productos, las relaciones con la clientela y en general la gestin operativa y administrativa.

Existen dos clases de contrato de Know How:

Contrato de Know how puro, en el que una empresa cede a otra la asistencia o conocimientos tcnicos necesarios para el proceso deproduccin. En este caso, los conocimientos trasferidos nos son propiedad de quien los vende, sino que en principio dichos conocimientos pueden ser utilizados comercialmente por cualquier persona experta en la materia. Contrato de Know how mixto, en el que una empresa, adems de la transmisin de tecnologa cede a otra el derecho a la utilizacin de patentes, marcas, rtulos, nombres comerciales, etc. En estos casos, quien transfiere los conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos, es decir, que es titular de un derecho de patente sobre dichos conocimientos. Es lo que se denomina tecnologa patentada. Existen tantos contratos de transferencia de tecnologa como objetos se pretendan.

Las prestaciones son mltiples: cesin de conocimientos tcnicos o industriales, el derecho a usar un mtodo de fabricacin o un procedimientoindustrial y cesin de conocimientos administrativos, comerciales y financieros. Proteccin del Know How: consecuencias sobre la lex contractus La naturaleza de los derechos derivados del Know How como derechos sobre bienes inmateriales se halla ntimamente vinculada con la configuracin de la tutela que el ordenamiento jurdico dispensa a ciertos conocimientos secretos; proteccin que, como quedo sealado, se lleva a cabo en lossistemas jurdicos de nuestro entorno a travs de disposiciones pertenecientes a categoras diversas, entre las que ocupa un lugar principal la normativa sobre competencia desleal.

Tratndose de contratos relativos a la explotacin de Know How, si bien la normativa protectora del mismo se encuentra en el fundamento del contrato por condicionar la configuracin del objeto del negocio y en particular su tutela frente a ciertos actos de terceros, su incidencia sobre el contenido de la relacin contractual es muy limitada. En efecto, en el marco de la relacin contractual, el rgimen de proteccin de los conocimientos tcnicos secretos dimana en esencia de la voluntad de los contratantes, reflejada en los trminos del acuerdo. El transmitente pone a disposicin del cesionario o licenciatario una exclusividad factica, resultante del carcter reservado de los conocimientos, no un derecho de exclusiva otorgado por el poder publico. La obligacin de mantener el carcter reservado de los conocimientos comunicados deriva para los contratantes fundamentalmente del propio contrato. Los limites (territoriales, relativos al campo tcnico de aplicacin) dentro de los cuales el licentciatario puede explotar los conocimientos transmitidos resultaran nicamente de los pactado en el contrato y, en su defecto, del rgimen obligacional derivado de la lex contractus. El valor econmico del Know How, derivado de la ventaja competitiva que atribuye el carcter reservado de esos conocimientos, es independiente de su proteccin jurdica. En la configuracin de los contratos de explotacin de Know How las normas relativas a la tutela del mismo desempean, si acaso, un papel accesorio. Que un determinado ordenamiento vinculado con el contrato dispense una mayor o menor proteccin al Know How es en principio irrelevante; respetoa la situacin de exclusividad factica derivada del carcter reservado de los conocimientos ser exigible entre los contratantes siempre en los trminos que resulten de la lex contractus. En los contratos sobre Know How, la existencia, la transmisibilidad, la eficacia territorial y temporal, el campo tcnico de aplicacindel bien objeto del contrato no vienen imperativamente determinados por uno o varios ordenamientos de alcance territorial. El bien objeto del acuerdo no es derecho de exclusiva erga omnes otorgado por el poder publico, sino fundamentalmente una posicin factica que, a lo sumo; podr hacerse valer frente a quienes adquieran los conocimientos de modo ilegitimo o de forma legitima, pero con deber de reserva. Las normas protectoras del Know How sern decisivas a la hora de hacer valer esa posicin factica frente a terceros que accedan a los conocimientos en tales circunstancias, pero no incidirn en la configuracin de las relaciones entre los contratantes. La configuracin del rgimen del Know How resulta en la relacin contractural fundamentalmente de lo dispuesto en el propio acuerdo y en la lex contractus.

Ahora nos hacemos un cuestionamiento Para que sirve el contrato de Know How y la licencia de patente? Conozca sus diferencias, en qu consiste cada uno de ellos, por qu debe hacerlos y cmo. Sepa en definitiva proteger sus creaciones de las posibles amenazas ante terceros. En qu consiste el contrato de licencia de know how El know-how designa la serie de conocimientos o mtodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles. El contrato de licencia de know-how es un negocio jurdico por el que una parte (transferente) se compromete a poner a disposicin de la otra (adquirente o receptor) los conocimientos tcnicos constitutivos del know-how de modo definitivo, desprendindose de ellos en todo o parte, o bien se obliga a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotacin por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestacin (normalmente, una cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre produccin o venta). Diferencias con la licencia de patentes Se diferencia de una licencia de patentes en que toda invencin patentada est, no slo protegida, sino que deja de ser un secreto para la empresa que lo ha efectuado, lo que no sucede en los contratos de know-how, ya que el secreto de la nueva tcnica o de la invencin para stos ltimos es fundamental, por lo que no se llegan a patentar la mayora de las veces. La proteccin de la patente frente a terceros Por otra parte, la proteccin de la patente frente a terceros presenta algunas dificultades. La primera de ellas, la de los costes elevadsimos de patentar una invencin a nivel internacional en un mundo globalizado. As, el acceso de la patente al Registro de Patentes y Marcas espaol puede resultar insuficiente para proteger la invencin internacionalmente, dado que no tiene efectos fuera de Espaa. Habra que registrarla, adems, en el Registro comunitario (para su proteccin dentro de los pases de la Unin Europea y en los pases con los que sta tiene firmado un convenio en la materia), y enregistros de terceros pases, como pueda ser Estados Unidos. La Ley de Patentes reconoce al titular de una patente la posibilidad de ejercer acciones de cualquier naturaleza contra quienes lesionen sus derechos. En especial, podr solicitar la cesacin del acto ilcito, la indemnizacin de los daos y perjuicios causados, el embargo de los objetos producidos o importados, la atribucin en propiedad de los objetos embargados, y medidas tendentes a evitar que prosiga la violacin de la patente. Tambin puede pedir la publicacin de la sentencia que le haya amparado.

Conclusin Hemos llegado a la conclusin de que el contrato de Know How debe estar en constante evolucin, adecundose a los avances comerciales y tecnolgicos y asimismo, adaptable a las caractersticas geogrficas, demogrficas o culturales donde se desarrolle la franquicia. De ah que debe ser constantemente actualizado y perfeccionado, introduciendo las innovaciones que vayan apareciendo, incluso las aportadas por los propios franquiciados.