Contrato de licencia

Contrato de licencia

Referencias
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Contrato de licencia

Definición

El contrato de licencia es aquel por medio del cual el titular de un derecho de

propiedad industrial cede a otro el uso y goce sobre este. A través de este
contrato se transmite el derecho de uso y explotación sin transmitirse las
acciones derivadas del derecho en cuestión, pudiendo incluso celebrar otros
contratos de licencia si no hubiera pactado exclusividad con el licenciatario.
Debemos recordar que el contrato de licencia posee tipicidad social.

Calificación

El contrato de licencia, como todos los contratos, se conforma de cláusulas

que definen su contenido. Entre esas cláusulas, las más comunes son:

1 aquella que determina la naturaleza del objeto del contrato;

2 la cláusula que prevé las obligaciones de las partes;

 3 la cláusula que establece el carácter de la transferencia del uso y
goce, esto es, si es definitivo o temporario;

4 la cláusula que fija el precio y la modalidad de pago;

5 la cláusula que estipula el cálculo de la regalía (o royalty);

6 la cláusula que prevé la duración o plazo contractual;

7 la cláusula que determina las limitaciones al uso y goce;

8 la cláusula que delimita el mercado asignado de actuación del

licenciatario;

9 la cláusula que estipula la asistencia técnica a brindar por el

licenciante;

10 la cláusula que prevé las causales de extinción;

11 otras.

Caracteres

Son características del contrato de licencia las siguientes partes.

A ) E L LI C E N C I A N T E B) E L LI C E N C I ATA RI O
Es el sujeto que autoriza al licenciatario a utilizar la patente del modo convenido, a
su riesgo, pero sin transferirle el derecho del que es titular.

A ) E L LI C E N C I A N T E B) E L LI C E N C I ATA RI O

Se compromete a utilizar en la forma convenida la patente objeto del contrato al

pagar a cambio de ello una retribución en dinero.

En principio rige lo convenido por las partes, el derecho de patentes y,

finalmente, en ausencia de normas específicas, las normas relativas a la
locación, atento encontramos en un contrato de cesión de uso.

Modalidades

Siguiendo a Lorenzetti (1999) diremos que las licencias pueden clasificarse:

 
 1. Desde el punto de vista de su duración, sin plazo o con plazo.

2. Desde el punto de vista de los derechos que se otorgan al

licenciatario, en contratos de explotación total o parcial. 

3. Segúnel área de explotación, pueden extenderse a todo un país,

a varios países, o a una zona determinada.

4. Según las licencias sean o no exclusivas, en licencias con

exclusividad y licencias parciales.

5. Finalmente,
en licencias independientes de otra relación jurídica
o accesorias de otro contrato (Lorenzetti, 1999, p. 88).

Contenido

1 Objeto del contrato (tecnología)

2 Obligaciones de las partes (cedente o exportador y cesionario o

importador)

3 Mención sobre el carácter definitivo o temporario de la

transferencia de tecnología

4 Precio pactado y modalidad de pago. Esto es si el precio es único o

si es periódico, y si será un precio fijo o se determina un porcentual
sobre las ventas realizadas, entre otras modalidades que las partes
pueden estipular en ejercicio de su autonomía de la voluntad.
5 Moneda en la que debe efectuarse el pago

6 Determinación de las pautas para el cálculo del royalty (regalía)

7 Indicación de los impuestos que gravan a la operación y a la

transferencia del royalty y quién será el obligado a su pago

8 Duración del contrato

9 Indicación de la producción mínima de los productos generados

con la tecnología recibida que debe lograr el cesionario

10 Determinación del mercado dentro del cual puede actuar el

cesionario

11 Determinación de la asistencia técnica que debe prestar el cedente

12 Determinación de la calidad de los bienes o servicios a producir y

sus precios en el mercado

13 Fijación de las garantías y sanciones para el caso de

incumplimiento por cualquiera de las partes

14 Causas de extinción del contrato

15 Designación de la jurisdicción judicial a la que se someten las

partes en caso de controversias
Obligaciones del licenciante

Expresa Roncero Sánchez que “la obligación esencial del licenciante consiste
en la concesión del uso de explotación sobre el derecho que constituye el
objeto del contrato” (citado en Lorenzetti, 1999, p. 89). Y continúa
expresando que esta “obligación presenta una pluralidad de deberes de
prestación positiva tendientes a permitir el uso y goce por parte del
licenciatario, mostrando un claro paralelismo con la locación de cosas”
(citado en Lorenzetti, 1999, p. 89 -90).

Además, y aunque resulta obvio por ser una obligación común a todos los
contratos de cesión de uso, señalamos que el contrato de licencia pone en
cabeza del licenciante la obligación de garantizar la existencia del derecho
cuyo uso transfiere y así también su goce sin perturbación alguna. En los
primeros tiempos, esta cuestión había dado lugar a un arduo debate, pero en
la actualidad, la doctrina abrumadoramente mayoritaria considera que la
licencia reconoce como naturaleza jurídica la de ser un contrato de cesión de
uso y goce.

Obligaciones del licenciatario

La obligación principal del licenciatario es el pago del precio pactado en el

contrato de licencia.
Existe en doctrina una discusión acerca de la existencia de otras obligaciones
de carácter secundario. Remitimos para su lectura a la bibliografía de
consulta obligatoria: 

Lorenzetti, R.  (1999). Tratado de los Contratos. Buenos Aires: Ed. Rubinzal
Culzoni.

Otros contratos vinculados a los derechos de propiedad industrial

Otros contratos propios de la propiedad industrial son el de cesión de

derechos industriales, de delimitación del uso de una marca, de fabricación
por cuenta de terceros, de know-how, de asistencia técnica y de transmisión
de secreto industrial.

Cesión de derechos industriales. Definición. Efectos

La cesión de derechos industriales, al igual que la cesión de créditos que

regulaba el viejo Código Civil de Vélez, implica la transmisión del derecho (en
este caso industrial). De tal modo, se distingue del contrato de licencia antes
analizado por cuanto en este último contrato, como se expuso, solo importa
transmitir el uso y goce del derecho de explotación.
Contrato de delimitación del uso de una marca. Definición. Efectos

Es el contrato por el cual los titulares de dos o más marcas, entre las que
existe colisión, fijan los límites de uso para su coexistencia (Lorenzetti, 1999).

En términos más simples, expresa Lorenzetti (1999), se trata de “pactos de

no agresión”.

A diferencia del contrato de licencia, las partes involucradas son ambos

titulares de una marca.

El efecto de este contrato es la restricción convenida y, por lo tanto,

voluntaria del ejercicio de los derechos que derivan de la titularidad de una
marca.

Contrato de fabricación por cuenta de terceros. Definición. Efectos

Básicamente estamos frente a una locación de obra que consiste en el

encargo de fabricar un determinado bien al que luego se le incorpora una
marca.

Quien realiza la obra no será responsable de los daños que se causen con
motivo de la marca a terceros, dicha responsabilidad continúa siempre en
cabeza del titular del derecho.

Contrato de know-how. Definición. Efectos

El contrato de know-how  es una categoría dentro de los contratos de

propiedad intelectual, precisamente porque su objeto (know-how) es una
obra intelectual.

Remitimos al alumno a lo ya expresado al estudiar el contrato de franquicia.

Contrato de asistencia técnica. Definición. Efectos

Por intermedio de este contrato, la empresa asistente se obliga a poner al

servicio de la otra parte toda su pericia y experiencia, asumiendo una
obligación de hacer en lo que se refiere a la asistencia técnica de un proceso
industrial. Se trata de un contrato de servicios y, por lo tanto, son aplicables
las normas jurídicas relativas a los mismos.

Transmisión de secreto industrial. Definición. Efectos

Nos encontramos, como se podrá inferir, nuevamente en el ámbito de la
protección de la competencia desleal, en cuanto el secreto industrial trata de
técnicas o procedimientos creados por una empresa, y por lo tanto de su
exclusiva propiedad, pero que no encuentra protección en la normativa
propia de la propiedad intelectual en sentido amplio. Generalmente, es
celosamente custodiado ya que le permite asegurar ciertas ventajas en el
mercado. Al transmitirse, suele hacerse en un único acto.
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Referencias

Lorenzetti, R. (1999). Tratado de los Contratos. Buenos Aires, Argentina: Ed.

Rubinzal Culzoni.