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SENTENCIA
CAS. N° 1711 – 2010
LIMA
VISTA 27-03-2012
CAS. 1711-2010
Lima
Pretensión:
Se declare la nulidad e ineficacia de la resolución N° 268-2005/TPI-INDECOPI del 6/4/2005 que
revoca la Resolución N° 12351-2004/OSD-INDECOPI de fecha 12/10/2004 y en consecuencia
otorga el registro de marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación
Walitaly escrita en letras características para proteger artículos de la clase 11 de la NO.
Fundamentos de hecho:
Su Jie Bin (China) mediante expediente 160828-2002 solicitó el registro de la marca WALITALY
constituida por el logotipo conformado por la denominación WALITALY escrita en letras
características para distinguir instalaciones para abastecimientos de agua y propósitos sanitarios de
la clase 11 de la NO.
La demandante (FIMCIM de Italia) se opuso al registro de la marca solicitada señalando que
WALITALY incluye la palabra ITALY como una falsa indicación geográfica de procedencia al ser su
titular y los productos que protege de origen chino, lo que induce a error al público consumidor.
Mediante Resolución N° 12351-2004-OSD-INDECOPI del 12/172004 la Oficina de Signos
Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por la demandante y fundada la oposición
formulada por terceras personas y dispuso denegar el registro de la marca solicitada.
EL 17/3/2005 por Resolución 268-2005/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual de
INDECOPI revocó la resolución anterior otorgando el registro de la marca de producto solicitada.
FIMCIM de Italia tiene legítimo interés pues tiene una antigua y prestigiada presencia comercial
en el Perú en el ramo de grifería de origen y tecnología italiana, por lo que la indicación en una
marca de fábrica del nombre de Italia cuando en realidad procede de China es una flagrante
infracción al principio de veracidad y una muestra de competencia desleal,
La demandante es propietaria de la solicitud de patente 001221-2003/OIN y a través de CAV.
UFF. GIACOMO CIMBERIO SPA de Italia (conglomerado del cual la demandante es parte) son
propietarios de varias marcas de fábrica (CIM, CIM VALVE, CIMBERIO).
La resolución cuestionada acoge el argumento del solicitante de la marca (Su Jie Bin) señalando
que la denominación Italy ha perdido su individualidad al interior de la marca registrada pues su
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primera letra (I) al estar antecedida por una consonante (L) conforma la segunda sílaba de la palabra
WALITALY, por tanto el público consumidor percibirá la denominación como un término de fantasía
sin significado alguno. Empero, el examen realizado por la Sala de Propiedad Intelectual para
determinar si la marca Walitaly es una denominación geográfica es contraria a las normas vigentes
pues se ha separado la marca WALITALY en las sílabas WA LI TA LY pese a que el artículo 131
inciso a) del DL 823 señala que para determinar si una marca es capaz de inducir al público a
confusión o error se apreciará considerando su aspecto de conjunto y no fragmentadamente como lo
ha hecho la Sala de Propiedad Intelectual; por tanto, no se puede considerar a la marca WALITALY
como un término de fantasía sin significado alguno como lo hace dicha Sala.
Como se ha demostrado en el expediente 160828-02 materia del registro de la marca WALITALY
la demandante presentó copia del acta de verificación de la carga inmovilizada correspondiente a
Wing Fung S.A., acta en la que se hace constar la importación de llaves de agua WAL ITALY
(separado) y en la que no se aprecia ninguna indicación de origen, por lo que cualquier consumidor
interpretará la palabra ITALY como el origen de los productos, evidenciándose el intento de la
solicitante de la marca de provecharse de la palabra ITALY para tratar de vincular sus productos con
ese país.
Los considerandos de la Resolución administrativa impugnada son confusos e irrelevantes, pues
tanto el DL 26122, el DL 823 y la legislación internacional establecen claros dispositivos de
protección al consumidor y contra la práctica desleal en la propiedad industrial. Así el artículo 6 del
DL 26122 señala que “se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y
prohibido toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial”.
EL DL 823 por su parte determina la nulidad del registro de una marca cuando se acredite la
mala fe del registrante, no pudiendo por tanto afirmarse como lo hace la resolución cuestionada que
es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya producido.
La resolución impugnada también señala que para determinar si un signo es engañoso es
importante el momento del registro y no el de la solicitud pues durante el procedimiento del registro
se puede subsanar el engaño, lo cual también es engañoso pues expresamente el artículo 140 del
DL 823 prohíbe la modificación de una solicitud de marca.
En el expediente 82-2000 seguido ante la Comisión de Represión contra la Competencia Desleal
se acreditó que la compañía importadora de los productos WALITALY fue sancionada por la
importación de fluorescentes y focos chinos con la falsa indicación de origen Japan.
La resolución cuestionada vulnera el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
intelectual Relacionad con el Comercio (TRIPS) pues éste en su artículo 22-2 señala que “En
relación con las indicaciones geográficas, los miembros arbitrarán los medios legales para que las
partes interesadas puedan impedir: a) La utilización de cualquier medio que, en la designación o
presentación del producto, indique o sugiera que el producto que se trate proviene de una región
geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto
al origen geográfico del producto”. Tal es el caso de la marca WALITALY que protege grifería de
origen chino y que se pretende hacer pasa como de origen italiano.
El mismo dispositivo se encuentra incluido en los incisos i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486
y el inciso i) del artículo 129 del DL 823 (Ley de Propiedad Industrial), que obligan al Perú a impedir
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:
a) INDECOPI (f. 98)
El Tribunal de INDECOPI señaló que en principio sí era posible otorgar un derecho de exclusiva
sobre un nombre geográfico, encontrándose las limitaciones de ello contenidas en el artículo 135
incisos e), i), j), K) y l) de la Decisión 486. Así, en tanto un nombre geográfico no se encuentre
comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley puede constituirse como marca.
Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden, sin
consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre
en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de
inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios.
Así, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar
del cual proviene su producto es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se
encuentra permitido (artículo 157 de la Decisión 486).
El Tribunal consideró lo concerniente al artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, concordando en
lo pertinente con el artículo 129 inciso h) del DL 823, que establece como una prohibición absoluta
para constituirse como marca el caso de los signos engañosos, determinando que no podían
registrarse como marcas los signos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en
particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
En ese orden de ideas, no sólo se requiere que el signo o la indicación que contiene sea errónea
sino que sea capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de
compra. (Ej, Chocolate ORO).
En este punto es importante tener en cuenta el aspecto cuantitativo (en relación con el
porcentaje del público que se a ver engañado) y cualitativo (con relación a si la indicación es
importante económicamente, es decir, relevante para tomar una decisión de compra).
De lo anterior se colige que los signos engañosos atentan contra la veracidad y entidad que
exige la leal competencia en la cual las marcas cumplen una función determinante pues son
elementos que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen
en el mercado, siendo irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya producido ya
que basta que exista un falta de veracidad en la información y que exista el riesgo o la aptitud de
engaño.
Analizar si un signo es engañoso no es cuestión de hecho sino de derecho, es decir, el análisis
deberá realizarse conforme el signo es solicitado a registro con relación a los productos o servicios
que pretende distinguir y no como será utilizado en el mercado. En tal sentido, la forma como se
comercialicen los productos o como se preste el servicio no es relevante a efectos de determinar el
engaño, por ello no se exige la prueba de que realmente se haya producido el engaño pues basta
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con el riesgo abstracto de engaño con independencia de los efectos que la utilización de la marca
haya surtido en un grupo de consumidores.
Sólo será engañoso el signo si en cualquier caso imaginable de uso contiene una indicación
incorrecta acerca de los productos o servicios a que se refiere.
Por excelencia son susceptibles de constituir signos engañosos los que dan la impresión de
indicar características concretas o la procedencia geográfica del producto o del servicio al cual se
aplican.
En el segundo caso la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios
provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia no entran en la prohibición
que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de
fantasía porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los
productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico (Ej. FLORIDA, o ALASKA)
Además el propio Tribunal en la Resolución 482-2004/TPI-INDECOPI del 26/5/2004 estableció
que si bien la denominación WALITALY incluía la denominación ITALY ésta había perdido su
individualidad al interior de dicha denominación en la medida que la primera sílaba (I) de la
denominación ITALY se encuentra antecedida por la consonante L en la denominación WALITALY,
conformando la segunda sílaba (KI) de dicha denominación.
Resulta evidente que el público consumidor percibirá la denominación WALITALY como una
denominación de fantasía sin significado alguno. En consecuencia, queda desvirtuada la posibilidad
de que el público consumidor asuma que los productos que pretende distinguir el signo solicitado
provienen de Italia o tienen alguna vinculación con dicho país.
Así al no constituir la denominación WALITALY una indicación incorrecta que induzca a engaño
al público consumidor, el signo solicitado no está incurso en la causal de prohibición de registro
establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.
Las indicaciones geográficas se clasifican en denominaciones de origen e indicaciones de
procedencia, entendiéndose por denominación de origen a la indicación de procedencia y, por tanto,
una denominación geográfica, que se aplica solamente a un tipo de producto de calidad y
características determinadas tanto por la zona donde se produce como por quienes lo producen. Se
entiende por indicación de procedencia a la indicación del lugar geográfico de residencia del
fabricante que se utiliza como complemento de la marca para dar a conocer dicha procedencia. .
La denominación WALITALY tampoco será percibida como una indicación de procedencia por
parte del público consumidor razón por la cual tampoco se configura el supuesto de confusión
previsto en el literal l) del artículo 135 de la Decisión 486.
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DICTAMEN FISCAL: (f. 168, de fecha 31/7/2007): Fiscal opina que se declare infundada la
demanda.
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WALITALY es la que va a indicar el origen de los mismos; es decir, que dichos artículos son
fabricados en Italia pese a que en realidad son productos provenientes de China.
INDECOPI en la Resolución N° 055-2002/CCD-INDECOPI del 9/7/2002 señala expresamente
que: “De acuerdo con lo establecido por este artículo [el artículo 10 del TUO de la ley de Represión
de la Competencia Desleal] constituye un acto de competencia desleal la utilización de cualquier
indicación que pudiera inducir a error a los consumidores acerca de la procedencia geográfica de un
producto determinado, independientemente de la forma en la cual se incluya la misma dentro del
producto materia de denuncia. En este sentido (…) la Comisión considera que un análisis superficial
e integral de la expresión Delitaly contenida en las griferías materia de denuncia es susceptible de
dar a entender a un consumidor razonable que dichos productos provienen de Italia (…) Así la
Comisión considera que este término tiene por finalidad transmitir la noción de que los productos que
llevan tal indicación se originan en este país, independientemente de cuál sea la nacionalidad de los
representantes de la empresa responsable de la importación de los referidos artículos y teniendo en
cuenta además que Hengli Trading no ha acreditado que su empresa hubiera informado a los
consumidores acerca del verdadero origen geográfico de los diversos artículos que ella importa”.
Así, habiendo antecedentes en los cuales INDECOPI ha tenido un pronunciamiento favorable en
casos similares y dado que la denominación Walitaly contiene una indicación geográfica susceptible
de inducir a confusión al consumidor, el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de
prohibición de registro establecida en el artículo 135 de la Decisión 486
En consecuencia la resolución administrativa cuestionada se encuentra incursa en la causal de
nulidad establecida en el inciso 1) del artículo 10 de la Ley 27444.
DICTAMEN FISCAL: (f. 168, de fecha 31/7/2007): Fiscal Supremo opina que se confirme la
sentencia que declara fundada la demanda.
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Decisión 486; por tanto no existe fundamentación real respecto a las razones del ad quem respecto
a la fundabilidad de la pretensión demandada observándose más bien una evaluación cercenada y
equivocada del signo objeto del proceso y una cita ambigua e imprecisa de la supuesta norma
aplicable; además tampoco existe la debida subsunción entre la norma y los hechos y pruebas, lo
cual vulnera el principio de razón suficiente y con ello la motivación de las resoluciones judiciales.
Se ha aplicado indebidamente el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 pues el supuesto de
hecho previsto en dicha norma no guarda relación alguna con el objeto del presente proceso pues el
signo WALITALY y logotipo no constituye un signo que pueda engañar a los medios comerciales o al
público sobre la procedencia geográfica de los productos que distingue, ya que, analizado en su
conjunto, no hace referencia a zona geográfica alguna; antes bien dicho signo será tomado como un
signo de fantasía por los consumidores, quienes no lo asociarán con alguna zona geográfica en
particular; incluso si algún consumidor suspicaz decompone la denominación WALITALY, como lo
hace la recurrida, y perciba el término ITALY dentro de aquél, tampoco será inducido a error pues
conforme al artículo 39 de Ley 28405 y a los artículos 7 y 15 del DS N°006-2009/PCM los
proveedores están obligados a señalar con tinta indeleble el país de fabricación de los productos.
Procedencia excepcional: Uniformidad de la jurisprudencia nacional: La misma Sala Civil
Permanente que ha emitido el pronunciamiento impugnado hace un mes ha dictado una sentencia
en la que se declara infundada la demanda y ratifica la validez del pronunciamiento del Tribunal de
INDECOPI respecto al signo WALITALY en un proceso entre las mismas partes.
3) Incidencia directa: Inserto en el recurso
4) Pedido: a) Principal: Anulatorio; b) Subordinado: Revocatorio
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Sexto: Que como segunda denuncia el recurrente señala que se ha aplicado indebidamente el
artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 pues el supuesto de hecho previsto en dicha norma no
guarda relación alguna con el objeto del presente proceso pues el signo WALITALY y logotipo no
constituye un signo que pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia
geográfica de los productos que distingue, ya que, analizado en su conjunto, no hace referencia a
zona geográfica alguna; antes bien dicho signo será tomado como un signo de fantasía por los
consumidores, quienes no lo asociarán con alguna zona geográfica en particular; incluso si algún
consumidor suspicaz decompone la denominación WALITALY, como lo hace la recurrida, y perciba el
término ITALY dentro de aquél, tampoco será inducido a error pues conforme al artículo 39 de Ley
28405 y a los artículos 7 y 15 del DS N°006-2009/PCM los proveedores están obligados a señalar
con tinta indeleble el país de fabricación de los productos.
Séptimo: Que, así expuesto, el recurso satisface las exigencias de admisibilidad y procedibilidad
establecidas en los artículos 387 y 388 del CPC, modificado por la Ley 29367.
Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 391 de dicho cuerpo normativo,
declararon: PROCEDENTE el recurso por la causal de infracción normativa
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3.- CONSIDERANDO:
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