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SENTENCIA
CASACIÓN N° 12094-2014
LIMA
I. RECURSO DE CASACIÓN.-
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Corte Suprema de Justicia de la República
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
SENTENCIA
CASACIÓN N° 12094-2014
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II. ANTECEDENTES.-
1. DEMANDA
Por escrito obrante a fojas treinta, Invernaderos del Mundo Sociedad Anónima
Cerrada interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa, con el
propósito que se declare la nulidad de la Resolución N° 1010-2004/TPI-INDECOPI,
de fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, que confirmó la Resolución N°
8410-2004/OSD-INDECOPI, de fecha nueve de julio de dos mil cuatro, en
consecuencia, deniega el registro de la marca de producto constituida por la forma
tridimensional de un envase solicitado para distinguir frutas y hortalizas frescas de
la Clase 31 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, pretende que se otorgue a su
favor el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de
un envase.
Para sustentar su petitorio, la actora afirma que la marca de producto que pretende
registrar está constituida por la forma tridimensional de un envase de franjas
verticales simétricas, en cuya parte superior se observa una figura circular dentada
y al interior una figura cuadrangular, en la parte inferior se observa una figura
circular dentada conteniendo una figura cuadrangular en cuya parte central se
aprecia una figura octogonal, lo cual es original por su forma y superficie, por lo
que, se puede concluir que es un signo tridimensional suficientemente distintivo con
características arbitrarias, capaz de identificar un origen empresarial determinado;
siendo además que, el Tribunal del Indecopi ha concluido que la forma solicitada no
es usual para distinguir los productos que pretende identificar el signo solicitado,
esto es, se trata de un signo novedoso en el mercado y por lo tanto es apto para
constituir una marca; además, al tratarse de una marca-envase no requiere
presentar elementos adicionales figurativos o denominativos, por cuanto la fuerza
distintiva suficiente para acceder a registro está constituida únicamente por las
características de la forma tridimensional. Asimismo, en base al principio de
predictibilidad, al haberse considerado el registro del diseño de un recipiente en
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Por sentencia dictada el doce de septiembre de dos mil once, obrante a fojas
quinientos setenta y uno, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la
demanda interpuesta, al considerar básicamente que en el presente caso no se ha
logrado apreciar la conexión de la forma tridimensional de un envase de franjas
verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y
al interior una figura cuadrada, en la parte inferior se observa una figura circular
dentada conteniendo una figura cuadrangular, en cuya parte central se aprecia un
figura octagonal, con la empresa Invernaderos del Mundo Sociedad Anónima
Cerrada y sobre todo para distinguir el origen de las frutas y hortalizas frescas de la
Clase 31 de la Nomenclatura Oficinal que comercializan. Asimismo, el hecho de
que Indecopi haya otorgado el registro de envase-marca a MARS no significa que
se tenga que otorgar el registro de la marca a la demandante, pues cada caso debe
ser analizado según sus particularidades.
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Asimismo, el signo solicitado tiene una forma distintiva de los productos de la Clase
31, ya que presenta características peculiares que pueden causar en el público
consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, debido
a que tiene elementos propios que le brindan suficiente presencia distintiva.
Mediante resolución de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, obrante a fojas
setenta y seis del cuaderno de casación formado en la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de esta Suprema Corte, se declaró procedente
el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –
Indecopi, por las causales siguientes:
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IV. CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- El artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil ha
recogido, dentro de la regulación del proceso civil, la vigencia del denominado
principio de congruencia procesal, en virtud al cual se impone al juzgador una regla
de adecuación lógica entre el ejercicio del poder jurisdiccional y las alegaciones
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expresadas por las partes. Sobre la base de este principio, la Casación N° 7043-
2013-Lima ha declarado que: “la actividad realizada por éste al interior de la litis
deberá necesariamente ceñirse a lo peticionado por las partes (tanto positiva [deber
de pronunciarse sobre todo lo pedido] como negativamente [prohibición de ir más
allá de lo pedido]) y mantenerse sobre la base de los hechos expuestos por ellas,
bajo el gobierno del principio dispositivo, sin poder incorporar a la controversia
hechos no alegados por ellas”1.
TERCERO.- En este sentido, la referida disposición legal prevé que “el Juez debe
aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por
las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del
petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por
las partes”; exigiendo, por un lado, que el juez de la causa se pronuncie sobre cada
una de las pretensiones que han sido objeto del petitorio, en concordancia con lo
previsto en los artículos 122 numeral 4 y 50 numeral 6 del mismo cuerpo legal,
estableciendo este último que “Son deberes de los Jueces en el proceso: (…) 6.
Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”, y prohibiendo, por otro,
que se pronuncie sobre asuntos no comprendidos en él o hechos distintos a los
invocados por las partes intervinientes en la controversia.
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“Las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir que
ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio
término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del
espacio (alto, ancho y profundidad). Debe dejarse en claro, desde luego, que para
constituirse como marcas, deben esos signos ser necesariamente perceptibles,
suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
2 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires: Editorial LexisNexis, Cuarta Edición, 2001.
3 Interpretación Prejudicial N° 23-IP-98.
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DÉCIMO.- Del análisis de la marca en cuestión, se aprecia que esta constituye una
forma no usual en los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional4,
pues posee características que difieren a las registradas en dicha clase, tal como se
aprecia a fojas treinta y siete del expediente administrativo, esto es, se diferencia de
otros signos registrados en el mercado.
4 En esta clasificación se encuentran comprendidos los productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin
procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas
frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas
para animales; malta.
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V. DECISIÓN:
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S.S.
PARIONA PASTRANA
ARIAS LAZARTE
VINATEA MEDINA
TOLEDO TORIBIO
CARTOLIN PASTOR
Dkrp/ero
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