Santiago, veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

En los autos Rol N° 87.728-16 de esta Corte Suprema, referidos a un

procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la parte oponente,

Laboratorios Saval S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la

sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó el fallo de primer

grado por el cual se rechazó la demanda de oposición y se concedió el registro

solicitado por Laboratorios Recalcine S.A., de la marca denominativa DORODOL,

en clase 5, con cobertura en productos farmacéuticos y veterinarios; productos

higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso

médico o veterinario; alimentos para bebés; complementos nutricionales para

seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para

empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales

dañinos; fungicidas, herbicidas.

Por decreto de fojas 86 se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que por el primer capítulo de impugnación se denuncia la

infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, dado el análisis

deficiente de los antecedentes de autos que condujo a la errada conclusión de que

la marca solicitada es suficientemente distinguible, desestimándose las causales

de irregistrabilidad invocadas, en circunstancias que el registro solicitado resulta

notoriamente semejante a la marca denominativa previamente registrada por su

parte, DOLOTOL, tanto desde el punto de vista gráfico, fonético y en relación a

sus ámbitos de protección, comprendidos en la misma clase 5.

Se sostiene que los jueces omitieron la aplicación de las máximas de la

experiencia y los criterios más asentados en materia marcaria, rebasando los

márgenes de aplicación de los antecedentes ofrecidos, dada la íntegra reiteración

del segmento inicial y esencial de la marca oponente DOLOTOL en la marca

solicitada DORODOL, lo que los hace peligrosamente semejantes e induce a

pensar que se trata de signos que comparten un origen empresarial común y

pertenecen por lo tanto a una misma familia de signos distintivos.

La infracción al artículo 20 letra h) de la ley en estudio se funda en las

similitudes gráficas y fonéticas de los signos y el hecho que el registro pedido

abarca un ámbito de protección que se encuentra incluido en la protección que

actualmente posee el signo marcario de su representada. La solicitud reproduce

gran parte de la estructura de la marca oponente limitándose a modificar dos letras

intermedias, “L” por “R” y “T” por “D”, lo que genera un efecto fonético y sonoro

muy similar. Lo propio ocurre con los segmentos “DOL” y “TOL”, porque las

diferencias en su pronunciación son casi imperceptibles. A ello se suma que

ambas marcas son denominativas, careciendo de otros elementos que puedan

aminorar las similitudes de las expresiones.

Por último se destaca por el impugnante la coincidencia de las coberturas

de las marcas en conflicto, en clase 5, lo que hará pensar a los consumidores que

se trata de productos cuya procedencia empresarial es la misma y que

“DORODOL”, la marca pedida, corresponde a una diversificación de los productos

originalmente conocidos como “DOLOTOL”, que gozan de amplio reconocimiento

en el mercado nacional, que confluirán en el mercado a través de unos mismos

canales de distribución y comercialización.

El apartado final del recurso se desarrolla en torno a la infracción al artículo

20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial, pues las marcas resultan

confusamente similares gráfica y fonéticamente y ambas distinguen productos

para la clase 5, que en la práctica son idénticos, por lo que es presumible que el

consumidor se vea inducido a creer erradamente que la procedencia, la cualidad o

el género de los productos ofrecidos son iguales, y que ambas marcas comparten

un mismo origen empresarial.

Con dichos argumentos termina por solicitar que se anule la sentencia

impugnada y en reemplazo se rechace en su integridad la solicitud DORODOL,

para distinguir productos en clase 5.

 Segundo: Que para una adecuada solución del asunto conviene tener en

vista que la oponente, Laboratorios Saval S.A. fundó su demanda en la existencia

del registro previo “DOLOTOL”, para distinguir productos farmacéuticos en la clase

5. La sentencia que se revisa rechazó la oposición fundada en el artículo 20 letra

h) inciso 1° de la Ley N° 19.039, porque la especial configuración con que se

presentan las marcas logran dar origen a signos independientes, poseedores de

un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el

público consumidor y si bien comparten ciertas letras en común, cada signo,

respectivamente, logra configurar una identidad y fisonomía propia, lo que permite

presumir fundadamente que podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Se

rechazó también la oposición fundada en el art 20 letra f) de la misma normativa

por cuanto no se advirtió cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o

confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a

distinguir. Más aún, añade el fallo, si las marcas no son idénticas, su coexistencia

en mercados de productos cuya venta se realiza tras un mostrador o por medio de

un profesional capacitado, permite que pequeñas diferencias eviten que el

consumidor medio realice una errada interpretación de la conexión entre dichas

marcas, por lo que no induciría a error en los consumidores, concluyéndose que

las señas poseen disimilitudes determinantes que permiten su coexistencia

pacífica en el mercado, atendido a que difieren en dos de sus tres sílabas, lo que

genera una desemejanza gráfica y fonética que las hacen plenamente

identificables por parte de los consumidores.

Tercero: Que en cuanto a las causales invocadas por el oponente y

respecto de las que se reclama su contravención formal por no haber sido

aplicadas en la especie, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Propiedad

Industrial, en sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las

causales de irregistrabilidad y que consiste en el término “confusión” o “peligro de

confusión”. La letra h) del referido artículo, dispone que son irregistrables las

marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan

confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad

para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o

similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”. Por su parte, la

letra f) del citado artículo 20 establece que no se podrán registrar los signos “que

se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o

género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas

pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una

conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”.

La confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad

extrínseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte

del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o

servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión

supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni

informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la

individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o

engañado.

Cuarto: Que también es preciso considerar que la clase 5 comprende

productos de tipo farmacéutico, los que por estar destinados al tratamiento y la

prevención de enfermedades merecen un mayor resguardo en cuanto a la

posibilidad de confusión, error o engaño que se puede provocar en el público

consumidor respecto a la procedencia, cualidad o género de los mismos.

Quinto: Que sentado lo anterior, resulta indudable que los jueces del grado

no respetaron las reglas de la sana crítica al ponderar los antecedentes del caso,

pues al resolver la aplicación de las causales invocadas por el recurrente no

consideraron la naturaleza particular de los productos que constituyen el ámbito de

protección de los signos, cual es la de ser bienes destinados al tratamiento y la

prevención de ciertas enfermedades -para el uso humano, veterinario y para

especies vegetales- coberturas respecto de las cuales sin duda alguna el análisis
sobre la posibilidad de confusión o error en los consumidores ha de ser más

estricto que en la generalidad de los casos.

En efecto, la identidad de los campos operativos de los signos en litigio será

motivo de toda clase de errores y confusiones en el público, lo cual descarta una

coexistencia pacífica en el mercado.

Sexto: Que, por último, también es manifiesto el grado de similitud de los

signos en disputa, pues las diferencias mínimas entre “DORODOL” y “DOLOTOL”

no son suficientes para salvar el peligro de confusión, menos aún si se atiende al

hecho que los productos que se pretenden distinguir, como se señaló, son los

mismos, lo que provoca que el fin del símbolo no se cumpla, es decir, de identificar

a los bienes y servicios como provenientes de una fuente particular y asignados a

un fin o producto específico.

Séptimo: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en un

manifiesto error de derecho al calificar las causales de prohibición invocadas por el

oponente, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedentes tales

motivos de irregistrabilidad, no aplicó dichos preceptos legales a un caso

expresamente previsto por el legislador, yerro que condujo a aceptar el registro de

una marca jurídicamente improcedente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en

los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis de la Ley

N° 19.039, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal

de la presentación de fojas 65 por el abogado señor Rodrigo Marín Ithurbisquy en

representación de Laboratorios Saval S.A., contra la sentencia de segunda

instancia de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 63, la que

se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada,

pero sin previa vista.

Se previene que el Ministro Sr. Juica no acepta la existencia de la

infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, ya que dicha norma no constituye una

ley reguladora de la prueba, puesto que el legislador ha entregado el escrutinio

probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad

puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía de

la nulidad sustantiva, aparte que además los conceptos de lógica, experiencia y

conocimientos afianzados se obtienen sólo de manera racional y no sobre

requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatención a dichos

aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la razón o sea fruto de

irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, devienen

consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanción es la nulidad

formal, lo que no ocurre en este caso, y que constituye un remedio procesal

distinto al promovido por la recurrente. Estima eso sí, la concurrencia de la

infracción de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que a simple

vista los signos en disputa -Dorodol y Dolotol- aparecen desde el punto de vista

fonético y gráfico como similares para la percepción del público consumidor, lo que

deriva en la imposibilidad de coexistencia, que es lo que tratan de regular las

normas antes indicadas.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Künsemüller y

Brito, quienes fueron del parecer de rechazar el recurso deducido pues, en su

concepto, atendiendo a las directrices que brindan las normas y principios

consagrados en la legislación sobre propiedad industrial y que emanan de los

artículos 19 y 20 de esa ley especial, la valoración que se realizó por los jueces de

fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes

normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada, en orden a

la distintividad de la marca pedida respecto de aquella fundante de la oposición,

no se vislumbra como ajena a los parámetros de estudio propios de esta

disciplina.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica y de la disidencia, sus autores.

Rol N° 87.728-16.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A.,

Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., y los Abogados Integrantes Sr. Jaime

Rodríguez E., y Sra. Leonor Etcheberry C. No firman los Abogados Integrantes Sr.

Rodríguez y Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y

acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.