REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50020

Ref. Expediente N° SD2017/0090375

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 19 de noviembre de 2017, LINABEL DEL
CARMEN CHINEA FRANCO, solicitó el registro de la Marca EL MANDAO
PRODUCTOS DEL CARIBE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase
35 de la Clasificación Internacional de Niza1.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 814,

PRODUCTOS EL CARIBE S.A, con el fin de desvirtuar la solicitud de registro marcario,
con fundamento en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con sus
marcas PRODUCTOS DEL CARIBE EL DE TODA LA VIDA, registradas en clases 29,
30 y 35. En vista de lo anterior, asevera que el signo solicitado se encuentra incurso
en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y b) del artículo 136,
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando:

"(…) En el presente caso, no cabe duda que en el signo solicitado, lo que

sobresale es el aspecto nominativo sobre el figurativo y en especial la
expresión reivindicada PRODUCTOS DEL CARIBE, en efecto, los elementos
gráficos y gramaticales adicionales no son suficientemente novedosos y
particulares para penetrar la mente del consumidor, el cual no los
memorizará.

Por otro lado, el elemento “MANDAO” no importa en la mente del

consumidor, a modo de recordación, elementos estos que lo hacen
prácticamente imperceptibles dentro del conjunto marcario, carece
totalmente de fuerza distintiva y no debería ser tomado en cuenta al
momento de realizar el análisis de confundibilidad de las marcas. Siendo
PRODUTOS DEL CARIBE la parte preponderante del signo.

Revisados someramente los criterios para la comparación de signos y para

proceder al cotejo marcario propiamente dicho, se presentan semejanzas
capaces de inducir a confusión al consumidor. En cuanto a la similitud
fonética, se evidencia que la pronunciación en conjunto del elemento más
distintivo del signo solicitado PRODUCTOS DEL CARIBE es confundible con
la marca registrada PRODUCTOS EL CARIBE el de toda la vida y el nombre
comercial PRODUCTOS EL CARIBE S.A toda vez que coinciden en los
elementos preponderantes.

En cuanto a la conexión competitiva el signo solicitado, se evidencia que

pretende proteger la misma clase de la marca previamente registrada, al
igual existe complementariedad de los productos y servicios de la clase 29 y

135: Servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos; servicios de venta minorista o mayorista
de comidas y bebidas; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería; servicios de venta minorista o mayorista
de té, café y cacao; servicios de venta minorista o mayorista de cacao; servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios
de venta minorista de productos lácteos; servicios de venta mayorista de productos lácteos.
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30, los cuales están enfocados directamente a la producción y

comercialización de productos alimenticios (…)”

TERCERO: Que LINABEL DEL CARMEN CHINEA FRANCO, dio respuesta a la

oposición presentada dentro del término concedido para tal efecto, argumentando lo
siguiente:

"(…) En el presente caso, la marca solicitada sitúa su elemento fundamental

en la expresión “EL MANDAO”, siendo las expresiones productos del Caribe
un elemento secundario y porque no, explicativo de los productos que se
comercializan.

Por otro lado, en cuanto a la comparación fonética, si realizamos el ejercicio

de repetir varias veces las dos marcas, de manera consecutiva, encontramos
que ningún consumidor queriendo pronunciar una de ellas, terminara
refiriéndose a la otra, en cuanto a la comparación conceptual, las marcas
tienen en definitiva una notoria diferencia pues cada una despierta una idea
totalmente diversa, desde este punto de vista, se concluye entonces, que
ningún consumidor podrá confundir las marcas, más aun si se tiene en
cuenta que existen otras marcas que se encuentran registradas o que en su
momento estuvieron registradas y que han coexistido pacíficamente con la
marca CARIBE, tal y como ya se manifestó (…)”.

CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia,

esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos
los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las
partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del
presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con
ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella

característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro
empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina de Naciones “el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar
la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la
mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros
similares que se ofertan en el mercado por sus competidores2”.

Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la
2

Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO
COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.
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Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de
diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo
viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una
adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal
elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios
identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera
determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella3”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad
distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo,
mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos4”.

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar,
que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un
tercero5, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase
de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar.
El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos
o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada6.

3Op. Cit.
4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136
literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la
Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación
de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO
S.A. DE C.V. Proceso interno Nº 10516 LYM.
5•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo
debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en
diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión
o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante
para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.
6 A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que
pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales
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Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos
y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar
un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los
destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace

que la marca sea registrable.

Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso,

a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación;”.

Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de

nombre comercial, su protección y aplicación.

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad
económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede

constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su
denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de
personas o sociedades mercantiles.

se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se
daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se
daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también
una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de
los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se
presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida
por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería
menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto,
no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia,
esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial
de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el
consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por
ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría
que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa,
es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o
su utilización no sería la de su última finalidad o función.

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Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones

sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento

a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la
empresa o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional

Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito
del nombre comercial, así:

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre

comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El
registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo
solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano

adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en
su artículo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad
de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los
requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la
concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico
del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de
la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de
terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el

nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y

que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser
personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe
ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado
y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier
participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya
que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que
deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial
determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para
identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o
de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso
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respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso
cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y
ostensible.

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro
de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre
este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de
hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial
previamente usado en el comercio por un tercero7, esto es, que sea una reproducción
exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan
semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad
o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada
a registro y el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero8.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos
y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar
un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los
destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

7•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo
debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en
diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión
o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante
para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.
8 A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que
pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales
se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se
daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se
daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también
una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de
los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se
presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida
por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería
menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto,
no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia,
esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial
de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el
consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por
ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría
que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa,
es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o
su utilización no sería la de su última finalidad o función.
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De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace

que la marca sea registrable.

Acervo probatorio

Al expediente fueron solicitadas las siguientes pruebas por parte del solicitante de la
marca EL MANDAO PRODUCTOS DEL CARIBE:

 Se constate lo manifestado en los expedientes Nos. 11-158819 resolución

53655 y 16-051900, resolución 1453.

Por parte del opositor fueron allegadas las siguientes pruebas:

 Certificado otorgado por la revisora fiscal, mediante el cual certifica, el total de

ventas anual desde el 2016 a la fecha, de la sociedad PRODUCTOS EL
CARIBE S.A.
 Registro Mercantil y RUT de la sociedad PRODUCTOS EL CARIBE S.A.
 Facturas de venta de la sociedad PRODUCTOS EL CARIBE S.A.,
correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.
 Facturas de compra de insumos y proveedores 2016
 Facturas de compra de insumos y proveedores 2017
 Certificaciones de clientes y proveedores, donde hace costar las operaciones
comerciales vigentes con la sociedad PRODUCTOS EL CARIBE S.A.
 Certificado de propiedad de los dominios productoscaribe.co.
 Fotografías de productos, donde se evidencia que el fabricante es la sociedad
PRODUCTOS EL CARIBE S.A.
 Publicidad realizada por la sociedad PRODUCTOS EL CARIBE S.A
 Registros sanitarios a nombre de la sociedad PRODUCTOS EL CARIBE S.A.
 Copia de los títulos de registro de la marca mixta PRODUCTOS EL CARIBE el
de toda la vida.
 Disco compacto contenido las pruebas relacionadas
 Resultados de búsqueda en páginas web del posicionamiento en el mercado de
la marca y nombre comercial del opositor.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

EL MANDAO PRODUCTOS DEL

CARIBE

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El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de

Niza:

35: Servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos;

servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas; servicios de venta
minorista o mayorista de productos de confitería; servicios de venta minorista o
mayorista de té, café y cacao; servicios de venta minorista o mayorista de cacao;
servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios de venta minorista de
productos lácteos; servicios de venta mayorista de productos lácteos.

Análisis causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) artículo 135 de la

Decisión 483 del 2000.

En primer lugar, esta Dirección observa que el opositor alegó como causal de
irregistrabilidad la correspondiente al artículo 135 literal b) de la Decisión 486, es decir,
que el signo solicitado carece de distintividad, Sin embargo, todas sus
argumentaciones fácticas corresponden a la eventual confundibilidad del signo
solicitado con sus marca previamente registradas PRODUCTOS EL CARIBE El de
toda la vida, lo cual no corresponde a la precitada causal, pues se trata de objeciones
que encajan dentro de los presupuestos del literal a) del artículo 136 ibídem, razón por
la cual al existir una norma especial que contempla literalmente los argumentos del
opositor, esta Dirección procederá a efectuar el análisis de la causal correcta que
también fue alegada por el observante:

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado

BOCADILLOS EL
Mixta 09006109 9 35 Marca Registrada
CARIBE
PRODUCTOS EL
Mixta CARIBE El de toda 16051900 10 29, 35 Marca Registrada
la vida
PRODUCTOS EL
Mixta CARIBE El de toda 14244557 10 30 Marca Registrada
la vida
BOCADILLOS EL PRODUCTOS
Mixta CARIBE EL DE EL CARIBE S.A. 08056684 9 30 Marca Registrada
TODA LA VIDA
BOCADILLOS EL
Mixta CARIBE EL DE 07134311 8 29 Marca Registrada
TODA LA VIDA
BOCADILLOS EL
Mixta 08126004 9 30 Marca Registrada
CARIBE
BOCADILLOS EL
Mixta 08125999 9 29 Marca Registrada
CARIBE

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información

relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado

CITY ABEL GUILLERMO
Nominativa 10113257 9 35 Marca Registrada
MANDADOS MEDINA REYES

Los signos a comparar son los siguientes:

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Signo solicitado Signos opositores

EL MANDAO PRODUCTOS DEL CARIBE

(MIXTA)

Antecedentes

CITY MANDADOS
(Nominativo)

Análisis comparativo con marcas opositoras

En el presente caso, nos encontramos frente a marcas mixtas, en las cuales debemos
tener en cuenta que si en las marcas comparadas predomina el elemento verbal, debe
procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha
establecido la doctrina; en ese orden de ideas, de la observación de los signos analizados
se infiere que predomina el elemento nominativo aun cuando son de naturaleza mixta, no
solo por la fuerza de que están dotadas las palabras que le permiten al consumidor
acceder al producto solicitándolo por su nombre, sino además por cuanto los
componentes visuales no añaden algún concepto diferente a los que se extrae de la
lectura del componente visual.

Así las cosas, esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten
cierta semejanza, al compartir algunas partículas, como es el caso de las expresiones
PRODUCTOS / CARIBE, dichas coincidencias no resultan relevantes frente a la
posibilidad de que se genere riesgo de confusión, pues estas denominaciones resultan
débiles dentro de los conjuntos marcarios, debido a que son usadas de manera
frecuente por los empresarios en la composición de sus marcas, en consecunecia no
son apropiables de forma exclusiva por un tercero, es de aclarar que las marcas
opositoras fueron concedidas en conjunto, debido a que como se indicó están
compuesta por elementos nominativos débiles, no obstante, el hecho de que el registro
de la marca en estudio no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros
competidores o empresarios el uso de las palabras PRODUCTOS / CARIBE,
expresiones que resultan ser de libre uso. Es claro que los derechos conferidos por el
registro recaerán sobre el signo considerado en su integridad y no sobre sus elementos

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denominativos tomados de forma aislada, especialmente sobre las palabras de libre

uso.

De conformidad con lo anterior se deduce que los signos confrontados EL MANDAO

PRODUCTOS DEL CARIBE / PRODUCTOS DEL CARIBE EL DE TODA LA VIDA en
su conjunto tal y como debe realizarse su examen, presentan diferencias en cuanto a
su composición ortográfica, fonética y grafica que permiten su coexistencia en el
mercado, adicionalmente se encuentra que la marca solicitada sitúa su elemento
fundamental en la expresión “EL MANDAO”, que le otorgan distintividad frente a las
marca opositoras, así mismo esta situación ayuda a que no se presente riesgo de
confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar
(confusión directa) o entre el origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados
capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos
sobre la relación entre los servicios identificados por los mismos.

Análisis comparativo con marca traída de oficio

Esta Dirección encuentra que los signos analizados EL MANDAO PRODUCTOS DEL
CARIBE / CITY MANDAOS son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en
conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el
signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente “MANDAOS”, sin
que los elementos nominativos adicionales que presenta la marca solicitada le otorgue
mayor distintividad en comparación con la marca registrada, debido a que son
elementos débiles no susceptibles de apropiación exclusivamente, por ello el análisis
se debe centrarse sobre los elementos que si son apropiables.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos analizados
son similarmente confundibles, dado que la marca solicitada sitúa su elemento
fundamental en la expresión “EL MANDAO”, consolidándose como una marca
ortográfica, y fonéticamente similar a la marca previamente registrada, debido a la
disposición de los fonemas utilizados, sin que la exclusión de la consonante “S” por
parte de la marca solicitada, otorgue una diferencia fonética relevante.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los

signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los
requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos;

servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas; servicios de venta
minorista o mayorista de productos de confitería; servicios de venta minorista o
mayorista de té, café y cacao; servicios de venta minorista o mayorista de cacao;
servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios de venta minorista de
productos lácteos; servicios de venta mayorista de productos lácteos.

El signo confrontado identifica:

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Expediente Servicios

10113257 (35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración

comercial; trabajos de oficina.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o
servicios y que, en una misma clases se pueden encontrar productos que están allí
principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros
factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda
de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de
elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomeclador
internacional, es decir, clase 35, es de aclarar que si bien la marca solicitada pretende
ser más específico en la protección de los servicios identificados con la clase
analizada, centrándose en la comercialización de productos que hacen parte de las
clases 29 y 30 Internacional, sin lugar a dudas pretende ejercer las mismas actividades
comerciales y de gestión de negocios.

Además, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector

específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de
productos o servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá
que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en
otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el
punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un
sector afín al del antecedente antes mencionado.

Dada la forma que los servicios de venta y gestión de negocios se ponen al alcance
del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en
ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales,
asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen
empresarial.

Pues existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de servicios cuando los
mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en
medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los
productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de
confundir uno u otro signo.

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

El opositor alega un mejor derecho sobre el siguiente signo:

Signo Titular Actividades

Servicios de importación, exportación,
comercialización, compra, venta y distribución
de productos tales como bocadillos de frutas,
PRODUCTOS PRODUCTOS productos alimenticios, productos de harina
EL CARIBE S.A EL CARIBE S.A en general como pan, pasa bocas y
pastelería. publicidad; gestión de negocios
comerciales; administración comercial;
trabajos de oficina

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Ref. Expediente N° SD2017/0090375

Valoración del acervo probatorio

La protección del nombre comercial se otorga desde el momento en que se ha iniciado

el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no
establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el
derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso.

Así las cosas, de las pruebas allegadas al expediente se desprende que el opositor ha
utilizado de manera previa, a la solicitud de registro marcario, el nombre comercial y
enseña PRODUCTOS EL CARIBE S.A de manera pública, personal, ostensible y
continua; en ese orden de ideas.

En efecto, de una valoración en conjunto de las pruebas referidas, como facturas de

venta (años 2016, 2017, 2018), facturas de proveedores (años 2016 y 2017),
certificaciones de clientes y proveedores donde hace constar las operaciones
comerciales vigentes con la sociedad PRODUCTOS EL CARIBE S.A; publicaciones
en páginas web, certificaciones de la revisora fiscal Diana Carolina Franco Martínez
T.P. No. 157436-T, comprobantes de pago por publicidad, dan cuenta del desarrollo
de una actividad comercial de un establecimiento destinado a servicios de importación,
exportación, comercialización, compra, venta y distribución de productos tales como
bocadillos de frutas, entre otro productos alimenticios; utilizando medios tradicionales
como publicaciones en redes sociales para promocionar su actividad comercial,
incluyendo menciones esporádicas de terceros, además de las relaciones propias
entre comerciantes (proveedores de servicios y demás). Producto del desarrollo de su
actividad, allegan facturas de venta de servicios (que se entiende no son el total de las
facturas expedidas) por un valor de $33.597.035.148, desde el mes de mayo de 2016
al mes de enero de 2018.

Todo lo anterior nos permiten inferir que se acreditó el uso de manera, real, pública y
continua el nombre y enseña comercial, entre mayo de 2016 a enero de 2018 para
distinguir servicios, propios de la clase 35.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la confundibilidad

de los signos enfrentados.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado Signos opositores

PRODUCTOS EL CARIBE S.A

Análisis comparativo

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Ref. Expediente N° SD2017/0090375

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta
semejanza, al compartir algunas partículas, como es el caso de las expresiones
PRODUCTOS / CARIBE, dichas coincidencias no resultan relevantes frente a la
posibilidad de que se genere riesgo de confusión, pues estas denominaciones resultan
débiles, debido a que son usadas de manera frecuente por los empresarios en la
composición de sus signos, en consecunecia no son apropiables de forma exclusiva
por un tercero.

De conformidad con lo anterior se deduce que los signos confrontados EL MANDAO

PRODUCTOS DEL CARIBE / PRODUCTOS DEL CARIBE S.A en su conjunto tal y
como debe realizarse su examen, presentan diferencias en cuanto a su composición
ortográfica, fonética y grafica que permiten su coexistencia en el mercado,
adicionalmente se encuentra que la marca solicitada sitúa su elemento fundamental
en la expresión “EL MANDAO”, que le otorgan distintividad frente al signo opositor.

Por otro lado, esta Dirección observa que el signo solicitado no presenta semejenzas
en el plano ortográfico en relación con el nombre comercial opositor, en tanto que los
signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen
que se emita una impresión en conjunto diferente.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados
capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos
sobre la relación entre servicios identificados por los mismos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de

irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición interpuesta por PRODUCTOS

EL CARIBE S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca EL MANDAO PRODUCTOS

DEL CARIBE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la
Clasificación Internacional de Niza9, solicitada por LINABEL DEL CARMEN CHINEA
FRANCO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a LINABEL DEL CARMEN CHINEA FRANCO,

solicitante del registro y a PRODUCTOS EL CARIBE S.A opositor, el contenido de la
presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha
resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la

935: Servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos; servicios de venta minorista o mayorista
de comidas y bebidas; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería; servicios de venta minorista o mayorista
de té, café y cacao; servicios de venta minorista o mayorista de cacao; servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios
de venta minorista de productos lácteos; servicios de venta mayorista de productos lácteos.
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Ref. Expediente N° SD2017/0090375

Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 17 de julio de 2018

JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

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