Mercantil Competencia

TEMA 1: INTRODUCCIÓN
1. DERECHO DE LA COMPETENCIA
En nuestro país existe una dualidad entorno el derecho de la competencia que sirve para:
a) Regular la libertad de la competencia: defensa de la competencia, normas que prohíben o someten a
control los comportamientos de agentes económicos que impiden la competencia del mercado.
b) Regular la competencia desleal: normas que persiguen garantizar la lealtad de competencia mediante
la corrección en la realización de actividades competitivas en el mercado.
1.1 NORMAS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA (ANTI – TRUST)

Represión de prácticas restrictivas de la competencia con el fin de asegurar una estructura de mercado
competitiva y la competencia efectiva entre los distintos oferentes de bienes y productos, sancionando las
conductas que perjudican el funcionamiento del mercado:
• Prohibición de prácticas colusorias: acuerdos o prácticas concertadas o paralelas en las que los
distintos operadores se coordinan para ofrecen en un ámbito horizontal los mismos productos en las
mismas condiciones, lo que actúa en detrimento del consumidor.
También se prohíben los acuerdos verticales: el proveedor puede proponer un precio de venta
recomendado pero el distribuidor no puede estar obligado a vender a ese precio (concesionarios).
 Acuerdos: pactos escritos o verbales a través de los cuales varios operadores económicos
independientes coordinan sus comportamientos para falsear o restringir la competencia.
Cárteles: acuerdos secretos entre competidores para fijar precios, cuotas de producción o ventas, reparto
de mercado, pujas fraudulentas en concursos públicos, la restricción de importaciones o exportaciones.
 Prácticas concertadas: prácticas homogéneas que no se justifican de modo natural por las
condiciones de competencia de la estructura de mercado e inducen a pensar en la existencia de
acuerdos tácitos o formas de coordinación que no pueden ser probados.
 Conductas conscientemente paralelas: actuaciones de operadores económicos que, sin mediar
acuerdo, ajustan deliberadamente su actuación a la de otros con ánimo anticompetitivo.
• Prohibición del abuso de la posición dominante: explotación abusiva por una o varias empresas de
su posición de dominio en todo o parte del mercado nacional que puede perjudicar a competidores,
proveedores y consumidores. Los requisitos para que se de un abuso de la posición de dominio son:
a. Existencia de una posición dominante: se entiende que se da esta situación cuando una empresa
o un conjunto tienen una cuota de mercado muy significativa que les permiten actuar
independientemente sin tener en cuenta sus clientes, proveedores y competidores.
b. Realización de un comportamiento abusivo: conducta antijurídica contraria a los principios que
rigen el ordenamiento económico. Cuando un empresario se comporta de forma distinta a como
lo haría en un mercado plenamente competitivo.
Ejemplos que prevé la ley: imposición de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no
equitativos, limitación de la producción, distribución o desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las
empresas o de los consumidores, aceptación de prestaciones que no guarden relación con el contrato …
c. Afectación del mercado nacional: si saca del mercado a los demás competidores deja de generar
incentivos de mejora presentes en un mercado perfectamente competitivo.
DERECHO DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
• Falseamiento de la libre competencia por actos desleales: actos que al falsear la competencia
afectan directamente al interés público y no permiten preservar el funcionamiento concurrencial del
mercado. Los requisitos para que se dé esta situación son:
a. Que exista un acto de competencia desleal según las leyes reguladoras de la materia.
b. Que afecte a la libertad de competencia en el mercado causando una grave perturbación en los
mecanismos que regulan la competencia de mercado.
Los autores de estas conductas podrán ser sancionados por la vía administrativa mediante multas
disuasorias para evitar estas prácticas.
La aplicación de las normas de competencia no depende de un organismo administrativo sino del orden
jurisdiccional debido al principio de invocación directa de las normas comunitarias y la preservación del
interés público, así como también el interés privado de los derechos de los particulares, cuya protección
solo puede lograrse por la vía jurisdiccional.
Como norma general se prohíben las ayudas de Estado que falseen o amenacen falsear la competencia
favoreciendo a determinadas empresas o producciones (art 107 TFUE). Un Estado no debería conceder
ayudas públicas para salvar una compañía si distorsiona la estructura de mercado. La Ley de Defensa de la
Competencia intenta paliar los efectos anticompetitivos que estas ayudas públicas pueden suponer como:
- La distorsión del mercado
- Las discriminaciones injustificadas de las empresas.
1.2 NORMATIVA CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

La Ley de Competencia Desleal se ocupa de la conducta que tienen que observar las empresas
individualmente en el mercado. Regula el comportamiento individual de las empresas de las cuales se
espera que actúen con un estándar de buena fe objetiva.
Cada empresario tiene derecho a ampliar el ámbito de sus negocios y el círculo de sus clientes compitiendo
libremente en el mercado, aunque con ello perjudique a otros empresarios, siempre y cuando esta
competencia se desarrolle de una forma debida y no en perjuicio del mercado.
La Ley de Competencia Desleal no pretende salvaguardar la estructura competitiva del mercado sino
reprimir conductas desleales que afectan a los intereses generales de la competencia:
- Interés privado de los empresarios.
- Interés colectivo de los consumidores.
- Interés público del Estado en mantener un orden concurrencial no falseado.
Su objetivo es buscar la competencia por eficiencia  en el mercado debe tener más éxito quien ofrece
mejores prestaciones a los consumidores. Para que el sistema funcione cada uno debe recibir el mérito
que se merece en relación a su capacidad o eficiencia de sus prestaciones.
La normativa contra la competencia desleal también incluye la publicidad engañosa.
Ejemplo: En un anuncio vemos que un coche en ciudad consume 4L/KM y esto acaba resultando falso.
Este hecho supondría un ejemplo de competencia desleal, basado en la publicidad engañosa, que
atentaría contra el buen funcionamiento del mercado ya que no se obtendrían ventas basadas en las
características del propio producto sino por una distorsión de la realidad y engaño a los consumidores.
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2. DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES
El derecho protege los bienes inmateriales, entre los que se encuentran las obras del ingenio, creaciones
humanas intangibles que posteriormente a su creación tienen una plasmación concreta material.
En el ámbito económico son aptos para proporcionar una opción de lucro o posibilidad de ganancia por
eso se protegen por ley, favorecen un sistema competitivo mejor, promoviendo el progreso industrial.
Aún así lo que la ley protege es la creación intelectual y los derechos subjetivos que tiene el autor de la
creación, debido a la importancia del componente personal de los mismos.
El derecho asimila las normas que protegen los bienes inmateriales a los materiales.
2.1 MARCA
Distingue e identifica el origen empresarial de un producto, de forma concreta o abstracta, no tiene porque
quedar claro cuál es la empresa que está detrás pero asegura que detrás de una marca hay una empresa.
Es el signo que se adhiere al producto y permite al consumidor reconocer las características del producto
que usa y basar su elección en experiencias previas que haya tenido con esa marca.
Concede al titular un derecho de exclusiva que tiene una doble vertiente:
• Faceta positiva: le permite ser el único facultado para utilizar esa marca.
• Faceta negativa: ius prohibendi  le permite impedir a terceros que utilicen la misma marca o una
semejante para productos idénticos similares.
2.2 PATENTE
Protege innovaciones y avances tecnológicos. Quien encuentra una solución técnica a un problema técnico
mediante una invención puede obtener una patente que le confiere un derecho de exclusiva.
El derecho de exclusividad de la patente tiene un plazo limitado en el tiempo de 20 años, económicamente
es positivo, el inventor puede resarcir sus inversiones y pasado ese tiempo la solución al problema puede
ser copiada. Fomenta y favorece la competencia, pasados 20 años el precio baja de forma que hace más
accesible su adquisición, y aparecen nuevas soluciones libremente disponibles.
Monopoliza la concreta solución, no la solución genérica, si se encuentra una solución distinta al mismo
problema no es aplicable a la patente, sólo otorga protección ante supuestos de igual solución.
2.3 DISEÑO
Configuración formal de un producto, se protege porque aumenta el acervo de los productos disponibles.
Aumenta la competencia entre creaciones formales. Económicamente funciona por ser pro-competitivo.
La protección es limitada en el tiempo, se protege durante 25 años.
2.4 CREACIÓN INTELECTUAL

Protección a los autores para poder explotar su obra, comunicación, explotación, distribución… para
favorecer las creaciones intelectuales de crean los derechos de autor. No se protege el libro que es el objeto
soporte de la creación, se protege el contenido por el que el autor tiene derechos de exclusiva.
Se limita en el tiempo, la regla general es que se protegen hasta 70 años después de la muerte del autor.
El derecho se transmite a los herederos.
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TEMA 2: DERECHO DE MARCAS
0. FUENTES DEL DERECHO DE MARCAS
• Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre: norma que emana de la primera directiva de marcas, sin
embargo debido al desarrollo de la normativa europea la ley española no está acorde a la UE.
• RD 687/2002 de 12 de Julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas. Desarrolla la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre ocupándose de
los aspectos procedimentales de naturaleza administrativa.
• Primera directiva 84/104 CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: armoniza el derecho de marcas de los
distintos Estados miembros a nivel europeo.
• Reglamento (CE) nº40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria: las
marcas pueden ser nacionales o se puede optar por solicitar la marca europea, si se pide la marca
comunitaria la deberá conceder la oficina de Alicante y su protección tendrá eficacia territorial en todo
el ámbito de la UE.
• El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883:
El convenio tiene por objeto que los Estados firmantes reconocieran a los súbditos de los demás Estados
firmantes un mínimo de derechos en relación a las marcas que pudieran tener registradas en esos
países. No se comprometían a reconocer a los súbditos nacionales los mismos derechos, sólo para los
extranjeros firmantes, al final las normas nacionales acabaron dando los mismos tratos a los nacionales.
• Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891: se facilita la

extensión internacional de las marcas. Los súbditos de los Estados firmantes que tienen un derecho de
marca en un Estado firmante gozarán de mecanismos para que se extienda a otras jurisdicciones
(también el protocolo). No implica que reconocido por otro Estado, sino que los convenios facilitan que
si uno quiere tener la marca también en otro país existe un mecanismo por el que mediante una oficina
en Suiza tu marca tenga un “clon” en otros Estados, se envía la solicitud a esos Estados, los cuales la
someterán al proceso de registro que corresponda a cada Estado. Extensión internacional de las
solicitudes que derivan en tantas marcas nacionales como solicitudes hagas.
• Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio

de 1989.
• Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) o, en inglés, TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights): seno
de la OMC como sucede con el convenio de París se consigue que los Estados incorporen en su derecho
nacional determinados mínimos que han sido superados por el ordenamiento interno y el derecho de
la Unión Europea.
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1. FUNCIONES DE LA MARCA
1.1 FUNCIONES TRADICIONALES
• Función identificadora de la procedencia empresarial: la marca debe remitir a una empresa. El

consumidor puede confiar en que detrás de todos los productos de una misma marca hay una misma
empresa responsable de su comercialización. La marca permite tener información de la procedencia
empresarial del producto o servicio. La función identificadora está jurídicamente garantizada.
• Función de garantía cualitativa: la marca representa al consumidor un determinado nivel cualitativo.
Cuando conocemos la marca asociamos sus productos a un determinado nivel de calidad basado en
experiencias personales. La marca que nos permite asegurar que todos los productos de esa marca
están producidos por o bajo el control del mismo fabricante y es probable que tengan una calidad
similar. Sirve de incentivo para el fabricante para mantener la calidad de sus productos. Esta función
no está jurídicamente garantizada debido a que la ley no asegura que la calidad quede petrificada en
el tiempo, el fabricante es libre de variar la calidad de sus productos.
• Función publicitaria o condensadora del goodwill: hay marcas que son capaces de representar por
si mismas la reputación de los servicios o productos producidos, aunque sean productos distintos de
los originariamente producidos por esa marca. En estos casos la marca es capaz de condensar la
reputación y se convierte en un activo publicitario. Esta función está protegida jurídicamente pero
sólo para las marcas notorias o renombradas que son las que pueden llegar a tener esta función.
Ejemplo: Apple vende móviles y ordenadores, productos en los que tiene una reputación de alta calidad. Si ahora
Apple empezará a comercializar televisores los consumidores asumiríamos de entrada que la calidad de estos
televisores será alta, igual que la de sus otros productos.
Reconocida por el TJUE en el caso Interflora e Interflora British Unit en el que estableció que las marcas
podían tener una función publicitaria. La marca también puede ser usada por su titular para adquirir
o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.
1.2 FUNCIÓN ECONÓMICA
• Función traslativa de la información: desde el punto de vista de los economistas, las marcas son
capaces de trasladar información sobre: la procedencia, la calidad o la reputación.
Hay marcas que son capaces de trasladar más información y otras menos:
a) Información sobre la procedencia: todas las marcas son capaces de trasladar esta información.
b) Información sobre la calidad: en el caso de tener experiencias previas podremos asociar una marca
con una determinada calidad para sus productos.
c) Información sobre la reputación: las marcas notorias trasladan información sobre su reputación.
Estas funciones se consideran pro-competitivas debido a que reducen los costes de transacción. Los
consumidores cuando deben tomar una decisión sobre la compra de un producto u otro tienen en
cuenta toda la información que las marcas son capaces de transmitir de forma que al final los
consumidores pueden acabar escogiendo una cara más costosa económicamente pero conocida que
no una marca más económica pero desconocida por la fuerza sugestiva selling power que tiene.
Ejemplo: Estás dudando sobre qué marca de ordenadores comprar. Hay un ordenador de una marca poco
conocido y un ordenador que Apple, que es más cara pero sabes que te dará un buen resultado. Aunque sea
más caro la seguridad que tienes consigue que acabes escogiendo el Apple ya que teniendo en cuenta los costes
de transacción como buscar información sobre la calidad de los productos de la otra marca y su resultado.
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2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS
Artículo 4.1 Ley de Marcas: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.
De esta definición derivan dos requisitos que deben cumplir las marcas:
a. Susceptibilidad de representación gráfica: Las marcas se conceden mediante la inscripción registral
en un soporte gráfico y visual. Se exige por una razón pragmática, para facilitar las cosas al Registro
que tiene una enumeración correlativa que permite que todo esté inscrito en un mismo soporte.
Tras la modificación de 2015 de la Directiva de Marcas, en el derecho de la UE ya no se exige que la
marca sea susceptible de representación gráfica. El artículo 2 requería que la marca pudiera ser objeto
de representación gráfica, ahora se ha eliminado este requisito y sólo exige: deben ser representadas
de manera que determinen el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.
b. Carácter distintivo: supone el requisito esencial directamente relacionado con la función más
elemental de la marca, función o capacidad distintiva que permite reconocer su origen empresarial.
El carácter distintivo se puede y debe dar en un doble plano:
• Abstracto: signo que por si mismo es apto para distinguir la procedencia empresarial de múltiples
productos y servicios. Tenemos en cuenta el signo en general independientemente del producto
concreto para el cual queremos usar la marca. Si falla en abstracto no es necesario continuar.
• Concreto: la marca se concede para un determinado producto o servicio y éste se debe indicar
en la solicitud de la misma. Una vez superado el examen abstracto, se analiza si tiene un carácter
distintivo concreto en relación con los productos y servicios que aparecen en la solicitud.
Ejemplo 1: los colores por si solos no son distintivos, ya que todos los objetos suelen tener un color. En este caso
no se concedería una marca que fuera únicamente un color debido a que el registrador consideraría que no
tiene en abstracto la capacidad distintiva para distinguir la procedencia empresarial.
Ejemplo 2: si un hombre se apellida colchón y quiere llamar así a su marca, pasaría el primer examen abstracto
ya que de por sí el nombre colchón puede ser distintivo. Ahora bien en el momento de pasar el examen concreto
se puede dar el caso de que se quiera usar para vender colchones, en este caso no sería válido ya que se
confunden objeto y marca colchones colchón, en cambio si se quisiera usar para rotuladores sí sería válido.
3. CLASES DE MARCAS
El artículo 4.2 LM menciona una lista de signos que pueden ser considerados marcas. Esta enumeración de
tipos de marcas tiene un carácter numerus apertus ya que cualquier signo que cumpla los requisitos del
artículo 4.1 puede ser considerado una marca.
• Marcas denominativas: palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que identifican personas.
• Marcas gráficas: imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
• Marcas alfabéticas, numéricas o alfanuméricas: las letras cifras y sus combinaciones.
• Marcas tridimensionales: las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios,
envases y la forma del producto. En el Registro se presenta el dibujo de la forma no el objeto.
• Marcas sonoras.
• Marcas mixtas: cualquier combinación de los signos anteriores.
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4. TIPOS QUE HAN PRESENTADO MÁS DIFICULTAD – MARCAS CONFLICTIVAS
4.1 MARCAS SONORAS

Originariamente suponía un problema la inscripción de estas marcas en el Registro debido a que
presentaban dificultades a la hora de representarlas gráficamente.
• Pentagramas: fue la primera solución que se propuso, se divide en compases, puede marcar notas
musicales, silencios, duración de las notas y alteraciones. Permite identificar una melodía.
• Oscilogramas: el pentagrama resulta insuficiente para los sonidos que no son una melodía, en estos
casos se usa este sismógrafo de ondas relacionadas con el sonido. Rugido del león de la MGM, sonido del
motor de la Harley Davidson.
TJCE asunto C-283/2001 Shield Mark: se aceptan sólo si se representa el signo de manera fiel, concisa y
perdurable en el tiempo. Una marca consistente en una melodía es susceptible de distinguir productos y
servicios de los competidores.
Ejemplo 1: Se quiso registrar la onomatopeya del cacareo de un gallo kukelekuu como marca sonora. Se rechazó
debido a que una onomatopeya no es suficientemente clara debido a que existe un desfase entre la onomatopeya y
el sonido real, que no permite saber si el sonido que se pretende inscribir es el real o el de la onomatopeya.
Ejemplo 2: se quiso registrar como marca sonora las 9 primeras notas de Für Elise “mi, re sostenido, mi re sostenido,
mi, si, re, do, la” fue denegada ya que no estaba presentado en un pentagrama así que la representación sonora era
insuficiente porque no se podía determinar la duración y tonalidad de la marca sonora en sí misma, estaba incompleta.
4.2 MARCAS OLFATIVAS, GUSTATIVAS, TÁCTILES

Se sigue la norma fijada en el caso Shield Mark: representación fiel, concisa y perdurable en el tiempo.
De momento parece que no hay olores que por si solos puedan inscribirse, sin perjuicio de que en un
tiempo se pueda encontrar una solución al problema del registro de estas marcas.
Ejemplo 1: Resolución de la Sala de recursos de la OAMI 11-02-1999: se registro como marca comunitaria para pelotas
de tenis la marca olfativa “the smell of fresh cut grass”. Se concedió incorrectamente ya que no cumple con los
requisitos marcados para el registro de marcas al no ser suficientemente claro, entre las causas de falta de claridad
es un olor que depende de muchos factores como la lluvia, el tipo de hierba…
Ejemplo 2: En el caso Sieckman para representar gráficamente el olor a cinamato de metilo se presentó su fórmula
química. No se aceptó porque no se estaba inscribiendo un olor sino la sustancia como tal, cuya fórmula no era capaz
de determinar el olor. También presentaron un frasco con el olor, no se lo aceptaron porque en aquella época en
Europa también se requería que pudiera inscribirse gráficamente y por no ser duradero en el tiempo, ya que una vez
abierto el frasco se perdería el olor en el caso de que luego fuera necesario compararlo con otra solicitud.
TJCE asunto C-273/2000 Sieckman: la descripción de un olor, por su parte, aún cuando sea gráfica, no
resulta suficientemente clara precisa y objetiva.
4.3 MARCAS DE COLORES POR SI SÓLOS

En este caso su dificultad no se debe a que no se puedan representar sino a que por si mismos no reúnen
los requisitos de las marcas del artículo 4.1 LM por no tener capacidad distintiva en abstracto.
Aún así en situaciones excepcionales se han llegado a conceder colores como marcas debido al esfuerzo
publicitario realizado por los empresarios de forma que los consumidores, ya que por su uso, han acabado
asociando un color con una marca.
Ejemplo: Color lila de Milka. Después de años de publicidad se acabó asumiendo que ese color era distintivo de esa
marca y para evitar posibles confusiones a los consumidores se concedió el color como marca para chocolates.
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El TJCE en el caso Libertel C104-01 permitió la inscripción de un color como marca cuando se utilice en el
mercado sobre unos productos o servicios determinados con una finalidad de competencia que permita
distinguir a éstos de los fabricados o prestados por otros operadores mercantiles. Así mismo se debe
representar de forma clara y certera, se requiere la inscripción de un código numérico o sistema objetivo
de definición del color internacionalmente reconocido.
Ejemplo: no puede inscribirse el color azul marino como definición del color ya que constituiría una sobreprotección
de las tonalidades cercanas o una monopolización del color. Se debe inscribir el código de la tonalidad exacta de azul.
4.4 MARCAS CONSISTENTES EN SIGNOS DE PUNTUACIÓN LETRAS Y NÚMEROS SUELTOS

Originariamente no había problema para crear marcas alfanuméricas debido a que están contempladas en
el artículo 4.2 LM, entre algunas de estas marcas aprobadas encontramos la empresa IBM.
A partir de los años 80 la jurisprudencia cambió de criterio y el TS dijo que no podían ser marcas, y que lo
único que se podía registrar era la distintividad de la grafía utilizada, no las letras o el número.
Eso no quiere decir que todas las letras y números se puedan registrar como marca, debido a su posible
falta de capacidad distintiva en concreto.
Ejemplo: no se podría registrar la marca 0 para huevos de gallina por falta de capacidad en concreto. Todos los huevos
se graban numéricamente y el número 0 significa que son gallinas criadas en libertad de forma que no puede ser
distintivo porque ya tiene un significado para el producto en concreto.
4.5 MARCAS CONSISTENTES EN FORMAS BÁSICAS

Presentan problemas de registro las formas extremadamente sencillas o básicas.
No se puede afirmar per se que no tengan en ningún caso fuerza distintiva.
Ejemplo: no se puede registrar la forma de una pastilla de jabón para una marca de jabones.
4.6 MARCAS SLOGAN

Las marcas slogan consisten en frases publicitarias. La cuestión es si se pueden registrar o no para evitar
que alguien más pueda usarlas.
La práctica varía debido a que hay veces que han sido concedidas y veces que no, depende de que el
registrador sea más laxo o estricto.
Ejemplo 1, marcas que no han sido concedidas por considerar que no serían retenidas por el público por no poder
identificar los productos:
• “Dodot ni gota” (TS sala 3 12-04-1998).
• “Cafés a la crema marcilla, nuevo sistema de tueste gran aroma” (TS sala 3 18-07-1989).
Ejemplo 2, marcas slogan que sí han sido concedidas:
• “Refréscate con Seven Up” (TS sala 4 29-05-1967).
• “Gran vino Sansón y que bien sabe” (TS sala 4 21-06-1968).
4.7 MARCAS EXCESIVAMENTE COMPLEJAS

Se argumenta que carecen de fuerza distintiva en abstracto por su difícil retención por parte del público.
Ejemplo: se quiso inscribir la marca “Transistoris Quaere Aeterna Beyond What Passes Seek What Endures Par Dela
Ce Qui Passe Recherche Ce Qui Dure” en el Registro. En primera instancia no se aceptó porque se consideró que no
sería retenida por el público. Cuando el recurso llegó al TSJ Madrid, 680/1996 28-11-1996, le acabaron concediendo
la marca debido a que alegó que en otros países comunitarios sí se la habían concedido, de modo que también se la
dieron en España.
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5. PROHIBICIONES DE ACCESO AL REGISTRO
La ley de marcas dedica los capítulos II y III del título II a la determinación de signos que no pueden
registrarse como marcas:
• Por razones de índole general, interés general: prohibiciones absolutas.
• Por lesionar derechos de terceros amparados por la ley, interés particular: prohibiciones relativas.
5.1 PROHIBICIONES ABSOLUTAS

En el artículo 5.1 de la Ley de marcas se hace una enumeración numerus clausus de prohibiciones que
impiden que cualquier persona pueda obtener esa marca. Estas prohibiciones actúan en un doble marco:
• De oficio: se vigilan en las oficinas administrativas (tanto españolas como europeas) de registro.
• Por instancia de parte: a posteriori cabe acudir a los tribunales civiles si alguien considera que la marca
ha sido indebidamente otorgada, se acude a la vía civil para pedir la nulidad de la marca.
Casi todas las prohibiciones absolutas responden a un doble fundamento o motivación:
a) No pueden acceder al registro marcas que no tengan fuerza distintiva por no cumplir el art. 4.1 LM.
b) Necesidad de que el signo que alguien solicita como marca se mantenga disponible para todos.
El signo debe ser de dominio público por lo que no cabe una monopolización del mismo.
Las causas son alternativas pero en cada una de las prohibiciones absolutas concurren los dos.
No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
A) IMPOSIBILIDAD DE SER MARCA POR NO SER CONFORME CON EL ARTÍCULO 4.1 LEY DE MARCAS:
“Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley”.
- No ser susceptibles de representación gráfica.
- No tener capacidad distintiva en abstracto, no poder distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa de los de otra.
B) CARÁCTER GENÉRICO:
“Los que carezcan de carácter distintivo”
Hace referencia a la falta de capacidad distintiva en concreto, de forma que sólo operara esta
prohibición en relación con los productos concretos para los que se quiere usar la marca.
Un signo es genérico cuando coincide con la categoría de productos o servicios para los que se quiere
registrar, se impide el acceso al registro a signos compuestos exclusivamente por términos genéricos.
En la mayoría de los casos los signos genéricos son nominativos pero también pueden ser gráficos,
tridimensionales… se tendrá en cuenta que es más difícil acreditar que sea percibido por el
consumidor medio como un indicador del origen empresarial del producto.
Ejemplo 1: Una lata de gasolina Repsol en la que aparezca la palabra gasolina se puede registrar
como conjunto, configurando una marca mixta sin otorgar el derecho de monopolio sobre la
palabra gasolina pero sí sobre el conjunto de todos los elementos.
En cambio la palabra gasolina sola para gasolina no se podría inscribir.
Ejemplo 2: Matratzen, colchón en alemán, no puede inscribirse ya que los fabricantes
alemanes tienen derecho a llamar matratzen a sus productos. Como bloque de marca
mixta sí se puede registrar sin tener derecho de monopolio sobre el término colchón.
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C) CARÁCTER DESCRIPTIVO:
“Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de
obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de éste”.
Signos que aluden a las características del propio producto. Con esta prohibición se evita el registro, y
por lo tanto monopolio, de signos que deben formar parte del dominio público para el resto de los
ofertantes, de los mismos productos o servicios, para informar acerca de sus características.
Ejemplo 1: la palabra condensada no puede registrarse como marca. Aún así se permite la
inscripción en el registro de una marca mixta que en el diseño de la lata aparece el nombre
Campbell’s Condensed Soup. No otorga el monopolio de la palabra consensada a Campbell ya que
el resto de empresarios pueden seguir usando “condensada” para definir sus sopas.
Normalmente los signos que designan características de un producto serán denominativos, pero nada
obsta a que también puedan ser descriptivos signos gráficos o tridimensionales.
Ejemplo 2: se puede registrar el dibujo de un cerdo como marca de embutidos, ahora bien, es una marca débil
porque la marca no es el cerdo sino el dibujo particular del cerdo que se haya diseñado. En el supuesto de que
alguien quiera usar un dibujo distinto que también represente un cerdo podrá hacerlo ya que no se puede tener
el monopolio sobre el concepto cerdo para embutidos.
Para determinar si una marca tiene un carácter descriptivo se debe determinar la susceptibilidad del
signo para designar características de un producto o servicio en relación a los siguientes elementos:
• Servicios o productos a los que se refiere.
• Usos del sector del tráfico en cuestión: hay sectores en los que los usuarios están acostumbrados
a que se identifiquen determinados productos de una determinada forma:
Ejemplo 3: en el sector de los periódicos es usual encontrar signos compuestos de términos exclusivamente
genéricos y descriptivos como “el Periódico de Cataluña”, se admite el signo compuesto.
Ejemplo 4: En el sector farmacéutico se usan muchos términos descriptivos que aluden a las características
del producto para transmitir información sobre el uso del mismo. También se permiten que sean
semejantes porque su distribución la hace un farmacéutico experto por una receta previa de un doctor, el
riesgo de confusión de marcas es menor que ante un consumidor común.
- STS Sala 4 21-01-1986 caso Bronquiflux / Brankidrox.
- STS 10-12-1990 caso Cuatroderm / Bactroderm.
D) SIGNOS COMUNES:
“Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales
para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes
del comercio”.
• Signos genéricos o descriptivos: por definición aluden a la categoría de los productos y servicios.
• Signos comunes: no es por definición sino por convención o por costumbre. Lenguaje habitual o
costumbres comerciales que permiten aludir a una característica del producto aunque el propio
signo no tenga porque hacer referencia al producto.
Lo importante es la percepción de los consumidores, debido a que se trata de signos que han perdido
su originalidad debido a su uso en el tráfico, sin depender de un producto en concreto sino que es
aplicable a un conjunto de estos.
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Se realiza una analogía con los signos genéricos o descriptivos:

Ejemplo 1: gasolina súper no se puede registrar porque no puede monopolizar el término súper para gasolina,
debido a que aunque no tenga un significado directamente relacionado con la característica real de la gasolina,
los consumidores la han empezado a llamar así (analogía con los signos genéricos).
Ejemplo 2: hay un conjunto que calificativos como pueden ser “plus” o “extra” que son habituales en el tráfico
del mercado y el legislador no quiere que se puedan monopolizar dichos calificativos que implican una mayor
calidad (analogía con los signos descriptivos).
En la OAMI se han dado supuestos de:
• Aceptación:
Resolución de la Sala de Recursos de la OAMI 30-09-1998 “MAXIMA”. Adquisición de productos de clase
10 de la clasificación de Niza (aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios,
miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura) por parte del personal
sanitario especializado. Se tiene en cuenta que el producto no es de consumo general sino que se dirige a
un sector específico y por lo tanto por encima del consumidor medio, al tratarse de un personal experto
no se considera que haya peligro de que el término influencie la valoración de los profesionales médicos.
• Denegación:
Resolución de la Sala de Recursos de la OAMI 27-05-1998 as. 20/1997-1 “XTRA” para productos de clase 3
de la clasificación de Niza (detergentes), para los cuales el consumidor medio está acostumbrado a que
extra signifique una gama superior con mejores prestaciones dentro de la propia marca, se prohíbe el uso.
Es importante no confundir los signos comunes con el fenómeno de vulgarización de las marcas:
a) Nombres comunes: la marca todavía no está inscrita y se prohíbe su acceso al Registro porque
ese signo ya está siendo usado por la sociedad antes de que el signo entre en el Registro.
b) Vulgarización de las marcas: marcas que inicialmente tienen indudablemente capacidad distintiva
pero por convención se acaban convirtiéndose en la denominación del producto: kleenex, termo,
celo, post-it, tipex, etc. Cuando eso le pasa a una marca puede provocar su caducidad, que la
marca se pierda, forma que sale del registro y el titular la pierde si no puede acreditar diligencia
en la preservación de la marca, puede pasar que muera de éxito.
E) MARCAS TRIDIMENSIONALES:
“Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la
forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor
sustancial al producto”.
• Forma interpuesta por la naturaleza del producto: casos en los que la marca se equipara a la
propia forma del producto. No se puede registrar porque no tiene capacidad distintiva y se debe
mantener en el dominio público.
Ejemplo: no puedes registrar el rollo de papel higiénico para comercializar papel higiénico.
• Forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico: las formas necesarias para
obtener un resultado técnico deben estar disponibles para los competidores, se deben inscribir
en el Registro de Patentes que les otorgará una protección de 20 años, para evitar la
monopolización de una situación técnica, pasado el período previsto por la ley se podrá usar.
En un primer momento los tribunales españoles aceptaban el registro como marca de una forma
que permitiera conseguir una ventaja técnica siempre y cuando no monopolizase la solución al
problema y siguiera permitiendo otras configuraciones normales.
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Ejemplo 1: botella de Agua Font Vella. La botella de agua tiene una serie de surcos que permiten usar la
mitad de plástico PET con el que están hechas para conseguir la misma resistencia y que se mantenga firme
que una botella completamente lisa (Solan de cabras tiene que usar el doble de plástico en sus botellas).
Font Vella tiene registrado su particular diseño de los surcos que no impide que otras marcas puedan usar
el mismo sistema pero con un dibujo final distinto.
Ejemplo 2: el dibujo del fondo de una sartén. Cumple una función técnica que favorece que el calor se
extienda de manera más uniforme sobre la sartén. Se pueden seguir registrando dibujos distintos que
homogenicen la recepción del calor por lo que no se monopoliza la solución y se puede inscribir.
El TJCE Asunto C299/99 Caso “Philips vs. Remington”:

Philips demandó a Remington reclamando sus derechos de marca por el cabezal de una
maquinilla de afeitar. Remington reconvino la demanda pidiendo la nulidad de la marca por
contravenir la prohibición de registrar formas necesarias para obtener un resultado técnico.
El tribunal falló: “nada en la norma permite llegar a la conclusión de que aunque haya alternativas
que permitan obtener el mismo resultado técnico sí se pueda registrar la marca, si es necesaria
para obtener un resultado técnico no se podrá inscribir como marca ninguna de ellas”.
Este cambio de criterio jurisprudencial vincula a todos los estados miembros.
• Forma que confiere un valor sustancial al producto: las formas estéticas se protegen mediante
los diseños, que tienen una duración de 5 años que se puede renovar hasta un máximo de 25.
Esta solución intenta prohibir que por vía de un registro de marca de obtenga protección sobre
creación estética de manera indefinida en el tiempo.
La base de la prohibición radica en distinguir los casos en los que:
- La decisión de compra del consumidor depende de la configuración estética del producto:
Ejemplo: el diseño de un jarrón. A igualdad de precio comprarás un jarrón u otro por su creación
estética, por este motivo no puedes registrar la configuración gráfica de un jarrón para jarrones como
marca ya que lo monopolizarías para siempre. Lo debes inscribir como diseño no como marca.
- La decisión de compra del consumidor no depende de la configuración estética del producto:
Ejemplo: el frasco de un perfume. La razón principal de compra de un perfume es su fragancia no su
frasco, por ese motivo sí se puede registrar su envase como marca. Además no se monopoliza la
solución debido a que el mismo frasco puede ser usado para otros productos que no sean perfumes.
F) CONTRAVENCIÓN DE LEY, ORDEN PÚBLICO O BUENAS COSTUMBRES:

• Contrario a la ley: cualquiera de las normas vigentes de ius cogens.
Ejemplo 1: por normativa, cuando el nombre de la marca del agua mineral no coincida con el manantial de
origen, éste se deberá escribir con caracteres más grandes que el nombre de la marca.
Ejemplo 2: el Convenio de Ginebra del 12-08-1949 prohíbe el uso ilegítimo del emblema de la Cruz Roja.
• Orden público: conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son
absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo.
Pretende impedir el registro de marcas que tengan carácter subversivo, obsceno, difamatorio,
vejatorio de una religión o injurioso.
• Contrario a las buenas costumbres: se debe entender como la conducta exigible para la normal
convivencia de las personas honestas.
Ejemplo: se acepta como marca el nombre espárragos cojonudos.
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G) SUSCEPTIBILIDAD DE INDUCIR AL PÚBLICO A ERROR – SIGNOS ENGAÑOSOS:

“Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geográfica del producto o servicio”.
Información falsa que lleva al error por no corresponderse con la descripción del producto y por lo
tanto es incompatible con la función informativa de la marca, ya que da a entender al consumidor que
está adquiriendo productos o servicios que ofrecen características distintas a las reales.
Nos encontramos frente a una lista abierta de supuestos que en ningún caso se trata de un listado
exhaustivo de tipos concretos de marcas engañosas, lista numerus apertus.
El problema de estas marcas es que son difícilmente detectables por la oficina del Registro a no ser
que de la propia solicitud se deprenda su falsedad en relación a los productos para los que se pide:
Ejemplo 1: OAMI 4-04-2001 asunto R 468/1991-1, una empresa privada pretendía estar facultada para nombrar
estrellas, quiso inscribir como marca “International Star Registry”, se denegó porque podía crear confusión al
parecer que era un organismo oficial internacional y sus actividades tenían reconocimiento oficial.
Ejemplo 2: se quiso inscribir la marca Banco Principado de Asturias para un producto que no era un banco.
Ejemplo 3: marca curtpiel para sofás. En un primer momento la oficina pensará que es porque se venderán sofás
de piel curtida. Si posteriormente se prueba que los sofás son sintéticos, el nombre conduce a error por hacer
pensar a los consumidores que son de piel, se podrá solicitar la nulidad de la marca y se retirará. Si los sofás son
de piel no pasará nada y se mantendrá la marca. Pero esto el Registro no lo puede saber en un primer momento.
MARCAS GEOGRÁFICAS ENGAÑOSAS:

Falsa indicación de procedencia geográfica que induce a error al consumidor sobre el origen.
La más frecuente es la pretensión de vincular el producto o servicio a ciertas características
(favorables) que el consumidor atribuye a los productos o servicios de diversos lugares geográficos.
Se pretende evitar el registro como marca de los signos de zonas donde es habitual o previsible que
se haya fabricado ese producto si no es cierto que se haya fabricado ahí.
Para apreciar si el nombre geográfico se puede vincular a un origen favorecedor del producto se debe
tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los sectores
interesados, las características del lugar designado y la categoría de productos considerada.
Ejemplo 1: no se puede registrar la marca Arnedo, pueblo de la Rioja conocido por su tradición zapatera, a no
ser que los zapatos provengan del pueblo. Sino se estarían aprovechando de la fama de sus productos.
Ejemplo 2: ordenadores Formentera, sí se podría registrar porque Formentera no tiene una industria de
ordenadores potente o conocida así que difícilmente crearía confusión al público. No es lo mismo que si se
quisiera registrar ordenadores Silicon Valley, conocido por ser un territorio puntero en temas tecnológicos.
En el caso de las marcas compuestas el riesgo de engaño desaparece por elementos que lo corrigen:
Ejemplo: marca “Lady Manhattan Barcelona” al poner Barcelona se entiende que ese es el lugar de origen del
producto por lo que también se acepta que aparezca Manhattan porque queda corregido por el conjunto.
H) INDICACIONES DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE VINOS Y LICORES ENGAÑOSA:

“Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas que contengan o consistan en indicaciones
de procedencia geográfica que identifiquen una procedencia falsa, incluso cuando se indique el
verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de
expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas”.
Especialidad introducida en el ordenamiento por la presión del lobby de las bebidas alcohólicas.
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I) REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE ESCUDOS, BANDERAS, CONDECORACIONES, EMBLEMAS:

“Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España,
sus CCAA, sus municipios, provincias o entidades locales, a menos que medie la debida autorización”.
Intenta evitar la situación en la que el consumidor podría creer que el producto cuenta con el apoyo
de una entidad territorial pública o del Estado cuando no es así.
J) DENEGADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 6 TER DEL CONVENIO DE PARÍS:

“Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud
del artículo 6 ter del Convenio de París”.
Art 6 ter. Convenio de París:

a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la
utilización sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio,
bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de
Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos,
así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
K) DENEGADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 6 TER DEL CONVENIO DE PARÍS:

“Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los del artículo 6 ter del Convenio de París
y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente”.
Este artículo está pensado para proteger los emblemas de interés público de organizaciones no
firmantes del Convenio de París como las organizaciones internacionales: UNESCO, etc.
5.2 EXCEPCIÓN A LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS

– CUANDO LA MARCA HAYA ADQUIRIDO SECONDARY MEANING:
Artículo 5.2 LM: lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca
haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter
distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.
No se aplica la prohibición a los signos genéricos, descriptivos o comunes cuando la marca haya
adquirido un carácter distintivo de forma sobrevenida por el uso que se haya hecho de la misma, anula
el motivo por el cual no se puede conceder la marca, función identificadora.
Ejemplo: se pidió la nulidad de la marca “Petitsuise” porque hay un queso fresco suizo que se llama así, es decir
que era un término genérico. Se anuló la marca en 2001 y pasó a llamarse Danonino.
Esto se debe a que se aplicó la ley del ’88 que sólo preveía la excepción para las marcas distintivas, hoy en día
no habría perdido la marca porque habría adquirido distintividad sobrevenida
– CUANDO LA MARCA SEA LA CONJUNCIÓN DE SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y COMUNES:

Artículo 5.3 LM: podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados
en las letras b), c) y d) del aparatado 1, siempre que dicha conjunción tenga distintividad.
Se pueden registrar signos compuestos de signos distintivos, genéricos o comunes si el conjunto tiene
relevancia de impresión distintiva:
Ejemplo: se admite registrar “El Periódico de Cataluña” como marca aún teniendo en cuenta que está compuesta
por nombres que en sí mismos son genéricos y descriptivos. En ningún caso supondrá tener el monopolio de la
palabra periódico o de la palabra Cataluña pero sí el monopolio del conjunto.
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5.3 PROHIBICIONES RELATIVAS

Prohibiciones que se fundamentan en la protección del derecho de un tercero vinculado a 3 principios:
• Principio de territorialidad: los efectos y la protección de la marca se limitan al territorio para el cual
ha sido concedida.
- Marca europea: tiene protección en todos los países de la UE.
- Marca estatal: tiene protección dentro de las fronteras del Estado que la ha otorgado. Se deben
solicitar tantas marcas como registros de países hay si quieres una protección en todos ellos.
• Principio de registro: el registro de la marca tiene carácter constitutivo para atribuir al titular los
derechos inherentes a la misma.
Antes el derecho nacía por el registro o el uso, permitiendo la doble alternativa, de forma que
convivían marcas registradas con marcas meramente usadas.
El legislador, siguiendo la estela de la primera directiva de marcas, aceptó sólo las marcas registradas.
Artículo 2.1 LM: El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el
registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente ley.
Actualmente quien primero solicita la marca tiene más derecho que los que la usan primero.
Excepciones al principio de registro:
- Marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París:
Artículo 6 bis Convenio de París: Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la
legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro
y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción,
susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del
registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida.
Regula el supuesto de hecho donde un usuario tiene una marca extra registral que, como
consecuencia de su uso, termina por ser conocida por la mayoría de sus destinatarios naturales.
Se equipara al usuario de la marca notoriamente conocida no registrada con la ficción de tener
la marca registrada. Se pueden solicitar acciones de infracción si un tercero empieza a utilizar la
marca y se impide que una solicitud posterior a su uso tenga preferencia.
- Cuando la solicitud de la marca se hace en fraude de los derechos de un tercero o violando una
obligación legal o contractual:
Artículo 2.2 LM: Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los
derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona
perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la
oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en que hubiera
comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el art. 39. Presentada la demanda
reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de
Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la
suspensión del procedimiento de registro de la marca.
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Son supuestos muy restrictivos en los que el legislador concede una acción reivindicatoria a
alguien que aún no tener la marca inscrita en el registro la puede reclamar de un tercero que la
haya inscrito fraudulentamente.
Ejemplo 1: Pianos Can Elías era una empresa de Mallorca (bastante conocida en el territorio) que se
dedicaba a la reparación de pianos. Cuando falleció el dueño los descendientes cerraron el establecimiento.
El gerente sabía que la marca no estaba registrada y la explotó. Cuando los descendientes la volvieron a
usar recibieron un requerimiento notarial del gerente por infracción de su derecho de marca. Este es un
caso de mala fe porque había una conexión entre el gerente y la empresa a la que copia la marca. Antiguo
empleado que conoce positivamente que no está registrada lo hace para aprovecharse del reconocimiento
que tenía la marca en Palma. Se permite a los descendientes del sr. Elías ejercer una acción reivindicatoria.
Ejemplo 2: un jugador de fútbol registró la marca de un hotel (ej.: hotel Messi) en el Registro a su nombre,
aún y formar parte de una sociedad en la que era consejero delegado. Posteriormente tuvo conflictos con
los otros socios y abandonó la empresa. Solicitó que cambiaran el nombre del hotel porque la marca era
suya. Se concede la acción reivindicatoria a los socios ya que él violó el deber legal de los administradores
de buscar el interés empresarial y no propio, debería haber inscrito la marca a nombre de la sociedad.
- Marca de agente:
Artículo 10 LM:
1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero titular de una
marca en otro Estado miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del
Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.
2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra
la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme
a lo previsto en esta Ley y en el art. 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de
aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los arts. 2.2 y 2.3.
Cuando un agente, sin el permiso del titular de la marca, la inscriba en el registro, el titular tiene
derecho a ejercer una acción reivindicatoria por haberse solicitado con fraude de los derechos
de un tercero o la violación de una obligación legal o contractual (art. 2.2 LM). Si como
consecuencia de la sentencia se produce un cambio de titularidad en la marca, los derechos de
terceros sobre ésta se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro (art. 2.3 LM).
Ejemplo: “Bicicletas Centurión” en Francia, el fabricante francés no tiene la marca registrada en España, su
agente representante en España tiene el cometido de registrar la marca en territorio español. Sólo podrá
hacerlo a nombre propio con el permiso del fabricante, por cuestiones de facilidad de representación pe.,
sino tiene el permiso del fabricante deberá inscribirla a nombre del fabricante. Sino el francés puede ejercer
la facultad de oposición mediante una acción reivindicatoria.
• Principio de especialidad: la marca se concede respecto a los servicios y productos solicitados, lo que
acota los derechos inherentes a la marca a dichos productos y servicios o a similares:
a) Faceta positiva: el titular tiene el derecho a usar la marca para los productos o servicios para los
que ha obtenido ese signo.
b) Faceta negativa: puede impedir que otros lo usen para los mismos productos o similares.
El ámbito de protección alcanza a los productos o servicios para los que está registrado o similares, de
forma que puede haber dos marcas iguales para productos o servicios diferentes.
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Excepciones al principio de especialidad:

- Marcas notorias o renombradas:
Artículo 8.1 LM: No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a
una marca o nombre comercial anterior, aunque se solicite su registro para productos o
servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando por ser
éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión
entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en
general, cuando ese uso, sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o
menoscabo del carácter distintivo o la notoriedad o renombre de dichos signos notorios.
Que la marca sea notoria o renombrada incide en el ámbito de protección de la misma, se amplía
a productos o servicios distintos de los utilizados por la marca notoria o renombrada (se supera
el principio de especialidad), para evitar que se cause un perjuicio al renombre de dicha marca o
se obtenga una ventaja desleal por su aprovechamiento indebido “freeriding”.
TJCE: cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de
un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder, atención, de su reputación y de su prestigio,
y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la
imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de
esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del
renombre de dicha marca mediante su uso es desleal.
Cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector
pertinente del público o en otros sectores relacionados mayor será la protección de la marca.
Definición de marca notoria o renombrada:
Artículo 8.2 LM: A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial
notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico del uso,
valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente
conocidos por el sector pertinente del público al que desean destinar los productos o servicios.
a) Marcas notorias: ampliamente conocidas en el sector del mercado al que pertenecen sus
productos o servicios.
b) Marcas renombradas: son conocidas por el público en general y no un sector determinado.
La protección se extenderá a cualquier género de productos o servicios (art. 8.3 LM).
Todas las marcas renombradas son notorias pero no todas las marcas notorias son renombradas.
Distinción de conceptos:
Marca notoriamente conocida Marca notoria Marca renombrada

Art. 6 bis Convenio de París Art. 8 Ley de Marcas
Marca no registrada Marcas registradas
Conocida por un sector Conocida por todos
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Fundamento de las prohibiciones relativas  la incompatibilidad del derecho de una nueva marca
solicitada o concedida con el derecho anterior de un tercero, no se puede conceder la marca o en el caso
de ser concedida debe ser anulada (debe alegarse a instancia de parte no se hará de oficio).
A) PROHIBICIÓN DE LA DOBLE IDENTIDAD:
Artículo 6 LM: no podrán registrarse como marcas los signos:

1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
En el caso de que la marca presentada a registro sea idéntica a una marca anterior y además proteja
idénticos productos o servicios que aquella, la prohibición se registro es automática e incondicionada.
Principio de incompatibilidad de signos.
 Esta prohibición deriva de la Directiva 89/104/CEE: la protección conferida por la marca
registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta
en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos y servicios.
Requisitos de la identidad:
1) Que el signo posterior sea idéntico al signo constitutivo de la marca anterior.

TJUE Asunto C-291/00: el criterio de identidad de signo y marca debe ser objeto de
interpretaciones restrictivas, los dos elementos comparados deben ser iguales en todos los
aspectos, así pues se entiende que habrá identidad cuando el primero reproduce sin
modificaciones ni adiciones todos los elementos que constituyen el segundo.
No obstante en los casos en los que las diferencias sean insignificantes y pasen desapercibidas a
los ojos de un consumidor medio también se entenderá que hay identidad.
2) Que los productos o servicios cubiertos por la marca posterior sean idénticos a los productos
o servicios cubiertos por la marca anterior.
Se deben distinguir dos supuestos de identidad distintos:
• Identidad total: que respondan a una misma clase, a la totalidad de una misma clase o a un
mismo conjunto de clases del Nomenclátor Internacional.
• Identidad parcial: los productos cubiertos por ambas marcas coinciden tan sólo en parte.
Para los productos que coinciden se aplicará la prohibición de doble identidad y para los que
no coinciden se deberá analizar si son susceptibles de riesgo de confusión.
B) RIESGO DE CONFUSIÓN
Artículo 6 LM: no podrán registrarse como marcas los signos:

1. No podrán registrarse como marcas los signos:
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los
productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de
confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
El titular de la marca puede impedir que se use el mismo signo para productos o servicios idénticos o
similares para que no haya un riesgo de confusión en los consumidores.
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Preámbulo de la Directiva 89/104/CEE: el riesgo de confusión cuya apreciación depende de numerosos

factores y, en particular, del concomimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede
hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y
entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección.
Modalidades del riesgo de confusión:
a) En sentido estricto: se produce un error acerca de la identidad de la empresa de la cual procede

el producto o servicio.
• Mediato: derivada de los productos en serie, el consumidor es capaz de reconocer que hay
diferencia entre los distintos signos pero que debido a un elemento común puede llegar a
entender que ambos provienen de la misma empresa.
Ejemplo: la marca Nestlé comercializa distintos productos: Nesquick, Nestea, Nescafé… si un tercero
creara la marca Nescola el consumidor pensaría que es otra marca de Nestlé.
• Inmediato o directo: los signos presentan tal grado de proximidad que los consumidores
toman uno por otro y los productos o servicios son los mismos o son muy próximos así que
el consumidor entiende que todos provienen de la misma empresa.
Ejemplo: centurión para colchones y centurión plus para edredones.
b) En sentido amplio: el consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa

de procedencia sino que aún siendo consciente de que los productos o servicios tienen una
procedencia empresarial diferente supone equivocadamente que entre las empresas oferentes
existen vínculos económicos o jurídicos como una cesión, pertenencia a un mismo grupo…
Este supuesto se denomina riesgo de asociación. Se reconoció y añadió con la directiva
89/104/CEE. Supone establecer conexiones entre las distintas marcas incluso cuando no atribuya
un mismo origen empresarial a las mismas.
Parámetros del juicio confusorio:

Para declarar si hay riesgo de confusión se debe atender a:
1) La identidad o semejanza de los signos
Uno de los requisitos indispensables del riesgo de confusión es la semejanza de la marca
anterior con el signo posterior.
Las marcas deben ser comparadas en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual.
Los criterios dependen en gran medida de la estructura del símbolo por lo que es oportuno
analizar separadamente la comparación de las marcas en función de que sean:
• Denominativas simples: marcas que consisten en una palabra de una o varias sílabas.
Se atiende al conjunto de la palabra y no al fraccionamiento de sus distintas sílabas, sin dar
lugar a obviar aquellas que no coinciden.
El TS en el Caso Okey vs. Chocokey:
No se vulnera la marca Okey debido a que aunque haya semejanza en una fracción de la
palabra si se atiende a la denominación completa queda claro que son dos marcas distintas.
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Algunos factores que tienen en cuenta los tribunales son:

a) La ordenación de las vocales: las marcas pueden considerarse semejantes cuando
tienen las mismas vocales en el mismo orden debido a que desde un punto fonético
las vocales son el primer factor para determinar la impresión general de la marca.
b) El uso de vocales en palabras monosílabas: las vocales distintas en palabras
monosílabas pueden considerarse un factor decisivo para declarar la no semejanza,
debido a que puede alterar mucho la pronunciación de la palabra.
c) El factor tópico: hace referencia a la paridad o la disparidad de las sílabas que
encabezan las distintas denominaciones pudiendo tener en cuenta la raíz de la palabra
o los prefijos comunes.
En el caso de que las marcas figurativas, es decir, que tienen un significado conceptual
propio, deberá añadirse este significado a la comparación de identidad o semejanza,
teniendo cada vez un peso más importante.
 TJUE: las diferencias conceptuales que distinguen marcas controvertidas pueden
neutralizar en gran medida las similitudes visuales y fonéticas. Será necesario que al
menos una de las marcas controvertidas tenga un significado claro y determinado. No
será necesario que ese significado haga referencia a las características del producto.
• Denominativas complejas: marcas formadas por dos o más palabras.

La comparación debe analizarse en su conjunto, no entre los distintos vocablos. Sin
perjuicio de que se tenga en cuenta cuál es el elemento dominante de la marca que el
consumidor retiene en su cabeza.
 TJCE Caso Sabel: por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de
las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de
conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos
distintivos y dominantes.
TJCE Caso Matratzen: por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o
varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta las
características intrínsecas de cada uno de esos componentes comparándolas con el resto.
De forma accesoria puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes
componentes en la configuración de la marca compuesta.
Una marca compuesta que incorpore una marca anterior debe considerarse similar en el
caso que la incorporación suponga el elemento distintivo de la misma, entendido como el
elemento que posea un carácter dominante y determine la impresión de conjunto
producida por una marca.
• Marcas gráficas: figura unitaria cuyo carácter distintivo estriba exclusivamente en los
efectos que el signo genera en la mente de los consumidores.
Al igual que en las marcas denominativas cabe diferenciar entre:
a) Marcas puramente gráficas:
Se debe tomar en conjunto la visión global que producen en la mente de los
consumidores siendo idénticas aquellas que susciten una visión idéntica o parecida.
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En el caso de que la marca sea compleja (tiene un signo gráfico nuclear y otros
elementos gráficos que lo rodean o lo enmarcan) se deberá atender al elemento que
predomina el conjunto. No siendo atribuible este carácter a los elementos
secundarios que sirven de marco o trasfondo a un elemento principal.
b) Marcas figurativas: marcas cuya representación alude a un concepto determinado.
La comparación de este tipo de marcas debe hacerse desde un doble plano:
i) Plano gráfico: si con este análisis encontramos similitud no se debe seguir.
ii) Plano conceptual: en el caso de que en el plano gráfico no haya suficiente
semejanza se podrá atender a si los signos evocan a un concepto concreto que
sea idéntico o equivalente.
TJUE Caso Sabèl vs. Puma C-215:
Puma tiene registrada como marca gráfica la figura
de un puma en posición de salto para productos de la
clase 18 y 25: cuero, cinturones, calzado, ropa…
La marca Sabèl solicitó al Registro la inscripción de
una marca mixta en la que figuraba como
componente gráfico un leopardo en posición de salto
para el mismo tipo de productos.
Puma se opuso a la concesión de la marca alegando que existía riesgo de
confusión entre ambas.
Aunque se pueden apreciar diferencias entre los dos signos gráficos pueden
resultar parecidos debido a que ambos tienen como signo gráfico conceptual
dominante un felino en posición de salto.
El tribunal añadió que esta comparación de signos gráficos conceptuales sólo
cabe en marcas notorias pero no en marcas débiles o normales: el riesgo de
confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de
la marca anterior. En un caso en el que la marca anterior no goce de especial
notoriedad y consista en una imagen con pocos elementos imaginarios la mera
similitud entre las marcas no bastará para crear un riesgo de confusión.
• Marcas mixtas: son las marcas que están compuestas por un elemento gráfico y un
elemento denominativo.
Generalmente se otorgará carácter distintivo al elemento denominativo.
Excepciones  tan sólo en ciertos supuestos se desplaza a un primer plano el elemento
gráfico o figurativo de las marcas mixtas:
a) Cuando el elemento denominativo se débil debido a que haga referencia a una
palabra descriptiva, por carecer de capacidad distintiva los consumidores centrarán
su atención en otros elementos que conformen el signo.
b) Cuando el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas
registradas, habrá perdido su capacidad distintiva y los consumidores centrarán su
atención en otros elementos que conformen el signo.
22
2) La identidad o similitud de los productos o servicios.

En un primer momento la jurisprudencia española tradicional había colocado en un segundo
plano la comparación de la identidad o similitud de los productos o servicios.
Esto es incompatible con la normativa comunitaria de marcas que los sitúa a un mismo nivel
que la comparación de las marcas y signos. En el Caso Canon el TJCE sostuvo que para estimar
la existencia de un riesgo de confusión es indispensable que se demuestre que los productos o
servicios cubiertos por las marcas son similares.
TJCE Caso Canon C-39/97:
MGM realizó una solicitud de registro de una marca llamada “cannon” para películas de vídeo,
producción, alquiler y exhibición de películas para salas de cine y televisión. Canon se opuso por
considerar que vulneraba su marca anterior para: máquinas de fotografiar, cámaras y
proyectores de fotografía y vídeo, cámaras de filmación y grabación televisiva, transmisores
receptores y reproductores de televisión, y aparatos de grabación y lectura de cintas o discos.
Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados procede tener en cuenta
todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos
factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, y su carácter
competidor o complementario.
Así pues los criterios a tener en cuenta para comparar la similitud de los productos son:
a) Su naturaleza.
b) Su destino.
c) Su utilización.
d) Su carácter competidor.
e) Su carácter complementario.
3) La vinculación indebida del riesgo de confusión.

El riesgo de confusión se analiza desde la perspectiva de un consumidor medio.
Fue necesaria la europeización de la figura del consumidor medio debido a que la definición de
éste afectaba el resultado del juicio del riesgo de confusión siendo distinto en cada país.
Los países de la UE mantenían concepciones antagónicas del prototipo del consumidor medio. En España
era una persona dotada con un raciocinio y facultades perceptivas normales. En Alemania era una
persona poco reflexiva que de ordinario contempla con atención superficial la oferta y la publicidad de
los signos distintivos. La visión alemana era más propicia a apreciar la existencia de riesgo de confusión.
El TJUE en el Asunto C-210/96 definió el prototipo de consumidor medio entendido como
aquella persona: normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz.
Con el tiempo el tribunal fue añadiendo más precisiones a este concepto:
 La comparación de marcas no es exacta, el consumidor no compara directamente las
marcas, lo hace con la imagen imperfecta que tiene en su cabeza (menos atención).
 El nivel de atención esperado puede variar en función de la categoría de productos
contemplada. Será más alto cuando sean productos especializados con un precio alto.
 El consumidor medio debe adaptarse a la perspectiva del público de los consumidores
interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios.
23
Para analizar la percepción del consumidor medio se deberá tener en cuenta:

Caso Canon C-39/97 TJCE: la apreciación global del riesgo implica cierta interdependencia entre
los factores tomados en consideración, en particular, la similitud entre las marcas y la existente
entre los productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos y
servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas,
y viceversa. Es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de
confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado
y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados”.
i) La interdependencia de los factores: los dos factores a analizar (signo y producto) son
interdependientes así que como más alta sea la similitud del signo menor deberá ser el
grado de similitud de los productos para apreciar que hay riesgo de confusión, y viceversa.
ii) El conocimiento de la marca en el mercado: las marcas notorias están más protegidas que
las normales debido a que se consideran más sensibles al riesgo de confusión. El (11)
considerando de la directiva incluye como factor determinante del riesgo de confusión el
conocimiento de la marca en el mercado.
Criterios jurisprudenciales para determinar qué se entiende como confusión:

a. Principio de especialidad
b. Comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión
c. Comparación de marcas apoyada en una visión de conjunto de los distintivos.
d. Prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos.
e. Parámetro del consumidor medio.
f. Criterios de comparación fonética de marcas.
g. Exclusión de los elementos escasamente distitntivos en la comparación.
h. El parecido conceptual de las marcas enfrentadas.
i. El grado de distintividad de la marca prioritaria.
C) PROTECCIÓN REFORZADA DE LA MARCA NOTORIA Y LA MARCA RENOMBRADA

Las marcas notorias y renombradas son objeto de protección reforzada, que se extiende más allá de
la regla de especialidad. Su titular podrá invocar el ius prohibendi incluso cuando un signo idéntico o
semejante a la marca renombrada es utilizado para productos o servicios que no son ni idénticos ni
similares a los cubiertos por la marca.
Artículo 4.3 Directiva 89/104/CEE : se denegará igualmente el registro de la marca, o, si está

registrada, podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria
anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos
o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria
anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en la Comunidad y, con el uso de la marca
posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo
o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos.
El objeto de protección es romper el principio de especialidad para las marcas renombradas.
24
Artículo 4.4 Directiva 89/104/CEE : cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el
registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad cuando:
a) La marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior y se solicite su registro, o haya
sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se
haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado
miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda
obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se
pueda causar perjuicio de los mismos.
Artículo 5.2 Directiva 89/104/CEE : cualquier Estado miembro podrá disponer que el titular esté
facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico,
de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a
aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro
y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del
carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
Esta normativa recoge la creación jurisprudencial previa construida para evitar el aguamiento de las
marcas de alto renombre  debilitamiento de su fuerza distintiva por la existencia de signos similares.
La jurisprudencia anterior requería que fueran conocidas por una generalidad de consumidores (en Alemania se
pedía un requisito objetivo de un 90% de conocimiento en el mercado), debían estar vinculadas a
representaciones de calidad muy elevadas en los productos originales y mucho prestigio en el mercado debido
a sus prestaciones o a la publicidad realizada (mercedes – prestaciones / Coca-Cola – publicidad) y la marca debía
gozar de una posición única en el ámbito registral  no podía estar registrada para más cosas que los productos
originales, que no hubiera un aguamiento previo.
Requisitos de la marca notoria o renombrada:
Además de estar registrada deben darse de forma cumulativa los siguientes requisitos:
i. Requisito cuantitativo: dependerá del alto grado de conocimiento que la marca tenga en el
mercado, sin requerir un porcentaje definido.
Para determinar este concepto se atenderá a:
a) La intensidad, la extensión geográfica y el uso de la marca.
b) Las inversiones hechas para promocionar la marca.
c) El grado de conocimiento y reconocimiento de la marca en el sector perteneciente.
Se tendrá en cuenta su reconocimiento en los sectores en que se distribuya el producto en
atención a sus consumidores potenciales. No se pide el mismo grado de conocimiento a
marcas que producen bienes de consumo masivo generales que bienes especializados o
punteros. Ejemplo: caderas artificiales (sector médico no genérico).
ii. Requisito cualitativo: dependerá del valor asociado a la marca. Forma parte del fundamento de
protección, explica que un tercero pueda aprovecharse del carácter distintivo de la marca.
Ejemplo 1: salen al mercado unos móviles caros que usan el logo de Jimmy Choo. Pueden inducir a error
haciendo creer que JC ha participado en su diseño (relación de colaboración entre ambos productos de
alta gama) supera el principio de especialidad. Permite el traslado cualitativo del producto a otro sector.
Ejemplo 2: si en el mismo supuesto de hecho anterior la marca fuera Ariel en lugar de Jimmy Choo no se
daría esta confusión debido a que no se produce un traslado cualitativo de la misma a otros sectores.
25
Protección conferida por la ley:
Artículo 8 LM. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados:

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre
comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares
a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser estos notorios o renombrados en
España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados
por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa,
pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la
notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.
Artículo 34 LM. Derechos conferidos por la marca:

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el
tráfico económico:
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos
para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con
la utilización del signo realizada sin justa causa pueda indicar una conexión entre dichos bienes
o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca.
Se protege a la marca más allá de la regla de especialidad cuando concurran una serie de requisitos:
a) Que pueda indicar una conexión entre los productos de la marca posterior con el titular de la
marca notoria o renombrada anterior.
El artículo planteó la duda de si la protección de las marcas notorias o renombradas también
cabía dentro del principio de especialidad o, si siguiendo una interpretación literal, era sólo para
aquellos supuestos en los que los productos no fueran similares o iguales.
El tribunal interpretó que los Estados están facultados para extender la protección específica de
la marca renombrada al supuesto de que sean idénticos o similares los productos o servicios
cubiertos por la marca del tercero o la marca renombrada.
TJCE asunto C-292/00 caso Davidoff vs. Durffee
Ambas marcas se usaban para productos de tabaco (14 y 34 del Nomenclátor). Davidoff demandó
a la marca Durffee por entender que había un riesgo de confusión, que Durffee aprovechaba para
sacar provecho de forma indebida del renombre de la marca Davidoff.
→ La Directiva debe interpretarse tomando en consideración la lógica interna y los objetivos
del sistema en el que está inserta.
→ No puede hacerse una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de
renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o
similares que en caso de un uso de un signo para productos o servicios no similares.
→ La Directiva debe entenderse de forma que la marca que goce de renombre tenga la
protección específica cuando la marca o signo posterior, idéntico o similar a la marca
registrada, se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los cubiertos por ésta.
Si la protección de marcas renombradas se puede aplicar a productos dispares, con más razón se
puede aplicar a productos similares.
26
Elemento gráfico: la grafía no es habitual y es muy parecida.

Davidoff es muy conocida en Alemania, país donde se presentó la
inscripción registral, mayor protección.
Por este motivo y teniendo en cuenta que quien puede lo más puede lo
menos el Tribunal declaró que sí existía riesgo de confusión de la marca
renombrada en supuestos en los que los productos eran iguales.
TJCE asunto C-408/01 caso Adidas vs. Fitness World

Adidas tiene registrada como marca las 3 rayas paralelas blancas para equipos deportivos, éstas
líneas tienen la consideración de marca notoria.
La compañía Fitness World comercializaba ropa de deporte marcada por 2 rayas paralelas.
En este caso el Tribunal fortaleció el principio que extiende la protección específica de una marca
renombrada al supuesto de la identidad o similitud de los correspondientes productos o servicios.
El Estado miembro, si ha adaptado el Derecho nacional al apartado 5.2 de la Directiva, debe, por
consiguiente, conceder a los productos o servicios idénticos una protección al menos tan amplia
como a los productos o servicios no similares.
En el primer caso se consideraba que el Estado miembro estaba facultado para otorgar la
protección específica de la marca renombrada en el supuesto que los productos fueran idénticos
o similares a los cubiertos por las marcas enfrentadas. En este caso el Tribunal sostuvo que el
Estado está obligado a proteger las marcas renombradas.
La protección del art. 5.2 de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud
tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de
confusión entre ambas. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre
tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.
Se desprende que el concepto “grado de similitud entre signos” a los efectos de marcas
renombradas es otro que el usado para determinar el riesgo de confusión de las marcas comunes.
Para que exista similitud en las marcas renombradas basta un mero vínculo. No hace falta que
exista riesgo de confusión simplemente que se pueda establecer un vínculo entre ambas.
b) Que pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o la

notoriedad de la marca:
• Aprovechamiento indebido del renombre de la marca: casos en los que la marca representa
en sí misma un valor económico de forma que la marca queda revestida de del propio
mensaje a título informativo o simbólico. El mensaje puede hacer referencia a:
 Calidad del producto.
 Valores intangibles: lujo, estilo de vida, exclusividad de los canales de distribución…
(Resolución OAMI sala 3 25-4-01 Caso Hollywood)
El aprovechamiento indebido del renombre de la marca recoge también el riesgo.
Ejemplo: IWC estaba lanzando una campaña de relojes. En el póster aparecía la imagen del reloj y una
leyenda que decía: las mujeres conducirán nuestras Harley-Davidson, beberán nuestro whisky de
Malta, fumarán nuestros puros Coiba… pero no nos quitarán nuestro IWC.
27
No había aprovechamiento ilícito del carácter distintivo de la marca. Los relojes eran IWC, no había
confusión con las otras marcas, pero el objetivo mensaje era el de hacer una regla de tres para
trasladar la calidad que esos productos tienen en su sector al ámbito de los relojes. Es desleal porque
no comunica las propias características del producto. Aunque sea verdad que es de alta calidad no
puedes subirte a la espalda de otras marcas para equipararte a ellas en lugar de explicar las
prestaciones tu producto si no tienes el permiso de los titulares de esas marcas.
• El aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca:

No es lo mismo que la obtención de una ventaja desleal del renombre.
La obtención de una ventaja desleal del renombre conlleva el aprovechamiento indebido del
carácter distintivo de la marca pero no sucede lo mismo en el caso contrario.
• El menoscabo del renombre de la marca: supuestos en los que se efectúa una aproximación
nociva a la imagen de la marca y una pérdida de su prestigio dilution by tarnishment.
Supone una lesión superior al aprovechamiento indebido del renombre de la marca.
Es importante demostrar que la marca queda desacreditada o degradada por su asociación
con algo inconveniente.
a. Que la marca se utilice en un contexto desagradable, obsceno o degradante: se vincula
la marca a un producto de mala calidad o que de lugar a asociaciones mentales
indeseables que chocan con el uso legítimo de la marca.
b. Que la marca se utilice en un contexto incompatible con la imagen de la marca: que se
vincule con productos incompatibles con la calidad y el prestigio de la marca, aunque
no se trate de un uso inadecuado de la marca en sí mismo considerado.
Ejemplo: Caso Hollywood una marca de chicles de Francia alegó que conceder la marca
Hollywood a una empresa de tabaco produciría un menoscabo del renombre de la marca. La
OAMI entendió que: la connotación negativa que posee el tabaco contrasta con la imagen de la
Marca Hollywood. No es posible imaginar una aproximación más negativa para un fabricante de
golosinas que la que se hace con artículos que pueden causar la muerte.
• El menoscabo del carácter distintivo de la marca: riesgo que surge al percibir que que el signo
constitutivo de la marca renombrada no es usado únicamente por su titular, aunque no se
genere un riesgo de confusión la marca ve mermado su carácter distintivo y potencial
publicitario ya que los consumidores identificarán la marca con productos o servicios distintos
que tengan otra procedencia (tutela preventiva, se prohíben todas menos las que ya estén
dadas), dispersión de la identidad y presencia en la conciencia del público dilution by blurring.
D) OTROS DERECHOS ANTERIORES

Se prevén en el artículo 9 de la LM.
Sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas:
1) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca:
Sólo es aplicable si el titular del nombre o apellido constitutivo de la marca solicitada entabla la
correspondiente oposición. A fin de neutralizar la oposición para su inscripción el solicitante
deberá aportar la autorización de una persona cuyo nombre y apellidos coincidan con los
solicitados que puede revocarse libremente en cualquier momento indemnizando al titular.
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2) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público
identifique a una persona distinta del solicitante:
El requisito básico radica en la notoriedad o renombre de la persona cuyo signo identificativo se
solicita como marca, aunque coincida con el nombre del solicitante.
El personaje afamado debe otorgar una oportuna autorización, debido a que, si la coincidencia
fortuita del nombre del solicitante con el de la persona famosa fuera una causa para no aplicar
este artículo, se lesionarían los legítimos intereses del personaje famoso como el interés público
de evitar confusiones.
La oposición la pueden realizar las personas legitimadas para ello y el juez de oficio (excepción).
3) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de
autor u otro derecho de propiedad industrial distinto a los previstos en los artículos 6 y 7.
Se podrán registrar como marcas: las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y los personajes
de historietas gráfica o el título de una obra cuando esté protegido por un derecho de autor
cuando sea original.
La prohibición no se aplica cuando el titular del derecho de autor otorga al solicitante de la marca
una autorización, transmisión de los derechos de explotación de la obra solicitada como marca.
Cuando una obra extingue sus derechos de explotación cayendo en dominio público ya no podrá
ser utilizada como marca debido a que provocaría una remonopolización de la misma
inconciliable con la ley.
En el caso de las obras protegidas por un derecho de propiedad industrial, básicamente un
diseño, se podrá solicitar como marca siempre que tenga carácter distintivo y no afecte al valor
intrínseco del producto. El titular del diseño deberá conceder una autorización al solicitante.
4) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la
fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico a una persona
distinta del solicitante si existe un riesgo de confusión en el público.
La prohibición puede ser invocada por cualquier persona jurídica cuya denominación sea usada
o notoriamente conocida en el conjunto del territorio nacional.
La uso o notoriedad del nombre anterior constituye el requisito básico de la prohibición siendo
necesarios para la creación de un riesgo de confusión en el público, se tendrá en cuenta:
a. La identidad o semejanza de las denominaciones comparadas.
b. La identidad o similitud del ámbito de aplicaciones de las denominaciones comparadas.
Se aplicarán los criterios del riesgo de confusión entre marcas.
5) No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo
que identifique al solicitante del registro si incurren en alguna de las prohibiciones de registro.
TJUE: Una solicitud de registro como marca comunitaria de un signo que incluye total o
parcialmente uno o varios nombres de personas no elude los criterios de apreciación relativos al
registro que son aplicables a las demás categorías de marcas.
29
6. DEBER DE USO DE LA MARCA
El principio del uso obligatorio de la marca registrada es una de las piezas básicas del derecho de marcas.
6.1 USO EFECTIVO Y REAL DE LA MARCA

En el artículo 39 de la LM se exige el uso efectivo y real de la marca:
Si en el plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido
objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o
si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de 5 años, la marca quedará sometida
a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.
Tendrá la consideración de uso:
a) La venta de productos o la prestación de servicios bajo la marca.
La doctrina y jurisprudencia sostienen que la marca es objeto de un uso efectivo siempre que los
productos o servicios diferenciados por la misma hayan sido introducidos en el correspondiente
sector del mercado, utilización de la marca en el mercado.
b) El uso publicitario de la marca
La introducción de artículos en el mercado suele ir precedida y acompañada de campañas
publicitarias, una campaña publicitaria o los preparativos serios para la introducción de la marca en el
mercado también se consideran un uso efectivo de la marca.
6.2 CÓMPUTO DEL PLAZO

El período máximo que establece la ley son 5 años ininterrumpidos.
Se producirá la interrupción del plazo cuando se realice un uso efectivo y real de la marca.
Ejemplo: si estás 4 años sin usar la marca y la usas durante ese 4 año se vuelve a reiniciar el plazo empezando de 0,
de forma que tienes 5 años más para volver a utilizarla.
6.3 CADUCIDAD POR FALTA DE USO DE LA MARCA

La sanción prevista por la falta de uso es la caducidad y subsiguiente extinción del derecho de marca.
Se regula en el artículo 58 de la LM:
• Declaración de la caducidad: deberá ser declarada por los Tribunales, requerirá que previamente un
sujeto interesado ejercite una acción declarativa de la caducidad de la marca por falta de uso.
Para declarar la caducidad el juez examinará el uso de la marca durante los 5 años anteriores a la
interposición de la demanda.
• Carga de la prueba: titular de la marca deberá demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 o
que existen causas justificativas de la falta de uso.
La caducidad no es automática, puede subsanarse mediante el inicio o la reanudación del uso de la marca:
como indica el artículo no podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración
del período de 5 años y la presentación de la demanda se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo.
- El uso de la marca puede carecer de efectos rehabilitantes, si se ejerce durante los 3 meses anteriores
a la presentación de la demanda de caducidad, cuando los preparativos para el comienzo o
reanudación del uso se hubiesen realizado después de haber conocido el titular que la demanda de
caducidad de la marca podría ser presentada.
30
7. DURACIÓN DE LA MARCA
La duración del derecho de marca es ilimitada en el tiempo, sin perjuicio de lo que dice el artículo 31 LM.
El registro de una marca se otorga por 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y
podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años.
 Cada 10 años el titular del derecho deberá renovarlo, la renovación tiene una vigencia de 10 años más.
La renovación requerirá previa solicitud del titular o de sus derechohabientes y deberá presentarse ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
Para renovar el derecho deberá realizarse un pago, tasa.
7.1 NOTORIEDAD DE RECUERDO

Como norma general cuando desaparece la empresa desaparece el derecho de marca, lo que significa que
otra persona podrá usar esa marca de ahí en adelante.
Sin embargo se establece una excepción a esa norma cuando se produce la notoriedad de recuerdo.
→ Caso Hispano – Suiza, TS:
Hispano – Suiza era una fábrica de coches lujosos, de alto prestigio, española, que dejó de fabricar
coches antes de la guerra civil (1904 – 1936) y tenía la titularidad de la marca “La Hispano Suiza”.
En el año 1999 se declaró la caducidad de la marca por falta de uso y en 2009 un tercero solicitó la
marca “Hispano Suiza” para fabricar coches.
Los herederos de Hispano – Suiza demandaron al solicitante de la marca por considerar que el
registro era de mala fe por aprovecharse de la reputación ajena de la marca caducada, el TS entendió
que no era el caso:
La memoria asociada al signo «Hispano Suiza» evoca el prestigio que tenían unos automóviles que
dejaron de fabricarse hace más 80 años, en atención al tiempo transcurrido sin que la demandante
haya vuelto a dedicarse a la actividad comercial de fabricación, reparación y venta de vehículos con
el reseñado signo, no sólo ha perdido los registros de marca y nombres comerciales que había llegado
a tener, sino que además carece en la actualidad de posición alguna en el mercado de fabricación y
venta de automóviles de la que pudiera aprovecharse la demandada con su registro.
Así pues aunque con el registro se pudiera beneficiar del recuerdo se consideró que no era suficiente
para considerarlo mala fe por aprovecharse de la reputación ajena ya que no se había perjudicado
el ejercicio de ningún derecho legítimo de la demandante, en atención al razonamiento expuesto.
→ Caso Simca, TJUE:

(Criterio contrario al del TS, es la jurisprudencia correcta)
La marca Simca, para coches, fue adquirida por el grupo Peugeot pero caducó por falta de uso.
Un tercero solicitó la marca para hacer coches, Peugeot se negó a la concesión.
El TJUE declaró que en estos casos sí concurre mala fe porque el objetivo de utilizar ese nombre es
aprovecharse de la reputación de la marca anterior, ésta sigue poseyendo un alto valor comercial
porque mantiene su renombre en el tiempo, de forma que podría llegar a asociarse con el titular
originario de la marca , confundiendo a los consumidores sobre el origen empresarial del producto.
31
8. ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA MARCA
El artículo 40 de la LM faculta al titular de la marca a ejercer ante los órganos jurisdiccionales acciones
civiles o penales contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.
El artículo 41 de la LM enumera las acciones civiles que puede ejercer el titular:
a) La cesación de los actos que violen su derecho: incluye la prohibición de reiteración.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se
retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u
otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o
la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se
ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre
del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del
infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al
producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al
propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo
dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes
afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del
importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra
parte por el exceso.
f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las
personas interesadas.
8.1 INDEMNICACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS

La acción indemnizatoria tiene una función resarcitoria mediante la reparación de una lesión real y efectiva.
Debido al marcado carácter normativo de la Ley de Marcas, la acción de indemnización posee
singularidades en relación a la acción prevista en el artículo 1902 CC.
Presupuestos:
a) Realidad del daño: se debe producir un daño real y efectivo como resultado de la infracción.
El titular del derecho infringido deberá probar los daños cuya reparación reclama.
• Beneficios dejados de obtener: es un caso concreto que exigirá que el titular del derecho
infringido explote el objeto protegido y que haya sufrido una reducción de los ingresos derivados
de la explotación del objeto protegido.
• Pérdida de negocio: es un caso abstracto en el que se requerirá probar, sólo, la explotación del
infractor o los beneficios que obtenga con dicha explotación.
b) Nexo de causalidad: relación de causa – efecto entre la conducta antijurídica y la lesión patrimonial.
En los casos en que el daño se concrete en un precio por la licencia hipotética no será necesario probar
el nexo causal, sólo deberá probarse la infracción.
32
c) Responsabilidad objetiva y subjetiva:

Responsabilidad Objetiva Responsabilidad Subjetiva: negligencia
La ley indica una serie de casos en los que no Para el resto de casos, sólo estarán obligados a
será necesario que medie culpa o negligencia. indemnizar los daños y perjuicios causados si:
• Pongan el signo en productos o en su 1. Han sido advertidos suficientemente por
presentación. el titular de la marca sobre la violación y
• Pongan el signo en envoltorios, embalajes, han recibido un requerimiento de cese.
etiquetas u otros medios de identificación 2. Si ha mediado culpa o negligencia.
u ornamentación del producto o servicio,
3. Si la marca en cuestión fuera notoria o
elaborar, prestar, fabricar, confeccionar,
renombrada.
ofrecer, comercializar, importar, exportar
o almacenar cualquiera de esos medios
incorporando el signo, si dichos medios
pueden ser utilizados para realizar algún
acto prohibido.
• Responsables de la primera línea de
comercialización de los productos o
servicios ilícitamente marcados.
Contenido:
El resarcimiento de los daños se basa en los principios de indemnidad plena y equivalencia, comprende la
totalidad del valor de la lesión ocasionada pero no más.
Se deja en manos del titular del derecho infringido la elección de fijar los daños en función del valor
atribuido a las consecuencias negativas patrimoniales o el precio de la licencia hipotética:
a) Consecuencias negativas:
• Lucro cesante: se corresponde con los beneficios dejados de obtener por el titular, se calculará
la cuantía de los beneficios que hubiera obtenido el titular, previsiblemente, si la infracción no
hubiera tenido lugar. Se atenderá a las circunstancias del mercado (crecimiento o reducción) u
otras causas que pudieran influenciar la cifra de negocios.
 Reducción del número de operaciones de venta y prestación de servicios.
 Disminución del precio de los productos vendidos o servicios prestados para hacer frente a
la competencia del infractor.
Las cantidades obtenidas en atención a estas reglas no deben ser corregidas en atención al
prestigio, notoriedad o implantación de la marca en el mercado, art. 44.3 no es aplicable aquí.
• Beneficios obtenidos por el infractor: se incluyen los beneficios obtenidos por el infractor como
consecuencia de la explotación del derecho protegido. Del total de los ingresos obtenidos por el
infractor se establecerá la parte proporcional a los ingresos que es atribuible a la infracción del
derecho ajeno y se deducen los costes en que haya incurrido el infractor.
El perjudicado deberá escoger entre lucro cesante o beneficios del infractor, no son cumulativas.
33
• Daño moral: se concreta en las manifestaciones psicológicas que padece el perjudicado como
consecuencia de la conducta ilícita: sufrimiento, dolor, zozobra, inquietud, aflicción, marginación…
No suele ser indemnizable ya que, en la mayoría de casos, los titulares del derecho son personas
jurídicas, y no se pueden imputar los efectos psicológicos sufridos por sus administradores.
• Daño emergente: gastos materiales a consecuencia de la infracción, desembolsos que ha debido

realizar el perjudicado que no se hubieran efectuado de no haberse producido la infracción:
gastos de investigación del detective, actas notariales…
- No incluye el abogado y el procurador porque se podrá reclamar en materia de costas.
• Desprestigio del objeto protegido por el derecho de propiedad industrial infringido: se realiza
mediante la realización defectuosa, presentación inadecuada en el mercado, o circunstancias
asimilables. Al no ser un resultado natural de la infracción, deberá ser probado.
• Pérdida de valor de los derechos de propiedad industrial considerados por ellos mismos.
b) Precio de la licencia hipotética:

Se inventa una ficción que pretende ser una suma a tanto alzada para determinar cuánto debería
haber pagado el infractor para usar la marca violada.
1. La aplicación de este criterio no está condicionada a que el titular del derecho infringido tenga
una política de licencias, en el caso de no tenerla se atenderá al valor objetivo del derecho, se
podrá acudir a los baremos usados por competidores del sector o los de la cámara de comercio.
2. La aplicación del precio de licencia no está condicionada a que sea inferior o se encuentre limitada
por los beneficios, o el resultado económico, obtenidos por el infractor.
Elección del criterio de determinación del contenido económico:

El titular del derecho establecerá en el escrito de demanda el criterio con el que quiere ser indemnizado:
beneficios dejados de obtener o beneficio del obtenidos por el infractor o licencia hipotética.
El demandante podrá añadir la suma de las otras consecuencias económicas, que podrán ser acumulativas.
En cualquier caso tendrá derecho al 1% de la cifra de negocio del infractor en relación a los productos o
servicios ilícitamente marcados.
El titular deberá fijar el importe mediante un cálculo preciso que se demostrará mediante datos objetivos.
Cuando estén en poder del infractor y éste no colabore, no podrá solicitar la desestimación de la pretensión.
Cuando no prospere la acción indemnizatoria el titular podrá ejercer la acción de enriquecimiento injusto.
8.2 PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Prescribe a los 5 años desde que pudo ejercitarse. Esto sitúa el diez a quo en:
• El día en que el infractor cesó la infracción.
• En el caso de que hubiera períodos de infracción con daños y otros sin, en el día en que se produjeron
los daños y se pudo ejercitar la acción.
Solo pueden solicitarse los daños producidos en los 5 años anteriores al ejercicio de la acción. En el caso
de que se vuelvan a producir nuevos daños, el proceso volverá a realizarse de nuevo.
34
TEMA 3: PATENTES
1. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
La patente es un derecho de la propiedad industrial temporal sobre el resultado de la innovación y de los

frutos que genere.
La patente se expresa mediante un documento o título que expide el organismo público competente
acreditativo de la concesión o reconocimiento de un privilegio o una concesión jurídica determinada que
concede una serie de derechos a su titular.
Esta protección tiene un período de duración de 20 años desde la fecha de solicitud.
Desde un punto de vista económico es racional debido a que:
a) Impulsa el desarrollo económico mediante el progreso técnico.
b) Sirve para fomentar la investigación e innovación en el ámbito de la ciencia y de la técnica.
c) Eleva la competitividad industrial.
La normativa que regula esta materia en España es la Ley 24/2015 de Patentes.
2. OBJETO: LA INVENCIÓN PATENTABLE
Concepto de invención e invenciones patentables.

Invención: creación del intelecto humano consistente en un regla técnica, no conocida, que permite
solucionar un problema técnico por medios técnicos, directamente aplicable en la industria.
La invención es una creación humana que incorpora a una entidad tangible alguna nota o propiedad debida
precisamente a la intervención humana y no al mero juego de las fuerzas de la naturaleza, obteniendo un
resultado que la naturaleza por si misma no produciría o en una forma, tiempo o espacio distintos.
Además la invención se vincula con la técnica y, por derivación, con las actividades humanas relacionadas
con ésta (industria en sentido amplio). Así pues la invención deberá ser una técnica científica sistemática
susceptible de repetición inalterada en el tiempo.
La técnica industrial se entenderá como: métodos que sirven para la obtención, transformación o
transporte de productos naturales.
2.1 INVENCIÓN PATENTABLE
Artículo 4 Ley de Patentes. Invenciones patentables:

1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
El artículo establece una serie de requisitos de patentabilidad:

a) Novedad
b) Actividad inventiva Además no podrá incurrir en los supuestos de exclusión legales.
c) Aplicación industrial
35
2.2 ACTIVIDADES QUE NO SE CONSIDERAN INVENCIONES
No se consideraran invenciones las siguientes creaciones que no son susceptibles de ser consideradas una
invención, se encuentran enumeradas en el artículo 4.4 Ley de Patentes (lista numerus apertus):
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos
• Descubrimientos: hallazgos de una cosa tal cual se encuentra en la naturaleza.
Ejemplo: descubrir que una planta contiene un líquido especial no puede ser constitutivo de invención
puesto que no soluciona ningún problema. Usar ese líquido para crear una medicina que cura alguna
enfermedad sí que podría ser una invención.
• Las teorías científicas: responden a un procedimiento de observación no de innovación, los
autores de estas teorías las pueden proteger mediante derechos de autor, pero no se podrán
patentar porque no son directamente aplicables en el ámbito de la ciencia por lo que no se
consideran invenciones técnicas.
• Métodos matemáticos: operaciones o razonamientos mentales abstractos que sirven de guía y
en cuya realización se agota su finalidad.
La invención debe tener un carácter técnico y ser capaz de incidir en la realidad y transformarla.
Se excluyen los problemas teóricos que aún y ser útiles no inciden en la realidad.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética así como obras científicas
Creaciones intelectuales que se conciben totalmente desligadas de lo técnico e industrial.
Tienen como destino atender y satisfacer los sentimientos humanos directamente relacionados con
la belleza y la estética y no la satisfacción de una necesidad material o física mediante una actuación
sobre las fuerzas de la naturaleza, no inciden en la realidad.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades
económico-comerciales y los programas de ordenadores
Pueden acogerse a la protección de la propiedad intelectual pero no industrial.
Las reglas utilizadas puramente para el ejercicio de actividades intelectuales, como ahora planes de
contabilidad, tablas de cálculo… se excluyen del concepto de invención por no incidir sobre un
resultado de la realidad.
d) Las formas de presentar informaciones afecta a la forma en sí misma y no al soporte utilizado.

Es un método para el ejercicio de una actividad intelectual no industrial.
Todos estos conocimientos que no son invenciones aclara el art. 4 que esta dimensión solo se aplica en la
medida que la eventual solicitud se refiera exclusivamente a cualquiera de estos, cuando los conocimientos
se inserten en un conjunto que sí tiene una solución sí pueden ser una patente:
Ejemplo: se crea un sistema de recogida de basuras de edificios, que separa las basuras en función del tipo de residuo
que sean. El sistema utiliza un software que, por las características y el peso, puede distinguir entre los diferentes
residuos subdividiéndolos en 4 tipos (plástico, cartón, vidrio, residuo) para su posterior reciclaje. Esta actividad que
mediante un software permite distinguir los distintos tipos de residuos sí es una invención porque ahí el software sí
está teniendo una función que resuelve un problema o situación real, sólo el software no, sin perjuicio de que se
pueda proteger por propiedad intelectual.
36
2.3 INVENCIONES NO PATENTABLES
Aún ser invenciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad, el legislador, por razones de orden
público, buenas costumbres, dignidad humana o respeto de las tradiciones jurídicas, ha excluido de los
supuestos de patentabilidad.
Se encuentran reguladas en el artículo 5 de la LP y son las siguientes invenciones:
a) Contrarias al orden público y a las buenas costumbres:
Artículo 5 Ley de Patentes. Excepciones a la patentabilidad:

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas
costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero
hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.
En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:
a. Procedimientos de clonación de seres humanos.
b. Procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
c. Utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
d. Procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan
para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el
animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
La prohibición de la patente se aplica a las invenciones en cuanto se exploten comercialmente.

La propia Ley restringe el ámbito de la prohibición, en el sentido que no podrá considerarse incursa
en esta prohibición la explotación de una patente cuya explotación sea contraria a la ley.
Ejemplo: está prohibido instalar en el coche un dispositivo que inhiba los radares. La concreta explotación de
estos dispositivos está prohibida por la ley de tráfico. Esto no quiere decir que un mecanismo de inhibición de
un radar sea contrario al orden público de forma que puedes obtener una patente para su fabricación pero no
lo podrás instalar en un coche.
Se considera que la contravención al orden público y las buenas costumbres es más rigurosa y está
más allá de las concretas prohibiciones legales.
 Procedimientos de clonación de seres humanos
Comprende cualquier operación consistente en obtener individuos que son una copia, total o
parcial, de otro individuo a partir de una célula de éste.
Se entenderá que una persona tiene la condición de ser humano desde que se produce la
germinación biológica (óvulo fecundado en el útero femenino).
 Procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano

Comprende cualesquiera procedimientos de modificación de la identidad genética o germinal del
ser humano (ingeniería genética germinal).
Esto significa la modificación de las características que se trasladan a las siguientes generaciones,
siendo el fundamento determinante de la prohibición.
Si no afectan a las generaciones venideras se pueden patentar las modificaciones genéticas.
37
 Utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales

Ejemplo: utilización de células de embriones para producir plasma.
No se aplicará esta prohibición cuando concurran fines distintos de los meramente industriales o
comerciales como pueden ser los terapéuticos o de diagnosis.
 Procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales

Abarca tanto los procedimientos de modificación como los animales resultantes de ésta.
El fundamento de la prohibición se basa en evitar el sufrimiento de los animales cuando no haya
una utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o los animales.
Esta prohibición se ajusta al principio ético bonus/malus de forma que se debe valorar el doble
efecto de estos procedimientos debiendo valorarlos como éticamente correctos cuando el efecto
bueno sea suficientemente importante para contrarrestar el malo.
Ejemplo: oncorratón o ratón oncógeno para el tratamiento y cura del cáncer.
b) De variedades vegetales y razas animales:

Como norma general no se pueden crear nuevas variedades vegetales o nuevas razas animales.
No se aplicará esta prohibición cuando la invención tenga por objeto vegetales o animales si su
viabilidad no se limita a una única clase o tipo. Cuando sus efectos sean extensibles a otras variedades
o razas sí será patentable.
c) De procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales:

Se consideran esencialmente biológicos los procedimientos que consistan íntegramente en
fenómenos naturales como el cruce o la selección.
Ejemplo: no puedes patentar un cruce entre un burro y un elefante que daría una raza animal nueva.
Por el contrario, sí podrán ser patentables los procedimientos microbiológicos debido a que, por la
incertidumbre de su naturaleza, no se encuentran contenidos en la prohibición.
d) Relativas al cuerpo humano:

Esta prohibición afecta a las invenciones que afectan al cuerpo humano como un todo, en tanto a cual,
en cualquiera que sea su constitución o desarrollo.
El descubrimiento de un elemento del cuerpo humano por si mismo no tiene la consideración de
invención sino que se trata de un simple descubrimiento.
Sin embargo un procedimiento que te permita obtener un elemento aislado del cuerpo humano sí
puede ser una invención patentable.
Ejemplo 1: descubrir una proteína en el cuerpo humano no es patentable.
Ejemplo 2: crear un procedimiento por el que eres capaz de producir la proteína idéntica sí es patentable, hace
referencia a la reproducción de un elemento no al descubrimiento del mismo.
e) Relativas a métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal:

Debido a que se trata de invenciones que es necesario que estén disponibles en el dominio público,
de modo que todo el mundo que las necesite las pueda aprovechar, se prohíbe su derecho de exclusiva
y por lo tanto no se pueden patentar.
38
La exclusión de la patentabilidad afecta únicamente al método de tratamiento quirúrgico o

terapéutico en cuanto tal no a los productos: sustancias, composiciones o instrumentos.
Ejemplo: si uno crea un bisturí que es mejor que otro debido a que corta de forma más firme sí se puede
patentar. Un método quirúrgico concreto no.
 Método quirúrgico: intervención cruenta sobre un cuerpo, humano o animal, vivo que puede
tener una finalidad curativa o estética.
 Método terapéutico: medio no quirúrgico destinado a restablecer o mantener la salud (ej: terapia).
Esta prohibición ha perdido fuerza con la admisión de las patentes de medicamentos.
Teniendo en cuenta que la prohibición se refiere a los métodos que se aplican sobre el cuerpo humano
se aceptará la patentabilidad de tratamientos de tejidos o líquidos corporales extraídos del cuerpo
humano o animal siempre que no vuelvan a reincorporarse.
Ejemplo: se puede patentar un método de tratamiento de la sangre pero no un método de diálisis que permite
que la sangre vuelva a introducirse en el cuerpo.
f) Relativas a métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal:

 Método de diagnóstico: examen médico, análisis consecutivo de síntomas y los resultados que
conducen a una toma de decisión sobre el tratamiento apropiado.
Se excluyen de la patentabilidad cuando permiten decidir sobre la adopción de un tratamiento
terapéutico aplicable a un cuerpo humano o animal vivo con finalidad curativa.
Esto será cuando el método de diagnóstico alcance la última fase de estos procedimientos:
i) Recogida y examen de datos.
ii) Comparación de los datos con valores medios estándar.
iii) La localización de cualquier desviación significativa durante la comparación.
iv) La decisión deductiva por el médico o el veterinario consistente en atribuir la desviación a un
cuadro típico concreto.
Cabe patentar nuevos métodos de recogida de datos para luego ponerlos en práctica en la fase de
examen (método para medir parámetros sanguíneos, método para procesar imagen rayos X).
También se pueden patentar productos, aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de dichos
métodos de diagnóstico.
3. TIPOS DE PATENTE
Atendiendo a la naturaleza de la regla técnica en la que consiste la invención de la patente, ésta podrá ser:
3.1 PATENTES DE PRODUCTO
Son patentes que protegen invenciones consistentes en objetos corporales, móviles o inmóviles, o
sustancias que se definen por reunir una determinadas características, es decir, que tienen propiedades o
rasgos internos o externos.
La patente es un documento técnico que se compone de las 3 siguientes partes:
a. Descripción: debe exponer la invención de una forma concisa, clara y completa para que un experto
en la materia pueda ejecutarla.
Los elementos que debe contener la invención aparecen regulados en el artículo 3.2 del RLP:
39
i) Indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención .

ii) La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad.
iii) Explicación de la invención tal como es caracterizada en las reivindicaciones, indicándose, en su
caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.
iv) Breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.
v) Exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención.
vi) Indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial.
Ejemplo: Para evitar que se rellenen las botellas de alcohol con alcohol de peor calidad en los bares, las empresas
usan sistemas para evitar el rellenado de sus botellas. Estos dispositivos de bloqueo del rellenado de las botellas
pueden ser patentables. Existen muchas patentes para este tipo de productos así que para poder obtener la
patente aprobando el examen de novedad el autor añadió también al sistema de bloqueo del rellenado una
anilla de seguridad reforzada para que se viera si la botella había sido abierta previamente.
En la descripción figuraba: son conocidos desde hace bastantes años sistemas para ubicar una pieza de plástico
sólido para evitar el rellenado (se citaban patentes previas). Pero hay un problema adicional que la tecnología
actual no permite resolver. Es posible, con paciencia y destreza, volver a situar el anillo de seguridad para que no
se vea que ya ha sido abierta. La solución técnica que daba la patente era que la anilla debe tener al menos dos
partes unidas por una fila de puntos que por la presión se rompen en dos piezas. La pieza inferior acaba en
diagonal y no en un ángulo de 90º para que la anilla no se pueda volver a colocar debido a la pendiente.
b. Reivindicaciones: definen el objeto para el que se solicita la protección en términos de las

características técnicas de la invención.
Artículo 28 Ley de Patentes. Reivindicaciones: las reivindicaciones definen el objeto para el que se
solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.
Son la parte nuclear de la patente.

i) Preámbulo: se indica la designación del objeto de la invención y las características técnicas
necesarias para la definición de los elementos reivindicados (precaracterización).
ii) Parte caracterizadora: se exponen las características técnicas que se quieren proteger.
Esta parte suele empezar por la frase: Caracterizado por / Caracterizado porque…
La caracterización incluye la precaracterización.
Cabe que una reivindicación esencial vaya seguida de reivindicaciones dependientes.
c. Dibujo: Sirven para ejemplificar las características enumeradas en la reivindicación.

Deberán ajustarse al formato previsto en el RLP.
Product by process claims: también se consideran patentes de producto las reivindicaciones de producto
obtenido a través de un determinado procedimiento. La forma de definir el producto no es tanto por sus
características sino por la serie de pasos que se han tenido que seguir para obtenerlo.
Ejemplo: el Botox es una toxina, elemento patógeno extremadamente mortal debido a su toxicidad, que tiene dos
tipos de utilidad (médica o cosmética). La toxina botulínica se adquiere mezclándola con una solución acuosa, que a
una determinada temperatura y presión tiene un grado no nocivo para la salud y puede ser usada para mantener
rígidos los músculos. Sigue considerándose una patente de producto ya que el objetivo es obtener la toxina a un grado
que pueda ser utilizado sin efectos nocivos.
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3.2 PATENTES DE PROCEDIMIENTO

Modo, forma o método técnico de proceder, que comprende una pluralidad de actuaciones, para obtener
un resultado útil. Por ejemplo: procedimientos de fabricación o de trabajo.
STS 28-04-2005: las patentes de procedimiento son las que tienen por objeto una sucesión de operaciones
encaminadas a la obtención de un resultado industrial, lo que viene determinado por tres elementos:
a) Las sustancias básicas de las que se parte.
b) Los medios de actuación sobre los mismos (modus operandi).
c) El producto o resultado final: si se obtiene el mismo producto por un procedimiento distinto será una
patente distinta, debido a que la patente se describe por las fases que se han tenido que seguir.
Incluye las patentes de indicación medica, uso de una determinada sustancia para tratar una enfermedad.
Se considerará que también son patentables las patentes de segunda indicación médica, casos en los que
se descubre que la sustancia ya conocida puede tratar otra enfermedad.
4. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
Una invención sólo puede ser patentada si cumple con los 3 requisitos de patentabilidad.
Novedad
Requisitos Actividad Inventiva
Susceptibilidad de aplicación industrial
4.1 NOVEDAD
Artículo 6 LP. Novedad:

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
Novedad objetiva: el examen de novedad atiende a criterios objetivos. Se examina en función de criterios
externos al inventor (da igual que él no conociera la invención previa), el criterio es el estado de la técnica.
• Novedad absoluta o universal: el estado de la técnica no tiene limitación temporal ni espacial.
• Novedad formal: en relación con la novedad no se atiende a la actividad inventiva sino que solamente
se hace referencia a que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica.
Deberá ser una regla inventiva sustancialmente idéntica a una regla inventiva divulgada con anterioridad.
1. Delimitar concretamente en qué consiste la invención para la que se solicita la patente.
2. Indagar si esa invención es sustancialmente idéntica a alguna otra que se encuentre comprendida en
el estado de la técnica en el momento de presentación de la solicitud.
La anterioridad que destruye la novedad ha de ser única, completa y cierta.

Debe abarcar los mismos elementos, función y resultado técnico que la invención que se examina.
Ejemplo: para que se desvirtúe la novedad hace falta que esté A+B+C en una sola divulgación. No basta que haya un
documento con A otro con B y otro con C, lo novedoso es el conjunto de los 3. Si está mencionado para solucionar
otro problema tampoco se infringe el principio de novedad.
La cuestión relevante es determinar qué conforma el estado de la técnica.
41
ESTADO DE LA TÉCNICA

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la
solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una
descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
Lo constituye todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patenta se ha hecho accesible
al público en España o en el extranjero por cualquier medio.
Los elementos delimitadores del concepto son: el contenido, la accesibilidad al publico y el momento en el
que el contenido pasa a formar parte del estado de la técnica.
A) CONTENIDO
Los elementos constitutivos del estado de la técnica pueden ser de cualquier naturaleza pero deben
estar referidos a la concreta invención en cuestión.
Para determinar si una invención forma parte del estado de la técnica será preciso que el “todo”
existente no permita a un experto reproducir la invención reivindicada.
Prohibición de la doble patente:

Exigencia legal que pretende evitar que una misma invención sea objeto de dos patentes simultáneas.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes
españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que
designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase
nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de
presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido
publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.
La inclusión del contenido de estas solicitudes se produce con independencia de que sea accesible al
público antes de su publicación siempre que:
i) La fecha de su presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la patente
cuya novedad se está examinando.
ii) Que su fecha de publicación sea simultánea o posterior a esta última (no anterior).
Ejemplo: el 15 de enero de 2018 se ha solicitado una patente en España que no será conocida hasta que se haga
pública, se tendrá en cuenta para el estado de la técnica de una solicitud con fecha del 30 de enero de 2018
aunque se publique con posterioridad a esta fecha.
Caben solicitudes de patentes europeas con efectos en España. La patente europea tiene la sede de
concesión en Múnich. El solicitante sigue el proceso de concesión en Alemania pero indica los países
para los que la quiere. Puede indicar que quiere que tenga efectos en España, tendrá efectos cuando
se publique en castellano con un número nacional y acabe siendo una patente española, aunque en
primer lugar haya sido concedida como patente europea.
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B) LA ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO
La invención debe ser accesible al público por lo que ha de ser inteligible o comprensible.
La posibilidad de ser accesible será requisito suficiente sin que sea necesario el efectivo acceso o
contacto con el público.
La accesibilidad podrá producirse de forma:
• Escrita: documentos → libros, tesis, artículos de revista, patentes anteriores…
• Oral: conferencias, entrevistas, discursos, explicaciones de cátedra…
• Utilización: puesta en uso mediante la comercialización, fabricación …
• Cualquier otro medio
Cualquier divulgación forma parte del estado de la técnica sin que sea necesario su registro.
C) MOMENTO RELEVANTE PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Lo constituye la fecha de presentación de la solicitud de la patente, presentación de los documentos.
Sirve tanto para determinar:
a. El momento al que ha de referirse el estado de la técnica.
b. El objeto de la invención que ha de compararse con el estado de la técnica (las posibles
modificaciones que se realicen a la solicitud con posterioridad no serán tenidas en cuenta para el
examen de novedad).
DIVULGACIONES INOCUAS
Artículo 7 LP. Divulgaciones inocuas:

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención
que, acaecida dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido
consecuencia directa o indirecta:
a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales
u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales.
En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido
realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro
del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Se requiere que el abuso sea evidente de forma que debe ser manifiesto e inequívoco como puede ser la
violación de la obligación de mantener en secreto la información relativa a la invención o el incumplimiento
de otras obligaciones de las que derive la divulgación que hizo accesible al público la invención.
Ejemplo: despiden a un miembro del equipo de I+D de la empresa en la que trabajaba y publica en un blog toda la
información sobre las invenciones desarrolladas durante su investigación en la empresa.
En el marco de las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas:

Ejemplo: si en el Mobile World Congress una empresa presenta un nuevo modelo para el que aún no se ha registrado
una nueva patente no perjudicará al examen de novedad de la invención una vez lo presenten.
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4.2 ACTIVIDAD INVENTIVA
Para que la regla técnica pueda ser protegida por la patente no basta que la misma sea nueva; es necesario
que implique un cierto grado de aportación creativa de su autor inventive step.
Artículo 8 LP. Actividad inventiva:

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de
la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
Concurrirá actividad inventiva cuando la invención no resulte del estado de la técnica de una manera
evidente para un experto en la materia non obviousness. Esto significa que ningún técnico en la materia
pudiera haber llegado a la formulación de la regla técnica objeto de la patente.
La atribución de la actividad inventiva responde a un juicio de valor con el componente subjetivo del punto
de vista de un experto en la materia.
EXPERTO EN LA MATERIA
Por experto en la materia, skilled in the art, se entiende una persona, jurídicamente indeterminada, que
tiene un conocimiento extenso del sector tecnológico donde se ubica la invención que se está patentando.
• Experto: persona con una formación, capacidad y conocimientos normales, propios de su profesión o
actividad ordinaria que está al día en lo fundamental y básico de su profesión, teniendo acceso para
ello a todo lo que se considera estado de la técnica.
• Materia: debe acotarse referirse al campo técnico al que pertenece la invención objeto de examen.
¿Quién es el sujeto indeterminado? Quien más se parece a la persona descrita por la ley podría ser el jefe
de I+D de una compañía que se dedica a ese sector del mercado.
ESTADO DE LA TÉCNICA RELEVANTE

Comprende todo lo que antes de la fecha de presentación se ha hecho accesible al público en España o en
el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
- A diferencia de lo que sucede con la novedad no serán tomadas en consideración las solicitudes de
patentes europeas en España o PCT que aún no hayan sido publicadas no se plantea el riesgo de
concesión de doble patente sobre la misma invención (artículo 8.2 LP)
Se deberá comparar la invención con el estado de la técnica del sector en el que se adscribe la invención y
los sectores más próximos o afines.
JUICIO DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

La jurisprudencia discierne si hay actividad inventiva mediante el método de aproximación problema-
solución (problem solution approach).
Se juzga si para un experto en la materia la solución a ese problema técnico resulta obvia a la vista de las
soluciones que ya existían previamente en el estado de la técnica. Para ello se usan distintos criterios:
• Criterio de la evidencia: la operación de deducción realizada por el experto admite grados.
Según la ley se entiende que no hay actividad inventiva cuando la solución resulta de una manera
evidente para el experto en la materia.
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Evidente No evidente
Proceso intelectual elemental, obvio y simple. Proceso intelectual dificultoso y complejo.
Basta con poseer conocimientos normales del Actividad de reflexión y raciocinio por parte
sector del que se trate. del experto en la materia que excede de lo que
Basta con realizar un esfuerzo mental mínimo. se considera rutinario.
El criterio de evidencia no puede analizarse desde un punto de vista retrospectivo. Debe examinarse
sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada.
• Indicios de la actividad inventiva: se tiene en cuenta entre otros → la importancia de la invención, las
ventajas nuevas que reporta, la solución a un problema largamente buscada por los especialistas, el
éxito comercial debido a la naturaleza del producto, la superación de algún perjuicio técnico…
• La doctrina de los equivalentes: se han definido como equivalentes las invenciones que emplean
medios que, de acuerdo con los conocimientos normales de un experto en la materia, son capaces de
realizar la misma función para la consecución de un mismo resultado o para la producción de un
mismo efecto, sin que su recíproca sustitución implique una modificación esencial de la solución dada.
Se entenderá que no hay actividad inventiva cuando no se produzca una modificación esencial a la
solución dada y que sean deducibles del estado de la técnica por el experto en la materia.
Por ejemplo: cambios en las medidas o cantidades, la adición o supresión de algún elemento intrascendente o
los procedimientos químicos análogos.
Diferencia entre actividad inventiva y novedad:

El análisis de novedad es más fácil debido a que simplemente se ha de probar que no haya una divulgación
previa que diga lo mismo que la patente solicitada con posterioridad.
En el caso de la actividad inventiva lo que se tiene en cuenta es si con la información existente en el estado
de la técnica (hasta el momento de solicitud de la patente posterior) es posible llegar a la misma solución.
Ejemplo: se patenta un collar de perros contra la leishmaniosis. Con anterioridad a esta solicitud se publicó una tesis
que preveía la inserción de piretroides en un colgante que se debía adherir al collar. Existe novedad porque no existe
ningún documento donde aparezca la inserción de piretroides directamente en el collar pero no existe actividad
inventiva, era obvio para un experto que añadiendo la misma sustancia al collar se conseguiría el mismo resultado
(tesis vinculante porque se previó como repelente para perros, en otro sector no habría habido problema).
4.3 APLICACIÓN INDUSTRIAL
Artículo 9 LP. Aplicación industrial: Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial
cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
Industria: cualquier actividad que tenga por objeto inmediato la manipulación o transformación de
elementos y fuerzas de la naturaleza con el fin de satisfacer necesidades y aspiraciones humanas.
La aptitud deberá concretarse en:
a. La posibilidad de fabricación o de utilización del objeto de la invención en cualquier clase de industria:
no hace falta que se haya aplicado, esté siendo aplicada o se vaya aplicar, basta la mera aptitud.
b. Que sea ejecutable de forma repetitiva
Deberá enjuiciarse atendiendo al estado de la industria del sector al que pertenezca la invención.
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5. DERECHO A LA PATENTE
5.1 RECONOCIMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL INVENTOR
Artículo 10 LP. Derecho a la patente:

1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabiente y es transmisible por todos los
medios que el derecho reconoce.
La invención es fruto de las personas físicas o naturales conocidas como inventores.

Por el simple hecho de ser los creadores de dichas invenciones adquieren una posición de dominio que se
manifiesta en un doble sentido:
a. Personal o moral: derecho inalienable e intransferible de ser reconocido como autor de la invención.
Artículo 14 LP. Designación del inventor: el inventor tiene, frente al titular de la solicitud de la
patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.
Aunque se transmita a otros el derecho a solicitar la patente, se mantiene el derecho a ser mencionado
en la invención como inventor.
b. Patrimonial: facultad de utilizar directamente la invención o transferirla a terceros.
El derecho a la patente puede ser ejercitado directamente por el inventor o por sus causahabientes (y por
otros sujetos a quien se les haya transmitido el derecho, incluye personas jurídicas).
Presunción iuris tantum de que el solicitante está legitimado para ejercitar el derecho a la patente.

2. En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presume que el solicitante
está legitimado para ejercer el derecho a la patente.
COTITULARIDAD DE LA PATENTE

3. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la
patente pertenecerá en común a todas ellas
Se les aplican las normas del código civil sobre la comunidad de bienes.
INDEPENDENCIA DEL DESARROLLO

4. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente,
el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de
presentación en España.
Criterio del primer inventor / primer solicitante: se entiende que quien la solicita primero es quien la
inventó antes (prioridad temporal).
46
5.2 EJERCICIO DEL DERECHO POR PERSONA NO LEGITIMADA
A) ANTES DE QUE LA PATENTE HAYA LLEGADO A SER CONCEDIDA

Se regula en el artículo 11 de la Ley de Patentes.
En el caso de que el derecho a la patente sea ejercitado por una persona carente de ese derecho, la
persona que se considere el titular legítimo deberá obtener una sentencia judicial firme, con fuerza
de cosa juzgada, que le reconozca la titularidad.
Una vez obtenido el reconocimiento, siempre que la patente aún no se haya concedido
ilegítimamente, durante el plazo de 3 meses desde la sentencia judicial firme, el legítimo titular podrá:
a. Subrogarse en el lugar del solicitante ilegítimo en el procedimiento de concesión: implica
continuar con el procedimiento de concesión iniciado, será la situación habitual cuando la
solicitud esté bien presentada con todos los datos bien detallados.
b. Presentar una nueva solicitud beneficiándose de de la prioridad de la ilegítima: cuando la solicitud
no se haya presentado de forma completa y el legítimo titular del derecho quiera mejorarla.
c. Pedir que la solicitud sea denegada: cuando crea que el invento no está suficientemente
desarrollado o aún no quiera que esté en el dominio público.
B) UNA VEZ LA PATENTE YA HA SIDO CONCEDIDA

Se regula en el artículo 12 de la Ley de Patentes.
Cuando la patente se haya concedido a favor del solicitante ilegítimo, la Ley de Patente reconocerá
plenos efectos a la patente otorgada.
El legítimo titular del derecho podrá ejercer una acción reivindicatoria solicitando la transferencia de
la titularidad de la patente concedida durante los 2 años desde que se publicó la mención de la
concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
Si durante este plazo no se ejercita la acción reivindicatoria, la concesión de la patente al solicitante
ilegítimo (de buena fe) se convalida a favor de éste, deviniendo titular definitivo y legítimo de la misma.
- Salvedad por mala fe, se exceptúa el límite de prescripción de los 2 años, deviene imprescriptible.
Ejemplo 1: se roba la documentación de la patente y se presenta a la OEPM para su registro. El solicitante es
conocedor de que no tiene derechos sobre esa invención por lo que está actuando de mala fe y no se le aplicará
la prescripción de la acción reivindicatoria.
Ejemplo 2: quien ha robado la documentación la vende a un tercero que la compra creyendo que el vendedor
es el titular legítimo, está actuando de buena fe, si en el plazo de 2 años no se ejercita la acción reivindicatoria
habrá prescrito y devendrá el titular definitivo y legítimo de la misma.
Será necesario que obtenga una sentencia firme que le reconozca la titularidad del derecho.
También se reconoce esta posibilidad para los casos de cotitularidad en los que una persona sólo tenga
derecho a una parte de la patente. En este supuesto podrá reivindicar que le sea atribuida la
cotitularidad de la misma conforme a este procedimiento (art. 12. 2 LP).
Efectos del cambio de titularidad: incluirá también la extinción, por la inscripción en el Registro de
Patentes de la persona legitimada, de las licencias y demás derechos existentes sobre la patente a
terceros (artículo 13 LP).
47
5.3 EL DERECHO A LA PATENTE EN EL MARCO DE LAS INVENCIONES LABORALES

Se entiende por invención laboral la que tiene por autor a una o varias personas físicas cuya realización es
consecuencia directa o indirecta de la relación laboral que vincula a estas personas con la empresa.
Las invenciones laborales pueden ser:
A) DE ENCARGO
Concepto: resultado de la actividad de investigación que explícita o implícitamente constituye el
objeto del contrato fuente de la relación laboral entre el empresario y el inventor (artículo 15 LP).
Titularidad del derecho: corresponde al empresario.
Derechos del trabajador: como norma general el trabajador no tendrá derecho a una remuneración
suplementaria a no ser que su aportación personal a la invención y la importancia de ésta para la
empresa excedan de manera evidente del contenido implícito o explícito del contrato de trabajo.
La invención debe generarse durante el tiempo del contrato de trabajo.
B) DE SERVICIO
Concepto: el objeto del contrato no está constituido por la actividad investigadora, pero la invención
se realiza en el ámbito de la actividad profesional que en virtud del contrato laboral desarrolla el
inventor y en su obtención han influido predominantemente los conocimientos adquiridos por el
inventor-trabajador dentro de la empresa o los medios proporcionados por ésta (artículo 17 LP).
Titularidad del derecho: generalmente corresponde al empresario, o al menos puede reservarse el
derecho a la utilización de la invención.
Derechos del trabajador: cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un
derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa,
atendiendo a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los
conocimientos o medios facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.
• Participación (mediante porcentaje) en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la
cesión de sus derechos sobre dicha invención.
La ley establece un deber de información para el ejercicio de los derechos del empresario y del empleado.
El empresario y el empleado deberán prestar su colaboración, en la medida necesaria, para la efectividad
de los derechos reconocidos, absteniéndose de actuaciones que puedan dañar dichos derechos.
El sistema de comunicaciones efectivo, previsto en el artículo 18 LP, obliga al:
Trabajador Empresario
Deberá informar al empresario sobre la existencia Deberá evaluar la invención, comunicando su
de la invención, incluyendo los datos e informes voluntad de asumir la titularidad o reservarse un
necesarios para que éste pueda ejercitar los derecho de utilización.
derechos que le correspondan. Mediante comunicación escrita.
Mediante comunicación escrita. Plazo de 3 meses, a partir del día siguiente a la
Plazo de 1 mes desde la conclusión de la invención. recepción de la comunicación del empleado.
Incumplimiento: pérdida de sus derechos. Incumplimiento: caduca su derecho, pudiendo el
empresario presentar la solicitud de patente.
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6. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE
La nueva LP 24/2015, que entró en vigor el 1 de abril de 2017, sustituye el antiguo procedimiento de
concesión de la patente.
6.1 ANTIGUO SISTEMA DE CONCESIÓN DE LA PATENTE

El sistema anterior ofrecía dos procedimientos de concesión de la patente:
A) PROCEDIMIENTO GENERAL: carácter necesario y esencial.
Una vez admitida a trámite y presentada la solicitud, el solicitante debía solicitar un Informe sobre el
Estado de la Técnica (IET): detectaba posibles divulgaciones anteriores que pusieran en cuestión la
actividad inventiva de la invención.
Una vez presentado el IET se podían presentar observaciones al mismo por parte de terceros, el
solicitante podía contestarlas y finalmente se concedía la patente (con independencia del contenido
del IET y de las observaciones que se hubieran presentado.
Una vez concedida la patente se ponía a disposición del público los documentos de la patente, junto
el IET y todas las observaciones y comentarios referentes a aquel informe.
B) PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO: potestativo.
En el caso de que el solicitante optara por el procedimiento con examen previo la OEPM tenía en
cuenta las oposiciones presentadas por terceros y las contestaciones del solicitante. En el caso de que
las oposiciones no fueran debidamente refutadas por las contestaciones del solicitante se denegaba
la patente total o parcialmente.
El sistema del ’86 era defectuoso porque el control de validez se efectuaba en los tribunales, no existía una
garantía de validez de Estado en cuanto a la validez de la misma.
Patentes europeas: procedimiento distinto para las patentes europeas que reclamaban efectos en España.
Se presentaban en la oficina de Múnich que seguía el sistema de examen previo con los requisitos de
patentabilidad (novedad y actividad inventiva), comprobaba ex ante que cumpliera todos los requisitos
para poder concederle la patente. Estas patentes europeas, que no tienen porque ser comunitarias, sólo
tenían efectos en España cuando se publicaba la misma en español con un número de patente española.
Eran patentes fuertes porque habían superado todos los requisitos de patentabilidad ex ante.
6.2 SISTEMA ACTUAL DE CONCESIÓN DE LA PATENTE

La nueva ley establece un único sistema de concesión.
i) Se presenta la solicitud a la oficina que comprueba que esté toda la documentación y emite un informe
sobre el Estado de la técnica. Permite a terceros hacer alegaciones respecto los requisitos de
patentabilidad de la solicitud (razonándolo) pero no se consideran parte del procedimiento.
ii) Examen sustantivo: la OEPM examinará, previa petición del solicitante, si la solicitud cumple con
todos los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.
Desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica el solicitante tiene 3 meses para pedir
el examen sustantivo. De no hacerlo se entenderá que ha retirado su solicitud.
Junto a la petición del examen sustantivo el solicitante podrá presentar observaciones al informe, a la
opinión escrita y a las observaciones de terceros.
49
iii) Cuando el examen no revele la falta de ningún requisito la OEPM concederá la patente solicitada. Si
como resultado del examen se apreciasen motivos que impidiesen en todo o parte la concesión de la
patente que en el plazo de 3 meses podría contestar a las objeciones señaladas por la OEPM o
modificar las reivindicaciones.
Ejemplo: la reivindicación 1 (R1) es igual que una reivindicación de una patente japonesa. La reivindicación 3
(R3) es dependiente de la R1. La Oficina permite modificar la R1 incluyendo en ella la R3 para poder pasar el
examen de novedad y que se conceda la patente.
Si dentro de estos 3 meses no realizase ninguna de estas 2 acciones la patente deberá ser denegada.
iv) Se establece un diálogo entre la OEPM y el solicitante de forma que, en el caso en que la Oficina crea
que, pese a las alegaciones o modificaciones aportadas, persisten motivos que impiden en todo o en
parte la concesión de la patente, se comunicará al solicitante dándole nuevas oportunidades para
corregirlas antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente.
v) Una vez concedida la patente, se abre el período de oposición a la concesión donde cualquier persona
podrá oponerse a la concesión. En el caso de las marcas sólo podían oponerse con anterioridad a la
concesión, en las patentes es con posterioridad a la misma.
7. EFECTOS DE LA PATENTE
7.1 CONTENIDO
A diferencia del derecho de marcas que tiene una vertiente positiva y negativa, en el caso de las patentes
la ley sólo reconoce la vertiente negativa ius prohibendi.
La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero… (arts. 59 y 60 LP).
No caben las patentes de cobertura: la parte no puede defenderse de una demanda por infracción de una
patente anterior alegando que tiene una patente posterior. No importa la concesión de una patente
posterior, no se puede alegar el derecho a usarla.
Artículo 64 LP. Falta de cobertura frente a patentes anteriores: el titular de una patente no podrá
invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que
tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.
Tiene incidencia en las patentes dependientes: se puede obtener una patente sobre el objeto de una
patente anterior si éste se mejora, pero no se podrá explotar sin el permiso del titular de la anterior.
Artículo 65 LP. Patentes dependientes: el hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser
explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no
será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar
la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente
posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser
que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.
Sin perjuicio de que por la interpretación de otros artículos de la ley y por la práctica pueda considerarse
que las patentes también tienen ius utendi.
50
A) ACTOS DE EXPLOTACIÓN DIRECTA:

En el artículo 59 LP se regula que el titular de la patente tendrá derecho a impedir:
a. La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto objeto

de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de estos fines (art. 59.1.a LP):
El titular está facultado a prohibir la realización de tales actos al margen de que el tercero que los
realiza conozca o no la existencia de la patente.
El titular tiene la carga de la prueba, deberá probar que el acto del que se trate transgrede el
ámbito de protección de su patente.
b. La utilización del procedimiento objeto de su patente o el ofrecimiento de este procedimiento

cuando las circunstancias hacen evidente que está prohibido hacerlo sin el consentimiento del
titular (art. 50.1.b LP).
• Utilización: el titular podrá ejercer el ius prohibendi con independencia de que el tercero
conozca que está prohibido hacerlo sin el consentimiento del titular de la patente.
• Ofrecimiento: el ejercicio de la facultad prohibitiva presupone que el tercero conozca o que
sea evidente que la utilización está prohibida sin el conocimiento del titular.
c. El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente

obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de este producto
para algunos de estos fines (art. 50.1.c LP).
Se refuerza la protección de la protección de la patente de procedimiento al producto
directamente obtenido a través del procedimiento patentado.
Únicamente se protegerá a los productos que sean el resultado de la puesta en práctica del
procedimiento de forma inmediata, directa y global.
Patente de producto Patente de procedimiento

El titular podrá impedir que: El titular podrá impedir que:
• Un tercero lo fabrique • Un tercero use el procedimiento patentado
• Un tercero lo ofrezca para su venta • Un tercero ofrezca su utilización
• Un tercero lo introduzca en el comercio • Un tercero introduzca en el comercio, utilice,
• Un tercero lo importe ofrezca o importe el producto obtenido por
el procedimiento patentado
B) ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDIRECTA

En el artículo 60 LP se regula que: el titular de la patente tiene derecho a impedir que terceros realicen,
sin su consentimiento, actos de utilización o explotación indirecta de la invención patentada.
La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier
tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada
relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el
tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica
de la invención y están destinados a ella.
51
• Actos de explotación indirecta: actos que supongan la entrega u ofrecimiento de entrega de

medios aptos para la puesta en práctica de un elemento esencial de la invención patentada, con
independencia de que tenga lugar o no la efectiva puesta en práctica de dichos medios.
• Medios: entidad material o artilugio idóneo para la puesta en práctica de, al menos, un elemento
esencial del objeto de la patente. Se entenderán incluidos los medios corrientes en el comercio
cuando junto con la entrega se produzca una incitación, a cometer los actos de utilización o
explotación directa de la invención patentada, por parte del tercero.
• Persona no habilitada para la puesta en práctica de la invención: persona que no tenga la
titularidad de la misma o el consentimiento del titular para realizar dichos actos.
Se requerirá que el tercero sepa que los medios son aptos para la puesta en práctica de la invención
patentada y que están destinados a ella.
7.2 ÁMBITO MATERIAL DE PROTECCIÓN
El alcance material debe entenderse como lo que se protege a través de la patente, el elemento nuclear
para determinar el ámbito de aplicación de una patente son las reivindicaciones.
El alcance de la protección conferida por la patente se determina por el contenido de las reivindicaciones.
Para interpretarlas se tendrán en cuenta los elementos que las acompañan: descripciones y los dibujos.
Para determinar si hay infracción de la patente se comparan las reivindicaciones de ambas patentes,
interpretadas acorde con las descripciones y los dibujos. Esto puede suponer 2 tipos de infracciones:
A) INFRACCIÓN LITERAL
Se produce una reproducción de todos y cada uno de los elementos de la reivindicación en el objeto
o procedimiento explotado por el tercero para producir el mismo resultado técnico.
B) INFRACCIÓN POR EQUIVALENCIA

Creación jurisprudencial que aplica el test de la triple identidad:
i) Identidad de función.
ii) Identidad de modus operandi.
iii) Identidad de resultado.
Para determinar si hay equivalencia se atenderá a cualquier elemento que sea equivalente a un
elemento especificado en las reivindicaciones.
El elemento será equivalente cuando sustituya algún elemento de la reivindicación por otro que
cumple sustancialmente la misma función, sustancialmente del mismo modo, para sustancialmente
obtener el mismo resultado.
Además para la aplicación de esta doctrina será necesario que no haya actividad inventiva, entendido
como que cualquier experto en la materia haya podido deducir los cambios incorporados por la
variación de los elementos equivalentes.
Ejemplo: cambiar un cable de cobre por otro material conductor. El otro material conductor tiene propiedades
sustancialmente análogas al cobre por lo que es una solución técnica equivalente, aunque falte un elemento
literal se sustituye por otro equivalente.
52
7.3 DURACIÓN
Artículo 58 LP. Duración y cómputo de los efectos: la patente tiene una duración de 20 años
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde
el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.
El título de protección de las invenciones está limitado en el tiempo por 20 años improrrogables.
El plazo se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud pero sólo empieza a producir efectos a partir
de la publicación de la concesión. Hasta que se publica la concesión la patente no tiene protección plena.
- Sin perjuicio de que, una vez concedida la patente, se permita solicitar al infractor los daños y
perjuicios por el tiempo en que la patente ya había sido solicitado pero aún no había sido concedida.
La duración efectiva de la patente puede variar en función del tiempo que transcurra entre la fecha de
presentación de la solicitud y su concesión por la OEPM.
7.4 LÍMITES
Estos límites tienen como denominador común que el titular de la patente no puede impedir que se
realicen sin su consentimiento determinados actos de explotación de la invención patentada.
A) ACTOS REALIZADOS EN UN ÁMBITO PRIVADO CON FINES NO COMERCIALES → art. 61.1.a LP

Estos actos pueden ser de diversa índole y pueden estar referidos tanto al producto patentado como
al procedimiento objeto de la patente y al producto obtenido por él. Deben cumplir 2 condiciones:
i) Que la realización de los mismos tenga lugar en un ámbito privado.
ii) Que se haga sin fines comerciales.
Ejemplo: Se inventa una sustancia que impide que determinados insectos ataquen a las plantas, si la produces
de forma casera para comer las plantas que tú produces en casa no hay infracción. Si las vendieras sí infringirías.
B) ACTOS REALIZADOS CON FINES DE EXPERIMENTACIÓN

Actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada (61.1.b).
i) Que se realicen con fines de experimentación o ensayo (de carácter técnico o científico).
ii) Referidos al objeto de la invención patentada.
Casos experimentales de mejora sin finalidad comercial, se permite realizar investigaciones sobre la
patente previa pero sin poder explotarlas sin el consentimiento de su titular. Ej: Patente dependiente.
- Se excluyen los actos de que no tengan por finalidad exclusiva la mejora o consolidación de la
regla técnica inventiva en sí misma considerada.
Con el fin de facilitar la preparación de medicamentos genéricos se permiten en particular los estudios
y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, incluidas la preparación,
obtención y utilización del principio activo para estos fines (61.1.c LP).
Para poder comercializar medicamentos se requiere una autorización de las autoridades sanitarias que puede
tardar años en concederse. Una vez agotado el período de protección de la patente, para que poder
comercializar medicamentos genéricos se deben pasar las pruebas de las autoridades sanitarias, para favorecer
la competencia y la comercialización se permite fabricar el genérico antes de que expire la patente para poder
presentar toda la documentación y salir al mercado tan pronto como se extinga la patente sobre el original.
53
C) EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR Y/O GANADERO

La venta o cualquier otra forma de comercialización de material de reproducción vegetal realizada por
el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor para su explotación agrícola, implicará
el derecho de éste último a utilizar el producto de su cosecha para la ulterior reproducción o
multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación (art. 62.1 LP).
Se trata de una utilización libre de semillas obtenidas del material vegetal objeto de la patente
adquirido por el agricultor.
La venta o cualquier otra forma de comercialización de animales de cría o de material de reproducción
animal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor o ganadero,
implicará la autorización a estos últimos para utilizar el ganado protegido con fines agrícolas o
ganaderos. Incluirá la puesta a disposición del ganado o de otro material de reproducción animal para
que el agricultor o ganadero pueda proseguir su actividad pero no la venta en el marco de una actividad
de reproducción comercial o con esa finalidad (art. 62.2 LP).
Autorización que incluirá sólo la puesta a disposición del ganado o del material de reproducción en el
marco de una actividad de reproducción comercial o con esta finalidad.
La autorización que comporta el privilegio queda confinada a la atención de las necesidades de la
propia actividad agrícola o ganadera del agricultor o ganadero sin extenderse a otras finalidades que
afecten a la normal explotación del objeto de la patente por su titular.
D) EL DERECHO DE PREUSO
Es posible que en la fecha de presentación de la solicitud de patente, la invención que constituye su
objeto esté siendo utilizada o poseída (en el ámbito privado económico, seno de una empresa, sin
haber solicitado la patente) por una persona distinta que el solicitante de la patente.
Lo más frecuente es que esta utilización destruya la novedad y no se otorgue la patente o en el caso
de haberla otorgado se produzca un supuesto de nulidad.
En las situaciones en las que no de destruya la novedad se produce una colisión entre el interés del
titular de la patente (evitar que se explote el objeto patentado sin su consentimiento) y el poseedor
anterior (proseguir en la utilización de la invención que es objeto de la patente).
Mediante el derecho de preuso se permite al usuario la continuación de la explotación de la invención
después de que ésta haya pasado a constituir el objeto de una patente concedida a otra persona.
Condiciones de aprovechamiento:
i) Que con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente, la invención que constituye su objeto
viniese siendo explotada en España o se hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para la
explotación de la misma.
ii) Que el usuario haya actuado conforme al principio de buena fe.
Si se dan estas condiciones el usuario puede proseguir o iniciar la explotación de la invención idéntica
a la amparada por la patente, en la misma forma en la que la venía realizando hasta entonces o en la
medida adecuada a las necesidades razonables de su empresa (para los casos en los que aún no la
hubiera empezado a realizar pero hubiera iniciado los preparativos).
El derecho de ejercicio del preuso solamente será transmisible junto con la empresa.
54
8. ACCIÓN DE VIOLACIÓN DE LA PATENTE
El artículo 71 de la LP contempla un listado de acciones dirigidas a la salvaguarda de los derechos del titular
de una patente en aquellos supuestos en los que sus derechos sean lesionados.
Estas acciones tendrán una prescripción de 5 años desde el momento en que pudieron ejercitarse (78 LP).
Las acciones de ámbito civil que se pueden solicitar son:
8.1 CESACIÓN
Acción que tiene por finalidad interrumpir la realización de los actos que infringen el derecho de la patente.
8.2 INDEMNIZACIÓN
La indemnización comprenderá los siguientes conceptos:
a) Las pérdidas sufridas por el titular de la patente.
b) La ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.
La cuantía podrá incluir los gastos de investigación incurridos para obtener pruebas sobre la comisión de
la infracción para el procedimiento judicial, daño emergente.
También existen las indemnizaciones por desprestigio en virtud de las cuales el titular de la patente puede
exigir la indemnización por el desprestigio de la invención patentada como consecuencia de una realización
defectuosa o una presentación inadecuada en el mercado (art. 76 LP).
Cálculo de los daños y perjuicios

El artículo 74 de la LP determina que el perjudicado deberá elegir entre:
a) Consecuencias económicas negativas: donde, a su vez, se establece una alternatividad entre:
• Beneficios que el titular ha dejado de obtener.
• Beneficios que el infractor ha obtenido de la explotación del invento patentado. 5
b) Cantidad a tanto alzado: cantidad que el infractor hubiese debido pagar al titular de la patente por la
concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación.
8.3 ACCIÓN DE EMBARGO

El titular de la patente podrá ejercitar el embargo de los objetos producidos o importados que violen su
derecho y los medios principalmente usados para la producción o realización del procedimiento patentado.
También se podrá entablar respecto a los medios principalmente destinados a tal producción o a la
realización del procedimiento patentado, en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso.
8.4 ACCIÓN DE ATRIBUCIÓN EN PROPIEDAD

Tiene por objeto transferir la propiedad de los objetos o medios embargados al titular de la patente.
Se deberá cuantificar el valor económico de los bienes, si es superior a la indemnización se compensará al
demandado por el exceso.
8.5 ADOPCIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR LA PROSECUCIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA PATENTE

Complementaria de la acción de cesación, supone impedir que prosiga la lesión del derecho mediante la
transformación o destrucción de los objetos embargados.
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56
TEMA 4: COMPETENCIA DESLEAL
1. EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL - LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL
1.1 DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

En un mercado competitivo existe el principio de libertad de concurrencia.
Para asegurar el funcionamiento del sistema de competencia por méritos propios, se establecen una serie
de límites que prohíben conductas consideradas desleales para que no se distorsione el mercado y se falsee
la competencia, consiguiendo que funcione de forma competitiva, clara y transparente.
Se protege el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el interés
público del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado.
Así pues la ley de competencia desleal establece normas de conductas, que deben ser observadas por las
empresas que compiten en el mercado. Se sanciona su incumplimiento.
Artículo 1 LCD. Finalidad: esta ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos
los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal,
incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad.
1.2 LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

La primera ley de competencia desleal se promulgó en el año 1991 (Ley 3/1991 de 10 de Enero).
Inicialmente la ley establecía una serie de disposiciones generales, programáticas, que tenían como
objetivo guiar a los jueces en la aplicación de las normas y homologar la competencia en el plano europeo.
La ley de competencia desleal fue modificada en el año 2009 (Ley 29/2009 de 30 de Diciembre) para
adaptarla a las exigencias del derecho comunitario europeo. Se incluyen conductas específicas, que ya
quedaban previamente incluidas en los tipos generales. No es una modificación demasiado relevante.
2. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN
Artículo 2 LCD. Ámbito objetivo:

1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia
desleal siempre que se realicen en el mercado con fines concurrenciales.
2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en las que se realice,
se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las
prestaciones propias o de un tercero.
3. La ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o
después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a
celebrarse o no.
El segundo artículo de la Ley se ocupa de las conductas objeto de tratamiento en esta ley:
Se tendrán en cuenta los actos que se realicen en el mercado y que tengan finalidad concurrencial.
57
Deben reunirse los 2 requisitos para que una conducta sea objeto de esta ley:
• En el mercado: la conducta debe tener transcendencia externa.
- Lo que se mantiene en el área privada o familiar no tiene relevancia a efectos de la LCD.
• Fin concurrencial: presunción iuris tantum de que una conducta tiene finalidad concurrencial cuando
sea idónea para promover las propias prestaciones o las de un tercero (art. 2.2 LCD).
- Se admite prueba en contrario por parte de quien haya realizado la concreta conducta. Si quien
la ha realizado puede acreditar que su finalidad primaria no es difundir las prestaciones propias
o las de un tercero, sino que es de otra naturaleza, la conducta ya no es objeto de la LCD.
Cuando concurra otra finalidad, antepuesta a la concurrencial, se entenderá que la conducta no
es objeto de la LCD, sólo analiza las conductas que tienen fines primordialmente concurrenciales.
Ejemplo 1: una asociación de consumidores y usuarios compara varios productos para analizar cuál ofrece
mejores condiciones y hace un ranking con los resultados. Un listado sea objetivamente idóneo para favorecer
o perjudicar a quienes salgan en la revista pero no se considerará que sea una conducta objeto de la LCD porque
su finalidad primordial no es ni beneficiar ni perjudicar a los empresarios sino dar información a los usuarios.
Ejemplo 2: si un periodista dice que la constructora Nuñez y Navarro ha sobornado a políticos, no se considerará
que la conducta sea objeto de análisis por la LCD porque la finalidad primaria no es que no lleguen a comprar
esos productos sino que hay una finalidad informativa de interés general sobre un caso de corrupción.
3. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN
Artículo 3 LCD. Ámbito subjetivo:

1. La ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o
jurídicas que participen en el mercado.
2. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre
el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.
Quedan sometidos a esta normativa los denominados operadores económicos: empresarios, profesionales
liberales, entes públicos, sindicatos… cualquier persona, física o jurídica, que participe en el mercado
ofreciendo productos y servicios.
No será necesario que exista algún tipo de relación competencial entre los sujetos del conflicto.
En el caso de las administraciones públicas se tendrá en cuenta si actúan:
• Actividades potestativas: dictar normas.
• Prestación de servicios económicos a los ciudadanos. Un hospital público concurre con hospitales privados,
las conductas que pueda realizar la administración pública en el mercado de hospitales pueden ser conductas
de competencia desleal, se atenderá a si el acto tiene una finalidad económica.
Ejemplo 1: Uber – Cabify vs. Taxi. En la medida que el Ayuntamiento dicte normas o establezca requisitos para los
Cabify no se considerarán conductas objeto de la ley de competencia desleal. Sin perjuicio que se les permita a estas
compañías recurrir las normas dictados por el Ayuntamiento por la vía administrativa.
Ejemplo 2: TMB?????
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4. CLÁUSULA GENERAL DE PROHIBICIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL
El artículo 4 de la LCD regula la cláusula general de prohibición de los actos de competencia desleal, que a
su vez atiende a la razón última de las conductas prohibidas por la LCD.
Se reputa desleal todo comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (art. 4.1).
Se tiene en cuenta sólo la buena fe objetiva (resultado) no la buena fe subjetiva (intención).
Este artículo tiene una doble eficacia o virtud:
1) Fundamento de todos los actos de competencia desleal.
2) Artículo que sirve para sancionar conductas contrarias a los actos de la buena fe objetiva que no están
definidas en los tipos especiales.
Cuando el acto esté tipificado se atenderá al tipo específico.
Cuando el acto no esté tipificado, si se argumenta que es contrario a la buena fe, se aplicará el tipo general.
DEFINICIONES
En el marco de las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la
buena fe el comportamiento contrario a la diligencia profesional
 Diligencia profesional: diligencia del empresario conforme a las prácticas honestas del mercado.
Se entenderá que no actúa con diligencia profesional cuando distorsione o pueda distorsionar de
manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio del grupo destinatario de
la práctica, mermando de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión sobre su
comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.
 Comportamiento económico del consumidor medio: decisión por la que éste opta por actuar o
por abstenerse de hacerlo en relación con:
a) La selección de una oferta u oferente.
b) La contratación de un bien o servicio, la forma de contrato o las condiciones del mismo.
c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.
d) La conservación del bien o servicio.
e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.
Ejemplo 1: Un bufete aprovecha que ha habido un accidente aéreo para anunciar sus servicios, poniendo en
conocimiento de las víctimas el derecho a reclamar una indemnización a la compañía aérea. Utilizar una desgracia
para publicitar tus servicios no es correcto según las exigencias de la buena fe, sin embargo no hay ningún tipo que lo
prohíba, se subsume en el artículo 4.1 LCD.
Ejemplo 2: Un bufete aprovecha que ha habido un accidente para lanzar el eslogan “es un error creer que los
accidentes sólo le ocurren a otros. A cualquiera nos puede pasar. Tenlo presente, sobretodo si tienes personas que
dependen económicamente de ti. Testamentos inteligentes, herencias felices”. No se basa en los propios méritos de
las prestaciones sino que se está apelando a los sentimientos de los consumidores.
Ejemplo 3: Un caso más controvertido puede ser el de Caixa Banc que en su publicidad anuncia que dedica parte de
sus beneficios a acciones de obra social, debido a que a un consumidor racional sí puede interesarle que se hagan
donaciones a obras sociales, o que en el caso de ausonia se financie la investigación del cáncer de mama, o la Fageda
para supuestos de integración social. En una toma de decisión racional al consumidor le puede interesar pagar un
precio superior para una buena causa.
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5. GRUPOS DE CASOS
La ley tipifica reglas jurisprudenciales alemana, se positivizó la experiencia de la jurisprudencia alemana.
5.1 ACTOS DE ENGAÑO
El artículo 5 de la LCD, regula los actos de engaño por acción, y los define como:
Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que,
aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo
susceptible de alterar su comportamiento económico.
Contenido de la información:
• Información falsa: conducta que traslada información falsa que puede ser contrastada con la realidad.
En los casos publicitarios debemos distinguir 2 supuestos:
1. Exageración publicitaria: supone una situación de charlatanería publicitara, cuando un
anunciante ensalza sus propios productos, pero la credibilidad que le atribuyen los consumidores
es muy escasa por lo que no se considerará desleal y no se deberá realizar un juicio de veracidad.
Ejemplo: Eslogan publicitario de Gillette “lo mejor para el hombre”. El mensaje da a entender que, en
funciones de afeitado, tiene las mejores prestaciones del mercado, valoración genérica de carácter
exagerado que proviene del mismo oferente y no tiene credibilidad por no respaldarse en objetividades.
2. Publicidad de tono excluyente: supuestos que sitúan el producto en un nivel superior al de los
competidores, y en los que se añaden elementos objetivos que dan mayor veracidad al mensaje.
Los elementos subjetivos permiten contrastar con la realidad la veracidad del mensaje. Carga de
la prueba del mensaje que interpretan los consumidores. Será ilícita cuando no se consiga probar.
Ejemplo: El eslogan de la maquinilla Wilkinson Hidro 5 era “el mejor afeitado para tu piel”. Al añadir piel ya
supone un elemento objetivo susceptible de ser demostrado, además también añadían: cuchillas con un
gel lubricante potenciado y barras inferiores más eficaces para el afeitado, elementos que podrían afectar
la decisión del consumidor, por lo que el eslogan es susceptible de ser información falsa. Deberían realizar
un test de consumidores con todas las marcas de cuchillas, no sólo las líderes, y probarlo.
• Información veraz que por su contenido o presentación induzca a error a los destinatarios.
Zumo que no tiene edulcorantes y da a entender que es 100% natural pero tiene otros elementos que no lo
hacen 100% natural. Aunque no lleve edulcorantes y la información sea veraz, es engañoso por error de calidad.
Efecto de la información:
Será necesario que la falsedad o error en la apreciación sea susceptible de alterar el comportamiento
económico del consumidor incidiendo sobre alguno de los siguientes aspectos:
a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.
b) Las características principales del bien o servicio: disponibilidad, beneficios, riesgos, ejecución,
composición, accesorios, procedimiento, fecha de fabricación, suministro, entrega, cantidad…
c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.
d) El alcance de los compromisos del empresario, los motivos de la conducta comercial, la naturaleza del
contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o el bien o servicio
son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta
e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.
f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación.
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g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o agente, como su identidad y solvencia,
cualificaciones, situación, aprobación, afiliación o conexiones y derechos de propiedad industrial,
comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.
h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr.
El artículo añade que, cuando el empresario o indique en una práctica comercial que está vinculado a un
código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código será desleal, cuando:
• El compromiso sea firme y pueda ser verificado.
• Sea susceptible de distorsionar significativamente el comportamiento económico de sus destinatarios.
5.2 OMISIONES ENGAÑOSAS

El artículo 7 de la LCD, regula los actos de engaño por omisión, y los define como:
Se considera desleal omitir u ocultar información necesaria para que el destinatario pueda adoptar una
decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de la causa. Es también
desleal ofrecer información poco clara, ininteligible, ambigua, no darla a conocer en el momento adecuado,
o no dar a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto.
Ejemplo: “Opel Corsa por 175€ al mes” indica el número de cuotas a pagar pero no indica el precio de entrada, no
permite conocer el coste total de la operación por lo que se considera desleal. En la medida en la que se complemente
el mensaje publicitario será válido, “Opel Corsa por 175€ al mes”* (asterisco que añade el resto de información
necesaria: tae, número de cuotas a pagar, precio de entrada. Complementa el mensaje).
• Omisión stricto sensu: se entenderá por información omitida la información relevante (la información
necesaria o sustancial) no proporcionada al consumidor.
• Ocultación de la información: se entiende que se produce esta circunstancia cuando se introduce la
información en el mensaje utilizando técnicas que la hacen imperceptible o ilegible para el consumidor
medio. Ejemplo: letra muy pequeña para explicar detalles menos atractivos de la oferta o incluir la información
relevante en una parte no destacada del anuncio.
• Transmisión de la información de manera poco clara, ininteligible, ambigua: se facilita la
información al consumidor pero de un modo que éste no alcanza a comprender su significado. Ejemplo:
lenguaje ininteligible para el consumidor, abreviaturas que no son de uso común o expresiones ambiguas.
• No se ofrece en el momento adecuado: la información debe subministrarse en el momento de la
toma de decisión del consumidor de comprar o contratar el bien o servicio y en qué condiciones, si
hay información que se subministra más tarde puede llegar a frustrar las expectativas de éste.
• No se da a conocer el propósito comercial de la práctica y no resulte evidente por el contexto:
Publicidad encubierta, es siempre desleal por engañosa al no revelar su naturaleza publicitaria y
vestirse de información objetiva. Se da más credibilidad a informadores imparciales así pues, es desleal.
Para valorar el carácter engañoso de los actos, se atenderá al contexto en que se producen. Se considerarán
las características, circunstancias y limitaciones del medio de comunicación  Si el medio impone
limitaciones se valorarán las medidas adoptadas para transmitir la información necesaria por otros medios:
a) El mensaje principal deberá hacer una referencia expresa a los medios informativos complementarios.
b) Estos medios serán de fácil acceso.
c) Su finalidad deberá ser complementar la información, en ningún caso podrán contradecirla.
Ejemplo: se anuncia un sorteo en una cuña publicitaria, tiene tiempo limitado así que no da tiempo de contar las
bases de participación, bastaría con decir que se deben consultar las bases de la promoción en la página web.
61
5.3 ACTOS DE CONFUSIÓN

El artículo 6 de la LCD define como actos de confusión aquellos que:
Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con:
a) La actividad.
b) Las prestaciones.
c) El establecimiento ajenos.
El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es
suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.
La confusión se da cuando existe similitud o identidad entre los distintos elementos diferenciadores de la
actividad, prestaciones o el establecimiento ajeno.
La prohibición se extiende a cualquier signo identificador de cualquier naturaleza: nombre comercial,

emblema, embalaje, uniformes, logotipos… (no sólo signos distintivos). Supone un acto de confusión
genérico, cualesquiera medios empleados en cualquier esfera de la actividad económica.
El mero riesgo de confusión es suficiente para determinar que el acto es desleal, sin que sea necesario
recurrir a otros elementos para fundamentar su ilicitud.
 Se incluirán tanto los comportamientos que crean efectivamente confusión como aquellos que son
potencialmente susceptibles de generarla.
No desaparecerá la identidad cuando se aprecien diferencias observando simultáneamente ambos signos,

ya que el consumidor no realiza habitualmente estas comparaciones al no tener ante sí todos los elementos.
Actos de confusión Marcas vs. LCD

La determinación de los intereses protegidos cimienta la distinta consideración del riesgo de confusión:
• La marca registrada necesariamente se resuelve por la Ley de Marcas.
La protección jurídica de las marcas está gobernada por el principio de registro que ciñe la
aplicación de la norma a aquellas marcas registradas o para las que haya sido solicitado su registro.
El juicio de confusión en el derecho de marcas es normativo y se compara sobre papel, aporta más
seguridad jurídica y es más ventajoso para el empresario, debido a que es más fácil de acreditar.
• Cuando en el mercado se produzca un acto confusión de signos no registrados se aplicará la LCD.

El juicio de confusión en la LCD es fáctico, no se centra tanto en la potencialidad del riesgo como
en el caso de las marcas, sino que se realiza un examen casuístico en atención a la similitud de los
signos empleados en conexión con el resto de elementos que puedan influir en la identificación de
la actividad, prestaciones o establecimiento: canales de distribución, precios, área geográfica…
Además se requerirá que estos elementos posean fuerza distintiva y que sean efectivamente
reconocidos en el tráfico como medios de identificación de un determinado agente, causando que
los consumidores confundan una actividad por otra.
Ejemplo: Camper saca cajas de zapatos particularmente originales para la campaña navideña, como sólo es para
Navidad no pide marca debido a que, después de Navidad, volverá a usar las cajas normales. Un tercer empresario
hace cajas muy parecidas. Como las cajas no se han protegido por la Ley de Marcas se debe acudir al a LCD.
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5.4 ACTOS DE IMITACIÓN
El artículo 11 de la LCD, en relación a los actos de imitación, establece lo siguiente:

La limitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén
amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. Ejemplo: patente, diseño…
Este primer apartado tiene una triple virtud:
a) Semántica: imitar, en lenguaje social, tiene una connotación negativa, económicamente es eficiente.
b) Económica: supone una eficacia para la innovación y la creación.
c) Jurídica: principio de libre imitabilidad, las excepciones se interpretarán de forma restrictiva.
Excepciones a la libre imitación:

1. La imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para general la
asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación.
 Es necesario que para que la imitación sea desleal cree confusión.
Art. 6 LCD (confusión) vs. Art. 11.2 LCD (imitación desleal por crear confusión)
• Acto desleal por confusión: el art. 6 LCD tiene cabida en situaciones donde la confusión
deriva de las similitudes de los elementos añadidos, no del propio bien o prestación.
• Imitación desleal por confusión: el art. 11 LCD tiene cabida en situaciones en las que la
confusión deriva de una imitación de la forma técnica o estética de la propia prestación.
Ejemplo: zapatos. Si la confusión deriva de la caja, es un elemento añadido por lo que es un caso del
artículo 6, si la confusión deriva de la propia forma de los zapatos es una imitación del artículo 11.
Para que exista confusión, la imitación debe indicar la procedencia empresarial del producto.
Ejemplo: si imitas milimétricamente un bolígrafo cualquiera no se produce una vulneración de la competencia,
debido a que no tiene porque dar información empresarial. En cambio, la forma del bolígrafo BIC sí la asociamos
a un determinado origen empresarial, la propia forma es lo que da información.
2. La imitación de las prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando comporte un

aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.
 No se refiere a que den información sobre el origen empresarial, sino que son formas a las que
asociamos determinado prestigio y reputación.
Ejemplo: sale al mercado un modelo de coche de alta gama con la misma forma que el Porsche 911 pero
le cambian el nombre, no basta con añadir el nombre de otra marca porque la reputación está en la forma
del producto no su origen empresarial, y existen modelos de coches distintos, la imitación es evitable.
 En relación al esfuerzo ajeno la jurisprudencia entiende que cualquier imitación comporta un

cierto grado de aprovechamiento, por lo que sólo se considerará desleal el aprovechamiento que
permite al imitador reducir sustancialmente sus costes de producción sobre la prestación
imitada. Se atenderá al coste de producción, en la escala de costes, y los beneficios obtenidos.
Ejemplo: bases de datos de jurisprudencia Aranzadi, no existía jurisprudencia en línea, Aranzadi iba a los
tribunales, las pasaba a un CD-ROM, las clasificaba y las ordenaba. Los competidores compraban los CDs,
clasificaban de forma distinta y los volvían a vender a un precio inferior. Aranzadi metió typos para detectar
a quienes lo copiaban directamente para demandar por aprovechamiento del esfuerzo ajeno.
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Contraexcepción:
La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye
la deslealtad de la práctica  base que permite la diferenciación entre el art. 6 y el 11, la forma técnica o
estética de un producto puede ser necesaria por lo que se excluye la deslealtad de la imitación pero esta
excepción no se podrá aplicar a los elementos añadidos, sus posibilidades son infinitas.
RG: La imitación es libre, es desleal si genera confusión pero no es desleal si la confusión es inevitable.
Ejemplo 1: en el caso del Iphone es inevitable usar una forma parecida para hacer un modelo de móvil, los móviles
son rectangulares, sus pantallas son de cristal… no hay demasiadas posibilidades técnicas o estéticas por lo que la
imitación se considera necesaria e inevitable.
Ejemplo 2: en el caso de los bolis BIC, se tendrán en cuenta las medidas que tome el empresario para evitar la
confusión. La jurisprudencia considera que la confusión se evita si le añades el nombre de otra marca, en el caso de
confusión por asociación de la procedencia empresarial se salvará la confusión cuando en el producto imitado se
indique claramente que tiene otra procedencia empresarial. Todo el mundo sabrá que es como un BIC sin ser un BIC.
La inevitabilidad de la confusión no pasa sólo por alejarse de la forma sino por que el imitador adopte
medidas para demostrar que el producto o servicio tiene distinto origen empresarial.
Concurrencia parasitaria:
Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas
empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada
a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda
reputarse una respuesta natural del mercado.
Para que se de esta situación deberán cumplirse las siguientes condiciones:
1. Reiteración sistemática de la imitación.
2. Carácter predatorio: impedir u obstaculizar la posición que tiene un tercero en el mercado.

La jurisprudencia ha determinado que el carácter predatorio sólo puede darse cuando es un grande
quien imita a un pequeño, debido a que tiene la capacidad de impedir u obstaculizar su posición,
nunca al revés.
Ejemplo: si una empresa pequeña copia los packs de viajes del Corte Inglés no pasa nada, porque no tiene
suficiente poder en el mercado para obstaculizar la posición del Corte Inglés, si en cambio una empresa pequeña
se dedica a comercializar viajes de fin de curso y viajes Barceló copiara sus packs para estudiantes a un precio
más bajo sí sería predatorio porque podrían hacer desaparecer a la pequeña.
3. Exceder de lo que es una respuesta natural de mercado: no se puede deber a una moda o tendencia.
Ejemplo: L’Óreal demandó a Coti Astor por lanzar productos similares a los de L’Óreal: crema revitalift – laser lift,
rímeles súper volumen – rímeles xxl, y así hasta con 7 productos más.
a) Reiteración sistemática: sí.
b) Carácter predatorio: No. La sentencia decía que L’Óreal sacaba 900 productos nuevos al año, al igual que Coti,
que sólo coincidieran 7 no podía calificarse como predatorio.
c) Exceder de lo que es una respuesta natural del mercado: No. La mayoría de marcas venden cremas antiarrugas
cuyo nombre contiene la palabra lift, y están de moda los rímeles de gran volumen al igual que los gloss y los
otros productos que habían imitado, es natural que el resto de los competidores del mundo de la cosmética
quieran comercializar los mismos productos.
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5.5 EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA
El artículo 12 de la LCD, establece que será desleal:

El aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial,
comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas
acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como
“modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase” y similares.
Supone una explotación indebida de la reputación ajena cuando una empresa, sin autorización de otra,
establece una identidad con ésta última, valiéndose de la reputación que tiene en el mercado. Se aprovecha
del reconocimiento empresarial de una empresa en el sector para darse a conocer en el mercado.
También se podrá aplicar esta figura en los supuestos en que se explote la reputación de una denominación
de origen. Ejemplo: si alguien dice que es un vino “tipo Rioja” cuando el vino no es Rioja se aprovecha de la D.O.
En el caso de que se explote una marca registrada se tramitará por el procedimiento de violación de marcas.
5.6 ACTOS DE DENIGRACIÓN

Se regulan en el artículo 9 de la LCD:
Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en
el mercado, a no ser que sean exactas verdaderas y pertinentes.
 Exceptio veritatis: será lícito menoscabar a un tercero cuando las afirmaciones sean:
a) Veraces: se analiza desde un ponto de vista fáctico, debe ser cierto.
b) Exactas: deben aparecer todos los elementos relevantes.
c) Pertinentes: se establece un doble criterio para analizar la pertinencia del mensaje:
• Temporal: debe aportar una información valiosa en el tiempo en el que se presenta.
Ejemplo: se puede decir que un panadero tubo que cerrar hace 3 semanas por una inspección, no
puedes decir que tubo que cerrar hace 7 años, ya no es relevante.
• Contenido: nunca se estimarán pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto: la
nacionalidad, las creencias, la ideología, la vida privada o cualesquiera circunstancias
personales del afectado, se consideran causas exógenas.
El mercado se basa en las características materiales de los bienes y servicios, no las
características subjetivas de quienes los prestan.
Esta prohibición no puede coartar la libertad de expresión, que es un valor constitucional.

• Se podrán realizar juicios de valor subjetivos, ya que estos se incluyen en el contenido de la libertad
de expresión, aunque pueda menoscabar la reputación de otro, debido a que es un valor superior y
que la opinión personal no puede enjuiciarse en términos de exactitud. Ejemplo: expulsan a uno de los
socios de la empresa, concede entrevistas en las que critica a los antiguos socios y las acciones que han realizado
contra él. La gente entiende que es una manifestación subjetiva derivada de su situación de conflicto personal.
• Por el contrario, quien realice valoraciones objetivas relacionadas con el contenido profesional, sí se
someterá al juicio de veracidad, exactitud y pertinencia. La carga de la prueba la tiene quien hace la
declaración. Ejemplo: si el socio despedido dijera que cobran más de lo debido a los clientes.
65
5.7 ACTOS DE COMPARACIÓN

La comparación de productos puede ser:
a) Explícita: se menciona la marca del competidor.
b) Implícita: no se menciona directamente la marca del competidor pero, por las circunstancias del
mercado el consumidor puede deducir la marca con la que se está comparando el bien o servicio.
Ejemplo: marca líder del mercado, se parte la pantalla en dos y se ve una la lavadora de la que sala una camiseta
blanca y otra que no está tan blanca junto con la forma del envase de la marca competidora, deja claro, de forma
implícita, con que marca estás comparando el producto.
Como norma general se permite la comparación entre productos si transmite una información valiosa que
favorece a la transparencia del mercado, en estos casos será leal.
El artículo 10 LCD delimita los casos en los que la comparación será lícita:
La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un
competidor está permitida si cumple los siguientes requisitos:
a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad:
La publicidad comparativa no es sólo entre marcas sino que también se puede realizar entre géneros.
Ejemplo 1: Un coche y una moto tienen la misma finalidad, son medios de transporte, se podrá comparar el
distinto consumo de gasolina de cada uno pero no se podrá comparar el aparcamiento porque es irrelevante.
Ejemplo 2: Se pueden comparar los efectos del azúcar con los de la sacarina o la stevia.
b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes,
verificables y representativas de los bienes y servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio: se
deben tomar características análogas, relevantes y comparables.
No es necesario ser exhaustivo, se podrá comparar sólo la característica más favorecedora.
Ejemplo 1: para comparar una moto y un coche se puede decir que la moto consume menos que el coche pero
no será necesario añadir que la moto es más insegura, ya que es perjudicial para el empresario.
Ejemplo 2: Se pueden comparar el atún con las varitas de surimi o con el pollo en el contexto de elementos
proteínicos que se pueden añadir a la ensalada. Podrás comparar la cantidad de proteína que hay en 100 gramos
de atún o en 100 gramos de surimi. Los del atún compararán el omega 3 que es más beneficioso para ellos.
c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica,

denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse
con otros productos de la misma denominación: supone una regla muy particular porque lo normal
sería que sí se pudieran comparar.
Ejemplo: no puedes comparar una longaniza de Cáceres con una longaniza de Vic. Las longanizas de Vic tienen
denominación de origen por lo que sólo pueden ser comparadas entre ellas.
d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una
marca o nombre comercial protegido: en el caso de que se realizara habría una doble infracción, tanto
de derecho de marcas como de competencia desleal, supone un caso de publicidad comparativa como
réplica o imitación de otro producto amparado por una marca.
e) La comparación no podrá ser engañosa, denigratoria o explotar la reputación ajena.

Ejemplo: se realizó un anuncio que comparaba Don Simón con Minute Maid, la voz en off decía información que
aún y ser cierta, se consideró denigratorio porque se presentaba a la otra marca con una luz oscura que se
consideró que era gratuitamente negativa para el producto de la otra marca.
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5.8 VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES
Concepto de secreto empresarial:

Se entiende por secreto empresarial (know-how) el conjunto de conocimientos o informaciones que no
son de dominio público y otorgan una ventaja a quienes los poseen.
Tienen tanto un elemento inmaterial (la información fruto de la experiencia o de la investigación o
experimentación) como un elemento material (soporte corpóreo sobre el que se encuentra dicha
información, no aporta información).
A su vez, los secretos empresariales, dependiendo del contenido, se dividen entre:
a) SECRETOS INDUSTRIALES:
Cualquier información relacionada con el ámbito técnico-productivo de la actividad económica:
• Fabricación de un determinado producto.
• Aplicación de un determinado procedimiento.
• Producción y prestación de un determinado servicio.
• Composición, propiedades, características, aplicaciones, utilización de un producto o servicio.
• Organización, mantenimiento y optimización de una planta o instalación industrial…
b) SECRETOS COMERCIALES:
Toda la información perteneciente al ámbito estrictamente comercial, organizativo y financiero de la
empresa.
• Organización y planificación de la actividad interna de la empresa.
• Aspectos relacionados con la administración y financiación.
• Clientes: identidad, localización, preferencias, hábitos de compra, negociaciones
precontractuales, condiciones contractuales practicadas con ellos.
• Proveedores: mismos aspectos que los indicados para los clientes.
• Estrategias: decisiones, decisiones, deliberaciones, estudios o análisis sobre cuestiones
industriales, organizativas, promocionales o financieras.
La vulneración del secreto empresarial:
Artículo 13 LCD:
1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos
industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que haya tenido acceso
legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las
conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.
2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o
procedimiento análogo.
3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa
de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la
violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de
perjudicar al titular del secreto.
67
La información constituirá secreto empresarial cuando:

i. Sea secreta: carácter confidencial.
La información será secreta cuando los terceros no tengan conocimiento general de la misma, ya sea
de su totalidad, de la parte esencial, o del resultado de la interacción de las distintas partes.
No exige el conocimiento individual, el hecho de que una pluralidad de personas dispongan de la
información no destruye el secreto, cuando estas estén vinculadas por su pertenencia a una
organización o a un deber de confidencialidad.
No será secreta la información adquirida en el ámbito de la formación y capacitación profesional, aun
cuando se haya adquirido en el desempeño de unas determinadas funciones para un cierto principal:
- La información que forma parte de las habilidades, capacidades y experiencias profesionales de
carácter general de un sujeto.
- El conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela.
+ Sí se considerarán secretos los conocimientos que se adquieren como consecuencia del
desempeño de un puesto de responsabilidad y confianza.
+ Sí se considerarán secretos los conocimientos que no sea posible retener en la memoria.
ii. Posea valor competitivo: ventaja que posee la empresa que conoce y aplica la información secreta
frente a los competidores, actuales o potenciales, que carecen de ella.
Se determinará en atención a las estrategias o actuaciones que permite realizar a su titular sin que sus
competidores las puedan realizar, prevenir, o neutralizar por anticipado o con una reacción inmediata.
iii. Se tomen medidas para proteger el secreto: requisitos materiales para su protección.
Debe existir una voluntad de mantener la confidencialidad de la información mediante la adopción de
medidas apropiadas y razonables para evitar la divulgación de la información:
• Hacia el exterior: que terceros no puedan acceder a la información: controles de seguridad…
• Hacia el interior: que únicamente accedan a la información los empleados y colaboradores, que
por sus funciones, deban conocerla y manejarla, estando sometidos a la obligación de secreto:
introducción de códigos de acceso, colocación de advertencias relevantes en los documentos…
- No deja de ser secreta por el hecho de que pueda ser conocida a través de estudios e
investigaciones, siempre que no sea fácilmente accesible o su adquisición resulte especialmente
costosa (coste + tiempo para obtener la información en cuestión con el reverse engineering).
Conducta relevante  adquisición, divulgación y explotación de secretos empresariales:

a) Divulgación: toda comunicación hecha por cualquier medio que permita su ulterior utilización.
• Activa: poner en conocimiento directo mediante una revelación o comunicación.
 Difusión o revelación del secreto al público en general.
 Descubrimiento o revelación a una o varias personas no autorizadas, no exige que hagan uso
de esa información, que le aporte provecho o que pueda comprenderla.
• Pasiva: facilitación al tercero del secreto empresarial para que tome el conocimiento por sí.
- No incluye la falta de diligencia en la adopción de medidas de seguridad necesarias que
pueda aprovechar el tercero para acceder a la información.
68
b) Explotación: utilización de la información secreta, que sea idónea para aprovecharla con cualquier
finalidad y de cualquier modo.
- No se exige la comercialización de los productos, o en términos generales, que su utilización
suponga cualquier clase de ventaja a quien lo usa o depare un efectivo perjuicio a su titular.
c) Adquisición:
• Toma de conocimiento de la información.
• Apoderamiento del soporte corpóreo en el que se encuentra la información.
No constituyen per se actos de competencia desleal, deberán concurrir determinadas circunstancias:
Finalidad: se sustituye la finalidad concurrencial de los actos desleales por la exigencia de que el sujeto
actúe con el fin de obtener un provecho propio o de un tercero, o perjudicar al titular del secreto.
La finalidad concurrencial queda comprendida en la de obtener un provecho propio o de un tercero. Esta ampliación
permite comprender cualquier espionaje industrial o supuestos en por despecho se divulga un secreto.
• Provecho: no será necesario que sea económico, incluye una mejora de cualquier naturaleza.
• Perjuicio: pérdida de valor que encarna el secreto empresarial para el titular, debe ser doloso.
No será preciso probar el efectivo ánimo de dicha finalidad, bastará con que, en atención a las
circunstancias del caso no haya otra explicación. Ejemplo: evitar envenenamiento de la población.
No se precisará la efectiva culminación del propósito, basta con la intención (tentativa).
Demás circunstancias relevantes:
A) DIVULGACIÓN Y EXPLOTACIÓN:
• Conocimiento de modo legítimo pero con deber de reserva, divulgado o explotado sin el
consentimiento del titular:
El deber de secreto podrá tener naturaleza legal o convencional, derivar de un pacto, disposición
legal, exigencias de la buena fe… incluyendo la obligación deontológica de algunas profesiones.
El deber de secreto se mantendrá incluso cuando haya finalizado la relación que vinculaba a la
persona conocedora del secreto con el mismo o con su titular.
• Conocimiento de modo ilegítimo: en este caso será siempre desleal si se adquiere ilegítimamente,
mediante cualesquiera adquisiciones que a la vista del caso resultaran ilícitas.
En estos casos, se tipifican penalmente las conductas de divulgación y explotación, con el sólo
requisito de que el sujeto activo tuviere conocimiento el origen ilícito del secreto empresarial.
- No se reputará como conocimiento ilegítimo el que se derive de una divulgación que
introduzca el secreto al conocimiento público.
B) ADQUISICIÓN:
La adquisición del soporte en el que está incorporado la información o la toma de conocimiento de la
misma, sólo será desleal si tiene lugar mediante el espionaje industrial o procedimiento análogo.
 Espionaje industrial: apropiación indebida de secretos empresariales, cuando el autor no
mantiene con el titular una relación que autorice su ejecución de la forma en que se realiza.
También será desleal mediante la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos o
mediante el aprovechamiento de una infracción contractual no inducida.
69
5.9 INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL
En un mercado libre, la atracción por parte de un empresario de trabajadores, proveedores o clientes es

lícita, debido a que la lucha por la captación de clientes y factores de producción se considera favorable
para el sistema, siempre que no se utilicen procedimientos incorrectos para ello.
 El peligro que deriva de estas situaciones, traducido en una importante pérdida de ingresos o la posible
expulsión del mercado se regula por el Derecho de la competencia desleal.
Por infracción contractual deberá entenderse:
a) Precontrato: incumplimiento de las obligaciones propias del mismo y a su extinción.
b) Negociaciones previas al contrato: no se incluyen a no ser que se celebre un pacto ad hoc.
c) Contrato: hace referencia a los contratos privados, se incluyen los públicos cuando la relación entre
las partes sea contractual y no funcionarial.
Artículo 14 LCD:
1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir

los deberes contractuales básicos que han contraído los competidores.
2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de
un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida,
tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial, o vaya
acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del
mercado u otras análogas.
Bajo esta rúbrica se tipifican 3 actos de competencia desleal distintos:

Elemento común: la irrupción de un sujeto en la esfera de una relación contractual de la que no es parte,
para lo que es necesaria la existencia de una relación jurídica eficaz derivada de un contrato.
a) La inducción a la infracción de deberes contractuales básicos:

• Acción relevante:
 Comportamiento del sujeto agente: ejercicio de influencia sobre otra persona,
conscientemente encaminada y objetivamente adecuada, en atención a las circunstancias,
para moverla a infringir deberes básicos derivados de una relación contractual eficaz.
Requiere el conocimiento de la existencia de una relación contractual.
Se podrá realizar mediante propuesta expresa o por cualquier otro comportamiento, cuya
idoneidad dependerá de la seriedad y del atractivo de la oferta.
Será relevante el ejercicio de la influencia, sin necesidad de que se produzca el resultado.
 Finalidad: el objetivo de la oferta debe ser el incumplimiento y sus resultados. Incluye el

cumplimiento defectuoso, circunstancias de tiempo o lugar distintas de las pactadas.
Serán relevantes sólo las infracciones relativas a las prestaciones principales o las que
legitimen la solicitud de resolución del contrato.
- No constituye incumplimiento la denuncia o desistimiento unilateral, deberá tramitarse
por el procedimiento de inducción a la terminación regular de un contrato.
70
• Circunstancias determinantes de la deslealtad:

No tiene justificación competitiva, supone la obstaculización o el expolio de la actividad de otro
agente económico.
La deslealtad no está condicionada por la intencionalidad del inductor, los medios empleados o
el resultado obtenido.
• Consecuencias de la deslealtad: las obligaciones contraídas por las partes (inductor – inducido)
son nulas por adolecer de una causa ilícita. La nulidad deberá ser dictada por el juez.
• Grupos de casos:
 Captación de clientela y factores de producción: la mera oferta de unas mejores condiciones
es legal, se reputará desleal cuando expresamente se induzca al incumplimiento, en lugar de
la terminación regular, o cuando la oferta revista de tal atractivo que haga más conveniente
el incumplimiento del contrato en vigor que su terminación regular.
 Pluriempleo ilícito: inducción al quebrantamiento de la prohibición de competencia desleal
derivada de la buena fe o de un pacto de dedicación plena. Especialmente se incluye el
pluriempleo de administradores que vulnera el deber de diligencia, la violación de pactos de
no competencia o la inobservancia de un pacto de permanencia en la empresa.
 Soborno de empleados y otros colaboradores: tiene un alcance amplio. Incluye tanto la
aceptación como el ofrecimiento de cualquier clase de propina dádiva u otra ventaja sin el
consentimiento del principal.
b) La inducción a la terminación regular de un contrato.

• Acción relevante:
 Comportamiento del sujeto agente: ejercicio de influencia sobre otra persona,
conscientemente encaminada y objetivamente adecuada para determinarla a finalizar
regularmente una relación contractual eficaz.
El ofrecimiento de la ventaja consistirá en poner término a la relación contractual vigente
mediante denuncia o desistimiento unilateral sin más requisito que el preaviso pactado.
No se considerará relevante la terminación en los casos de expiración del período de
duración del contrato y la no renovación del mismo.
• Circunstancias determinantes de la deslealtad: la inducción a la terminación no es per se un acto

de competencia desleal, se funda en la concurrencia de especiales circunstancias.
Reprobabilidad de los medios empleados Reprobabilidad de los fines perseguidos
Lograda o intentada con:  Divulgación o explotación de secretos

 Engaño. empresariales
 Ventajas contrarias al Derecho.  Expulsión de un competidor: debilitar la
 Amenazas. capacidad competitiva del sujeto pasivo,
 Aprovechamiento de situaciones donde de forma objetivamente adecuada para
la capacidad de reflexión es limitada. dificultar el desarrollo de su actividad.
 Captación de clientes mediante listas
deslealmente apropiadas.
71
 Violación de secretos empresariales: será desleal cuando el nuevo empleador pretenda
aprovechar los secretos referidos a la explotación y negocios de su antiguo principal.
 Captación de empleados y colaboradores: para ser desleales, los actos deberán tener una
aptitud objetiva para provocar una grave disfunción en el desarrollo de la actividad afectada.
Para determinar la aptitud de provocar una grave disfunción de atenderá a:
i. El proceder sistemático: totalidad o mayoría trabajadores y los medios empleados.
ii. La cualificación de los colaboradores afectados por la acción: deberán ser difícilmente
remplazables, analizando la importancia cualitativa de los trabajadores captados.
 Captación de clientela: la deslealtad se analiza en relación a los medios utilizados, se reputan
desleales: la confusión, el engaño, la denigración, la comparación, la imitación, aprovecharse
de la fama ajena, la explotación de secretos o vulnerar un pacto de no competencia.
c) El aprovechamiento de una infracción contractual no inducida.

• Acción relevante: la delimitación de la acción típica supone la obtención de una ventaja
competitiva de la que no podría haberse disfrutado sin mediar la infracción contractual.
 Conducta del sujeto agente: pasividad en la infracción y su actividad en la obtención de los
frutos de la misma, siempre que éste conozca que se ha producido una infracción previa.
 Presupuestos materiales del aprovechamiento: relación contractual eficaz e incumplimiento
de cualquier obligación emanadas de la misma, no sólo las básicas.
Incumplimiento no necesariamente anterior al aprovechamiento, puede ser simultáneo.
• Circunstancias determinantes de la deslealtad: sólo será desleal cuando la ventaja obtenida
carezca de legitimación concurrencial por no basarse en la eficiencia de las propias prestaciones.
Se atenderá sobretodo a la finalidad del aprovechamiento, acción neutra cuya finalidad es la
obtención de una ventaja mediante el disfrute ilegítimo de la actividad empresarial de otro.
 Venta gris de productos originales (distribución selectiva): comercialización de productos
originales por un tercero que carece de las condiciones exigidas para integrarse en la red.
Sólo será relevante cuando concurran determinadas circunstancias:
i. Obtención de una ventaja competitiva que no se habría disfrutado de no haber mediado
el incumplimiento contractual.
ii. Debido a su dimensión actual o potencial activen la modificación de los términos del
contrato con la finalidad de eliminar al competidor u análogas.
iii. El sistema de distribución selectiva (no exclusiva) debe poseer un carácter cerrado.
a. En sentido jurídico: el fabricante debe hacer llegar sus productos al público sólo a
través de distribuidores autorizados, mismos criterios contratos de distribución.
b. En sentido fáctico: si el fabricante controla de hecho el cumplimiento de los criterios
de selección y procede contra aquellos que no los respetan.
 Adquisición de secretos empresariales ajenos resultante de una revelación ilícita no inducida.
 Venta de productos en condiciones distintas de las fijadas por el fabricante o mayorista.
72
5.10 VIOLACIÓN DE NORMAS
La deslealtad de la violación de normas se regula en el artículo 15 de la LCD:

→ Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la
infracción de leyes. La ventaja ha de ser significativa.
No toda violación de las normas jurídicas de derecho público es un acto de competencia desleal, sólo
se reputa desleal que se genere una ventaja significativa por la infracción de estas normas.
El objeto de protección de esta prohibición es la igualdad en las condiciones de acceso al mercado.
Ejemplo: la violación de las normas de protección de datos, en relación a las listas de clientes, no es per se un
acto desleal, deberá probarse que se ha generado una ventaja significativa.
→ Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por
objeto la regulación de la actividad concurrencial.
Este precepto supone que también será desleal el simple incumplimiento de normas sectoriales, en
las que se incluyen las normas relativas a:
a) Ordenación del comercio.
b) Sectores concretos de la actividad mercantil.
c) Normas específicas de defensa de la competencia.
Ejemplo: para poder vender un móvil en la UE es necesario, según las normas del sector de las
telecomunicaciones, pasar por una auditoria de certificación de que se cumplen todas las condiciones legales,
esta certificación tiene un coste para los fabricantes, no se debe poder entrar al mercado sin el certificado.
→ Igualmente se considera desleal la contratación de extranjeros sin autorización para trabajar

obtenida de conformidad con lo previsto en la legislación sobre extranjería.
5.11 DISCRIMINACIÓN
La discriminación en el ámbito de la competencia desleal se regula en el artículo 16.1 de la LCD:
El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se
reputará desleal, a no ser que medie causa justificada.
 Se considera que media causa justificada cuando se hacen ofertas a colectivos segmentados: cobrar
menos al colectivo menor de 25 años entendiendo que tienen menos renta , tratar distinto a quien compra
más: establecer una promoción 2x1 para favorecer al que compre más.
No se debe confundir con la protección del consumidor como parte débil de la relación, que se encuentra
protegido por la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios. En esta ley se protege como sujeto que no
debe verse perturbado a la hora de tomar decisiones racionales de compra debido a actos desleales.
Deberá cumplir los requisitos del artículo 2. La finalidad de la discriminación debe ser promover de manera
desleal, mediante métodos idóneos, las propias prestaciones o las de un tercero.
Ejemplo – Caso Ryanair: muchas compañías aéreas cargan sus tarifas en centrales de reserva. El negocio de las
agencias de viaje (Edreams, rumbo, atrápalo…) es obtener los precios de las distintas compañías conectándose a la
central de reservas para poder exponer los distintos precios para un viaje. Ryanair no quería aparecer en estas páginas
comparativas por lo que demandó a las distintas compañías online. Llegó hasta el TS que desestimó la demanda.
Ryanair difundió que denegaría el embarque a los pasajeros que hubieran adquirido el billete por páginas de viajes
online sin reembolsar el precio del billete. Se entendió que Ryanair estaba cometiendo un supuesto de discriminación
del artículo 16.1 LCD porque el objetivo de esta discriminación era poner en aprieto a las páginas de viajes online.
73
5.12 EXPLOTACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA

La dependencia económica es una situación fáctica que se produce cuando un proveedor o cliente depende
económicamente de esa empresa, esto ocurre cuando la mayor parte de la facturación depende de la
relación con una determinada empresa y no dispone de alternativas equivalentes.
Ejemplo: proveedores de Mercadona, la lejía bosque verde es una marca blanca que sólo fabrica para Mercadona,
será difícil encontrar otro distribuidor que necesite tanto volumen de lejía, no hay alternativas.
Ejemplo: Danone compra fruta preparada para uso industrial para fabricar yogures con trozos de fruta, este proveedor
puede tener la mayor parte de su facturación vinculada a Danone, pero esta fruta también puede usarse para producir
helados, tartas… existen alternativas por lo que no estamos ante una situación de dependencia económica.
De por sí no es una situación ilícita, e l art. 16.2 de la LCD regula que la explotación de esta situación será
desleal:
Se reputa desleal la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en
que pueden encontrarse sus empresas clientes proveedores que no dispongan de alternativa equivalente
para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los
descuentos o condiciones habituales, debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales
que no se conceden a compradores similares.
 Quien está en la posición dominante no puede abusar del dependiente mediante condiciones que no
le pediría a otro distribuidor.
Ejemplo: si Mercadona quiere hacer una promoción de 2x1 no puede obligar a asumir el coste de la promoción
al distribuidor, Mercadona no puede pagar sólo 1 lejía por cada dos, debe pagar el mismo precio estipulado por
unidad. En la práctica mientras está vigente la relación es muy difícil ver algún caso porque el distribuidor
perdería el contrato y no le sale a cuenta. Una vez finalizada la relación sí se pueden ver casos de estos.
Caso Microsoft: había una serie de academias que ofertaban distintos cursos, bajo una misma marca, entre ellos
clases de Microsoft. Microsoft certificaba a las academias para impartir clases como formadores oficial. Tenían más
éxito las academias certificadas por Microsoft. Una de estas academias incumplió las condiciones y Microsoft le quitó
el título. La academia denunció la situación por considerar que estaba en una situación de dependencia porque la
mayoría de la facturación eran los cursos de Microsoft. El TS dijo que no porque tenía alternativas de otros cursos y
podía seguir dando cursos de Microsoft sin ser un partner oficial.
El artículo añade:
Tendrá asimismo la consideración de desleal:
a) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya existido
preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de 6 meses, salvo que se deba a incumplimientos
graves de las condiciones pactadas o en caso de fuerza mayor.
Si el preaviso es más breve se considerará un acto de competencia desleal.
Se busca la seguridad jurídica, ofrece la garantía de que la relación contractual sólo podrá terminar
una vez se haya recibido el preaviso.
En otros países la antelación oscila entre los 12 y los 24, se considera que 6 es escaso.
Ejemplo: si el fabricante de lejía de Mercadona lleva 15 años siendo su proveedor, lo más probable es que en 6
meses no tiene tiempo de encontrar otro cliente. Por eso se dice que beneficia a la empresa dominante.
74
b) La obtención, bajo amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago,
modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no
recogidas en el contrato de suministro que se tenga pactado.
5.13 VENTA A PÉRDIDA
Salvo disposición contraria de las leyes y reglamentos, la fijación de precios es lícita: los distribuidores y
fabricantes pueden fijar el precio que quieran, incluido un precio inferior al coste o al precio de adquisición.
- Excepcionalmente se pueden encontrar precios intervenidos como es el caso de los productos
editoriales: periódicos, libros, revistas… o los medicamentos.
El artículo 17 de la LCD establece bajo que condiciones la venta a pérdida es desleal:
La venta a bajo coste, o bajo precio de adquisición, será desleal cuando se den circunstancias agravadas:
a) Sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o
servicios del mismo establecimiento.
Ejemplo: taller en el que cambian las ruedas a un precio muy bajo pero cambiar el motor del coche es caro,
como regla general no tienes porque deducir que ya que el precio de un producto o servicio es más barato los
demás son más caros.
b) Tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno: hace

referencia a desacreditar la imagen de un competidor, sigue siendo difícil que se dé en la práctica,
debido a que, poner un precio más bajo no significa desacreditar al competidor.
Se entiende que para que para que la conducta sea apta para desacreditar deberá realizarse una
manifestación comparativa entre los productos o establecimientos.
c) Sea una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.
Ejemplo: salió al mercado la marca de aguas Aquabona, Coca-Cola tenía una gran red de distribución de modo
que regalaba 1 caja de aguas por cada dos cajas de Coca-Cola que le compraran. El sector de la restauración
aumentaba sus ganancias ya que vendían agua por la que no habían tenido que pagar. Si esta práctica se realizara
de manera sostenida sería desleal.
Existe una especial regulación para los casos de promoción en el lanzamiento de nuevos productos,
que se limita a una extensión temporal de 3 meses.
También se permite de manera especial la venta a pérdida en casos de liquidación, saldos, rebajas…
en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
5.14 PUBLICIDAD ILÍCITA

El artículo 18 de la LCD permite incluir la publicidad ilícita de la LGP en la LCD:
La publicidad desleal considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal.
La Ley de Competencia Desleal se promulgó en el 91 pero en el 89 se había promulgado la Ley General de
Publicidad, que regulaba las acciones de manera muy parecida. La polémica giraba en torno a si ante un
hecho constitutivo de publicidad ilícita se debía acudir a la LCD o a la LGP.
Se establece una total integración por referencia, no hay supremacía ni disonancia entre lo que señala la
LGP y la LCD, se puede acudir o citar cualquiera de las dos leyes.
La LGP no sólo regula la publicidad ilícita, tiene sentido que aún existían las dos normas de forma separada.
5.15 PRÁCTICAS COMERCALES CON LOS CONSUMIDORES O USUARIOS
75
Artículos que se añadieron con la reforma de 2009 para transponer los dictados de la directiva europea
sobre prácticas comerciales ilícitas o desleales. No añaden nada distinto, ponen ejemplos innecesarios que
responden a las normas generales expuestas previamente.
6. ACCIONES DERIVADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL
Las distintas acciones que se pueden ejercitar contra los actos de competencia desleal se regulan en el
artículo 32 de la LCD:
6.1 ACCIÓN DECLARATIVA DE DESLEALTAD

Esta acción tiene por objeto la obtención de una sentencia judicial que confirme la deslealtad y
consiguiente ilicitud del acto en cuestión.
Se permite su ejercicio de forma autónoma aunque normalmente se usará como presupuesto para ejercer
otras acciones previstas en la ley.
No cabe la acción negatoria, no se podrá pedir una acción que declare que el acto es desleal.
6.2 ACCIÓN DE CESACIÓN O PROHIBICIÓN DE LA CONDUCTA

Esta acción se dirige a evitar que el comportamiento desleal:
• Cese: que se abandone la conducta.
• Se reitere.
• Se produzca: cuando aún no se ha puesto en práctica pero se han iniciado los actos preparatorios, se
permite ejercerla con carácter preventivo, ante el simple riesgo de que el acto se produzca.
No se tomarán en cuenta las circunstancias relativas a la culpabilidad y el daño.
La acción podrá ser:
a) Provisional: medida cautelar.
b) Definitiva: orden de hacer o no hacer dirigida al demandado.
6.3 ACCIÓN DE REMOCIÓN DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS

Esta acción pretende que el juez ordene las medidas necesarias para que se eliminen los efectos producidos
por el acto desleal y se reestablezca, en la medida de lo posible, la situación anterior.
Sólo podrá ejercitarse cuando subsistan los medios o soportes materiales a través de los cuales se incurrió
en la competencia desleal. Ejemplo: los carteles, etiquetas, folletos publicitarios…
Las acciones tomadas por el juez no podrán alcanzar a terceros.
6.4 ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE INFORMACIONES ENGAÑOSAS INCORRECTAS O FALSAS

La acción pretende paliar los efectos residuales de los actos sobre clientes, competidores o consumidores.
Parte de la doctrina entiende que esta acción se encuentra incluida en las acciones de cesación o remoción.
6.5 ACCIÓN DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

No se diferencia de la acción de responsabilidad extracontractual regulada en el artículo 1902 CC.
Sólo resultará ejercitable cuando medie dolo o culpa, se ha producido un daño efectivo y existe una relación
causal entre el daños producido y la conducta realizada.
76
El daño incluirá:
• Daño emergente: desembolsos realizados como consecuencia de la infracción.
• Lucro cesante: lo que has dejado de ganar debido a la infracción.
6.6 ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

Esta acción sólo procede contra la persona que ha obtenido un beneficio económico injustificado mediante
la violación de derechos de exclusiva o análogo contenido económico.
Será necesario que:
1. Se realice una conducta que lesione un derecho de exclusiva:
• Violación de secretos empresariales.
• Imitación.
• Aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
2. Que no exista una causa lícita de enriquecimiento.
Ejemplo: alguien viola un secreto empresarial, pero no lo utiliza por lo que no se producen daños efectivos y no se
puede realizar la acción de daños y perjuicios. Sin embargo, sí podrás pedir una compensación por enriquecimiento
injusto en atención a la cuantía que debería haber pagado quien hubiera extraído el secreto para disponer de la
misma, lo que supone un enriquecimiento ya que lo ha obtenido sin pagar.
6.7 PLAZOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACCIONES

El artículo 35 de la LCD prevé 2 plazos alternativos para realizar la acción, se aplicará el primero que suceda:
• 1 año desde que puedan ejercitarse y se conozca al autor.
• 3 años desde la finalización de la conducta: se establece un período días a quo a partir del momento
de la finalización, que se va renovando mientras persista la conducta.
Para fijar la fecha de finalización de la conducta atenderemos al tipo de acto que se realice:
a) Singulares: desde el momento concreto en que se produjo el acto. Ejemplo: mailing.
b) Reiterados: existe una unidad en la naturaleza de la manifestación, la reiteración interrumpe el
plazo, que volverá a empezar a contar cada vez que se realice la acción. Ejemplo: cada 3 meses se
realiza un mailing, cada 3 meses se interrumpe y vuelve a contar el plazo de prescripción.
c) Continuados: supone una constante vulneración del derecho, el plazo de prescripción empieza
cuando finaliza la acción, entendido como la última vez que se realiza la acción en el mercado,
si fuera desde su inicio implicaría que pasado el plazo sería imprescriptible y se podría realizar
siempre, de este modo si nunca cesa nunca prescribe la acción. Ejemplo: packaging con
manifestaciones engañosas sobre los productos, constantemente se sacan productos con ese packaging.
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78
TEMA 5: DERECHO DE LA COMPETENCIA
1. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA - LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

El derecho de la competencia tiene el objetivo de proteger la estructura, de libertad de competencia, del
mercado donde las empresas compiten entre sí.
 Se prohíben y someten a control las actividades de los operadores económicos que impiden la
existencia de competencia en el mercado.
Estas cuestiones se regulan el la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.
1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMEPTENCIA

Se aplica a cualesquiera oferentes o agentes económicos que ofrezcan productos y servicios en el mercado:
• Empresarios.
• Profesionales.
• Asociaciones de empresarios.
Será necesario determinar la noción de mercado relevante:
a) Punto de vista objetivo: en relación al tipo de producto concreto que se esté ofreciendo.
b) Punto de vista geográfico: en qué área geográfica se debe limitar el concreto mercado.
Es especialmente importante para poder determinar qué órgano administrativo deberá velar por el
cumplimiento de las normas de competencia.
Autoridades autonómicas de Servicios funerarios: las empresas

Local o autonómico serán del mismo municipio, local.
defensa de la competencia.
CNMC: comisión nacional de Fibra: las compañías telefónicas
Estatal
los mercados y la competencia operan a nivel nacional.
Acero: los principales proveedores
Europeo Comisión Europea.
de acero industrial son europeos.
c) Punto de vista temporal: tiempo en el que se produce la acción, serán relevantes las acciones
simultáneas ya que sino estaríamos frente a mercados distintos.
1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN OBJETIVO DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMEPTENCIA

• Conductas colusorias
• Abuso de posición de dominio
• Control de las concentraciones económicas
• Control de las ayudas públicas
• Falseamiento de la competencia por actos desleales: actos de competencia desleal que por su
extraordinario efecto en la estructura del mercado también pueden ser sancionados por las normas
de defensa de la competencia. Ejemplo: que por una situación prolongada de venta a pérdida se expulse del
mercado a muchos competidores, Coca-Cola – Aquabona en el canal HORECA (hoteles, restaurantes, cafeterías).
Se excluyen los acuerdos de menor importancia o las conductas amparadas por una ley. Ejemplo: la fijación
de precios en la venta de libros, amparado por una ley de protección a las editoriales).
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1.3 CASOS SEÑEROS:

• Mediaset 25/1/2018: imposición de multas a Mediaset por extralimitarse en el tiempo de emisión de
publicidad en las cadenas Cuatro, Telecinco y Boing.
• Atresmedia y Mediaset 22/1/2018: imposición de condiciones de contratación a anunciantes y
agencias de medios de comunicación en relación con espacios de publicidad televisiva, consistentes
en el pago de cuotas de inversión mínima en publicidad, así como paquetes en ambas cadenas.
• Aprobación de contrato tipo de acceso al servicio de correos 13/2/2018.
• Emisión por el colegio de abogados de una recomendación de tarifas: todos los abogados aplican un
mismo precio y por lo tanto no están compitiendo entre ellos, se consideró que los baremos emitidos
por los distintos colegios de abogados (9) eran paralelos y restrictivos de la competencia, se multó a
los colegios con una multa de 1,4 millones de euros.
• Banco Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya, Caixabanc y Santander: se demostró que habían realizado
acuerdos horizontales de precios mínimos, así como acuerdos de intercambio de información sensible
en el ámbito de la concentración de riesgo de derivados. Multas entre 15 y 20 millones de euros.
2. CONDUCTAS COLUSORIAS
Artículo 1 Ley Defensa de la Competencia: se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o
práctica concentrada o conscientemente paralela que tenga por objeto restringir o falsear la competencia
en todo, o parte, del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:
a) La fijación de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio:

• Plano vertical: acuerdos entre empresas situadas a distintos niveles de la cadena de producción.
Ejemplo: fabricante de coches – concesionario, el fabricante no podrá imponer un precio al distribuidor,
sin perjuicio de que sí quepa la recomendación de precios que no tenga carácter obligatorio.
• Plano horizontal: acuerdos celebrados ente empresas que se encuentran en un mismo plano,
empresas competidoras no podrán fijar los mismos precios o precios mínimos.
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones:
son prácticas paralelas que conscientemente perjudican la competencia mediante pactos de no
competencia para controlar la oferta o disminuir las inversiones.
Ejemplo 1: en el mercado del acero se llega a un acuerdo para que todos los consorcios reduzcan la producción.
Ejemplo 2: en I+D Samsung y Apple acuerdan fijar la huella como novedad y no seguir invirtiendo en I+D.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento o clientela:

Ejemplo: varias empresas de distribución se habían repartido el mercado y cada una era más potente en una
zona concreto, el efecto es que los precios suben y eso va en detrimento del consumidor.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales, de condiciones desiguales para prestaciones

equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros: no se
podrá discriminar a proveedores o clientes por zonas geográficas o por precios.
Ejemplo: como hay más empresas en Madrid y en BCN aplico un precio más alto porque pueden pagar más.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias

que, por su naturaleza o los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos:
se conocen como tying-arrangements (acuerdos ligados) y supone exigir la contratación del producto
acompañada de la aceptación de prestaciones accesorias que no quieres contratar.
80
Existen 2 procedimientos de control:

1. Vía administrativa: el control se realiza por los órganos administrativos que podrán actuar de oficio o
mediante denuncia previa.
El procedimiento finaliza con una sanción, se puede recurrir por la vía contencioso-administrativa.
2. Vía judicial – civil: se presenta una demanda ante el juzgado de lo mercantil, contra la sentencia del
juez cabrá el recurso de apelación ante la audiencia provincial y de casación ante el TS.
Normalmente se realizará por vía administrativa, resulta más económico debido a que la investigación la
realizan los órganos administrativos y no la parte, además existen más recursos.
3. ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO

Artículo 2 Ley Defensa de la Competencia: queda prohibida la explotación abusiva por una o varias
empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.
 Para determinar la posición de dominio se tendrá en cuenta el mercado geográfico relevante.
Ejemplo: una empresa de servicios funerarios de BCN exige la contratación del servicio de floristería con ellos.
Esta empresa tiene el 75% de a cuota de mercado en BCN, 15% en Cataluña y 10% en el Estado. Debido a que el
mercado de los servicios funerarios es local, se considerará que la empresa tiene una posición de dominio.
La posición de dominio es una posición de hecho que no es mala de por sí, siempre que no se abuse:
El abuso podrá consistir, en particular en:
a) La imposición, directa o indirecta, de precios o condiciones comerciales no equitativos.
b) La imitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de
las empresas o de los consumidores.
c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales, de condiciones desiguales, para prestaciones
equivalentes, que coloque a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias
que, por su naturaleza o usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos.
La materialización es muy parecido a los casos de conductas colusorias, con la diferencia que esas son
bilaterales o multilaterales y el abuso de la posición de dominio es unilateral.
Calificación: nulidad de pleno derecho sin posibilidad de convalidación.
Ejemplo 1: la Comisión Europea multó a Microsoft por aprovecharse de su posición de dominio en el mercado de los
operadores informáticos. Obligaba a contratar el buscador Explorer ya que los ordenadores eran incompatibles con
cualquier otro tipo de buscador, o sistemas de reproductores mp3 que no fueran los de Microsoft.
Ejemplo 2: si ya te vendieran el Iphone con una funda sería un abuso de posición de dominio, porque sacaría del
mercado a cualquiera que quiera competir en el mercado de las fundas.
Ejemplo 3: La CNMC multó a Istobal, multinacional en fuentes, trenes y puentes de lavado así como provisión de
servicio post-venta y piezas, con acuerdos en exclusiva con la mayoría de gasolineras, ya que:
(i) Se negó a subministrar información y piezas de recambio a empresas SAT no incorporadas en su red.
(ii) Repartió el mercado(de reparación y mantenimiento de maquinaria de centros de lavado para automóviles entre
distintas SAT, discriminando negativamente a las SAT independientes.
Se entendió que no se justificaba el control de calidad y que el objetivo era eliminar la competencia en SAT.
81
4. CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
4.1 CONCEPTO DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA:

Artículo 7 de la LDC: A los efectos previstos en esta Ley se entenderá que se produce una concentración
económica cuando tenga lugar un cambio estable en el control de la totalidad o parte de una o varias
empresas como consecuencia de:
a) Fusión de dos o más empresas anteriormente independientes.
b) Toma de control, por una empresa, sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.
c) Creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del control conjunto sobre una
o varias empresas, cuando desempeñen de forma permanente las funciones de una entidad autónoma.
4.2 LIMITACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

En principio la concentración es libre, pero se establece un control para aquellas operaciones de
concentración que por su dimensión o transcendencia puedan afectar gravemente a la competencia.
Artículo 8 de la LDC: el procedimiento de control previsto en la presente Ley se aplicará a las concentraciones
económicas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias siguientes:
a) Que como consecuencia de la concentración se adquiera una cuota ≥ 30% del mercado: para fijar el
umbral se tendrá en cuenta la dimensión del mercado concreto en el que actúe la empresa.
b) Que el volumen de negocios global en España del conjunto de las partes durante el último ejercicio
contable sea superior a la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos 2 de los partícipes
realicen individualmente en España un volumen de negocios superior a 60 millones de euros.
4.3 OBLIGACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN Y LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN

Este paso del procedimiento se regula en el artículo 9 de la LDC.
Previamente a su ejecución estas concentraciones económicas deberán notificarse a la Comisión Nacional
de la Competencia y no podrá ejecutarse hasta que haya recaído y sea ejecutiva la autorización expresa o
tácita de las autoridades de defensa.
Están obligados a realizar esta notificación:
a) Conjuntamente las partes que intervengan en una fusión, en la creación de una empresa en
participación o en la toma de control conjunto sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.
b) Individualmente, la parte que adquiera el control exclusivo sobre la totalidad o parte de las empresas.
4.4 CRITERIOS DE VALORACIÓN SUSTANTIVA

El artículo 10 de la LDC determina que la Comisión Nacional de la Competencia valorará las concentraciones
económicas atendiendo a la posible obstaculización del mantenimiento de una competencia efectiva en
todo o en parte del mercado nacional, en atención a criterios objetivos.
Realizada la valoración procederán a:
a) Denegarla.
b) Condicionarla: Fusión Ryanair y Vueling. A nivel europeo no habría ningún problema al ser un mercado en el
que la cuota de mercado sería baja. En el Prat sí que habría problemas porque son de las compañías principales
y compiten en la mayoría de rutas. Se condicionaría la concentración a que en el Prat se cedan derechos de
aterrizaje y despegue a otras compañías para que no haya un monopolio y se corrija la subida de precios.
82
TEMA 7: DISEÑO INDUSTRIAL
1. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

El artículo 1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección jurídica del Diseño Industrial, lo define como:
 Diseño: la apariencia de la totalidad o parte de un producto, que se derive de las características de las
líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.
Hablar de diseño es hacer referencia a la apariencia conferida a un producto, por cualesquiera
elementos integrantes del mismo, para diferenciarlo de los productos de los competidores.
 Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a
su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los
caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.
2. REQUISITOS DEL DISEÑO

La protección concedida por la norma depende de la inscripción del diseño en el Registro de Diseños.
Para poder registrar el diseño será necesario que se cumplan 2 requisitos:
a) Novedad: que el aspecto del diseño no sea idéntico a otro que haya sido accesible al público antes
de la fecha de presentación de la solicitud.
Se considerará que dos diseños son iguales cuando sólo difieran en detalles irrelevantes.
Se determinará por la accesibilidad al público que haya tenido el diseño previo mediante:
publicación, exposición, comercialización o divulgación del diseño.
b) Carácter singular: se vincula a la impresión general que produce el producto sobre un usuario
informado, que deberá percibirlo como un producto distinto a cualquier otro diseño anterior.
De esta definición se extraen dos elementos a analizar:
• Usuario informado: es un concepto jurídico indeterminado que consiste en una persona que está
al tanto de todas las formas estéticas que existen en un determinado sector.
• Impresión general: debe ser distinta a los diseños anteriores, sin embargo este criterio se podrá
graduar en atención al grado de libertad de elección del autor, que se determina en función del
producto en cuestión.
 A menor libertad más difícil será determinar que se vulnera el carácter singular, cuando las
funcionalidades técnicas constriñan las posibilidades de diseño se entenderá que las menores
variaciones ya suponen una diferencia visual, sino se daría el monopolio a la primera empresa que lo
registrara. Ejemplo: ordenadores, todos deben tener una pantalla y un teclado, el Ipad vs. Tablets.
 Cuando existan muchas alternativas se apreciará más fácilmente la vulneración.

 En el caso de los diseños que tengan múltiples configuraciones posibles se deberán
registrar todos los elementos que tenga el diseño: forma, tapón, dibujos… No se podrá
copiar ninguno de estos elementos registrados.
Se puede tener registrado, en el caso de ser el mismo titular, algo como marca y diseño simultáneamente.
83

Mercantil Competencia

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TEMA 1: INTRODUCCIÓN

1.1 NORMAS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA (ANTI – TRUST)

1.2 NORMATIVA CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

2. DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES

2.4 CREACIÓN INTELECTUAL

TEMA 2: DERECHO DE MARCAS

0. FUENTES DEL DERECHO DE MARCAS

• Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891: se facilita la

• Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio

1.1 FUNCIONES TRADICIONALES

• Función identificadora de la procedencia empresarial: la marca debe remitir a una empresa. El

1.2 FUNCIÓN ECONÓMICA

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS

4. TIPOS QUE HAN PRESENTADO MÁS DIFICULTAD – MARCAS CONFLICTIVAS

4.1 MARCAS SONORAS

4.2 MARCAS OLFATIVAS, GUSTATIVAS, TÁCTILES

4.3 MARCAS DE COLORES POR SI SÓLOS

4.4 MARCAS CONSISTENTES EN SIGNOS DE PUNTUACIÓN LETRAS Y NÚMEROS SUELTOS

4.5 MARCAS CONSISTENTES EN FORMAS BÁSICAS

4.6 MARCAS SLOGAN

4.7 MARCAS EXCESIVAMENTE COMPLEJAS

5. PROHIBICIONES DE ACCESO AL REGISTRO

5.1 PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Se realiza una analogía con los signos genéricos o descriptivos:

El TJCE Asunto C299/99 Caso “Philips vs. Remington”:

F) CONTRAVENCIÓN DE LEY, ORDEN PÚBLICO O BUENAS COSTUMBRES:

G) SUSCEPTIBILIDAD DE INDUCIR AL PÚBLICO A ERROR – SIGNOS ENGAÑOSOS:

MARCAS GEOGRÁFICAS ENGAÑOSAS:

H) INDICACIONES DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE VINOS Y LICORES ENGAÑOSA:

I) REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE ESCUDOS, BANDERAS, CONDECORACIONES, EMBLEMAS:

J) DENEGADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 6 TER DEL CONVENIO DE PARÍS:

Art 6 ter. Convenio de París:

K) DENEGADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 6 TER DEL CONVENIO DE PARÍS:

5.2 EXCEPCIÓN A LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS

– CUANDO LA MARCA SEA LA CONJUNCIÓN DE SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y COMUNES:

5.3 PROHIBICIONES RELATIVAS

Excepciones al principio de especialidad:

Marca notoriamente conocida Marca notoria Marca renombrada

A) PROHIBICIÓN DE LA DOBLE IDENTIDAD:

Artículo 6 LM: no podrán registrarse como marcas los signos:

1) Que el signo posterior sea idéntico al signo constitutivo de la marca anterior.

Artículo 6 LM: no podrán registrarse como marcas los signos:

Preámbulo de la Directiva 89/104/CEE: el riesgo de confusión cuya apreciación depende de numerosos

Modalidades del riesgo de confusión:

a) En sentido estricto: se produce un error acerca de la identidad de la empresa de la cual procede

b) En sentido amplio: el consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa

Parámetros del juicio confusorio:

Algunos factores que tienen en cuenta los tribunales son:

• Denominativas complejas: marcas formadas por dos o más palabras.

2) La identidad o similitud de los productos o servicios.

3) La vinculación indebida del riesgo de confusión.

Para analizar la percepción del consumidor medio se deberá tener en cuenta:

Criterios jurisprudenciales para determinar qué se entiende como confusión:

C) PROTECCIÓN REFORZADA DE LA MARCA NOTORIA Y LA MARCA RENOMBRADA

Artículo 4.3 Directiva 89/104/CEE : se denegará igualmente el registro de la marca, o, si está

El objeto de protección es romper el principio de especialidad para las marcas renombradas.

Protección conferida por la ley:

Artículo 8 LM. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados:

Artículo 34 LM. Derechos conferidos por la marca:

Elemento gráfico: la grafía no es habitual y es muy parecida.

TJCE asunto C-408/01 caso Adidas vs. Fitness World

b) Que pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o la