Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resumen Derecho de Marcas
Resumen Derecho de Marcas
Final
Marca
Las marcas son un signo distintivo por el cual los diferentes productores, comerciantes o
proveedores de productos o servicios, diferencian sus productos o servicios en el
mercado. Podría serlo todo signo que tiene capacidad distintiva, que sea lícito y novedoso
(novedad relativa = que no haya un signo idéntico o similar, dentro del territorio para el
cual lo registro). Según Otamendi, la marca es “el signo que distingue un producto de
otro o un servicio de otro”
Distingue los productos de la misma especie, y no debe ser contrario a las prohibiciones
que establece la ley. Es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o
servicio y su titular. El signo no debe ser una creación, sino que es el derecho de
apropiación de algo (Ej: Lacoste. El cocodrilo ya existía, se lo apropia para la ropa).
Hoy en día se rige por la Ley No. 22.362, trayendo como novedad a la posibilidad de
utilizar signos para identificar servicios (el régimen anterior se circunscribía a productos).
Esta Ley también elimina el requisito de ‘ser industrial’ para registrar una marca.
Principios/Características
El derecho que posee quien registra una marca - ius prohibendi - está limitado por ciertos
principios, los más importantes son la territorialidad y la especialidad.
1
• Especialidad: la marca brinda protección para los productos o servicios para los que
fue solicitada y registrada. Hace referencia a que, en principio, el derecho monopólico
se extiende únicamente sobre aquellos productos sobre los que específicamente tengo
registrado mi producto. Es una derivación lógica de la estructura jurídica de una
marca.
• Temporalidad: los derechos de propiedad intelectual se otorgan por un plazo. Art 5
Ley- El término de duración de la marca registrada será de 10 años. Podrá ser
renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de
los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la
prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad. Su plazo
puede ser menor si antes de los 10 años se extingue por nulidad, caducidad o por
renuncia.
• Territorialidad: el derecho de propiedad industrial se puede ejercer en ámbito
territorial donde fue reconocido. El valor de la marca y su derecho se circunscribe al
ámbito territorial argentino. Asimismo, aquellos registros anteriores en otros países
no son aptos por sí solos para poner en tela de juicio el derecho obtenido con arreglo
a las leyes argentinas (con excepción de las marcas notorias).
• Abstracción: se habla de la explotación de uso, cuando hay cotitularidad no se aplican
reglas del condominio.
• Uso Facultativo: la ley no impone la obligación de usar una marca cuando se
comercialice un producto o preste un servicio para distinguirlos. No hay
obligatoriedad en el uso de marcas.
La marca significa una propiedad para su titular, y como tal puede disponer de ella como
cualquier otro bien (se puede transferir, u otorgar autorización o licencia a terceros a título
gratuito u oneroso como en una franquicia). Habilita a su titular a ejercer todas las
defensas necesarias para impedir que terceros, sin autorización, comercialicen productos
idénticos con la misma marca o utilizando una denominación tan similar que pueda crear
confusión.
El registro también protege contra imitaciones parciales; ya sea de nombres, palabras,
signos o frases publicitarias, como así ́también de sus dibujos y colores.
El derecho sobre las marcas es entonces exclusivo, excluyente, temporal, y territorial.
Funciones de la marca.
2
distintiva del producto en sí. Una relación interna de la marca con el
producto/servicio con el cual va a distinguir.
• Extrínseca: diferenciarse de los demás oferentes de ídem producto/ diferenciarse
de la competencia.
3
2) Sistema declarativo: Se aplica USA. El derecho se adquiere con el uso, para obtener
el registro hay que acreditarlo. El derecho exclusivo nace con el uso, y sólo después
se efectúa el registro de la marca.
No hay ningún sistema que sea absoluto/puro. En EEUU, no pueden negar a una marca
que viene de otro país a no dársela, pero le dan un provisional hasta que acredite uso. En
Argentina también se protege a marcas utilizadas, pero no registradas (marcas de hecho).
Marcas de Hecho
Que el sistema sea atributivo no significa que la marca usada no registrada esté totalmente
desprotegida. Se ha reconocido jurisprudencialmente que, de excepción, funciona cuando
un tercero pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha
registrado y tiene a evitar que se consume un despojo contrario a la moral; y obedece no
solo para evitar maniobras de mala fe sino también para defender una clientela formada
por el uso de esa marca.
Entonces, el uso sin registro ha sido motivo suficiente para oponerse con éxito al registro
de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para anular una marca registrada y
para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro. Esto pasa con
las “marcas notorias”, que su uso le confiere una notoriedad tal que se le reconoce una
protección más allá́ del principio de inscripción registral. La ley de marcas reconoce
indirectamente el valor de estas marcas al permitir que la oposición al registro o al uso de
alguna sea efectuada por quien detente un interés legítimo.
Tipos de marcas
Las marcas pueden ser:
1. Denominativas:
Son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus
combinaciones. Les tengo que aplicar algún rasgo de novedad o distintividad. Por
ejemplo: La M de Mc. No impide que haya otras M registradas, pero no deben tener las
mismas características.
• Palabras: tanto las palabras de fantasía, las conceptuales y las marcas evocativas,
serán en principio registrables siempre que no sean el nombre de los productos
que van a distinguir o de sus características.
• Palabras de fantasía: comprende las palabras, vocablos o denominaciones de
fantasía. Se trata de un supuesto que implica la creación de un vocablo (quizás el
más común en el ámbito marcario). Puede evocar una idea o concepto o no tener
significado alguno.
• Palabras con significado conceptual: Ej: “Cocinero” para aceite
4
o Marca descriptiva: describe alguna característica necesaria o función del
producto, esta prohibida.
o Marca evocativa: da un mensaje de alguna cualidad del producto, pero de manera
indirecta (requiere un proceso de asociación del consumidor). Son aquellas que
dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto
o servicio que va a distinguir, o a la actividad que desarrolla su titular.
Esta relación entre el signo y el producto/servicio no lo hace irregistrable como
marca, pero si tendrán menor poder distintivo y también una mayor debilidad
jurídica (difieren de las denominaciones genéricas, que son irregistrables). Que
sean débiles significa que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus
marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a
distinguir con ellas. El titular debe tolerar la coexistencia con otros oferentes,
siempre que le agregue otro término distintivo (por ejemplo: La marca que
contenga el término “Light” no puede impedir que se registren signos con el
mismo término, si ellos se acompañan de algún elemento distintivo adicional)
o Marca de certificación: Es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que
han sido sometidos a un determinado control de calidad. La ley no dice nada al
respecto, pero no impide que se utilice (Ej: “Salamin Tandilero”)
2. Figurativas: son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos. Son llamadas marcas
figurativas o marcas “anexas”, por estar el dibujo respectivo en la solicitud anexa o
acompañada de una descripción. La marca protege no solamente la forma que se haya
adoptado en el registro, sino cualquier otra que despierte la misma idea (Ej: si registre
un emblema con una cruz, impide que se registre una marca denominada “Cruz”)
• Dibujos: cualquier delineación de trazos, ya sea que represente una idea, objeto o
ser o no, es registrable como marca.
• Emblemas: representa gráficamente cualquier ser u objeto, y puede ser registrado
como marca. Por ejemplo: el cocodrilo de Lacoste, o la estrella de Mercedes
Benz.
• Monograma: Dibujo formado por letras, por lo general no más de tres, y que lleva
un dibujo especial.
4. Signos no tradicionales:
• Marcas Sonoras: acordes o melodías distintivas y que puedan representarse
gráficamente (rugido del león de MGM, grito de Tarzán).
• Marcas Olfativas y táctiles: aromas y texturas.
• Tridimensionales: formas de productos o parte de ellos.
• Movimientos: desplazamiento o recorrido de determinados objetos.
• Forma de los edificios: Se puede registrar, y puede hacer a la imagen de marca.
• Colores: Aplicados a un determinado producto.
• Vestimentas de trabajo
Todos estos deben poder definirse con palabras, por más complejo que sea. Se admite
siempre que la asociación sea arbitraria en relación con el producto (que no sea un
elemento natural del producto; que el consumidor lo espere).
5
Legislación vigente:
Las más importantes son.
• ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio)
Trata de conciliar las legislaciones de los estados con sistemas constitutivos y
declarativos.
Sus normas tienen, en virtud de la CN, una jerarquía superior a la de las leyes. Si bien
introduce modificaciones importantes a nuestro derecho marcario, no son muchas.
Establece un nivel de protección mínimo, que cualquier país puede superar dictando
nuevas normas o aplicando las existentes, que reconozcan una mayor protección al titular
del derecho.
• Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones
• Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
La ley no da un concepto de marca, si no que da ejemplos de cuáles son los signos que
pueden ser registrados como marcas y así gozar de la protección legal. Lo único que se
exige es que tenga capacidad distintiva, la cual se mide o establece con relación a los
productos que va a distinguir.
Art 1: “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o
más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los
monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las
combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los
envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las
letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con
capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.”
- Da un primer parámetro
- Contiene una prohibición tácita: no podrá registrarse cualquier signo que no tenga
capacidad distintiva. Ej: un punto, una coma, las 3 tiras de Adidas, o la pipeta de
Nike (éstas dos últimas terminan teniendo distintividad adquirida por su uso)
Prohibiciones absolutas
El artículo excluye a determinados signos (“No son marcas y no pueden registrarse”).
Presupone el legislador que no tienen capacidad distintiva, lo cual no se puede subsanar.
Cada inciso es un ejemplo de falta de legitimidad. En el Art. 3, de prohibiciones relativas,
en cambio, no dice que “no son marcas”, sino que “no se pueden registrar”.
No es taxativo. todo lo que no tenga capacidad distintiva, por más que no esté en la ley,
estará prohibido de forma absoluta.
6
▪ “Designación necesaria o habitual”: tiene carácter genérico por uso para
designar producto o servicio. Las que se imponen a un producto, de tal
manera que, si ellas pudieran ser apropiadas como marcas por un productor,
sus competidores para designar sus productos no podrían más servirse del
único término conocido y comprendido por el público. El que la palabra
pertenezca a un idioma extranjero no la hace por ello registrable. Depende
el idioma y el término, que tan vulgarizados o difundidos estén.
Toda palabra que se entienda y reconozca por el público como el nombre
o la designación de un producto o servicio no es marca, por más que haya
más de una palabra para designar lo mismo (Se incorporan palabras
extranjeras, lunfardo y palabras inventadas que adquieran cierta
popularidad)
▪ Cualidad del producto: Debe ser una cualidad necesaria. Propia o habitual
del producto.
b) Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general
antes de su solicitud de registro;
- Hay productos que se los asocia a la marca. La marca deja de distinguir el
producto, y pasa a ser su denominación común (“Paty”, “Nesquik”. Si por algún
motivo pierden el registro, no se los podría registrar como marca por otro, porque
entrarían en pugna con este inciso.
d) El color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los
mismos.
- Doble prohibición en una: no es registrable el color natural (blanco para la leche,
por ejemplo), ni un solo color/color único (Por ejemplo, “Azul” para ningún
producto).
- “Teoría del agotamiento de los colores”. Si se registra el color, “todos viviríamos
de blanco y negro”
- La combinación de colores sí es registrable
Prohibiciones relativas
Hay otras prohibiciones que son relativas. Pueden ser subsanadas.
a. Una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir
los mismos productos o servicios;
b. Las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos
productos o servicios;
7
- Inc. a y b: Confusión. Las marcas similares pueden coexistir cuando pertenecen
a mismo titular. Es legítimo que un comerciante a través de sus marcas le
comunique al público que los diferentes productos que fabrica tienen un mismo
origen. Lo que no puedo registrar tiene que ver con el derecho de terceros o el
interés general, por ejemplo, y no con la falta de capacidad distintiva.
- Puede ser indicación de procedencia (de dónde viene). No se puede consignar una
indicación de procedencia falsa.
- Denominación de origen: el nombre de una zona geográfica, que se asocia a
determinado producto por su naturaleza. El producto tiene una característica
distintiva por el clima y el suelo del lugar. Si me permitieran registrar la zona
geográfica, se afecta la competencia de los demás productos de esa zona. Por
ejemplo: “Chocolate Suizo” no es por la naturaleza, sino por la actividad humana.
“Cordero Patagónico” si es determinado por la zona. En cuanto a la marca
“Patagonia”, se permite porque no hay ningún elemento en la Patagonia que
caracterice/determine a la campera.
8
- Hay que diferenciar el mal gusto de lo contrario a la moral o buenas costumbres
(por más que sea mal gusto, no llega a ofender a la moral y está permitido).
f. Las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación,
las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;
- El consumidor debería poder reconocer que es una marca, y no que pueda llegar
a suponer que el Estado está detrás de la marca. Por ejemplo: no hay problemas
con la cerveza Quilmes, distinto sería si se llamase “Cerveza Municipalidad de
Quilmes”.
g. Las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los
organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
- Solo aplica a personas humanas. El que se quiera oponer tiene que tener un interés
legítimo.
- Que sea un nombre vulgar no impide a la prohibición, excepto que se genere un
perjuicio.
- Dos nombres conocidos pueden generar un problema. EJ: Paloma Herrera y
Carolina Herrera. Lo prohibido sería la “actividad parasitaria”, y que una marca
intente aprovecharse del prestigio del otro. La clave está en que los consumidores
no se confundan. La raíz, además, juega un rol clave acá, ya que “Paloma” y
“Carolina” no se los puede confundir. Son dos personas muy conocidas, y es ese
el término el que más pesa dentro de la marca. En el fallo se le da el registro a
Paloma Herrera.
- Frases publicitarias: los slogans, tienen que ser originales, y no ser engañosas
(Ej: corta con tanta dulzura, el gran diario argentino). Toda frase publicitaria
cumple sin duda un papel identificatorio, aunque a veces pueda ser secundario.
Se debió utilizar “novedad”. Que no sea una frase trillada, utilizada comúnmente
en la publicidad de ese producto.
9
y 3). Relacionado con la especialidad, también es necesario la disponibilidad, ya que el
signo solo será registrable si está disponible (si no fue adoptado por otro). Por último, la
originalidad es solo exigida por la ley para las frases publicitarias.
La solicitud la puede realizar una persona humana o jurídica, por sí o por apoderado.
También los agentes de la propiedad industrial (API) pueden registrar la marca para sus
clientes (actúan como apoderados), con una carta documento ya se puede realizar. Los
API habitualmente ofrecen sus servicios para asesorar, asistir o representar a terceros en
la obtención de las Marcas y en la defensa y conservación de estas. Estos agentes no
necesitarán acreditar la calidad del mandato, aunque el INPI podría solicitarlo en caso de
una oposición. El INPI posee un registro de poderes a los efectos de facilitar la
acreditación de personería.
También se puede hacer mediante la figura de gestor de negocios.
Trámite de Registro
Reglamentado anteriormente por el decreto 558/81, aunque a partir de junio de 2019 entró
en vigor el decreto 242/2019.
El nuevo reglamento deroga el decreto anterior, y como hay artículos sin reglamentar,
quedan algunas lagunas. Hay modificaciones en los plazos. Pérez crítica que “oscurece
más de lo que aclara”.
El trámite se puede iniciar de tres maneras: a través del Portal de Trámites Online,
enviando los formularios por correo postal o entregándolos personalmente en el INPI. No
será considerado recibido hasta que se realice el pago del arancel correspondiente. Para
ingresarse online tiene que tener clave fiscal, adherir a servicios, etc. Físicamente, la
solicitud puede ser presentada en las delegaciones del correo oficial u otras dependencias
que al efecto fueran habilitadas por el INPI, el que establecerá las normas del
procedimiento a las que se deberán ajustar los solicitantes y las reparticiones receptoras.
10
En el correo se hace un acta y se envía al INPI, donde luego se toma razón de esa solicitud.
Si hay un problema con la cuestión del tiempo (primero en el tiempo, mejor en el
derecho), se va a tomar como fecha y hora la que conste en el acta.
Requisitos de la solicitud:
En parte establecidos en el art. 10 de la Ley y en parte en resoluciones del INPI.
Art 10 Ley— Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud
que incluya nombre, domicilio real y especial electrónico según las condiciones que fije
la reglamentación, la descripción de la marca y la indicación de los productos y/o
servicios que va a distinguir.
Art 11 Ley— El domicilio especial a que se refiere el Art 10, constituido por una persona
domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las
demandas judiciales por nulidad, y reivindicación o caducidad de esta marca, y para
todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro.
Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o
caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones en atención
al domicilio real del demandado.
11
1. Primer Estudio:
Se analizan los requisitos formales. Dentro de estos hay algunos que son esenciales (si no
están acarrean la nulidad de pleno derecho de la solicitud), tal como el signo y la firma.
Si falta la clase, depende (Ej: si aclaré para que quiero la marca, y el INPI reconoce la
clase para que la quiero, sería motivo de observación, no de nulidad). Luego del primer
estudio, el INPI ordena la publicación u ordena una vista.
Art 12 Dec 242.- La firma del solicitante, así como del signo cuyo registro se pretende,
se considerarán requisitos no subsanables. Su ausencia determinará la nulidad de pleno
derecho de la solicitud, la que se archivará sin más trámite, luego de la notificación del
acto administrativo que así lo declare. Igual resolución se aplicará cuando la ausencia
de indicación de clase o de los productos o servicios impida conocer el ámbito de
protección que se pretende reivindicar…”
2. Observación:
La falta de requisitos formales no esenciales genera la observación. Dos tipos de vistas:
Se corre vista por 10 días, SALVO si la vista es por la clasificación de la marca (la vista
en este caso es por 30 días; ya que se supone que requiere un mayo análisis).
Art 12 Dec 242.- “…Ante la falta de cumplimiento de los restantes requisitos formales,
se correrá vista al solicitante, a los fines de que proceda a subsanar las deficiencias
observadas, en el término de 10 días hábiles administrativos, contados a partir del día
siguiente a la notificación.
Si la solicitud fue incorrectamente clasificada se correrá vista para su corrección, por el
término de 10 días hábiles administrativos, computados en la forma indicada en el
párrafo anterior, en la que se indicará, además, el criterio de la oficina.
Contestadas las vistas con las correcciones pertinentes o vencido el plazo para hacerlo,
se resolverá y se ordenará la publicación de la solicitud o se dictará resolución
denegatoria, según corresponda…”
3. Publicación
Si está todo bien, en cambio, se publica la solicitud por un día en el Boletín de Marcas. A
partir de allí, se abre un plazo de 30 días corridos para los terceros que tengan interés
legítimo se puedan oponer al registro (Art 13), y para que el INPI realice el “Segundo
Estudio”.
La publicación puede contener algún error, en cuyo caso, a pedido del solicitante, se
efectuará una publicación corregida. La marca mal publicada estaría viciada de nulidad.
La nueva publicación implica la nulidad de la publicación anterior.
La importancia de la publicación reside en que muestra lo que la marca es, y en que da
nacimiento al trámite de la oposición esencial en nuestro sistema marcario.
12
invocada si la hubiere y, en su caso, el número de matrícula del agente de la propiedad
industrial que tramita la solicitud.”
4. Oposiciones:
La oposición es una institución para quien quiere proteger su derecho. No hace falta que
sea titular de una marca, aunque si es titular tiene mayor aptitud probatoria de su interés.
Hay un plazo de 3 meses para que el requirente las conteste. Si vence, el INPI notifica al
que se opuso para que ratifique la oposición. Si hay tanto oposiciones como
observaciones, el plazo se subsume en un único plazo de 3 meses.
Las resuelve el INPI en sede administrativa. No se recurre dentro de la LPA. Hay un plazo
de 30 días para recurrir ante la Cámara CCF. Antes el INPI no resolvía; y se tenía un plazo
de 1 año para negociar, y luego presentar la demanda.
Procedimiento
Las modificaciones a la ley 22.362 trajo importantes modificaciones al procedimiento. El
oponente debe probar el interés legítimo. Para ello debe citar los derechos o intereses en
los que se funda esa oposición.
Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse electrónicamente ante el INPI,
con indicación del nombre, domicilio real y electrónico del oponente y los fundamentos
de la oposición. (Art 14). Se ejerce dentro de los 30 días corridos de la publicación de la
solicitud de marca. (Art 13)
Art 15. — Se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que
merezcan la solicitud.
Art 17. — El procedimiento para resolver las oposiciones será fijado por la autoridad
de aplicación, el que deberá contemplar al menos la posibilidad del oponente de ampliar
fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el derecho de ambos
de ofrecer prueba. El procedimiento deberá receptar los principios de celeridad, sencillez
y economía procesal.
Las resoluciones por oposiciones que dicte la Dirección Nacional de Marcas serán sólo
susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara CCF dentro de los 30 días
hábiles de su notificación. El recurso deberá presentarse en el INPI, quien lo remitirá a
la justicia en las condiciones que fije la reglamentación.
1. De la oposición, se corre vista al solicitante por 90 días (Art 16 Dec 242. - Dentro
del plazo de 3 meses previsto en el presente artículo, solicitante y oponente u
oponentes podrán recurrir a cualquier método alternativo de resolución de
conflictos con la finalidad de arribar a un acuerdo sobre el levantamiento parcial
o el retiro de la oposición.)
2. Vencido este plazo de 3 meses, el INPI notifica por 15 días al oponente para que
mantenga la vigencia de la oposición al registro abonando para ello el arancel
13
correspondiente, y amplíen (dentro de idem plazo, a través de un escrito) los
fundamentos que hagan a su derecho, ofreciendo la prueba que estimen pertinente.
Los escritos deberán contar con patrocinio letrado o de API. Si el arancel no fuese
abonado en término, automáticamente y sin más trámite no se abrirá la instancia
administrativa y la oposición será considerada un mero llamado de atención.
Llamado de atención: sanción administrativa para el oponente que no ratifica su
oposición (no amplía fundamentos, paga el arancel y produce pruebas). La
oposición ratificada ‘traba’ el procedimiento administrativo hasta antes no se
ratifique, y la convierte en no vinculante.
3. Vencido el plazo de 15 días, dentro de los 15 días siguientes el INPI debe correr
traslado al solicitante, notificándolo de todas las oposiciones que aún
permanezcan vigentes y de sus eventuales ampliaciones. Se le otorga un plazo de
15 días para que conteste individualmente cada oposición, ofreciendo prueba.
4. Vencido el último plazo, el INPI considera la procedencia las pruebas y las provee.
La decisión sobre la admisibilidad de la prueba será irrecurrible. El plazo para la
producción de la prueba no puede exceder los 40 días (plazo común, desde que el
INPI notifique su providencia). Al vencimiento del plazo, se considera decaída
toda prueba no producida por las partes.
7. Contra la resolución final del INPI, cualquiera de las partes podrá apelar (30 días)
ante el INPI, para que resuelva la Cámara Civil y Comercial Federal. Se debe
pagar una tasa de $850. El escrito debe contener los requisitos de una demanda.
Es el único recurso que prevé la resolución. La misma establece que los actos
administrativos que dicte no serán susceptibles de impugnación por las vías
recursivas previstas en la LPA.
El INPI tiene 10 días para remitir el recurso junto con la copia de las actuaciones
de la oposición a la Cámara CCF.
14
Terminado el procedimiento de oposiciones, el INPI debería tener las vistas impeditivas
(2º estudio) resueltas, y ya todo listo para resolver. En la práctica, se guardan la
posibilidad de volver a revisar antes de otorgar el registro.
Art 18. — En los juicios de oposición al registro de marcas que a la fecha estuvieren
tramitando ante la justicia o hayan concluido sin que se hubiere informado el resultado
del mismo, el INPI podrá constatar directamente su estado en el portal de trámites del
Poder Judicial de la Nación y resolver en consecuencia.
5. Segundo Estudio:
A partir de la fecha de publicación de la marca nace un plazo de 30 días, dentro del cual
el INPI debe realizar un examen respecto de la registrabilidad de la marca (mismo plazo
que para deducir oposiciones).
Dos partes: se analiza que no esté incursa en algunas de las prohibiciones de registro
(registrabilidad en sí misma de la marca); y se realiza una búsqueda de marcas
confundibles con ella que la precedan. La búsqueda de antecedentes del INPI es
independiente de las oposiciones que puedan deducir 3ros. Si considera que la marca es
confundible, aquella no se concederá.
Art 21. — La resolución denegatoria del registro por causas diferentes a las del artículo
17 puede ser impugnada ante la justicia nacional en lo civil y comercial federal. La
acción tramitará según las normas del proceso ordinario y deberá interponerse dentro
de los treinta 30 días hábiles de notificada aquella resolución.
6. Conclusión:
Ante la solicitud de registro de una marca, el Instituto Nacional De La Propiedad
Industrial podrá, por resolución fundada, concederla total o parcialmente para solamente
algunos de los productos o servicios comprendidos en la solicitud. La concesión parcial
de la marca para determinados productos o servicios implicará la denegatoria del registro
para el resto de los productos o servicios indicados.
En los supuestos en los que, posteriormente por vía recursiva, el solicitante obtuviese la
concesión de alguno o todos los productos o servicios originalmente denegados, los
mismos se adicionarán al registro originalmente concedido parcialmente y la vigencia de
10 años se computará para todos ellos a partir de la misma fecha de la concesión parcial
recurrida.
15
miembros del Convenio de Niza. La gracia de la clasificación de Niza es unificar criterios
y permitir dotar de cierta seguridad al registro marcario a nivel global.
Un titular de una marca en una clase puede oponerse a la registración de una marca en
otra clase, siempre y cuando pueda acreditar mi interés en ello.
Se fue actualizando periódicamente, la última reforma siendo del año 1967, celebrada en
Estocolmo. Por la Ley 17.011 Argentina la incorpora en 1966 (no estaba el acta de
Estocolmo). Luego aprobó sus modificaciones.
Art 2 “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás
países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales,
todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio.
16
En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso
legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones
y formalidades impuestas a los nacionales. Ello no obstante, ninguna condición de
domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser
exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos
de propiedad industrial. Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la
legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y
administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución
de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.”
2. Prioridad Internacional:
Art 4 “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de marca en alguno de los
países de la Unión, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho
de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.”
Cuando cualquier persona de un país miembro, solicita en cualquier oficina de los países
miembros el registro de una marca, desde la fecha de ese deposito (regular), tiene un
plazo de 6 meses para solicitar la misma marca en cualquier otra oficina de los países
miembro.
Se va a tomar como fecha de presentación la fecha del primer depósito regular, la primera
solicitud. Cualquier acto dentro de esos 6 meses no le puede ser opuesto al solicitante de
esa marca. Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente
para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate,
cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de
base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior
de cada país.
Efectos:
Altera dos principios del derecho de marcas.
1. Derecho de prelación (primero en el tiempo, primero en el derecho). Va a perder
quien solicite el registro de esa marca antes, pero dentro de los 6 meses de la prioridad
del otro. Lo va a desplazar ya que se tiene como fecha la del primer deposito.
Art 8 Ley de Marcas — El derecho de prelación para la propiedad de una marca se
acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo
establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina.
2. Territorialidad: Algo que solicito en un país, lo hago efectivo en las oficinas de otros
países.
El plazo de 6 meses se estima razonable para no alterar estos dos principios.
Requisitos:
1. Legislación interna de cada país:
- ¿En qué momento invoco la prioridad?
En Argentina se invoca en la solicitud.
- ¿Qué se me puede exigir al momento de invocar la prioridad?
Se exige en la solicitud que indique la fecha y el país (en dónde registró). Luego
el INPI podrá exigir el certificado de prioridad internacional expedido por esa oficina,
17
y copia certificada de esa solicitud. Se puede exigir la traducción. El plazo para
presentar esta documentación es de 3 meses. Si se vence, el trámite sigue su curso sin
prioridad (con la fecha de presentación real en esa oficina).
2. Triple identidad:
- El que solicita la prioridad, debe ser el mismo que solicitó el primer deposito.
- Tiene que ser el mismo signo (tal cual es, ni la más mínima modificación)
- Tiene que tener el mismo ámbito de protección (productos o servicios). Este se lo
puede modificar en manera restrictiva (pedir para menos productos), pero no se
puede pedir para más.
Según Otamendi, el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras
solicitudes presentadas en idénticas condiciones.
Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas
con anterioridad a dicha solicitud, y por negligencia o ignorancia no se haya solicitado el
registro. De lo contrario, sería desconocer una realidad económica y permitir el
aprovechamiento indebido de una clientela ajena.
Se necesita un ente con credibilidad que controle que los requisitos efectivamente se
cumplan. En algunos países, el titular es el mismo estado, se aconseja que sea el Consejo de
Productores. Se supone que sea el que controle y certifique el cumplimiento.
Argentina tiene una ley de marcas colectivas (Ley 26.335) pero para ser titular, se tiene que
estar inscripto en un registro de sectores, y tiene que ser este un sector vulnerable. Pueden
registrar en todas las categorías. Pérez dice que no se trata de marca colectiva, sino de algo
parecido, de todas formas, hay muchas cosas sin regular.
18
Marca Notoria
La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los
titulares marcarios siempre tienen, ya que implica un nivel de aceptación por parte del público
que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto/servicio que las marcas
distinguen. Según Otamendi la marca notoria suele estar asociada con productos de muy
buena calidad e intensamente publicitados.
¿Para qué sirve la marca notoria? Porque si no está registrada, igualmente va a tener
protección; cuanto más conocida sea, más protegida va a ser (más categorías).
19
1. Que el consumidor de la marca nueva conozca la marca antigua (por ser sus
productos similares o por ser la marca antigua de gran renombre).
2. Que el uso o registro de la marca nueva implique el aprovechamiento por parte
del nuevo titular de aquel conocimiento.
3. Que la marca antigua se vea dañada por la pérdida de la unicidad. La marca ya no
identificará un único origen sino dos.
Normativa vigente
Siempre se avanzó sobre los Convenios Supranacionales (Paris y ADPIC). Respecto a la
notoriedad, Paris es más exigente que el ADPIC, ya que exige que la gran mayoría de los
consumidores reconozca el producto y lo pueda adquirir para que la marca sea notoria.
6 bis Convenio de Paris: Las marcas eran solo de productos, y no aún de servicios. Se
protege la marca notoria cuando es reputada como tal en el territorio de un país miembro,
y hay otro sujeto que quiere adquirir el derecho sobre el mismo signo para distinguir
similares productos.
Art 13 ADPIC. Extiende la aplicación del concepto a los servicios. Si bien la doctrina y
la jurisprudencia ya lo habían hecho, la importancia radica en haberla incorporado en una
norma. Por notoriedad ya no solo se refiere al conocimiento del público en general, sino
del público pertinente (los que tienen una actividad relacionada a esa marca). Distingue
entonces entre la marca afamada y la marca notoria.
20
diversidad de productos amparados (cerveza, por un lado, y calzado y botas por el otro).
Asimismo, planteó que la Companhia Çervejaria Brahma no había inscripto la marca en
la clase 25, de modo que el principio de especialidad de las marcas obstaba a la
denegatoria de su pretensión; y que la coincidencia denominativa BRAHMA de las
marcas de ambas partes quedaba diluida por el hecho de que el signo reclamado se
integraba con la cabeza de un vacuno y otros elementos gráficos que le conferían
originalidad.
1ª Instancia: el Juez CCF considera que el INPI se extralimitó en sus funciones, y que
consideró un simple llamado de atención (la presentación fuera de término de la
cervecería) como una oposición. Entendió que no había lugar a confusión indirecta en el
caso. El INPI apela.
Cámara: efectúa un estudio profundo sobre la dilución marcaria y aplicó, por primera
vez en Argentina, la doctrina emergente del art. 16.3 del ADPIC. El Juez votante hace un
ejercicio de consultar sobre la marca a personas azarosamente, y todos identificaban el
signo con la cerveza. Utiliza indistintamente los términos “notorio” y “de alto renombre”.
Sin embargo, reconoce que el registro de la marca BRAHMA solicitada por el actor para
indumentaria, se transformaría en un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno y al
mismo tiempo causaría dilución del poder distintivo de la marca de alto renombre.
Establece que el titular de una marca notoria tiene interés legítimo en que su signo no sea
utilizado por otros, en productos diferentes, puesto que ello provocaría la dilución de la
marca y de su poder distintivo, que es lo más valioso de ella.
Confirma la notoriedad del signo, y considera que el INPI había resuelto bien.
Cámara: “El problema traído a esta instancia consiste en determinar los alcances de la
notoriedad, no negada, de la marca de la demandada y su confundibilidad con la solicitada
por la actora y, por consecuencia, la dilución que produciría en la marca famosa”
“La función de una marca es identificar un producto y diferenciarlo de otro u otros.
Siendo ello así, el debilitamiento que le provoca la coexistencia con otra idéntica –aun
cuando la primera no revista el carácter de marca de alto renombre o notoria- constituye
un daño, ya que no parece discutible que las marcas no son bienes desprovistos de valor
económico. Pero, las marcas -como regla- acuerdan exclusividad de uso en el renglón en
que están registradas, conforme con el principio de especialidad que es uno de los pilares
sobre los que se estructura la materia. Por ello, es pertinente aplicar un criterio restrictivo
-por su naturaleza excepcional- a la extensión de la tutela a otros rubros o actividades
comprendidos en otras clases.”
“Es decir que, por un lado es admisible la oposición de una marca al registro de otra sea
en la misma clase del nomenclador o en una distinta- a fin de evitar la confusión directa
, susceptibles de afectar el cumplimiento de los objetivos esenciales de la ley de marcas:
la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas comerciales; y por el
21
otro, debe aceptarse con prudencia por parte de los jueces el uso de tal facultad, en orden
a evitar la violación de las sanas costumbres comerciales y la libre competencia.”
Confusión
Hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo
o la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias. El riesgo de ella se
presenta cuando existe confusión entre productos por su origen o la falsa creencia de la
existencia de vínculos entre los titulares de sus marcas.
La ley no habla expresamente de la confusión, pero prohíbe a las marcas que puedan
generarla (Art 3 inc. a, b y d). Está presente en la lógica propia de la norma, en la
jurisprudencia y en la doctrina, que la marca debe tener la posibilidad de no ser
confundida con las de sus competidores. Hace a la esencia del sistema marcario que no
existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo perjudica al
titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al
público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar. La marca debe
ser suficientemente distintiva y original, para identificar y hacer distinguibles los
productos o servicios; es decir, debe poseer una eficacia distintiva y, además, ser
jurídicamente tutelable como tal. Así, no podrá ser registrada si se advierte la posibilidad
de confusión con otra y que por lo tanto pudiera inducir a error al público consumidor.
22
La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sólo es base suficiente para deducir
la oposición, sino también para declarar la nulidad de una marca ya registrada, ordenar el
cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se configuren los delitos marcarios.
Tipos de confusión:
En 2 grandes tipos.
1. Directa: sucede cuando el consumidor cree que se está llevando un producto de
determinada marca, pero en realidad se está llevando ese mismo producto, pero de
otra marca por la similitud en denominación, combinación de colores, logo, etc. El
consumidor confunde las marcas, al adquirir un determinado producto pensando que
estaba comprando otro. Se da en el momento de comprar el producto.
2. Indirecta: por ella, el consumidor diferencia las marcas, pero cree que provienen de
un mismo origen empresarial. Así, el comprador cree que el producto que desea tiene
un origen, un fabricante determinado, o que pertenece a una línea de productos de un
fabricante distinto de quien realmente los fabricó. No se confunde el producto, sino
el origen empresarial del mismo. El consumidor, al ver al signo, compra el producto
confiado de la calidad de esa empresa. Son caracterizadas como “actividades
parasitarias”, y se castigan por su ejercicio de mala fe comercial.
Por ejemplo: mamparas de baño “Christian Dior”. Alguien advirtió que esa marca
no estaba registrada en la clase pertinente a las mamparas. Christian Dior se opuso en
interés legítimo, para evitar la utilización del buen nombre que ellos habían adquirido.
Puede generar un perjuicio en el buen nombre de la marca (por no respetar la calidad,
desprestigio, pérdida de clientes, etc.).
En Alemania agregan una tercera categoría, llamada confusión lato sensu; por la cual el
público diferencia correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero
al mismo tiempo cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos
u organizativos.
Efectos de la confusión
Cualquiera sea la confusión que se cause, se producirá un daño:
1. Dilución: es la posibilidad de que se pierda esa preferencia del consumidor, por
encontrarse con un producto de otra calidad a la que esperaba. La dilución daña al
titular de la marca, ya sea porque rompe con la unicidad de la marca renombrada
mediante el debilitamiento de la relación entre el consumidor y la ella (blurring) o
porque bastardea la marca mediante su uso en productos de baja calidad
(tarnishment).
2. Aprovechamiento del prestigio ajeno: También llamado parasitismo. No siempre
daña a la marca o le causa desprestigio, pero genera un enriquecimiento sin causa del
infractor al asentar sus ventas en el prestigio que otro ha conseguido
Familia de marcas.
Se crean cuando el comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con
finalidad de que todas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. El concepto es ajeno
a Ley de Marcas porque protege marcas individualmente y por ello en alguna oportunidad
se les ha negado protección especial.
Planos de la confusión.
Se vincula la confusión con distintos planos.
23
1. Gráfico: confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos
palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación.
Otamendi la denomina confusión visual, para así incluir a todo aquel signo que pueda
ser visto, y no tan sólo impreso.
▪ Se analiza, además, la extensión de un signo en relación con el otro. (cuantos
términos tienen, cuantas letras tienen, si están presentadas en un plano o en
más).
▪ No solo se analizan las palabras, también con los dibujos. Es todo lo que pueda
afectar desde el punto de vista visual.
▪ Otamendi incluye: la similitud ortográfica (coincidencia de letras), similitud
gráfica (dibujos con trazos parecidos), y similitud de forma (en los envases
por ejemplo).
3. Ideológico: tiene que ver con la idea que le representa el signo al consumidor. Deriva
del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o
evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir
una de otra. Puede ser tanto de palabras o de dibujos, o entre palabras y dibujos. Por
ejemplo: un signo de un niño y un perro, y la marca denominativa “el niño y el perro”,
“La danesa” y “Denmark”, “Finlandia” y “Philadelphia”, o “El Indio” y “El
Aborigen”.
Cotejo
Teorías de la confundibilidad: creaciones pretorianas de origen jurisprudencial y
administrativo. Se han formado pautas para resolver este conflicto, entre ellas:
1. Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva, y no simultánea. Se deja pasar
espacio de tiempo. Si el 2do signo trae recuerdo del 1ro, hay riesgo de confusión
porque lo habitual es que las marcas estén separadas.
2. Debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, ya que provocan la
confusión. La similitud general entre 2 marcas no depende de elementos distintos
que aparezcan en ellas, sino de elementos semejantes o de semejante disposición
de esos elementos.
3. Se deciden según las circunstancias adjetivas de cada causa, o las particularidades
específicas del caso
4. El juez debe ponerse en lugar del consumidor medio, no del totalmente informado
ni completamente desinformado, contemplado no obstante que no para todos los
productos se habla del mismo consumidor medio.
24
5. Se deberá analizar qué clase de público resultará comprador de los artículos
protegidos por las marcas en conflicto. Cuando se compran productos de consumo
masivo, como comida, el público compra con mayor despreocupación o con
menos atención; cuando menos atento se está, mayor es el riesgo de confusión. Si
el consumidor está más atento o es especializado (por ejemplo, al comprar un
reactor atómico, o una máquina para uso industrial) se puede aceptar mayor
aproximación entre signos, ya que se minimiza el riesgo de confusión.
Para los productos farmacéuticos se solía utilizar un criterio benévolo en el
cotejo, ya que el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compraba.
No obstante, la jurisprudencia fue luego modificada. La razón fue la consideración
de la consecuencia de una eventual confusión; cuanto mayor peligro había para la
salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo.
6. En las denominativas, el consumidor suele retener mayormente la raíz (parte
primera) que la desinencia de la marca (parte final). Ej: Paloma Herrera y Carolina
Herrera.
7. Por aplicación del principio de especialidad, generalmente el derecho monopólico
no se extiende más sobre aquellos productos sobre los que específicamente tengo
registrado mi producto. Voy a poder extenderme siempre que mi signo se haga
muy conocido (marca notoria), y que el uso de mi signo sobre otros productos
puede generar un perjuicio en mi nombre (confusión indirecta).
8. Se va a evaluar la cadena de negocios/cadena de comercialización también. Por
ejemplo: si ambos productos de venden en el supermercado, en la misma góndola,
si se puede sustituir uno por otro, el precio de los productos, o si uno se vende
solo en kioscos y el otro en mayoristas. El precio va a generar atención en el
consumidor (cuanto más barato, más desprevenido compra, y viceversa).
9. La marca opuesta es un derecho en expectativa. En caso de duda, si hay derecho
adquirido vs. derecho en expectativa se debe estar por el derecho adquirido, por
la marca más antigua.
Art 5º — “El término de duración de la marca registrada será de 10 años. Podrá ser
renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los 5
años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación
de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.”
25
3- La renovación exige que se presente la Declaración Jurada dentro de 5 años de
vigencia.
Declaración que debiera hacer el titular de la marca a los 5 años de otorgadas la marca
(para aquellas otorgadas a partir del 12/01/2013). Afirma que efectivamente estoy usando
la marca para determinados productos. Si no la hago, el propio estado me puede sacar la
marca.
Marcas de Defensa
Art 26 Ley “… No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para
determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la
comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a
aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una
actividad relacionada con los primeros…”
Consagra así la validez de las marcas de defensa. Admite el registro de marcas que no han
de ser utilizadas, pero que constituirán una defensa de la que sí lo fue. El Dr. Peréz afirma
que las marcas de defensa son las que se registran no con la intención de usarla sino
debido al vínculo que tiene con la que efectivamente usa, y para evitar que otros la
registren. Las marcas de defensa que no tienen amparo son aquellas parecidas a la marca
principal que se registran para evitar nuevos registros “se acerquen” a él, las llamadas
marcas protectoras.
Art 26 Dec 242: “Si la declaración jurada no hubiera sido presentada dentro del plazo
previsto por la Ley que se reglamenta, no se dará curso a la solicitud de renovación del
registro que se hubiere presentado en tiempo y forma, hasta tanto tal obligación sea
cumplida y se haya pagado la tasa que se establezca.”
Trámite:
Requiere la triple identidad:
1. Mismo titular; o el tercero que adquirió su derecho, debidamente inscripto.
2. Sobre mismo signo. Si vario el signo, estoy presentando uno nuevo, por lo que
voy a tener que hacer un nuevo registro. Aquí se abre la posibilidad de que los
3ros se opongan; lo que la renovación no permite.
3. Sobre los mismos productos. Se puede reducir, pero no ampliar.
26
Respecto de aquello que no renuevo, implica una renuncia parcial. Salvo que
después haga una reinscripción, queda disponible para que otras personas lo
registren.
Reinscripción
La reinscripción procede toda vez que se solicita la renovación un breve tiempo después
de vencido el plazo para hacerlo. Lo que sí, la marca en cuestión debió haber estado en
condiciones de ser renovada cuando ello pudo haber sucedido. Sufría formalmente el
mismo trámite de una nueva similitud, pero el pedido era equiparado a la renovación, y
la oposición era rechazada en caso de llegar a la justicia.
El dato esencial era determinar el tiempo que podía transcurrir. Cuanto más intenso haya
sido el uso de la marca, se entiende que mayor podrá ser el plazo transcurrido desde el
vencimiento antes de solicitarse la reinscripción.
Plazo
La solicitud de renovación podrá ser presentada dentro de los 6 meses anteriores o
posteriores al vencimiento del registro, abonando la tasa que resulte pertinente. El uso del
plazo de gracia de los seis meses posteriores requiere que se pague un arancel especial.
La jurisprudencia ha admitido la renovación hasta 2 años después del vencimiento cuando
se trata de personas involucradas en un proceso falencial. El plazo se otorga desde el
día siguiente al anterior vencimiento, manteniendo así la continuidad de la vigencia.
Art 5 Dec 242. El plazo de vigencia de la marca registrada se computa desde que la
misma es concedida y sus renovaciones, a partir del vencimiento del registro cuya
renovación se solicita.
La renovación puede solicitarse por una menor cantidad de productos o servicios que los
que protegía el registro cuya renovación se solicita, pero no podrá ampliarse o extenderse
dicha protección incorporando productos o servicios que no hubieren estado protegidos
por aquel. Las cuestiones de reclasificación o reunificación serán resueltas por el INPI.
Cambios de clases:
Cuando voy a renovar, puede que el Convenio haya cambiado la clasificación, por lo cual
hay que fijarse si el producto sigue perteneciendo a la misma clase en la que estaba
anteriormente. Por ejemplo, los naipes cambiaron de documento de librería a producto de
juego.
▪ Renovación con reclasificación: tengo que pedir la renovación de la clase en la
que estaban, más la nueva de clase donde están los naipes (presento 2 solicitudes,
pago 2 aranceles).
▪ Renovación con reunificación: en esa clase viene un producto de otra clase que
ya tenía. Se presenta solo 1 renovación.
Nunca estos cambios de clasificación pueden permitir expandir el derecho sobre más
productos.
Cotitularidad:
La ley dice que “los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y
renovar la marca…” (Art 9). En la práctica, cualquiera de los cotitulares puede solicitarla,
beneficiando al otro cotitular. Antes se discutía, porque durante los 10 años de vigencia
se podía romper el vínculo entre los cotitulares, y se exigía la presentación conjunta
27
Uso de la marca
El uso de la marca es un requisito esencial para la conservación del derecho. Debe
efectuarse para evitar que la marca caduque, y para permitir que ésta pueda ser renovada
al producirse su vencimiento. (Art 5; Art 26)
La ley establece la obligación de uso, pero no da pautas ni definiciones que permitan saber
con exactitud en qué supuesto se cumple con dicho requisito. La Cámara CCF ha dicho
que “para determinar si existió uso marcario, debe recurrirse a un criterio flexible,
comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer el signo en el
mercado y ponderar que la norma considera equivalentes la utilización y la
comercialización”
La falta de uso es excusable según Otamendi sólo por razones de fuerza mayor, concepto
que debe ser interpretado en forma prudente y amplia, como por ejemplo cuando la
fabricación y venta del producto requiere una autorización gubernamental.
Art 23: Da las causales de extinción del derecho sobre una marca (lista taxativa):
a) Renuncia del titular: lo relevante es que tiene que ser irrevocable, incondicionada y
clara, considerando que se puede renunciar de manera parcial para determinados
productos dentro de la clase, o para una clase. Debe ser por escrito, y la firma del
titular renunciante debe estar certificada notarialmente.
Es poco frecuente, y se da generalmente cuando una marca es obstáculo para registro
de nueva marca y hay “amenaza” de juicio por caducidad por falta de uso.
Se negocia y se renuncia.
b) Vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro.
c) Nulidad o caducidad del registro: en la legislación anterior, decía declaración judicial
de nulidad o caducidad; ahora se puede pedir en sede administrativa por su nulidad
genérica. La resolución que dicte el INPI es apelable dentro de 30 días desde la
notificación.
Nulidad
La acción de nulidad prescribe a los 10 años desde que tomé conocimiento de la existencia
de la marca; aunque según la jurisprudencia cuando la marca es nula de forma absoluta,
la acción sería imprescriptible. El Convenio de París establece que debe fijarse un plazo
razonable para que pueda plantearse nulidad, como mínimo 5 años. La única causal por
la que el INPI puede resolver en sede administrativa es por contravención a la ley. Los
otros supuestos de nulidad, típicamente marcarios, solo se pueden ventilar en sede
judicial.
Los efectos de la nulidad se retrotraen al momento en que la marca fue concedida.
28
Nulidad Genérica: cuando se concede el registro en contravención a “esta ley”. Las
prohibiciones no están exclusivamente en la ley de marcas, hay otras normativas (Ej. “Ley
de Vinos”).
Para que haya una nulidad debe haber un vicio. Puede recaer en el sujeto, en el signo o
en el procedimiento:
o Vicios en el sujeto: falta de capacidad (menor de edad, fallido, etc). Genera la nulidad
relativa, ya que el transcurso de tiempo puede sanear el vicio, como cuando el menor
asume la mayoría de edad. o Vicios en el signo: cualquier signo que esté afectado por
cualquier prohibición.
Nulidad absoluta.
o Vicios en el procedimiento: de nulidad absoluta, debe ser necesariamente grave.
Según Pérez solo lo son:
▪ La indebida publicación del signo.
▪ La concesión de la marca sin haberse resuelto una oposición.
b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un
tercero;
Marca de piratería: cuando el que solicitó ese signo, conocía o debía conocer que ese
signo correspondía a un tercero. El “conocía” debe probarse por quien lo alega, y el “debía
conocer” protege a las marcas notorias (es una presunción, no es necesario probar)
Caducidad
Art 26. — “El INPI, de oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se
dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los
productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los 5
años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo
de 30 días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara
CCF, el que deberá ser presentado en el INPI.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos
o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en
la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o
29
si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros.
Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes
del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada
respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento.”
Tiene que probarse - por el que la solicita o por el INPI - que esa marca no fue utilizada
durante los últimos 5 años. Antes, el uso en cualquiera de las categorías permitía
conservarla aún en aquellas que no la utilizaba. Hoy en día se tiene que probar cierta
relación con los productos o servicios utilizados. En consecuencia, otra modificación es
que la ley hoy habilita expresamente la caducidad parcial sobre algunas clases en
particular.
Respecto a la prueba, el demandado es el que está en mejor posición para probar su uso.
Si no aporta ninguna prueba, se presume que no hubo uso en el mercado. De todas formas,
el no uso puede justificarse si existieron causas de fuerza mayor que impidieron el uso de
esa marca en el mercado, como una quiebra.
Acción de reivindicación:
Una marca puede variar su titularidad por dos tipos de actos jurídicos:
1. Transferencia: puede ser mortis causa o por un acto entre vivos. A fines de que
este acto sea oponible a terceros, debe ser inscripto en el INPI. Los titulares deben
actuar en forma conjunta para transferir la marca.
Se debe certificar la firma del titular por escribano público, y se debe expresar el
valor por el que se efectúa el negocio. La cesión o venta del fondo de comercio
comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.
Nuestra legislación prevé:
a. La transferencia de un porcentaje de una marca; o
b. La transferencia de una línea de productos determinada dentro de una
clase/ámbito de protección.
Cuando distintas marcas poseen la titularidad de distintas líneas de
productos/ámbitos de protección, estas empresas deben pactar ciertas condiciones
30
a los efectos de evitar que la ‘baja’ de calidad de alguna de las partes pueda afectar
la función de garantía de la marca.
Para licenciar una marca en cotitularidad tienen que hacerlo todos los titulares en forma
conjunta. En principio la ley no regula ni prohíbe la transferencia parcial sea porcentual,
o por producto o servicio. Pero se ha interpretado que debe comunicarse previamente al
cotitular, si no lo hace puede ser objeto de una acción judicial por daños. En cuanto a la
licencia aplica el art. 9 de la Ley de Marcas, que para algunos actos como la renovación,
licencia o transferencias total requiere la participación de todos los titulares.
Al momento de la cesión/transferencia, el INPI va a realizar una especie de ‘estudio de
título’ sobre la marca, a los efectos de corroborar que no existan gravámenes o deudas
pendientes.
31