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jueves, 9 de enero de 2014
VISTOS:
COBERTURA: Para distinguir servicios de hotel, motel, hospedaje temporal, bar, restaurant,
salón de cafetería, y en general procuración de alimentos y bebidas preparadas para el consumo,
clase 43.
SOLICITANTE: HOTELERA DON VICENTE S.A., representado por Enrique Dellafiori Morales.
Señala que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes. Agrega
que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto. Señala que por ello, los usuarios
incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los servicios que se
busca distinguir. Agrega que la presente solicitud implica un acto contrario a la competencia leal
y a la ética mercantil.
El solicitante contestó la demanda y la observación de fondo a fojas 39. Señala que la marca
pedida posee la distintividad necesaria para ser susceptible de protección marcaria. Agrega que
existen diferencias gráficas y fonéticas evidentes entre los signos en conflicto. Señala que por
ello no existe riesgo de confusión o engaño entre el público consumidor. Tratándose de la
observación de fondo reitera los argumentos dados anteriormente.
Este Tribunal recibió la causa a prueba a fojas 64, fijando como hechos pertinentes,
sustanciales y controvertidos: 1.- Efectividad de existir posibilidad que el registro de la marca
pedida se preste para errores o confusiones entre el público consumidor; 2.- Efectividad que la
marca impugnada fue solicitada en contravención a los principios de competencia leal y ética
mercantil; 3.- Fama y notoriedad que hubiera alcanzado la marca VICENTE PÉREZ ROSALES, en la
clase 43(ex clase 42) u otras relacionadas.
1. Copia simple de certificado Nº 544.829, marca VICENTE PÉREZ ROSALES, clase 42.
2. Copia simple de certificado Nº 825.116, marca VICENTE PÉREZ ROSALES, clase 43.
3. Aviso publicitario del HOTEL DON VICENTE publicado en el diario El Llanquihue de fecha 20
de julio de 2003.
El demandado acompañó, impresión obtenida de la página web www.inapi.cl del Registro Nº
782374, marca VICENTE SEGUNDO, clase 43.
CONSIDERANDO:
2. Que corresponde rechazar la oposición fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley
19.039, por cuanto, de la confrontación de los signos en conflicto, es posible advertir diferencias
tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien es cierto que las
marcas en conflicto comparten el elemento VICENTE, también es cierto que los respectivos
complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad
propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente
posible una coexistencia pacífica en el mercado.
4. Que, corresponde rechazar la oposición, fundada en la letra k) del Art. 20 de la Ley
19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del convenio de París, referido a la
protección eficaz contra los actos de competencia desleal toda vez que en autos no existen
antecedentes suficientes que permitan configurar los presupuestos contemplados en dicha causal
de irregistrabilidad.
5. Que deberán ser desatendidas las argumentaciones hechas presentes por el oponente,
basadas en el artículo 6 bis del Convenio de París, referido a las marcas notoriamente conocidas,
toda vez que ella se encuentra recogida en el derecho interno en la letra g) del artículo 20 de la
Ley Nº 19.039, y por lo mismo no guarda relación alguna con las causales contenidas en el
artículo 20 letras f), h) y k) de la Ley Nº 19.039, que invoca HOLDING INMOBILIARIO S.A., como
fundamento de la oposición.
Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039,
en sus artículos 19, 20 letras h), f), k) y en el Reglamento de dicha ley.
RESUELVO:
Fallo dictado por don Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada de dieciocho de marzo de dos mil once, escrita a fojas 70
a 72 de autos.
Primero.- Que, efectivamente, consta del documento agregado en fojas 38, no objetado ni
observado por la demandante, que con fecha dieciséis de marzo de dos mil siete, se registró a
nombre de Sebastián Marcelo Montero Villanueva la marca "VICENTE SEGUNDO", Clase 43,
servicios de restauración(alimentación); hospedaje temporal; con lo cual queda establecido que
desde esta última fecha han coexistido en el mercado las marcas "VICENTE PÉREZ ROSALES" y
"VICENTE SEGUNDO", compartiendo el segmento "VICENTE", idéntico a aquel en que la oponente
de autos funda su demanda en contra de "VICENTE COSTANERA".
Cuarto.- Que, a mayor abundamiento los signos en conflicto son mixtos y en sus respectivas
etiquetas tienen una estructura, forma diseño y color diferentes, lo que contribuye aún más a
acentuar sus diferencias y acrecentar su nivel distintivo.
Por estas consideraciones, y según lo establecido en los artículos 16, 17 bis B), 19, 20 letras
i), h) y k) de la ley 19.039, sobre Propiedad Industrial; 160, 186 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada.
Rol Nº 707-2011.-
Pronunciada por los Ministros don Eleazar Bravo M., don Oscar Torres Z. y don Gustavo Price
R.
Vistos:
En lo principal de fojas 87 de estos antecedentes rol 11.428-2011, el abogado don Matías
Somarriva Labra, en representación de Holding Inmobiliario Sociedad Anónima, dedujo recurso de
casación en el fondo en contra de la sentencia de once de octubre de dos mil once, escrita a fs.
85 y 86, que confirmó el fallo de primer grado por el cual se rechaza su oposición, y se acepta el
registro de la marca "VICENTE COSTANERA", mixta para servicios de la clase 43, por considerar
que no concurren las causales de prohibición contempladas en los literales f), h) y k) del artículo
20 de la ley 19.039, como tampoco aquellas a que se refieren los artículos 6 bis y 10 bis del
Convenio de París.
Considerando:
Expresa que constituye un error afirmar que las marcas son diferentes cuando el único
elemento distintivo de la marca solicitada con respecto a la registrada es el segmento "VICENTE",
que se encuentra íntegramente comprendido en el signo fundante de la oposición, apareciendo
aquella como una derivación natural de la marca pedida o una evidente imitación, sin que
puedan ser considerados para este efecto los complementos que no le atribuyen fisonomía al
signo pedido.
Por otra parte, la infracción del artículo 20 letra k) de la ley del ramo y del artículo 10 bis del
Convenio de París, se produce al aceptar el registro de una marca similar a otra famosa y notoria,
lo que constituye no sólo un acto capaz de producir confusión en el mercado, sino un acto de
competencia desleal y un atentado a la ética mercantil, al ser la marca solicitada una copia de la
marca famosa y notoria preexistente.
Segundo: Que del análisis del recurso formalizado en lo principal de fs. 87, se puede extraer
con claridad que en la base de los diversos capítulos de nulidad que se denuncian, el hecho
concreto que les sirve de sustento es la pretendida fama y notoriedad del sello registrado por el
oponente, "VICENTE PÉREZ ROSALES".
Tercero: Que entonces queda de manifiesto que lo impugnado bajo este capitulo, no dice
relación con infracción a las reglas de la lógica las máximas de la experiencia y por tanto se
extrapola la argumentación a un ámbito ajeno a la sana critica, desde que los cuestionamientos
que se plantean dicen relación con las conclusiones probatorias a las que arribaron los jueces y
que determinaron que en la especie no se configuraban las causales de prohibición que impedían
el registro de la marca solicitada, tal como lo pretende el recurrente, es decir, los presuntos
vicios apuntan a la calificación de las causales sustantivas y no a la razonabilidad de los
fundamentos del fallo, a su inconsistencia o incoherencia en relación con la decisión del caso.
Cuarto: Que en tales condiciones y siendo propio del recurso de casación en el fondo revisar
únicamente los aspectos jurídicos del fallo, en orden a velar por la correcta aplicación del
derecho, no se advierte cómo los planteamiento que formula el recurrente demuestran que los
jueces quebrantaron el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, resultando patente que lo
que pretende por esta vía, es una nueva revisión de los hechos, cuestión que es absolutamente
ajena a este arbitrio en el contexto que se ha explicado.
Quinto: Que, por lo expuesto y habida consideración de que los reproches que se formulan a
la decisión impugnada están vinculados a la concurrencia de las causales sustantivas que se han
invocado, esto es, las contenidas en los literales f), h) y k) de la Ley 19.039 y artículos 6 bis y 10
bis del Convenio de París, el recurso no podrá prosperar, desde que no se ha establecido que en
la sentencia recurrida, con ocasión de la solicitud de registro de la marca "VICENTE COSTANERA",
se hubiere configurado alguno de los presupuestos materiales que hacen aplicables tales
preceptos jurídicos, atentos los fundamentos que se ha consignado en el fallo, el cual da por
acreditada la existencia de diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, lo que permitiría su
pacífica concurrencia mercantil sin riesgo de confusión entre los consumidores, entendiendo los
sentenciadores que la fama y notoriedad pretendidas no tendrían incidencia en la resolución de
la controversia.
En consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento
Civil y 17 bis B de la Ley Nº 19.039, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo, formalizado
en lo principal de fs. 87 por el abogado don Matías Somarriva Labra, en representación del
Holding Inmobiliario S.A. en contra de la sentencia de segunda instancia de once de octubre de
dos mil once, escrita a fs. 85 y 86.
Regístrese y devuélvase.
Rol Nº 11.428-2011.-
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo
Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Juan Escobar Z. y el abogado integrante Sr. Jorge Lagos G