Sentencia <agrofrusan.cl> Rol N° 29.041.

Partes:
Titular : AGROFRUTÍCOLA SAN ANDRÉS DE CORDILLERILLA LTDA
Revocante : FRUTERA SAN FERNANDO S.A.

En Santiago de Chile, lunes 29 de julio de 2019.

Vistos,

1.- Con fecha de 22 de mayo de 2019, se designa al suscrito como árbitro arbitrador para la resolución
del conflicto por revocación del nombre de dominio <agrofrusan.cl>, suscitado entre el Revocante
FRUTERA SAN FERNANDO S.A., (FRUSAN), representada en estos autos por Juan Pablo Silva Dorado,
abogado, domiciliado para estos efectos en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, ciudad de Santiago, y
por la otra, la Titular AGROFRUTÍCOLA SAN ANDRÉS DE CORDILLERILLA LTDA.

2.- Con fecha 22 de mayo de 2019 se aceptó el arbitraje y se prestó el juramento de rigor,
notificándose a las partes y a NIC Chile a través del Sistema de Arbitrajes en Línea de NIC Chile.

3.- Con fecha 19 de junio de 2019 es presentada demanda arbitral del Revocante, con alegaciones de
mejor derecho de la siguiente manera:

Fundamentos de hecho: Frusan es una empresa que se ha consolidado como líder a nivel
nacional en el ámbito de la producción y la exportación de fruta fresca, fundada en 1979 y
que ha crecido en forma sostenida llegando a abastecer a los mercados más exigentes de
los cinco continentes.

Actualmente el Revocante exporta a clientes de más de 52 países contando con más de

5000 hectáreas de frutales plantadas entre las regiones IV y X de Chile, adicionalmente
tiene acuerdos de producción y comercialización de fruta con productores de distintas
zonas de Perú.

Fundamentos de Derecho: toda revocación temprana tiene como fundamento un interés

preferente, siendo este tipo de interés, de acuerdo con sentido natural y obvio de las
palabras del Código Civil, el provecho, utilidad o ganancia, con primacía, ventaja o mayoría
que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento.

El Revocante ha registrado sus marcas FRUZANO y FRUSAN de acuerdo con la Ley 19.039
sobre Propiedad Industrial:

• Registro 880441, Clase 31, signo FRUZANO, Titular FRUTERA SAN FERNANDO S.A.

• Registro 1176550, Clase 35, signo FRUSAN, Titular FRUTERA SAN FERNANDO S.A.

• Registro 856992, Clase 31, signo FRUSAN, Titular FRUTERA SAN FERNANDO S.A.

El Reglamento NIC Chile corresponde a un contrato de adhesión, que contiene las

condiciones generales de contratación de acuerdo con el número 6 letra b) del Reglamento
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, donde por el hecho de ser
titular de un nombre de dominio .CL declara que a su saber y entender, el registro se realiza
con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier
derecho de un tercero (d).

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El artículo 14 del Reglamento expresa en tanto, “Será responsabilidad exclusiva del titular
del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre el ejercicio de la libertad de
expresión y de información, los principios de la competencia leal y la ética mercantil, como
asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna
responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito …”, cuya
contravención deriva en responsabilidad civil según las reglas generales y en virtud de los
números 18.1 y 19.1 del Reglamento.

En cuanto a la contravención de los derechos válidamente adquiridos por terceros, la

doctrina ha expresado que esto se verificará en tanto “perturbe, afecte o perjudique un
derecho (no una mera expectativa) o su libre ejercicio, legítimamente incorporado a su
patrimonio sobre una marca, nombre u otra designación o signo distintivo que, de manera
íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el
nombre de dominio solicitado… (Juez Árbitro Marcos Morales Andrade)”, así perturbar un
derecho implica trastornar el orden y concierto de algo o alguien, perjudicar un derecho
es ocasionar daño o menoscabo material o moral y afectar un derecho constituye en
imponer gravamen u obligación, perjudicar o influir desfavorablemente, conceptos que
permiten concluir que se conculca un derecho o el ejercicio del mismo, quedando limitado
y agraviado.

El derecho que se encuentra perturbado, perjudicado y afectado son los signos distintivos
válidamente registrados por el Revocante, por cuanto el dominio en conflicto contiene
íntegramente las marcas registradas y nombre de dominio, con un riesgo de error o engaño
para el público, donde el Titular solo agregó la expresión AGRO, lo que no representa
ninguna distintividad haciendo, por el contrario, directa alusión al rubro principal del
Revocante.

La demanda de Revocación no busca a limitar al Titular de poder iniciar su actividad

económica, cualquiera que ella sea, buscándose en cambio, que no se utilice para ello una
marca debidamente registrada, aprovechándose de la fama y notoriedad de la marca del
Revocante.

En cuanto a la existencia de confusión, el Juez Héctor Loyola, en la causa sobre nombre de

dominio gruposecurity.cl expresa “en los términos alegados en la demanda, ha de
atenderse a la similitud entre los signos, a la implantación y prestigio de las marcas
registradas y al uso y destino efectivo que el titular otorgue al nombre de dominio inscrito,
pues el derecho de marcas tiene por objeto proteger al propietario del bien inmaterial
contra los actos de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los
consumidores, intenten obtener provecho de la reputación atribuida a la marca”, siendo un
hecho público y notorio que la Revocante es la creadora y usuaria del signo FRUSAN
contenido íntegramente en el nombre de dominio en disputa.

Esto representa un perjuicio para el Revocante por la pérdida de clientela y afectación de

su prestigio, dañándose finalmente al público consumidor quien compra lo que no quería
comprar, entregándose una señal errónea al mercado, provocando lo descrito en la Ley
N°19.496 sobre Protección a los Derechos de los Consumidores, en su artículo 28 A.
Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier mensaje
publicitario, produce confusión en los consumidores, respecto de la identidad de las
empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los
competidores entendiendo como otros signos distintivos atípicos, los nombres de dominio.

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A mayor abundamiento el Titular, de acuerdo con su nombre, corresponde a una empresa
dedicada al mismo rubro de la Revocante, que mal podría desconocer la existencia de la
marca registrada FRUSAN, empresa que opera en el rubro desde el año 1979.

En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, corresponde

señalar que los nombres de dominio dejaron de ser una simple combinación de números
ajenos a la realidad comercial, existiendo hoy en día, para dar a conocer un sinnúmero de
productos y servicios que se comercializan en Internet, la nueva vitrina del siglo XXI.

Se recoge en esta parte lo indicado por la Comisión Preventiva de la Libre Competencia, en

el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” “si
bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a
los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera
simple, y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de
carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia
se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa cumple funciones de carácter
distintivo en el tráfico virtual, pasando a adquirir una existencia complementaria como
identificadora comercial o personal, por lo que con frecuencia se les relaciona con el nombre
o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos…”

Expone el Revocante la improcedencia de aplicar el principio First Come, First Served, que
constituye una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya
presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda
injusticia.

Hoy en día, los conflictos en materia de nombres de dominio se analizan a la luz de los
principios generales del derecho y de la tesis del interés preferente, con una regulación de
los nombres de dominio que orienta la asignación a aquellas de las partes que demuestre
tener un interés preferente, que para el caso de la Revocante se encuentra constituido por
la existencia y uso de su marca comercial, de lo contrario se estaría vulnerando
abiertamente el derecho de dominio sobre esta expresión, el que se encuentra protegido
en la Constitución Política de la República, artículo 19 N°s 24 y 25 y las disposiciones legales
de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

Conforme a todo lo expresado, un nombre de dominio contraría los derechos válidamente

adquiridos cuando mediante de la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho
adquirido – sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo -,
siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses
legítimos pertinentes.

El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, trata

como causal de Revocación el hecho que la inscripción de este haya sido abusiva o realizada
de mala fe, enumerándose las condiciones para que se verifique el carácter de abusiva:
que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual
el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante
alega tener derechos previos.

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 Asimismo, el artículo 20 del Reglamento establece causales muy aclaratorias a este
respecto, tales como que el nombre sea engañosamente similar a una marca o producto
sobre la que tiene derechos el reglamento (a) o que el asignatario de un nombre de
dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio (b).

Se expresa finalmente que el dominio en disputa representa peligro de dilución de la

imagen comercial o marcaria del Revocante y un atentado a la identidad comercial,
conceptos reconocidos como uno de los más importantes de la empresa, y que amerita,
por tanto, la máxima protección jurídica.

Se solicita tener por presentada, dentro de plazo, la demanda de revocación de nombre de

dominio, y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio AGROFUSAN.CL, sea asignado
a la Revocante FRUTERA SAN FERNANDO S.A.

4.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en: 1)
Copia simple de los documentos de personería; 2) Pantallazo del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial de sus marcas comerciales; 3) Impresión página web del Revocante; 4) Impresión de la
página web AGROFRUSAN.CL inactiva; 5) Copia del fallo <abastiblefv.cl>; 6) Copia del fallo
<becapital.cl>; 7) Copia del fallo <naturaeventos.cl>; 8) Copia del fallo <alimentosgormetspa.cl>; 9)
Copia del fallo <barrickltda.cl.

5.- Con fecha 21 de junio de 2019 se proveyó la demanda del Revocante, dándose traslado al Titular
a los fines de presentar su contestación.

6.- Con fecha 09 de julio de 2019, en conformidad a lo dispuesto en el punto 23.1 de la Política de
Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, se tuvo por evacuada la contestación de
la demanda en rebeldía del demandado.

7.- Con fecha 09 de julio de 2019 de conformidad con el punto 24 de la Política de Resolución de
Controversias por Nombres de Dominio CL, se declaró cerrado el debate, se citó a las partes a oír
sentencia e iniciado el plazo para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Política de Resolución de Controversias por Nombres de dominio .cl, en su artículo 23.5
acuerda que “el árbitro estará facultado para resolver, de acuerdo con sus atribuciones legales,
cualquier materia no considerada expresamente en estas normas de procedimiento y podrá realizar
de oficio las diligencias que estime pertinentes para formarse convicción acerca de los hechos
discutidos en el proceso y/o de los derechos de las partes, de todo lo cual deberá dejar constancia en
la sentencia definitiva”. Esto en concordancia con los artículos 636 del Código de Procedimiento Civil
que establecen que “el arbitrador no está obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras
reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso. Si las partes
nada han dicho a este respecto, se observarán las reglas establecidas en los artículos que siguen”, y
637 del mismo Código que reza “el arbitrador oirá a los interesados; recibirá y agregará al proceso
los instrumentos que le presenten; practicará las diligencias que estime necesarias para el
conocimiento de los hechos, y dará su fallo en el sentido que la prudencia y la equidad le dicten”.

SEGUNDO: Que en los conflictos por asignación de un nombre de dominio se han estructurado por
la doctrina y jurisprudencia una serie de principios y criterios que permiten a los árbitros analizar y
resolver los conflictos por asignación de un nombre de dominio, los cuales en definitiva vienen a dar
aplicación a los principios generales del derecho y normas generales que rigen en nuestro
ordenamiento jurídico.
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TERCERO: Que durante el debate sólo el Revocante ha presentado sus fundamentos de tener un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, sea por su uso como nombre, marca
comercial, signo significativo y por formar parte de su razón social.

CUARTO: Que la ausencia de alegatos por parte del Titular, no constituye perjuicio alguno en su
contra, de acuerdo al punto 16.1 de la Política de Resolución de Controversias por nombres de
Dominio .CL, que establece que el silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de
las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los
derechos alegados por la otra.

QUINTO: Que de la revisión hecha por este árbitro a la base de datos pública del Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INAPI) se pudo observar la existencia de registros marcarios antiguos sobre
la denominación “FRUSAN”, a nombre del Revocante.

El Titular por su parte, no aparece como titular de un signo referido u otro similar, como marca
comercial, de acuerdo con la búsqueda en la base de datos del Instituto.

SEXTO: Que de la revisión hecha por este árbitro a la base de datos pública de NIC Chile se pudo
observar la existencia del nombres de dominio en disputa <agrofrusan.cl>, el cual se encuentra
inactivo.

En cuanto al Revocante, el sitio <frusan.cl> es una página activa que alude a su industria y productos
frutícolas del Revocante.

SÉPTIMO: Que el punto 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombre de

Dominio .CL, establece que la inscripción del titular del registro no deberá contrariar las normas sobre
ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. En relación a las
normas del ejercicio de la libertad de expresión e información el Revocante no los invoca como
fundamento de su interés preferente; por ende no siendo un hecho discutido, este árbitro no se
pronunciará respecto de tal aspecto.

Dados los antecedentes que obran en la causa sí es posible presumir que exista una conducta que
atenta contra la ética mercantil. Ello pues de acuerdo a las máximas de la lógica y de la experiencia,
se observa que el dominio <AGROFRUSAN.cl> nos encontramos ante un signo que solo enfatizan el
rubro del Revocante, por lo que no se distingue una creación propia en el dominio en disputa.

Así, la solicitud de inscripción del nombre de dominio <AGROFRUSAN.CL> presentada por el Titular,
contraría lo establecido en los principios del Código de Buenas Prácticas dictados por la Cámara de
Comercio de Santiago, que en su Consideración General IV relacionada con Publicidad Responsable
para un Mercado Sustentable, señala:

“Producir sin contaminar; competir sin aniquilar;

negociar sin defraudar; exigir sin abusar; persuadir
sin mentir; son algunas reglas éticas básicas para
actuar responsablemente si queremos emprender
en el marco de una economía social de mercado,
sustentable y sostenible…”

El artículo 2° del referido Código, señala:

“Credibilidad. A) se debe garantizar que la

publicidad y las campañas promocionales no
inducen al error o engaño respecto a los productos
y servicios anunciados, ni respecto al propio
establecimiento comercial…”

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OCTAVO: Que es posible sostener que la asignación del nombre de dominio al Titular puede causar
perjuicio al Revocante, toda vez que de los puntos anteriores se desprende que el nombre de dominio
<AGROFRUSAN.CL> efectivamente inducirá a error a usuarios y consumidores, atendido el carácter y
fama que el Revocante detenta en relación al signo “FRUSAN” al que las palabras añadidas, no
aportan distintividad y más bien aluden al mismo mercado.

NOVENO: Que respecto al “interés preferente” y a que no existe una definición jurídica
específicamente dirigida a la expresión, debemos recurrir a las definiciones que por separado nos
otorga la Real Academia Española. Así pues, encontramos que según la RAE, la palabra “interés”
proviene del latín interesse (importar), y posee varias acepciones, siendo la más aplicable para los
presentes fines: “4. m. Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.” Por
su parte la palabra “preferente” se define como “1. adj. Que tiene preferencia o superioridad sobre
algo”. Por tanto podría concluirse que el interés preferente es el ánimo que se posee con
superioridad sobre algo, es decir, que lo que debe establecer es el nivel de importancia y apego que
se tiene sobre algo para determinar sus derechos sobre el mismo. En este caso, hay que establecer y
comparar el ánimo que posee el Revocante respecto al Titular sobre el dominio en disputa. Dicho
interés preferente se ve representado en los hechos al detentar el Revocante, junto al dominio web
activo www.FRUSAN.cl, la marca FRUSAN en sus diversas categorías, aspectos que por el contrario
para el caso de la Titular, no se aprecian y, de subsistir en paralelo ambos dominios, efectivamente
podrían inducir a error y confusión entre los usuarios.

DÉCIMO: Que apreciados los antecedentes con prudencia y equidad, se arriba al convencimiento que
el Titular no actuó de mala fe al solicitar para sí el registro del dominio <AGROFRUSAN.CL>, ya que
no existen elementos que permitan concluir que haya hecho la referida solicitud con plena intención
de desviar clientela o aprovecharse directa o indirectamente de la marca del Revocante.

DÉCIMO PRIMERO: Que en consecuencia, y de conformidad a lo expuesto en los considerandos

anteriores, le asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio <AGROFRUSAN.CL> al Revocante
FRUTERA SAN FERNANDO S.A.

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, SE DECLARA Y RESUELVE:

1. Se ACOGE la solicitud de revocación presentada por el Revocante FRUTERA SAN FERNANDO

S.A. y se ordena se REVOQUE la actual asignación del nombre de dominio <AGROFRUSAN.cl>
a AGROFRUTICOLA SAN ANDRES DE CORDILLERILLA LTDA.
2. Que en uso de las facultades que comprometen a este árbitro, cada parte pagará sus costas.
3. Notifíquese de la sentencia a las partes y a NIC Chile.
4. Se ordena al Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, la publicación de la
sentencia en su sitio web; y, en su oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente
electrónico.

Absalón Valencia Arancibia

Árbitro Arbitrador
Luis Absalon Valencia
Firmado digitalmente por Luis Absalon Valencia Arancibia
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA DE
SANTIAGO, l=Santiago, o=SERVICIOS JURIDICOS ABSALON

Arancibia
VALENCIA LIMITADA, ou=SERVICIOS JURIDICOS, cn=Luis Absalon
Valencia Arancibia, email=absalon@valenciareusser.cl
Fecha: 2019.07.29 12:03:49 -04'00'
Katerina Canteros Gormaz Karla Hernández Cruz
RUT 12.276.791-4 RUT 16.302.955-3
Testigo Testigo

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