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C-2020-82029
Fallo de aceptación a registro Solicitud 1341089
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1341089: YAMAHA HATSUDOKI

KABUSHIKI KAISHA-ESMAX
DISTRIBUCION LIMITADA. XMAX

Santiago, 18 de Mayo de 2020

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de P&S / 1341089

FECHA DE SOLICITUD : 08/11/2019

MARCA (Denominativa) : XMAX

CLASE : 12

COBERTURA : Motocicletas, motonetas, ciclomotores,

motocicletas de tres ruedas, motonetas de tres
ruedas, ciclomotores de tres ruedas y partes y
piezas para todos los productos mencionados
de la clase 12.

SOLICITANTE : Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

ABOGADO PATROCINANTE : Bernardo Serrano Spoerer.

2. ANTECEDENTES DE LA(S) OPOSICION(ES).

OPONENTE : Esmax Distribución Limitada.

ABOGADO PATROCINANTE : Eduardo Lobos Vajovic.

CAUSALES INVOCADAS : El actor fundamenta su demanda en que, a su

juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1º de

la Ley Nº19.039. Argumenta ser titular de la marca ESMAX, mixta , registro

N° 1259871, que distingue aceite lubricante para motores de vehículos automóviles; Aceite
mineral para motores; Aceite para motor; Aceites combustibles; Aceites industriales;
Aceites lubricantes [lubricantes para uso industrial]; Aceites lubricantes minerales; Aceites
para motores de automóviles; Aditivos no químicos para aceite de motores; Aditivos no
químicos para aceites y combustibles; Aditivos no químicos para carburantes; Aditivos no
químicos para combustibles de motor; Aditivos no químicos para combustibles, lubricantes
y grasas; Bencina; Biocarburantes; Biocombustibles; Combustible a base de petróleo
crudo; Combustible biodiesel; Combustible diesel; Combustible para aviación;
Combustible para encendedores; Combustibles; Combustibles a base de alcohol;
Combustibles de etanol; Combustibles de motor; Combustibles de origen biológico;
Combustibles gaseosos; Combustibles líquidos; Combustibles minerales; Diesel; Energía
eléctrica; Fuel; Gasóleo; Gasolina; Gasolina [combustible]; Gasolina para uso industrial;
Hidrocarburos combustibles; Kerosene; Lubricantes; Lubricantes de motores de vehículos;
Parafina; Petróleo; Petróleo artificial; Petróleo crudo; Petróleo crudo o refinado; Petróleos

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Firmado digitalmente por Lorena Firmado digitalmente por Loreto
Mansilla Inostroza Bresky Ruiz
En fecha 14/05/2020 En fecha 14/05/2020
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XMAX

crudos., clase 4; Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de

oficina; servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las clases 01
a 34; servicios de importación, de exportación y de representación de productos; servicios
de decoración de escaparates y de demostración de productos; servicios de reagrupamiento
de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para de
libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicios de venta de productos de
las clases 1 a 34 por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos,
de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios
computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de datos; servicios de venta por
catálogo de productos de las clases 1 a 34; servicios de asesoría en gestión y en explotación
de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales;
servicios de contabilidad; sondeos de opinión; servicios de compilación, de transcripción,
de composición y de sistematización de datos en un computador central; servicios de
abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas;
análisis del precio de costo; búsqueda de información en archivos informáticos para
terceros; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios;
servicios de comparación de precios; servicios de comunicados de prensa; consultoría en
materia de recursos humanos, elaboración de declaraciones tributarias; elaboración de
estados de cuenta; estudio de mercados; servicios de externalización [asistencia comercial];
facturación, organización de ferias con fines comerciales; gerencia administrativa de
hoteles; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de
archivos informáticos; investigación comercial; preparación de nóminas; oficinas de
empleo; recopilación de estadísticas; relaciones públicas; representación comercial de
artistas del espectáculo; servicios de reubicación para empresas; servicios de secretariado;
selección de personal; servicios de fotocopia; servicios de representación de deportistas;
servicios de tests psicotécnicos para la selección de personal; tramitación administrativa de
pedidos de compra; ventas en pública subasta; auditarías empresariales, clase 35;
Estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento]; Lavado de
vehículos; Limpieza de vehículos; Limpieza y lavado de vehículos; Lubricación de
vehículos; Mantenimiento y reparación de aeronaves; Mantenimiento y reparación de
vehículos a motor; Reparación o mantenimiento de automóviles; Reparación o
mantenimiento de instalaciones de lavado de vehículos, clase 37; Abastecimiento
[distribución] de calefacción; Almacenamiento; Alquiler de automóviles; Alquiler de
aviones; Alquiler de garajes; Alquiler de vehículos y aparatos de locomoción aérea;
Custodia temporal de pertenencias personales; Distribución [reparto] de productos;
Distribución de agua; Distribución de electricidad; Distribución de energía; Distribución de
energía renovable; Distribución y suministro de agua; Distribución y transmisión de
electricidad; Embalaje y depósito de mercancías; Envío de mercancías; Flete [transporte de
mercancías]; Manipulación de carga; Servicios de almacenaje; Servicios de carga de
mercancías; Servicios de depósito; Transportación de productos; Transporte por
gasoductos; Transporte por oleoductos; Transporte y reparto de productos, clase 39;
ESMAX, denominativa, registro N°1252241, que distingue trabajos de oficina; servicio de
venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las clases 01 a 34; servicios de
importación, de exportación y de representación de productos; servicios de decoración de
escaparates y de demostración de productos; servicios de administración de programas de
fidelización de clientes; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia
(excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del
consumidor, servicios de venta de productos de las clases 1 a 34 por Internet, correo o por
medio de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de
combinaciones de estos, por medios computacionales. World Wide Web y otras redes de
bases de datos; servicios de venta por catálogo de productos de las clases 1 a 34; servicios
de asesoría en gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y
administración en funciones comerciales; servicios de contabilidad; sondeos de opinión;
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servicios de compilación, de transcripción, de composición y de sistematización de datos

en un computador central; servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de
productos y servicios para otras empresas]; análisis del precio de costo; búsqueda de
información en archivos informáticos para terceros; búsqueda de mercados; búsqueda de
patrocinadores; búsquedas de negocios; servicios de comparación de precios; servicios de
composición de página con fines publicitarios; servicios de comunicados de prensa;
consultoría en materia de recursos humanos, elaboración de declaraciones tributarias;
elaboración de estados de cuenta; estudio de mercados; servicios de externalización
[asistencia comercial]; facturación, organización de ferias con fines comerciales o
publicitarios; gerencia administrativa de hoteles; gestión comercial de licencias de
productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos; investigación
comercial; preparación de nóminas; oficinas de empleo; recopilación de estadísticas;
relaciones públicas; representación comercial de artistas del espectáculo; servicios de
reubicación para empresas; servicios de secretariado; selección de personal; servicios de
fotocopia; servicios de representación de deportistas; servicios de tests psicotécnicos para
la selección de personal; tramitación administrativa de pedidos de compra; ventas en
pública subasta; auditarías empresariales, clase 35; ESMAX, denominativa, registro
N°1259165, que distingue Aceite lubricante para motores de vehículos automóviles; aceite
mineral para motores; aceite para motor; aceites combustibles; aceites de motor; aceites
industriales, aceites lubricantes; aceites lubricantes (lubricantes para uso industrial); aceites
lubricantes minerales; aceites para motores de automóviles; aceites y grasas lubricantes;
aditivos no químicos para aceite de motores; aditivos no químicos para aceites y
combustibles; aditivos no químicos para carburantes, aditivos no químicos para
combustibles de motor; aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y grasas;
bencina; biocarburantes; biocombustibles, combustible a base de petróleo crudo;
combustible biodiesel; combustible diesel; combustible para aviación; combustible para
encendedores, combustibles; combustibles a base de alcohol; combustibles de etanol;
combustibles de motor; combustibles de origen biológico; combustibles gaseosos;
combustibles líquidos; combustibles minerales; diesel; energía eléctrica, fuel; gasóleo;
gasolina; gasolina [carburante]; gasolina para uso industrial; hidrocarburos combustibles;
kerosene; lubricantes; lubricantes de motores de vehículos; parafina; petróleo; petróleo
artificial; petróleo crudo; petróleo crudo o refinado; petróleos crudos, clase 4; Estaciones de
servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento]; lavado de vehículos; limpieza
de vehículos; limpieza y lavado de vehículos; lubricación de vehículos; mantenimiento y
reparación de aeronaves; mantenimiento y reparación de vehículos a motor; reparación o
mantenimiento de automóviles; reparación o mantenimiento de instalaciones de lavado de
vehículos, clase 37. Alega que la marca ESMAX sería ampliamente reconocida en el
mercado nacional y que su notoriedad se apreciaría de una simple búsqueda en el famoso
buscador Google siendo su sitio web el primero que aparece. Arguye tratarse de una
compañía nacional que contaría con más de 100 años de trayectoria en el mercado de
combustibles y lubricantes, siendo los continuadores de Esso Chile Petrolera Limitada y
operadora de la licencia de Petrobras en Chile desde enero de 2017. Detalla que de la
simple comparación entre los signos en conflicto sería posible establecer inmediatamente
sus similitudes gráficas y fonéticas en grado de confusión, que su configuración sería muy
semejante y fácilmente confundible, que su apariencia global sería extremadamente similar,
que ambos se estructurarían sobre el segmento MAX, que el cambio del segmento ES por
una letra X no contribuiría a la diferencia de los signos y que ambos se pronunciarían de la
misma manera. Añade que el ámbito de protección de los signos en conflicto se encontraría
absolutamente relacionado lo que sumado a sus importantes similitudes causarán confusión
en el mercado impidiendo su coexistencia pacífica en el mercado.
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3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Cumplida la diligencia prevista en los incisos 4 y 5 del artículo 22 de la Ley 19.039, este
Instituto, previo análisis de fondo, no observó causales de irregistrabilidad que hicieran
susceptible su rechazo de oficio.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El demandado contestó la demanda de autos, solicitando su rechazo, argumentando que
siguiendo el criterio de cotejo de la configuración gráfica de signos del Honorable
Tribunal de Propiedad Industrial se apreciaría a simple vista que los signos en conflicto
serían fácilmente distinguibles, siendo nula la posibilidad de confusión entre ellos, que
desde el punto de vista fonético los signos en conflicto se pronunciarían de manera
diferente y que la relación de los respectivos ámbitos de protección sería nula. Agrega
tratarse de una compañía japonesa especializada en la farbricación de quads,
motocicletas, motonieves, motores fuera de borda, motos de agua y motores de vehículos
establecida en 1955 después de separarse de su matriz Yamaha Corporation, siendo en la
actualidad líder mundial en el mercado de vehículos de transporte liviano. Añade que
Yamaha XMax es un modelo de scooter ofrecido desde el año 2006 que ha tenido éxito
comercial en Europa, que el año 2017 lanzó el modelo 300 que cumple con los estándares
Euro 4, que tanto los consumidores finales como los canales de comercialización de esos
productos serían radicalmente distintos, lo cual se explicaría porque se está ante un
producto exclusivo diferente aquellos de venta disponible al público general, siendo
aplicable el principio de especialidad de las marcas.

5. DE LA PRUEBA RENDIDA.

Estimándose que no existen hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, no se recibió

a prueba esta causa. Las partes no acompañaron pruebas.

6. CONSIDERANDO.

1.- Que, las marcas se definen en el artículo 19 de la Ley N° 19.039, como signos capaces de
distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales, siendo
una de sus funciones principales la de indicar la procedencia empresarial de los mismos. En este
sentido, contribuyen a evitar la confusión del público consumidor proporcionando una valiosa
información a estos últimos para tomar decisiones de compra. De ahí que el derecho del titular
de una marca esté referido a impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el
curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares, para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los
cuales ha obtenido el registro, siempre que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o
confusión.

2.- Que el oponente ha fundado su demanda en la causal de irregistrabilidad contenida en el

artículo 20, letra h) inciso 1° y f) de la Ley 19.039, la que señala que no podrán registrarse como
marca comercial: “Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que
puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares,
pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas” ni “Las que se presten para inducir a
error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o
establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas
tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o
establecimientos”.
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3.- Que, en consideración a las causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en la parte

expositiva, este Tribunal ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los
hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas.

4.- Que, conforme al artículo 20 letra h) en relación a los incisos 3° y 4° del artículo 19 bis D de
la ley 19.039 la probabilidad de confusión debe probarse siendo, conforme a las reglas generales,
una carga para quien la alega. El único caso en que ésta se presume es cuando se está ante signos
idénticos para productos y/o servicios idénticos.

5.- Que para que este tribunal se forme plena convicción deberá analizar en primer lugar las
coberturas de los signos en aparente conflicto, esto es, su ámbito de protección, que se define por
los productos, servicios o establecimientos que pretenden distinguir en el mercado. Es a esta
conclusión a la que ha llegado la Excma. Corte Suprema a través de sentencia de fecha 31 de
diciembre de 2010, dictada en autos Rol 7474-08, en que señala que al analizar si una solicitud
de registro de marca es capaz de inducir a error o confusión respecto de otra ya registrada o
previamente requerida, resulta esencial determinar si las coberturas de los signos en conflicto
son idénticas, similares o relacionadas entre sí, pues si no existe una relación entre los productos
o servicios solicitados, normalmente, no existirá problema para la convivencia entre los signos,
en virtud del principio de especialidad de las marcas comerciales.

6.- Que, conforme dispone el Tratado sobre el Derecho de Marcas, promulgado en Chile
mediante Decreto Supremo N° 82 del Ministerio de Relaciones Exteriores, del que Chile es parte
desde el año 2012, la circunstancia que productos o servicios, en cualquier registro o publicación
de la oficina figuren en la misma clase de la Clasificación de Niza, no será motivo para
considerarlos similares entre sí. De La misma manera, los productos o servicios no podrán
considerarse diferentes entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la
Oficina, figuren en diferentes clases de la Clasificación de Niza. Lo que a su vez, encuentra su
correlato en el artículo 19 Bis D de la Ley 19.039, que prescribe que la protección marcaria se
confiere al titular de la misma para distinguir los productos y/o servicios expresamente
comprendidos en el registro.

7.- Que, en el presente caso la demandante alega ser titular de la marca ESMAX, mixta

, registro N° 1259871, que distingue aceite lubricante para motores de vehículos

automóviles; Aceite mineral para motores; Aceite para motor; Aceites combustibles; Aceites
industriales; Aceites lubricantes [lubricantes para uso industrial]; Aceites lubricantes minerales;
Aceites para motores de automóviles; Aditivos no químicos para aceite de motores; Aditivos no
químicos para aceites y combustibles; Aditivos no químicos para carburantes; Aditivos no
químicos para combustibles de motor; Aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y
grasas; Bencina; Biocarburantes; Biocombustibles; Combustible a base de petróleo crudo;
Combustible biodiesel; Combustible diesel; Combustible para aviación; Combustible para
encendedores; Combustibles; Combustibles a base de alcohol; Combustibles de etanol;
Combustibles de motor; Combustibles de origen biológico; Combustibles gaseosos;
Combustibles líquidos; Combustibles minerales; Diesel; Energía eléctrica; Fuel; Gasóleo;
Gasolina; Gasolina [combustible]; Gasolina para uso industrial; Hidrocarburos combustibles;
Kerosene; Lubricantes; Lubricantes de motores de vehículos; Parafina; Petróleo; Petróleo
artificial; Petróleo crudo; Petróleo crudo o refinado; Petróleos crudos., clase 4; Gestión de
negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicio de venta presencial
al detalle y al por mayor de productos de las clases 01 a 34; servicios de importación, de
exportación y de representación de productos; servicios de decoración de escaparates y de
demostración de productos; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia
(excepto su transporte) en un solo ámbito para de libre elección y adquisición por parte del
consumidor, servicios de venta de productos de las clases 1 a 34 por Internet, correo o por medio
 Fallo de aceptación a registro Solicitud 1341089
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de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de

combinaciones de estos, por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases
de datos; servicios de venta por catálogo de productos de las clases 1 a 34; servicios de asesoría
en gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en
funciones comerciales; servicios de contabilidad; sondeos de opinión; servicios de compilación,
de transcripción, de composición y de sistematización de datos en un computador central;
servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras
empresas; análisis del precio de costo; búsqueda de información en archivos informáticos para
terceros; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios; servicios
de comparación de precios; servicios de comunicados de prensa; consultoría en materia de
recursos humanos, elaboración de declaraciones tributarias; elaboración de estados de cuenta;
estudio de mercados; servicios de externalización [asistencia comercial]; facturación,
organización de ferias con fines comerciales; gerencia administrativa de hoteles; gestión
comercial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos;
investigación comercial; preparación de nóminas; oficinas de empleo; recopilación de
estadísticas; relaciones públicas; representación comercial de artistas del espectáculo; servicios
de reubicación para empresas; servicios de secretariado; selección de personal; servicios de
fotocopia; servicios de representación de deportistas; servicios de tests psicotécnicos para la
selección de personal; tramitación administrativa de pedidos de compra; ventas en pública
subasta; auditarías empresariales, clase 35; Estaciones de servicio [reabastecimiento de
carburante y mantenimiento]; Lavado de vehículos; Limpieza de vehículos; Limpieza y lavado
de vehículos; Lubricación de vehículos; Mantenimiento y reparación de aeronaves;
Mantenimiento y reparación de vehículos a motor; Reparación o mantenimiento de automóviles;
Reparación o mantenimiento de instalaciones de lavado de vehículos, clase 37; Abastecimiento
[distribución] de calefacción; Almacenamiento; Alquiler de automóviles; Alquiler de aviones;
Alquiler de garajes; Alquiler de vehículos y aparatos de locomoción aérea; Custodia temporal de
pertenencias personales; Distribución [reparto] de productos; Distribución de agua; Distribución
de electricidad; Distribución de energía; Distribución de energía renovable; Distribución y
suministro de agua; Distribución y transmisión de electricidad; Embalaje y depósito de
mercancías; Envío de mercancías; Flete [transporte de mercancías]; Manipulación de carga;
Servicios de almacenaje; Servicios de carga de mercancías; Servicios de depósito;
Transportación de productos; Transporte por gasoductos; Transporte por oleoductos; Transporte
y reparto de productos, clase 39; ESMAX, denominativa, registro N°1252241, que distingue
trabajos de oficina; servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las
clases 01 a 34; servicios de importación, de exportación y de representación de productos;
servicios de decoración de escaparates y de demostración de productos; servicios de
administración de programas de fidelización de clientes; servicios de reagrupamiento de
mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre
elección y adquisición por parte del consumidor, servicios de venta de productos de las clases 1 a
34 por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de
imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios computacionales. World Wide
Web y otras redes de bases de datos; servicios de venta por catálogo de productos de las clases 1
a 34; servicios de asesoría en gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de
asesoría y administración en funciones comerciales; servicios de contabilidad; sondeos de
opinión; servicios de compilación, de transcripción, de composición y de sistematización de
datos en un computador central; servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de
productos y servicios para otras empresas]; análisis del precio de costo; búsqueda de información
en archivos informáticos para terceros; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores;
búsquedas de negocios; servicios de comparación de precios; servicios de composición de página
con fines publicitarios; servicios de comunicados de prensa; consultoría en materia de recursos
humanos, elaboración de declaraciones tributarias; elaboración de estados de cuenta; estudio de
mercados; servicios de externalización [asistencia comercial]; facturación, organización de ferias
con fines comerciales o publicitarios; gerencia administrativa de hoteles; gestión comercial de
 Fallo de aceptación a registro Solicitud 1341089
[Nro Interno: 2020 79724]
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licencias de productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos; investigación

comercial; preparación de nóminas; oficinas de empleo; recopilación de estadísticas; relaciones
públicas; representación comercial de artistas del espectáculo; servicios de reubicación para
empresas; servicios de secretariado; selección de personal; servicios de fotocopia; servicios de
representación de deportistas; servicios de tests psicotécnicos para la selección de personal;
tramitación administrativa de pedidos de compra; ventas en pública subasta; auditarías
empresariales, clase 35; ESMAX, denominativa, registro N°1259165, que distingue Aceite
lubricante para motores de vehículos automóviles; aceite mineral para motores; aceite para
motor; aceites combustibles; aceites de motor; aceites industriales, aceites lubricantes; aceites
lubricantes (lubricantes para uso industrial); aceites lubricantes minerales; aceites para motores
de automóviles; aceites y grasas lubricantes; aditivos no químicos para aceite de motores;
aditivos no químicos para aceites y combustibles; aditivos no químicos para carburantes, aditivos
no químicos para combustibles de motor; aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y
grasas; bencina; biocarburantes; biocombustibles, combustible a base de petróleo crudo;
combustible biodiesel; combustible diesel; combustible para aviación; combustible para
encendedores, combustibles; combustibles a base de alcohol; combustibles de etanol;
combustibles de motor; combustibles de origen biológico; combustibles gaseosos; combustibles
líquidos; combustibles minerales; diesel; energía eléctrica, fuel; gasóleo; gasolina; gasolina
[carburante]; gasolina para uso industrial; hidrocarburos combustibles; kerosene; lubricantes;
lubricantes de motores de vehículos; parafina; petróleo; petróleo artificial; petróleo crudo;
petróleo crudo o refinado; petróleos crudos, clase 4; Estaciones de servicio [reabastecimiento de
carburante y mantenimiento]; lavado de vehículos; limpieza de vehículos; limpieza y lavado de
vehículos; lubricación de vehículos; mantenimiento y reparación de aeronaves; mantenimiento y
reparación de vehículos a motor; reparación o mantenimiento de automóviles; reparación o
mantenimiento de instalaciones de lavado de vehículos, clase 37. Que por su parte la demandada
está pidiendo protección respecto de motocicletas, motonetas, ciclomotores, motocicletas de tres
ruedas, motonetas de tres ruedas, ciclomotores de tres ruedas y partes y piezas para todos los
productos mencionados, clase 12, tratándose por tanto de coberturas no idénticas. Que por este
motivo será carga de la parte demandante acreditar la relación entre los productos y servicios que
amparan sus registros y los productos que pretende distinguir la marca solicitada.

8.- Que, la demandante no acompañó pruebas tendientes a acreditar la relación entre los
productos y servicios que tiene registrados, siendo esto relevante respecto de los productos en
conflicto no idénticos a los solicitados.

9.- Que a este respecto, cabe destacar que analizados los productos solicitados en comparación
con los que distingue la marca invocada por el actor que distinguen: aceite lubricante para
motores de vehículos automóviles; Aceite mineral para motores; Aceite para motor; Aceites
combustibles; Aceites industriales; Aceites lubricantes [lubricantes para uso industrial]; Aceites
lubricantes minerales; Aceites para motores de automóviles; Aditivos no químicos para aceite de
motores; Aditivos no químicos para aceites y combustibles; Aditivos no químicos para
carburantes; Aditivos no químicos para combustibles de motor; Aditivos no químicos para
combustibles, lubricantes y grasas; Bencina; Biocarburantes; Biocombustibles; Combustible a
base de petróleo crudo; Combustible biodiesel; Combustible diesel; Combustible para aviación;
Combustible para encendedores; Combustibles; Combustibles a base de alcohol; Combustibles
de etanol; Combustibles de motor; Combustibles de origen biológico; Combustibles gaseosos;
Combustibles líquidos; Combustibles minerales; Diesel; Energía eléctrica; Fuel; Gasóleo;
Gasolina; Gasolina [combustible]; Gasolina para uso industrial; Hidrocarburos combustibles;
Kerosene; Lubricantes; Lubricantes de motores de vehículos; Parafina; Petróleo; Petróleo
artificial; Petróleo crudo; Petróleo crudo o refinado; Petróleos crudos., clase 4; Gestión de
negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicio de venta presencial
al detalle y al por mayor de productos de las clases 01 a 34; servicios de importación, de
exportación y de representación de productos; servicios de decoración de escaparates y de
 Fallo de aceptación a registro Solicitud 1341089
[Nro Interno: 2020 79724]
Hoja 8 de 10
1341089: YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA-ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA.
XMAX

demostración de productos; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia

(excepto su transporte) en un solo ámbito para de libre elección y adquisición por parte del
consumidor, servicios de venta de productos de las clases 1 a 34 por Internet, correo o por medio
de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de
combinaciones de estos, por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases
de datos; servicios de venta por catálogo de productos de las clases 1 a 34; servicios de asesoría
en gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en
funciones comerciales; servicios de contabilidad; sondeos de opinión; servicios de compilación,
de transcripción, de composición y de sistematización de datos en un computador central;
servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras
empresas; análisis del precio de costo; búsqueda de información en archivos informáticos para
terceros; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios; servicios
de comparación de precios; servicios de comunicados de prensa; consultoría en materia de
recursos humanos, elaboración de declaraciones tributarias; elaboración de estados de cuenta;
estudio de mercados; servicios de externalización [asistencia comercial]; facturación,
organización de ferias con fines comerciales; gerencia administrativa de hoteles; gestión
comercial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos;
investigación comercial; preparación de nóminas; oficinas de empleo; recopilación de
estadísticas; relaciones públicas; representación comercial de artistas del espectáculo; servicios
de reubicación para empresas; servicios de secretariado; selección de personal; servicios de
fotocopia; servicios de representación de deportistas; servicios de tests psicotécnicos para la
selección de personal; tramitación administrativa de pedidos de compra; ventas en pública
subasta; auditarías empresariales, clase 35; Estaciones de servicio [reabastecimiento de
carburante y mantenimiento]; Lavado de vehículos; Limpieza de vehículos; Limpieza y lavado
de vehículos; Lubricación de vehículos; Mantenimiento y reparación de aeronaves;
Mantenimiento y reparación de vehículos a motor; Reparación o mantenimiento de automóviles;
Reparación o mantenimiento de instalaciones de lavado de vehículos, clase 37; Abastecimiento
[distribución] de calefacción; Almacenamiento; Alquiler de automóviles; Alquiler de aviones;
Alquiler de garajes; Alquiler de vehículos y aparatos de locomoción aérea; Custodia temporal de
pertenencias personales; Distribución [reparto] de productos; Distribución de agua; Distribución
de electricidad; Distribución de energía; Distribución de energía renovable; Distribución y
suministro de agua; Distribución y transmisión de electricidad; Embalaje y depósito de
mercancías; Envío de mercancías; Flete [transporte de mercancías]; Manipulación de carga;
Servicios de almacenaje; Servicios de carga de mercancías; Servicios de depósito;
Transportación de productos; Transporte por gasoductos; Transporte por oleoductos; Transporte
y reparto de productos, clase 39; trabajos de oficina; servicio de venta presencial al detalle y al
por mayor de productos de las clases 01 a 34; servicios de importación, de exportación y de
representación de productos; servicios de decoración de escaparates y de demostración de
productos; servicios de administración de programas de fidelización de clientes; servicios de
reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito
para la libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicios de venta de productos de
las clases 1 a 34 por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, de
mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios computacionales.
World Wide Web y otras redes de bases de datos; servicios de venta por catálogo de productos
de las clases 1 a 34; servicios de asesoría en gestión y en explotación de negocios comerciales;
servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; servicios de contabilidad;
sondeos de opinión; servicios de compilación, de transcripción, de composición y de
sistematización de datos en un computador central; servicios de abastecimiento para terceros
[abastecimiento de productos y servicios para otras empresas]; análisis del precio de costo;
búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; búsqueda de mercados;
búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios; servicios de comparación de precios;
servicios de composición de página con fines publicitarios; servicios de comunicados de prensa;
consultoría en materia de recursos humanos, elaboración de declaraciones tributarias;
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elaboración de estados de cuenta; estudio de mercados; servicios de externalización [asistencia

comercial]; facturación, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; gerencia
administrativa de hoteles; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros;
gestión de archivos informáticos; investigación comercial; preparación de nóminas; oficinas de
empleo; recopilación de estadísticas; relaciones públicas; representación comercial de artistas del
espectáculo; servicios de reubicación para empresas; servicios de secretariado; selección de
personal; servicios de fotocopia; servicios de representación de deportistas; servicios de tests
psicotécnicos para la selección de personal; tramitación administrativa de pedidos de compra;
ventas en pública subasta; auditarías empresariales, clase 35; Aceite lubricante para motores de
vehículos automóviles; aceite mineral para motores; aceite para motor; aceites combustibles;
aceites de motor; aceites industriales, aceites lubricantes; aceites lubricantes (lubricantes para uso
industrial); aceites lubricantes minerales; aceites para motores de automóviles; aceites y grasas
lubricantes; aditivos no químicos para aceite de motores; aditivos no químicos para aceites y
combustibles; aditivos no químicos para carburantes, aditivos no químicos para combustibles de
motor; aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y grasas; bencina; biocarburantes;
biocombustibles, combustible a base de petróleo crudo; combustible biodiesel; combustible
diesel; combustible para aviación; combustible para encendedores, combustibles; combustibles a
base de alcohol; combustibles de etanol; combustibles de motor; combustibles de origen
biológico; combustibles gaseosos; combustibles líquidos; combustibles minerales; diesel; energía
eléctrica, fuel; gasóleo; gasolina; gasolina [carburante]; gasolina para uso industrial;
hidrocarburos combustibles; kerosene; lubricantes; lubricantes de motores de vehículos;
parafina; petróleo; petróleo artificial; petróleo crudo; petróleo crudo o refinado; petróleos crudos,
clase 4; Estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento]; lavado de
vehículos; limpieza de vehículos; limpieza y lavado de vehículos; lubricación de vehículos;
mantenimiento y reparación de aeronaves; mantenimiento y reparación de vehículos a motor;
reparación o mantenimiento de automóviles; reparación o mantenimiento de instalaciones de
lavado de vehículos, clase 37, este sentenciador concluye que entre aquellos no existe
coincidencia ni relación alguna, ya que difieren en cuanto a su naturaleza, función y finalidad.
Adicionalmente, sus medios de comercialización difieren completamente, no se trata de similares
ni sustitutos ni son competencia uno del otro, ya que las motocicletas, motonetas, ciclomotores,
motocicletas de tres ruedas, motonetas de tres ruedas, ciclomotores de tres ruedas y partes y
piezas para todos los productos mencionados de la clase 12 se caracterizan por ser productos de
consumo directo que no poseen por una oferta ligada a los productos ni a los servicios de los
registros oponentes.

10.- Habiendo quedado establecido que en la especie se está ante signos que distinguen
coberturas diferentes y no relacionadas, conforme al principio de especialidad de las marcas
enunciado previamente no es necesario analizar los signos a fin de determinar si la marca
solicitada presenta identidad o semejanza determinante con la marca previa, de forma de poder
confundirse con ella, ya que en virtud del mencionado principio, la coexistencia de las marcas
será posible sin que se produzca error o confusión entre los consumidores.

11.- Que en virtud de lo expuesto precedentemente, procede rechazar la oposición fundada en el

artículo 20 letra h) de la ley 19.039, ya que tratándose de signos con coberturas diferentes y no
relacionadas no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán
diferenciar fácilmente un producto de la marca pedida con un producto y un servicio de la marca
del oponente.
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12.- Que, atendido lo anterior, corresponde rechazar la oposición fundada en la infracción de la

letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido
podría ser inductivo a error o confusión, respecto a la procedencia de los productos y de los
servicios.

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en
sus artículos 19, 20 letras h) inciso 1º y f) y en el Reglamento de dicha ley,

RESUELVO:
Que se rechaza la demanda de oposición y se concede el registro solicitado.

Se deja constancia que el registro de la marca no exime del cumplimiento de las normas
referidas a la distribución, comercialización, rotulado, etiquetado, origen, normas sanitarias y
toda otra regulación especial aplicable a los productos y/o servicios que la marca pretende
distinguir en Chile.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Resolución firmada por quien ejerce el cargo de Director Nacional del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, en calidad de titular o subrogante, y por la Secretaria-Abogada de Marcas e
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, en calidad de titular o subrogante.

Anotado en estado diario con esta fecha

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