SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1565/19-EPI-01-2

ACTOR: **** ********* ****

Ciudad de México a quince de enero de dos mil veinte.- Integrada la SALA

ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por los CC. Magistrados que la componen
ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ, JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA y la
Licenciada PATRICIA VÁZQUEZ SALAZAR, en suplencia por ausencia de la Magistrada
Titular de la Primera Ponencia de esta Sala, de conformidad con el artículo 48, párrafo
tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de
conformidad con lo establecido por el acuerdo G/JGA/8/2020 de fecha 09 de enero de
2020, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciada DANIA
KARELY ESPINOZA PEREA, se procede a dictar sentencia en el juicio de nulidad, en los
términos siguientes:

RESULTANDO

1°. Por escrito presentado en este Tribunal el 26 de julio de 2019 compareció

el representante legal de **** ********* ****, a demandar la nulidad del oficio con código de
barras 20190415386 de 3 de mayo de 2019 por el cual el Coordinador Departamental de
Examen de Marcas “E” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro
de marca ***** ******* la cual se tramitó bajo el expediente ********

2°. Mediante auto de fecha 5 de agosto de 2019 se admitió a trámite la

demanda y se emplazó a la demandada para que la contestara en el término de ley así
como al tercero interesado para que realizara sus manifestaciones al respecto.

3°. Mediante acuerdo de 26 de noviembre de 2019 se tuvo por contestada la

demandada y por admitidas las pruebas ofrecidas.

4°. Mediante acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2019 se tuvo por no

apersonado al tercero interesado a juicio y se otorgó término a las partes para formular
alegatos.

5°. Una vez que se declaró cerrada la instrucción, se ordenó turnar los autos
a la Sala a efecto de que se emitiera la sentencia correspondiente, lo cual se hace en los
siguientes términos:
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CON S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA Y EXISTENCIA. Esta Sala es competente para

resolver este juicio en términos de los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, 3, fracción XII, 28, fracción III y 31 de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 23, fracción I, del
Reglamento Interior de este Tribunal. La resolución impugnada existe y se encuentra
acreditada en autos por la exhibición que de la misma hizo la parte actora.

SEGUNDO. ARGUMENTOS DE LAS PARTES. En esencia son los

siguientes.
ACTOR.
a) El estudio de semejanza entre signos debe hacerse atendiendo a su conjunto
y a la primera impresión, situación que no ocurrió en el caso pues las marcas
en cuestión no son semejantes en grado de confusión al contar con
características distintivas aunado a que la traducción al español de las
marcas otorgan un significado diferente.

AUTORIDAD.

• Los registros marcarios en cuestión son semejantes en grado de confusión y

son aplicados a los mismos servicios.

TERCERO. Se tuvo por no apersonado al tercero interesado en juicio.

TERCERO.- ESTUDIO DE LA LITIS. A juicio de los suscritos Magistrados, los

argumentos planteados por la parte actora son infundados e insuficientes para declarar la
nulidad de la resolución impugnada, en atención a las consideraciones legales siguientes:

La litis en este caso se sitúa en determinar si existe semejanza en grado de

confusión entre la marca del actor y la marca del tercero, lo que configuraría la prohibición
para el registro de la actora en términos del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la
Propiedad Industrial.

La autoridad negó el registro de la marca de la actora considerando que es

semejante en grado de confusión con la marca propiedad del tercero y porque se destina
a servicios semejantes, lo que configura la hipótesis del artículo 90, fracción XVI, de la
Ley de la Propiedad Industrial que establece:

Para demostrar lo anterior, se destaca que el artículo 90, fracción XVI de la

Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:
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ACTOR: **** ********* ****

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

[…]

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en
trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá
registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y
[…]”

Del precepto anterior se infieren tres requisitos para considerar no

registrable una marca: 1) que la marca propuesta a registro sea semejante en grado de
confusión a otra denominada antecedente, 2) que el antecedente marcario tenga una
fecha legal de presentación anterior a la marca propuesta y semejante, así como que esté
registrado y vigente, y 3) que la aplicación de ambos signos marcarios sea respecto a los
mismos o similares productos o servicios.

Como la ley de la materia no fija los lineamientos para efectuar el examen de

semejanza entre marcas, esta Sala recurre a los criterios jurisprudenciales que al efecto
ha emitido el Poder Judicial de la Federación.

Uno de estos criterios se encuentra en la tesis de jurisprudencia I.4o.A.613,

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII,
correspondiente al mes de enero de 2008, página 2793, de rubro “MARCAS.
LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN”,
conforme a la cual LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS PUEDE SER DE TRES TIPOS: a)
FONÉTICA, b) GRÁFICA y c) CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA.

Tal criterio jurisprudencial establece que la confusión fonética se actualiza

cuando dos signos vienen a pronunciarse de modo similar; la confusión gráfica se origina
por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o
cualquier otro signo por su simple observación, obedeciendo a la manera en que se
percibe la marca y no cómo se representa, manifiesta o expresa el signo y puede ser
provocada por semejanzas ortográficas, gráficas o figurativas, por la similitud de dibujos o
de envases y de combinaciones de colores.

Por último, la confusión conceptual o ideológica se produce cuando las

palabras expresan el mismo concepto, es decir, la representación o evocación a una
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misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades de los bienes o servicios,
lo que impide al consumidor distinguir una de otra, por ello, cuando el recuerdo es el
mismo la confusión es inevitable.

Además, aunque pueden concurrir la confusión fonética, gráfica y

conceptual, la confusión entre signos marcarios es una sola, la cual se puede dar en
cualquiera de esos tres aspectos y basta con que uno se actualice para determinar que
los signos son confundibles.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.AJ/22, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación, tomo IX, correspondiente al mes de enero de 1999, página 686,
de rubro “MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS.” ha fijado que para determinar si dos marcas son semejantes
en grado de confusión debe atenderse, bajo la óptica de un consumidor promedio, a las
semejanzas y no a las diferencias entre las marcas que se comparan, así como que la
imitación de marcas debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las
marcas y no comparándolas una al lado de la otra.

Por su parte, la jurisprudencia en materia administrativa de la Novena Época

con número de registro: 163387 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXII, Diciembre de 2010; Tesis:
I.4o.A. J/89 Página: 1606, de rubro: “CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN
RELACIÓN CON LAS MARCAS.” apoya lo sostenido con anterioridad, respecto a que la
similitud entre marcas debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una
persona medianamente inteligente, o sea, el comprador medio que preste la atención
común y ordinaria.

En suma, para determinar si las marcas son semejantes en grado de

confusión es necesario tener en cuenta las siguientes reglas:

a) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas

y no las diferencias.

b) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su

conjunto.

c) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede

sufrirla un consumidor usual, o sea el comprador medio y que preste la
atención común y ordinaria.
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Adicionalmente, los criterios judiciales, como el sostenido en la

jurisprudencia I.15o.A. J/14 (9a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación,
tomo 5, correspondiente al mes de enero de 2012, página 4103, bajo el rubro:
“PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN
DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES
EN GRADO DE CONFUSIÓN.” refieren que cuando las marcas en conflicto son mixtas
debe atenderse al isotipo de las mismas, es decir, a su componente fundamental, y éste
es el que determinará el punto de partida del cotejo marcario, de manera que si lo que
más resalta es el conjunto de letras que forman parte de su diseño entonces el escrutinio
debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte relevante es la figura del
diseño tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe
la semejanza de mérito.

Sentado el anterior contexto legal y jurisprudencial, esta Sala considera que en

el presente caso la marca solicitada sí es semejante en grado de confusión fonética a las
marcas de los terceros.

Resulta conveniente precisar que tanto el signo que se propone a registro y la

marca registrada citada como anterioridad oponible son nominativas, tal como se
reproduce a continuación.

MARCA PROPUESTA A REGISTRO

*******

***** *******

REGISTRO DE MARCA:
*******

******* ***

Siendo correcta la determinación de la autoridad de que el signo propuesto a

registro ***** ******* es semejante en grado de confusión en su aspecto fonético a la
denominación del registro citado como anterioridad ******* ***, toda vez que el vocablo
******* se encuentra incluido y al pronunciarlos alternadamente es inevitable que se asocie
como una variante, lo que no evita que a primer golpe de voz la marca del actor y el
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tercero se confundan entre sí, en ese sentido se colige que fácilmente podría confundirse
el público consumidor promedio, mismo que es capaz de apreciar globalmente los signos
marcarios, está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no
obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le
presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta
de su memoria para distinguirlas.

Lo anterior, sin que pase desapercibido lo señalado por la actora respecto a

que la traducción al español de las palabras en cuestión dan un significado diverso, pues
las marcas en cuestión tal y como son registradas son semejantes en grado de confusión
fonética y es como el público consumidor las va a conocer.

Además, de una pronunciación alternada de la marca del actor y del tercero

citado como impedimento, al apreciarlos en su conjunto no se advierte que haya una
diferencia fonética sustancial, por lo contrario se concluye una falta de distintividad de la
propuesta frente a la marca registrada, tal como se advierte en el ejercicio siguiente.

******* ***

***** *******

******* ***

***** *******

******* ***

***** *******

Sin que se pase por alto que la similitud o identidad de uno o más elementos
no es razón esencial para determinar su confusión, lo cierto es que sí constituye un
elemento indicativo de la confusión entre signos que puede generar en el público
consumidor, lo cual se complementa con el análisis conjunto y alternado de las
denominaciones, es decir, observándolas por la totalidad de sus elementos y
pronunciándolas una seguida de la otra.

De ahí que resulta infundado lo manifestado por la actora a este respecto, ya

que, si bien se debe atender a las diferencias existentes entre los signos, también es
verdad que debe efectuarse una ponderación de éstas frente a sus semejanzas para
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determinar la confundibilidad entre los mismos, lo que en el caso acontece por las
razones ya expuestas.

Lo anterior es así, porque el estudio que esta Sala realizó en los párrafos
que anteceden, deja de manifiesto que la autoridad demandada sí analizó correctamente
los signos en pugna al determinar que la marca que propone a registro reproduce en su
totalidad dos elementos que integran al aviso comercial citado como anterioridad.

Ahora bien, para la configuración de la hipótesis de negativa de un registro

de marca en términos de la fracción XVI, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad
Industrial, debe existir la concurrencia de dos aspectos:

1. Por una parte, las marcas que se sometan a análisis, deben ser
idénticas o semejantes en grado de confusión, respecto a una en trámite de
registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente; y

2. Que las marcas que se analicen amparen los mismos o similares

productos o servicios.

En el caso concreto, la primera hipótesis sí se actualiza en virtud de lo que

fue expuesto en líneas antecedentes y la segunda hipótesis también se actualiza al
tratarse de servicios coincidentes.

Así, los servicios que pretende amparar la parte actora con el signo *******
***** ******* consisten en:
********* *********; ********* ** ********* **** ** ********** ****** ** ****** ********** * ********;
********* ********** * ******** ********* *** ******** **** ********** *********** ************ y se
encuentran comprendidos en la clase ** Internacional, según se desprende de la
resolución impugnada (ver foja 26 de autos).

Mientras que los servicios amparados bajo la marca registrada del tercero
******* ******* *** citado como impedimento son de la misma clase ** Internacional: *********
********** * ******** ********* *** ******** **** ********** *********** ************; ********* ** *****
******** ** ***** * ****** ** ***** ** ***** ************; ******** *** *********** * *** ******** **
************ ** *********
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De ahí que para este órgano jurisdiccional resulta correcto lo determinado

por la enjuiciada en el sentido de que son servicios coincidentes al proteger ambos
registros ********* ********** * ******** ********* *** ******** **** ********** ***********
************, de ahí que ambos sí comparten los mismos canales de distribución y están
destinados al mismo tipo de consumidor.

Por lo tanto, cuando dos marcas semejantes en grado de confusión amparan

servicios similares y se ubiquen dentro de una misma clase de las previstas en el
nomenclátor oficial, existe la posibilidad de interferencia comercial y que en consecuencia
compartan los mismos sectores comerciales y estén dirigidos a un público afín, siendo
dicha posibilidad suficiente para que el consumidor pueda caer en el error y no esté en
aptitud de optar entre una y otra, generándose una competencia desleal en perjuicio del
titular del registro marcario citado como anterioridad.

De ahí que, es evidente que los campos de comercialización y el público

consumidor al que van dirigidos los signos en controversia son los mismos, de donde
resulta que el público consumidor sí puede caer en el error de creer que los servicios
tienen la misma procedencia al ser una variante del aviso comercial ya registrado, aunado
a que el consumidor promedio es la regla y la excepción lo es el consumidor
especializado.

En esa tesitura, esta Sala comparte que las modificaciones que hizo la
actora no son suficientes para advertir una distinción entre las marcas confrontadas, en
tanto que al momento de que las marcas son pronunciadas de manera alternativa tales
diferencias no son perceptibles y su pronunciación es muy semejante.

En ese sentido, en este caso los elementos semejantes son mayores que las
variaciones que destaca la actora, las cuales sólo se advierten luego de hacer un análisis
más detenido y minucioso que es incompatible con el análisis que realiza el consumidor
promedio.

Por otro lado, si bien la autoridad no se pronunció con relación a las

diferencias o similitudes gráficas y conceptuales entre las marcas que se analizan, lo
cierto es que basta con que se configure tan sólo uno de los aspectos, ya sea fonético,
gráfico o conceptual para que no resulte procedente un registro marcario como aconteció
en la especie desde el punto de vista fonético.

Resulta aplicable al respecto la tesis VI-TASR-EPI-154, R.T.F.J.F.A. Sexta

Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 258 emitida por esta Sala, de rubro:
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ACTOR: **** ********* ****

“CONFUSIÓN MARCARIA.- PARA QUE SE ACTUALICE, BASTA QUE CONCURRA

ALGUNO DE LOS ASPECTOS DE SIMILITUD MARCARIA”.

En esta tesitura, para esta Sala lo procedente es reconocer la validez de la

resolución impugnada ya que en autos quedó demostrado que el signo cuyo registro
pretendía la actora sí se ubica en la hipótesis de prohibición prevista en el artículo 90,
fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, confirmando con ello la presunción de
validez de la resolución impugnada, en tanto que la actora no logró demostrar las
diferencias sustanciales entre los signos.

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos

49, 50 y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
esta Sala:

RESUELVE

ÚNICO.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada.

NOTIFÍQUESE. El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y

firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante el Secretario de
Acuerdos que da fe.

ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ PATRICIA VÁZQUEZ SALAZAR,

en suplencia por ausencia de la Magistrada Titular de la
Primera Ponencia de esta Sala, de conformidad con el artículo
48, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA. DANIA KARELY ESPINOZA PEREA

Secretaria de Acuerdos quien da fe
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“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113,
fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública
de la presente: datos personales de -actor, terceros interesados-, así
como los datos relativos a los registros marcarios, patentes, diseños
industriales y modelos, así como los productos a los que se aplican
e imágenes, por considerarse información comercial confidencial,
por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el
secretario de acuerdos que emite la presente.”