REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2307

Ref. Expediente N° SD2019/0053051

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 21 de junio de 2019, la señora LIGIA LUCIA
ALCARAZ VELASQUEZ, solicitó el registro de la Marca FIGUBELLA (Mixta) para
distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza1.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 871, la sociedad

BIOTECNIK SAS, presentó escrito de oposición el día 15 de octubre de 2019, con
fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) Es indudable la semejanza que se aprecia entre estas expresiones. puesto

que las mismas producen en el consumidor una sensación visual idéntica,
teniendo en cuenta que prácticamente todas las letras son iguales.

(…) Como se aprecia la copia que hace la solicitante de las marcas de mi

representada es evidente, y la solicitante no logra otorgarle suficiente
distintividad a la marca aquí solicitada, con el pequeño cambio que hace.

(…) Desde este punto de vista las expresiones en conflicto también son muy
similares, teniendo en cuenta que las marcas están compuestas prácticamente
por las mismas letras, lo que hace que el sonido que ocasionan las expresiones
al oído humano sea prácticamente el mismo.

(…) Es evidente la similitud existente entre estos signos, teniendo en cuenta

que las dos expresiones comienzan con la misma raíz, y la terminación es
prácticamente la misma. razón por la cual los mismos no pueden coexistir en
el mercado por razones de leal y sana competencia y sin que se induzca a
asociación a los consumidores. viciando con ello de error, la voluntad del
público en general.

(…) Al apreciar las dos marcas aquí discutidas FIGUBELLE Y FIGUBELLA es

incuestionable como viene a la mente del consumidor la misma idea teniendo
en cuenta que BELLE es la traducción al español de la palabra BELLA, lo que
quiere decir que la marca significa lo mismo. e ideológicamente estos signos
son iguales.

(…) los dos signos traen a la mente del consumidor la misma idea, lo que hace
pensar a los consumidores que los dos productos provienen del mismo
empresario lo cual no es cierto, induciendo a error a los consumidores, que es
precisamente lo que debe evitar ese Despacho.

1 10: Fajas quirúrgicas, fajas postquirúrgicas, fajas de control, fajas ortopédicas, fajas para dieta, fajas médicas, fajas para embarazo,
fajas maternas, fajas reductoras, fajas hipogástricas, fajas umbilicales, fajas en neopreno.

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(…) es evidente que los productos que se comercializan con las marcas en
discusión a pesar de no ser los mismos son conexos. si se tiene en cuenta que
las personas que acuden a cirugía o usan las fajas cuando hacen dieta. usan
también productos cosméticos corno cremas y geles entre otros, y consumen
productos farmacéuticos, o usan cremas y geles medicados lo que lleva a los
consumidores a pensar que los productos provienen de los mismos fabricantes
lo cual evidentemente no es cierto, induciendo a asociación a los
consumidores.”

TERCERO: Que a su vez, la sociedad FIGURELLA INTERNACIONAL DE COLOMBIA

S.A. presentó escrito de oposición el día 22 de octubre de 2019, con fundamento en las
causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) La marca solicitada FIGUBELLA, es similarmente confundible a la marca

FIGURELLA, previamente registrada por mí representada, lo cual generaría un
riesgo de confusión y de asociación para los consumidores en caso de que se
enfrenten ambas marcas en el mercado.

(…) La oposición a la solicitud de registro de la marca FIGUBELLA, se basa en

la existencia de una marca previamente registrada, dando plena aplicación en
este caso, al principio de prioridad entre los signos. (Prior tempore, potior iure),
situación que hace que respecto de la marca solicitada concurran las causales
de irregistrabilidad previstas en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486
de 2000 toda vez que la marca pretendida causaría riesgo de confusión en el
mercado debido a su semejanza conceptual y ortográfica con la marca
registrada y la conexidad competitiva entre los productos que pretende
identificar en el mercado con los servicios que actualmente identifica en el
mercado la marca de titularidad de mi representada.

(…) Es importante considerar que la imitación de una marca no siempre se

efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, sino también
suprimiendo o intercambiando alguno o varios de sus elementos, o
agregándole otros nuevos, pero procurando que el aspecto general que
presente la marca, pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error
respecto a su procedencia, lo cual se evidencia en este caso al solicitar una
marca casi idéntica a la de mi cliente, donde solo se cambió la letra “R” de la
denominación FIGURELLA por la letra “B” para conformar la marca
“FIGUBELLA”.

De manera que, los consumidores de los productos de clase 10, podrán incurrir
en el error de creer que los productos y servicios ofrecidos por ambas marcas
provienen de un mismo titular, lo que va en contravía de lo que se pretende al
ser titular del derecho que tiene mi representada, la exclusividad de la
denominación y todo lo que esto implica, además de verse en el riesgo de que
los consumidores crean que los productos del solicitante ostentan la misma
calidad y características de los servicios que se prestan con la marca
FIGURELLA, sobre todo cuando ambas marcas ofrecen soluciones para bajar
de peso, donde en caso de que el consumidor se confunda y crea que el
producto es derivado de la marca que ofrece servicios similares, puede ver
afectada su salud, o no ver resultados, trayendo mala reputación para la marca
de mi cliente.

(…) En el presente caso se evidencia como la marca FIGUBELLA, solicitada

para registro, es ortográfica y fonéticamente semejante a la marca FIGURELLA

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por su semejanza visual y estar compuesto por un elemento nominativo casi

idéntico a la marca registrada, donde la diferencia solo radica en una letra,
diferencia imperceptible por un consumidor medio que no se detiene a
analizarlas cuando se enfrenta a las marcas en el mercado. Además, de que
los productos que pretende identificar son conexamente competitivos a los
servicios que identifica mi representada en el mercado.

(…) Resulta entonces que las expresiones FIGURELLA / FIGUBELLA coincide

en la raíz FIGU, las secuencias vocales (I U E A), la longitud de la palabra por
tratarse de expresiones con nueve letras y cuatro silabas cada una, además,
tienen la terminación común ELLA. Lo anterior, evidencia que si las expresiones
FIGURELLA / FIGUBELLA son las que encontrará el consumidor en el mercado
y con las cuales relacionará y recordará los productos y servicios; se tiene que
por ser similarmente confundibles e identificar productos y servicios
conexamente competitivos, los consumidores podrán confundir las marcas o
pensar que se trata de marcas con un origen empresarial común.

(…) Respecto a lo anterior, se evidencia que estas marcas enfrentadas

cumplen a cabalidad las características que el tribunal ha considerado entre
marcas semejantes, pues tener la misma raíz FIGU, la misma terminación
ELLA y silaba tónica en el mismo lugar, hace que las marcas al ser escuchadas
tengan una similitud tal que pueda confundir al consumidor.

(…) Teniendo en cuenta los criterios de conexidad, y habiendo visto ya la

descripción de la clase de la marca fundamento de la oposición, en el presente
caso el Despacho podrá ver que los productos de la marca solicitada guardan
una relación directa con los servicios prestados por FIGURELLA.

Si se tiene en cuenta que la finalidad de los productos y los servicios de las

marcas enfrentadas es reducir medidas y ayudar a los consumidores a bajar
de peso, será normal que los consumidores con esta necesidad se vean
enfrentados a estas dos marcas que le suplen esta necesidad de manera
complementaria, por lo que será fácil asumir que son provenientes de un mismo
origen empresarial y cuentan con la misma calidad.

(…) La marca FIGURELLA ha distinguido servicios de clínicas estéticas en

diferentes ciudades del país donde ofrece servicios estéticos corporales
dirigidos a el adelgazamiento de las personas desde hace mas de diez años,
por lo que permitir que una marca con denominación FIGUBELLA coexista en
el mercado ofreciendo productos conexamente competitivos, como fajas
reductoras, haría que los consumidores pensaran que el titular de ambas
marcas es el mismo.

(…) En este caso la relación que existe entre productos como fajas reductoras
y clínicas estéticas especializadas en adelgazamiento es evidente, por lo que
el consumidor será orientado a una confusión y/o asociación del origen
empresarial de las marcas, creyendo que la marca que se solicita es una
derivada de la ya reconocida marca FIGURELLA.

(…) A pesar de ser marcas que amparan clases diferentes como lo son la clase
de productos 10 y la clase de servicios 44, son conexamente competitivas toda
vez que ambas ofrecen en el mercado soluciones para la misma finalidad,
adelgazar. Es por esto, que será fácil que un consumidor al ver las marcas
FIGURELLA Y FIGUBELLA piensen que ambas son del mismo origen
empresarial y que ambas tienen la misma calidad.

(…) de concederse el registro de la marca FIGUBELLA, se abre la posibilidad

de que los consumidores compren las fajas creyendo que son productos de la

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marca que ofrece servicios de adelgazamiento FIGURELLA, por lo que se

verían vulnerados los derechos de mi representada como titular de la marca
registrada, además que iría en contra de la transparencia del mercado pues se
estaría induciendo a error a los consumidores al no tener claridad al momento
de adquirir productos. En virtud de ello, sostenemos que no podrían coexistir
las marcas FIGURELLA y FIGUBELLA para suplir necesidades concurrentes
en Colombia.

(…) Por lo anterior consideramos que la marca solicitada FIGUBELLA carece

de distintividad extrínseca, toda vez que no logra diferenciarse de la marca
registrada FIGURELLA, ya que ni su denominación, ni el diseño del logotipo
cuenta con elementos suficientes para diferenciarse de la marca ya reconocida
en el mercado FIGURELLA.”

CUARTO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora LIGIA LUCIA
ALCARAZ VELASQUEZ, dio respuesta el día 10 de diciembre de 2019 a la oposición
presentada por la sociedad BIOTECNIK SAS argumentando lo siguiente:

“(…) Si bien es cierto, que existe algún grado de semejanza entre los signos
por su coincidencia, también es cierto que la expresión castiza FIGURA BELLA
se considera de uso común, y por tanto inviable una oposición basada dicha
variación.

La jurisprudencia y la doctrina ha denominado evocativas o sugestivas, la cual

cuando está acompañada de otra expresión o prefijo como en este caso, puede
ser perfectamente posible su concesión como marca.

Así mismo, la marca FIGUBELLA solicitada por mi cliente presenta un elemento

gráfico suficientemente distintivo de cualquier otro signo, puesto que al ser
observadas presenta aspectos suficientemente diferenciadores.

(…) Para el caso concreto, las marcas protegen sólo productos comprendidos
en la clase identificada al momento del registro y, por tanto, el titular de una
marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con
la suya, si los respectivos productos pertenecen a la misma clase.

(…) Consideramos que el consumidor de un producto y otro son diferentes

dado que la marca base de la oposición reivindica productos como:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos y toda vez que entre el nombre
solicitado y el que existe registrado existen suficientes diferencias, solicito
respetuosamente se declaren infundada la demanda interpuesta y por lo tanto
se otorgue la marca FIGUBELLA (Mixta) para la clase 10 para fajas quirúrgicas,
fajas postquirúrgicas, fajas de control, fajas ortopédicas, fajas para dieta, fajas
médicas, fajas para embarazo, fajas maternas, fajas reductoras, fajas
hipogástricas, fajas umbilicales, fajas en neopreno.”

QUINTO: Que a su vez, la señora LIGIA LUCIA ALCARAZ VELASQUEZ, dio respuesta
el día 10 de diciembre de 2019 a la oposición presentada por la sociedad FIGURELLA
INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. argumentando lo siguiente:

“(…) Si bien es cierto, que existe alguna similitud entre los signos por su
coincidencia en la raíz FIGU pues esta se considera evocativas o sugestivas,
máxime si se tiene en cuenta que hay varios signos antecedentes para la
misma clase que la incorporan en sus conjuntos por cuanto la misma hace
referencia a figura o silueta corporal y en ese sentido es evocativa de alguno

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de los productos y servicios que podrían utilizar los empresarios dentro del
mercado.

(…) ambas pertenecen al tipo de signos mixtos, los cuales gozan de un

elemento gráfico que los hace suficientemente distintivo de cualquier otro signo,
puesto que al ser observadas sucesivamente y comparadas desde el punto de
vista ortográfico y con unos elementos gráficos característicos, ambas
presentan aspectos suficientemente diferenciadores.

(…) Mientras la marca solicitada FIGUBELLA tiene un tipo de letra

característico y una figura especial en la LL; el otro signo se encuentra
enmarcada en un ovalo negro dentro del cual se encuentra una silueta junto
con el termino FIGURELLA y la frase ESBETEZ PROGRAMADA.

(…) Ahora bien, para la pena aclarar que la conexidad competitiva de los signos
en conflicto es importante dejar claridad que uno está registrado para servicios
de la clase 44 y la marca FIGUBELLA en la clase 10.”

SEXTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta
Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización
del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella

característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro
empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
de Naciones “el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección
de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su
individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se
ofertan en el mercado por sus competidores2”.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de
diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable
que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e
informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende
de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con

Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
2

Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.
Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

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determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y

reitere la elección de los bienes identificados con ella3”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad
distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo,
mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos4”.

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación.”

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero5,
esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada6.

3Op. Cit.
4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136
literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda
Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los
135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V.
Proceso interno Nº 10516 LYM.
5 •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe

analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.
6 A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye
toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión
competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios
de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los
productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría
una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no
es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa
relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los
productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio
de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:
puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos
productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el
uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería
la de su última finalidad o función.

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Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace

que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

(Mixto)

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de

Niza:

Clase 10: Fajas quirúrgicas, fajas postquirúrgicas, fajas de control, fajas ortopédicas, fajas
para dieta, fajas médicas, fajas para embarazo, fajas maternas, fajas reductoras, fajas
hipogástricas, fajas umbilicales, fajas en neopreno.

Análisis de la causal establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

En primer lugar, esta Dirección observa que la opositora FIGURELLA INTERNACIONAL

DE COLOMBIA S.A. indicó en el Sistema de Propiedad Industrial – SIPI la causal de
irregistrabilidad correspondiente al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, es decir,
carencia de distintividad. Sin embargo, todas sus argumentaciones fácticas corresponden
a la eventual confundibilidad del signo solicitado con su marca registrada FIGURELLA, lo
cual no corresponde a la precitada causal, pues se trata de objeciones que encajan dentro
de los presupuestos del literal a) del artículo 136 ibídem. Incluso se encuentra que el
opositor afirma expresamente lo siguiente:

“(…) Por lo anterior consideramos que la marca solicitada FIGUBELLA carece

de distintividad extrínseca, toda vez que no logra diferenciarse de la marca
registrada FIGURELLA, ya que ni su denominación, ni el diseño del logotipo
cuenta con elementos suficientes para diferenciarse de la marca ya reconocida
en el mercado FIGURELLA.” (subraya fuera del texto)

Por tal razón, al existir una norma especial que contempla literalmente los argumentos del
opositor, esta Dirección procederá a efectuar el análisis de la causal correcta que también
fue alegada por el observante.

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Análisis de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado Vigencia

BIOTECNIK
Mixta FIGUBELLE 10157828 9 3 Marca Registrada 30/05/2021
S.A.S.
BIOTECNIK
Mixta FIGUBELLE 10157836 9 3 Marca Registrada 30/05/2021
S.A.S.
BIOTECNIK
Mixta FIGUBELLE 10157840 9 3 Marca Registrada 30/05/2021
S.A.S.
BIOTECNIK
Nominativa FIGUBELLE 07110784 8 5 Marca Registrada 16/05/2028
S.A.S.
BIOTECNIK
Nominativa FIGUBELLE 09128307 9 3 Marca Registrada 13/05/2020
S.A.S.
FIGURELLA
INTERNACIONAL
Mixta FIGURELLA 05077623 8 44 Marca Registrada 28/03/2026
DE COLOMBIA
S.A.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signos opositores

(Mixto)

(Mixtos)

FIGUBELLE
(Nominativos)

Naturaleza de los signos confrontados

El signo solicitado tiene una naturaleza mixta. Su elemento nominativo está compuesto
por la expresión ‘FIGUBELLA’, la cual se encuentra escrita empleando una tipografía
sencilla de caracteres finos, pero que cuenta con un diseño particular para las letras ‘L’,
las cuales están formadas por trazos curvos. No se observan elementos adicionales.

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Tratándose de los signos opositores, estos son de dos tipos. Por un lado, están los signos
de naturaleza nominativa simple, compuestos exclusivamente por la expresión
‘FIGUBELLE’, sin contar con elementos adicionales. Por otro lado, están los signos de
naturaleza mixta. En el caso de los signos FIGUBELLE, estos están compuestos por
etiquetas, en las que se observa una misma estructura rectangular. En la parte superior
está la expresión ‘L’AVANTÉ PARIS’, seguida de una imagen de una parte del cuerpo de
una mujer, seguido de la expresión ‘FIGUBELLE’. Por otra parte, en el caso de signo
FIGURELLA, este se encuentra formado por un óvalo, dentro del cual se observa dicha
expresión escrita empleando una tipografía cursiva estilizada, y sobre ésta se evidencia
una silueta de una mujer.

Ahora bien, partiendo de las anteriores descripciones, se puede establecer que el

elemento nominativo de los signos analizados de naturaleza mixta es el preponderante
dentro de sus respectivos conjuntos marcarios, por cuanto son las palabras las que
causan mayor impacto en el consumidor, al ser aquellas las que usaría para acceder los
productos protegidos con estas marcas.

Jurisprudencia

Comparación entre marcas nominativas y mixtas.

Si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de

los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por
otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio,
no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente
en el ámbito comercial.7

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico,

en principio, no habría riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos casos dicho
elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las
siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos8:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad

fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que
poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender
cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar ya que, si ocupa
la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los
signos podría ser evidente.
- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad
de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del
consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.9

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.
9 Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las
sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial
eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es
idéntica o muy difícil de distinguir.

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Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de

2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación
entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa
compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha
establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a
registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan
de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación
conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”10.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del

elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos
por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER
(mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al
Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado
en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en

general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por
definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en
un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste
simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso
26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero
de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante
es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas
para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento
característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.

Análisis comparativo frente a las marcas FIGUBELLE

Tal como se indicó en el análisis de la naturaleza de los signos, esta Dirección observa
que su elemento nominativo es el preponderante en sus respectivos conjuntos. Partiendo
de ello, se observa que los signos cotejados son ortográfica, fonética y conceptualmente
confundibles, comoquiera que el vocablo que conforma el signo solicitado resulta
similarmente semejante al vocablo que conforma las marcas opositoras de naturaleza
nominativa.

Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
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COMUNIDAD ANDINA.

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Ref. Expediente N° SD2019/0053051

En efecto, esta Dirección observa que en su elemento nominativo, los vocablos

‘FIGUBELLA’ y ‘FIGUBELLE’ comparten la misma raíz, estructura gramatical y en
términos generales, 8 de las 9 letras que los conforman. En este sentido, se observan
muchas más semejanzas que diferencias entre tales expresiones, lo cual las hace
similarmente confundibles.

Ello mismo da lugar a que resulten semejantes a nivel fonético, pues al ser pronunciadas
generan el mismo impacto sonoro, al compartir la mayor parte de sus fonemas.

Así mismo, desde un análisis conceptual, se observa que ambos signos evocan la idea
de una figura bella, aún cuando en un caso se emplee la partícula ‘BELLE’, y en otro
directamente la partícula ‘BELLA’, las cuales son conceptualmente idénticas en todo caso,
aunque la primera esté escrita en francés.

Ahora bien, tratándose de los signos de naturaleza mixta, debe señalarse que estos
incluyen la expresión ‘L’AVANTÉ PARIS’, la cual ocupa un espacio considerable dentro
de cada conjunto. No obstante lo anterior, si bien dicha expresión indica puntualmente el
origen empresarial del producto, se debe tener en cuenta que un consumidor
desprevenido puede asumir que el signo solicitado se trata de una simplificación de la
marca que ya conoce, y por tanto asumir que en todo caso hace parte de una familia de
marcas.

Por tales motivos, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos
confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos
por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Análisis comparativo frente a las marcas FIGURELLA

Tal como en el caso anterior, esta Dirección observa que el elemento nominativo de los
signos analizados es el preponderante en sus respectivos conjuntos. Partiendo de ello se
observa que los signos cotejados son ortográfica y fonéticamente confundibles,
comoquiera que el vocablo que conforma el elemento nominativo del signo solicitado, es
casi idéntico al vocablo que conforma el elemento nominativo del signo opositor. Junto
con ello, se debe tener en cuenta que los elementos adicionales del signo solicitado no
son suficientes para evitar su confusión, tal como se analizará a continuación.

En primer lugar, es posible ver que la expresión ‘FIGUBELLA’ comparte la misma raíz y
terminación que el vocablo ‘FIGURELLA’. Junto con ello, se observa que tienen la misma
extensión y la misma estructura vocálica, de manera que solo se diferencian por una letra,
de manera que existen muchas más semejanzas que diferencias.

Ello da lugar a que los signos también resulten confundibles desde el punto de vista
fonético, dado que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la
disposición de los fonemas utilizados.

Así las cosas, sus similitudes ortográficas y fonéticas son suficientes para que un
consumidor desprevenido pueda confundir los signos, por lo cual resulta necesario entrar
a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con
el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir los siguientes productos:

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Ref. Expediente N° SD2019/0053051

Clase 10: Fajas quirúrgicas, fajas postquirúrgicas, fajas de control, fajas ortopédicas, fajas
para dieta, fajas médicas, fajas para embarazo, fajas maternas, fajas reductoras, fajas
hipogástricas, fajas umbilicales, fajas en neopreno.

Por su parte, los signos opositores identifican los siguientes productos y servicios:

Expedientes Productos y servicios

10157828 (3): Productos cosméticos.

10157836 (3): Productos cosméticos.
10157840 (3): Productos cosméticos.
07110784 (5): Productos farmacéuticos y medicamentos.
09128307 (3): Productos cosméticos.

05077623 (44): Promoción y organización de centros de estética corporal,

especialmente dedicados al adelgazamiento programado.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección
observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para
concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto
de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva frente a las marcas FIGUBELLE

Complementariedad: Una vez vista la cobertura de los signos enfrentados, logra

vislumbrarse que entre éstas existe una conexión estrecha y directa, al tratarse de
productos que pueden ser usados de forma conjunta. En efecto, los productos que
identifica el signo solicitado, correspondientes a fajas quirúrgicas y postquirúrgicas
pueden ser empleadas en conjunto con productos farmacéuticos durante o después de
un procedimiento médico, especialmente en casos relacionados con la maternidad.

Así mismo, las fajas para dieta y fajas reductoras pueden ser empleadas de forma
conjunta con productos cosméticos dirigidos a la reducción de tallas mediante la quema
de grasa, por lo que en ambos casos se evidencia una marcada conexión competitiva, la
cual se ve reforzada por la semejanza de las marcas cotejadas.

Razonabilidad: Así mismo, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en

un sector específico produciendo fajas reductoras (clase 10) busque ampliar su esquema
de negocios e incursione en la producción de bienes cosméticos para su uso conjunto
(clase 3), por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una
serie de productos ahora incursione en un sector afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo
de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues
busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Conexión competitiva frente a las marcas FIGURELLA

Complementariedad: Una vez vista la cobertura de los signos enfrentados, logra

vislumbrarse que entre éstas existe una conexión estrecha y directa, al tratarse de
servicios que usualmente hacen uso de los productos que se pretende identificar para su
correcto funcionamiento o simplemente para mejorar la finalidad de los mismos. En este
caso, se observa que el signo solicitado pretende identificar fajas reductoras y fajas para

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dieta, los cuales suelen ser usadas en desarrollo de la prestación de servicios de estética
corporal, específicamente en aquellos dedicados al adelgazamiento programado.

En otras palabras, para su prestación es necesario de productos tales como las fajas que
identificaría el signo solicitado, de manera que para que el consumidor final se vea
beneficiado de los servicios de adelgazamiento programado, se requiere de ciertas
herramientas o productos, como ocurre en el presente caso, lo cual hace evidente la
conexión competitiva existente.

Razonabilidad: Así mismo, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en

un sector específico de servicio de estética corporal (clase 44) busque ampliar su
esquema de negocios e incursione en la venta de productos destinados a tal fin, tales
como las fajas (clase 10), por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se
encarga de una serie de servicios ahora incursione en un sector afín. Al darse tal
circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro
del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes
mencionado.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de

irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.

Por otra parte, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de

irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad

BIOTECNIK SAS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad

FIGURELLA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A., respecto de la causal de
irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca FIGUBELLA (Mixta) para distinguir

productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza11,
solicitada por la señora LIGIA LUCIA ALCARAZ VELASQUEZ, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la señora LIGIA LUCIA ALCARAZ VELASQUEZ, la

solicitante del registro y a las sociedades BIOTECNIK SAS y FIGURELLA
INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A., la opositora, el contenido de la presente
resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución
procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad

1110: Fajas quirúrgicas, fajas postquirúrgicas, fajas de control, fajas ortopédicas, fajas para dieta, fajas médicas, fajas para embarazo,
fajas maternas, fajas reductoras, fajas hipogástricas, fajas umbilicales, fajas en neopreno.

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Ref. Expediente N° SD2019/0053051

Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación.

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 29 de enero de 2020

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO

DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS(E)

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