Expediente : 724040-2017

Secretaria : Maria Rojas

Cuaderno : Principal
Escrito : N° 01
Sumilla : DENUNCIA POR INFRACCION
DE DERECHOS MARCARIOS

SEÑORES DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE INSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

WILLY MARQUEZ ZUÑIGA, identificado con DNI Nro

,134679, con domicilio en Av. Los Incas Cerro Colorado de la
provincia y departamento de Arequipa, Titular de los signos
distintivos registrados mediante certificado número
789953146 y 845454646 y logotipos a usted respetuosamente
digo:
Que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 155°, 156° y 231 º dela Decisión 486,
Régimen Común sobre Propiedad Industrial y el Artículo 97º del Decreto Legislativo
1075; interponemos DENUNCIA POR INFRACCION MARCARIA Y ACTOS DE
COMPETENCIA DESLEAL Actos de Confusión y de Uso Indebido de Reputación
Ajena contra Dental Pro Team S.A.C. con RUC Nº 20549863516, empresa que conduce
el establecimiento "ONDONTOMÍA" ( en adelante el Denunciado) a quien deberá
notificársele en Av. Próceres 139 Interior Surco.

I. IDENTIFICACION DEL DENUNCIADO:

CONSTRUCTORA AQP, identificada con RUC Nro 7845216 y con domicilio en
Miraflores Av.los arces 145-Crl Alvaro Guerrero, de la provincia y departamento
de Lima.
II. PETITORIO
Interpongo la presente denuncia en aplicación del articulo 155º, literal d, de la
Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, a efecto de que sancione al
infractor marcario, se dispone el cese inmediato del uso del signo distintivo, se
impongan las sanciones mas altas dictadas por la norma marcaria y asi mismo se
disponga el pago de costas y costos de la parte denunciante, todo lo cual requiero
conforme a los siguientes fundamentos.

III. FUNDAMENTO DE HECHO

Odontomalla es un signo distintivo que como nombre comercial de la empresa
Inversiones Katherine Malla S.C.R.L. inicia sus operaciones el año 2008 en la
dirección de la Av. Los Próceres 125-B de Surco, sobre la experiencia ganada desde
el consultorio odontológico de su principal socia, la Dra. Katherine Malla Javier
quien montó su antiguo consultorio desde el año 1999 en la Avenida Guardia Civil
, siempre en el distrito de Surco; zona geográfica donde hemos venido atendiendo
por años a nuestros pacientes y por el que confían en la calidad y atención de
nuestros servicios especializados en odontologia.

Es en el año 2012 que a solo dos puertas de nuestro establecimiento se instala la

empresa denunciada quien inicialmente operaba bajo el nombre comercial de
"Odontoterapia", pero que después al año siguiente cambia de nombre a
"ODONTOMÍA". Como podrá apreciarse en la fotografia de abajo, la denunciada
al instalarse muchos años después que nosotros en la misma cuadra, a nuestro
costado y a solo dos puertas que nos separan: Viene creando confusión entre
nuestros pacientes dado que incluso ha tomado el diseño y los colores de nuestro
logotipo para provocar mayor semejanza
.
Esta confusión viene provocando que antiguos pacientes nuestros se confunden por
los rótulos de ambos establecimientos, asumiendo que son de la misma procedencia
empresarial. Así, algunos pacientes incluso han sido sorprendidos por la denunciada
señalando que se tratan del "mismo consultorio".

Ante esta situación, nuestra empresa dado su responsabilidad ante sus clientes y en
forma diligente inició los trámites para el registro Odontomalla de su marca el
mismo que fue obtenido mediante el Certificado de Propiedad Nº 761 O 1 ante la
Dirección de Signos Distintivos y con fecha 15 de abril del 2013.
Con ello, con fecha 27 de junio de 2014 mediante carta notarial dirigida a los dueños
de la empresa denunciada, le pusimos en su conocimiento las molestias que se
vienen produciendo por la confusión de su rótulo con nuestra marca de servicio
registrada y pidiéndoles de manera pacífica a que se abstuviera de ello. Sin
embargo, en forma desafiante la denunciada mediante carta notarial de respuesta
del 02 de ulio pasado nos señalaron que "no cambiaremos ni dejaremos de utilizar
nuestro nombre comercial debido a que no tiene ninguna semejanza visual ni
fonética con el nombre comercial que ustedes utilizan

La Comisión de Signos Distintivos podrá observar que el grado de semejanza entre

ambos signos se da, independientemente de la cercanía de sus locales, a simple
lectura e impacto visual de sus denominaciones:
"ODONTOMALLA" "ODONTOMIA" Donde se puede apreciar que gráfica y
fonéticamente ambas tienen cinco sílabas ( 0-DON-TO-MA-LLA y O-DON-TO-
MI-A).Siendo además que gráficamente ambas compartes el mismo prefijo
"ODONTO" que si bien es descriptivo, al estar precedido de los sufijos "MALLA"
y "MÍA", en su conjunto provocan similar pronunciación e impacto visual. Aunado
al hecho que la denunciada UTILIZA EL MISMO TIPO DE LETRA, LA MISMA
DISPOSICIÓN Y LA MISMA COMBINACIÓN DE COLORES en el rótulo de su
establecimiento situado al lado izquierdo nuestro y visto a nuestro lado derecho
desde la calle por los pacientes.

De otro parte, tal como podrá observar la Comisión de la boleta de venta 1111 de
la denunciada se puede apreciar que utilizan OTRO LOGOTIPO lo que acredita
también que el rótulo con las mismas características al nuestro, ha sido colocado ex
profesamente y con toda la intención de CREAR CONFUSIÓN entre nuestros
pacientes.

Asimismo, podemos apreciar en el mismo comprobante de pago de la denunciada:

Y tal conforme ha declarado en su RUC que se tiene como fecha de impresión el
26.09.2013 para la Serie 001 del 1001 al 2000, siendo que registra otro local en San
Juan de Miraflores, por lo que en la Resolución final de la Comisión deberá ponerse
en conocimiento de la Intendencia de la SUNAT dado que podria tratarse de un
caso de doble Facturación
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Amparamos la presente denuncia en lo establecido por siguientes artículos:
Los siguientes artículos de la Decisión 486 de la CAN:
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir
a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre

productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a
los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;
o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales
materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un
riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo
idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de
confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar
al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o
por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución
de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior,
constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los
siguientes actos:
a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o
servicios con ese signo;
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. De
los Derechos del Titular
Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá
entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que
infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que
manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional
competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha
legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares
podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el
consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
Artículo 97 del Decreto Legislativo 1075:
Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de
propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se
pueden realizar dentro del territorio nacional
Artículo 120 del Decreto Legislativo 1075:
Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción
o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación
b) Multa.
Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones
a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En
los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora,
sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 %
de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora. La
reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la
sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. Si el obligado
no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución
que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le
 impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su
cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad
nacional competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta
hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable
ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda".

Invocamos Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del

INDECOPI sobre resolución de marca relacionadas con servicios odontológicos y
médicos en casos semejantes:
IV.- SOLICITAMOS INSPECCIÓN OCULAR:
Al amparo de los artículos 1 º, 2º, 26º y 32º del Decreto Legislativo No 8 07, Ley
sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, concordante con los
artículos 24º, 99º, 115º a 118º del Decreto Legislativo No 1075 que a prueba las
disposiciones complementarias a las .Decisión 486 del CAN y los artículos 113º,
114º y 115º de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y
por con venir a nuestros derechos, a cuenta y riesgo de la accionante, SOLICITO
SE PRACTIQUE UNA INSPECCIÓN OCULAR en el local de la denunciada a
que, bajo apercibimiento de una Multa de hasta 150 UIT, se efectúen las siguientes
diligencias:
-Se haga tomas fotográficas de los rótulos de ambos establecimientos conforme a
la foto presentada en el punto 3 de este escrito.
-Se haga tomas fotográficas sobre el logotipo que presenta en el interior del
establecimiento, incluyendo de sus comprobantes de pago.
-Se solicite a la denunciada las Licencia de Funcionamiento y la Licencia Municipal
sobre el rótulo "ONDONTOMÍA".
-Se solicite información sobre la facturación de la denunciada desde su instalación
en dicho domicilio fiscal.

MEDIOS PROBATORIOS:

• La inspección ocular solicitada y el requerimiento de información

• de la denunciada, conforme al punto IV de este escrito.
• El mérito de los testimonios fotográficos que presentamos.
• La ficha RUC de la denunciada donde se puede observar sus
• antiguas direcciones antes de la última en la Av. Próceres 139 Interior A( 2do
piso), Surco ( Julio de 2013 ); así como su local Anexo.
• La ficha RUC de la accionante donde se puede observar que desde el 2008
estamos instalados en nuestro local de la Av. Próceres 125 interior B ( 2do
piso), Surco
• Copias simples de la Carta Notarial del 27 de junio y su respuesta mediante
Carta Notarial del 02 de julio de este año, a que hacemos referencia en el punto
1.5 de esta Denuncia.
• Copia simple de la boleta de venta Nº 001111 de la denunciada a que hacemos
referencia en el punto 1.8 de esta Denuncia.
• Impresos certificados de la página Facebook en Internet de la denunciada.
• Material publicitario de la denunciada constituido por membretado y una
tarjeta personal donde incluso se puede apreciar un segundo local en Surco, no
declarado en SUNAT.

El mérito de las 10 Resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual del Tribunal del INDECOPI sobre casos de

denuncias y registros denegados por existir semejanzas entre marcas que

distinguen consultorios odontológicos y servicios médicos.

POR TANTO:

A la Comisión, solicitarnos tener por interpuesta la denuncia y se corra traslado

en su oportunidad a la parte denunciada, declarándola fundada oportunamente.

PRIMER OTROSI DECIMOS: Asimismo, solicitamos a la Comisión de

Signos Distintivos ordene en su oportunidad que la parte denunciada asuma en
su totalidad el pago de costas y costos del procedimiento en los que ha
incurrido la recurrente en el presente proceso, de conformidad con el artículo
7ª del Decreto Legislativo No. 807, Ley sobre facultades y normas y
organización de INDECOPl.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, acompañarnos los Poderes de

representación y copias de los medios probatorios en juegos suficientes
V. FUNDAMENTACION JURIDICA:

Amparo el presente escrito de descargos con las siguientes normas legales:

1. Artículo 102° del Decreto Legislativo N° 1075, en donde se detalla los

plazos sobre los descargos de la parte denunciada, en el presente
procedimiento de derecho de Marcas.

2. Artículo 122 inciso 1 y 5 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento

administrativo General, señala los requisitos para los escritos a
presentar ante una autoridad administrativa.

3. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

POR TANTO:
A usted, Comisión de Signos distintivos, téngase presente los descargos y resolver
conforme a derecho y de acuerdo a ley.
Arequipa, 15 de octubre del 2021