Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
TRABAJO DE INVESTIGACÓN
“PROHIBICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS ”
AUTORES:
Astudillo Shapiama, Akerin Aide
Becerra Celis, Mayllori Milusca
Hernández Gonzales, Ingrid
Ruiz Pinedo, Clara del Pilar
Ramírez Vásquez, Claudia Yulissa
ASESOR:
Mg. Jose Arquimedes Fernández Vásquez
CURSO:
Derecho del consumidor y derecho de la propiedad intelectual
MOYOBAMBA – PERÚ
(2020)
INDICE
I. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………………………………………………3
II. PROHIBICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS ......................................4
2.1. PROHIBICIONES RELATIVAS…………………………………………………………….4
2.1.1. DEFINICIÓN………………………………………………………………….4
2.1.2. DECISIÓN N° 486 – Art. 136°……………………………………………...4
2.2. SUPUESTOS DE PROHIBICIÓN RELATIVA……………………………………….4
2.3. DEFINICÓN DE LA MARCA…………………………………………………………..5
2.4. ANTECEDENTES DE LA MARCA……………………………………………………5
2.5. REQUISITOS……………………………………………………………………………5
2.6. FUNCIONES DE LAS MARCAS……………………………………………………...5
2.7. DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA………………………………………….6
2.8. DERECHOS QUE CONFIERE LAS PROHIBICIONES RELATIVAS……………..6
2.9. REGLAS DE LAS PROHIBICIONES RELATIVAS………………………………….6
2.10. NIVEL DE PROHIBICIÒN RELATIVA……………………………………………....6
2.11. DISTINCIÒN ENTRE PROHIBICIÒN ABSOLUTA Y RELATIVA………………..6
2.12. PROHIBICIÒN RELATIVA – DECISIÓN N° 486…………………………………..7
2.13. ¿CÓMO SE DETERMINA LA IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE LOS
SIGNOS EN
CONFLICTO?....................................................................................................8
III.- CONCLUSIONES…………………………………………………………………………...11
IV.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………………………………12
V.- ANEXOS……………………………………………………………………………………...13
2
I. INTRODUCCIÓN
El derecho de la propiedad intelectual lo podemos fraccionar en dos grandes
ramas: uno de ellos viene a ser “El derecho a la propiedad Intelectual y el derecho
de autor”, dentro de ello encontramos diversos elementos, incluyendo las
prohibiciones relativas al registro de marcas. Gracias a estas figuras los
consumidores están informados respecto de las actividades comerciales, servicios
y productos que estos nos ofrecen.
Hoy en día, una de las preocupaciones que se plantea un empresario es si su
empresa está realmente protegida, o si existe alguien que está aprovechándose de
la notoriedad de sus productos o servicios, ya que a diario se crean negocios,
empresas, marcas, nombres comerciales ya que la Aparición de nuevos
empresarios está en pleno auge.
En el presente trabajo nos centramos específicamente en: Las Prohibiciones
Relativas al Registro de Marcas, la finalidad es prohibir el registro de signos que
son exclusivamente descriptivos del servicio producto.
Así, en la primera parte resumiremos las prohibiciones relativas, los supuestos de
la prohibición relativa, definición de la marca, los antecedentes de la marca, de
esta manera podremos analizar el funcionamiento de la prohibición relativa al
registro de marca que se encuentra establecida en el artículo 136 de la decisión
486, que instaura el Régimen común sobre propiedad industrial aplicable a Perú,
Bolivia, Ecuador y Colombia de manera uniforme y directa.
Posteriormente, resumiremos los requisitos de la marca, las funciones que
cumplen cada uno de ellos, en los cuales se encuentra siete de suma importancia,
vienen a ser son los siguientes: Función distintiva, función indicadora de
procedencia empresarial, función indicadora de calidad, función condensadora del
eventual, función publicitaria, función de homogeneidad y la función
mercadológica, también los derechos que confiere la marca, las reglas de las
prohibiciones relativas, y analizaremos las diferencias entre prohibición absoluta y
relativa.
En cuanto a la estructura del presente trabajo, se ha realizado en distintos puntos,
en el primero se encuentra la prohibición relativa, los supuestos, en los siguientes
están detallados los requisitos, y las distinciones que existen en las dos
prohibiciones.
Finalmente adjuntaremos 5 conclusiones de cada uno de los integrantes con
respecto a las prohibiciones relativas al registro de marca, y por ultimo
concluyendo con los anexos.
3
II. PROHIBICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS
2.1. PROHIBICIONES RELATIVAS
2.1.1. DEFINICIÓN
Es el signo en sí es susceptible de protección, pero derechos anteriores
de terceros hacen que el signo no esté disponible.
2.1.2. DECISIÓN N° 486 – Art. 136°
“Las prohibiciones relativas se refieren esencialmente a la colisión de la
marca solicitada con el derecho de un tercero. Se encuentran reguladas
por el artículo 136° de la Decisión N° 486 y esencialmente se refieren al
riesgo de confusión o de asociación que la marca solicitada puede
ocasionar (...)”.
4
g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o
locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de
procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo
que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su
consentimiento expreso. (ANEXO 07)
5
o Función condensadora del eventual “goodwill” o “reputation”: Es vital
para el titular de la marca, ya que su objetivo primordial será conseguir una
buena fama para su marca que haga a los consumidores decidirse por sus
productos o servicios antes que por los de la competencia.
6
relativas opera la prescripción por tolerancia. La acción de nulidad absoluta
es imprescriptible lo que quiere decir que una marca incorrectamente
concedida en su momento podrá ser declarada nula y sin efecto sin límite de
plazo o años transcurridos desde la concesión.
La diferente regulación de la prescripción revela la diferencia del fundamento
de ambos tipos de prohibiciones. En las prohibiciones absolutas es el interés
general el que impide el registro y por tanto la acción es imprescriptible
mientras que en las relativas se trata de proteger exclusivamente intereses
particulares por lo que la acción está sujeta a prescripción.
En las prohibiciones absolutas se trata de proteger el sistema competitivo: en
algunos casos tiene que haber una serie de signos libremente disponibles
para todos los empresarios. Es decir, signos que ningún empresario puede
apropiarse en exclusiva pues eso implicaría darle una ventaja competitiva
frente a los demás. En otros casos, se trata de signos que no puede
directamente utilizar ningún empresario, como es el caso de los signos
engañosos.
En la legislación española, las prohibiciones absolutas no sólo son objeto de
examen de oficio, sino que además pueden ser objeto de oposición. En el
procedimiento español, la oposición no sólo se puede basar en motivos
relativos, derechos anteriores, sino que se puede alegar también el carácter
inapropiable del signo.
7
d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el
extranjero.
8
2.13. ¿CÓMO SE DETERMINA LA IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE LOS
SIGNOS EN CONFLICTO?
Desde el artículo 45 al 49 del Decreto Legislativo N°1075, se señalan los
criterios para determinar la semejanza entre los signos. Los elementos
básicos o principales para determinar la semejanza entre cualquier tipo de
signo son:
La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de
conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las
diferencias. Aquí se toma en cuenta, por ejemplo, la cantidad de sílabas, la
similitud de vocales y consonantes, los prefijos y sufijos, etc., así como, los
gráficos y tipos de letras, si los hubieren.
Se debe tener claro que las marcas no se perciben en el mercado de manera
simultánea, sino que, normalmente, se ven los signos de manera sucesiva
(primero uno y después otro), por eso, se toma como referencia el aspecto
en conjunto de ambos signos, porque el consumidor tendrá un recuerdo más
o menos vago (no detallado) del signo que ha visto.
El grado de percepción del consumidor medio. Esto se refiere a que, en
el análisis, la autoridad debe colocarse en los zapatos de un consumidor
promedio del sector para determinar si los signos son confundibles.
Normalmente, si el producto es de consumo masivo (como, por ejemplo,
galletas), el grado de percepción del consumidor medio es bajo, es decir, no
presta una detenida atención. En cambio, el promedio de los que compran
bienes no masivos (por ejemplo, automóviles), por lo general, tiene un grado
de atención elevado, ya que se presta mucha atención a los vehículos, sus
marcas y a sus principales características.
La naturaleza de los productos o servicios y su forma de
comercialización o prestación, respectivamente. En realidad, aunque la
norma lo señala como un criterio para determinar la semejanza de los
signos, lo apropiado es tomarlo en cuenta para determinar la semejanza de
los bienes, no de los signos.
Este criterio es muy importante para analizar el riesgo de confusión pues, en
ese caso, se toma en cuenta si los productos o servicios son idénticos o
similares, es decir, se utiliza el Principio de Especialidad. Lo que se hace es
comparar entre los productos y servicios, su finalidad (¿para qué se usa?),
naturaleza (¿forman parte del mismo género?), conexión (¿son sustitutos o
complementarios?), canales de comercialización (¿se venden en los mismos
lugares?) y sectores de consumo a los que van dirigidos (¿los compran las
mismas personas?).
El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y
reputación en el mercado. Los signos evocativos, por ser débiles, deben
aceptar que haya signos algo semejantes; en el otro extremo, se encuentran
los signos de fantasía, en los cuales cualquier semejanza parecerá un
intento de copia. Los signos arbitrarios no se consideran ni fuertes ni débiles.
En cuanto al uso, publicidad y reputación en el mercado, constituyen criterios
que causan extrañeza pues no son útiles para el análisis de semejanza de
signos y, por el lado de los productos, la confundibilidad se da en abstracto;
es decir, sin tomar en cuenta elementos fácticos. La razón lógica para no
9
tomar en cuenta elementos fácticos es que, normalmente, el signo no se está
usando en el mercado antes de registrarlo.
Si el signo es parte de una familia de marcas. La familia de marcas se
refiere a que tres o más marcas de un mismo titular comparten un mismo
prefijo o sufijo; el mejor ejemplo es el prefijo “nes” que acompaña a todas las
marcas de la empresa Société des Produits Nestlé S.A. Cabe señalar que la
partícula debe por sí sola debe identificar un origen determinado, por lo
tanto, si la partícula fuera, por ejemplo, genérica, no serviría para formar una
familia de marcas.
Se toma en cuenta este criterio en la confundibilidad porque las familias de
marcas ayudan a mejoran la recordación e identificación empresarial, de
modo que, si el prefijo o sufijo es copiado, afecta esa posibilidad de
identificar la marca y puede creerse que tiene un origen distinto al verdadero.
Además de los mencionados criterios generales, existen dos que son
también muy importantes, que, dependiendo del caso en concreto, se suelen
tomar en cuenta para los signos denominativos, figurativos y mixtos:
La semejanza gráfica y fonética. La semejanza gráfica se aprecia tanto en
las palabras como en los signos figurativos y mixtos; se trata de determinar
el nivel de semejanza en cuanto a su aspecto visual. En la semejanza
fonética se toma en cuenta la pronunciación, no es extraño que a este
elemento se le brinde preponderancia, ya que se reconoce que en el
mercado los consumidores hacen referencia a las marcas por su designación
verbal.
La semejanza conceptual. Es posible que los signos en conflicto tengan o
no tengan algún significado. Por ejemplo, entre “Pino” y “Pito” existen
semejanzas gráficas, una menor semejanza fonética y ninguna semejanza
conceptual; por lo tanto, posiblemente podrían coexistir para un mismo
producto o servicio.
10
III. CONCLUSIONES
2) Las prohibiciones de registro hay que tenerlas muy presente, aunque no hay que
obsesionarse. Como se recomienda, lo mejor es diseñar la marca y, antes de
iniciar el proceso de registro, asesorarse para verificar que todo está en orden. De
esa forma se tendrá la certeza de que el proceso de registro se llevará a cabo sin
complicaciones.
3) Si bien cada una de las dos entidades (INDECOPI y TAJ) sostiene una postura
diferenciada, no podemos negar que cada una de ellas tiene sus particularidades
razonables. Esto es, consideramos que un nombre comercial sí debe demostrar el
uso, puesto que resulta una característica connatural a este signo y una manera
de hacerlo es la constatación del uso del mismo de manera real, constante y
efectiva. Sin embargo, ante las semejanzas y similitudes con otro signo no
bastaría probar sólo el uso sino también la prioridad en el tiempo y el riesgo de
confusión como lo establece el inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN.
11
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
6) EXPEDIENTE N°271120-2006
12
ANEXOS
Anexo 01
ANEXO 02
ANEXO 03
13
ANEXO 04
ANEXO 05
ANEXO 06
14
ANEXO 07
ANEXO 08
ANEXO 09
15
ANEXO 10
ANEXO 11
16
ANEXO 12
17