QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON

SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Expediente : 1826-2013 Demandante :

C.G.D.K. : INDECOPI y COLGATE PALMOLIVE COMPANY Materia : NULIDAD DE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Apelante : Demandante
SENTENCIA DE VISTA
Señores: TORRES GAMARRA
DAVILA BRONCANO
NUÑEZ RIVA
RESOLUCION NUMERO DIEZ Lima, quince de mayo del dos mil diecisiete.- VISTOS: En
Audiencia Pública;
con el expediente administrativo a la vista, deconformidad con lo opinado por el S.F.
Superior, e interviniendo como J.S.P. elM.T.G.. RESOLUCION MATERIA DEL RECURSO
DE APELACIÓN Viene en grado de apelación la SENTENCIA (RESOLUCION DOCE) de
fecha 20 de agosto del 2014, que obra de fojas 346 a 355, que declara INFUNDADA LA
DEMANDA.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO
La demandante, D.K.C.G. interpone recurso de apelación contra la sentencia expedida,
mediante escrito de fecha 17 de setiembre del 2014, de fojas 386 a 389, expresando los
siguientes agravios:
1) La recurrida no se encuentra arreglada a Ley, incurre en errores de hecho y de derecho.
Se ha señalado de modo equivocado: "2026 2) Absolutamente todos los mangos de los
cepillos dentales son alargados y la mayoría de ellos son arqueados para una mayor
facilidad en el agarre. La existencia de figuras no es sino un elemento de utilidad para que
el agarre sea más cómodo, pero de ningún punto de vista podrá entenderse que dichas
características constituyen una apariencia particular. 3) Teniendo en cuenta el artículo 113
de la Decisión 486 en el Informe técnico, sólo se han exaltado las mínimas diferencias
existentes entre las características del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta
que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide
que el cepillo se resbale. 4) Por otro lado y siendo las cerdas parte del cepillo si cabe
resaltar que la forma como se presentan las cerdas que componen la cabeza del cepillo
solicitado no constituye un elemento que lo dote de novedad, pues no presenta un diseño
particular que le permita a la solicitante se protegida a través de un derecho de exclusiva,
conjuntamente con el mango. 5) Por lo tanto de una simple comparación con los demás
cepillos existentes en el mercado, no se hace necesario presentar pruebas de apreciación
técnica para llegar a la conclusión que el diseño de la solicitante no cumple con el requisito
de la novedad. En conclusión si se otorga la protección solicitada se la perjudicaría, así
como a los demás competidores, debido a que se permitiría el monopolio sobre un diseño
que es de uso común en el mercado.
FUNDAMENTOS DE LA SALA
PRIMERO: La apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior, a solicitud
de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior jerárquico
como garantía del Principio a la Doble Instancia reconocido en el inciso 6° del
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo establece
el inciso 5° del mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen
derecho a que las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales
intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer
las razones por las cuales se concede o deniega su pretensión.
SEGUNDO: Asimismo, el artículo 370º del Código Procesal Civil estipula que el J. no
puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte
también haya apelado o se haya adherido. Ello implica que el órgano jurisdiccional revisor
que conoce de la apelación solo resolverá sobre aquello que le es sometido en virtud del
recurso, pues la pretensión del apelante al impugnar la resolución es la que establece la
cuestión sobre la que debe versar el fallo.
TERCERO: Conforme se aprecia de autos, la decisión del A quo para desestimar la
pretensión se sustenta medularmente en las consideraciones siguientes:
1) Constituye punto controvertido determinar si procede la declaración de nulidad de la
Resolución Nº 0002-2013/TPI-INDECOPI del 7 de enero del 2013 por la cual se confirmó
la Resolución Nº 46-2012/CIN-INDECOPI del 26 de marzo del 2012. Corresponde
determinar si la resolución recurrida del Tribunal del INDECOPI ha sido emitida en
observancia de las normas sobre propiedad industrial y que para ello es necesario
dilucidar los cuestionamientos que realiza la demandante que alega que el diseño
industrial "solicitado a registro por Colgate Palmolive Company no cumple con el requisito
de novedad.
2) De acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 486 se considera como diseño industrial
"La3) Por su parte el artículo 115 de la misma Decisión del Tribunal Andino el requisito
esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. En el presente
caso mediante Informe Técnico CEA 20-2012 el examinador de patentes analizó las
figuras presentadas por COLGATE PALMOLIVE COMPANY. De la descripción realizada
se estableció que las leves semejanzas que existen entre ambos diseños industriales no
afectan la impresión en conjunto distinta que estos causan en la mente del consumidor,
toda vez que presenta un diseño ornamental distinto por lo que nos encontramos ante un
nuevo díselo de Implemento para el cuidado oral ya que se presenta diferencias
sustanciales ,respecto a uno pre existente por tanto existen diferencias que le otorgan al
artículo una apariencia distinta y más atractiva para el consumidor.
CUARTO: Para resolver la presente controversia, deben tenerse presente asimismo las
reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina esbozó en la Interpretación
Prejudicial recaída en el Proceso N° 176-IP-2015, al interpretar los artículos 113° y 115° de
la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con ocasión de la solicitud
formulada por este órgano jurisdiccional en el presente proceso a dicha instancia
internacional. En este sentido, serán también pautas a seguir las conclusiones que aprobó
el órgano comunitario en la mencionada jurisprudencia:
"(Resaltado y subrayado nuestro). QUINTO: Con mayor estudio, en la parte considerativa
de la interpretación prejudicial anotada 2013punto 2.72013 el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina resaltó que en doctrina se recogen los siguientes criterios para
determinar la novedad de un diseño industrial: (1) Considerar como nuevo lo que no es
conocido en un determinado momento;
(2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado, y;
(3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado
momento. SEXTO: Citando a O.L., el órgano andino se refirió al desarrollo que se hace de
cada uno de tales criterios: "". Por lo tanto, recogiendo lo expuesto por el mencionado
jurista,
precisó que para juzgar al criterio de novedad de un diseño industrial "" (resaltado
nuestro).
SÉTIMO: En principio, de acuerdo con el recurso de apelación, la apelante sostiene que el
diseño industrial que COLGATE PALMOLIVE COMPANY busca registrar con la solicitud
que presentó, constituye una forma usual en el mercado de cepillos de dientes, hecho que
impediría reconocer que cumple con el requisito de novedad que exige el artículo 115° de
la Decisión N° 486 mencionada;
sin embargo, de la revisión del escrito de oposición que presentó en sede administrativa
así como del escrito de demanda, se advierte que la demandante no ha aportado ningún
elemento de juicio que permita sostener que el diseño industrial solicitado por COLGATE
PALMOLIVE COMPANY se trataría de una forma común u ordinaria en el mercado de
tales productos, motivo por el cual este argumento de la accionante resulta infundado por
improbado.
OCTAVO: Sobre este tema relacionado con la carencia de pruebas, la apelante adujo a su
vez, en el recurso de apelación, que no resultaba necesario que presente medios
probatorios para que se llegue a la conclusión que el diseño industrial solicitado por
COLGATE PALMOLIVE COMPANY no cumplía con el requisito de novedad, pues bastaba
una simple comparación entre el diseño de los cepillos de dientes que existen en el
mercado y el peticionado para arribar claramente a dicha determinación. Este argumento
debe desestimarse dado que pretende desconocer lo dispuesto en el artículo
196° del Código Procesal Civil 2013de aplicación supletoria a los procesos contencioso
administrativos2013 que impone la carga probatoria en la parte que alega hechos sobre
los cuales descansan su pretensión, lo que implica que, si la accionante afirma que el
diseño industrial solicitado por COLGATE PALMOLIVE COMPANY tiene una forma usual
en el mercado, debía demostrar que este hecho resulta cierto a efectos de estimar como
amparable la pretensión que plantea;
por lo tanto, este alegato de la accionante, que busca se tenga por válido lo que afirma sin
demostrarlo, resulta infundado en aplicación de nuestro marco normativo procesal.
NOVENO: Ahora bien, de la revisión de la resolución administrativa impugnada, se tiene
que la autoridad administrativa valoró el contenido del Informe Técnico CEA N° 20-2012
solicitado por ésta en el decurso del procedimiento, a través del cual el Examinador de
Patentes designado, ante la falta de material probatorio ofrecido por la demandante en la
oposición que dedujo, procedió de oficio a realizar una búsqueda de antecedentes
cercanos al diseño industrial solicitado a registro por COLGATE, encontrando con el
diseño industrial como el diseño más próximo al solicitado en este caso es el documento
D2:Diseño de la Oficina Americana de Patentes y Marcas US D471,362 titulado "Cepillo de
Dientes".
DÉCIMO: A partir de este cuadro, el Examinador de Patentes estableció las siguientes
diferencias entre ambos diseños: ".DÉCIMO PRIMERO: Considerando la información
contenida en el aludido cuadro comparativo y las diferencias anotadas por el Examinador
de Patentes, esta S. aprecia que, en efecto, el diseño industrial objeto de debate en esta
instancia (D1) contiene características particulares suficientes que lo distinguen del
antecedente previo identificado.
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre este examen comparativo, la apelante alegó que la forma
como se presentan los mangos similares con un materia especial que impide que el cepillo
se resbale es una presentación común y frecuente de dichos productos en el mercado que
no constituye un elemento que lo dote de novedad;
sin embargo, de manera similar a lo expuesto en los considerandos precedentes, la
demandante no ha aportado ningún elemento probatorio que permita dar certeza a lo que
manifiesta, debiendo por lo tanto también desestimarse este argumento por improbado.
DÉCIMO TERCERO: Por consiguiente, carecen de sustento las alegaciones esgrimidas
por la demandante toda vez que en nada modifican el pronunciamiento arribado en
primera instancia, concluyéndose que la solicitud de diseño industrial presentado por
Colgate e cumple con el requisito de novedad previsto en el artículo 115° de la Decisión N°
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin que se haya advertido en el presente
caso vicios de nulidad en la Resolución N° 0002-2013/TPI-INDECOPI, del 7 de enero de
2013, debiendo por ende confirmarse la sentencia apelada que declaró infundada la
demanda en todos sus extremos.
DÉCIMO CUARTO: Por lo expuesto, y atendidos los agravios expuestos por la parte
demandante, este Colegiado concluye que no existe una variación en las conclusiones a
las que arribó el Juez de primera instancia, motivo por el cual no corresponde amparar
dichos agravios. Consecuentemente, los agravios expuestos por el demandante no han
representado un aporte trascendental pues no han logrado desvirtuar lo resuelto, por lo
que corresponde optar por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia.
DECISION DE LA SALA
Por estas consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución
Política del Estado, CONFIRMARON LA SENTENCIA (RESOLUCIÓN DOCE) de fecha 20
de agosto del 2014, que obra de fojas 346 a 355, que declara INFUNDADA LA
DEMANDA;
en los seguidos por D.K.C.G. contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 2013INDECOPI-
y otro sobre acción contenciosa administrativa. N.;
y cúmplase a través de Secretaría, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 383 del Código Procesal Civil. N.. TORRES GAMARRA D.B. NUÑEZR.

SERÁN REGISTRABLES LOS DISEÑOS INDUSTRIALES QUE SEAN NUEVOS, SIN

QUE CALIFIQUEN COMO NUEVOS AQUELLOS DISEÑOS INDUSTRIALES QUE
PRESENTEN DIFERENCIAS SECUNDARIAS CON RESPECTO A REALIZACIONES
ANTERIORES O PORQUE SE REFIERA A OTRA CLASE DE PRODUCTOS DISTINTOS
A DICHAS REALIZACIONES, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115°
DE LA DECISIÓN N° 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. EN EL
PRESENTE CASO, EL DISEÑO INDUSTRIAL SOLICITADO EN SEDE ADMINISTRATIVA
CUMPLE CON EL REQUISITO DE NOVEDAD, SIN QUE LA DEMANDANTE HAYA
DEMOSTRADO QUE EL MISMO TENGA UNA FORMA COMÚN EN EL MERCADO DE
LOS CEPILLOS DENTALES, DEBIENDO POR TANTO CONFIRMARSE LA SENTENCIA
APELADA QUE DECLARÓ INFUNDADA LA DEMANDA INCOADA.