COMPETENCIA DESLEAL, ACTOS DE CONFUSIÓN

STS 4231/2007 - ECLI:ES:TS:2007:4231

 ANTECEDENTES DE HECHO

- Con fecha 19 de junio de 1996 se manifestó demanda interpuesta por la compañía

mercantil VIBIA S.A. contra la además mercantil MEGADETH S.L. solicitando se
dictara sentencia "por la que:

A) Se declare:
Que el factor visible del plafón fabricado y comercializado por la demandada MEGADETH,
según es de ver en el ejemplar adjuntado por cuerda floja señalado de letra B y en las fotografías
acompañadas a la demanda señaladas de archivo número 4, consistente en un cristal opalizado
blanco en forma abombado es sustancialmente mismo al fabricado y comercializado por la
actora VIBIA, S.A. Esa analogía puede producir confusión en el mercado, debido a que el
público consumidor es denominado a error, lo cual es constitutivo de un acto de competencia
desleal.
Además la actividad elaborada por la demandada constituye asimismo un acto de imitación y una
infracción de los derechos de propiedad intelectual que sobre estos planos corresponden a la
actora VIBIA, S.A
B) Se condene a la demandada MEGADETH, S.L.:

1. A cesar en la construcción, venta y comercialización de plafones para lámparas

2. A dar a la demandante todos los plafones para lámpara como los descritos que se hallen en su
poder.
3. A retirar del mercado y dar asimismo a la actora todos los plafones como el descrito
distribuidos en el mercado para su comercialización.
4. A divulgar a su costa la sentencia condenatoria que recaiga en los presentes autos, así como a
remitirla expresamente a todos sus consumidores y proveedores cuya actividad haya estado
relacionada con la misma.
5. A pagar a la demandante la compensación de perjuicios y daños que se determine en ejecución
de sentencia.
6. A saciar las costas de este método, con testimonio de la temeridad con que ha actuado."
 FUNDAMENTOS DE DERECHO

El litigio culpable de este recurso de casación ha sido promovido por la organización fabricante y
comercializadora de lámparas, entre ellas el modelo de plafón "Quadra Ice" de manera
cuadrangular que, según la demanda, constituía "un producto estrella de la compañía y alcanzaba
altas cotas de mercado", contra otra compañía que, constantemente de acuerdo con la demanda,
estaba comercializando un plafón fundamentalmente mismo, aun cuando de inferior calidad y a
menor costo. La demanda se fundaba en la Ley de Competencia Desleal, imputándose a la
demandada tanto un comportamiento objetivamente opuesto a las exigencias de la buena fe como
actos ilícitos de confusión, imitación y explotación de la fama ajena (artículos 5, 6, 11 y 12 de esa
ley , respectivamente); se rechazaba en la misma que la conducta de la demandada pudiera
entenderse amparado en el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual y, en fin, se
ejercitaban las actividades declarativa, de cesación, de remoción de efectos, de rectificación de
informaciones y de resarcimiento de perjuicios y males

La empresa demandada, además de proponer como excepciones su falta de legitimación pasiva y

la falta de acción de la demandante, se opuso a la demanda, básicamente, negando la originalidad
y novedad de los productos de la actora, rechazando que ésta fuera titular de derecho alguno de
propiedad intelectual, alegando que cristales como los de los plafones litigiosos, de forma
cuadrada y abombados, ya existían en el mercado antes de que los comercializara la demandante

La sentencia de primera instancia estimó la demanda, salvo en la acción indemnizatoria,

razonando que si bien la actora no tenía derecho alguno de exclusiva sobre el diseño de su
modelo de plafón, sí debían considerarse acreditados actos de confusión y de explotación de la
reputación ajena tipificados en los artículos 6 y 12, respectivamente, de la Ley de Competencia
Desleal , pues tanto de la prueba pericial como del examen o reconocimiento de los dos plafones
en conflicto por el propio juzgador, se desprendía una "concurrencia parasitaria" consistente en la
imitación sistemática y desleal del diseño de la actora por la demandada, debiendo atenderse
fundamentalmente a la forma exterior de los plafones y en especial al aspecto mate y a la
tonalidad del cristal, fruto de un mismo tratamiento.

Interpuesto recurso de apelación por la parte demandada, el tribunal de segunda instancia lo

acogió y, revocando la sentencia apelada, desestimó íntegramente la demanda razonando que la
parte actora, al oponerse al recurso de apelación de la parte contraria, había aclarado que sus
pretensiones se fundaban únicamente en la Ley de Competencia Desleal y no en ningún derecho
de exclusiva, por lo que su alusión en la demanda a la Ley de Propiedad Intelectual era sólo una
referencia puntual; que no era aplicable al caso el artículo 6 de dicha Ley de Competencia
Desleal porque la imitación imputada a la demandada no era de signos distintivos sino de la
creación material, encuadrable en el artículo 11 de la misma ley ; que por idéntica razón
tampoco era aplicable su artículo 12 , relativo a las creaciones formales; que el principio
general del artículo 11.2 era el de la libre imitación de las prestaciones e iniciativas
empresariales ajenas; que el preámbulo de la propia ley, con cita precisamente de dicho
artículo 11 , señalaba el intento del legislador de hacer tipificaciones muy restrictivas; que
pese a las evidentes similitudes de los dos plafones en conflicto, los elementos de sujeción a la
estructura metálica eran diferentes en uno y otro; que esto no sólo repercutía en los aspectos
funcionales del montaje sino que también afectaba directamente al aspecto exterior del producto.
Como quiera que cada uno de esos cuatro motivos se funda en la infracción de un
determinado artículo de la Ley de Competencia Desleal (6, 12, 11.2. y 5 , respectivamente,
según el orden de formulación de los motivos) y la sentencia impugnada descarta la
aplicabilidad al caso de los artículos 6, 12 y 5 , parece aconsejable comenzar el estudio del
recurso con unas consideraciones sobre la posible delimitación del ámbito de cada uno de los
cuatro preceptos en que se funda el recurso. Tal que el artículo 5 es aplicable con independencia
de los que le siguen, pero siempre a actos que no sean de los contemplados en estos mismos
artículos. Así se desprende de la Exposición de Motivos de la propia Ley de Competencia Desleal
cuando indica que "la amplitud de la cláusula general no ha sido óbice para una igualmente
generosa tipificación de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se aspira a dotar
de mayor certeza a la disciplina”.

Por lo que atañe al artículo 12 , también se comparte el juicio del tribunal sentenciador sobre su
inaplicabilidad al caso por ser ámbito propio de tal precepto el de los signos distintivos, las
denominaciones de origen y expresiones como las que el propio precepto menciona a titulo de
ejemplo, y más especialmente la protección de la marca renombrada frente a terceros que la usan
sin pretender un acceso al Registro, supliendo así las insuficiencias de la Ley de Marcas de 1988
(STS 23-9-03 en recurso nº 4169/97 ), pero no el de las creaciones materiales o productos como
son los plafones en conflicto.

El artículo 6 de la ley sólo es aplicable a los signos distintivos, también podría ser determinante,
como dato aisladamente considerado, para sostener lo contrario, con base precisamente en que
aquella referencia expresa no se mantuvo en el texto que finalmente llegó a convertirse en ley.

La sentencia de 11 de mayo de 2004 (recurso nº 1434/98 ) considera aplicable el artículo 6 a la

presentación del producto y el artículo 11.2 a las características del producto mismo; la de 7
de julio de 2006 (recurso nº 3401/99) señala que si lo denunciado no es la imitación del
producto, sino la de su presentación en el mercado, el caso se sitúa bajo la influencia del
artículo 6 ; y la sentencia de 7 de junio de 2000 (recurso nº 2484/95 ) ya declaró que la
imitación de unas camisas comercializadas bajo marca distinta se incardinaba
"exactamente en los actos de imitación que califica el artículo 11 de la ley de competencia
desleal". Por su parte la doctrina científica dominante asigna al artículo 6 las creaciones
formales o signos distintivos y al artículo 11.2 las creaciones materiales, comprendiendo
tanto los productos como las formas tridimensionales aunque éstas puedan ser registradas
como marca.

Pues bien, esta Sala, compartiendo el criterio de la doctrina científica dominante y por ello
también el del tribunal sentenciador, considera que el acto de imitación denunciado en la
demanda no era incardinable en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal por recaer
en un producto o creación material, cual era el modelo de plafón fabricado y comercializado
por la demandante.

En consecuencia, han de ser desestimados los motivos primero, segundo y cuarto del recurso
- Entrando ya en el estudio del motivo tercero, único pendiente ya de examinar y fundado en
infracción del apartado 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , su alegato justifica
la impugnación de la sentencia recurrida porque, pese a admitir la parte recurrente que no se da
una coincidencia absoluta de forma, materia y color entre los plafones en conflicto, así como
tampoco en los elementos de sujeción del cristal, que en cualquier caso carecerían de relevancia
diferenciadora según la recurrente, es inaceptable el argumento del tribunal sentenciador sobre
la posibilidad de colocar etiquetas que diferencien el origen empresarial de los plafones
enfrentados, ya que éstos no se presentan para su venta embalados sino colocados de forma
similar a como van a ser utilizados en las habitaciones o dependencias del comprador. Además,
se aduce que debe partirse de la percepción de la generalidad de los consumidores, no de un
círculo restringido de especialistas; que es suficiente un peligro de confusión en abstracto; y
en fin, que "reproducir casi exactamente un producto desarrollado, fabricado e introducido en
el mercado por un competidor, bien sea procurando confundirlo con el de mayor aceptación
en el mercado, bien presentándolo como una réplica más económica del mismo, es en
cualquier caso desleal".

La respuesta casacional al motivo así planteado pasa necesariamente por destacar, ya de

entrada, cómo la sentencia recurrida declara que "tampoco se ha demostrado en el juicio que el
producto de VIBIA S.A. constituya una creación material reputada", apreciación no rebatida en
el recurso por ninguna vía procesalmente idónea y que en cierta medida invalida tanto la última
parte del alegato del motivo como una cita doctrinal también contenida en el mismo pero
claramente referida a los productos de lujo o muy reputados. Por otro lado conviene recordar lo
declarado por la jurisprudencia acerca de los actos de imitación desde la perspectiva de los
apartados 1 y 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal .

Así, la sentencia de 13 de mayo de 2002 (recurso nº 3473/96 ), tras recalcar cómo la Exposición
de Motivos de dicha ley señalaba expresamente su "criterio marcadamente restrictivo" al
perfilar los elementos generales del ilícito concurrencial y cómo configuraba a la propia ley en
cuanto portadora "no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino
también de los intereses colectivos del consumo", declaró lo siguiente sobre los principios de la
Ley de Competencia Desleal:

"B) Tales principios tienen su adecuado reflejo en los concretos preceptos de la Ley que
describen los actos constitutivos de competencia desleal, no sólo mediante la expresa mención
del consumidor o consumidores en los artículos 6, 7, 8, 11, 16 y 17 , sino también mediante
excepciones a la ilicitud del acto fundadas en la libertad de competencia, cual sucede en el
apartado 1 del artículo 11 al declararse libre la imitación de prestaciones e iniciativas
empresariales ajenas salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la
Ley, en el párrafo segundo del apartado 2 del mismo artículo cuando excluye la deslealtad de
prácticas imitativas en función de su inevitabilidad o, en fin, en su apartado 3 cuando condiciona
a determinados fines y excesos la ilicitud de la imitación sistemática de prestaciones e iniciativas
empresariales de un competidor.
C) En esa misma línea ha declarado esta Sala que el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal
"proclama como principio la libertad de imitación, salvo si existe un derecho en exclusiva que la
impida" (STS 7-6-00 en recurso 2484/95 ) y que el uso concurrencial no reivindicado como
excluyente no constituye competencia desleal (STS 6-6-97 en recurso 1611/93 ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
FALLAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Procuradora Dª
Blanca Grande Pesquero, en nombre y representación de la compañía mercantil VIBIA S.A.,
contra la sentencia dictada con fecha 11 de octubre de 1999 por la Sección 15ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona en el recurso de apelación nº 294/97-, imponiendo a dicha parte las
costas causadas por su recurso de casación y la pérdida del depósito constituido. Líbrese al
mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de
Sala.