Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Facultad de Derecho
Curso Propiedad Intelectual

LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Dentro de los elementos que constituyen la propiedad industrial1, se encuentran las marcas,
nombres comerciales y lemas comerciales. Estos elementos son también conocidos como
signos distintivos, pues sirven para identificar los productos, servicios o actividad comercial
de una persona, natural o jurídica, y distinguirlo de otra.

En efecto, se cuentan dos principales funciones de la marca: la identificadora y la distintiva,

ambas de relevancia económica para una empresa o comerciante.

Por la función identificadora, los productos marcados garantizan el reconocimiento por parte
de los consumidores, debido a que el producto o servicio será denominado por el signo
distintivo que el empresario o comerciante le asigne.

Por otro lado, la función distintiva permite que los productos marcados se diferencien o
distingan de los de su clase, permitiendo asimismo una identificación por parte de los
consumidores.

De esta forma podemos afirmar que la función identificadora y distintiva son ambas caras
de una misma moneda.

Respecto a la relevancia económica que una marca posee, ésta es innegable, considerando
que las funciones.

Finalmente, resaltando lo señalado líneas arriba, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, respecto a la marca, ha dicho:

“la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para
asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado
sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con
los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de
bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre
la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de
protección marcaria2.”

Clases de Signos Distintivos

Siguiendo lo mencionado en el párrafo anterior, consideramos los siguientes:

 Marcas
 Lemas Comerciales

1
Según el Artículo 3º del Decreto Legislativo 823, los elementos constitutivos de la propiedad industrial son:
a) Patentes de invención; b) Certificados de Protección; c) Modelos de Utilidad; d) Diseños Industriales; e) Secretos
Industriales; f) Marcas de Productos y de servicios; g) Marcas colectivas; h) Marcas de Certificación; i) Nombres comerciales;
j) Lemas Comerciales; y k) Denominaciones de Origen.
Adicionalmente se deberá considerar los elementos previstos en la Decisión Andina Nº 486: a) Esquemas de trazados de
circuitos integrados; b)rótulos y enseñas; c) indicaciones de procedencia;
2
Proceso N° 22-IP-96 en resolución de fecha 12 de marzo de 1997

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 Nombres comerciales
 Indicaciones geográficas

1. Las marcas

Como afirman Pachón / Sánchez Ávila3, la Decisión 344, a diferencia de lo que ocurre con
las leyes francesa y española, se limitaba a dar las características que debe reunir el signo
para poder registrarse como marca, sin dar una enumeración ejemplificativa de los signos
que pueden constituir marcas. Por vía de ejemplo, siguiendo lo expuesto por la ley
española, el Decreto Legislativo 823 (y en el mismo sentido la Decisión Andina 486) indica
que una marca puede estar constituida por:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dictada

dentro del proceso 33-IP-2005 el 25 de mayo del 2005 sobre el concepto de marca expuso
lo siguiente: “La marca es todo medio sensible que permite distinguir bienes o servicios
producidos o comercializados en el mercado por una persona con respecto de otros
idénticos o similares de distinta procedencia u origen empresarial.”4

En el Proceso PROCESO 90-IP-2005, el Tribunal ya nombrado, señaló lo siguiente:

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión

los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de
representación gráfica.
A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad,
es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la
marca. José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente:

“...la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea

recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en
que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en
todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se
trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como
bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el
bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un
soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en

3
Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, pp. 201 y ss. Citado en la Resolución
N° 284-2001/TPI-INDECOPI de fecha 30 de marzo del 2001, recaída en el Expediente N° 9980089.
4
Disponible en www.comunidadandina.org.

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que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia
naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si
nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que
es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga
aptitud diferenciadora que no sea perceptible.”[1]

La distintividad es según la doctrina, y la jurisprudencia la función primordial de la marca, y

es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor
los individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los
productos que desea adquirir.

Un signo que cumple con la calidad de ser distintivo cuenta con dos aspectos
fundamentales que son: “la capacidad intrínseca o “de individualización” y la capacidad
extrínseca o de “no confundibilidad””.[2] La fuerza distintiva de la marca implica que el signo
por sí mismo debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los
cuales se coloca y además no debe generar confusión con respecto de otros signos
registrados o previamente solicitados.

El requisito de susceptibilidad de representación gráfica del signo implica que la marca se

plasme en un sustento material que permite que quien la observe tenga una idea de la
marca, para ello es válido hacer uso de medios como: elementos gráficos, figuras, o la
combinación de elementos de cualquier clase que permitan la descripción del signo. A
través del cumplimiento de esta condición el creador de la marca la lleva del campo
subjetivo a la realidad y en la práctica permite que se realice la publicación y el archivo del
signo solicitado ante la Oficina Nacional Competente en cada país.

Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que
en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o
servicio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que “La
registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate
nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo.”[3]

En ese sentido, podemos mencionar que legalmente marca, en nuestro legislación

comunitaria 5 es cualquier signo distintivo (es decir con capacidad distintiva) y susceptible
de representación gráfica.

Sin embargo, nuestra legislación nacional, se aproxima adecuadamente a considerar los

tres requisitos que la doctrina exige a todo signo que se precie de ser una marca:

“Se entiende como marca todo signo distintivos que sirva para diferenciar en el
mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de
otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles por
los sentidos, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.6

5
Considerando literalmente lo señalado en la Decisión Andina Nº 486
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto
o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.(…)” Subrayado agregado.
6
Artículo 128º Primera parte del Decreto Legislativo 823.

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Así, podemos señalar que las marcas deben acreditar el cumplimiento de estos requisitos
concurrentes:

i) distintividad (diferenciar productos o servicios)

ii) perceptibilidad por los sentidos
iii) susceptibilidad de representación gráfica.

2. Clases de Marcas7

Teniendo en cuenta nuestra vigente Ley, se admite la siguiente clasificación arbitraria: Por
la forma del signo y por su función.

1.- Por la forma del signo:

a) Signos perceptibles por los sentidos:

i) Marcas Denominativas8: Se las nombra así porque están compuestas por

letra(s), número(s), palabra(s) o frases o combinaciones de ellas, que
constituyen un conjunto legible y pronunciable.

Al respecto, nuestra ley, establece que se podrán registrar como marcas,

“las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidas
las que sirven para identificar a las personas, (...) las letras, los números”

Una sub clasificación de ésta, considera a las siguientes marcas

denominativas:

- Denominaciones de fantasía o caprichosas: Las cuales no tienen

significación en nuestra lengua, es decir, fueron acuñadas o creadas
para servir como marca.
Por ejemplo, KOLYNOS, para identificar pastas dentales; Mirinda para
bebidas gaseosas, Kodak para cámaras fotográficas.
- Denominaciones arbitrarias: conformada por una palabra o palabras
que tienen un significado en nuestro lenguaje pero que se aplican a
marcas de manera arbitraria por el comerciante. Aquí las marcas
denominativas no guardan relación con el producto a distinguir.
Por ejemplo, la marca Puma para distinguir calzado y vestido; El Sol para
distinguir servicios de transportes.

- Denominaciones evocativas o sugestivas: la denominación que es

usada como marca sugiere en la mente del consumidor al producto o

7
Tomado como base MARQUEZ Thaimy, Ob Cit.
8
Artículo 128º.-(...) Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y
susceptibles de representación gráfica, entre ellos los siguientes:
a) Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;

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servicio a distinguir sin llegar a ser una designación descriptiva o

genérica.
Un ejemplo sería, La Campiña o La Pradera para identificar lácteos.

- Denominaciones con grafía especial: la marca está constituida por una

palabra, letra o estilo particular, con o sin colores.
Por ejemplo, la marca Coca Cola escrita en letra cursiva y color blanco
que se aprecia en sus envases.

ii) Marcas Figurativas9:

La constituida por un una figura, logotipo solamente.
Por ejemplo , el símbolo de las zapatillas Nike.

iii) Marcas Mixtas10.

compuestas por un elemento figurativo y un denominativo.
Podemos citar a manera de ejemplo, la marca denominación n América
y el logotipo constituido por un globo terráqueo estilizado en color rojo,
para distinguir programas televisivos.

iv) Marcas Tridimensionales:11,

Se entiende por marca tridimensional a aquélla constituida por formas
particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro
acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos15.
Areán Lalín señala que "Como envase se califica todo aquel recipiente
que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por
carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del
que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño,
forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público"16.
No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el
envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en
marca registrable.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 113-

IP-2003, define así a las marcas tridimensionales:
“un distintivo o un elemento es tridimensional, cuando ocupa las tres
dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se
desprende, que ha de entenderse como marca tridimensional, el signo
que posea volumen, es decir, que ocupe por sí mismo, un espacio
determinado.”12

9
Artículo 128.-
b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos(...)
10
Artículo 128.-
e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.
11
Artículo 128.-
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto o su
presentación; (…)
12
Disponible en www.comunidadandina.org

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Por ejemplo, el envase que se muestra a continuación se encuentra

registrado en la clase 21 para identificar botellas plásticas. (Certificado
N° 66560)

v) Marcas conformadas por colores:13

Los colores aisladamente considerado no puede registrarse como
marca, en cambio si la combinación de colores y el un color delimitada
por una forma específica.

En efecto, según lo señaló la Sala de Propiedad Intelectual:

“(…) debe tenerse en cuenta que la prohibición no es absoluta, pues ella
sólo opera cuando el color no se encuentra delimitado por una forma
específica, es decir que cuando el mismo se encuentra comprendido en
una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, obviamente,
siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.”14

En un reciente fallo, la Sala15, otorgó el registro de la marca a favor de

Bagó, constituida por dos rectángulos con bordes blancos y fondo
magenta 241C, para distinguir productos de la clase 05, considerando
que “el signo solicitado posee elementos propios que le dotan de la
fuerza distintiva necesaria para identificar un origen empresarial
determinado de los productos que pretende distinguir en el mercado”.

13
Artículo 128.-
c) ....la combinación de colores
14
Resolución N° 0086-2003/TPI-INDECOPI emitida en el Expediente N° 141479-2001 disponible en el buscador de
resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi (www.indecopi.gob.pe/portal/sae).
15
Dicha resolución fue aprobada con 3 votos a favor y un voto en contra. Resolución Resolución N° 0987-2006/TPI-INDECOPI
recaída en el Expediente N° 256945-2005, disponible en el buscador de resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del
Indecopi (www.indecopi.gob.pe/portal/sae).

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(Certificado P00118219)

vi) Marcas Olfativas

Al ser perceptibles por los sentidos, tener carácter distintivo y
representarse gráficamente, podrán ser registrada como marca.

Sin embargo, en este tipo de marcas se presenta el problema de la

representación gráfica.

Dicho tema fue abordado por la OMPI en la Decimosexta sesión

denominada “Nuevos Tipos de Marcas” realizada por el Comité
permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e
indicaciones geográficas16, en la que se señaló, en relación a la
diversidad de formas en que las Oficinas de Marcas de los países
miembros exigen el cumplimiento del requisito de la representación
gráfica:

“En consecuencia, el requisito de la representación gráfica en el caso de

las fragancias no se satisface con una fórmula química, una descripción
escrita, o el depósito de una muestra del olor, y tampoco por una
combinación de esos elementosi. Más recientemente, se ha señalado
que actualmente no existe ninguna clasificación de las fragancias
aceptada internacionalmente con carácter general, que permita, como
sucede con los códigos de colores internacionales o con la notación
musical, identificar de un modo objetivo y preciso cada fragancia por
medio de la atribución de un nombre o un código específicos.”17.

No se conoce a nivel nacional una experiencia de esta naturaleza, pero

es importante que la Oficina de Signos Distintivos adopte una posición al
respecto.

vii) Marcas sonoras:

Está descontado que nuestra legislación admite el registro de este tipo
de signos. En todo caso, debemos señalar que, como lo hace la doctrina,
Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos
musicales pueden haber sido creados expresamente, o tomados de
obras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, pueden haber

16
Documento SCT/16/2, disponible en www.ompi.org o www.wipo.org.
17
Ob. Cit pag. 11

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sido creados pero no revisten originalidad o simplemente reproducen

sonidos que se encuentran en la naturaleza.

Según ha constatado la OMPI, no hay uniformidad por parte de de las

Oficinas de Marcas, en la forma de exigir el cumplimiento del requisito de
la representación gráfica, puesto que, por ejemplo, (en algunos países)
se indicó que el sonido tiene que representarse gráficamente o mediante
notación musical, o bien ser descrito con palabras. También pueden
aportarse casetes y discos compactos. En una respuesta, se hacía
referencia al “mugido de una vaca” y al “sonido de la bocina de un
automóvil”, siempre y cuando dichos sonidos tengan capacidad
distintiva. En tales casos, en la solicitud deben indicarse las
características del sonido o su diagrama de frecuencias, y la banda de
sonido debe registrarse en una banda magnetofónica18.

Un ejemplo19, de acuerdo a lo señalado anteriormente es:

Suiza (N.º de registro 525027 = IR 838231), clases 5 y 30:

b) Por la función del signo:

i) Marcas de Producto. Las que distinguen los productos puestos en el comercio por
un fabricante o comerciante.
Por ejemplo, Fanny para distinguir pescado en conservas, mermeladas.

ii) Marcas de Servicios, las que distinguen el servicio prestado por los comerciantes.
No distinguen un artículo material, si no un servicio.

Por ejemplo, la marca Línea para identificar servicios de transporte terrestre.

iii) Marcas Colectivas:

Las marcas colectivas se definen20 comúnmente como signos que permiten

distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras
características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas (un
determinado sector empresarial) que utilizan la marca colectiva. El propietario de la
misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier
otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa

El propietario de la marca colectiva es el responsable de garantizar que sus

miembros cumplan ciertas normas (generalmente incorporadas en los reglamentos
de uso de marcas colectivas).
18
Ob. Cit.pag.9
19
Ob.cit. Anexo pag 6
20
Según la OMPI

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Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos

característicos de una región.

Nuestra norma comunitaria, y en mismo sentido la norma nacional,21 señala que es

todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común
de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo
el control de un titular, el mismo que puede ser una asociación de productores,
fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas,
legalmente establecidos.

Como exigencia adicional a los requisitos de cualquier marca, las normas citadas
exigen la presentación de un reglamento en el cual se regule las condiciones y la
forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios. Por lo
demás se aplican todas las disposiciones relativas a una marca cualquiera.

En el Perú, las experiencias más resaltantes de marcas colectivas son las de

Chirimoya Cumbe y APDL Cajamarca.22

iv) Marcas de Certificación23:

Las marcas de certificación indican que los productos o servicios para los que se
usan poseen cualidades específicas, debidamente acreditadas por el titular de la
marca, entre las que también se puede incluir el origen geográfico (certificar que
determinado producto proviene de un determinado lugar).

En ese sentido, todo productor que cumpla con las normas de producción definidas
por el titular de la marca de certificación tiene derecho a usar la marca.

21
DECISION ANDINA 486
TITULO VIII
DE LAS MARCAS COLECTIVAS
Artículo 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica
común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.
Artículo 181.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas,
legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios
de sus integrantes.
22
Tal como se puede revisar en: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm.
23
Cfr. Documento SCT/6/3 disponible en www.ompi.org o www.wipo.org

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El titular de la marca de certificación (que puede ser una entidad pública o privada)
debe cumplir con la “norma de la no utilización por parte del titular” esto es, que el
no tiene derecho a usar la marca, ya que sería un contrasentido que el mismo
certifique sus productos, atentando de esta manera con el carácter neutral e
imparcial que debe primar en toda certificación.

Nuestra legislación nacional y comunitaria24, exigen al solicitante de una marca de

certificación un reglamento de uso de la marca, en la cual estén estipulados las
condiciones bajo las que se otorgará el uso de la marca a los productos certificados
resaltando las relativas a la certificación y al control.

El símbolo Woolmark es una marca registrada propiedad de la empresa

Woolmark Company. Woolmark es un símbolo que certifica la calidad de
todos los productos a los que se aplica, garantizando que están elaborados
con Pura Lana Virgen, y que cumplen estrictamente las especificaciones de
elaboración de la Woolmark Company.
Es una marca registrada en más de 140 países, y cuya licencia de
comercialización se ha concedido a los fabricantes de 67 países que han
podido alcanzar las normas de calidad que exige esta marca. 25

24
Ver Artículos 185 y ss de la Decisión Andina 486 y Artículos 200 y ss del Decreto Legislativo 823
25
Ejemplo tomado de Revista de la OMPI Número 7-9, Ginebra Julio- Setiembre de 2002. Versión electrónica disponible en
www.ompi.org o www.wipo.org

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3. Principios que rigen la protección de las marcas

3 .1 Principio de Especialidad

El Clasificador de Niza

La Clasificación de Niza es una clasificación de los productos y servicios para el registro de

las marcas de producto y de servicios, basada en un tratado multilateral administrado por
la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957 y es aplicado por
los países que pertenecen al Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial.

La utilización de la Clasificación de Niza, permite la presentación de solicitudes haciendo

referencia a un solo sistema de clasificación. Con ello, la preparación de solicitudes se
simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplica una marca
dada estarán clasificados de la misma manera en todos los países que la hayan adoptado.

La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, cuyo encabezamiento de

clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios
contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios.

El clasificador de Niza, nos da las luces para aplicar el principio de especialidad, puesto
que nuestra norma regional señala26 que “para clasificar los productos y los servicios a los
cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de
Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.”

Principio de Especialidad

En un recientísimo fallo de la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi se estableció lo

siguiente respecto a este principio

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio

de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en
el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos
o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad
de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene
por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o
similares.27 (subrayado agregado)

En ese sentido, el principio de especialidad establece que la protección de las marcas se

circunscribe únicamente a los productos o servicios que expresamente señale el titular,

26
Artículo 151 Decision Andina Nº486
27
Resolución N° 1193-2007/TPI-INDECOPI del 21 de junio del 2007, recaída en el Expediente N° 231149-2005.

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tomando en cuenta la clasificación de Niza. Como se ve líneas arriba, este principio está
sustentado en la capacidad distintiva que debe tener la marca.

Así, por ejemplo, la marca “Hebrón” para identificar servicios de restaurantes de la clase
43, solo se protegerá para esa actividad, por lo que, en principio, podría coexistir con la
marca Hebrón para identificar calzado correspondiente a la clase 25.

3.2 Principio de Territorialidad

El principio de territorialidad está referido a que, en principio, la protección de una marca se

circunscribe al territorio del país donde se concedió el registro.

Doctrinariamente se reconoce que este principio, tiene dos significados substanciales:

i) la protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional

respectiva, la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la
extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados
internacionales y regionales;
ii) la protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional
de un determinado Estado está espacialmente limitada a su territorio. En ese
sentido, los derechos derivados de el, carecen de protección extraterritorial, de
modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir
ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido. 28

3.3 Adquisición de derechos

Este principio está referido a cómo se adquieren los derechos sobre un signo distintivo,
dependiendo del Sistema de Protección que haya elegido un determinado Estado.
Los Sistemas conocidos son el Sistema Constitutivo o Atributivo de Derechos y el Sistema
Declarativo. El primero de ellos relacionado a que el registro es el que constituye los
derechos sobre determinado signo. Por el contrario, en el Sistema Declarativo, los derechos
son adquiridos acreditando el uso del signo distintivo, de tal forma que el registro solo
confirma el derecho, de tal forma que el registro no tiene efectos relevantes.

De acuerdo a lo establecido en nuestra legislación vigente, el Sistema Constiutivo es el que

opera el Derecho Marcario Andino.

En efecto, la Decisión Andina 486 establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca
se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”29

3.4 Agotamiento del derecho marcario

28
Criterio recogido en la Resolución N° 1244-2006/TPI-INDECOPI de fecha 31 de agosto del 2006, recaída en el
Expediente N° 239119-2005
29
Artículo 154.

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Este principio se encuentra legalmente recogido en el artículo 158 de la Decisión 486,

concordado con el artículo 171 del Decreto Legislativo 823, los que señalan: “el registro de
una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto
de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese
introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con
consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los
productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no
hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Esto significa que, una vez puesto en circulación un producto el titular de una marca no
puede oponerse a la comercialización por parte de terceros de dichos productos.

Sin embargo, dicho Principio condiciona dos requisitos30:

i) Requisito objetivo: Primera comercialización. Esto es que la primera

comercialización o introducción al comercio debe ser realizada por el titular de
la marca.
ii) Requisito Subjetivo: El consentimiento, es decir, la primera comercialización
debe haber sido voluntariamente realizada por el titular de la marca o mediante
terceros con autorización.

En ese sentido, el agotamiento del derecho marcario, señala el fin del derecho de exclusiva
y el inicio correlativo del principio de libertad de comercio de terceros en relación con los
productos que llevan legítimamente la marca.

Este principio determina una contraposición de intereses de los diferentes agentes del
mercado, por lo que su regulación debe buscar la manera de conciliar dichos intereses. 31

3.5 Vigencia de los derechos

Este principio, establece la protección de una marca tiene un determinado periodo. Durante
la vigencia de dicho periodo el titular de la marca goza con las facultades positivas y
negativas que establece la ley marcaria. Claro está, vencido ese plazo su derecho queda
caduco.

Sin embargo, la mencionada vigencia se debe ceñir a algunas condiciones, recogidas en

los artículos 152 y 153 de la Decisión 486, por lo que el registro de una marca tendrá una
determinada duración (para el caso nuestro de diez años contados a partir de la fecha de
su concesión) y le asiste al titular el derecho de solicitar su renovación 32, dentro de los seis
meses anteriores a la expiración del mismo, gozando adicionalmente tanto el titular de la
marca como quien tuviere legítimo interés de un plazo de gracia de seis meses, contados
a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, plazo durante
el cual el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

30
Desarrollados ampliamente en la Resolución Nº1606-2000/TPI-INDECOPI de fecha 21 de noviembre del 2000.
31
Se puede ver en la Resolución N° 1014-2007/TPI-INDECOPI del Expediente N° 270699-2006.
32
La misma que debe ser solicitada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del registro y contando
adicionalmente con un plazo gracia de seis mas contados desde la fecha de vencimiento (Artículo 153)

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Marcas notoriamente conocidas

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para
otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional:
protección privilegiada frente a los principios de especialidad y territorialidad.

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido
cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de
asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Para facilitar la calificación de una marca como notoria, el artículo 228 de la Decisión 486
establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al
momento de determinar la notoriedad de una marca.
Dichos criterios son los siguientes:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente

dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o
fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o
fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación
en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta
al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el
del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia
o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se
busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras

circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo1, tales como:

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales

que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

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b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por

terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se
distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
d) la protección obtenida en distintos países; y,
e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la
marca.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-

IP-20052 lo siguiente:

"Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión
entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se
trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus
cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por
parte del público consumidor".

Precisa el Tribunal que "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial
protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de
territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la
protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca
aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del
carácter de notoriedad.

La Normativa Comunitaria Andina brinda amplia protección a los signos distintivos que
posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación,
traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el
comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que
se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida.

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que
a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios
probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas
aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo
proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria
o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional
competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce
de una protección especial dentro del sistema marcario".

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la
notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios
que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad
invocada. En efecto, estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde
la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación
jurisdiccional. En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas
por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad
alegada.

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4. PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCAS

Las marcas, al representar derechos de exclusiva

4.1 Prohibiciones Absolutas

Las prohibiciones absolutas o intrínsecas son aquéllas que afectan al signo en sí mismo,
haciéndolo totalmente incapaz de funcionar como marca, impidiendo su registro, al margen
de que afecten o no derechos de terceros.
Estas prohibiciones, por fundarse en razones de orden público, deben ser aplicadas en
forma estricta,

Se encuentran previstas en el artículo 135 de la Decisión Andina 486, y se refieren a los

siguientes supuestos:

a) no puedan constituir marca por carecer de distintividad o representación gráfica

En la jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual, se puede encontrar el proceso de

registro de marca, en el cual Pfizer solicitó el registro del signo descrito a continuación, en
color azul, sin reivindicar ( solicitar la protección) la forma tridimensional de la píldora.

En ese sentido, la Sala33, consideró que el signo solicitado no constituye un signo con
capacidad distintiva en relación a los servicios que pretende distinguir, ya que difícilmente
va a poder ser asociado con un origen empresarial determinado. Esto debido a que es
frecuente en la industria farmacéutica que las pastillas sean de colores.

b) carezcan de distintividad;

Respecto a esta característica que debe tener una marca, la Sala de propiedad intelectual
del Indecopi ha señalado:

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o

servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser
apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial,
no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar
o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a
un origen empresarial determinado.34

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases,

o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho
producto o del servicio de que se trate:

33
Resolución N° 151-2002/TPI-INDECOPI expedida en el Expediente N° 117293-2000

34
Resolución N° 167-2019/SPI

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d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja

funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

El presente signo, jabón masajeador, fue considerado por la Sala de Propiedad Intelectual
como incurso en la causal bajo comentario, al establecer que si bien la forma tridimensional
a distinguir no es usual, se aprecia que la propia solicitante menciona en la solicitud de
registro que una de las características del signo es que se trata de un jabón masajeador,
con lo cual está indicando que la forma tridimensional otorga una ventaja técnica funcional
a dicho producto respecto a los demás jabones que se encuentran en el mercado peruano.
En ese sentido se denegó el registro a Colgate Palmolive.35

e) signos descriptivos, es decir, consistan exclusivamente en un signo o indicación

que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales
ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas
a esos productos o servicios;

Por ejemplo, la Sala de Propiedad Intelectual 36, confirmó una resolución de la OSD que
denegó el registro de la denominación y figura Piscaffe, al considerar que dicha
denominación alude en forma directa a que los productos que pretende distinguir - en este
caso, bebidas alcohólicas – consisten en preparados hechos a base de PISCO y café.

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o

técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual

del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado

por una forma específica.
Ver numeral v) página 20

35
Resolución N° 0056-2007/TPI-INDECOPI, correspondiente al Expediente N° 212314-2004
36
Resolución N° 0483-2006/TPI-INDECOPI de fecha 6 de abril del 2006, expedida en el Expediente N° 210915-2004

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i) signos engañosos, es decir que puedan engañar a los medios comerciales o al

público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos
o servicios de que se trate.

La OSD denegó a CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. el registro de la

denominación “ACEROS AREQUIPA – CALAMINAS FULL HARD”, al considerar que “del
propio contenido del signo solicitado, se aprecia una indicación que difiere de la realidad,
por cuanto puede ser entendido por los consumidores entendidos como una marca que
distingue planchas de acero laminadas en frío, producto que no se encuentra incluido dentro
de los productos que pretende distinguir37.

Sin embargo, hay que destacar que, una denominación puede ser engañosa para
determinados productos o servicios y arbitraria en relación con otros productos o servicios.
Por ejemplo, la denominación INOXIDAL sería engañosa para distinguir artículos de latón
y arbitraria para distinguir café; la denominación MAIZOL sería engañosa para distinguir
aceite compuesto elaborado en base a una mezcla de aceite vegetal y aceite semi-refinado
de pescado y arbitraria para distinguir aparatos de reproducción de sonido.

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los

mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un
riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;

Por ejemplo, no se puede pretender registrar la denominación Chulucanas para identificar

cerámicas, puesto que dicha denominación constituye una denominación de origen.

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas

espirituosas;

Por ejemplo, la solicitud de registro de la marca de producto constituida por el logotipo

formado por la letra P seguido de una palmera y el término SCOLA la letra O representada
por el sol todo sobre una ola en los colores rojo, verde, amarillo y azul, según el facsímil,
para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) de la clase 33 de la
Nomenclatura Oficial, presentada por Star Foods S.A. (Perú), fue denegada mediante la
Resolución N° 552-2001/TPI-INDECOPI de fecha 15 de mayo del 2001.

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de

inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

37
Resolución N° 774-2002/TPI-INDECOPI de fecha 22 de agosto del 2002 recaída en el Expediente N° 110563-2000

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Por ejemplo, se denegó a Viña Concha y Toro el registro de la marca denominativa

Patagonia, para identificar vinos en razón a que dicha denominación alude a una
determinada procedencia geográfica de los productos de la clase 33 (vinos y vinos
espumosos) que pretende distinguir, la cual podría inducir a confusión al público
consumidor, toda vez que, conforme lo señalara el solicitante en su recurso de apelación,
los productos que produce provienen de una región geográfica distinta, esto es, de la región
de Mendoza, en el norte de Argentina38.

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas,
banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los
Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier
organización internacional;

Respecto al signo que se reproduce lineas abajo (consistente en la utilización de parte del
escudo de la ciudad de Lima), la Sala de Propiedad Intelectual, denegó su registro a
Translima, considerando que, al ser las Municipalidades provinciales y distritales
organismos del Estado Peruano, el uso desde el punto de vista heráldico de los escudos,
emblemas, signos oficiales que las caracterizan se encuentra dentro de la prohibición de
registro contenida en el inciso comentado.

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que

su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y
calidades en los Países Miembros;

No se podría registrar la denominación, por ejemplo, ISO 9000, pues esta es una norma
técnica de aseguramiento de la calidad, la misma que podría dar la imagen al consumidor
de que el producto o servicio para el cual se pretende distinguir, se encuentra certificado en
base a esta norma.

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida

en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios
relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación
con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

En un fallo bastante discutible, la Sala de Propiedad Intelectual denegó el registro de marca

de la denominación Del Carajo! para idendentificar servicios de la clase 43 en razón a

38
Resolución N° 1205-2006/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 253653-2005

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considerar que dicha palabra atenta contra las buenas costumbres al tener, en el habla
común un significado inapropiado.39

4.2 Prohibiciones Relativas40

Este tipo de prohibiciones afectan de derechos de terceros. Estos impedimentos son de

orden privado, pues los conflictos que se siguen son entre particulares. La mayoría no
necesita mayor comentario al ser evidentes los motivos que impiden su registro, o en
algunos casos

Las causales son las siguientes:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro

o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso,

a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar
un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre

que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que

dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación,
cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el
extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con

o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre,
apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una
persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público
como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de
esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho

de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

39
Resolución N° 1136-2004/TPI-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del 2004 correspondiente al
Expediente N° 192694-2003. Dicha resolución tuvo un voto discordante que opinó a favor de que se otorgue dicho registro,
con argumentos contrarios a los 3 vocales que aprobaron la resolución.
El texto de la resolución se encuentra disponible en el buscador de resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del
Indecopi (www.indecopi.gob.pe/portal/sae).
40
Recogidas en el artículo 130 del Decreto Legislativo 823.

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g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales,

o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para
distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la
expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia
comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión
o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva
o de su valor comercial o publicitario.

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Derechos y limitaciones que confiere el registro de marca

A diferencia de los derechos de autor, el registro de marca es constitutivo , es decir, que la

protección al titular le alcanza si la marca está registrada.

deno

a) Fase positiva

i) El derecho exclusivo del uso de la marca mientras el registro se

encuentre vigente, es decir, por el plazo de diez años contados a partir
de su concesión.
ii) A otorgar en garantía la marca. La marca puede ser materia de embargo
con independencia de la empresa o negocio que la usa y ser objeto de
las medidas que resulten del procedimiento de ejecución.

b) Fase negativa

El registro de una marca faculta a su titular a impedir la utilización indebida y sin su

consentimiento, aquellos supuestos señalados en el artículo 155 de la Decisión Andina 486.

Limitaciones

i) Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar
en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico
o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino,
valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación
de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de
buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de
identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión
sobre la procedencia de los productos o servicios.
ii) El uso de la marca en la publicidad. El registro de la marca no confiere a su
titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive
en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o
disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar
la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables
con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe,
se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo
a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
iii) Agotamiento del derecho de marcas: El registro de una marca no dará el
derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un
producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese
introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra
persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en
particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en
contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración
o deterioro.

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El Nombre Comercial

El nombre comercial es un signo distintivo que sirve para identificar a una persona natural o
jurídica en el ejercicio de su actividad económica. No se trata de la prestación de un servicio,
si no el ejercicio de una actividad comercial, como por ejemplo la comercialización de calzado.
Por ello se dice que el nombre comercial identifica a una:

a) Actividad Económica.
b) Una empresa.
c) Un establecimiento Mercantil.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, y por ende la protección, nace del primer
uso en el comercio, y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la
actividad que lo distingue.

Normalmente se acredita el uso de los nombres comerciales con la expedición de

comprobantes de pago que demuestran el desarrollo de la actividad económica.

A diferencia de las marcas de productos y servicios que pueden ser transferidas

independientemente, el nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad
de la empresa o el establecimiento que venía usándolo. En la transferencia de una empresa o
establecimiento, se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo
pacto en contrario.

La protección que la presente Ley le otorga a los nombres comerciales consistirá:

a) En la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o semejante a otro

adoptado y usado por otra persona, siempre que exista riesgo de confusión o asociación.
b) En la prohibición de usar o registrar un signo cuyo elemento distintivo principal esté formado
por todo o parte esencial de un nombre comercial anteriormente adoptado y usado por otra
persona, siempre que pueda producirse un riesgo de confusión o asociación.
c) Sólo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca.
d) Derecho a registrarlo ante la Oficina de Signos Distintivos

El Lema Comercial

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de
una marca.

El lema es una suerte de accesorio de la marca. Para su registro, es necesario que la marca
se encuentre registrada o en trámite. Si no se otorga el registro de la marca, el lema también
correra la misma suerte , sin embrago si el lema no es otorgado en nada afecta a la marca.

Precedente de observancia obligatoria lemas comerciales:

En 1998 la Sala de Propiedad Intelectual ,resolviendo un caso particular aprobó un

precedente de observancia obligatoria, en la cual exige que los lema comerciales tengan
las siguientes condiciones:

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a) Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la
distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener
en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se
asocie la marca con un concepto que realce su distintividad.
b) No podrá registrarse como lema comercial una frase simple, comúnmente utilizada en la
publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se
publicita.
c) Tampoco podrá registrarse como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se
limite a alabar los productos o servicios que se desea publicitar.
d) El carácter de complementariedad - en relación a la marca que publicita - atribuido al
lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la
marca registrada al interior del mismo.
e) Para su acceso a registro, el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir
a los consumidores no debe ser genérico ni descriptivo en relación a los productos o
servicios que distingue la marca que publicita.

Por ejemplo, el lema Una Gran Universidad, no puede ser considerado como un lema
comercial puesto que se encuentra bajo los supuestos contenidos en los literales
anteriormente descritos.

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INDICACIONES GEOGRÁFICAS 41

1. Marco conceptual
La denominación geográfica es el nombre con el que se designa a cualquier lugar del
planeta, trátese de un continente, como Asia; de un país, como Francia; de una región,
como Centroamérica; o de una ciudad, como Tokio. La denominación geográfica puede
referirse a un fenómeno de la orografía, como el volcán Popocatépetl; un río, como el
Amazonas; o un valle, como el de Loire.

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen
geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de
su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar
de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen
cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales
específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de
indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de
ese signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una
amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "Toscana" para el aceite de oliva
producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en
virtud de la Ley N° 169 de 5 de febrero de 1992), o "Roquefort" para el queso producido en
Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del Reglamento
CE N° 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación
US N° 571.798).

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden

asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean
consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como
unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un
pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo es el término "Switzerland" (Suiza)
o "Swiss" (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para
productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes.

Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que determina
las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región. Es importante
que las cualidades y la reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta
de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de "vínculo"
específico entre los productos y su lugar de producción original.

Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de
la calidad de los productos. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación
que, de no ser adecuadamente protegidas, podrían ser desvirtuadas por empresas
deshonestas. La utilización deshonesta de indicaciones geográficas por terceros no
autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Induce a
engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con
cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin
valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte importante de sus
ganancias y ven mermada la reputación de sus productos.
41
Cfr Resolución N° 0529-2007/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 244064-2005

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Un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse
para indicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempeñar la función de indicación
geográfica. Cuando esta situación perdura durante un período considerable en un país
determinado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geográfico que
designaba anteriormente el origen del producto (por ejemplo "Mostaza de Dijon" para
designar un tipo de mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo
de mostaza, independientemente de su lugar de producción.

2. Clasificación

Las indicaciones geográficas se clasifican en denominaciones de origen e indicaciones

de procedencia, las cuales se encuentran reguladas en el Título XII (De las indicaciones
Geográficas) de la Decisión 486.

Se entiende como denominación de origen a la indicación geográfica constituida por la

denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una
denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una
zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos, y cuya
calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico en el cual se produce incluidos los factores naturales y humanos.

La denominación de origen es una indicación de procedencia y, por tanto, una

denominación geográfica, que se aplica solamente a un tipo de producto de calidad y
características determinadas tanto por la zona donde se produce como por quienes lo
producen.

Se entiende por indicación de procedencia al nombre, expresión, imagen o signo que

designa o evoca un país, región, localidad o lugar determinado.
La indicación de procedencia es el uso de una denominación geográfica sobre un producto,
indicando, sin más, el lugar de producción. Es la indicación del lugar geográfico de
residencia del fabricante que se utiliza como complemento de la marca para dar a conocer
dicha procedencia.

De acuerdo a lo expuesto por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-

98, las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos que, si bien no aluden
de modo inmediato a una localidad o zona, suscitan en la mente del consumidor un proceso
de asociación con una determinada localidad o zona geográfica. En cambio, las
denominaciones de origen están constituidas por el nombre de un país, una región,
localidad o sitio específico, que sirve para designar el origen de un bien, sus características
y cualidades que se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, o dicho de
otro modo, a los factores naturales o humanos de esa región.

Las únicas denominaciones de origen protegidas en Perú son: El Pisco, Cerámica de

Chulucanas, Café Villa Rica, Maíz Gigante Blanco de Cuzco, Pallar de Ica, Loche de
Lambayeque, Café Machu Picchu- Huadquiña, Maca Junín Pasco, Aceituna de Tacna,
Cacao Amazonas Perú.

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