INTRODUCCIÓN

Un signo distintivo es aquel elemento que permite diferenciar los productos, servicios,
actividad, establecimientos e incluso al mismo empresario de sus competidores en el
mercado. Probablemente, el signo distintivo por excelencia sea la marca, concebida
como el signo distintivo a través del cual se distinguen los productos o servicios de un
empresario. Sin embargo, para que una marca goce de protección legal y que su titular
pueda impedir que cualquier tercero la utilice indebidamente, es necesario que dicha
marca sea registrada ante la entidad competente, en el caso del Perú, el Indecopi. Como
resulta obvio, no todos los signos pueden ser registrados como marcas, pues dentro del
sistema de protección de la Propiedad Industrial, existen restricciones para que
determinados signos puedan ser utilizados como marca. El objetivo del presente
informe es desarrollar cuáles son las prohibiciones que se aplican para que un signo
pueda ser considerado como marca y acceder a registro.

DEFINICIÓN

Hemos dicho que la marca es aquel signo distintivo que permite diferenciar los
productos o servicios de una determinada persona de los de sus competidores y que le
atribuye a dichos productos o servicios una serie de características propias del prestigio
o reputación que pueda tener en el mercado el productor o proveedor.

Ésta es la definición que recoge el artículo 134° de la Decisión N° 486, al señalar que
constituye marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y
servicios de una persona de los productos o servicios de otra.

Para estos efectos, los signos que pueden considerase marcas pueden consistir en:

• Palabras o combinación de palabras;

• Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,

emblemas y escudos;

• Sonidos y los olores;

• Letras y números;

• Color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

• Las formas de los productos, sus envases o envolturas;

• Cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Siendo así, se suelen identificar tres formas de presentación de las marcas, dependiendo
de su composición:

a) Marcas denominativas. Son marcas denominativas aquellas que están

constituidas por una palabra o grupo de palabras o signos escritos.
b) Marcas figurativas. Son aquellas marcas que están compuestas por dibujos,
figuras o formas, pero sin contener un texto escrito.
c) Marcas mixtas. Son aquellas que en su composición presentan elementos
denominativos y figurativos.

SOBRE EL REGISTRO DE MARCA

Ahora bien, en la medida que una marca permite diferenciar los productos o servicios de
una persona será necesario que esta persona pueda impedir que terceros utilicen su
marca o un signo semejante que pueda confundir a los consumidores y hacerlos adquirir
un producto o servicio que no es elaborado o proveído por dicha persona. Para tal
efecto, nuestro ordenamiento jurídico, de manera semejante a la mayoría de
regulaciones en el mundo, ha previsto que los titulares de una marca deben registrar su
derecho sobre ella para obtener protección frente a terceros. De acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 154° de la Decisión N° 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se
adquiere por su registro ante la oficina competente. En nuestro país, el organismo
competente para conceder un registro de marca es el Indecopi. Esto quiere decir que
sólo cuando una persona tenga registrada su marca ante el Indecopi se le considerará
titular exclusivo sobre dicha marca y, por lo tanto, se le concederán los derechos y se le
exigirán las obligaciones que establecen la Decisión N° 486 y el Decreto Legislativo N°
1075. En el Perú, el registro de marca es concedido por un plazo de diez años. Este
plazo puede ser renovado por períodos sucesivos de diez años, de manera indefinida.

DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE MARCA

El titular de un registro de marca goza de los siguientes derechos:

• Derecho al uso exclusivo de la marca y a impedir que terceros la utilicen sin su

autorización.
• Derecho a impedir que los comerciantes supriman del producto o envase, la referencia
a la marca.

• Derecho a otorgar licencias a terceros para el uso de la marca.

• Derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con
relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido
registrada la marca, un uso indebido de dicha marca.

OBLIGACIONES IMPUESTAS AL TITULAR DE UN REGISTRO DE MARCA

Las obligaciones que asume el titular de un registro de marca son las siguientes:

• Obligación de uso de la marca. Aunque no esté señalado expresamente en el

ordenamiento, se considera que el uso de la marca es una obligación o una carga en la
medida que el registro puede ser cancelado por falta de uso.

• Obligación de utilizar la marca tal cual fue registrada. Únicamente se admitirán

variaciones en el uso de la marca en forma diferente a la que ha sido registrada, cuando
la modificación o alteración sea sobre elementos secundarios que no alteren el carácter
distintivo de la marca.

• En caso de licencia de marcas, el titular del registro o licenciante deberá responder

ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios
licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos.

ACTOS QUE PUEDEN SER REALIZADOS SOBRE EL REGISTRO DE

MARCA

El registro de una marca puede ser objeto de diversos actos jurídicos según lo requieran
las necesidades y operaciones de su titular. Así, entre los principales actos que puede
celebrar el titular de un registro de marca, tenemos a los siguientes:

7.1. LICENCIA DE USO

La licencia de uso es la autorización que otorga el titular de un registro de marca a favor

de un tercero, con la finalidad que este tercero utilice la marca para distinguir los
productos o servicios que comercializa.
La licencia puede ser de carácter oneroso o gratuito, de acuerdo a lo que establezcan las
partes del contrato de licencia.

Sobre este punto es necesario señalar que el titular del registro responderá frente a los
consumidores por los productos o servicios del tercero licenciado, como si se tratara de
sus propios productos o servicios.

Con la finalidad que la licencia tenga efectos frente a terceros, el contrato de licencia
deberá inscribirse en el registro de la marca.

7.2. TRANSFERENCIA

La transferencia del registro de marca se efectúa mediante actos entre vivos o por
sucesión. Cuando se efectúa por acto entre vivos, el contrato deberá constar por escrito.
Todas las transferencias deberán inscribirse en el Registro de Propiedad Industrial que
administra el Indecopi. La transferencia podrá efectuarse incluso sobre registros que aún
se encuentren en trámite.

7.3. GRAVÁMENES

Al tratarse de un derecho susceptible de valoración, el registro de marca puede ser

objeto de cargas o gravámenes como embargos o garantías mobiliarias, a fin de
garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones de su titular. Estos actos
deberán anotarse en el registro correspondiente.

EXTINCIÓN DEL REGISTRO DE MARCA

El registro de marca se extingue por las siguientes causales:

8.1. CANCELACIÓN. El registro de marca se extingue por cancelación a solicitud de

parte, cuando su titular no ha utilizado la marca durante los tres años anteriores a la
fecha en la que se solicita la cancelación.

8.2. CADUCIDAD. El registro de marca se extingue por caducidad cuando se vence el

plazo de diez años de vigencia y no es renovado por su titular.

8.3. NULIDAD. El registro de marca es nulo cuando ha sido otorgado en contravención

de las disposiciones legales aplicables.
8.4. RENUNCIA. El registro de marca se extingue cuando el titular renuncia a sus
derechos sobre dicho registro.

PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Ahora bien, no todos los signos pueden ser considerados válidamente como marcas y
acceder al registro para su protección, ya que existen determinadas prohibiciones que
determinan cuándo un signo no puede ser reconocido y protegido como marca.

Estas prohibiciones están contenidas en la Decisión Nº 486 y se dividen en

prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.

Las prohibiciones absolutas, que son las contenidas en el artículo 135º de la Decisión,
constituyen causales por las cuales un signo no puede acceder a registro y que están
vinculadas con la naturaleza o conformación propia del signo, es decir, se trata de
situaciones intrínsecas al signo que le impiden ser aceptado como marca.

Las prohibiciones relativas determinan la imposibilidad de que un signo acceda al

registro como marca, pero por motivos que son externos a su composición o naturaleza,
es decir, el signo en cuestión podría ser admitido como marca en sí mismo, pero por su
relación, vinculación o semejanza con otros signos, no se puede permitir su registro.

Veamos cuáles son las prohibiciones absolutas y relativas:

9.1. PROHIBICIONES ABSOLUTAS

El artículo 135º de la Decisión Nº 486 señala que no podrán registrarse como marcas los
signos que:

• No encajen en la definición contenida en el artículo 134º de la Decisión;

• Carezcan de distintividad;

• Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en

formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del
servicio de que se trate;

• Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional
o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
• Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la
época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de
los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

• Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o

técnico del producto o servicio de que se trate;

• Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual

del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

• Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por

una forma específica;

• Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la

procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

• Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los

mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo
de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad;

• Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

• Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a

confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

• Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas,
emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda
imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y
otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

• Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su

registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en
los Países Miembros;
• Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en
un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios
relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con
la variedad; o

• Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

Como se puede apreciar, se trata de circunstancias por las cuales los signos inmersos en
las prohibiciones no podrían ser considerados como marca, al carecer de las
características necesarias para que el signo cumpla su función distintiva, diferenciadora
y atributiva de origen empresarial, que son factores indispensables para que un signo
pueda ser considerado como marca.

Cuando se presenta alguna de estas prohibiciones absolutas, dentro del procedimiento

de registro la propia entidad, de oficio, debe denegar el registro del signo solicitado. Es
decir, no es necesario que se formule una oposición a la solicitud de registro por parte
de un tercero, sino que la solicitud de registro debería ser denegada de oficio por el
propio Indecopi.

9.2. PROHIBICIONES RELATIVAS

A diferencia de las prohibiciones absolutas, cuando un signo se encuentra inmerso en

alguna prohibición relativa, es necesario efectuar un análisis sobre la relación entre el
signo solicitado y el signo o derecho registrado o solicitado anteriormente, es decir, no
se trata de defectos de la naturaleza o composición del signo en sí mismo, sino en
comparación con otros signos ya registrados u otros derechos protegidos.

En otras palabras, las prohibiciones relativas tienen por finalidad evitar el perjuicio de
derechos de terceros.

En tal sentido, el artículo 136º de la Decisión Nº 486 prohíbe el registro de los signos
cuyo uso pudiera afectar un derecho de tercero, en la medida que el signo:

• Sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación;
• Sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un
rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo
de confusión o de asociación;

• Sea idéntico o se asemeje a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que

dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

• Sea idéntico o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembroo en el extranjero;

• Consista en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin
fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma,
título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del
solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta
del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese
fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

• Consista en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de

autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

• Consista en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las

denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus
productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su
cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con
su consentimiento expreso; y,

• Constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

http://aempresarial.com/servicios/revista/206_43_FFQEVVELIMLFXRREEKWOMA
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